TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - Alberto Botti · Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in ......

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, […] pagina 1 di 21

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE […]

Giudice: Dr. […]

RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

CAUSA N°: […]/[…] […] S.p.A. c/ […] […] S.p.A..

Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via […], nominato

C.T.U. relativamente alla causa in epigrafe, è comparso all’udienza del […]

alla presenza delle parti, nel corso della quale sono stati formulati i quesiti

che si riportano di seguito:

“Accerti e verifichi il CTU quanto indicato nell’ordinanza di questo

stesso Giudice resa in data 1 ottobre 2010. Il CTU dovrà svolgere

l’accertamento tenendo conto delle rivendicazioni indicate

nell’originaria domanda di brevetto e di quelle contenute nelle

successive integrazioni della privativa industriale in questione. Accerti

inoltre se la medesima privativa industriale brevettuale risponde ai

requisiti di validità (originalità e novità) previsti dalla normativa per la

registrazione.”

Ordinanza del 1 ottobre 2010:

“… accertamento e verifica della sussistenza di analogie, similitudini

ovvero esatta corrispondenza tra il macchinario oggetto di contestazione

da parte della società attrice ed il macchinario di quest’ultima registrato

come modello di utilità n. […] rilasciato il 20.11.2008.”

Il termine entro il quale depositare in cancelleria della relazione conclusiva è

90 giorni dall’inizio delle operazioni peritali.

il C.T.U. ha ritenuto opportuno un incontro secondo la seguente tempistica:


il giorno […] alle ore 17:00 in Roma, via […], presso lo studio del

CTU;

CIO' PREMESSO

il C.T.U. esaminati i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta

la:

RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

Lo scrivente C.T.U., durante l'accesso presso l'immobile per cui è causa e

nei successivi accessi alla presenza delle parti, come precisato nei relativi

verbali di accesso, ha potuto prendere visione dei luoghi, essere edotto sugli

avvenimenti pertinenti la causa in oggetto fino a tale data. Al termine del

sopralluogo è stato redatto un verbale sottoscritto dai presenti che si allega

alla corrente relazione per farne parte integrante e sostanziale. I presenti

hanno chiesto di produrre al CTU una memoria tecnica in merito al quesito

posto dal Giudice. Quanto ricevuto è stato debitamente in preso in esame

ed è allegato alla presente relazione.

1.0 Rivendicazioni indicate nella domanda di brevetto per modello di

utilità […] del 30 settembre 2004 “Macchina curvatrice di

profilati”.

Oggetto della presente contesa è una macchina per la curvatura di profilati a

sezione costante (in formato di tubi, barre e simili), provvista di tre rulli

girevoli attorno ai rispettivi alberi, ciascuno dei quali è supportato ad

entrambe le estremità e almeno uno dei quali è mobile rispetto agli altri,

in modo da realizzare la forma curva desiderata (descrizione tratta dal

riassunto del Modulo U; cfr. all. doc. 4 attrice).

La attrice contesta l’interferenza con la privativa in commento della


macchina modello […] della […] […] S.p.A. esposta alla fiera di settore di

Düsseldorf (Germania – date non precisate) e alla fiera di Bologna (dal 14

al 17 maggio 2008).

La domanda originaria di brevetto per modello di utilità n. […] è stata

depositata il 30 settembre 2004 ed è stata oggetto di due istanze di

correzione.

Il brevetto per modello di utilità relativo alla medesima domanda n. […] è

stato rilasciato il 20 novembre 2008 con il n. […] (cfr. fascicolo attrice).

La domanda di brevetto del 30 settembre 2004 contiene n° 11

rivendicazioni. La attrice nella citazione si riferisce principalmente alla

rivendicazione n° 1 per la contestata violazione di privativa industriale, pur

riferendosi, nelle conclusioni, alla generalità delle rivendicazioni oggetto

della domanda di brevetto e delle successive istanze di correzione.

Qui si riporta una sintesi delle rivendicazioni, per il testo integrale si

rimanda al relativo documento in atti.

La rivendicazione n° 1 qualifica – tra l’altro – la peculiarità di ciascun

albero di essere supportato in corrispondenza di entrambe le estremità.

La rivendicazione n° 2 qualifica – tra l’altro – la peculiarità di disporre di

due elementi mobili rispetto al telaio della macchina, sui ciascuno dei quali è

montato un albero (dotato di rulli) in grado di variare le distanze rispetto al

terzo albero (anch’esso dotato di rulli) solidale al telaio della macchina.

La rivendicazione n° 3 qualifica la caratteristica degli elementi mobili

definiti da slitte in grado di scorrere rispetto al telaio in direzioni

perpendicolari rispetto agli assi dei tre alberi.

La rivendicazione n° 4 indica che ciascuna slitta è azionata da un rispettivo


attuatore.

La rivendicazione n° 5 indica che la macchina è caratterizzata dalla

presenza di tre staffe ciascuna delle quali collega l’estremità di ciascuno dei

tre alberi.

La rivendicazione n° 6 precisa che ciascun albero alle due estremità è

vincolato con due cuscinetti.

La rivendicazione n° 7 precisa che la staffa fissata al telaio presenta

l’estremità distale a forma anulare in grado di essere accoppiata ad un

cuscinetto.

La rivendicazione n° 8 indica che le due staffe fissate alle rispettive slitte

presentano la base fissata ad una slitta e l’estremità distale a forma anulare

idonea a supportare i rispettivi cuscinetti.

La rivendicazione n° 9 precisa che le due staffe mobili sono disposte in

modo che l’estremità distale e la base si trovano sull’asse di scorrimento.

La rivendicazione n° 10 indica che gli assi di scorrimento delle staffe

mobili formano un angolo acuto e che il rullo fisso si trova in una zona

definita da tale angolo acuto.

La rivendicazione 11 precisa che la prima staffa presenta la base e

l’estremità distale “sostanzialmente” sulla bisettrice dell’angolo acuto

individuato dagli assi di scorrimento delle staffe mobili.

La macchina in esame è compiutamente descritta nei disegni allegati alla

domanda di brevetto.

2.1. Rivendicazioni contenute nell’istanza di correzione alla privativa

industriale in questione del 18 giugno 2008 prot. […].

L’istanza di correzione in esame inserisce la postilla 1) a pag. 10 riga 23


della domanda di brevetto dove trova luogo la rivendicazione n° 12 che

precisa che ciascuno dei tre alberi è dotato di due cuscinetti collegati

rigidamente tra loro dalle rispettive staffe.

Tale precisazione deve essere propriamente interpretata come una

correzione, in quanto le rivendicazioni da 1 a 11 contenute nella domanda

originaria facevano un blando riferimento alla presenza di cuscinetti, che

comunque dovevano essere necessariamente trovarsi nel posto indicato

dalla rivendicativa n° 12.

A giudizio di questa analisi è appropriata la correzione presentata.

2.2. Rivendicazioni contenute nell’istanza di correzione alla privativa

industriale in questione del 4 novembre 2008 prot. […].

L’istanza di correzione in esame (allegati l documento 4 fascicolo attrice)

riguardano postille (da 2 a 5) chiaramente riferite alla rimozione di errori

nella stesura del testo e alla migliore comprensione della descrizione delle

rivendicazioni da 1 a 11, a giudizio dello scrivente già chiaramente illustrate

nel documento originario e comunque meglio precisate dalle correzioni di

cui all’istanza in commento.

La postilla 6 riguarda la sostituzione del testo relativo alla rivendicazione n°

12.

Il contenuto di tale correzione riguarda la caratteristica che almeno una

slitta è mobile rispetto al telaio; in tal modo l’albero montato sulla slitta

può variare le distanze rispetto all’albero (singolare n.d.r.) fissato al telaio.

La descrizione della rivendicazione n° 12 non è molto felice in verità, in

quanto omette di menzionare il terzo albero, presunto fisso in tale

rivendicazione. Peraltro, la descrizione originaria della domanda di brevetto


per modello di utilità già menzionava la possibilità alternativa che uno o

due rulli fossero fissi rispetto all’altro (o agli altri) rullo scorrevole

(capoverso 2 e 3 pag. 2 della domanda di brevetto).

2.0 Sussistenza di analogie, similitudini ovvero esatta corrispondenza

tra il macchinario oggetto di contestazione da parte della società

attrice ed il macchinario di quest’ultima registrato come modello

di utilità n. […].

La parte attrice, in merito alla sussistenza di analogia, similitudini e

all’esatta corrispondenza, rileva la contraffazione delle privative […] in base

alle seguenti interferenze con il brevetto in questione (modello di utilità n.

[…]):

2.1 la macchina […] della […] […] dispone di tre rulli montati su

altrettanti alberi paralleli tra loro di cui uno mobile rispetto agli

altri due e, nella versione esposta alla fiera di Dusseldorf, l’albero

superiore è montato su una slitta supportata da una staffa, mentre

gli alberi dei due rulli inferiori sono collegati tra loro da una

piastra; tale soluzione differisce dalla rivendicazione 1 per la sola

sostituzione delle staffe con la piastra (cfr. punti 8 e 9 pag. 12

citazione) che collega i due alberi fissi inferiori. Tale soluzione

rappresenta interferenza per equivalenti del modello […] (cfr.

punto 10 pag. 12 citazione);

2.2 la soluzione […] sopra descritta si presta a facili modifiche come

ad esempio il collegamento solidale della piastra al telaio,

facilmente realizzabile anche dall’acquirente, in tal modo

rappresentando interferenza contributiva (cfr. punto 16 pag. 13


citazione) del modello […];

2.3 la macchina esposta dalla […] […] alla fiera di Bologna dal 14 al

17 maggio 2008 si caratterizza da tre staffe che collegano la parte

distale dei rispettivi alberi al telaio, essendo ciascuna staffa montata

indipendentemente dall’altra e ciascun rullo relativo a ciascun

albero è libero di spostarsi in modo controllato rispetto agli altri.

Tale soluzione rappresenta interferenza con la rivendicazione 1

(cfr. pag. 14 punti 3, 4 e 5 della citazione) e con la rivendicazione

12 (cfr. pag. 15 punto 6 della citazione), in ciascun caso

determinando la contraffazione letterale con il modello […];

2.4 le macchine esposte alla fiera di Lanciano nel 2009 e alla fiera di

Milano nel 2009 sono in contraffazione del modello […] (cfr.

memoria 183 c.p.c. n. 2)

La convenuta rileva che:

2.5 la privativa oggetto del brevetto […] (e, prima ancora, della

domanda di brevetto) è compresa nello stato dell’arte e la

medesima […] commercializzava il medesimo tipo di macchina sin

dal 2001 (argomento di cui tratteremo nel successivo paragrafo);

2.6 non sussiste interferenza con la macchina presentata alla fiera di

Dusseldorf perchè il rullo superiore è collegato alla slitta e i

rulli inferiori sono collegati alla piastra (cfr. pag. 9 comparsa);

2.7 la […] non è in grado di confermare se la macchina esposta a

Bologna è la medesima di quella descritta ex adverso (cfr. pag. 9

comparsa).

I princìpi indicati nella giurisprudenza al fine di riconoscere o meno la


contraffazione per equivalenti riguardano i seguenti aspetti:

differenza di efficacia operativa

nel caso in esame l’efficacia operativa delle macchine […] contestate è

analoga a quella oggetto delle rivendicazioni […], riuscendo le macchine

[…] (sia il modello […], sia l’altra macchina esposta alla fiera di

Dusseldorf) a piegare tubi, barre e profilati metallici alla stessa stregua del

modello di utilità oggetto di privativa industriale […] e con la medesima

qualità del prodotto sagomato al termine dell’operazione grazie al

collegamento dell’estremità distale dell’albero con la piastra o con il telaio

con una staffa per ciascun albero (rivendicazione 1); pertanto, le macchine

[…] contestate presentano la medesima efficacia operativa rispetto al

modello di utilità oggetto di privativa industriale […];

differenza funzionale dell’operazione (analogia di funzionamento)

le macchine […] contestate funzionano in modo analogo a quello oggetto di

privativa […]; in particolare in ciascuna macchina l’inserimento della barra

da piegare viene eseguita facendola scorrere sui rulli, quindi raggiunta la

posizione voluta, uno più alberi (sui quali sono montati assialmente i

rispettivi rulli) vengono fatti scorrere verso l’albero o gli alberi fissi nella

misura idonea ad eseguire la curvatura del raggio desiderato; pertanto le

macchine […] contestate non presentano differenze funzionali

nell’operazione di curvatura rispetto al modello di utilità oggetto di

privativa industriale […];

differenza di materiali utilizzati

non emergono differenze di utilizzo di materiali per le macchine […]

contestate rispetto a quelle oggetto di privativa industriale […]; pertanto, le


macchine […] contestate sono costruite con materiali analoghi rispetto al

modello di utilità oggetto di privativa industriale […].

A giudizio di questa analisi:

la macchina della […] esposta a Bologna (cfr. foto all. 11 e 12

relazione ing. […], doc. 4 allegato alla citazione) è in interferenza

con le rivendicazioni del modello […] in esame, ravvisandosi una

contraffazione letterale per il seguente motivo:

il collegamento dell’estremità distale di ciascun albero con il telaio

della macchina a mezzo di una staffa interferisce alla lettera con la

privativa 1 del brevetto per modello di utilità (senza alcun riguardo

dell’evoluzione della originaria domanda di brevetto rispetto alle due

successive integrazioni, entrambe irrilevanti a questi fini, come già

detto). In altri termini si la domanda iniziale sia le successive

correzioni, sia il certificato di brevetto rivendicano chiaramente il

collegamento dell’estremità distale dell’albero con il telaio, grazie

alla staffa;

la macchina […] esposta a Dusseldorf denominato […] (cfr. foto all.

13 e seguenti relazione ing. […], doc. 4 allegato alla citazione) è in

interferenza con le rivendicazioni del modello […] in esame,

ravvisandosi una contraffazione per equivalenti per il seguente

motivo:

il modello […] della […] utilizza gli elementi essenziali originali e

caratteristici dell’idea di soluzione oggetto della privativa […] che

permettono di raggiungere il risultato perseguito pur in presenza di

modifiche banali, quale la presenza di un solo asse mobile a fronte di


due assi fissi (ancorché tale possibilità è compresa nella

rivendicazione 1), questi ultimi uniti da una staffa e collegati al telaio

della macchina; né è possibile riconoscere che il problema tecnico è

stato raggiunto dalla […] con un meccanismo che determina

identiche prestazioni funzionali ma con mezzi strutturali diversi. In

particolare, l’unione dei due alberi con la staffa di colore azzurro

visibile nelle foto citate, staffa collegata al telaio, ovvero collegabile

con semplici operazioni anche dall’utilizzatore della medesima

macchina, rappresentano entrambe modifiche strutturali o funzionali

ovvie, di tutta evidenza per un tecnico medio del settore;

le foto delle macchine asserite esibite alla fiera di Lanciano e alla

fiera di Milano (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 dell’attrice) non

si trovano in atti e per questo motivo non sono valutabili.

In conclusione, sussistono analogie, similitudini ed esatta corrispondenza (a

seconda del macchinario considerato come dettagliatamente indicato) tra il

macchinario oggetto di contestazione da parte della società attrice ed il

macchinario di quest’ultima registrato come modello di utilità n. […].

3.0 Se la medesima privativa industriale brevettuale risponde ai

requisiti di validità (originalità e novità) previsti dalla normativa

per la registrazione.

Come è noto, l’art. 1 del R.D. n. 1411/40 (ora art. 86 del d.lgs. 10 febbraio

2005 n. 30 – Codice della Proprietà Industriale, CPI) stabilisce – per quanto

qui interessa – che il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni

industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia dei

“modelli di utilità”; l’art. 2, primo comma dello stesso decreto (ora art. 82


del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), prevede poi che “possono costituire

oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire

particolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego, a

macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere,

quali nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,

configurazioni o combinazioni di parti”.

In conformità a tale normativa si ritiene (Cass. 3 settembre 1998 n. 8735)

che, ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità, occorra la

sussistenza di entrambi i requisiti, formale e sostanziale, al pari di quanto

richiesto per l’invenzione industriale, sicché il difetto di uno di essi

impedisce in ogni caso la brevettibilità del modello. Per i modelli di utilità,

quindi, il rinvio alla legge sulle invenzioni vale a pieno titolo, sia sotto il

profilo formale sia sotto quello sostanziale dell’originalità o novità

intrinseca, con la differenza che, mentre per l’invenzione essa deve

riguardare lo strumento, l’utensile o dispositivo meccanico, il prodotto o

risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, la

novità intrinseca del modello si presenta ed opera sul piano

dell’efficacia e della comodità di impiego di macchine, strumenti,

utensili od oggetti già conosciuti ed utilizzati. In particolare, la novità

intrinseca è connessa, nel modello di utilità, ad un’idea nuova che, pur non

essendo tale da far qualificare il trovato come vera e propria invenzione,

tuttavia, configurando diversamente un meccanismo già noto, gli consente

di fornire nuova utilità, con soluzioni od accorgimenti che vadano oltre la

mera applicazione di regole elementari e conferiscano un incremento di

efficienza od una maggiore comodità d’impiego.


Si deve ancora osservare che il requisito della novità è espressamente

indicato, per i modelli di utilità, nell’art. 2 del decreto n. 1411 del 1940,

sopra riportato; e che quest’indicazione non è di ostacolo alla

valorizzazione del richiamo, nell’art. 1 dello stesso decreto, della disciplina

del decreto sulle invenzioni (ora Codice della Proprietà Industriale).

Infatti, da un lato, non v’è motivo di intendere riduttivamente il requisito

della novità, nel decreto sui modelli di utilità; dall’altro, il decreto sulle

invenzioni offre, negli articoli 12 e 14, una disciplina della novità estrinseca

ed intrinseca, idonea ad integrare efficacemente la nozione di novità del

testo sui modelli, il quale non ne dà una propria definizione. In

quest’impostazione, il quadro normativo non lascia all’interprete uno spazio

per affermare la specificità del requisito della novità intrinseca dei modelli di

utilità, se non con riguardo all’oggetto, che in essi è costituito dalla forma di

un prodotto già esistente, e non già da un prodotto in quanto tale. In

particolare, e per quel che concerne il profilo soggettivo della novità

intrinseca, è tuttora valido l’insegnamento che, nei modelli di utilità, essa è

ravvisabile anche nella realizzazione di semplici accorgimenti, modifiche od

adattamenti, idonei a rendere più comoda od efficace l’applicazione o

l’impiego di un oggetto d’uso; sempre che, tuttavia, non si tratti di soluzioni

talmente ovvie da essere attuabili da qualunque operatore provvisto di

elementari cognizioni tecniche in quel determinato settore produttivo o

commerciale (Cas. 11 novembre 1976 n. 4154; nel senso che la novità

intrinseca, nei modelli di utilità, esige che il miglioramento non si esaurisca

nel semplice adeguamento di un trovato noto, per il tramite dell’elementare

e normale bagaglio tecnico del quale siano muniti gli operatori di un


determinato campo, ma integri un quid pluris, in quanto esprima soluzioni

ed accorgimenti che siano l’esito di un procedimento intellettivo e che

vadano ad incrementare il complesso delle nozioni già acquisite, v. anche

Caso. 10 agosto 1995 n. 8773, in motivazione, dove è richiamata la

consolidata giurisprudenza anteriore).

Questo l’inquadramento normativo, anche riveniente dalla letteratura e dalla

giurisprudenza citata, condivisa dallo scrivente.

Per il caso in esame, la parte attrice rivendica la novità e l’originalità del

macchinario di quest’ultima registrato come modello di utilità n. […], a

seguito delle rivendicazioni contenute della domanda originaria di brevetto

per modello di utilità n. […] è stata presentata il 30 settembre 2004,

precisate con le due istanze di correzione (del 18 giugno 2008 prot. […] e

del 4 novembre 2008 prot. […]).

La convenuta […] rileva la mancanza di novità del modello […]

producendo i seguenti documenti:

1. e.mail del 17.9.2009 della ditta […] AG – Duggingen (CH) in cui si

dichiara che le macchine per la curvatura dei profilati con sostegno

degli alberi è stata costruita dalla medesima ditta a partire dal 1994 e

che la svedese […] AB ha costruito tali macchine analoghe già

prima del 1994 (cfr. pag. 3 memoria convenuta n. 2 ex 183 c.p.c.);

2. disegno con data 2.11.2001 della Nuova […] s.r.l. in cui si vede un

albero collegato con una staffa alla piastra di sostegno relativo al

progetto […] (cfr. all. 1 comparsa);

3. catalogo […] asserito relativo all’anno 2003 dove nella colonna

relativo al tipo di rulli viene indicato “terna di rulli per tubi e barre”


(RT) e “tirante” (TI) - (cfr. doc. 6 pag. 3, 5,9 fascicolo attrice);

secondo la convenuta il catalogo […] non prova la differente

soluzione a tiranti rispetto la soluzione del modello […] (cfr. pag. 4

memoria convenuta n. 2 ex 183 c.p.c. e cfr. pag. 9 citazione);

4. sul sito web exapro.eu, in data 24.4.2009, era in vendita una

macchina usata tipo MB25 marca Mostaren Brezno anno di

costruzione 1970 (cfr. doc. 3 fascicolo convenuta).

Il problema della brevettabilità del modello si concentra quindi sulla pre-

esistenza della soluzione oggetto di privativa e della sua originalità rispetto

allo stato dell’arte.

La prova dell’anteriorità della soluzione brevettata (ovvero, oggetto di

domanda di brevetto) si trova nel catalogo della svizzera […] AG (già

allegato in atti e qui nuovamente allegato solo per comodità di

consultazione).

Infatti, la macchina modello BB5/350 della […] è stata utilizzata per la

curvatura delle travi in acciaio di copertura della linea ferroviaria realizzata

in occasione dei giochi olimpici di Sidney (Australia) del 2000 e per la

curvatura delle travi in acciaio di copertura del velodromo, anch’esso

realizzato in occasione dei giochi olimpici di Sidney (Australia) del 2000

(cfr. foto a pag. 7 del catalogo del produttore).

Altre fonti di informazione (http://www. […], in allegato la stampa

dell’articolo, un sito australiano di design che tratta del modello realizzato

per l’aggiudicazione dell’appalto del velodromo, fornisce anche

informazioni relative alla costruzione dell’opera) indicano che la costruzione

è iniziata nel maggio 1998 ed è terminata nel settembre 1999 per un costo


complessivo di AUS$ 41 milioni (tralasciamo qui altri dettagli sull’opera

che non interessano gli argomenti della corrente contesa).

La costruzione dei due edifici citati trova riscontro nella consultazione delle

applicazioni informatiche via internet Google Earth, Google Map e Street

View nelle quali si riconoscono chiaramente e sono esplicitamente indicati i

due edifici in questione (Velodromo, intitolato al campione australiano di

ciclismo Dunc Gray e Copertura della Stazione Ferroviaria “Olimpic Park”)

che evidenziano un’architettura con travi in acciaio curvate.

In particolare, è possibile riconoscere la conformità degli edifici mostrati

nelle fotografie scattate durante la costruzione contenute nel catalogo della

[…], con gli edifici finiti mostrati nelle fotografie delle applicazioni internet

Google citate, potendo così accertare la veridicità di quanto indicato a

riguardo nel medesimo catalogo […].

La macchina […] è dotata di staffe che collegano l’estremità distale

dell’albero con il telaio della macchina, come mostrano chiaramente le

fotografie del catalogo […], in analogia a quelle oggetto della privativa

industriale […].

Tale circostanza evidenzia la mancanza di novità ed originalità delle

rivendicazioni del modello […], in quanto le soluzioni tecniche oggetto

della privativa industriale […] erano state già rese accessibili al pubblico

prima del 2000 (data delle olimpiadi di Sydney), e quindi prima della data

del deposito della domanda di brevetto (2003), mediante una descrizione

scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

A giudizio della corrente analisi, non ricorrono le condizioni indicate all’art.

46 (La novità) del C.P.I..


Le altre circostanze evidenziate dalla convenuta (disegno con data

2.11.2001; catalogo […] asserito relativo all’anno 2003; vendita di

macchina usata fabbricata nel 1970) non hanno adeguata valenza probatoria

in merito alla data di anteriorità non potendo la data del disegno della

medesima convenuta […] fornire la prova di pre-esistenza della soluzione

oggetto della rivendicazione 1; inoltre la soluzione a tiranti indicata non è

pertinente all’oggetto della privativa in esame, né è dotato di adeguata

valenza probatoria la copia del sito internet utilizzato per la compravendita

di macchinari usati dove compare una macchina asserita costruita nel 1970

con soluzioni analoghe a quelle della rivendicazione 1.

In conclusione, la privativa industriale brevettuale in esame non risponde ai

requisiti di validità (originalità e novità) previsti dalla normativa per la

registrazione.

4.0 Commento alle note tecniche prodotte dalle parti nel corso della

corrente CTU.

Il CTP della convenuta […] […] nella sua memoria del 16 marzo 2011

indica che il modello […] non possiede requisiti di novità ed originalità né

in base alle rivendicazioni indicate nell’originaria domanda di brevetto, né in

quelle contenute nelle successive integrazioni; inoltre, il CTP indica la

sussistenza di analogie e similitudini tra il macchinario […] e quello

registrato dalla […] al n. […] le quali però ricadono nello stato della

tecnica.

Le ulteriori motivazioni della tesi esposta dal CTP riguardano la

produzione del brevetto US 5,044,187 del 3 settembre 1991 e delle

dichiarazioni delle compravendite Nuova […] S.r.l. / […]S.r.l. del febbraio


2003 e marzo 2003 (cfr. all. 2, 3, 4 e 5) delle curvatrici idrauliche con

tirante di irrigidimento.

Il CTP indica che la rivendicazione principale del modello […] non è nuova

rispetto al brevetto US Patent 5,044,187.

A parere dello scrivente CTU, il principio di scorrimento della slitta (24b –

inboard leg) sulla quale si trova la staffa (24 – braket) connessa a una vite

di regolazione (27 – adjustemnt screw) per mezzo di un elemento di

rinforzo (28) saldato in sommità della staffa, il tutto a sostegno della ruota

di curvatura (26 – roller), vincolata ai due estremi del suo albero di

rotazione e scorrevole nelle due guide (32-34 bar guides) a forma di V,

solidali con il telaio del brevetto US Patent 5,044,187 del 3 settembre 1991

è del tutto analogo a quello oggetto di studio.

L’analisi delle rivendicazione 1 secondo capoverso del brevetto US Patent

5,044,187 (U-shaped roller mounting braket having inner and outer legs

connected at the top …) rivela l’analogia per equivalenti alla rivendicazione

1 della privativa industriale oggetto di causa.

A nulla rileva che il brevetto US in commento si riferisce alla curvatura di

tubi metallici (acciaio inossidabile e alluminio) con particolare riferimento al

campo marino (strutture regolabili per cappotine nelle imbarcazioni da

diporto, tientibene, draglie, pulpiti di poppa, ecc.), mentre quello oggetto di

causa serve più specificatamente alla curvatura di profilati per travi in

edilizia, sussistendo totale analogia tra le due operazioni di curvatura.

In merito alle precisazioni fornite dal CTP sulla vendita della curvatrice alle

ditte indicate in atti (cfr. docc. 4, 5 e 6 comparsa) ed a quelle prodotte dal

CTP (cfr. all.3, 4, e 5) si evidenzia come la curvatrice modello 100


matricola 1103003 provvista di tiranti di irrigidimento, è iscritta al libro

cespiti ammortizzabili della ditta […] – Pompei (NA) partita IVA […] dal

2003 a seguito dell’acquisto della macchinario usato venduto dalla […]

S.r.l. – Pompei (NA) partita IVA […], consegnato in data 21.2.2003 e

4.3.2003. A sua volta la […]S.r.l. aveva acquistato la medesima curvatrice

matricola 1103003 munita di tiranti (e rappresentata nelle foto allegate dal

CTP) dalla nuova […] S.r.l. (poi incorporata nell’attuale […] […] S.r.l.)

consegnata il 21.2.2003 e 4.3.2003 (data docc. trasporto).

Occorre precisare che la denominazione di tirante nei documenti della

convenuta relativa all’elemento di collegamento dell’estremità distale

dell’albero al telaio o alla slitta non è appropriata, in quanto il tirante è un

organo che funziona strutturalmente a trazione, mentre il componente

qualificante della macchina ha un funzionamento strutturale principalmente

a pressoflessione e quindi deve essere chiamato propriamente staffa (un

elemento con funzione di collegamento di sostegno o di rinforzo alle parti di

una struttura). Si ravvisa quindi nei documenti fiscali in commento un

termine errato.

In sostanza la documentazione prodotta comprova la vendita nel febbraio /

marzo 2003 della curvatrice matricola 1103003 munita di staffa di

irrigidimento, la cui documentazione fiscale e di trasporto è stata prodotta

in forma sostitutiva di atto notorio, compreso il libro cespiti ammortizzabili

della ditta […] (p. iva […]). Per quanto già detto tale curvatrice

rappresenta una anteriorità rispetto alle rivendicazioni indicate nella

originaria domanda di brevetto del 30.9.2004 in esame e nella successiva

registrazione di modello di utilità del 20.11.2008.


In sintesi, l’ulteriore documentazione e le precisazioni prodotte dal CTP

[…] […], ritenute ammissibili dallo scrivente anche tenuto conto dell’art.

121 del C.P.I., confermano le conclusioni già indicate dal CTU.

Il CTP dell’attrice evidenzia che lo stato dell’arte contempla il collegamento

degli alberi con tiranti (cfr. pag. 12 memoria del 16 marzo 2011). Inoltre il

CTP rileva che il depliant della ditta svizzera […]non è datato e che non

mostra l’impiego di staffe per sostenere l’estremità distale degli alberi.

Abbiamo già visto come il depliant della svizzera […] riproduce curvatrici

di grandi dimensioni da utilizzare nelle strutture edili in acciaio e che il

medesimo depliant riporta la macchina utilizzata per la curvatura delle travi

di copertura del velodromo e della stazione ferroviaria del parco Olimpico

di Sydney in Australia, evento munito di data certa in quanto le olimpiadi si

sono tenute nell’estate del 2000 (cerimonia di apertura 15 settembre 2000 –

cerimonia di chiusura 1° ottobre 2000).

Nel prosieguo del documento il CTP (pag. 17) insiste nella insussistenza

dell’anteriorità della curvatrice […]in quanto non è possibile riconoscere

dalle figure se i rulli sono girevoli attorno agli alberi, o sono montati sugli

alberi, mentre è palese che le curvatrici sono sprovviste di staffe.

Come il giudice può riconoscere, le fotografie della curvatrice […]BB

5/350 inserite nel catalogo del medesimo produttore (vedi pagina “The

Machines for Bending Beams and Tubes”) evidenziano il collegamento

dell’estremità distale dell’albero con il telaio della macchina, in particolare è

possibile riconoscere che la forma della staffa di collegamento asseconda

l’andamento degli sforzi flettenti che tale componente deve sopportare

quando la macchina è in funzione, sagoma necessaria per contenere il peso


della macchina a fronte degli elevati sforzi cui gli organi sono sottoposti.

Quindi la morfologia del telaio e della staffa dimostrano collegamenti

tipicamente strutturali.

In merito all’impossibilità di individuare dal disegno se i rulli sono girevoli

interno agli alberi oppure sono montati sugli alberi, oppure se gli alberi sono

supportati da cuscinetti, tale circostanza non rileva al fine che qui interessa,

in quanto tali soluzioni – a giudizio dello scrivente – risultano in modo

evidente dallo stato dell’arte per una persona esperta del ramo (art. 48

C.P.I.).

In conclusione, la tesi esposta dal CTP attrice su tali questioni non sono

condivisibili per i motivi esposti e vanno rigettate.

5.0 Conclusioni.

Il sopralluogo effettuato presso i luoghi oggetto di causa e il conseguente

studio del caso in esame ha permesso di rispondere ai quesiti posti che

sinteticamente si riportano di seguito:

5.1 la privativa industriale brevettuale in esame non risponde ai

requisiti di validità (originalità e novità) previsti dalla normativa

per la registrazione.

6.0 Elenco degli allegati.

6.1 Allegato 1 - Verbale di accesso;

6.2 Allegato 2 - Documenti prodotti dalle parti;

6.3 Allegato 3 - Catalogo della ditta […]

6.4 Allegato 4 - Articolo del sito http://www. […]

6.5 Allegato 5 - Catalogo della ditta […]

Il sottoscritto CTU deposita tutta la documentazione consegnata in sede di


conferimento d’incarico congiuntamente a quella eventualmente raccolta o

consegnata dalle parti nel corso delle attività relative all’incarico assegnato,

unitamente alla presente relazione, ai relativi allegati e ai fascicoli delle parti

eventualmente prelevati dal fascicolo d’ufficio, come risulta dal verbale

dell’ultima udienza citata in epigrafe.

Con la presente relazione, costituita da 21 pagine dattiloscritte e 5 allegati,

lo scrivente C.T.U. ritiene di avere assolto completamente il mandato

assegnatogli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Roma, […].

Il C.T.U.

[…]

Iscritto al n° […] dell’albo degli Ingegneri della provincia di Roma

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - Alberto Botti · Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in ......

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