Sentenza n. 12508/2015 pubbl. il 06/11/2015 RG n. 11739 ...€¦ · dott.ssa Paola Gandolfi pres....

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Gandolfi pres.

dott.ssa Letizia Ferrari Da Grado giud.

dott. Claudio Marangoni giud. rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 11739 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2009

vertente

TRA

NINTENDO Co Ltd., in persona del legale rappr.te pro tempore;

NINTENDO OF AMERICA Inc., in persona del legale rappr.te pro tempore;

NINTENDO OF EUROPE GmbH, in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. dom.te in Milano, via Visconti di Modrone 2, presso lo studio degli avv.ti Giorgio MONDINI e

Giacomo BONELLI, che le rappresentano e difendono;

- attrici -

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Sentenza n. 12508/2015 pubbl. il 06/11/2015RG n. 11739/2009

Repert. n. 10784/2015 del 06/11/2015

http://bit.ly/1P2GqiS


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E

PCBOX s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. dom.ta in Milano, piazzale Bacone 2, presso lo studio del procuratore avv. Nunzio ROLANDI che

la rappresenta e difende unitamente all’avv. Sandro GUERRA del Foro di Firenze e all’avv. Cino

BENELLI del Foro di Prato;

- convenuta –

9NET s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. dom.ta in Milano, via Anfossi 2, presso lo studio del procuratore avv. Lorenzo GUZZINI che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Alessandro BACHINI del Foro di Arezzo;

- convenuta -

OGGETTO: diritto d’autore.

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2015 i procuratori delle parti così concludevano:

per le attrici: ” 1) accertare e dichiarare nei confronti di PC Box che la produzione, distribuzione,

promozione e commercializzazione in qualsiasi forma e modo dei mod chip “Argon”, “D2Pro2”,

“Wiikey”, “D2Sun” e dei game copier “K7”, “N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne” nonché di

ogni altro mod chip o game copier destinato ad essere utilizzato sulle consolle Nintendo costituisce un

illecito in quanto: a) detti dispositivi violano le MTdP apposte da Nintendo sui propri prodotti; b) detti

dispositivi, e quindi la loro produzione, offerta e commercializzazione, costituiscono contributo

cosciente e causalmente determinante alla violazione dei diritti d’autore a contenuto patrimoniale (e in

particolare il diritto esclusivo di duplicazione) spettanti a Nintendo sui propri videogiochi;

2) accertare e dichiarare nei confronti di PcBox che la produzione, distribuzione, promozione e

commercializzazione in qualsiasi forma e modo dei game copier “K7”, “N5 Revolution”, “R4

Revolution” e “DSOne” nonché di ogni altro game copier destinato ad essere utilizzato sui Nintendo

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DS e Nintendo DS Lite costituisce altresì violazione dei diritti esclusivi delle attrici sul marchio

“Nintendo”, come meglio esposto in narrativa;

3) inibire alla PCBox la ulteriore produzione, distribuzione, promozione e commercializzazione in

qualsiasi forma e modo dei mod chip “Argon”, “D2Pro2”, “Wiikey”, “D2Sun” e dei game copier “K7”,

“N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne” nonché di ogni altro mod chip o game copier destinato

ad essere utilizzato sulle consolle Nintendo;

4) confermare integralmente i provvedimenti dati dal G.D. nel procedimento cautelare n. 62900/08

R.G. con ordinanza Rep. 12086/08 depositata il 19 dicembre 2008;

5) confermare integralmente il provvedimento cautelare emesso nel presente procedimento in data 20

agosto 2009 col quale il G.I. ha autorizzato le concludenti ad eseguire nei confronti di PC Box

sequestro conservativo di beni mobili e/o immobili e/o crediti, anche presso terzi, fino a concorrenza

dell’importo di € 500.000;

6) fissare a carico di PcBox S.r.l. una penale di euro 250,00, o la diversa somma che verrà ritenuta di

giustizia, per ogni esemplare dei prodotti di cui sopra che venga distribuito, offerto in vendita o reso

altrimenti disponibile al pubblico successivamente alla emananda sentenza;

7) fissare a carico di PCBox una penale di euro 2.500,00, o la diversa somma che verrà ritenuta di

giustizia, per ogni atto di pubblicizzazione e/o promozione commerciale, anche via internet, dei

prodotti di cui è causa avvenuto successivamente alla emananda sentenza;

8) condannare PCBox al risarcimento di tutti i danni patiti solidalmente dalle attrici per i fatti di cui è

causa, nella misura di € 500.000,00, o in quella diversa somma che il giudice riterrà equa;

9) condannare PCBox al pagamento in favore delle attrici solidalmente dell’importo di € 500.000,00

per la violazione del provvedimento cautelare indicato sopra al punto 4) ed in applicazione delle penali

parimenti previste in detto provvedimento.

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10) disporre la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza, per una volta e a caratteri doppi

del normale, a cura delle attrici e a spese della PCBox, sul “Corriere della Sera” e su “La Repubblica”;

11) condannare PcBox a rifondere alle attrici le spese, diritti e onorari sia del giudizio cautelare che del

presente procedimento;

in via istruttoria,

A) disporre CTU onde verificare se fossero disponibili al momento della instaurazione della

presente vertenza, e se siano oggi disponibili, allo stato attuale della tecnica, MTP che

realizzino l'obiettivo di protezione dei videogiochi con una efficacia sostanzialmente

equivalente rispetto alle MTP utilizzate da Nintendo, rendendo tuttavia le consolle Nintendo

utilizzabili anche per altri fini leciti. Tutto ciò tenendo in considerazione i costi dei vari sistemi

di protezione in raffronto nonché tutti i vari aspetti tecnici e pratici inerenti alla loro attuazione;

B) disporre CTU onde verificare, tramite opportune indagini su Internet, la consistenza e

l'importanza dei fenomeni, rispettivamente, dell'utilizzo di copie non autorizzate di

videogiochi, e dell'utilizzo di programmi indipendenti (c.d. homebrew);

C) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:

a. Vero che nel periodo compreso tra il 21 e il 27 febbraio 2014 è stata predisposta

un’attività di monitoraggio presso un campione di punti vendita riferito a negozi

rivenditori di videogiochi e/o operatori di assistenza tecnica per pc e videogames, nelle

località di Bologna e Provincia, Milano ed hinterland, Monza, Roma e provincia, Latina,

Modena e provincia, Scandicci, Saronno.

b. Vero che mediante la attività di cui al precedente capitolo si è verificato quali e quanti

esercizi commerciali proponessero modifiche alle console Nintendo Wii fornendo anche

giochi precaricati e/o vendessero flashcard per Nintendo DS munite di micro SD

contenenti giochi precaricati;

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c. Vero che su 43 punti vendita in tal modo selezionati 13 sono risultati vendere dispositivi

elusivi per Nintendo DS e Wii e precisamente: PLAYWORLD di Ciampino; ATTIVA

SYSTEM di Latina; ALESSANDRO GRAZZINI ASSISTENZA E VENDITA PC E

CONSOLE di Casalecchio di Reno (BO); BITWORLD di Monza; GPL SOFT di

Pomezia (RM); THE GAMES di Milano; LIN KAI di Roma; BUBBLE BUBBLE

RIPARAZIONI di Milano; PUNTO BLU di Milano; CONSOLE SERVICE di Reggio

Emilia; IL PASSATEMPO di Roma; ZEROUNOSTORE.COM di Roma; SHOP

MANIA di Scandicci (FI);

d. Vero che su un totale di 12 rivenditori disponibili a modificare la Wii, 7 hanno

confermato la disponibilità a fornire giochi copiati preinstallati e precisamente

Playworld, Attiva System, Alessandro Grazzini Assistenza e vendita pc e console, The

games, Bubble Bubble Riparazioni, Il passatempo, Zerounostore.com;

e. Vero che su un totale di 12 rivenditori disponibili a fornire game copier per la Nintendo

DS, 9 erano disponibili a fornire anche flash card con giochi preinstallati e precisamente

Playworld, Alessandro Grazzini Assistenza e vendita pc e console, Bitworld, GPL soft,

The games, Lin Kai, Bubble Bubble Riparazioni, Il passatempo, Zerounostore.com;

f. Vero che sulle 6 flash card acquistate da Carpinvest erano preinstallati in tutto 440

giochi, di cui 436 copie illegittime dei giochi e solo 4 giochi homebrew.

Si indicano quali testi i sig.ri Davide Ghedini, Davide Lugli, Andrea Schianchi, Edoardo Castellani

Tarabini, presso Carpinvest Group Srl Via C.Marx 160/A 41012 Carpi;

g. vero che nel periodo compreso fra il 19 e il 25 febbraio 2014 ho provveduto ad

effettuare dai siti internet che appaiono in esse indicati le stampe prodotte sub docc. Nn.

55 e 57 fasc. attoreo, che mi si mostrano, e selezionare i video dal sito

www.youtube.com indicati sub doc.58 fasc. attoreo, che mi si rammostra.

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Si indicano quali testi i sig.ri Omar Cesana e Marianna Colella, Via Visconti di Modrone n. 2, Milano.”

per la convenuta Pcbox s.r.l.: “Nel merito:

- respingere tutte le domande e richieste avanzate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in

diritto.

In via istruttoria:

- si insiste per l’ammissione di tutti i mezzi di prova già richiesti con memorie di cui all’art. 183,

comma 6 c.p.c. nonché negli ulteriori scritti successivi al deposito della sentenza della CGUE e, in

particolare, per l’ammissione di CTU.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di avvocato, maggiorate delle addizionali di legge (15%

rimborso forfettario spese generali, 4% Cpa ed Iva di legge).”

per la convenuta 9 Net s.r.l.: “in via istruttoria:

- si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali di cui aí capitoli da n. 1 a n. 6 e n. 13 della

memoria ex art. 183 comma VI° n. 2 c.p,c. di 9Net s.r.l. con i testi ivi indicati;

- si insiste affinché sia ammessa CTU volta ad illustrare e/o accertare: a) con quali mezzi e/o modalità

viene reso visibile su internet agli utenti un determinato sito; b) la funzione ed il funzionamento dei

DNS; c) se, come e da quali soggetti possono essere modificati i mezzi e/o le modalità attraverso i quali

viene reso visibile il sito su internet; d) con riferimento al caso specifico, se, come, quando e da quali

soggetti è stato modificato il puntamento dei DNS relativamente al sito recoverybios.com in hosting

presso 9Net;

- ci si oppone alla ammissione della istanza sub n. 3 della memoria ex art, 183 comma VI° n. 2 c.p,c.

della Nintendo per le ragioni già evidenziate da 9Net s.r.l. nella propria memoria ex art. 183 comma

VI° n. 3 c.p.c.

Nel merito:

Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e reietta:

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- in tesi: rigettare e respingere integralmente le domande di parte attrice formulate nei confronti di 9Net

s.r.l. compresa quella da ultimo formulata con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p,c. (punto 10)

anche perché nuova;

- in subordine: dichiarare PCBox s.r.l. tenuta a manlevare e tenere indenne 9Net s.r.l. per quanto essa

dovesse essere chiamata o tenuta a pagare a Nintendo all’esito del presente giudizio e per l'effetto,

condannare essa PC BOX a rimborsare a 9Net quanto da essa eventualmente pagato all'attrice in

esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a definizione del presente giudizio.

ln ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e della fase di reclamo.”

FATTO E DIRITTO

1. L’ordinanza cautelare emessa in data 18.12.2008 su ricorso depositato nell’interesse delle odierne

attrici NINTENDO Co Ltd., NINTENDO OF AMERICA Inc. e NINTENDO OF EUROPE GmbH

aveva disposto il sequestro a carico di PCBOX s.r.l. dei mod chip denominati “Argon”, “D2Pro2”,

“Wiikey”, “D2Sun” e dei game copier “K7”, “N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne”, inibendo

altresì alla stessa l’ulteriore produzione e commercializzazione di tali dispositivi, ed aveva ordinato a

9NET s.r.l. di provvedere all’oscuramento del sito www.ricoverybios.com ove PCBOX s.r.l. dava

luogo alla promozione dei predetti dispositivi.

Nella presente causa di merito le società del gruppo NINTENDO hanno richiamato le questioni già

sollevate nella fase cautelare, esponendo che nella loro attività incentrata sui prodotti per videogioco

esse commercializzavano sistemi di videogioco portatili (NINTENDO DS e NINTENDO DS Lite) e a

consolle fissi (Wii).

Quanto ai sistemi portatili, le schede per videogioco contengono un software utilizzabile solo su detti

sistemi portatili installato su di una scheda. Il sistema attiva un processo di autenticazione che verifica

se sulla scheda inserita sia contenuto il boot code (codice di caricamento): se sullo schermo del

dispositivo compare il logo NINTENDO – generato dal codice incorporato nel boot code – il sistema

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provvede a caricare il programma memorizzato sulla scheda al fine di consentire l’esecuzione del

gioco.

In tali sistemi sono previste specifiche misure di sicurezza, volte ad impedire la copia non autorizzata

dei giochi per NINTENDO DS nonché l’utilizzo su detto sistema di giochi contraffatti. In particolare le

schede sono sagomate in maniera tale da poter essere inserite solo in un dispositivo NINTENDO DS,

per tale motivo non agevolmente replicabili, mentre la presenza del boot code e di altri dispositivi

impediscono il funzionamento di giochi illegittimamente duplicati.

Al fine di aggirare dette misure di protezione esistono dispositivi detti “game copier” che - per ciò che

riguarda i sistemi NINTENDO DS - riproducono fisicamente la sagomatura della scheda di gioco

originale ma che contengono solo un software che disabilita le misure tecniche di protezione del

sistema, mentre in una piccola fessura può essere inserita una flash card che contiene il software di

gioco illegalmente copiato.

Quanto al sistema di videogioco a consolle Wii, esso è dotato di un sistema di protezione anticopia

consistente in un codice di protezione che viene rilevato dalla consolle e che consente la sola

utilizzazione di giochi Wii. Tale codice non può essere duplicato mediante l’uso di un normale

masterizzatore, in quanto la copia del gioco così ottenuta non sarebbe riconosciuta come originale dalla

consolle.

Il dispositivo che consente di aggirare dette misure è un “mod chip” che viene abusivamente installato

all’interno della consolle e consente di utilizzare dichi contraffatti, così aggirando il sistema di

protezione anticopia.

Hanno affermato le società attrici che la convenuta PCBOX s.r.l. commercializzava al dettaglio

attraverso il proprio sito www.ricoverybios.com numerosi dispositivi destinati a consentire l’uso di

giochi non originali sui menzionati sistemi, sia proponendo in vendita alcuni tipi di “game copier”

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(denominati “K7”, “N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne”) che l’installazione di “mod chip”

sulle consolle NINTENDO (denominati “Argon”, “D2Pro2”, “Wiikey”, “D2Sun”).

Hanno altresì dedotto la corresponsabilità negli illeciti conseguenti anche della convenuta 9NET s.r.l.,

che rappresenta l’internet service provider ospitante il sito menzionato, chiedendo l’accertamento nei

confronti di entrambe le società convenute della violazione delle misure tecniche di protezione

utilizzate nei sistemi descritti volte ad impedire l’illegittima duplicazione e utilizzazione dei

videogiochi ai sensi dell’art. 102 quater L.A., condotta comportante la violazione dei diritti di

utilizzazione economica spettanti alle attrici sui software contenuti nei videogiochi (artt. 64 bis e ss.

L.A.), sui giochi stessi quali oggetto di tutela autoriale (art. 2 L.A.), sulle singole parti del gioco quali

titoli, personaggi e musiche e sui marchi NINTENDO nonché illecito rilevante anche sul piano penale

(art. 171 ter, lett. f-bis L.A.)

Hanno dunque chiesto la conferma delle inibitorie impartite in sede cautelare, l’aggiunta delle penali

previste dalla legge nonché la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Si è costituita nel giudizio la convenuta PCBOX s.r.l., affermando che la sua attività era rivolta alla

commercializzazione dell’hardware unitamente a prodotti software creati appositamente da

programmatori estranei all’ambito del licenziatari ufficiali Nintendo e destinati alle piattaforme

commercializzate dalle società attrice (homebrew). Tali programmi sono messi in condizione di essere

utilizzati sulle consolle della parti attrici mediante l’installazione dei “mod chip” e PCBOX s.r.l.

commercializzava sia consolle Nintendo già modificate – alle quali viene abbinato un pacchetto di

programmi homebrew di produttori indipendenti – sia il servizio di modifica di consolle di clienti con

l’installazione del “mod chip” che consente di superare il blocco che impedisce alle consolle di

utilizzare programmi non provenienti da Nintendo.

L’intento delle società attrici sarebbe dunque quello di impedire lo sviluppo di software indipendente,

al di là del proclamato intento di ostacolare l’utilizzazione di copie illegali di software e di contenuti

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protetti dal diritto d’autore, mentre il “mod chip” consentirebbe al proprietario della consolle di

affrancarsi dalla strategia monopolista del produttore consistente nell’impossibilità di utilizzare

l’hardware per contenuti diversi da quelli forniti dal medesimo produttore.

Ha contestato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 102 quater L.A., che consente l’applicazione di

misure tecnologiche di protezione solo sulle opere o sui materiali protetti ma non anche sull’hardware,

posto che siffatte misure servirebbero solo a limitare la compatibilità tra piattaforme e tra piattaforme

ed accessori giungendo ad impedire la lettura – oltre che del software abusivamente copiato – anche

degli homebrew.

Affermata la liceità delle finalità proprie dei “mod chip”, in quanto destinati a rendere le piattaforme

Nintendo compatibili con i software sviluppati da programmatori indipendenti e non unicamente

destinati all’elusione delle misure tecnologiche mentre indimostrata sarebbe la prevalenza della finalità

di consentire l’uso di copie-pirata di videogiochi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande svolte dalle

parti attrici.

L’altra convenuta 9NET s.r.l. ha contestato la propria responsabilità in ordine agli illeciti contestati

dalle attrici, rilevando peraltro che nessuna domanda di risarcimento del danno era stata svolta nei suoi

confronti. Essa avrebbe fornito a PCBOX s.r.l. il solo servizio hosting per la diffusione del suo sito

internet, mentre dal 2006 nella registrazione del dominio recoverybios.com era subentrata la stessa

PCBOX s.r.l. che ne gestiva tutti i contenuti senza alcun intervento di 9NET s.r.l. Peraltro dall’ottobre

2008 PCBOX s.r.l. si era rivolta ad altro host provider mediante il quale l’indirizzo

www.ricoverybios.com si collegava ad altro sito web – non ospitato sul server di 9NET s.r.l. – e dal

gennaio 2009 anche il nome a dominio era stato trasferito ad altro mantainer.

Ha affermato dunque che sin dall’ottobre 2008 aveva cessato la sua attività di hosting per il sito cui

l’indirizzo www.ricoverybios.com puntava e ha comunque richiamato gli artt. 16 e 17 D.Lgsvo 70/03

in relazione all’art. 156 L.A., evidenziando che sin dalle prime diffide inviate dalle attrici essa aveva

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provveduto a informare le autorità competenti dei possibili illeciti e che in ogni casi essa non era più

titolare del sito e dominio in questione, trasferiti a terzi.

Ha concluso per il rigetto delle domande rivolte nei suoi confronti e comunque ha chiesto in via

subordinata di essere manlevata da PCBOX s.r.l. per ogni esborso conseguente alla sua eventuale

condanna.

Va segnalato che il Tribunale - al quale la presente causa era stata una prima volta rimessa per la

decisione - con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 22.12.2011 ha sollevato dinanzi alla

Corte di Giustizia UE questione in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE relativa all’interpretazione

dell’art. 6 della Direttiva 2001/29/CE.

Sotto un primo profilo tale questione verteva sulla possibilità o meno di considerare quale legittima

misura tecnologica di protezione attinente ad opere o materiali tutelati dal diritto d’autore anche

l’implementazione nel sistema hardware – e dunque non solo sull’opera – di un dispositivo atto a

verificare la presenza sul supporto contenente l’opera protetta di un codice di riconoscimento. Tale

particolare misura di protezione consente nel contempo di procedere all’utilizzazione di tale materiale

protetto e di escludere ogni possibilità di utilizzare qualsiasi materiale privo di tale codice e

proveniente da terzi, dunque anche non in violazione di diritti del soggetto che appone detta misura di

protezione.

Sotto altro profilo il Tribunale ha interrogato la Corte sui criteri di valutazione in base ai quali

procedere a verificare se l’uso di un prodotto o componente con finalità elusive di una misura

tecnologica di protezione possa ritenersi o meno prevalente rispetto ad altre finalità o usi

commercialmente rilevanti.

La Corte di Giustizia UE si è espressa in ordine a tali questioni con la sentenza emessa in data

23 gennaio 2014 (causa C-355/12), all’esito della quale la presente causa è stata riassunta dalle parti

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attrici e – dopo le conseguenti attività di analisi e di iniziativa istruttoria – rimessa nuovamente in

decisione.

2. Appare necessario in via preliminare accertare se allo specifico prodotto costituito da un videogioco

possa essere applicata la tutela accordata al (mero) software (in particolare riferimento alla violazione

penalmente rilevante di cui all’art. 171 bis L.A.) o se esso debba essere invece qualificato quale opera

dell’ingegno, nell’ambito delle opere complesse e multimediali (soggette alla tutela penale di cui

all’art. 171 ter, lett f bis L.A. in relazione al disposto dell’art. 102 quater L.A.).

Le valutazioni a tale proposito svolte dalla Corte di Giustizia UE risultano del tutto coincidenti con

quanto già anticipato dal Tribunale in relazione a tale profilo nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, ove

già si rilevava come maggiormente pertinente l’attribuzione a detti prodotti “della qualità di opere

complesse e multimediali e dunque di opere dell’ingegno”. In effetti – proseguiva l’ordinanza, citando

sul punto giurisprudenza penale (Cass. pen. 33786/07) – “seppure tutti i videogiochi evidentemente

derivino la loro funzionalità da un programma per elaboratore, tuttavia ciò che rileva in via del tutto

prevalente ed assorbente è il fatto che tale programma si avvia e procede secondo un percorso

narrativo predeterminato dagli autori del gioco – ancorchè suscettibile di diversi sviluppi sulla base

delle azioni dell’utente, ma tutti comunque all’interno di una molteplicità di opzioni predefinite nel

gioco stesso – in cui si compone un complesso di immagini e suoni che trova in sé una propria definita

autonomia concettuale che si distacca dal mero supporto tecnico che ne consente la fruizione da parte

dell’utente”.

Tale valutazione è stata condivisa dalla Corte europea, che a sua volta ha osservato che nulla, nella

direttiva 2001/29, lascia intendere che le singole parti siano assoggettate ad un regime diverso da quello

dell’opera nel suo complesso e dunque esse sono tutelate dal diritto d’autore qualora partecipino, in

quanto tali, all’originalità dell’opera nel suo insieme. Sebbene la direttiva 2009/24 relativa alla tutela

giuridica dei programmi per elaboratore costituisca una lex specialis rispetto alla direttiva 2001/29 – in

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quanto la protezione offerta dalla direttiva 2009/24 è limitata ai programmi per elaboratore - i

videogiochi in questione costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un programma

per elaboratore, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico,

possiedono un valore creativo proprio che non può essere ridotto alla suddetta codificazione e dunque,

nei limiti in cui concorrono all’originalità dell’opera, le parti che compongono un videogioco, nella

fattispecie gli elementi grafici e sonori prima citati, sono protette, insieme all’opera nel suo complesso,

dal diritto d’autore nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 2001/29 (v. sentenza CGUE

23.1.2014 emessa nell’ambito di questa causa, punti da 21 a 23).

Ciò consente dunque di superare ogni contestazione svolta dalle parti convenute quanto alla natura ed

all’ambito di tutela pertinente ai prodotti videogiochi e di procedere alla decisione della controversia

sula base della disciplina stabilita dall’art. 102 quater L.A. in relazione all’art. 171 ter, lett f bis L.A.

3. Nell’affrontare il merito della controversia va rilevato – come peraltro può evincersi dalla pur

sommaria descrizione delle posizioni delle parti eseguita nel paragrafo 1 di questa sentenza - che gli

aspetti più propriamente tecnici ed alcuni di quelli fattuali esposti dalle parti attrici non sono stati

oggetto di contestazioni o di discussione tra le parti e che essi devono essere dunque ritenuti pacifici.

Ci si riferisce in particolare (limitandosi dunque in proposito a rinviare a quanto già riportato nel

paragrafo 1):

- ai dispositivi prodotti e commercializzati dalle società attrici, sia nella tipologia palmare (NINTENDO

DS) che di consolle fissa (Wii), al loro rispettivo funzionamento ed alla natura e operatività delle

rispettive misure tecniche di protezione (fisiche e informatiche) incorporate in esse e nei rispettivi

supporti (videogiochi) in reciproca relazione di funzionamento;

- alla produzione e commercializzazione da parte di specifici supporti e di dispositivi informatici che in

relazione ad entrambi detti sistemi (“game copier” per NINTENDO DS e “mod chip” per consolle Wii)

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consentono l’utilizzazione su di essi di contenuti non provenienti dal titolare dei diritti e produttore

degli hardware previa sostanziale disattivazione delle misure tecniche di protezione ivi installate;

- alla produzione e commercializzazione da parte di PCBOX s.r.l. dei dispositivi “K7”, “N5

Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne” appartenenti alla categoria dei “game copier” e dei

dispositivi “Argon”, “D2Pro2”, “Wiikey”, “D2Sun” appartenenti alla categoria dei “mod chip” di cui

ai provvedimenti di inibitoria emessi ante causam.

Va altresì rilevato in relazione alle argomentazioni in diritto svolte da PCBOX s.r.l. nella sua memoria

di costituzione con particolare riferimento a condotte attribuite alle attrici da essa ritenute interferenti

con i principi sia di diritto interno che comunitario sostanzialmente afferenti alla disciplina antitrust –

sotto il profilo di un dedotto intento monopolistico attribuito alle società attrici, di condotte da parte

delle stesse volte all’esclusione di soggetti dal mercato nonché alla compartimentazione dei mercati

stessi – che tali argomentazioni, oltre a non essere state oggetto in questa sede di alcuna domanda

specifica, sono state poste in via del tutto embrionale e generica e mai convenientemente sviluppate in

corso di causa, mentre è documentale che l’autorità amministrativa nazionale di controllo del mercato

ha svolto un’attività di verifica preliminare su dette questioni – su impulso della stessa PCBOX s.r.l. –

giungendo tuttavia alla conclusione di non dare corso ad alcuna ulteriore istruttoria e disponendo

l’archiviazione del caso (v. comunicazione AGCM del 15.5.2012 ).

4. L’art. 102 quater L.A. consente ai titolari di diritti sulle opere protette di apporre misure

tecnologiche di protezione efficaci che consentano di impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari

dei diritti, sia volte ad escludere l’accesso a tali opere che ad impedirne la copia.

Secondo il considerando 48 della direttiva 2001/29/CE – rispetto alla quale l’art. 102 quater L.A. si

pone come norma di attuazione nell’ordinamento nazionale dell’art. 6 di tale direttiva - la protezione

giuridica connessa all’applicabilità di tali misure tecnologiche di protezione implica il rispetto del

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principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità

commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica.

L’art. 171 ter, lett f bis L.A. assoggetta in particolare a sanzione penale chi produce e distribuisce

prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di

eludere tali misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati e realizzati con la finalità di

rendere possibile o facilitare l’elusione di dette misure.

5. La contestazione svolta da PCBOX s.r.l. quanto al fatto che le misure tecnologiche di protezione

adottate da Nintendo – in quanto presenti anche sull’hardware e non solo sulle opere protette dal diritto

d’autore – risulterebbero estranee all’ambito di applicazione dell’art. 102 quater L.A. deve essere

respinta in base alle valutazioni svolte dalla Corte di Giustizia, alla quale tale questione era stata

specificamente posta dal Tribunale in sede di interpretazione dell’art. 6 della direttiva 2001/29/CE.

Nella sentenza 23.1.2014 citata la Corte ha affermato che nulla, in tale direttiva, consente di

considerare che il suo articolo 6, paragrafo 3, non riguardi misure tecnologiche come quelle di cui

trattasi, e cioè in parte incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle consolle ed in

concreto operanti in un rapporto di interazione tra di esse.

In effetti la nozione di “efficaci misure tecnologiche” è definita nell’art. 6 della direttiva in modo ampio

e comprende anche l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale

la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto o di un

meccanismo di controllo delle copie.

D’altra parte tale ampia definizione risulterebbe conforme all’obiettivo principale della direttiva

2001/29 che, come risulta dal suo considerando 9, consiste nella realizzazione di un alto livello di

protezione a favore, segnatamente, degli autori, ritenuto essenziale per la tutela e lo sviluppo della

creazione intellettuale.

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Ha dunque affermato la Corte europea che misure tecnologiche di protezione quale quelle in questa

sede descritte - in parte incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle consolle e che

hanno bisogno di un’interazione tra di esse - rientrano nella nozione di “efficaci misure tecnologiche”

ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 qualora il loro obiettivo consista

nell’impedire o nel limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare da esse protetti (Corte

di Giustizia UE, sentenza 23.1.2014, cit. par. da 26 a 28).

6. Rispetto agli ulteriori elementi che completano la fattispecie in esame – e che investono il rispetto

del principio di proporzionalità, in base al quale non dovrebbero essere impediti quei dispositivi o le

attività che danno di fatto luogo all’elusione della protezione tecnologica ma, sul piano commerciale,

hanno una finalità o un’utilizzazione diversa dal facilitare la realizzazione di atti non autorizzati dal

titolare dei diritti d’autore sulle opere protette - la Corte di Giustizia ha rimesso al giudice nazionale il

compito di verificare in concreto:

a) se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le

attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del

titolare. A tal fine ha segnalato gli aspetti che potrebbero assumere rilievo in tale analisi, quali i costi

relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la

comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione

dei diritti del titolare;

b) la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure

tecnologiche, assegnando particolare rilievo alla prova dell’uso che i terzi effettivamente ne facciano

verificando con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengano effettivamente

utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non

violano il suddetto diritto.

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Appare evidente che detta attività di accertamento deve essere svolta da questo Tribunale in relazione

agli elementi introdotti in causa dalle parti e all’onere probatorio su di esse rispettivamente gravante.

7. In relazione al primo gruppo di questioni innanzi evidenziate sub a) le parti attrici hanno depositato

una consulenza di parte specificamente rivolta alla descrizione tecnica delle misure tecnologiche di

protezione adottate nei dispositivi da esse prodotti, illustrando in particolare i vantaggi in termini di

costi, di semplicità d’uso e di sicurezza che risulterebbero propri sia delle misure fisiche ed

informatiche previste per i dispositivi della linea NINTENDO DS sia gli analoghi vantaggi che

presenterebbero per le consolle Wii l’adozione di un formato speciale per i relativi videogiochi – non

duplicabile da parte di normali dispositivi di riproduzione – e l’utilizzazione di un particolare codice

(Wii Copy Protection Code) atto a non consentire l’utilizzazione di materiali privi di tali protezioni. In

tale elaborato si è anche proceduto alla comparazione dei sistemi di protezioni adottati dalle attrici

(fondati sul controllo all’accesso) con quelli alternativi noti (fondati sul formato o sul controllo della

copia), evidenziando la minore efficacia di questi ultimi (v. doc. 27 fasc. attrici).

Dal canto sua la convenuta PCBOX s.r.l. nulla ha dedotto in ordine a tali profili tecnici, ritenendo che

fosse compito delle parti attrici dimostrare l’inesistenza di altre misure tecnologiche di protezione atte a

determinare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività pur fornendo

analoga protezione per i diritti del titolare, e in relazione a tale profilo ha genericamente richiesto lo

svolgimento di una CTU “finalizzata ad accertare se, secondo la miglior scienza ed esperienza,

esistano misure diverse da quelle installate da Nintendo sulle proprie piattaforme in grado di causare

minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni delle loro attività…” (v. pagg. 10 e 11

comparsa conclusionale PCBOX s.r.l.).

Se per un verso ritiene al contrario il Collegio che l’onere probatorio relativo alla presenza nella tecnica

corrente di diverse misure tecnologiche di protezione di minore invasività debba essere in realtà

assegnato alla parte che contesta l’utilizzazione delle misure applicate da Nintendo sui suoi prodotti –

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in ossequio a quanto disposto dall’art. 2697, secondo comma c.c. – deve comunque rilevarsi in

concreto che rispetto all’esposizione svolta dalle parti attrici quanto al chiarimento di tali profili

nessuna contestazione specifica è stata svolta sul piano tecnico dalla convenuta, né essa – ad esempio -

ha nemmeno rilevato la presenza sul mercato di ulteriori tipologie di misure tecniche di protezione non

considerate dalle attrici nella loro memoria tecnica.

In tale contesto – in cui le parti attrici, come innanzi riferito, hanno comunque offerto elementi a

sostegno della legittimità della scelta delle misure tecnologiche in questione – non può non essere

considerata del tutto insufficiente la condotta della convenuta quanto all’allegazione ed articolazione di

concreti elementi tecnici a contrasto con quelli indicati dalle attrici, tanto che la mera richiesta di una

CTU nei termini innanzi indicati appare con tutta evidenza priva di un effettivo contenuto – in quanto,

secondo la convenuta, esso dovrebbe essere individuato autonomamente dal consulente d’ufficio - e

pertanto inammissibile in quanto palesemente esplorativa.

8. Per ciò che attiene alle questioni relative alla verifica degli usi dei dispositivi di elusione delle misure

tecniche di protezione posti in essere dai terzi acquirenti (v. punto b) del precedente paragrafo della

presente sentenza), anche in questo caso ritiene il Collegio che l’onere probatorio di dimostrare che gli

utenti ne disporrebbero non già per utilizzare videogiochi abusivamente riprodotti ma piuttosto per fini

che non violano il suddetto diritto – cioè per l’uso di software indipendente (homebrew) – dovrebbe

incombere sulla parte che contesta la legittimità dell’apposizione di dette misure di protezione,

indicando la natura e l’effettiva entità degli usi alternativi da essa dedotti sia pur tenendo conto

dell’obbiettiva difficoltà di acquisire attendibili dati circa l’effettiva diffusione degli usi illegittimi

rispetto a quelli legittimi e diversi da quelli autorizzati dai titolari dei diritti sui videogiochi Nintendo.

Invero la direttiva 2001/29/CE attribuisce in via generale protezione giuridica alle misure tecnologiche

utilizzate per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto d'autore e dei diritti

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connessi, dando atto della sussistenza del rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a

facilitare l'elusione della protezione tecnica offerta da tali misure (v. considerando 47 e 48).

Se dunque – come si è innanzi precisato – non vi è contestazione alcuna circa la specifica attitudine dei

dispositivi “game copier” e “mod chip” per cui è causa a determinare l’elusione delle misure

tecnologiche apposte dalle attrici sui dispositivi Nintendo, non sembra dubitabile - sul piano della

ripartizione dell’onere probatorio sulle parti quanto al rispetto del profilo della proporzionalità di tali

misure tecnologiche di protezione stesse e/o della presenza nei dispositivi contestati di una finalità

commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica - che gli

elementi atti a sostenere tale presunta illegittimità o esorbitanza delle misure tecnologiche in questione

debbano essere forniti dalla parte che adduce tale eccezione a fondamento della correttezza del proprio

operato (art. 2697, comma secondo, c.c.).

Anche sotto tale profilo il contributo probatorio offerto dalle parti convenute – in particolare da

PCBOX s.r.l. – appare di fatto inconsistente, al di là delle affermazioni svolte in via generale quanto

all’attività degli sviluppatori indipendenti di programmi (homebrew).

Invero dell’effettiva utilizzazione di tali homebrew – in particolare di quelli destinati all’uso sulle

piattaforme delle attrici – non è stato fornito alcun elemento utile ad individuarne la loro effettiva

diffusione presso il pubblico degli utenti di tale genere di prodotti, sia pure tramite indici o rilevamenti

sommari sulla base dei quali poter comunque eseguire una valutazione approssimativa dell’ampiezza di

tale fenomeno in sé difficilmente misurabile e da poter consentire una qualche comparazione con la

diffusione dei videogiochi delle parti attrici.

In effetti, a fronte della certa sussistenza di un ampio mercato di fruitori di videogiochi (leciti o

indebitamente riprodotti) in funzione del quale operano in posizione di rilievo le società attrici,

dovrebbe il Tribunale verificare se il mercato degli utilizzatori degli homebrew – in particolare di quelli

specificamente rivolti al loro funzionamento su piattaforme Nintendo – possa raggiungere quote di tale

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rilevanza da poter fondatamente giungere alla conclusione che i dispositivi contestati in realtà siano in

prevalenza - o in misura comunque apprezzabile – effettivamente utilizzati per fini che non violano i

diritti esistenti sui videogiochi.

Rimane dunque al Collegio la sola possibilità di procedere alla verifica di tale profilo sulla base degli

elementi comunque ricavabili dagli atti di causa.

Nel caso di specie va in primo luogo rilevato che le parti attrici hanno riproposto in questa sede di

merito la produzione documentale già eseguita nell’ambito della precedente fase cautelare, ed in

particolare i documenti che riproducevano a stampa le pagine web tratte nel settembre 2008 dal sito

www.ricoverybios.com (docc. 12, 13, 14 e 25 fasc. attr.).

Di particolare rilievo ai fini di causa è il contenuto di un testo contenuto nella parte del sito dedicata

alle FAQ, ove si leggeva (alla domanda “Cosa posso fare con una Wii modificata con modchip

CicloWiz o WiiKey?”) che “La funzione principale svolta è quella di leggere giochi copiati, ma

permette anche di usare giochi originali e backup importati, permette inoltre l’avvio dei programmi e

giochi non certificati creati da terzi” (v. doc. 25 cit.).

Pare evidente come tale dichiarazione inserita dalla stessa convenuta PCBOX s.r.l. nel proprio sito web

risulti in sé chiaramente indicativa dello scopo prevalente assegnato ai dispositivi da essa

commercializzati, a conferma che proprio il consentire l’abusiva utilizzazione di opere protette dal

diritto d’autore era la principale finalità assegnata dalla stessa convenuta ai dispositivi di cui in questa

sede ha eccepito la piena liceità.

Va rilevato che PCBOX s.r.l., ancorchè in sede cautelare non avesse mai eccepito la conformità di tali

documenti rispetto a quanto da essa pubblicato sul proprio sito web, nella comparsa di costituzione

nella presente causa ha formulato un disconoscimento di tali documenti “in ossequio a quanto disposto

dagli artt. 2712 c.c., 215 n. 2 c.p.c.”.

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Tale formale ma sommario disconoscimento non può tuttavia, a parere di questo Tribunale, dare luogo

all’esclusione di tali documenti dal novero degli atti di causa utili per la decisione.

Va rammentato a tale proposito che la giurisprudenza di legittimità appare costante nel ritenere che in

tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il

"disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità

di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare

nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (così,

da ultimo, Cass. 3122/15).

Va peraltro precisato, quanto al formale riferimento all’art. 215, n. 2 c.p.c. eseguita da detta convenuta,

che nel caso di specie non si verte in tema di scrittura privata sottoscritta dalla parte nei confronti della

quale essa risulta prodotta, trattandosi di testi privi di tale elemento grafico e dunque non assoggettabili

al procedimento di verificazione perchè estranei al novero delle scritture private aventi valore giuridico

formale (art. 2702 c.c.) cui conseguono i relativi effetti sostanziali e probatori (v. Cass. 3730/13; Cass.

34/97).

Se, dunque, tali documenti – e in particolare il doc. 25 nella parte innanzi citata – devono essere

considerati quali riproduzioni meccaniche in relazione al solo art. 2712 c.c., il disconoscimento

espresso da PCBOX s.r.l. risulta del tutto generico ed irrilevante, posto che esso non precisa né le

specifiche circostanze contenute in ciascuno di detti documenti (dal testo lungo, complesso e riferito a

più dispositivi e utilizzazioni) rispetto alle quali non vi sarebbe conformità tra quelli prodotti in atti e le

pagine web originali, né tantomeno quale sia il contenuto degli atti originali non riprodotto in maniera

conforme dalle copie in atti.

Né può sottacersi – a ulteriore sostegno della pretestuosità di tale disconoscimento - anche il

comportamento processuale della stessa parte che nel pregresso procedimento cautelare non ha mai

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proceduto ad alcuna contestazione di tale tipo, pur avendo sia la prima ordinanza che quella di reclamo

esplicitamente argomentato proprio sulla base del testo del documento innanzi riprodotto.

Le parti attrici hanno altresì proceduto a fornire ulteriori elementi a conferma del prevalente fine dei

dispositivi contestati ad essere impiegati per consentire l’uso di videogiochi copiati, quali uno studio

condotto nei primi mesi del 2014 su utenti italiani dal quale si evincerebbe l’assoluta prevalenza

quantitativa degli utenti che hanno installato dispositivi di elusione per far girare videogiochi

contraffatti rispetto a quelli che solo in minima parte utilizzano homebrew, fino a raggiungere la

percentuale dell’82,9% del campione coloro che si servono di copie non autorizzate di giochi (v. doc.

54 fasc. attr.).

Hanno altresì prodotto in atti uno studio da esse commissionato che analizza in particolare la

grandissima differenza riscontrabile tra il numero degli utenti del web di coloro che ricorrono

(mediante download) a scaricare videogiochi illegittimamente riprodotti rispetto a coloro che invece

utilizzano programmi homebrew (v. docc. 62 e 63 fasc. attr.).

Al contrario le convenute – come già osservato - non hanno offerto alcun elemento atto a determinare il

numero degli homebrew sviluppati in maniera indipendente né l’entità effettiva dell’utilizzazione di

essi da parte della comunità degli utenti, di fatto non opponendo alle ricerche ed ai dati forniti dalle

attrici – sia pure sulla base di ricerche da esse commissionate - alcun concreto e pertinente dato di

diversa natura sulla base del quale eventualmente consentire specifici approfondimenti istruttori.

Tale contesto sembra dunque dover confermare gli elementi che già sotto un profilo meramente logico

porterebbero a dover considerare quantomeno assolutamente marginale la diffusione di un uso effettivo

di programmi homebrew specificamente realizzati per l’uso su piattaforme Nintendo (nonché su quelle

analoghe di altri produttori), apparecchi che seppure strutturalmente analoghi ad un personal computer

risultano invece specificamente e fortemente rivolti a consentire un uso di essi pressochè

esclusivamente rivolto ai videogiochi. In tale prospettiva la possibilità che gli utenti siano indotti ad

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utilizzare dette piattaforme per programmi diversi (agende, videoscrittura ecc.) appare del tutto teorica

ed astratta, mentre per altro verso gli utenti che intendessero effettivamente utilizzare programmi

homebrew leciti (giochi od altro) non risulterebbero minimamente ostacolati o limitati dalla presenza

delle misure tecniche di protezione presenti sulle piattaforme Nintendo in ragione della possibilità di

ricorrere sul mercato a molteplici possibilità tecniche alternative di fruizione di tali contenuti su

dispositivi diversi.

9. Dal complesso delle valutazioni innanzi espresse deve dunque confermarsi la responsabilità della

convenuta PCBOX s.r.l. nell’illecito contestato dalle società attrici relativo all’illecita produzione e

commercializzazione dei mod chip denominati “Argon”, “D2Pro2”, “Wiikey”, “D2Sun” e dei game

copier “K7”, “N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne”, in quanto integranti dispositivi aventi la

prevalente finalità e uso commerciale di eludere le misure tecnologiche di protezione impiegate dalle

società attrici a salvaguardia dei loro diritti su materiali tutelati dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 102

quater L.A.

Per tale ragione vanno confermati i provvedimenti di sequestro e di inibitoria già adottati in sede

cautelare nei confronti di PCBOX s.r.l., provvedendo da un lato a disporre la distruzione dei dispositivi

che sono stati in concreto oggetto di sequestro e sotto altro profilo all’emanazione di inibitoria in via

definitiva e fissazione di penale per violazioni della stessa.

Non ritiene peraltro il Collegio di poter accogliere anche le domande svolte dalle attrici quanto alla

dedotta violazione dei segni distintivi NINTENDO, tenuto conto degli insufficienti elementi ricavabili

dagli atti relativi ad usi di tale segno diversi da quelli descrittivi dei prodotti delle stesse.

10. Per ciò che attiene alla posizione dell’altra convenuta 9NET s.r.l., ritiene il Collegio che non

sembra contestabile dal complesso degli atti che essa deve essere qualificata come host provider, ossia

il provider che si limita ad offrire ospitalità ad un sito internet - gestito da altri in piena autonomia - sui

propri server.

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In via generale deve dunque ritenersi che – nell’epoca in cui è stata effettivamente fornitrice del

servizio di hosting in favore di PCBOX s.r.l. per il sito www.ricoverybios.com – essa fosse

assoggettata alla particolare forma di responsabilità delineata dagli artt. 16 e 17 L. 70/03 per i soggetti

prestatori di servizi della società dell'informazione.

In punto di fatto risulta che in data 30.7.2007 9NET s.r.l. era stata oggetto di formale diffida trasmessa

nell’interesse delle attrici NINTENDO Co Ltd. e NINTENDO OF AMERICA Inc. in relazione alla

commercializzazione dei dispositivi in questione tramite il sito www.ricoverybios.com (doc. 8 fasc.

9Net) e che in data 6.8.2007 la stessa 9NET s.r.l. aveva trasmesso al Compartimento Polizia Postale

della Lombardia – Sezione di Milano e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

un’informativa cui era allegata copia della diffida ricevuta (doc. 9 fasc. 9Net).

Va altresì rilevato che in data 13.1.2009 PCBOX s.r.l. ha provveduto alla formale disdetta di tutti i

rapporti contrattuali in essere con 9NET s.r.l. connessi al dominio ed all’hosting del sito web in

questione (doc. 4 fasc. 9Net), successivamente cioè alla notifica della prima ordinanza cautelare del

19.12.2008.

Le odierne parti attrici nel loro atto di citazione introduttivo del presente giudizio avevano chiesto che

l’accertamento di illiceità dei dispositivi contestati fosse adottato nei confronti sia di PCBOX s.r.l. che

di 9NET s.r.l., che a quest’ultima fosse ordinata l’immediata rimozione dal sito www.ricoverybios.com

di ogni riferimento o proposta commerciale attinente a detti dispositivi con fissazione di penale per

eventuali violazioni di detto ordine. Nelle conclusioni depositate all’udienza del 4.3.2015 le parti attrici

per ciò che attiene alla posizione di 9NET s.r.l. hanno sostanzialmente limitato le proprie domande alla

sola conferma del provvedimento cautelare del 19.12.2008.

In effetti nella sua comparsa di costituzione nel presente giudizio 9NET s.r.l., pur riconfermando le tesi

già sostenute nella fase cautelare quanto all’inesistenza di proprie responsabilità nella sua veste di mero

host provider, ha reso noto che dall’ottobre 2008 PCBOX s.r.l. si era rivolta ad altro host provider

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mediante il quale l’indirizzo www.ricoverybios.com si collegava ad altro sito web – non ospitato sul

server di 9NET s.r.l. – e che dal gennaio 2009 si erano risolti tutti i rapporti contrattuali tra dette parti,

rilevando dunque che sin dall’ottobre 2008 essa aveva di fatto cessato la sua attività di hosting in

relazione al sito web in questione.

Deve dunque rilevarsi in questa sede che il provvedimento di inibitoria emesso (anche) nei confronti di

9NET s.r.l. – in linea teorica ammissibile per i motivi specificati nella successiva ordinanza di reclamo,

trattandosi di provvedimento dell’autorità giudiziaria in via cautelare riconducibile all’ipotesi di cui al

comma 3 dell’art. 16 L. 70/03 – quantomeno dopo la cessazione di tutti i rapporti tra le parti del

gennaio 2009 non ha (più) ragion d’essere, avendo interrotto 9NET s.r.l. qualsiasi prestazione in favore

del mantenimento di detto sito web.

Ciò dunque impedisce la possibilità di confermare in via definitiva nei confronti di tale convenuta detto

provvedimento di inibitoria, unica domanda in concreto residuata a carico di 9NET s.r.l.

11. L’illecito ritenuto sussistente nella condotta posta in essere da PCBOX s.r.l. determina altresì la

conseguente condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno in favore delle parti attrici.

La particolarità della fattispecie – cui consegue senza dubbio in via generale una lesione dei diritti di

utilizzazione economica relativi ai contenuti delle opere protette di cui le attrici sono titolari, risultando

per effetto della produzione e diffusione dei dispositivi contestati incentivata la duplicazione illegittima

di tali opere – induce il Collegio a dare luogo ad una determinazione del danno risarcibile sulla base del

disposto del comma 2 dell’art. 158 L.A. e cioè tenendo conto degli utili che sono stati realizzati dal

soggetto ritenuto responsabile per effetto della violazione dei diritti delle attrici sull’integrità delle

misure tecnologiche di protezione legittimamente apposte a tutela dei loro diritti sulle opere

multimediali.

Nel corso della fase istruttoria è stato emesso nei confronti di PCBOX s.r.l. ordine di esibizione relativo

a tutta la documentazione commerciale relativa alla produzione, acquisto e vendita dei dispositivi

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oggetto dell’inibitoria cautelare del 19.12.2008 (v. ordinanza depositata in data 27.10.2009) e, per

effetto della rilevata incompletezza della documentazione depositata dalla parte in esecuzione di tale

ordine, è stata poi ammessa CTU contabile volta a determinare l’entità dei prodotti inibiti oggetto di

commercializzazione da parte di PCBOX s.r.l. e dei servizi ad essi connessi, al fine di determinare il

relativo fatturato ed il presumibile ricavo conseguito da tali attività.

Il CTU ha confermato l’insufficienza della documentazione contabile depositata da PCBOX s.r.l. – e

dunque la sostanziale elusione dell’ordine impartito dal giudice – ed ha richiesto integrazioni che

tuttavia non sono state eseguite in maniera completa dalla società convenuta.

In tale contesto il CTU ha concluso per l’impossibilità di rispondere al quesito relativo al numero dei

dispositivi commercializzati da PCBOX s.r.l., ma ha comunque fornito elementi di valutazione utili alla

determinazione del danno risarcibile, in un quadro di liquidazione in via equitativa e tenuto conto ex

art. 116 c.p.c. del comportamento omissivo mantenuto dalla società convenuta.

In effetti il CTU sulla base dell’esame dei bilanci depositati da PCBOX s.r.l. per gli anni dal 2006 al

2009 ha potuto individuare i ricavi totali per l’intero periodo della complessiva attività commerciale

svolta da tale società, ricavi ammontanti nel loro complesso in € 913.891,00 (v. tabelle a pag. 4 e 5

della relazione del CTU).

Se dunque tale dato deve essere necessariamente ricondotto, per quanto possibile, alla specifica parte di

attività di tale società attinente alla produzione e commercializzazione dei dispositivi in questione

nonché all’attività dei correlativi servizi (modifiche consolle per installazione ecc.), ritiene il Collegio

che sussistano in atti elementi idonei a quantificare l’ambito di tale specifica attività (quantomeno)

nella misura del 50% della complessiva attività della società.

Per superare infatti l’atteggiamento elusivo della parte – che ha omesso di ottemperare all’ordine

impartito dal giudice di depositare la documentazione utile a ricostruire l’ambito dell’attività illecita

svolta – appare utile rilevare dalla sentenza emessa dal Tribunale penale di Firenze del 12.5.2014 nei

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confronti del legale rappresentante di PCBOX s.r.l. Francesco Campa in relazione ai risvolti penali

connessi alla medesima attività oggetto della presente causa le dichiarazioni rilasciate da alcuni testi,

tecnici dipendenti della società convenuta, i quali hanno affermato – come si legge nella motivazione

della sentenza – che la loro attività tecnica consisteva prevalentemente nell’apportare modifiche alla

consolle Nintendo Wii per una percentuale aggirantesi tra il 40 ed il 70% della loro attività (v. in

particolare sommarie dichiarazioni Righini, riportate alle pagine 10.-11 della sentenza in doc. 48 fasc.

attrici).

Sulla base dunque di tali elementi – che risultano di fatto del tutto compatibili con quanto desumibile in

via generale dalla documentazione prodotta dalle attrici volta a individuare l’attività svolta da PCBOX

s.r.l. (pagine web, forum, ricevute di installazioni richieste da soggetti riconducibili alle attrici ecc.) –

l’ammontare dei ricavi complessivi innanzi menzionati così come individuati dal CTU va decurtato del

50% e dunque sulla base di tale dato la liquidazione in via equitativa del danno va eseguita nella misura

di € 500.000,00, comprensiva cioè di rivalutazione monetaria e di interessi legali fino alla data della

presente sentenza.

Il sequestro conservativo concesso in corso di causa dovrà dunque essere convertito in pignoramento

sulle somme effettivamente in tal senso vincolate fino alla concorrenza di tale importo.

A tale risarcimento va aggiunto a carico di PCBOX s.r.l. anche l’ordine di pubblicazione del

dispositivo della presente sentenza secondo le modalità specificate in dispositivo.

12. Le parti attrici hanno altresì richiesto la liquidazione da parte del Tribunale delle penali già

impartite in sede di ordinanza cautelare, posto che – secondo un’ampia documentazione da esse

depositata in corso di causa - PCBOX s.r.l. avrebbe ripreso in breve tempo la commercializzazione dei

medesimi dispositivi.

Ritiene tuttavia questo Tribunale che ogni questione inerente alla violazione dell’inibitoria da parte

della convenuta dedotta dalle attrici e la conseguente violazione delle penali già impartite in sede

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cautelare – nelle varie ipotesi previste dalla legge e cioè sia ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., sia ai sensi

dell’art. 131, comma 2, c.p.i. che in particolare ai sensi del comma 1 dell’art. 156 L.A. per ciò che

attiene alla presente causa - dovrà essere rimessa all’ambito di una eventuale opposizione

all’esecuzione di misure già dotate di autonoma esecutività (v. ampiamente ord. Tribunale di Milano

16.11.2012) e che dunque le relative istanze, anche di natura istruttoria, non possono essere accolte in

questa sede.

13. Per ciò che attiene alle spese processuali – che comprendono anche le due fasi cautelari ante

causam nonché il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia UE – e a quelle di CTU, esse devono

essere poste a carico della convenuta PCBOX s.r.l. e dunque liquidate nella misura specificata in

dispositivo in favore delle parti attrici.

Per ciò che attiene al rapporto processuale instauratosi tra le parti attrici e l’altra convenuta 9NET s.r.l.,

deve rilevarsi che la presenza della stessa nella fase cautelare ante causam non poteva ritenersi

irragionevole in quanto – come poi è in effetti avvenuto – legittimamente le attrici potevano richiedere

una misura inibitoria fondata sul disposto dell’art. 16, comma 3 L. 70/03, mentre solo nella sua

comparsa di costituzione nella successiva causa di merito tale convenuta ha eccepito la cessazione di

qualsiasi rapporto attinente alla prestazione dei suoi servizi in favore di PCBOX s.r.l.

Stima equo pertanto il Collegio, vertendosi in ipotesi di sostanziale e complessiva soccombenza

reciproca, provvedere all’integrale compensazione delle spese tra dette parti.

14. In ossequio alle direttive in tal senso adottate dalla Corte di Giustizia UE (v. punto 32 della Nota

informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali 2011/C

160/01), deve disporsi infine la trasmissione di copia della presente sentenza al giudice comunitario in

quanto conseguente alla sentenza pronunciata dalla Corte europea in data 23.1.2014 nel procedimento

C-355/12 instaurato a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale di questo Tribunale.

P.Q.M.

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il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da NINTENDO Co Ltd., NINTENDO OF

AMERICA Inc. e NINTENDO OF EUROPE GmbH nei confronti di PCBOX s.r.l. con atto di citazione

del 9.2.2009, accertato che la produzione, distribuzione, promozione e commercializzazione in

qualsiasi forma e modo dei mod chip “Argon”, “D2Pro2”, “Wiikey”, “D2Sun” e dei game copier “K7”,

“N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne” destinati ad essere utilizzati sui dispositivi Nintendo DS

e sulle consolle Nintendo Wii violano le misure tecnologiche di protezione lecitamente apposte dalle

società attrici sui menzionati dispositivi ai sensi dell’art. 102 quater L.A., inibisce alla società

convenuta PCBOX s.r.l. ogni attività relativa alla produzione, diffusione e commercializzazione dei

predetti prodotti;

2) stabilisce a carico di PCBOX s.r.l. a titolo di penale la somma di € 250,00 per ogni dispositivo

prodotto, installato e/o commercializzato in violazione della predetta inibitoria nonché la somma di €

1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’inibitoria stessa;

3) condanna la convenuta PCBOX s.r.l. al risarcimento del danno in favore delle società attrici,

liquidato in via equitativa nella complessiva somma di € 500.000,00 oltre interessi legali dalla data

della presente sentenza fino all’effettivo saldo e ordina la distruzione dei prodotti oggetto di sequestro

rilasciato in sede cautelare ante causam;

4) respinge le ulteriori domande avanzate dalle società attrici nei confronti della convenuta PCBOX

s.r.l. nonché nei confronti dell’altra società convenuta 9NET s.r.l.;

5) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a caratteri doppi del

normale sul quotidiano Il Corriere della Sera a cura ed a spese della convenuta PCBOX s.r.l. entro

trenta giorni dalla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin da ora le

parti attrici – ove detto termine fosse inutilmente decorso – a provvedervi direttamente ponendo le

relative spese a carico di PCBOX s.r.l. mediante presentazione di fattura;

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Repert. n. 10784/2015 del 06/11/2015



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6) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza alla Corte di

Giustizia CE in relazione alla sentenza pronunciata in data 23.1.2014 nel procedimento C-355/12;

7) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti attrici e la convenuta 9NET s.r.l.;

condanna PCBOX s.r.l. al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate nella

misura di € 67.564,89 (di cui € 2.564,89 per spese e competenze ed € 65.000,00 per compensi) oltre

rimborso spese generali ed oneri di legge, cui devono aggiungersi le spese della CTU così come

liquidate in corso di causa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2015

Il Giudice estensore Il Presidente

Claudio Marangoni Paola Gandolfi

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Sentenza n. 12508/2015 pubbl. il 06/11/2015 RG n. 11739 ...€¦ · dott.ssa Paola Gandolfi pres....

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