Introduzione alla proprietà industriale

Introduzione alla proprietà industriale – forme e tipologie di protezione

Massimo BarbieriE-mail: [email protected]

© 2013 – Massimo Barbieri

Riferimenti legislativi

Come si protegge un’»innovazione»?

Invenzioni

Modelli d’utilità

Disegni e modelli

Marchi

Indice


Riferimenti legislativi (1)

Codice dei Diritti di Proprietà Industriale (D. Lgs. 10.02.2005, n.

30) e aggiornato al Decreto legislativo 13.08.2010 n° 131

Convenzione di Unione di Parigi (20.03.1883)

Convenzione sul Brevetto Europeo (26.10.2010)

Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (19.06.1970)


CPI

I diritti di proprietà industriale si acquistano solomediante brevettazione o registrazione.

Oggetto di brevettazionesono:

le invenzioni

i modelli d’utilità

le nuove varietà vegetali

Oggetto di registrazionesono:

i marchi

i disegni e modelli

le topografie di prodotti a semiconduttori

Il diritto d’autore e il marchio di fatto sono diritti “nontitolati”.


Convenzione di Unione di Parigi

Tre principi fondamentali:

• Priorità12 mesi per brevetti d’invenzione6 mesi per marchi, disegni e modelli industriali

• Indipendenza (dei brevetti)

• Trattamento nazionale

Ogni Stato unionista accorda ai cittadini degli altri

Stati membri lo stesso trattamento riservato ai

nazionali


Tipologie di strumenti di protezione

Invenzioni

Brevetto d’invenzione

Modello di utilità o industriale

Disegno o modello industriale

Marchio

Diritto d’autore

©


Un concetto di invenzione non giuridico non esiste!La Convenzione sul Brevetto Europeo definisce che cosa non è un’invenzione (scoperte, teorie scientifiche, creazioni artistiche, presentazioni d’informazione,…)

L’invenzione è una combinazione di due o più idee, quando il principio di combinazione non è noto

A BA’B’

Ci sono 2 procedimenti per combinare le idee:

1. quando esiste un principio di combinazione

2. quando non esiste un principio di combinazione

La combinazione non inventiva viene effettuata con una facoltà della mente chiamata ragionamento o logica o deduzione.

La combinazione inventiva è frutto dell’intuizione.

Invenzioni (1)


La distinzione tra prodotto e procedimento è legislativa e non fenomenologica.

In realtà esistono solo invenzioni di procedimentoChi scopre o inventa un prodotto ma son sa come realizzarlo, non ha compiuto un’invenzione brevettabile.

Ci sono brevetti di prodotto e di procedimento e la distinzione è l’ambito del diritto.

L’invenzione di procedimento che dà luogo ad un prodotto noto potrà tradursi in un brevetto di procedimento.

L’invenzione di procedimento da cui scaturisce un prodotto nuovo ed inventivo potrà tradursi in un brevetto di prodotto.

Invenzioni (2)


Art. 52 – Patentable inventions(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.

Invenzioni (3)


Definizione di brevetto

Documento tecnico -legale

Strumento che consente all’inventore di monopolizzare una soluzione tecnologica

Pubblicazione che insegna ai terzi certe soluzioni tecniche

Il possesso di un brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ad altri di sfruttare economicamente l’invenzione, ma non garantisce il diritto positivo ad attuare l’invenzione stessa

Brevetto per invenzione (1)



Oggetto: soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Durata: 20 anni (dalla data del deposito)

Tutela: territoriale

Requisiti di brevettabilità: novità, originalità e industrialità

Esempi di protezione:

Prodotto (nuovo composto chimico)

Procedimento (per ottenere un composto, anche già noto)

Uso (nuovi impieghi di prodotti noti)


Struttura di un brevetto:

I brevetti sono costituiti principalmente da quattro sezioni:prima pagina (dati bibliografici e riassunto dell’invenzione);descrizione;rivendicazioni;disegni (opzionale).

Il titolo è solitamente scritto in modo molto generico (a volte fin troppo: es. “Metodo” – nelle banche dati si trovano oltre 100.000 risultati).Il titolo, se sufficientemente descrittivo, dovrebbe aiutare nella classificazione e nella ricerca di prior art (tecnica nota).Il riassunto dovrebbe consentire di comprendere gli aspetti principali dell’invenzione, ma di solito viene semplicemente riportata la rivendicazione principale (ed eventualmente un disegno).



Esempio di riassunto (brevetto n. IT1364892)

«Metodo per la deposizione di acciaio su almeno una porzione superficiale di un elemento metallico nitrurato comprendente una fase di a) liberare azoto da almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato e una fase di b) depositare almeno uno strato di metallo fuso su almeno una porzione superficiale dell’elemento metallico nitrurato.»



Esempio di riassunto (brevetto n. EP0522762 - priorità 1991)

«A smart card or a plug-in SIM unit (2) is placed in a compartment (5) which is located in the housing (1) of a mobile phone and closed by the battery unit (3).»




La descrizione è strutturalmente suddivisa in diverse sezioni:stato della tecnica (dove si enfatizzano i problemi riscontrati nella prior art e si definisce il problema tecnico risolto dall’invenzione);riassunto (differisce dal riassunto riportato nella prima pagina della domanda di brevetto e tratta dei vantaggi dell’invenzione rispetto alla tecnica nota, sia scientifica sia brevettuale);descrizione dei disegni (opzionale – se sono riportati dei disegni nella domanda di brevetto);descrizione dettagliata;esempi di realizzazione.

La descrizione dell’invenzione deve contenere tutti gli elementi necessari affinché un tecnico del ramo sia in grado di realizzare l’invenzione. Sono omesse quelle informazioni che fanno parte delle comuni conoscenze generali di un tecnico del settore. La descrizione si conclude con una o più rivendicazioni.



Le rivendicazioni, così come formulate, determinano l’ambito della tutela brevettuale e possono essere di prodotto, procedimento, composizione farmaceutica, uso, combinazione ed apparato.

Esempio di rivendicazione (brevetto n. EP0522762 - priorità 1991)

1. A telephone, particularly a mobile phone, the use of which requires a replaceable information unit (2) and a replaceable battery unit (3) in the handset, and which has a closable compartment (5) for the information unit (2) in the housing (1), characterized in that the compartment (5) is closed by the battery unit (3).


Brevetto per invenzione (9)Esempio di rivendicazioni (struttura ad albero - brevetto n. IT1364892)

1. Metodo per la deposizione di acciaio su almeno una porzione superficiale di un elemento metallico nitrurato caratterizzato dal fatto di comprendere una fase di a) liberare azoto da almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato e una fase di b) depositare almeno uno strato di metallo fuso su detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato.

2. Metodo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto metodo prevede di ripetere una pluralità di volte detta fase a) in modo da ridurre o comunque limitare fortemente la presenza di azoto all’interno di detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato.

3. Metodo secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dal fatto che detta fase a) comprende una fase di c) fondere detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico mediante una sorgente di calore.

4. Metodo secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che detta sorgente di calore è una sorgente laser suscettibile di fondere detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato.

5. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 4, caratterizzato dal fatto di comprendere una fase di d) lavorare alle macchine utensile detto almeno uno strato di acciaio depositato.


Come si interpreta un brevetto

Un brevetto va inteso secondo la comprensione dell’esperto: le rivendicazioni sono dirette all’esperto e non a un pubblico indifferenziato

La rivendicazione consiste in un insieme di elementi:

parte pre-caratterizzante: serve a collocare l’invenzione nel quadro della tecnica nota (dichiarazione di scienza)

parte caratterizzante: indica lo scopo che l’inventore intende perseguire (dichiarazione di volontà)

la parte di transizione consiste in espressioni del tipo “caratterizzato dal fatto che …”; “che comprende …” (open claim), “che consiste …” (closed claim).



Brevetto per invenzione (11)Le rivendicazioni possono essere:

indipendenti (dirette a caratteristiche essenziali dell’invenzione, ad eccezione delle caratteristiche implicite);dipendenti (dirette a “particolari forme di realizzazione”, che includono le caratteristiche essenziali della rivendicazione indipendente da cui dipendono ed, eventualmente, anche le ulteriori caratteristiche delle rivendicazioni dipendenti da cui discendono. Con particolari forme di realizzazione s’intende anche una descrizione più dettagliata dell’invenzione).

Generalmente una rivendicazione è definita mediante caratteristiche “positive”: si scrive ad esempio “un dispositivo comprendente X, Y, Z” e non “un dispositivo senza (la caratteristica) K”.La rivendicazione deve essere redatta in termini di “caratteristiche tecniche dell’invenzione” (struttura di supporto, composto X, fase di un’operazione: miscelare X con Y alla temperatura Z, ecc.…). Sono escluse dichiarazioni, ad esempio, sui vantaggi commerciali, o altre caratteristiche non tecniche.


Art. 8(3) Convenzione di Strasburgo“… I limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni”

“WHAT IS NOT CLAIMED IS DISCLAIMED” (non è possibile andare a ripescare soluzioni descritte ma non rivendicate!)

La descrizione e i disegni non servono ad integrare le rivendicazioni ma solo ad interpretarle.

È possibile limitare (e non ampliare) le rivendicazioni, combinando ad esempio la rivendicazione principale con una o più delle rivendicazioni secondarie (accorpamento).

Gli eventuali emendamenti devono essere circoscritti alle rivendicazioni senza ricorrere all’utilizzo di elementi contenuti esclusivamente nella descrizione.



Non è legittimo fare riferimento a fonti successive al brevetto (es. articoli, presentazioni a convegni, …) L’inventore tende a perfezionare il suo trovato e ad ampliarlo.

Le dichiarazioni dell’inventore in sede d’esame sono, invece, rilevanti.Avviene facilmente che durante l’esame, al fine di superare le obiezioni dell’esaminatore, l’inventore, chiarisca e limiti la portata del suo brevetto.

Oltre al documento brevettuale hanno rilievo, per l’interpretazione delle rivendicazioni, gli atti della procedura di concessione (file wrapper, file history, prosecution history): sono considerati “intrinsic evidence” negli Stati Uniti.



Suscettibili di protezione: perfezionamenti di oggetti, macchine, loro parti, strumenti o utensili, atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego

Durata: 10 anni (dalla data di deposito)

Principali requisiti di brevettabilità: come per le invenzioni (non è previsto l’esame)Rispetto ad altri diritti di proprietà industriale non vi è una legislazione (internazionale o europea) armonizzata sui modelli d’utilità.Solo la Convenzione di Unione di Parigi (1883) ne fa cenno e stabilisce alcune regole generali, come il trattamento nazionale per i titolari non residenti e la tutela temporanea in occasione di fiere internazionali.Pertanto è possibile proteggere un modello d’utilità su base nazionale ma tale tutela non è prevista dalle legislazioni di tutti gli Stati. Il sistema dei modelli d’utilità, inizialmente una creazione tedesca, ha avuto un particolare successo nei paesi asiatici: Giappone, Corea, Cina, Taiwan e Vietnam.

Modello di utilità (1)


Modello di utilità (2)

Secondo alcuni si tratta di una “piccola invenzione”, che non comporta la soluzione di gravi problemi tecnici e che richiede un minore sforzo inventivo.

Esisterebbe una soglia al di sotto della quale il livello inventivo diventerebbe insufficiente per concedere un brevetto per invenzione.

Secondo altri sarebbe una nuova fattispecie.

Il modello d’utilità si riferisce ad oggetti d’uso, destinati al consumatore finale e si caratterizza per modificare un prodotto già esistente, rendendolo più comodo o più efficace.

Es. macinino per caffè modificato per renderlo più pratico

Il modello d’utilità riguarda un prodotto semplice, di uso corrente, modificato per renderlo più efficace o comodo.

Il modello d’utilità non è un’invenzione “minore” ma è una diversa fattispecie richiede, infatti, una verifica della maggiore comodità o efficacia (che un’invenzione può anche non presentare)


Suscettibile di protezione: la forma di un prodotto industriale, è un trovato che conferisce ai prodotti industriali un carattere individuale grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori ed altri elementi.

Principali requisiti di brevettabilità: novità (non assoluta! Ma relativa a quanto noto negli ambienti specializzati del settore interessato all’interno della Comunità Europea), carattere individuale (giudizio d’impressione condotto da un utilizzatore informato) e liceità;

possibile predivulgazione di 12 mesi

Durata:25 anni (dalla data di deposito)

È consentito il deposito multiplo con il quale si può richiedere, con una sola domanda, una registrazione per più modelli ornamentali (fino a 100), purché gli oggetti brevettati appartengano alla stessa classe merceologica.

Esempi: teiera di forma cilindrica, multicolore, con diversa impugnatura...

Disegno o modello industriale (1)


Un disegno o modello può essere:registratonon registrato

I disegni o modelli comunitari non sono esaminati (solo verifica formale)La verifica sostanziale è effettuata dall’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) solo dopo un procedimento di nullità dopo la registrazione o dai tribunali nazionali.

disegni o modelli non registratiIl diritto nasce per effetto della divulgazione e sussiste per 3 anniSi tratta di una tutela contro la copiatura2 sono i motivi:

tutelare i prodotti a breve durata di vita commerciale (moda, tessile, giocattoli)

periodo di grazia di 12 mesi (forma di tutela dalla predivulgazione)



manca ora qualsiasi riferimento a caratteristiche estetiche Sono ora tutelabili non solo disegni e modelli a carattere artistico o ornamentale, ma anche quelli funzionali o ergonomici

Limitazionifunzione tecnicacaratteristiche di “must fit” (interconnessioni meccaniche tra prodotti)

Componenti di un prodotto complessoI pezzi di ricambio possono essere registrati (ma non tutelabili se servono a ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso)I pezzi di ricambio sono tutelabili se servono per abbellire (cerchioni per auto, spoiler, fendinebbia, …)Possono essere tutelati solo i componenti visibili (per es. non quelli sottocofano) durante l’utilizzazione del prodotto.



previsto il cumulo della tutela con il modello d’utilità e il diritto d’autore ( “valore artistico” e “carattere creativo”)

la durata del diritto d’autore è stata ridotta a 25 anni p.m.a.

Come si valuta la novità?Bisogna stabilire se è già noto (negli ambienti specializzati) un modello identico o che si differenzia per “dettagli irrilevanti”

Il carattere individuale deve fondarsi su una “chiara differenza”



Esempi di disegni industriali


Novità (1)

“Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico siastato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domandadi registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormentealla data di quest’ultima. I disegni e modelli si reputano identici quandole loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.”

Approccio assoluto con delle attenuazioni (non vi è limitazioneterritoriale né temporale)

esclusione delle divulgazioni non ragionevolmente conoscibili dagliambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunitànel corso della normale attività commerciale


Novità (2)

L’UAMI ha ritenuto che la registrazione di un disegno o modello nellabanca dati brevetti cinese o la pubblicazione di un disegno in unadomanda di brevetto costituissero anteriorità da considerare conosciuteda parte degli ambienti specializzati comunitari, come purel’esposizione di un prodotto in una fiera internazionale o lapresentazione di un modello nelle sfilate di moda internazionali.

rivelazione a terzi sotto vincolo di riservatezza

predivulgazione (12 mesi)

divulgazioni abusive a danno dell’autore

Si valuta l’identità tra due disegni o modelli


Esempio 1

Decisione della Divisione di Annullamento del 31/03/2008 – ICD000003200

Domanda di registrazione 000282660-001 pubblicata il 22/03/2005

http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_026/000282660_0001.htm

Modello anteriore commercializzato dal 2004

I due modelli differiscono per le seguenti caratteristiche:

- Il modello della richiedente è provvisto di un occhiello atto a contenere un sistema di attacco

-I simboli delle funzioni riportati sui tasti e i comandi sono diversi

Tali differenze sono considerate insignificanti


Esempio 2


Domanda di registrazione 0000334297-0002 depositata il 02/05/2007


Modello anteriore pubblicato nel dicembre 2004 sulla rivista “Asian Sources – Computer Products”

I due modelli sono perfettamente identici per forma e colore


Esempio 3




Modello anteriore n. CN3362229D depositato il 07/04/2004

I modello comunitario riproduce integralmente le caratteristiche essenziali del modello anteriore. La presenza di tratti orizzontali e verticali che compaiono sul modello comunitario è considerata irrilevante.


Carattere individuale

Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generaleche suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressionegenerale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello chesia stato divulgato prima della presentazione della domanda diregistrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data diquest’ultima.

Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione ilmargine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello.

Il carattere individuale non ha nessun riferimento estetico.

L’utilizzatore informato è un soggetto che conosce (anche se non inmodo professionale) il settore merceologico del prodotto ed è in gradodi apprezzare differenze che potrebbero sfuggire ad un acquirenteoccasionale.


Esempio 4




Modello anteriore commercializzato da marzo 2005

Le differenze rilevate, nella fattispecie relative alla cinghia e alla superficie della suola, non sono considerate dettagli irrilevante; non esiste identità tra i due modelli. Tali elementi non sono sufficienti a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa del modello registrato da quello anteriore.


Esempio 5




Modello anteriore n. 000241609-0001 pubblicato il 25/01/2005

Non vi è identità tra i due modelli: le differenze (elemento simile a una lampadina a forma di diodo e decorazione a forma di insetto) non sono state considerate dettagli irrilevanti. Dal confronto tra i due modelli si ha un’impressione generale di somiglianza: il modello n. 000316310-0001 è privo di carattere individuale.


Esempio 6




Modello anteriore commercializzato dal 1947

Si riscontra una differenza tra i due modelli: mentre il piano orizzontale del modello anteriore è impagliato, quello del modello registrato è di tessuto liscio e senza strutture. Questa differenza è evidente e non riducibile e dettagli irrilevanti. Queste differenze non sono state considerare sufficienti a suscitare nell’utilizzatore informato una differente impressione generale.


Suscettibile di protezione: nuova parola, figura o segno atto a distinguere prodotti o merci al fine di identificarlo, individuando l’azienda produttrice

Principali requisiti di brevettabilità: novità e capacità distintiva nel settore merceologico di appartenenza, liceità

Durata: 10 anni rinnovabili

Marchio (1)


L’originalità è indicata come “capacità distintiva”: un marchio è tanto più originale quanto più concettualmente distante dai prodotti per cui viene usato.

Il marchio non deve essere costituito esclusivamente:

• da denominazioni generiche del prodotto (es. “palla” per palloni)

• da indicazioni descrittive delle caratteristiche del prodotto: la specie (arabica per il caffè), la qualità, la provenienza geografica…

Marchio (2)


Esempi di marchi

Introduzione alla proprietà industriale

Education

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