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Fondamenti di proprietà industriale

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Questa lezione tratta il problema generale della tutela legale.

In particolare la lezione dettaglia:

ordinamento amministrativo

diritto processuale italiano

processo cautelare

processo di cognizione

risoluzione extragiudiziaria dellecontroversie.

Cosa c’è nella lezione

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Fondamenti di proprietà industriale

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Procedimento

Il procedimento di concessione del brevetto ha inizio con il deposito presso l’UIBM (per il tramite degli Uffici periferici presso le locali CCIAA) della domanda di brevetto e della relativa documentazione.

Segue una fase istruttoria/di esame della domanda.

La fase istruttoria si conclude con una decisione di accoglimento o di rigetto da parte dell’Ufficio.

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Esame I - 1/2

L’ordinamento interno non prevede che venga svolto alcun esame sostanziale di novità, né intrinseca né estrinseca.

L’Ufficio si limita ad una verifica meramente formale della domanda al fine di accertare che essa sia stata presentata correttamente e di conseguenza sia ricevibile.

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Esame I - 2/2

Per le invenzioni industriali l’ordinamento interno prevede che l’Ufficio conduca un esame dei requisiti di inventività ed industrialità.

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Esame II - 1/2

Nella pratica l’esame si traduce in una verifica sommaria volta a negare la concessione del brevetto ai soli prodotti o procedimenti che siano manifestamente privi di originalità e novità.

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Manca infatti del tutto un’indagine su brevetti già concessi, sulle domande di brevetto depositate anteriormente e sullo stato dell’arte.

Esame II - 2/2

L’Ufficio, infine, accerta che l’invenzione non si traduca in una violazione dell’ordine pubblico o del buon costume.

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Concessione

Terminata la fase istruttoria, l’UIBM dispone la concessione del brevetto ovvero rigetta la domanda.

Il provvedimento di rifiuto deve essere sufficientemente motivato in modo che l’interessato possa impugnarlo con ricorso alla Commissione dei Ricorsi.

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Ricorso I - 1/2

La Commissione dei ricorsi è un organo speciale (nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione) creato ad hoc al fine di evitare di dover distinguere se l’atto amministrativo soggetto ad impugnazione coinvolge interessi legittimi (normalmente di competenza del giudice amministrativo) ovvero diritti soggettivi (normalmente di competenza del giudice ordinario).

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Ricorso I - 2/2

L’impugnazione deve essere esercitata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento al richiedente o al mandatario di questi, pena la decadenza, deve possedere i requisiti essenziali di forma propri del ricorso e deve essere motivata.

La fase istruttoria si conclude con una decisione di accoglimento o di rigetto da parte dell’Ufficio.

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Ricorso II - 1/2

Legittimato a depositare il ricorso è il titolare della domanda di privativa industriale; la giurisprudenza, tuttavia, ha ammesso l’intervento nel giudizio anche del terzo interessato.

La decisione della Commissione non è appellabile ma è ricorribile innanzi la Suprema Corte per difetto di giurisdizione o violazione di legge.

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Ricorso II - 2/2

Gli art. 37 L.i. ai sensi dei quali la concessione del brevetto non pregiudica l’esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità del brevetto e i diritti derivanti dall’invenzione sono la naturale ed ovvia conseguenza del fatto che manca un esame di merito preventivo da parte dell’Ufficio nella procedura di concessione di brevetto.

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Tipo di giudizio

Il processo italiano in materia di brevetti e marchi è un giudizio civile ordinario.

La disciplina generale è dettata dal codice di procedura civile, la normativa speciale invece è contenuta negli articoli 74-86 della L.I.

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Oggetto del giudizio

Tale giudizio può avere oggetto:

La violazione da parte di terzi dei diritti di brevetto (c.d. giudizio di contraffazione);

La validità del brevetto (c.d. giudizio di nullità).

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Tipi di azioni

Le azioni in materia di brevetti, come tutte le azioni processuali, si distinguono in:

cui corrispondono tre diversi processi ciascuno con proprie caratteristiche.

azioni cautelari

azioni di cognizione

azioni esecutive

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Azioni Cautelari

Le azioni cautelari tipiche previste dalla legge brevetti sono:

cui si aggiungono le azioni cautelari atipiche, meno frequenti, volte ad ottenere provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

la descrizione

il sequestro

l’inibitoria

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Azioni di cognizione 1/2

Le principali azioni di cognizione sono:

le azioni di mero accertamento finalizzate ad eliminare la situazione di incertezza giuridica esistente tra le parti in conflitto

(accertamento positivo della validità del brevetto; accertamento positivo o negativo della contraffazione del diritto di privativa; azione di nullità o decadenza del brevetto);

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le azioni costitutive volte a creare un mutamento giuridico ove consentito dalla legge;

Azioni di cognizione 2/2

le azioni di condanna o di contraffazione quali per esempio il risarcimento del danno da contraffazione, pubblicazione della sentenza, comminatoria di penali e così via).

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Azioni esecutive

Le azioni esecutive sono volte all’espropriazione, allo spossessamento e alla trasformazione forzata.

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La giurisdizione civile nazionale in materia di brevetti e di marchi è oggi affidata ai giudici ordinari.

Competenza

Esiste un disegno di legge delega (c.d. Bozza Mirone 26 maggio 2000) che ha previsto l’istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali delle città sedi di Corte d’Appello per tutti i processi in materia di segni distintivi e concorrenza.

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Azioni Collegiali

Il Tribunale ordinario in primo grado giudica in composizione collegiale nelle cause per le quali è obbligatorio l’intervento del Pubblico ministero (art. 50-bis c.p.c.) e cioè nelle cause di nullità o decadenza del brevetto che potrebbero anche essere promosse d’ufficio dal P.M. stesso.

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Giudice monocratico

In tutti agli altri casi il processo di contraffazione è di competenza del Tribunale in composizione monocratica (giudice unico).

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Per l’individuazione del giudice nazionale territorialmente competente a giudicare delle cause in materia di diritti di brevetto sono previsti diversi criteri.

Determinazione della competenza 1/3

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Determinazione della competenza 2/3

domicilio reale, residenza, dimora del convenuto o suo domicilio eletto;

domicilio o residenza dell’attore;

un foro generale (Roma) in assenza di altri fori.

1.

2.

3.

Per le cause di contraffazione gli art. 75.2 L.i.prevedono la scelta del foro nella successione alternativa che segue:

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Determinazione della competenza 3/3

L’elezione di domicilio annotata nel Registro Brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza.

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Fori alternativi

Gli art. 76 L.i. prevedono inoltre il criterio alternativo del foro speciale del luogo ove si assumono commessi i fatti lesivi del diritto facoltativo e concorrente con il forum rei.

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Interesse ad agire 1/3

Norma fondamentale del diritto processuale italiano è quella in forza della quale una domanda giudiziale non è ammissibile quando manchi l’interesse sostanziale ad agire delle parti.

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Interesse ad agire 2/3

L’interesse ad agire deve sussistere anche nel caso in cui venga proposta un’azione di mero accertamento (positivo) della contraffazione o della validità di un brevetto/marchio ovvero un’azione di accertamento negativo della contraffazione, o ancora un’azione relativa alla minaccia di condotta contraffattoria .

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Interesse ad agire 3/3

Oltre all’interesse ad agire, deve altresì sussistere il diritto/potere di promuovere o subire un giudizio.

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Validità della sentenza 1/2

Le sentenze passate in giudicato che dichiarano la nullità e decadenza di brevetto hanno carattere di assolutezza e cioè sono efficaci erga omnes.

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Validità della sentenza 2/2

Chi promuove il giudizio di nullità/decadenza di brevetto deve inviare una copia dell’atto introduttivo del giudizio civile all’UIBM.

Il Giudice non potrà decidere la causa nel merito prima che sia avvenuta la suddetta comunicazione.

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Azione di contraffazione

L’azione di contraffazione può essere preceduta da tre misure cautelari tipiche (che possono essere concesse anche in corso di causa), disciplinate agli art. 81-83bis L.i. e art. 61-63 L.m.a.:

1. descrizione

2. sequestro

3. inibitoria.

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Articolo 700

La tutela cautelare in materia di brevetti contempla, anche se meno frequentemente, azioni atipiche (provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.).

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Descrizione

La descrizione ha quale unico scopo quello di precostituire la prova dell’avvenuta violazione/contraffazione della privativaviene eseguita a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, con l’assistenza eventuale di uno o più periti, nel luogo (punto vendita, stand fieristico e simili) ove si trovano i prodotti da descrivere, con mezzi tecnici di accertamento – in particolare fotografici.

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Sequestro 1/2

Il sequestro aggiunge allo scopo probatorio anche la finalità di evitare il protrarsi della contraffazione sottraendo al (presunto) contraffattore la disponibilità dei prodotti e dei mezzi e attrezzature utilizzati per porre in essere la violazione.

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Sequestro 2/2

La sottrazione materiale propria del sequestro implica, come è ovvio, una diversa e più scrupolosa valutazione dei presupposti di concessione rispetto alla descrizione.

Il sequestro viene eseguito a cura dell’Ufficiale Giudiziario.

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Inibitoria

L’inibitoria (provvisoria), infine, è lo strumento che permette di bloccare al presunto contraffattore la fabbricazione, la commercializzazione e l’uso dei prodotti coperti da brevetto altrui.

Essa consiste nell’ordine del Giudice rivolto al presunto contraffattore di cessare e di astenersi dalla condotta vietata.

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Giudice competente 1/2

Giudice competente in materia di misure cautelari è, in primo grado, sempre e soltanto il Tribunale.

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Giudice competente 2/2

Il D.Lgs. 51/1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, ha soppresso la figura del Pretore con la conseguenza che le relative competenze, comprese quelle in materia di misure cautelari, sono passate al Tribunale in composizione monocratica (ex lege il Giudice di Pace non può emanare provvedimenti cautelari).

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Tipo di procedimento 1/2

Il procedimento cautelare è

sommario

interinale

temporaneo

provvisorio

in quanto destinato ad essere assorbito dalla sentenza che definisce il giudizio di merito già pendente o da instaurarsi entro un breve termine perentorio a pena di inefficacia.

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L’efficacia delle misure cautelari è per l’appunto subordinata all’instaurazione del giudizio di merito nel termine stabilito dal giudice o, in difetto, dalla legge (non superiore a 30 giorni).

Tipo di procedimento 2/2

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Presupposti del cautelare

Presupposti del procedimento cautelare sono :

il fumus boni iuris, cioè pretesa fondatezzadella titolarità ed esistenza del diritto che si vuole tutelare e garantire;

il periculum in mora, cioè l’esistenza di un pericolo/danno che si accresce nel tempo (i danni da contraffazione sono destinati a produrre effetti negativi sul mercato in quanto si intensificano con il passare del tempo).

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Decreto 1/2

Nel disciplinare il procedimento cautelare, il legislatore ha sottolineato l’esigenza di celerità dando al Giudice la facoltà di provvedere sull’istanza con decreto

Il decreto è reso, inaudita altera parte, nei casi di eccezionale necessità ed urgenza.

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Decreto 2/2

A tale udienza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati inaudita altera partefissando poi il termine per l’inizio della trattazione.

Il contraddittorio deve essere instaurato al più presto possibile, per cui il Giudice, con lo stesso decreto, fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé.

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Reclamo

Il reclamo è affidato al collegio (sia in Tribunale che in Corte d’Appello).

Il reclamo consente con immediatezza un esame più ponderato di provvedimenti spesso emanati sulla base di una cognizione sommaria dei fatti e destinati a protrarre la propria efficacia per tutta la durata del giudizio di merito.

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Atto di citazione 1/2

la determinazione del bene o della prestazione che si chiede al convenuto;

l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;

Il processo si apre con l’atto di citazioneche va notificato alla controparte e deve contenere:

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Atto di citazione 2/2

Segue la costituzione in giudizio dell’attore e del convenuto e l’iscrizione a ruolo della causa.

l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi ed in particolare dei documenti che offre in comunicazione.

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Comparsa di risposta 1/2

La prima difesa scritta del convenuto è detta comparsa di risposta.

Per mezzo di tale atto la parte convenuta prende posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, indicando i propri mezzi di prova.

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Comparsa di risposta 2/2

Con tale comparsa di risposta, il convenuto può proporre domanda riconvenzionale e/o chiamare in causa terzi.

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Consulente tecnico

Le prove documentali prodotte dalle parti, di norma, vengono valutate da un consulente tecnico (CTU).

Il consulente tecnico è normalmente un esperto con specifica qualificazione tecnica sull’oggetto del contendere (generalmente iscritto in apposito Albo).

Il consulente tecnico è ausiliario del giudice e da questi nominato ed ha ampio potere discrezionale.

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Consulenza tecnica 1/2

Il consulente tecnico risponde, a mezzo di una relazione tecnica, ai quesiti posti dal giudice all’udienza fissata allo scopo in presenza dei legali delle parti in causa che nominano i rispettivi consulenti privati.

Le conclusioni raggiunte dal CTU non sono mai vincolanti per il Giudice la cui decisione, se debitamente motivata, potrà discostarsi dall’elaborato tecnico del CTU.

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Consulenza tecnica 2/2

In ogni caso, la formulazione del quesito al CTU riveste notevole importanza nelle cause aventi ad oggetto diritti di proprietà industriale (che sono cause di norma estremamente “tecniche”) e in molti casi influenza l’esito dell’intero giudizio.

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Conclusione della causa 1/2

Al termine della fase istruttoria, le parti sono chiamate dal giudice alla precisazione delle conclusioni.

Contestualmente la causa viene assegnata in decisione ed alle parti è concesso un termine di 60 giorni per depositare comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per le eventuali memorie di replica.

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Inibitoria definitiva

L’inibitoria definitiva che consiste nell’ordine rivolto all’accertato contraffattore di cessare o di non riprendere l’attività giudicata in violazione del brevetto.

L’inibitoria definitiva è finalizzata non soltanto ad impedire la continuazione dell’illecito ma anche ad eliminare la possibilità di una reiterazione dello stesso.

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Conclusione della causa 2/2

La sentenza dovrà essere emessa nei 60 o 30 giorni successivi all’udienza di precisazione delle conclusioni a seconda che la causa sia rimessa al collegio dal giudice istruttore o da questi trattenuta in decisione in funzione di giudice unico.

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Penalità di mora

La sanzione dell’inibitoria definitiva è sovente rafforzata da una misura pecuniaria secondaria: la cosiddetta “penalità di mora”.

Essa consiste nella fissazione di una somma esigibile per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza.

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Altre sanzioni

Tra le sanzioni conseguenti all’accertamento della violazione di diritti di proprietà industriale si annoverano poi anche:

rimozione e distruzione,

assegnazione in proprietà e sequestro.

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Pubblicazione sentenza

Un’ulteriore sanzione, espressamente prevista dalla legge brevetti, consiste nella pubblicazione in uno o più giornali, a spese del convenuto, della sentenza che accerta la contraffazione.

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Determinazione del danno

Il danno da contraffazione consta di due componenti:

il danno emergente

il lucro cessante.

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Danno Emergente

Il danno emergente è la perdita patrimoniale subita dal soggetto che ha subito la contraffazione, di regola più facilmente dimostrabile perché costituita dalle spese sostenute per le perizie tecniche e le indagini di mercato volte a “smascherare” la contraffazione, dai costi sostenuti per la pubblicità e così via.

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Lucro cessante 1/2

Il lucro cessante è il mancato guadagno, di norma più difficile da quantificare.

Alcune volte la giurisprudenza ha identificato il lucro cessante nella diminuzione del fatturato del soggetto titolare del brevetto.

Altre volte il lucro cessante è stato identificato nell’utile ricavato dal contraffattore ai danni di chi ha subito la contraffazione.

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Lucro cessante 2/2

In altri casi il lucro cessante è stato definito in base ad una royalty che il contraffattore avrebbe dovuto pagare al titolare della privativa ove le tra le parti vi fosse stato un contratto di licenza ovvero da una combinazione di detti criteri.

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Arbitrato 1/2

Il principale strumento di risoluzione delle controversie civili alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria è l’arbitrato.

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Arbitrato 2/2

Il ricorso al giudizio arbitrale presenta incontestabili vantaggi sotto il profilo della celerità, della preparazione tecnica delle persone incaricate di decidere la controversia e dell’accettazione della decisione emessa da tutte le parti (tenuto conto che sono proprio le parti a scegliere liberamente gli arbitri).

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Arbitrato rituale

Il nostro codice di procedura civile disciplina il giudizio arbitrale c.d. rituale in cui arbitri privati decidono la controversia con provvedimento destinato ad assumere efficacia di sentenza.

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Arbitrato irrituale

Nella prassi si è diffusa un’altra forma di arbitrato, quello irrituale o libero, che si caratterizza per il fatto che le parti conferiscono agli arbitri il compito di comporre la lite mediante un atto negoziale (accertativo-transattivo della lite).

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Controversie arbitrali

In linea di principio sono arbitrabili tutte le controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili dalle parti (i diritti inerenti ai brevetti sono diritti patrimoniali disponibili).