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Fondamenti di proprietà industriale

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Questa lezione parla del Brevetto Europeo.

In particolare la lezione dettaglia:

i principali aspetti tecnico legalila forma della domanda di brevettola sezione ricevente dell’EPOla sezione di ricerca dell’EPOla divisione di esame dell’EPOla concessione del brevetto europeola procedura di opposizionela rappresentanza presso l’EPO.

Cosa c’è nella lezione

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Fondamenti di proprietà industriale

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Cenni storici

La convenzione sul brevetto europeo

L’inizio dell’attività dell’EPO

L’accesso dell’Italia

Recenti modifiche

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La convenzione

Fonti del diritto:

la convenzione (178 Articoli e 112 Regole) regole sulle tasse regole sul pagamento mediante deposit accountle Guidelinesle decisioni delle divisioni di Appello

le decisioni del Presidente dell’EPO

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Paesi aderenti 1/2

26 paesi contraenti (fanno parte a pieno titolo della convenzione)

AT Austria GR Hellenic RepublicBE BelgiumIE Ireland CH Switzerland NL NetherlandsLI Liechtenstein DE Germany LU LuxembourgGB United KingdomBG Republic of Bulgaria CZ Czech RepublicSK Slovak Republic EE Republic of Estonia

DK Denmark MC Monaco ES Spain CY CyprusFI Finland PT Portugal FR France SE Sweden TR TurkeyIT ItalyHU HungarySI Slovenia

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Paesi aderenti 2/2

4 paesi di estensione (esistono accordi bilaterali)

AL Albania

LT Lithuania

LV Latvia

MK Republic of Macedonia

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Invenzioni brevettabili

Sono brevettabili (Art 52(1) EPC) tutte le invenzioni:

1. suscettibili ad applicazione industriale;

2. che sono nuove;

3. che sono associate ad uno sforzo inventivo.

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Invenzioni non brevettabili 1/2

Non sono brevettabili (Art 52(2) EPC):

1. le scoperte scientifiche ed i metodi matematici;

2. le creazioni estetiche (legge ad hoc);

3. gli schemi, le regole ed i metodi per losvolgimento di atti puramente mentali, i metodi di giuoco o i metodi per fare affari;

4. i programmi per computer (vedi dopo);

5. le presentazioni di informazioni;

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Invenzioni non brevettabili 2/2

6. le invenzioni (Art 53) la cui pubblicazione o usosarebbe contraria all’ordine pubblico o alla moralità (esempi);

7. le piante e gli animali ed i processi essenzialmente biologici per l’ottenimento deglistessi (è però possibile brevettare metodi e prodotti microbiologici);

8. i metodi di trattamento del corpo umano oanimale per mezzo di chirurgia o terapia (Art 52(4)EPC) (esempi).

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Novità 1/2

Una invenzione è nuova (Art 54(1) EPC)

se non è compresa nello stato dell’arte.

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Novità 2/2

Lo stato dell’arte comprende (Art 54(2) EPC) tutto ciò che è stato reso disponibile al pubblico per mezzo di:

una divulgazione scrittauna divulgazione orale un uso anteriorein qualsiasi altro modo

prima del deposito della domanda di brevetto europea.

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Divulgazioni non opponibili

Una divulgazione dell’invenzione (Art 55(1) EPC) non sarà presa in considerazione se ha avuto luogo 6 mesi prima del deposito della domanda di brevetto europea ed essa è dovuta:

ad un evidente abuso nei confronti dellarichiedente o del suo avente causa;

se la divulgazione ha avuto luogo in unaesibizione internazionale istituita secondo la convenzione di Parigi.

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Altezza inventiva

Una invenzione (Art 56 EPC) è provvista di altezza inventiva se, con riferimento allo stato della tecnica a cui si applica, non è ovvia ad una persona esperta di quel ramo della tecnica.

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Applicabilità industriale

Una invenzione (Art 57 EPC) è da considerarsi applicabile industrialmente se può essere realizzata o utilizzata in ogni genere di industria, compresa anche l’agricoltura.

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Procedura di brevettazione 1/2

Deposito della domanda (esame formale)

Accettazione della domanda (data di deposito)ricerca di novità della domanda (search divisionDen Haag)

Emissione ed invio del Search Report

Pubblicazione della domanda

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Procedura di brevettazione 2/2

Richiesta di esame

Svolgimento dell’esame con contraddittorio

Concessione e pubblicazione

Nazionalizzazione

Eventuale opposizione

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Fondamenti di proprietà industriale

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La procedura

Titolo: indica l’oggetto dell’invenzione in modo sintetico -no “fancy names” e trademarks;

Riassunto: campo di applicazione, esempio, riferimento ai disegni;

Le lingue ufficiali della convenzione sono Tedesco, Inglese e Francese;

È prevista la possibilità di depositare in una lingua non ufficiale (se l’applicant è residente/nazionale di paese con lingua diversa da D,E,F) e fare poi seguire la traduzione.

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Introduzione

Elencazione del campo tecnico

Elencazione delle soluzioni note

Discussione del problema tecnico associato all’arte nota.

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Scopo dell’invenzione

Scopo dell’invenzione è la soluzione del problema tecnico associato all’arte nota.

La soluzione di tale problema è data dalla combinazione descritta nella rivendicazione.

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Esempio realizzazione

Esempio dell’invenzione descritto in modo tale da permettere ad un tecnico del ramo di attuare l’invenzione stessa.

Tipologie diverse di esempi di realizzazione in campo meccanico, chimico ed elettronico.

Conseguenze associate ad una insufficiente descrizione dell’esempio di realizzazione.

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Importanza delle rivendicazioni – loro posizione all’interno del documento brevettuale.

L’ambito di tutela è definito dal tenore delle rivendicazioni (Art 69(1) EPC).

La descrizione è utilizzabile per interpretare le rivendicazioni ma non ha valore ai fini della definizione dell’ambito di tutela.

Parte pre-caratterizzante e caratterizzante delle rivendicazioni (two part form).

Rivendicazioni

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Rivendicazioni indipendenti e non

La tutela è data dalla rivendicazione indipendente che contiene il numero minimo di caratteristiche tecniche che risolvono il problema tecnico dell’arte nota.

Gli elementi citati nella rivendicazione sono descritti nel modo più ampio possibile.

Le rivendicazioni dipendenti dipendono da una rivendicazione indipendente o da una altra rivendicazione dipendente e sono relative ad altre caratteristiche dell’invenzione.

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Tasse

Tassa di deposito (filing fees).

Riduzioni del 20% per richiedenti aventi lingua diversa dalle lingue ufficiali dell’EPO – è però necessario fare il deposito nella lingua nazionale. La traduzione segue.

Tassa di ricerca (search fee).

Tassa per le rivendicazioni (se > 10).

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Paesi designati 1/2

Possibilità di designare un sottoinsieme dei paesi contraenti, per ragioni economiche o di mercato.

Pagamento della tassa per ogni paese.

Con il pagamento di 7 tasse di designazione tutti i paesi sono automaticamente designati.

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Paesi designati 2/2

Tempo limite per il pagamento della tassa di designazione entro 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca.

Pagamento delle tasse di designazione nell’intervallo di grazia con surcharge.

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Fondamenti di proprietà industriale

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Sedi di deposito 1/2

Ufficio Brevetti europeo sede centrale – Munchen

Ufficio Brevetti europeo sede distaccata – Deen Haag

Ufficio Brevetti europeo sede distaccata – Berlin

Ufficio Centrale Brevetti Nazionale

InternationalBureau (WIPO-OMPI) – Genéve

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Sedi di deposito 2/2

No depositi a:

German Patent Office (prossimo all’EPO a Munchen – rimedi)

Dutch Patent Office (no rimedi)

Sede di Rappresentanza EPO di Bruxelles.

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Modalità di deposito 1/2

Consegna a mano all’EPO

Consegna all’EPO presso le caselle automatiche (24h)

Deposito via posta (data di deposito = ricevimento posta)

Deposito via corriere (data di deposito = ricevimento corriere)

Deposito via fax (data di deposito = ricevimento completo del fax)

Deposito elettronico via WWW (novità!)

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Modalità di deposito 2/2

Non accettati:

deposito via teletext

deposito via telegramma

invio dischetto

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Deposito elettronico

Novità del 2001.

Compilazione elettronica del modulo con un programma “user friendly”.

Trasformazione del file del brevetto (testo + disegni) in file PDF opportuno che viene criptato, firmato elettronicamente (smart card) ed inviato via www.

Immediato ricevimento del numero di deposito.

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Criteri di accettabilità 1/2

Verifica di una serie di requisiti formali come indicazione della richiedente, almeno un paese designato, presenza della descrizione ed dei disegni, ecc.

Difetti formali non gravi richiesta di correzione data di deposito mantenuta.

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Criteri di accettabilità 2/2

Difetti formali gravi (ad es. mancano i disegni) richiesta di correzione data di deposito

= data ricevimento correzione.

In ogni modo la domanda viene mantenuta segreta per 18 mesi calcolati dalla data di deposito/dalla data di priorità (il temine più breve).

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La priorità

Indicazione della priorità, significato.

Rivendicazione entro l’anno.

Paese aderente Unione di Parigi (ad es. no TW).

Requisiti minimi per fornire la priorità (paese e data – gli altri dati possono seguire).

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Fondamenti di proprietà industriale

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Ricerca svolta dalla unità di ricerca dell’Aja da ricercatori suddivisi in settori tecnici mediante data base, supporti cartacei, ecc.

Documenti ritrovabili: brevetti nazionali anteriori (anche molto vecchi fine 800, inizio 900), brevetti europei anteriori (tutti), brevetti PCT anteriori (tutti), pubblicazioni di riviste scientifiche (le principali) anteriori.

Documenti classificati con codici A, X ed Y.

La ricerca di novità

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Il rapporto di ricerca

Il rapporto di ricerca: modulo che contiene:

l’indicazione dei documenti ritrovati;

la loro pertinenza (codice);

l’indicazione della parte più pertinente;

l’indicazione della famiglia brevettuale di ognidocumento ritrovato.

Esempio di rapporto di ricerca

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L’unità dell’invenzione 1/2

Ogni domanda di brevetto può contenere una sola invenzione (motivi fiscali e di chiarezza)

l’obiezione di mancata unità può esseresollevata dalla divisione di ricerca che la segnala all’applicant richiedendo il pagamentodi ulteriori tasse;

la richiedente può pagare tali tasse edargomentare in seguito l’unità dell’invenzione difronte alla divisione di esame;

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L’unità dell’invenzione 2/2

la richiedente non paga le ulteriori tasse eperde il diritto di utilizzare la materia non ricercata per correggere la domanda (in pratica procede solo con la invenzionericercata);

in ogni caso si può depositare una domanda dibrevetto divisionale.

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Correzioni della domanda

In questo modo, la domanda di brevetto viene pubblicata con le rivendicazioni che meglio definiscono l’ambito di tutela.

La correzione delle rivendicazioni e della descrizione è possibile dopo il ricevimento del rapporto di ricerca al fine di superare anteriorità emerse nella ricerca di novità.

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Pubblicazione

La domanda di brevetto viene pubblicata entro 18 mesi dalla data di deposito/di priorità (il termine più breve).

Il rapporto di ricerca viene preferibilmente pubblicato con la domanda.

Se ciò non è possibile (workload) viene pubblicato in seguito e separatamente.

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Richiesta di esame

La richiesta comprende due elementi:

il deposito di una richiesta scritta eil pagamento della tassa di esame

La richiesta è da farsi entro 6 mesi dalla pubblicazione del SR.

Pagamento dell’esame nel “grace period”.

Riduzione del 20% per certi applicant –condizioni.

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Fondamenti di proprietà industriale

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In seguito alla richiesta di esame la competenza della domanda passa alla Divisione di Esame (Munchen) e la domanda viene assegnata ad un esaminatore.

Le comunicazioni ufficiali 1/2

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L’esaminatore esamina la domanda di brevetto, i documenti ritrovati ed in seguito a tale esame:

emette direttamente una comunicazione con laquale si dichiara disposto a concedere il brevetto (caso raro);

emette una comunicazione in cui vengono sollevate obiezioni sostanziali e/o formali.

Le comunicazioni ufficiali 2/2

Esempio di comunicazione di esame

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Obiezioni di tipo formale 1/2

Presenza di errori di traduzione, errori lessicali.

Rivendicazioni espresse con linguaggio non standard.

Espressioni non chiare nelle rivendicazioni (Art. 84).

Espressioni puramente funzionali nelle rivendicazioni.

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Obiezioni di tipo formale 2/2

Numero eccessivo di rivendicazioni indipendenti/dipendenti.

Mancanza di numeri di riferimento nelle rivendicazioni.

Rivendicazione non disposta nella “two-part form”.

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Obiezioni di tipo sostanziale

Mancanza di novità (esempi)

Mancanza di altezza inventiva (esempi)

Mancanza di industrialità (esempi)

Trovato escluso dalla brevettazione (esempi)

Estensione della domanda oltre il contenuto della domanda iniziale.

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Modalità di risposta

Argomentazioni scritte in supporto alla brevettabilità senza modifica delle rivendicazioni.

Argomentazioni scritte in supporto alla brevettabilità con modifica delle rivendicazioni e/o descrizione.

Colloqui orali telefonici.

Colloqui orali informali a Monaco.

Colloqui di fronte al Board di esame a Monaco.

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Correzione delle rivendicazioni

Restrizione dell’ambito di tutela con caratteristiche presenti in rivendicazioni dipendenti.

Restrizione dell’ambito di tutela con caratteristiche presenti nella descrizione.

Allargamento dell’ambito di tutela.

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Fondamenti di proprietà industriale

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Comunicazioni finali 1/2

Comunicazione con cui l’EPO invia il testo che sarà oggetto di rilascio.

Risposta della richiedente con accettazione del testo proposto, pagamento delle tasse di concessione e deposito traduzioni nelle due lingue diverse da quelle di procedura.

Esito: concessione.

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Comunicazioni finali 2/2

Risposta della richiedente con introduzione di modifiche nel testo proposto, pagamento delle tasse di concessione e deposito traduzioni nelle due lingue diverse da quelle di procedura.

Esiti: concessione, richiesta di ulteriorichiarimenti o rifiuto.

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Concessione del brevetto

Il brevetto viene concesso e la concessione viene pubblicata sul bollettino dei brevetti.

In seguito alla concessione non è più possibile depositare domande di brevetto divisionali.

Con la concessione del brevetto inizia il termine di 9 mesi in cui qualsiasi terzo può depositare un’opposizione contro il brevetto concesso.

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Nazionalizzazione del brevetto

Con la pubblicazione del brevetto europeo ha termine la procedura di esame e concessione ed il brevetto europeo si suddivide in una pluralità di brevetti nazionali.

Deposito nazionale entro intervallo di tempo prefissato (normalmente 3 mesi dalla concessione).

Deposito traduzioni – pagamento tasse.

Mancato ingresso nella fase nazionale, nullità “ab initio”.

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Fondamenti di proprietà industriale

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Deposito della opposizione

Deposito nel periodo di opposizione di una richiesta di opposizione (notice of opposition) e dei motivi (grounds) di opposizione.

È possibile depositare la opposizione solo in base di un numero prefissato di motivazioni:

mancanza di novità, originalità, industrialità e/o invenzione esclusa dalla brevettazione;

invenzione descritta in modo insufficiente;

estensione dell’oggetto della domanda iniziale.

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Intervento del contraffattore

Qualunque parte che può dimostrare (Art 105(1) EPC) che una azione di contraffazione basata su un brevetto sotto opposizione è stata attivata contro la parte stessa, può intervenire nell’opposizione entro 3 mesi dall’inizio della azione legale.

Significato delle norma.

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Soggetti titolati al deposito

Qualunque terzo può depositare opposizione.

La titolare del brevetto non può depositare una “auto opposizione”.

L’EPO non accetta l’uso di “straw man” qualora tale figura sia utilizzata:

per abusi alla legge;

per circonvenire alla legge sulla rappresentanza obbligatoria di fronte all’EPO.

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Procedura di opposizione 1/2

Deposito e verifica dell’accettabilità formale

Errori lievi correzione e deposito accettato

Errori gravi non accoglimento dell’opposizione

In caso di accoglimento invio dell’opposizione alla richiedente che può replicare

Scambio di memorie tra le parti (normalmente due)

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Procedura di opposizione 2/2

Fissazione di una discussione orale a Monaco e decisione:

mantenimento brevetto

mantenimento in forma modificata

rifiuto

Possibilità di deposito di un appello

Procedura di appello simile a quella di opposizione

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Rappresentanti abilitati

La titolare del brevetto può (teoricamente) depositare la domanda di brevetto senza l’assistenza di un mandatario abilitato.

Qualsiasi atto successivo deve essere svolto:

per la richiedente EPC (ad esempio societàsvizzera) da un dipendente autorizzato o da un mandatario abilitato;

per la richiedente non EPC (ad esempio società Giapponese) da un mandatario abilitato.

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L’esame di qualificazione

È previsto un severo esame di qualificazione per aver accesso alla professione di mandatario abilitato.

Sono previste quattro prove

prova A redazione di una domanda di brevetto

prova B redazione di una risposta ad una comunicazione ufficiale

prova C opposizione prova D domande legali