Il Sistema di MadridLa registrazione internazionale dei marchi

Il Sistema dell’AjaLa registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

Brescia, Italia, 10 Aprile 2018

Alexandra Grazioli, Direttore, Registro di Lisbona, Brands and Designs Sector, WIPO

Presentazione

Caratteristiche e Vantaggi

Come Funziona il Sistema

Verso la Globalizzazione

Qualche Statistiche

Ultimi Sviluppi e Nuove Funzionalità

Il Sistema di Madridper la registrazione dei marchi

a livello internationale

Cosa è un marchio?

Tutto inizia con un marchio e una strategia di esportazione...

Opzioni di protezione

… quindi una scelta e necessaria sul miglior modo di proteggere i marchi sui mercati esteri:

la strada nazionale: presentare una domanda all’Ufficio PI di tutti i Paesi in cui si vuole ottenere una protezione

la strada regionale: presentare una domanda tramite un sistema regionale con effetti in tutti i stati membri (ARIPO, Ufficio Benelux, EUIPO e OAPI)

la strada internazionale: presentare una domanda tramite il Sistema di Madrid

La strada internazionale

La strada internazionale tramite il Sistema di Madrid può essere l'opzione preferita se:

• cercate una protezione in più territori, in particolare se la cercate in varie regioni

• volete flessibilità per aggiungere nuovi mercati con il sviluppo dei vostri piani di esportazione

• avete tempo e/o denaro limitati per registrare o gestire i vostri marchi sui mercati esteri

I vantaggi del Sistema di Madrid

• Accesso a una registrazione centralizzata e a un sistema centralizzato di gestione del portafoglio di marchi

• Presentazione di un'unica domanda internazionale, in una sola lingua (E,F,S), attraverso il pagamento di un’unica serie di tasse (CHF) per una protezione in più paesi

• Estendere la protezione a nuovi mercati in fase con l'evolvere della vostra strategia commerciale

Il Sistema di Madrid: efficace rispetto ai costi

• Presentazione di un’unica domanda internazionale anziché varie domande nazionali, risparmiando in modo efficace tempo e denaro

• Evitare di pagare per le traduzioni in più lingue o di dovere lavorare con varie procedure amministrative di più uffici PI

Il Sistema di Madrid: una soluzione globale

• Attualmente: 100 membri per una copertura di 116 paesi

• Mercati pari a oltre l'80 percento del commercio mondiale

• Accessioni recenti:

- 2014: OAPI e Zimbabwe

- 2015: Algeria, Cambogia, Gambia e Laos (R.p.d.)

- 2016: Brunei Darussalam

- 2017: Thailandia, Indonesia

Membri di Madrid e prospettiveper il 2018/19

100 membri* (inclusi UE e OAPI) per 116 paesi14 paesi (prospettive di accessione 2018/19)

* Tutti sono parte al Protocolo, mentre 55 paesi sono anche parte all’Accordo

Quadro giuridico• Accordo di Madrid (1891)

• Protocolo di Madrid (1989)

• Regolamento comune

• Istruzioni amministrative

• Legge e regolamenti dei vari Stati membri

http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/

http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/

Gli utenti del Sistema di Madrid

• Gli utenti del Sistema di Madrid vengonoda varie parti del mondo e ripresentano un ampio spettro di settori dell’industria

Le cinque classe principali (2017)

Gli utenti del Sistema di Madrid

• Imprenditori individuali, piccole e grandi impresetrovano che il Sistema di Madrid è semplice e economicamente efficaceper proteggere i propri marchi su mercati chiave di tutto il mondo

Principali Richiedenti (2017)

# Nome Origine Applicazioni

1 L'ORÉAL Francia 198

2 RICHTER GEDEON NYRT. Ungheria 117

3 ADP GAUSELMANN GMBH Germania 104

4 NOVARTIS AG Svizzera 96

5 ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA Svizzera 82

6 APPLE INC. Stati-Uniti 74

7 BRILLUX GMBH & CO. KG Germania 73

7

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Slovenia 73

8

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Germania 70

9 AUCMA COMPANY LIMITED Cina 62

9 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Belgio 62

Come funziona il Sistema di Madrid

Il processo di registrazione internazionale dei marchi

Le tasse del Sistema di Madrid

Le tasse sono da versare a favore di WIPO/OMPI in franchi svizzeri

• Tassa di base per OMPI*:- 653 CHF: riproduzione in bianco/nero- 903 CHF: riproduzione a colori

• Tasse per membri del Protocolo designati (mPd)- Tasse standard:

- complementare (100 CHF per ogni mPd) e - supplementare (100 CHF per classe oltre 3)

O- Tassa individuale (in caso di dichiarazione)

* Applicanti di Paesi meno sviluppati beneficianodi una riduzione del 90% della tassa di base

TimelineIl processo per la registrazione internazionale

Domanda

o

registrazione

di base

Data di

registrazione

internationale

Esame

sostanziale

Certificato

IRN

Registrato

all’OMPI e

communicato

Ufficio

d’origineOMPI Ufficio

designato

Decizione

dell’Ufficio

designato:

Protezione o

Rifiuto

Tempo limite

per rifiuto

provisorio

12 o 18 mesi2 mesi 2 – 3 mesi

10 anni

Mantenimento:

Rinovo ogni 10

anni

Sito web e-services

• Il sito web di Madrid fornisce informazioni su come fare una ricercha prima del deposito, depositare unadomanda, fare il monitoring e gestire le registrazionie come pagare le tasse.

• Gli e-services di Madrid sono disponibili per assistere gli utenti a ogni tapa della vita del loromarchio.

Global Brand Database

search existing marks from national & international sources

trademarks, appellations of origin and official emblems

Madrid Monitor

track real-time status of registration

watch competitors’ marks

e-alerts

consult the WIPO Gazette

Madrid Portfolio Manager

access documents

request changes

modify, designate & renew

pay fees

obtain extracts

Madrid Goods & Services Manager

compile a list of approved goods & services terms in 18 languages

Member Profiles Database

Fee Calculator

E-Services

Domande internazionali

Numeri chiave (2017)

Description Number Growth

International applications 52,550 +7.2%

International registrations (IRs) 44,726 -13.9%

Designations in international applications 353,268 +6.2%

Subsequent designations in IRs 45,633 -5.7%

Renewals of IRs 29,546 +2%

Active IRs 641,587 +2.5%

Active designations in IRs 5,688,043 +0.4%

Overall Madrid share (non-resident trademark filing, Madrid members only)

63% -2% point

Contracting Parties (Madrid members) 100 +2

Countries covered 116 +2

Le 10 principali fonti di depositi

2016: Italia #6 con un 5.7% di crescita2017: Italia #7 con un 6,6% di diminuzione

I dieci membri piu designati (2017)

22.95622,527

21,965

15,242 15,13614,259

13,797

11,921 11,757

9,412

EU China U.S. Russian Federation Japan Switzerland Australia India Republic of Korea Mexico

+5.6%-0.3%

+3.2%

+1.2% +2.4%+0.1%

+4.9%

+5.3% +4.3%

+2.1%

Domande e registrazioni: Italia come paese di origine

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.499

2.340

2.958

2.6642.763

1.877

2.596

2.3062.354

2.254 2.189

2.087

2.275

2.140

1.987

2.529

3.007

2.828

2.602

2.2312.327 2.333 2.332

2.118 2.0702.165

1.948

2.280

Applications Registrations

Principale paesi membri designati: Utentiitaliani (2016)

Others6.47049%

United States of America

10828%

China10818%

Russian Federation

8677%

European Union

8316%

Switzerland6855%

Japan6365%

Republic of Korea4203%

Turkey4163%

Australia3853%

India3733%

Designations in international registrations & subsequent designations by DCPs, Country of Holder: Italy (2016)

Designations of Italy in international registrations & subsequent designations by Country of Holder (2016)

Designazione dell’Italia (2016)

Others46719%

China58524%

France33113%

Switzerland2239%

Germany2078%

United States of America

1878%

Turkey1225%

Russian Federation

1094%

Austria944%

Republic of Korea

773%

Benelux653%

Principali richiedenti 2016 (Italia)

Richiendente Domande

BULGARI S.P.A 19

ISKO S.R.L. 18

SOCIETA AGRICOLA CIU CIU DI BARTOLOMEI

MASSIMILIANO E BARTOLOMEI WALTER S.S.

16

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 14

IVECO S.P.A. 13

Sviluppi recenti

• Modifiche del Regolamento comune(1 luglio 2017, 1 novembre 2017 e 1 febbraio 2019)

• Guida per la classificazione

• Conto corrente OMPI/WIPO

• Madrid Monitor: integra ROMARIN,la WIPO Gazette, Madrid E-Alerte Real-time Status

• Member Profiles Database

• Novità: Contact Madrid servizio con modulo on-line (1 novembre 2017)

Guida per la classificazione

• Obiettivo: diminuirele irregolarità

• Descrizione della praticadi classificazione dell’OMPI

• Tre sezioni:

• Informazione generale: Classificazionedi Nizza e Madrid

• Principi di classificazione dell’OMPI

• Informazione pratica sul formato accettabile per la lista dei prodotti e servizi

Modifiche per il conto corrente OMPI

• Nessun numero minimo di transazioni

• Pagamento iniziate di 2’000 CHF

• Somma minima: notificazione all’utentese il saldo del conto e inferire a 200 CHF

• Un modulo per aprire un conto è disponibile sulsito web

• Necessita di indicare un indirizzo e-mail

• Estratto conto spedito unicamenteper e-mail

Novità – Contact Madrid

Punto di contato

unicoDati d’ingresso

standardizzati

Campi obbligatori

Datti d’ingresso e

campi permettano

di capire meglio le

richieste

Rapidita &

automatizzazione

per la distribuzione

al team competente

Processo accelerato

per il trattamento

delle domande

Contact Madrid: novembre 2017

intreg.mail@wipo.int

madrid.team1@wipo.int

madrid.team3@wipo.int

madrid.team2@wipo.int

WIPO contact us

madrid.records@wipo.int

Chiusi da nov. 2017

Chiusi da nov. 2017

Contact Madrid

WIPO fax Chiuso il 1 aprile 2018

Dove trovare Contact Madrid

• http://www.wipo.int/madrid/en/#contact

Interfaccia Madrid e-filing (progetto OMPI-UIBM)

Interfaccia Madrid e-filing

Interfaccia Madrid e-filing

Interfaccia Madrid e-filing

Restate aggiornaticon il Sistema di Madrid

• Visitate il sito web di Madridwww.wipo.int/madrid/en

• Registratevi gratuitamente aMadrid Webinars

• Abbonatevi a Madrid Notices, aggiornamenti legalie ultime notizie

• Abbonatevi a Madrid Highlights

Il Sistema dell’Ajaper la regitrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

Cos’è un disegno o un modello?

DM/097114

DM/090520

DM/097600

DM/083330

Il Sistema dell’Aja: un concetto semplice ma intramontabile

L’acquisizione centralizzata e il mantenimento dei diritti su designi e modelli

tramite un’unica domanda internazionale per un’unica registrazione internazionale

con effetti in uno o più Paesi/Membri designati

Depositi indipendentivs. la via dell’Aja

Via diretta / Parigi

Il Sistema dell’Aja

Industrial design applications National/Regional IP Office(s) Registrations

Industrial designs

Industrial design application International registration National/Regional IP Office(s)

Industrial designs

International Designs Bulletin

Principali caratteristiche

SEMPLICITA

Il Sistema dell’Aja permette ai titolari di ottenere una protezioneper i loro design con un minimo di formalità

CONVENIENZA

Pagamento di un’unica serie di tasse in un’unica valuta

EFFICIENZA

Grande facilità per la gestione ulterioredella registrazione

FLESSIBILITA

I titolari di diritti hanno più opportunità per agiresui mercati nazionali, regionali o mondiali

La domanda internazionale

In Inglese, Francese o Spagnolo

Domanda presso l’UIBM o presso l’OMPI, con l’interfaccia e-filing o in versione cartacea

Con una stessa domanda, protezione fino ad un massimo di 100 disegni o modelli, purché appartengano alla medesima classe internazionale-Locarno

Pagamento di un’unica serie di tasse in un’unica valuta (CHF)

La procedura del Sistema dell’Aja: il ruolo dell’OMPI

Esame formale

Registrazione nel Registro internazionale

Invio di un certificato al titolare

Pubblicazione nel International Designs Bulletin

Notificazione ai membri tramite la pubblicazionenel Bulletin

La procedura nel Sistema dell’Aja

Rifiuto nei stati/membri disegnati

medesime ragionisostanziali che per

depositinazionali/regionali

da comunicareentro un termine

fisso

effetti limitati al territorio del

stato/membro cheemette il rifiuto

Registrazione internazionale(dove non c’è stato rifiuto)

nessun rifiuto = medesimi diritti che

una registrazionenazionale/regionale

una serieindipendente di

dirittinazionali/regionali

vantaggi di unagestione

centralizzata

La procedura del Sistema dell’Aja

Periodo di rinnovopiù lungo, se autorizzato dallalegge deistati/membridisegnati

Rinnovo almenouna volta(Atto 1960) o due volte (Atto 1999)

Durata dellaprotezione: cinque anni

Accordodell’Aja

Atto dell’Aja(1960)

Atto di Ginevra (1999)

• Regolamento comune (1996)

Ultima revisione: 1 gennaio 2017 (in vigore)

• Istruzioni amministrative (2002)

Ultima revisione: 1 luglio 2014

• Leggi e regolamanti nazionali/regionali

Quadro giuridico

Unione dell’Aja

54 Atti di Genevra (1999) (incluso EU and OAPI)

14 Atti dell’Aja (1960)

68 Stati/membri nell Sistema dell’Aja

Atto di Ginevra (1999)Adesioni recenti Adesioni potenziali

Federazioni Russa

(30 novembre 2017)

Il Regno della Cambogia

(26 novembre 2016)

Regno Unito

(13 marzo 2018)

R.P.D. di Corea

(13 giugno 2016)

Stati Uniti d’America

(13 febbraio 2015)

Japone

(13 febbraio 2015)

Repubblica di Corea

(31 marzo 2014)

Cina

Marocco

paesi ASEAN

Israele

Canada

Messico

Madagascar

Belize

L’Atto di Ginevra (1999) entrerà in vigore per il regno Unito il 13 giugno 2018

Membri dell’Aja (31.12.2017)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1999 Act 11 15 18 20 23 33 36 39 42 45 46 47 50 52 53

1960 Act 21 21 21 21 21 19 18 17 16 15 15 15 15 14 14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Registrazioni internazionali

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Interna. Reg. Recorded

2216 2363 2440 2734 2703 3581 5233 5041

Growth 11.7% 6.6% 3.3% 12.0% -1.1% 32.5% 46.1% -3.7%

Registrazioni internazionali (2017)

5,041 registrazioni internazionali sonostate iscritte, contengono 19,241 designs

Riduzione del 3.66% in confronto al 2016 per il numero di registrazioni

Crescita del 9.3% in confronto al 2016 per il numero di designs

Le cinque classi le più popolari 2017

Class 10Clocks and watches and other measuring

instruments, checking and signaling instruments

363 registrations (7.2%)

Class 6Furnishing

368 registrations (7.3%)

Class 12Means of transport or hoisting

451 registrations (9.0%)

Class 26Lighting apparatus

326 registrations (6.5%)

Class 14Recording, communication or

information retrieval equipment579 registrations (11.5%)

Il top 10 dei depositanti (2016)

* Fonkel Meubelmarketing(Paesi Bassi) No 1

* Since the effective accession (May 13, 2015)

Paesi/Membri i più designati 2017(registrazioni internazionali)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EuropeanUnion

UnitedStates ofAmerica

Switzerland Turkey Japan Republic ofKorea

Singapore Norway Ukraine Morocco

2016

2017

Registrazioni internazionali in vigore nelregistro internazionale (2017)

Industrial designs

by right-holder

1 design

2 designs3-10 designs

11-100 designs

> 100 designs

All

67.19%

13.87%

15.28%

3.35%

0.32%

100.00%

655813601498

328

31

9805

Number of

right-holders

Right-holders(9,805)

Registrationsin force(34,324)

1 design19.19%

3-10 designs20.21%

2 designs7.92%

11-100 designs24.13%

> 100 designs28.54%

Industrial Designs

Ultimi sviluppi

Regolarizzazione delle domande internazionali online (marzo 2016)

Guida sulle riproduzioni

Nuova Hague Express Database (Gennaio 2015)

Miglioramenti per l’interfaccia e-filing

Sviluppo del quadro legale

Preparate in consultazione con Uffici che fanno l’esame nel Sistema dell’Aja e varie organizzazioni di utenti

Guida dettagliata su come preparare e fornire le riproduzioni per sormontare i motivi di rifiuto i più comuni

Numero di viste insufficienti

Ripresentazioni poco precise del design rivendicato

Rilievo o contorni delle superfici poco precisi

per un prodotto a tre dimensioni

Differenza nella forma/colore tra le varie rappresentazionidel design rivendicato

Informazione su che guida seguire quandocerti stati/ membri sono designati

Not self-sufficient o all inclusive

Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground

of Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices disponibile sull sito OMPI:

http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2016/hague_2016_9.pdf

Guida sulle riproduzioni

Disclosure Test:Esempi di riproduzione

D087535 – Softbank Robotics

D089713 – Hilti Aktiengesellschaft

D089858 – Ninebot (Beijing) Tech D086974 – Babybjörn AB

Disclosure Test:Esempi di riproduzione

Hague Express Database

Global Design Database

Interfaccia e-filing: miglioramenti

Ricevete e scaricate le notificazionidell’OMPI per le domande internazionali

Mandate le correzioni per irregolarità e difetti

Ricavate in tempo reale il statuto delledomande internazionali

Indicazioni dei codici di accesso ottenuti da Uffici PI di primo deposito (first filing) accesso ai documenti di priorità via il Digital Access Service (DAS) dell’OMPIda parte dell’Ufficio PI designato

Interfaccia e-filing

E-Filing Portfolio Manager

Cessazione dell’Atto di Londra (1934) dell’Accordo dell’Aja nelottobre 2016

Ammendamenti del Regolamento comune sulle salvaguardie per la non distribuzionedelle comunicazioni elettroniche (in vigore: 01.01.2017)

Entrata in vigore dell’undicesima edizione della Classificazione di Locarno (01.01.2017)

Sviluppi del quadro legale

Nuovi strumenti di informazione

Nuove funzionalita disponibili su www.wipo.int/hague

Contact Hague Form

1. Un punto di contatto unico per gli utenti

2. Cronologia

Hague Member Profiles Database

1. Compilazione dei dati

2. Strumento di ricerca

Grazie!

alexandra.grazioli@wipo.int