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Studio Legale Ughi e Nunziante

con

Studio Legale Bernascone & Soci

Come tutelare invenzioni biotecnologiche e know-howNORME RELATIVE ALLE INVENZIONI DEI

DIPENDENTI (E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI)

Milano, 25 maggio 2006

Avv. FULVIO MELLUCCIStudio Legale Ughi e NunzianteConStudio Legale Bernascone & Soci

Studio Legale Ughi e Nunziantecon


Le invenzioni dei dipendenti(e dei ricercatori universitari)

Rilevanza e centralità del problema

“La disciplina delle invenzioni dei dipendenti (e dei ricercatori universitari), ove si assegni al brevetto sulle invenzioni il compito di contribuire efficacemente al recupero della competitività delle imprese nazionali, assume una rilevanza particolare poiché sono gli sforzi soggettivi degli stessi dipendenti che si pongono all’origine della capacità delle imprese e delle loro strutture di realizzare significativi incrementi del patrimonio tecnologico nazionale” (Relazione Ministeriale al C.P.I.)



Le invenzioni dei dipendenti(e dei ricercatori universitari)

Attribuzione dei “frutti” della ricerca

Esigenza di chiarezza circa la titolarità dei diritti sui risultati della ricerca

L’invenzione sempre meno di frequente consegue ad una attività “solitaria”. E’ invece il risultato di una attività di ricerca di equipe svolta in specifici centri, sia privati che pubblici, anche tra di loro variamente coordinati e collegati, presso i quali operano diverse figure professionali (dipendenti privati o pubblici, professori universitari, lavoratori autonomi, dottorandi, ricercatori, studenti, ecc.) che a vario titolo possono vantare diritti sull’invenzione conseguita con il loro contributo.



Codice civile

• Art. 2588 - Soggetti del diritto”Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa”

• Art. 2589 - Trasferibilità“I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili”

• Art. 2590 - Invenzione del prestatore di lavoro“Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali”



Codice di diritto industriale

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

• Art. 63 (già artt. 7 e 18 legge invenzioni)Diritti patrimoniali

• Art. 64 (già artt. 23, 24, 25 e 26 legge invenzioni)Invenzioni dei dipendenti (privati e pubblici)

• Art. 65 (già art. 24bis legge invenzioni)Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca



Invenzioni dei dipendenti

Art. 63 C.P.I.

“1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa”




Art. 64 C.P.I.

• Invenzioni di servizio (Art. 64.1 C.P.I.)

• Invenzioni di azienda (Art. 64.2 C.P.I.)

• Invenzioni occasionali (Art. 64.3 C.P.I.)




Invenzioni di servizio (art. 64.1 C.P.I.)

Requisiti: - sussistenza di un rapporto di lavoro o di impiego

- invenzione realizzata nell’esecuzione del rapporto di lavoro o di impiego

- attività inventiva oggetto del rapporto di lavoro o di impiego e specificamente retribuita

Conseguenze: - datore di lavoro ⇒ diritto al brevetto

- inventore ⇒ diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione




Invenzioni di azienda (art. 64.2 C.P.I.)Requisiti: - sussistenza di un rapporto di lavoro o

di impiego

- invenzione realizzata nell’esecuzione del rapporto di lavoro o di impiego

- attività inventiva non specificamente retribuita

Conseguenze: - datore di lavoro ⇒ diritto al brevetto

- inventore ⇒ diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione

- inventore ⇒ diritto ad un equo premio




Invenzioni di azienda (art. 64.2 C.P.I. - segue)

Equo premio

Presupposto: - ottenimento del “brevetto” da parte del datore di lavoro

Parametri: - importanza della protezione

- mansioni svolte e retribuzione percepita

- contributo ricevuto dal datore di lavoro




Invenzioni occasionali (art. 64.3 C.P.I.)Requisiti: - sussistenza di un rapporto di lavoro o

di impiego

- invenzione realizzata al di fuori del rapporto di lavoro o di impiego

- invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro

Conseguenze: - inventore ⇒ diritto al brevetto

- datore di lavoro ⇒ diritto di opzione (cessione del brevetto o concessione di licenza)

- inventore ⇒ diritto a prezzo di cessione o canone di licenza



Invenzioni dei ricercatori dell’universitàe degli enti pubblici di ricerca

Testo precedente (art. 24bis l.inv.)

Inserito nel 2001 (c.d. “Pacchetto Tremonti”)

- Diritto al brevetto spetta al ricercatore che deve depositare il brevetto ed avvertirne l’amministrazione

- L’Ente stabilisce l’importo massimo del canone delle licenze concesse a terzi ad esso spettante (in mancanza, tale importo è pari al 30%)

- Al ricercatore spetta non meno del 50% del canone delle licenze




Una norma (art. 24bis l.inv.) molto criticata:

“La legge, così come è redatta, è assolutamente equivoca e creerebbe … insolubili problemi. E’ insomma una norma da riscrivere” (Sena, Riv. dir. ind. 2001, I, 243)

“… questa normativa si muove in senso opposto ai reali interessi delle Università e dei suoi ricercatori, non ha riscontro in alcun paese civile, e si espone a gravissimi rischi di legittimità costituzionale. Sarebbe quindi da abrogare al più presto” (Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, pag. 387)




Una norma (art. 24bis l.inv.) molto criticata (segue):

“… se il legislatore ipotizzava che il ricercatore-inventore avrebbe beneficiato del riconoscimento dell’appartenenza in capo a lui dell’invenzione si èsbagliato poiché l’esperienza, anche successiva alla entrata in vigore di questa norma, ha dimostrato l’inettitudine del ricercatore universitario o del dipendente della struttura pubblica di ricerca a comportarsi in modo da conseguire la titolarità del brevetto e da ottenere in concreto lo sfruttamento dell’invenzione diretto o indiretto, così da averne il relativo vantaggio economico” (Relazione della Commissione di riforma del Codice di proprietàindustriale)




Testo attuale (art. 65 C.P.I.)

Nonostante le critiche e nonostante una prima diversa versione proposta dalla Commissione in sede di redazione del nuovo Codice di diritto industriale e poi accantonata, la norma che disciplina le invenzioni dei ricercatori universitari è rimasta sostanzialmente invariata, salva l’aggiunta di una deroga relativa alle ricerche finanziate da soggetti privati




Testo attuale (art. 65.1 C.P.I.)

Presupposto

“In deroga all’articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca …”




Testo attuale (art. 65.1 C.P.I. - segue)

Titolarità

“… il ricercatore è titolare esclusivo dei dirittiderivanti dall’invenzione brevettabile di cui èautore. In caso di più autori … i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione … L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dàcomunicazione all’amministrazione”




Testo attuale (art. 65.1 C.P.I. - segue)

Titolarità (segue)

“In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salva diversa pattuizione”





Regolamento

“Le Università e le pubbliche amministrazioni …stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa universitào alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca …”





Regolamento (segue)

“… l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni”





Onere di attuazione“Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore”





Deroga

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici rapporti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore”

libertà contrattuale per l’ente




Proposta di modifica

(Decreto di correzione del C.P.I. – non emanato)

“… quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'Università o all'Amministrazione, alle quali spetta il diritto di chiedere ilrelativo brevetto entro sei mesi dalla comunicazione. L'inventore può depositare domanda di brevetto anche prima del termine di sei mesi ma, se nel detto termine viene esercitata l'opzione, è tenuto ad effettuare senza indugio il trasferimento della domanda all'università o all'amministrazione”




Proposta di modifica (segue)“Le Università e le Amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori”

“All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto a percepire almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento economico del brevetto chiesto dall'Università o dall'Amministrazione”

“All'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora l'Università e l'Amministrazione decidessero, una volta depositato il brevetto, di venderlo offrendolo sul mercato”




Quale è la situazione attuale?I depositi sono aumentati (vedi statistiche Netwal):

• effetto della disposizione di cui all’art. 65 C.P.I. (e, prima, dell’art. 24bis l.inv.), o piuttosto

• conseguenza

- del rinnovato interesse per lo sviluppo tecnologico e la tutela della proprietà industriale

- delle aumentate esigenze finanziarie degli enti universitari, acuite dall’introduzione, negli anni ’90, dell’autonomia delle università

- della maggiore consapevolezza della potenziale redditività dei diritti di esclusiva?




Fonte: Terza Indagine Netwal – Anno 2004



Avv. FULVIO MELLUCCI

Studio Legale

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