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Società Italiana Brevetti Aprile Maggio 2014 ©

PROGETTO GEN HORT

Lezione VII: Le invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori

universitari

Stefano Borrini Società Italiana Brevetti

il prototipo Porsche Typ 695 - 1961 Ducati Panigale


Motore "superquadro" o "a corsa corta", nel caso la corsa sia inferiore all'alesaggio


Factor IX Gene Product

Univ. of Washington, Oxford Univ.

Earl W. Davie, G. G. Brownlee 1988

Originally licensed by international tech transfer company and re-licensed to four companies, including Genetics Institute (a Harvard spinoff) which produces BeneFix, widely-used recombinant Factor IX for treatment of hemophilia.

LASER Cataract Surgery

Univ. of California - Los Angeles Patricia Bath 1988 First instrument designed for removing the cataractous

lens.

Allegra Georgetown Univ. Raymond Woosley 1992 Allegra (fexofenadine) is the non-toxic active metabolite of Seldane, an earlier anti-histamine which could cause fatal heart failure.

Synthetic Taxol Florida State Univ. Robert Holton 1993

Relatively non-toxic chemotherapy drug was originially isolated from Yew trees; cost and environmental concerns led to Holton's development of synthetic Taxol.

Trusopt Univ. of Florida Thomas H. Maren 1995 An eye drop that treats certain kinds of Glaucoma; an alternative to systemic administration of Diamox, which had unpleasant side effects.

Emtriva Emory Univ. Raymond Schinazi, Dennis Liotta, Woo-Baeg Choi

1996 A nucleoside analog and reverse transcriptase inhibitor taken once a day as part of a multi-drug cocktail to treat HIV.


A chi spetta il diritto al brevetto?

Inventore

Datore di lavoro

Avente causa


Art 63(2) CPI Il diritto al brevetto spetta – in generale - all’autore dell’invenzione, ma …

Art 62 CPI All’inventore spetta il diritto «morale» di essere riconosciuto tale e tale diritto è inalienabile. I diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione sono alienabili e trasmissibili.

… ci sono delle eccezioni …

L’inventore

Il titolare

A chi spetta il diritto al brevetto? In generale…..


Il settore privato


Art 64 CPI 1.  Invenzione di servizio

ü l'invenzione è fatta nell'esecuzione di un contratto ü è specificamente retribuita ü il diritto spetta al datore di lavoro

Le invenzioni dei dipendenti


2.   Invenzione d’azienda ü l'invenzione è fatta nell'esecuzione di un contratto ü non è specificamente retribuita ü il diritto spetta al datore di lavoro ü all’inventore spetta un equo premio commisurato all’importanza

dell’invenzione delle mansioni e della retribuzione del dipendente e nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione aziendale (al rilascio del brevetto)



3.   Invenzione occasionale ü l’invenzione avviene al di fuori del rapporto di lavoro ma rientra nel

campo di attività dell’azienda ü il diritto al brevetto spetta al lavoratore ü il datore di lavoro ha però un diritto di opzione (tre mesi) per l’uso o

l’acquisto del brevetto. Si deve tener conto degli aiuti che l’inventore abbia eventualmente ricevuto dall’azienda per pervenire all’invenzione




© Studio Legale SIB 2014

64 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.


64. 2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore,


spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto “O SUOI AVENTI CAUSA OTTENGANO IL BREVETTO O UTILIZZINO L ’ I N V E N Z I O N E I N R E G I M E D I S E G R E T E Z Z A INDUSTRIALE”, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto “DELL’IMPORTANZA DELL’INVENZIONE” delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto “DALL'ORGANIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.


AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL BREVETTO E LA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DELL’EQUO PREMIO ALL’INVENTORE, PUÒ ESSERE CONCESSO, SU RICHIESTA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO INTERESSATA, L’ESAME ANTICIPATO DELLA DOMANDA VOLTA AL RILASCIO DEL BREVETTO”


Equo premio: natura indennitaria non retributiva

Relazione al c.p.i. « L’equo premio non costituisce il corrispettivo della tecnologia che l’impresa attuerà nell’ambito delle sua strutture produttive (dato che il corrispettivo di tale tecnologia è costituito dalla retribuzione prevista nel contratto) ma è e rimane un’indennità straordinaria»


In che cosa consiste?

•  Somma corrisposta una tantum; •  Royalty da applicarsi al fatturato o agli utili conseguiti

dall’impresa datrice di lavoro attraverso lo sfruttamento economico, diretto o indiretto, dell’invenzione brevettata.


Determinazione dell’ammontare del premio

Si tiene conto dei seguenti fattori: • Importanza dell’invenzione; • Mansioni svolte dal dipendente inventore; • Contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro; • Retribuzione percepita dal dipendente inventore


Quantificazione dell’equo premio

•  Ricorso alla c.d. «formula tedesca» :

I= V x P I: ammontare dell’indennità riconosciuta al dipendente; V: valore dell’invenzione; •  Vantaggio economico maturato dall’impresa per il fatto di

poter beneficiare in esclusiva dell’invenzione brevettabile conseguita dal dipendente;

P: fattore proporzionale che è la risultante di tre fattori; •  Posizione del problema tecnico: misura iniziativa assunta dal

dipendente nell’affrontare il problema tecnico; •  Soluzione del problema tecnico; •  Mansioni svolte e posizione occupata dal dipendente


La determinazione dell’equo premio del collegio di arbitratori

In caso di contestazioni, un collegio di tre arbitratori decide l’ammontare, con equo apprezzamento ai sensi dell’art. 1349 c.c. (art. 64 e 65 c.p.i.) ; La determinazione del collegio può essere impugnata davanti al Giudice solo se è manifestamente iniqua o erronea


Un esempio/ 1

Direttore di laboratorio di un’impresa farmaceutica (che non riceveva una specifica retribuzione per lo svolgimento delle attività di ricerca cui era preposto) inventa un nuovo farmaco.

Si è avvalso delle indicazioni ricevute dall’impresa anche sulle metodologie di ricerca da seguire;

Ha raggiunto la soluzione avvalendosi di precedenti conoscenze dell’impresa


Un esempio/ 2

Ha utilizzato i mezzi tecnici dell’impresa, con uno sforzo di riflessione che era normale attendersi dal dipendente

Maggior utile maturato dall’impresa grazie allo sfruttamento del trovato è stimabile in 20 milioni di Euro

Per il conseguimento dell’invenzione al dipendente è stata già corrisposta una gratificazione pari a 5.000 Euro


64.3 Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquisire per la medesima invenzione, brevett i a l l 'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di. una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.


64.3 Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.


64.4 Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di AMMINISTRAZIONE statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.


64.5 Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli a r b i t r a t o r i d e v e p r o c e d e r e c o n e q u o apprezzamento. Se la deter minaz ione è m a n i f e s t a m e n t e i n i q u a o d e r r o n e a l a determinazione è fatta dal giudice.


Ambito del rapporto di lavoro

“Tanto nel settore privato che nella pubblica amministrazione si considera che un’invenzione sia stata eseguita nell’ambito del contratto o rapporto di lavoro del dipendente quando sia stato chiesto un brevetto per la protezione dell’invenzione entro un anno dalla data in cui l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica.” Art. 64.6 CPI

Se ne deduce che trascorso un anno da tale data, l’invenzione non potrà più essere considerata come realizzata nell’ambito di un contra9o o rapporto di lavoro salvo prova contraria


Art 65(1) CPI Se il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il diritto spetta al ricercatore

Art 65(2)(3) CPI Suddivisione dei proventi tra inventore (non meno del 50%) e Università (tra 30 e 50%) Art 65(5) CPI Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Le invenzioni degli universitari o di dipendenti di Enti Pubblici di Ricerca


La c.d. “terza missione”

Favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società. In tale prospettiva, ogni Struttura all'interno dell'Ateneo si impegna per comunicare e divulgare la conoscenza attraverso una relazione diretta con il territorio e con

tutti i suoi attori.

Green Paper per la promozione e la misura della terza missione negli istituti di Istruzione Superiore

Raccomandazione CE

del 10 aprile 2008 sul ruolo della ricerca a livello europeo

Strumenti di collaborazione tra università e imprese


Attività dei responsabili dell’innovazione nelle università

1. Sensibilizzazione sul tema della tutela dei risultati della ricerca: brevetto come mezzo, non come fine / brevetto non come ostacolo alla pubblicazione;

2. Individuazione della politica dell’ente di ricerca; 3. Comunicazione della strategia all’ente e agli organi accademici / direttivi; 4. Valutazione dei risultati conseguiti dalla ricerca:

requisiti di brevettabilità? altro tipo di protezione? modello, design, trade secret, banche dati, software, marchi;

5. Valutazione economica / valutazione delle potenzialità / individuazione del budget; …


…

6. Individuazione della strategia di tutela e funzione di raccordo con consulenti esterni:

- deposito: usualmente deposito italiano + PCT. Si ha tempo di convalidare i risultati della ricerca e testarne l’interesse sul mercato; - valutazione anche di cosa non mantenere…time to market breve? valutare se conviene salvaguardare risorse da investire in nuova ricerca.



…

7. Identificazione di partner commerciali; 8. Negoziazioni dei contratti di sfruttamento dei diritti di PI; 9. In caso di spin-off, tutoraggio.



Sostanzialmente la terza missione delle Università si traduce in una «necessaria»

collaborazione con le imprese


1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il RICERCATORE è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.

Art. 65(1) - Invenzioni dei ricercatori pubblici


Art. 65(1) – Titolarità e costi

“… rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione

avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca,

il RICERCATORE

è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

In caso di più autori … i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali….

“.. L'inventore presenta la domanda di brevetto (Richiedente) e ne dà comunicazione all'amministrazione”


I costi

La legge prevede che “L’Inventore presenta la domanda di brevetto”

quindi

Inventore è il Richiedente Inventore sostiene i costi


2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

Art. 65(2) - Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca


3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento

dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.



Pubblico Proventi o canoni di sfruttamento dell’invenzione

Privato Importanza dell’invenzione; Mansioni svolte dal dipendente inventore; Contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro; Retribuzione percepita dal dipendete inventore


Università o pubblica amministrazione determina

% massima del canone delle licenze a terzi che spetta a Università o pubblica amministrazione o a privati finanziatori della ricerca

Inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o canoni di sfruttamento industriale

Se Università non determina la percentuale massima ha diritto solo al 30%


Sfruttamento diretto; vendita del brevetto; cessione in licenza; cessione del diritto a depositare un brevetto; cessione del diritto di priorità (anche indipendentemente dalla cessione del diritto derivante dallo sfruttamento stesso della stessa domanda di priorità)

Canoni di sfruttamento e proventi


4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.



5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.



Rilascio

5 anni

Nessuno sfruttamento industriale

•  Università acquisisce diritto gratuito di sfruttare invenzione e diritti patrimoniali o facoltà di farli sfruttare a terzi

•  a inventore resta comunque il diritto morale di esserne riconosciuto autore


Contratti Università/Ricercatore

Tali contratti si basano essenzialmente su principio che i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto d’esserne riconosciuto autore, sono alienabili o trasmissibili. Quindi, il ricercatore/inventore può volontariamente sottoscrivere un contratto di cessione o vendita dei propri diritti all’Amministrazione da cui dipende in cambio di proventi e/o di esonero dai costi di brevettazione


Criticità dell’art 65 - politica cui è ispirata la norma - definizione di ricercatore - profilo oggettivo: si riferisce solo ai brevetti

Criticità maggiori

- il legislatore non ha considerato che nella maggior parte dei casi l’attività è plurisoggettiva e plurifinanziata e che le norme di riferimento possono essere diverse; - il legislatore non ha considerato l’autonomia universitaria e degli EPR.

Le invenzioni degli universitari o di dipendenti di Enti Pubblici di Ricerca


Solo Ricercatori dipendenti oppure

dottorandi di ricerca, borsisti, titolari di assegni di ricerca, professori a contratto, iscritti alle scuole di specializzazione e studenti.

Un concetto da definire è quello di RICERCATORE


•  Quali diritti sono ceduti ?

•  Domanda Italiana

•  Estensioni Estere

•  Diritto di Priorità

Cessione totale o parziale


Deposito IT

12 mesi

Estensione all’estero

Per singolo Stato (USA, JP)

PCT

Brevetto Europeo Convalida nel singolo Stato

Territorialità


Esame dei Regolamenti brevetti di:

Università Bicocca di Milano

Università di Padova

Università di Roma La Sapienza


Università Milano Bicocca ARTICOLO 2

Titolarità

1. Nel rispetto dell’art. 65 del Codice della proprietà industriale (DL n. 30/2005), qualora la ricerca sia finanziata interamente dall’Università, la titolarità dell’invenzione spetta all’inventore che può depositare una domanda di brevetto a nome proprio o cedere i diritti a terzi compresa l’Università. Nel caso che gli inventori siano più d'uno, ciascuno di essi esercita questo diritto in modo indipendente.

2..


© Studio Legale SIB 2014


Titolarità 2. Nel caso in cui l’inventore non ceda i diritti di proprietà dell'invenzione all’Università, egli ha l’obbligo di dare comunicazione alla propria amministrazione dell’avvenuta cessione di tale proprietà a terzi e/o del deposito della domanda di brevetto entro 30 giorni dalla suddetta cessione o dal deposito stesso.

3. Tutte le invenzioni scaturite da attività di ricerca finanziata in tutto o in parte da enti pubblici diversi dall’Università o privati, appartengono all’Università. La stessa, con riferimento alle invenzioni, negozia preventivamente con i soggetti finanziatori della ricerca le modalità di esercizio della propria titolarità.

4. La disciplina si applica alle attività di ricerca svolte dai soggetti di cui al successivo art. 4 ovunque essi operino.



Nozione di “inventore universitario ”

1. Rientra nella qualifica di “inventore universitario” il personale dipendente docente e tecnico – amministrativo dell'Università degli Studi di Milano.

2. Rientrano inoltre nella qualifica di “inventore universitario” soggetti non strutturati nei ruoli dell’Università che però collaborino a progetti di ricerca di quest'ultima quali, ad esempio: assegnisti, collaboratori, studenti, borsisti e dottorandi che abbiano espresso l'intenzione di cedere i propri diritti inventivi all'Università.


5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.



• Art. 4 Titolarità dei diritti patrimoniali (La Spienza9 • 1. Al personale Dipendente dell’Università spetta la titolarità patrimoniale sull’invenzione brevettabile nel caso di attività di Ricerca Istituzionale. Nel caso in cui il brevetto sia conseguito attraverso il contributo di più inventori, i diritti da esso derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi. L’inventore in solido con i co-inventori, può cedere i propri diritti patrimoniali all’Università secondo quanto previsto dall’art.6. • 2. Nel caso di invenzione brevettabile derivante da Ricerca Finanziata si rimanda alle disposizioni previste nei singoli contratti, accordi e convenzioni. •  . Società Italiana Brevetti Aprile Maggio 2014

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3. All’Università spetta ogni diritto patrimoniale comunque derivante da invenzioni realizzate da personale Interno non Dipendente nell’ambito di qualsiasi attività di ricerca dell’Università a cui abbiano partecipato a vario titolo, salvo diversa disposizione dei soli contratti individuali di diritto privato con il personale ora detto. 4. Qualora per il conseguimento dell’invenzione, l’Università si sia avvalsa dell’apporto determinante di Interni non dipendenti, può essere riconosciuto a questi ultimi, oltre al diritto morale di essere riconosciuti Inventori, un corrispettivo erogato una tantum, da definirsi sulla base dell’apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo. L’entità del corrispettivo non potrà comunque superare gli importi previsti dal Regolamento per la corresponsione dell’equo premio attualmente vigente. La presente disposizione non si applica agli studenti, agli stagisti ed ai dottorandi che svolgono attività finalizzata alla formazione avvalendosi di strutture e risorse esterne all’Università e sotto il coordinamento scientifico di soggetti non riferibili all’Università.


Domande Lezione VII

1. Sotto il profilo del diritto morale ad essere riconosciuto inventore, esiste un differente trattamento normativo tra il ricercatore dipendente di un’azienda privata e il ricercatore dipendente di un EPR?

2. Due dipendenti ricercatori di un’azienda privata si occupano entrambi di ricerca ed hanno le stesse mansioni. E’ possibile che solo ad uno dei due venga riconosciuto un equo premio per la realizzazione della stessa invenzione? SE ritenete che ciò possa verificarsi sapreste spiegarne il motivo?


3. L’articolo 65.1 del CPI menziona il ricercatore di un EPR. Esiste una definizione univoca di ricercatore?

4. Un ricercatore di un’azienda privata si dimette dal suo impiego e, nove mesi dopo le dimissioni, deposita una domanda di brevetto a suo nome per un’invenzione realizzata nel periodo in cui era dipendente dall’azienda. Quest’ultima ha basi giuridiche per agire contro l’ex dipendente per riavere l’invenzione? La risposta sarebbe differente se il ricercatore fosse dipendente di un EPR?

5. Il concetto di priorità vale anche per domande di brevetto relative a invenzioni dei dipendenti? Fa differenza se i dipendenti sono di un’azienda privata o di un EPR?


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