Le invenzioni dei dipendenti e la ricerca cooperativaMassimo Barbieri(Politecnico di Milano)

Art. 63 CPI

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto ad essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa

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Art. 64 CPI

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.

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Invenzioni di servizio

Invenzioni d’azienda

Art. 64 CPI

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

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Invenzioni occasionali

Art. 64 CPI

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

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Art. 65 CPI

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

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Art. 65 CPI

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

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Art. 65 – cenni storici

Art. 7 L. 383/2001 titolarità individuale (presunta «incapacità» degli atenei di generare e valorizzare la PI

Il c.d. «privilegio del professore» è stato abrogato nel 2002 in Germania e Danimarca e nel 2007 in Finlandia (è rimasto solo in Svezia e in Italia);

Presente nella prima stesura del Codice di PI, la soluzione di titolarità istituzionale è scomparsa nell’approvazione del testo da parte del Consiglio dei ministri (governo B) n. 169m del 10/09/2004;

Altri tentativi: art. 10 d.d.l. 5736 e d.d.l. 1441-ter

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Art. 65 – Commenti

La norma si riferisce solo al ricercatore o anche ai professori di prima e seconda fascia? Solo alle università pubbliche o anche a quelle private?

E gli altri soggetti che svolgono attività di ricerca? (dottorandi, assegnisti, …). Eccezione: «il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto»

La norma si applica anche ad altre collaborazioni di tipo «parasubordinato» (co.co.co.)?

È legittimo dal punto di vista costituzionale?

E gli altri risultati della ricerca? Es. disegni, varietà vegetali, ecc.…

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La ricerca collaborativa

Possibili tipologie: attività di servizio, di sviluppo, ricerca innovativa, borsa di dottorato finanziata dall’industria;

Cotitolarità nelle attività di ricerca innovativa.

L’università:

Non opera in regime di concorrenza con l’industria;

Assicura il trasferimento dei diritti di PI;

Atto di cessione dopo la pubblicazione della domanda di brevetto (il corrispettivo è già stabilito nel contratto di ricerca).

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Flow chart per la gestione di un’invenzione(esempio)Invenzionecongiunta

IP 50% -50%

L’azienda vuolebrevettare

Deposito della domanda di brevetto

a titolarità congiunta

L’ateneocede/concede all’

azienda i suoi dirittipatrimoniali

L’azienda paga all’ateneoil premio inventivo

si

Segreto industriale

L’azienda paga all’ateneoil premio inventivo

L’azienda è interessata allosfruttamento

dell’invenzione?

si

L’università e l’aziendanegoziano la cessione

dei diritti patrimoniali all’ateneo a condizioni da definire

no

no

L’azienda vuolebrevettare

si

Stop

no

Il premio inventivo è superiore a quanto previsto nel caso di

deposito di brevetto

Accordo quadro sulla PI

È un documento autonomo rispetto all’accordo quadro di ricerca (ma ne costituisce parte integrante) e disciplina la proprietà dei risultati nei contratti di ricerca commissionata;

Disciplina la titolarità del know-how generato nel corso della ricerca e dei brevetti che ne potrebbero scaturire;

Disciplina le modalità e gli eventuali limiti per la pubblicazione dei risultati;

Stabilisce norme di “riservatezza” a cui le parti si debbono attenere;

Stabilisce un termine temporale dopo la fine del contratto entro il quale si applicano gli effetti dell’accordo (tipicamente 6-12 mesi) in particolare per la titolarità dei risultati brevettabili.

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La negoziazione di un accordo quadro sulla PI

• La giusta “reputazione” per il trasferimento tecnologico richiede la cotitolarità dei brevetti

• Premi inventivi ragionevoli per motivare i propri ricercatori

• La possibilità di continuare le ricerche nello stesso settore

• L’uso gratuito del know-how/brevetti per la didattica

• La possibilità di effettuare pubblicazioni scientifiche

• Stabilire rapporti duraturi con le (grandi) aziende

Università

• Acquisire la titolarità esclusiva del know-how generato dal contratto

• La libertà di sfruttare commercialmente i risultati della ricerca senza vincoli

• La titolarità/licenza esclusiva dei brevetti• La possibilità di dirigere il processo di

scrittura, deposito ed estensione internazionale dei brevetti

• La possibilità di condurre la difesa legale dei brevetti in caso di contraffazione

• La riservatezza sui risultati di interesse industriale

Industria

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Le condizioni tipiche di un accordo di PI

La proprietà dei risultati non brevettabili è dell’azienda, che ha il diritto di utilizzarli senza alcuna limitazione da parte dell’università

Nel caso di risultati brevettabili (invenzioni) si applicano le seguenti azioni:– I ricercatori informano l’azienda dell’invenzione e collaborano per verificare l’effettiva

brevettabilità;

– L’azienda esprime l’eventuale interesse per l’invenzione e decide se depositare la domanda di brevetto o se mantenere il segreto industriale;

– L’azienda dà l’incarico a scrivere la domanda di brevetto, sostiene le spese di deposito e corrisponde all’università un equo premio inventivo;

– La domanda di brevetto viene depositata a titolarità congiunta;

– L’università cede all’azienda la sua quota di titolarità, a condizione che la trascrizione avvenga dopo la pubblicazione della domanda di brevetto.

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Gli obblighi di riservatezza

L’università si impegna affinché i ricercatori mantengano la riservatezza sulle informazioni di qualsiasi genere fornite dall’azienda che siano classificate come CONFIDENZIALI

L’università ha il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, i risultati delle ricerche per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca, però:– I ricercatori devono chiedere ed ottenere dall’azienda l’autorizzazione alla pubblicazione;– L’azienda deve rispondere entro un periodo di tempo definito (30-60 giorni) e non può negare

l’autorizzazione senza un valido motivo.

Gli obblighi di riservatezza sulle informazioni confidenziali si protraggono per un periodo molto lungo dopo la scadenza del contratto (tipicamente 5-10 anni)

Vige il divieto di usare il nome ed il marchio di entrambe le parti per scopi pubblicitari con le seguenti eccezioni:– L’azienda può utilizzare il nome dell’università nei documenti tecnici;– L’università si impegna a citare l’azienda come finanziatore della ricerca nelle pubblicazioni

scientifiche.

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La PI negli spin-off (1)

Invenzioni originate esclusivamente dal personale della società spin-off

1. La proprietà dell’invenzione e di tutti i diritti correlati saranno esclusivamente dell’AZIENDA;

2. L’ATENEO e l’AZIENDA decideranno in merito alla eventuale dipendenza dell’invenzione da un precedente brevetto dell’ateneo concesso in licenza all’AZIENDA;

3. L’AZIENDA s’impegna sin da ora a concedere all’ATENEO una licenza d’uso non esclusiva, irrevocabile, non onerosa e non sub-licenziabile sui brevetti dipendenti;

4. L’ATENEO avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere la piena titolarità del brevetto in quei Paesi non di interesse, o non più di interesse;

5. Qualora l’ATENEO dovesse licenziare a terze parti le domande di brevetto di cui al precedente comma 4, l’ATENEO si impegna a riconoscere all’AZIENDA il 30% del fatturato netto derivante dallo sfruttamento del brevetto dipendente stesso.

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La PI negli spin-off (2)

Invenzioni originate nell’ambito di un contratto di ricerca stipulato tra l’ateneo e la società spin-off

1. COTITOLARITÀ al 50% e deposito a nome congiunto;

2. L’AZIENDA avrà competenza esclusiva relativamente alle modalità di protezione dell’invenzione, la predisposizione delle domande di brevetto,…

3. L’AZIENDA sosterrà tutti gli oneri relativi al deposito della domanda di brevetto, al mantenimento del medesimo ed estensioni internazionali;

4. L’ATENEO cederà all’AZIENDA, a titolo oneroso, la propria quota di titolarità della domanda di brevetto;

5. L’AZIENDA s’impegna a richiedere la trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità solo dopo la pubblicazione della domanda di brevetto.

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La PI negli spin-off (3)

Invenzioni originate nell’ambito di un accordo di collaborazione tra l’ATENEO e la società spin-off

1. COTITOLARITÀ al 50% e deposito a nome congiunto;2. L’AZIENDA avrà competenza esclusiva relativamente alle modalità di protezione

dell’invenzione, alla predisposizione delle domande di brevetto;3. L’AZIENDA sosterrà tutti gli oneri relativi al deposito della domanda di brevetto, al

mantenimento della medesima e alle estensioni internazionali;4. L’ATENEO cederà all’AZIENDA, a titolo oneroso, una licenza d’uso esclusiva della

propria quota di titolarità della domanda di brevetto; a) invenzione non dipendente, l’AZIENDA verserà all’ATENEO, quale corrispettivo per la licenza

della quota di titolarità del brevetto, royalties pari al 3% del fatturato lordo annuo mondiale, minimo garantito basso e il 30% del fatturato riconducibile alle sublicenze concesse a terzi;

b) invenzione dipendente, royalties pari all’ 1.5 % del fatturato lordo annuo mondiale, minimo garantito basso.

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La PI negli spin-off (4)

Invenzioni originate solo dal personale dell’ATENEO di argomento attinente le attività della società spin-off

1. Titolarità dell’ATENEO

2. Opzione per spin-off

3. X% + minimo garantito

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