Diritto Industriale

5/11/2018 Diritto Industriale - slidepdf.com

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INTRODUZIONE

Il diritto industriale è quella branca del diritto che si occupa dei rapporti giuridiciinerenti all’attività industriale. L’esatta definizione dell’oggetto di tale settore del

diritto è tuttora piuttosto dibattuta in dottrina anche in considerazione dei rappor-ti con il diritto commerciale. Per quanto riguarda le fonti del diritto industriale, ol-tre alle norme del codice civile e alle convenzioni internazionali, le più importantileggi interne sono le seguenti:

• R.D. 1127/39 sulle invenzioni1;• R.D. 1141/40 sui modelli di utilità e modelli e disegni ornamentali;• L. 633/41 e L. comunitaria 52/96 sui diritti d’autore e diritti connessi;• R.D. 929/42 e L. 1178/59 sui marchi;• L. 287/90 sulla concorrenza;• D.Lgs. 198/96 sui c.d. accordi Trip’s.

L’AZIENDAAi sensi dell’art. 2555 c.c., l’azienda è “il complesso dei beni organizzati dall’impren-di-tore per l’esercizio dell’impresa”. L’imprenditore non deve essere necessariamenteproprietario dei beni aziendali: è infatti sufficiente che egli disponga di un dirittoreale o personale che gli permetta di utilizzarli. Da questa considerazione si evinceche la titolarità dell’azienda non deve essere intesa nel senso di una proprietà sul comples-so bensì nel senso di una titolarità di diritti.

Gli elementi costitutivi e il concetto di “avviamento”

Per quanto attiene agli elementi costitutivi dell’azienda la dottrina è divisa:• per alcuni possono ritenersi tali solo le cose in senso proprio di cui l’impren-di-

tore si avvale per l’esercizio dell’impresa;• per altri sono riconducibili ad essi tutti i rapporti contrattuali stipulati per l’e-

sercizio dell’impresa e pure i crediti verso i clienti e i debiti verso i fornitori.Il fatto che l’azienda sia caratterizzata da un complesso di beni organizzati in fun-zione di uno scopo produttivo ci induce a considerare che tali beni – così intesi –abbiano un valore maggiore rispetto agli stessi individualmente considerati. Talemaggior valore che i beni aziendali acquistano a causa della “organizzazione”, pren-de il nome di avviamento dell’azienda2. Il nostro ordinamento giuridico apprestaall’avviamento una tutela:

• diretta: si pensi, ad esempio, alla tutela riconosciuta dagli artt. 34 e 35 dellaL. 392/78 a favore dell’imprenditore locatario nei confronti del locatore del-l’immobile destinato all’impresa;

• indiretta: si pensi alla repressione della concorrenza sleale, alla tutela dei se-gni distintivi ecc.

1 Poi modificato con DPR 849/68 sulla licenza obbligatoria, con DPR 540/72 sulla semplificazionedei procedimenti amministrativi in materia di brevetti e con DPR 338/79 di adeguamento alle con-venzioni internazionali.2 Diversa dall’avviamento è la clientela: essa può essere definita come l’insieme dei destinatari dei benio servizi prodotti dall’imprenditore oppure – sotto un’ottica più economica – come flusso costante delladomanda dei beni o servizi che fanno capo all’azienda. La clientela è dunque un rapporto di fatto tra con-sumatori ed impresa e non deve confondersi con l’avviamento.

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Trasferimento dell’azienda e successione nell’impresa

Il trasferimento dell’azienda da un imprenditore ad un altro è un fenomeno assaifrequente. Questo può attuarsi mediante un atto inter vivos - come la vendita, laconcessione in usufrutto o l’affitto3 - oppure mortis causa.

La disciplina che regola la circolazione dell’azienda – talvolta mediante norme in-derogabili – ha il fine di mantenere la potenzialità produttiva di essa e di assicura-re la tutela dei creditori e dei contraenti dell’alienante, in ordine ai rapporti con-tratti nell’esercizio o per l’esercizio dell’azienda. D’altro canto l’imprenditore è li-bero di cedere singoli beni aziendali e in tal caso – come è logico – non si appliche-rà la disciplina specifica.Per le ipotesi di trasferimento mortis causa il codice non prevede disposizioni parti-colari, dovendosi applicare le regole generali sulle successioni. In generale, se l’e-rede continua l’esercizio dell’impresa, tutti i precedenti rapporti passano in capoad esso; se al contrario non vuole continuare l’esercizio dell’impresa e la aliena aterzi, si applicano le norme relative ai trasferimenti per atto inter vivos. Il succederedi più coeredi ad un unico imprenditore defunto dà luogo ad una comunione inci-dentale di azienda per successione ereditaria (con il possibile costituirsi di una società).

Negozi di trasferimento e divieto di concorrenza

L’azienda non ha peculiari modalità di trasferimento ma circola nelle forme pro-prie dei beni che la compongono: cedere o affittare l’azienda, cioè, equivale a cede-re o locare una serie di beni4. Nell’atto di cessione non è necessario indicare tutti ibeni dell’azienda che si trasferiscono, mentre occorre necessariamente indicare ibeni che non vengono trasferiti5.Nell’ipotesi di alienazione di una azienda commerciale, l’alienante deve astenersi– per un periodo di 5 anni dal trasferimento – dall’iniziare una nuova impresa chesia idonea a sviare la clientela dall’azienda ceduta. L’obbligo in oggetto è soltantoun effetto naturale del negozio di trasferimento: le parti possono escluderlo, limi-tarlo o anche stabilire un divieto più ampio6. La durata del divieto non potrà co-munque eccedere i cinque anni ed a tale periodo di tempo si riduce la eventualemaggiore durata pattuita.

Successione nei contratti dell’azienda ceduta

In seguito al trasferimento dell’azienda, se non è pattuito diversamente, l’acqui-rente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non ab-biano carattere personale (art. 2558 c.c.)7. La successione si verifica – a differenzadel principio generale sancito dall’art. 1406 c.c., indipendentemente dal consensodel contraente ceduto: questi ha solo la facoltà, in presenza di una giusta causa, di

3 Queste sono le ipotesi espressamente previste dal codice. Tuttavia l’azienda può essere ceduta an-che per donazione, permuta e conferimento in società.4 Per le sole imprese soggette a registrazione è poi prevista la necessità della forma scritta ai finidella prova (ad probationem).5 Si ricordi che la ditta non può essere trasferita separatamente all’azienda e che essa non passa al-l’acquirente senza il consenso dell’alienante.6 Purché – in quest’ultimo caso – non ne resti impedita ogni attività professionale per l’alienante.7 I contratti in cui succede il cessionario sono quelli stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa (es.contratti di locazione dell’immobile in cui opera l’azienda, contratti di somministrazione ecc.). Sonoinvece esclusi quelli che abbiano carattere personale, cioè quei contratti che, pur se stipulati per l’a-zienda, si fondano sostanzialmente ed esclusivamente sulla fiducia fra le parti.

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recedere dal contratto – con effetto ex nunc – entro tre mesi dalla notizia del trasfe-rimento (art. 2558 II° c.c.).

Successione nei rapporti di lavoro

In caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirenteed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Alienante e acquirente sonoobbligati in solido per tutti i crediti inerenti a rapporto di lavoro vantati dal lavo-ratore al tempo del trasferimento. Il trasferimento di azienda non costituisce di perse motivo di licenziamento, ma resta ferma la facoltà dell’alienante di esercitare ildiritto di recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti.

Crediti e debiti dell’azienda ceduta

Gli artt. 2559 e 2560 c.c. regolano la successione nei crediti e nei debiti dell’aziendaceduta, cioè in quelle posizioni giuridiche costituite dal solo lato attivo o passivodi un rapporto obbligatorio e non facenti parte di un rapporto sinallagmatico inatto comprendente anche la controprestazione. Regola generale è quella che i cre-diti ed i debiti relativi all’azienda ceduta passano, in linea di principio, all’acqui-rente.Per quanto riguarda i rapporti tra alienante e acquirente dell’azienda, mentre daun lato la dottrina ritiene necessaria una pattuizione espressa, la giurisprudenza èorientata nel senso della successione automatica.

Usufrutto e affitto dell’azienda

L’azienda può essere costituita in usufrutto o concessa in affitto. L’usufruttuario el’affittuario hanno l’obbligo:

• di esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue;• di gestirla senza modificarne la destinazione;• di ricostituire le normali dotazioni di scorte e sostituire gli impianti deterio-

rati dall’uso.Il divieto di concorrenza nei confronti del concedente o del nudo proprietario è li-mitato alla durata dell’affitto o dell’usufrutto.

L’ILLECITO CONCORRENZIALE

LA DISCIPLINA CONCORRENZIALEFino all’entrata in vigore del codice civile del 1942, l’unica norma in materia eracostituita dall’art. 10bis introdotto con una revisione del 1925 alla Convenzione In-ternazionale per la tutela della produzione industriale stipulata a Parigi nel 1883.Con l’introduzione del codice del 42 sono invece gli artt. 2598 e ss. ad occuparsidella materia.La disciplina della concorrenza sleale si applica solo quando ricorrano i presuppo-sti soggettivi che riguardano il rapporto in cui devono trovarsi il soggetto attivo equello passivo e la qualità professionale di entrambi i soggetti. Quanto al rapportofra i due soggetti, questo deve essere di concorrenza (anche potenziale); la qualità

professionale è quella di imprenditore8

.8 Sono ricompresi nella disciplina anche la P.A., le attività non professionali ma occasionali e gliesercizi di impresa senza licenza.

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Inoltre, l’imprenditore è responsabile anche degli atti posti in essere dai suoi colla-boratori autonomi ed ausiliari, nonché, ovviamente, dai dipendenti nell’eserciziodelle loro mansioni9.

ILLECITO E DANNO CONCORRENZIALEGli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 si distinguono in tre categorie:

• atti di confusione, di cui al n. 1 della norma;• atti di appropriazione di pregi e di denigrazione, di cui al n. 2;• altri atti contrari alla correttezza professionale, di cui al n. 3, caratterizzati

oltre che dalla contrarietà ai principi della correttezza professionale10, dall’idone-ità a danneggiare l’altrui azienda11.

Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, per integrare gliestremi dell’illecito concorrenziale, non è necessario che il danno si sia effettiva-mente realizzato, ma è sufficiente che esso sia potenziale.

LE SINGOLE FATTISPECIE DI CONCORRENZA SLEALE

Gli atti di confusione

Le fattispecie in esame sono disciplinate dal n. 1 dell’art. 2598 ed hanno in comunel’idoneità a produrre confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente, ossia l’i-doneità a convincere i consumatori che un prodotto o un’attività provengono daun certo imprenditore mentre in realtà sono da ricondurre ad un imprenditore di-verso. Tale confondibilità è intesa come la riproduzione – più o meno puntuale – diuno o più elementi12 atti ad individuare un prodotto o una attività.

Non esistendo, per i segni distintivi in esame, un sistema di registrazione e – quin-di – una presunzione di validità del segno, l’onere di provare la presenza in essodei requisiti di tutelabilità graverà, secondo i principi generali, su colui che ne in-voca la tutela. La sola dimostrazione della preesistenza di segni confondibili gra-verà sulla parte che nega la tutelabilità. Infine la presenza della capacità distintivanon è oggetto di prova ma piuttosto di una valutazione del giudice sulla base delnotorio, venendo qui in rilievo fatti appartenenti alla comune esperienza.Analizzando più da vicino l’art. 2598, troviamo al n. 1 la fattispecie di chi “usanomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi le-

gittimamente usati da altri”. Ci si chiede se tale norma riguardi – oltre ai segni atipici

cui specificatamente si rivolge – anche quelli tipici, cioè già tutelati altrove dallalegge come la ditta, l’insegna e il marchio registrato. È la stessa norma a risponde-re positivamente (“ ferme le disposizioni (…)”) ma resta il problema della cumulabili-tà delle due tutele: la giurisprudenza opta per la soluzione negativa, mentre la

9 Si ritiene tuttavia che – eccetto il caso del dipendente – il terzo sia responsabile in solido con l’im-prenditore.10 Secondo la dottrina più recente, per giudizio di correttezza professionale dobbiamo intendere ungiudizio di natura morale ma non professionale, bensì di morale pubblica corrente quale è espressadalla collettività dei consociati di cui il giudice è interprete.11 L’idoneità dannosa deve essere qualificata, deve cioè essere maggiore a quella normale di un attodello stesso tipo non scorretto.12 Segni denominativi, emblematici, figurativi. Inoltre il segno distintivo imitato deve essere dotatodi capacità distintiva (originalità), di novità e deve essere concretamente utilizzato nel mercato.

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dottrina le ritiene applicabili entrambe13. Quanto ai segni atipici della ditta irregola-re e del marchio di fatto, la norma dell’art. 2598 n. 1 ne costituisce la forma esclusivadi tutela.L’art. 2598 n. 1 contempla, come seconda delle tre fattispecie, la c.d. imitazione ser-vile. Tale norma ha subito nel tempo progressive limitazioni applicative:

• un primo limite riguarda le parti del prodotto la cui imitazione può definir-si illecita: tale imitazione deve infatti riguardare le parti appariscenti, ester-ne, del prodotto;

• un secondo limite deriva dall’esigenza di coordinare il divieto di imitazionecon la disciplina brevettuale14: per risolvere la questione si è giunti ad unainterpretazione restrittiva dell’art. 2598 n. 1 sostenendo che le forme suscet-tibili di costituire oggetto di brevettazione come modello ornamentale ocome modello di utilità sono liberamente imitabili ove non siano brevettateo non lo siano più per la scadenza del relativo brevetto.

Quanto alle forme utili o funzionali si sostiene che queste – quando sarebbero potuteessere brevettate come modelli di utilità ma non lo siano state – non siano tutelabi-li contro l’imitazione servile e siano quindi liberamente imitabili. Per quanto ri-guarda invece le forme ornamentali, si sostiene che soltanto le forme dotate di un or-namento speciale e cioè superiore ad un certo livello estetico siano brevettabilicome modello ornamentale, mentre le forme (distintive) che presentino un orna-mento non speciale non lo siano e possano, perciò, ricevere la tutela contro l’imi-tazione servile.Infine, la terza fattispecie dell’art. 2598 n. 1 – reprimendo gli altri mezzi con cui sicompiano atti confusori – rappresenta una norma di chiusura con la quale il legi-slatore intende escludere la liceità di qualsiasi atto confusorio15.

Denigrazione e appropriazione di pregi

Il n. 2 dell’art. 2598 disciplina due diverse ipotesi di concorrenza sleale:• la denigrazione, che consiste nella diffusione di notizie ed apprezzamenti

sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il di-scredito e a procurare, così, un danno concorrenziale16;

13 In particolare, per quanto riguarda il marchio registrato, non si potrà agire in concorrenza slealequando il marchio non sia stato usato o quando il suo uso sia territorialmente limitato in modo da

non creare una sovrapposizione.14 I brevetti che qui interessa considerare sono quelli per modello ornamentale e quelli per modellodi utilità in quanto riguardano essenzialmente la forma del prodotto e cioè proprio l’oggetto dellatutela contro l’imitazione servile. Naturalmente il divieto di imitazione decade allo scadere dellavalidità del brevetto (15 anni per il modello ornamentale e 10 anni per il modello di utilità). Questaconsiderazione però crea un conflitto applicativo con la norma dell’art. 2598 n. 1 in quanto quest’ul-tima prevede una tutela potenzialmente perpetua contro l’imitazione servile.15 Poiché però – per compiersi – gli atti confusori richiedono l’uso di segni distintivi confondibili,l’applicazione della norma in esame risulta estremamente rara e concerne di solito ipotesi di appro-priazione di segni distintivi inusuali, quali ad esempio l’uso di furgoni dello stesso colori del con-corrente, l’uso di fotografie di prodotti altrui nel proprio materiale pubblicitario o la copiatura dicataloghi.16 Tale diffusione di notizie non deve essere necessariamente indirizzata ad una pluralità di soggettima anche ad una cerchia ristretta o ad un singolo soggetto. Fa eccezione l’ipotesi in cui la comuni-cazione sia fatta non su iniziativa del concorrente ma ad esempio su richiesta del cliente; oppureche la comunicazione sia fatto al solo concorrente interessato.

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• l’appropriazione di pregi, dove per pregi si intendono non delle entità ma-teriali appartenenti all’impresa aggredita, ma delle qualità dell’impresastessa o dei suoi prodotti; più precisamente costituisce pregio qualsiasi caratte-ristica dell’impresa o dei suoi prodotti considerata tale dal mercato17 .

I casi più frequenti di denigrazione si legano al fenomeno della pubblicità compa-rativa intesa come quella pubblicità basata sul raffronto fra il prodotto di un sog-getto e quello di un suo concorrente. La L. 25/99 (legge comunitaria per il 1998)delega il Governo ad emanare – entro un anno dalla sua approvazione – un decre-to legislativo che regolamenti nel nostro paese la pubblicità comparativa. Primadella riforma la comparazione pubblicitaria era inclusa, pur senza alcun riferimen-to esplicito, nelle ipotesi di denigrazione del prodotto altrui. La direttiva 97/55, in-vertendo l’orientamento interno, include la pubblicità comparativa fra i sistemi dicomunicazione commerciale ammessi nell’ambito dell’Unione Europea (natural-mente a precise condizioni).Anche per la concorrenza sleale, configurata come aspetto dell’illecito aquiliano, siparla di legittima difesa e cioè si sostiene che l’illiceità del comportamento vietatopuò essere esclusa se esso sia stato posto in essere per reagire al comportamento il-lecito del concorrente18.Quanto alla legittimazione ad agire per concorrenza sleale, questa riguarda il soloimprenditore che risulti obiettivamente identificabile come soggetto passivo delladenigrazione. Nel caso in cui quest’ultima riguardi un intero genere di prodotti fa-centi capo a più imprenditori, la legittimazione sarà estesa a tutti gli imprenditoridella categoria, nonché alle associazioni di categoria, ai sensi dell’art. 2601.Nell’ambito invece dell’appropriazione di pregi, si parla di agganciamento alla noto-rietà altrui, quando chi si propone al pubblico lo fa equiparandosi in modo esplici-

to ad un concorrente noto o ai suoi prodotti, approfittando, così, del frutto dell’al-trui lavoro o investimento.

Atti contrari alla correttezza professionale

Il n. 3 dell’art. 2598 – in considerazione della rarità di fattispecie inedite da classifi-care – funge da “contenitore” di fattispecie tipizzate, già individuate prima del-l’entrata in vigore del codice, che vengono ricondotte alla norma in esame per tro-vare una loro collocazione.Fra le fattispecie di concorrenza sleale qui riconducibili, il mendacio concorrenzia-le (messaggi ingannevoli) è senza dubbio una delle più importanti. Oltre all’ipote-

si della pubblicità menzognera, l’illiceità si estende a qualsiasi comunicazione ri-volta ai potenziali consumatori o fruitori di determinati prodotti o servizi, che noncorrisponda a verità e che sia idonea ad ingannare i suoi destinatari provocando,così, un danno concorrenziale.Altra fattispecie rilevante è quella che riguarda le manovre sui prezzi. In generalenon si potrebbe negare la liceità dei ribassi di prezzo senza negare il concetto stes-so di libera concorrenza. Tuttavia certe vendite sottocosto possono essere conside-rate illecite quando vengano poste in essere con fini monopolistici e con continuitàtemporale.

17 Per esempio nel caso di chi si dichiari – falsamente – concessionario di una celebre marca.18 L’agire in legittima difesa è subordinato a due condizioni: le notizie diffuse devono essere vere; ladifesa deve essere proporzionata all’esigenza di dare notizia dell’aggressione subita ai soggetti in-teressati (in genere alla clientela). La difesa deve essere obiettiva, non tendenziosa e moderata.

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La violazione di certe norme di diritto pubblico attinenti al mondo dell’impresapossono integrare varie fattispecie di concorrenza sleale. Ad esempio la violazionedi norme che impongono limiti all’esercizio dell’attività, di norme che impongonocosti (se si collegano ad un atto di concorrenza), di norme che impongono oneri oaddirittura di quelle norme legate alla corruzione e reati analoghi.Lo storno dei dipendenti, consistente nel sottrarre i dipendenti ad un concorrenteistigandoli a dimettersi per poi assumerli, è considerato illecito se attuato con l’in-tento di disgregare o disorganizzare l’azienda del concorrente, se attuato, cioè conanimus nocendi. A questa ipotesi è anche spesso legata quella relativa alla sottrazio-ne di segreti aziendali.Altre fattispecie riguardano infine la concorrenza dell’ex dipendente, la concor-renza parassitaria, l’induzione all’inadempimento, il boicottaggio19 e la concor-renza via internet.

Tutela cautelare e sanzioni

La lunga durata del giudizio di concorrenza sleale e la gravità dei danni, che nelfrattempo l’imprenditore può subire, legittimano il ricorso alle misure cautelari dicui all’art. 700 c.p.c.. In forza di tale norma, il richiedente può ottenere:

• l’inibitoria provvisoria del comportamento scorretto altrui;• il sequestro dei beni prodotti o commercializzati in modo illecito.

Per ottenere la tutela cautelare occorre fornire una prova sommaria della bontàdella pretesa e del pericolo che deriverebbe dalla non concessione della misura.Con la sentenza che accerta il compimento di uno o più atti di concorrenza sleale,il giudice può applicare, su richiesta di parte, le sanzioni previste dagli artt. 2599 e2600 che sono:

• l’inibitoria, che consiste nel divieto di continuare l’attività o di ripetere l’attodichiarato illecito;

• l’emanazione di opportuni provvedimenti per la rimozione degli effetti dell’illecito ,come, ad esempio, l’ordine di ritiro dal commercio dei beni realizzati conl’attività illecita;

• la pubblicazione della sentenza;• il risarcimento del danno, sempre che ricorrano il dolo o la colpa del convenu-

to e la prova del danno effettivamente sofferto.

19 Per boicottaggio si intende il comportamento di chi, attraverso il rifiuto proprio o di altri soggetti di sti- pulare ed intrattenere rapporti con un determinato terzo, impedisca a quest’ultimo di accedere o di permaneresul mercato. Si distingue fra:

• boicottaggio primario, quando uno o più soggetti decidono di non contrattare con il terzo:con l’entrata in vigore della legge antitrust italiana, tale comportamento è illecito se lo è

sotto il profilo antitrust;• boicottaggio secondario, quando uno o più soggetti (promotori), esercitando pressioni eco-

nomiche o di altro tipo, obbligano altri soggetti (esecutori) a non intrattenere rapporti conun concorrente dei primi (boicottato).

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LE INVENZIONI INDUSTRIALI

LE INVENZIONI INDUSTRIALI E IL BREVETTO

Le creazioni intellettuali e le opere dell’ingegnoLe creazioni intellettuali sono idee creative nel campo della cultura e della tecnica,tutelate nel nostro ordinamento come espressione originale della personalità uma-na. Non essendo cose corporali, sono definite dalla dottrina come beni immateriali.Le creazioni intellettuali si distinguono in due grandi categorie:

• opere dell’ingegno: sono quelle idee di carattere creativo che appartengonoal campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative,dell’architettura, del teatro e del cinema (art. 2575). Il diritto d’autore (sia mo-rale che patrimoniale) nasce per il fatto stesso della creazione dell’opera, aprescindere dal suo valore intrinseco, dalla sua utilità pratica e dalla sua no-

vità, purché ne sia originale la forma rappresentativa;• invenzioni industriali: definibili come soluzioni concrete, nel campo della

produzione economica, di un problema tecnico, per effetto di una creazionedella mente umana, eccedente le normali conoscenze, in applicazione dellatecnica contemporanea20.

Sull’invenzione industriale, intesa quale bene immateriale, sono riconosciuti al suoautore:

• diritti morali: il c.d. diritto di paternità che consiste nel diritto ad essere rico-nosciuto autore dell’invenzione per il solo fatto di averla creata. E’ un dirit-to imprescrittibile, irrinunciabile, intrasmissibile;

• diritti patrimoniali: consistenti nel diritto al brevetto – ovvero il diritto dipretendere dall’autorità il rilascio del brevetto qualora ne ricorrano i pre-supposti – e il diritto di brevetto – ossia il diritto esclusivo all’utilizzazioneeconomica dell’oggetto brevettato nei limiti e alle condizioni stabiliti dallalegge.

IL BREVETTO

Il brevetto può essere definito come l’attestato amministrativo con il quale si attribui-sce all’inventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo determinato, dei risultati diuna nuova invenzione. In alternativa si può definire il brevetto come una sorta di

contratto fra l’inventore e la collettività: l’inventore fornisce un insegnamento chela collettività non possiede ed in cambio riceve l’attribuzione di un diritto esclusi-vo di uso, limitato nel tempo. Oggetto del brevetto sono soltanto le invenzioni tec-nologiche; restano scoperte – perciò – le innovazioni di tipo commerciale.Il sistema brevettuale italiano è regolato dal codice civile agli artt. 2584-2594 e dal-la legge speciale R.D. 1127/39 e successive modifiche21.Quanto alla natura giuridica del brevetto la dottrina non è unanime:

• alcuni ravvisano in esso un diritto di proprietà su un bene immateriale;

20 Al concetto di invenzione industriale, la legge riconduce anche i c.d. modelli di utilità e modelli e di-

segni ornamentali.21 Una riforma sostanziale di tale legge è stata effettuata con D.P.R. 338/79 di adeguamento alle im-portanti convenzioni internazionali degli anni ’70. Recentemente è intervenuto il D.Lgs. 198/96 peradeguare la normativa italiana agli accordi internazionali di Marrakech (denominati Trip’s).

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• per altri configurerebbe un obbligo di non fare, posto a carico di terzi e, piùprecisamente, come un divieto di concorrenza ai danni dell’inventore.

Al sistema brevettuale si riconosce la funzione fondamentale di incentivo al pro-gresso tecnico e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche. A ben vedere, infat-ti, alla base del brevetto c’è una logica di rivelazione, di trasparenza della strutturadell’invenzione: la descrizione dettagliata dell’invenzione, allegata alla domandadi rilascio del brevetto, consente, alla scadenza del termine fissato dalla legge, lasua acquisizione stabile al patrimonio collettivo.

LE INVENZIONI BREVETTABILI E I LORO REQUISITILa definizione tradizionale di invenzione brevettabile è quella di soluzione originaledi un problema tecnico: l’invenzione si colloca quindi nel mondo della tecnica, vistoin contrapposizione a quello della scienza22.I requisiti di brevettabilità dell’invenzione sono tradizionalmente quattro:

•

l’industrialità, cioè l’attitudine dell’invenzione ad avere un’applicazione in-dustriale;• la novità (o novità estrinseca), che ricorre quando l’invenzione non è com-

presa nello stato della tecnica;• l’originalità (o novità intrinseca), che ha la funzione di selezionale, tra tutto

ciò che è nuovo, ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato dellatecnica;

• la liceità, non potendo essere brevettata l’invenzione contraria all’ordinepubblico e al buon costume.

Quanto alle varie tipologie di invenzioni possiamo distinguere fra:•

invenzioni di prodotto e invenzioni di procedimento;• invenzioni derivate da altre precedenti invenzioni:

o invenzioni di perfezionamento;o invenzioni di combinazione;o invenzioni di traslazione23.

Il procedimento di brevettazione

Il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione nasce con il rilascio del brevetto che èl’atto di accertamento costitutivo della P.A. con cui si conclude una procedura chesi articola in varie fasi:

1. il deposito della domanda di brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchio presso l’UPICA;2. l’esame della domanda24;3. la decisione da parte dell’autorità.

22 Non sono infatti brevettabili, ad esempio, le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, imetodi per attività intellettuali.23 Le invenzioni di traslazione sono quelle che si applicano ad un settore diverso rispetto ad inven-zioni note in altro settore, traendone un risultato nuovo ed originale.24 Tuttavia l’autorità deve soltanto accertare la regolarità formale della domanda, la ricorrenza delrequisito della industrialità e della liceità. Il controllo degli altri requisiti è dunque devoluto, comefatto puramente eventuale e successivo al rilascio del brevetto, alla cognizione del giudice ordina-rio.

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Il giudizio di nullità

La concessione del brevetto non pregiudica l’esercizio delle azioni giudiziarie circala validità del brevetto; essa serve solo a spostare l’onere della prova della man-canza dei requisiti per la brevettabilità dell’invenzione a carico di chi intende im-

pugnarne la validità

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. Ai sensi dell’art. 59 della legge sul brevetto, quest’ultimo ènullo:• se l’invenzione manca del carattere della novità o industrialità;• se la descrizione allegata alla domanda non comprende tutte le indicazioni

necessarie a persona esperta per mettere in pratica l’invenzione;• se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda;• se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’inventore non ab-

bia fatto valere i suoi diritti.La sentenza che accerta la nullità del brevetto è oggetto di pubblicità ed ha effica-cia retroattiva fermi restando gli atti già compiuti di esecuzione di sentenze di con-

traffazione passate in giudicato e i contratti già eseguiti aventi ad oggetto l’inven-zione (salvo eventuale rimborso stabilito dal giudice).

LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALL’INVENZIONEIl diritto di rilascio del brevetto spetta a chiunque abbia posto in essere l’attivitàinventiva che ha dato luogo alla nuova invenzione. Le eventuali controversie circala titolarità del diritto sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.In particolare, nel caso in cui con sentenza passata in giudicato, si accerti che il di-ritto al brevetto spetti ad una persona diversa da chi abbia depositato la domanda,l’art. 27bis L.brev. prevede due ipotesi:

• quella in cui la procedura di brevettazione si sia già conclusa con il rilascio del bre-vetto a favore del non avente diritto. In tal caso il vero titolare potrà:

o far valere la nullità del brevetto rilasciato al non avente diritto;o rivendicare il brevetto;

• quella in cui la procedura di brevettazione sia ancora pendente . Il vero titolare hatre mesi di tempo per:

o assumere a proprio nome la procedura di brevetto;o ottenere il rigetto della domanda di brevetto;o depositare a proprio nome una nuova domanda di brevetto, il cui

contenuto non ecceda quello della prima domanda, con decorrenza

dalla data di deposito della domanda iniziale, che cessa così di avereeffetto.

L’invenzione di gruppo

Si parla di invenzione di gruppo quando l’invenzione è realizzata da più autoriche lavorano insieme, sulla base di un progetto unitario. La disciplina di tale ipote-si segue, salvo patto contrario, quella della comunione.Nel caso in esame, la legittimazione alla domanda di brevetto spetta alla decisionedella maggioranza così come la successiva gestione.25 La possibilità di transigere sulla questione di nullità o di rimettere la cognizione ad un giudice ar-

bitrale è oggetto di dibattito: per alcuni ciò non sarebbe ammissibile in quanto l’oggetto è di dirittopubblico; per la dottrina prevalente e per la giurisprudenza tale possibilità è invece ammissibile etrova giustificazione nel fatto della conoscibilità della questione di nullità da parte del giudice an-che per via incidentale.

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L’invenzione del prestatore di lavoro

Il linea generale, la disciplina che riguarda tale ipotesi (artt. 2590 c.c. e 23 L.brev.)stabilisce che mentre il diritto morale alla paternità dell’opera resta all’inventore, ildiritto patrimoniale al rilascio del brevetto e alla sua utilizzazione spetta al datore

di lavoro. La logica sottesa a tale disciplina, infatti, è che l’invenzione spetti non achi l’ha realizzata ma a colui che ha promosso, organizzato e finanziato l’attivitàdella ricerca. Tuttavia possono presentarsi tre diverse fattispecie con altrettante di-verse soluzioni (artt. 23 e 24 L.brev.):

• invenzione di servizio, quando l’attività inventiva è l’oggetto della prestazionelavorativa per la quale è prevista una precisa remunerazione: in tal caso il dirittoal rilascio del brevetto spetta originariamente ed automaticamente al datoredi lavoro;

• invenzione d’azienda, quando è realizzata nell’ambito di un rapporto di lavorodove tuttavia non è prevista un compenso per l’attività inventiva né quest’ultima

rientra nell’oggetto della prestazione lavorativa: il brevetto spetta sempre al da-tore di lavoro ma l’inventore ha diritto ad un equo premio;• invenzione occasionale, quando l’invenzione, pur rientrando nel campo dell’at-

tività dell’azienda, non ha alcun nesso oggettivo con le mansioni del dipendente: inquesto caso il diritto al brevetto spetta al dipendente ma il datore di lavoroha un diritto di prelazione per l’acquisto del brevetto.

I contratti di ricerca

I contratti di ricerca sono contratti mediante i quali un soggetto (committente) affi-da, dietro compenso, lo svolgimento dell’attività inventiva a lavoratori autonomi o

a gruppi organizzati di ricercatori

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. Si distinguono:• contratti di ricerca a committente privato: in tali contratti il diritto al rila-scio del brevetto è, in linea di massima, attribuito al committente;

• contratti di ricerca a committente pubblico: anche in tale ipotesi il diritto albrevetto spetta al committente. Tuttavia è da notare che quando il soggettopubblico opera come puro finanziatore le invenzioni risultano spesso sotto-utilizzate.

IL CONTENUTO DEL BREVETTO ED I SUOI LIMITIIl diritto di esclusiva sull’invenzione attributo dal brevetto ha una durata limitata

a venti anni (salvi i termini diversi previsti dalle normative brevettali speciali) adecorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto. Quanto al limite spa-ziale ha efficacia solo nell’ambito dello Stato che lo ha rilasciato.L’art. 4 L.brev. prevede che l’inventore possa utilizzare l’invenzione, e quindi lan-ciare il prodotto sul mercato, già a partire dalla data di deposito della domanda dibrevetto27.

26 Sebbene il legislatore abbia iniziato a dettare per essi alcune norme, sono tuttora contratti atipici.27 Questo non è possibile per i brevetti farmaceutici. La legge infatti richiede un periodo di accerta-menti e sperimentazioni del farmaco prima della messa in commercio. Per evitare che la durata del-

la protezione brevettuale risulti in tal modo erosa, la L. 349/91 ha previsto un certificato comple-mentare che prolunga la protezione brevettuale oltre la sua scadenza naturale per una durata parial periodo intercorso fra la data di deposito della domanda e la data del decreto di autorizzazioneall’immissione in commercio del farmaco.

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L’esclusività attribuita dal brevetto al suo titolare, così come risulta dall’art. 1bisdella L.brev. concerne:

• la realizzazione del prodotto o del procedimento;• la sua utilizzazione;• la sua commerciabilità28;• il divieto di importare lo stesso prodotto o il prodotto frutto del procedi-

mento brevettato.L’ambito dell’esclusiva, così definito, incontra tuttavia qualche limitazione. In par-ticolare sono leciti:

• gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;• gli atti compiuti in via sperimentale;• la preparazione estemporanea e per unità, di medicinali nelle farmacie su

ricetta medica;

La contraffazione del brevetto

Salve le ipotesi sopra analizzate, ogni uso dell’invenzione altrui, non autorizzatodal titolare del brevetto, costituisce contraffazione. Si distinguono vari casi di con-traffazione:

• contraffazione integrale, quando l’invenzione altrui è interamente imitata;• contraffazione non integrale, quando l’imitazione non è integrale ma tocca

comunque l’ambito coperto dalla privativa altrui29;• contraffazione per equivalenti, quando pur non essendo identici neanche

gli elementi essenziali delle due realizzazioni, tuttavia l’idea inventiva, cheè alla base dell’invenzione brevettata, è presente anche nella realizzazione

altrui;• contraffazione evolutiva, quando la soluzione adottata dal terzo, pur pre-

sentando la stessa idea inventiva di una precedente soluzione brevettata, lamodifichi, migliorandola, adattandola, perfezionandola;

• contraffazione indiretta, che si sostanzia principalmente in due ipotesi:o produzioni e messa in vendita di parti staccate o di pezzi di ricambio;o invenzioni di nuovo uso di un prodotto nuovo.

Quanto all’estensione del brevetto, occorre distinguere tra il brevetto di prodotto –che ha estensione limitata all’uso descritto e rivendicato e agli usi ad esso equiva-lenti30 - e il brevetto di procedimento – che conferisce al titolare una posizione di

esclusività in ordine a quel determinato metodo o processo oggetto di brevetto.

IL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONEIl titolare del brevetto31 è legittimato ad agire in giudizio contro il terzo che – senzaautorizzazione – fa uso dell’invenzione brevettata, mediante l’azione di contraffa-zione. Il giudizio di contraffazione è affidato all’autorità giudiziaria ordinaria e si

28 L’esclusiva del commercio trova un limite nel principio dell’esaurimento, in base al quale il dirit-to del titolare si esaurisce una volta che il prodotto sia stato posto in vendita.29 L’estensione del brevetto è determinata dalle rivendicazioni, ma le rivendicazioni sono, a lorovolta, interpretate alla luce dell’intero fascicolo brevettuale.30 Non risulta infatti accettabile – per varie incompatibilità – la teoria dell’estensione assoluta.31 Sono legittimati all’azione anche il licenziatario e l’usufruttuario.

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svolge davanti al giudice territorialmente competente ai sensi degli artt. 75 e 76 L.-brev.32. L’onere di provare la contraffazione incombe sul titolare del brevetto.Per evitare che la possibile lunghezza del giudizio di contraffazione torni a dannodel titolare del brevetto, gli artt. 81, 82 e 83 L.brev. prevedono a favore di questi –prima ancora dell’instaurazione del giudizio – alcune misure cautelari33:

• la descrizione, che ha la funzione di precostituire la prova della contraffa-zione;

• il sequestro, che ha la funzione di evitare la circolazione del prodotto con-traffatto, affidandone la custodia ad un soggetto che non può disporne sen-za ordine del giudice;

• l’inibitoria, che è l’ordine con cui il giudice proibisce al contraffattore laprosecuzione o la ripresa dell’attività di fabbricazione, di commercializza-zione e di uso dei prodotti coperti dal brevetto altrui.

Descrizione e sequestro perdono efficacia qualora non siano seguiti dall’instaura-zione del giudizio di merito entro trenta giorni. Quanto all’inibitoria, può essereconcessa sia ante causam, con domanda da proporre al giudice competente a cono-scere la causa nel merito, sia in corso di causa, con competenza del giudice istrut-tore.Con la sentenza che accerta la contraffazione, il giudice può disporre – a carico delsoccombente – le seguenti sanzioni:

• l’inibitoria, consiste nell’ordine al contraffattore di cessare e non riprenderel’attività illecita;

• la rimozione, distruzione o assegnazione in proprietà dei prodotti brevet-tati o dei mezzi usati per la contraffazione34;

• il risarcimento del danno35;• la pubblicazione della sentenza;• la condanna in futuro, che consiste nella liquidazione di una somma che il

contraffattore dovrà versare nell’ipotesi di mancata cessazione o successivaripresa dell’attività illecita.

LA TRASFERIBILITÀ E L’ESTINZIONE DEL BREVETTOCome abbiamo già avuto modo di vedere, i diritti patrimoniali nascenti dalle in-venzioni industriali sono trasferibili. In particolare, per quanto concerne i diritti dibrevetto, gli atti traslativi inter vivos sono riconducibili ai modelli della:

•cessione, quando il titolare del brevetto si spoglia della titolarità dell’attes-tato a favore di un altro soggetto mediante un qualsiasi contratto capace diprodurre effetti traslativi (vendita, permuta, donazione ecc.);

32 L’art. 76, in particolare, prevede la c.d. moltiplicazione dei fori alternativi: consente all’attore discegliere il foro del luogo in cui sono stati compiuti i fatti lesivi della sua privativa.33 Tali misure sono oggi fruibili anche da parte del titolare della domanda di brevetto grazie alD.P.R. 338/79.34 Anche tali sanzioni prescindono dall’esistenza del dolo o della colpa del contraffattore.35 Per ottenere la condanna del soccombente al risarcimento del danno è necessaria la ricorrenza deipresupposti di cui all’art. 2043 c.c.: la colpa dell’autore dell’illecito e il danno. Per quanto riguarda

la colpa, la giurisprudenza ritiene che la pubblicità legale del sistema brevettuale crei una presun-zione di colpa in capo al contraffattore. Per quanto riguarda il danno, in linea di principio il dannorisarcibile coincide con il mancato utile netto che il titolare del brevetto ha subito per la contraffa-zione.

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• licenza, che è il contratto con il quale il titolare del brevetto (licenziante), purconservando tale titolarità, concede ad un terzo (licenziatario), dietro corri-spettivo, il diritto di utilizzare l’invenzione brevettata;

La licenza è – in assenza di prescrizioni legislative – un contratto atipico il cui con-tenuto è quindi rimesso all’autonomia delle parti36. A carico del licenziatario, ilcontratto prevede l’obbligo di pagare il corrispettivo che può essere fissato in unasomma a forfait oppure in pagamenti periodici (royalties). La durata della licenza èfissata dalle parti e coincide solitamente con la durata del brevetto. Infine, poiché icontratti di licenza possono costituire intese restrittive della libertà di concorrenza,devono essere valutati alla luce della normativa antitrust37.

La licenza obbligatoria e altri casi di circolazione coattiva

La legge contempla le ipotesi di licenza obbligatoria38 nei casi di:• mancanza o insufficiente attuazione dell’invenzione: l’art. 54 L.brev. legit-

tima il rilascio della licenza obbligatoria qualora, per cause dipendenti dallavolontà del titolare del brevetto, l’attuazione dell’invenzione, per oltre untriennio, manchi o risulti insufficiente ai bisogni del paese39;

• invenzioni dipendenti: il diritto ad ottenere la licenza obbligatoria sussiste,però, solo quando la seconda invenzione costituisce, rispetto alla preceden-te, un importante progresso tecnico di rilevanza economica.

La legge prevede inoltre una generale possibilità di espropriazione del brevettonell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

L’estinzione del diritto di brevetto

I diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione si estinguono:• con la scadenza del termine stabilito dalla legge per le singole categorie di

invenzioni;• con la dichiarazione di nullità del brevetto;• con la rinuncia del titolare;• con il verificarsi di determinate cause di decadenza:

o la mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione protratta perun biennio oltre la concessione della licenza obbligatoria;

o il mancato pagamento della tassa annuale di brevetto;

36 Una delle clausole più rilevanti in esso contenute, è la clausola di esclusiva con la quale il licen-ziante si priva del potere di attuare egli stesso l’invenzione e di concedere altre licenze a terzi.37 Una nota a parte merita la c.d. licenza di pieno diritto. L’art. 50 L.brev. concede infatti al richie-dente o al titolare del brevetto la possibilità di offrire al pubblico – con dichiarazione resa nella stes-sa domanda oppure con comunicazione successiva all’ufficio dei brevetti – una licenza per l’usonon esclusivo dell’invenzione. Tale offerta, che si perfeziona con la notifica al titolare dell’accetta-zione di eventuali interessati, comporta la riduzione alla metà delle tasse annuali di brevetto.38 Con la licenza obbligatoria l’ordinamento impone al titolare del brevetto il rilascio della licenza aterzi. La procedura amministrativa di rilascio si svolge quasi interamente presso l’Ufficio ItalianoBrevetti e si conclude con un decreto del Ministero dell’industria, il commercio e l’artigianato. La li-cenza obbligatoria può essere concessa soltanto dietro corresponsione da parte del licenziatario, a

favore del titolare del brevetto, di equo compenso. Ha una durata massima pari alla durata del bre-vetto e è sempre non esclusiva e a titolo oneroso.39 E’ considerata attuazione dell’invenzione anche l’introduzione o la vendita di oggetti prodotti inpaesi membri della C.E. o della O.M.C.

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o lo scavalcamento per priorità previsto dalla Convenzione di Unionedi Parigi40.

I BREVETTI SPECIALI

Il nostro ordinamento prevede alcuni brevetti speciali la cui disciplina si discostain modo più o meno evidente a secondo della natura dell’oggetto della tutela.

Il brevetto chimico

Le invenzioni farmaceutiche sono brevettabili come qualsiasi altra invenzione sul-la base della normativa comune. Un primo problema attiene alla validità della do-manda di brevetto per formule generali (con cui il richiedente vorrebbe precostituir-si una riserva su tutti i composti riconducibili alla formula generale) e ai suoi rap-porti con le invenzioni di selezione (cioè di quelle invenzioni che hanno per oggettoun composto nuovo seppur riconducibile ad una molecola nota). La soluzione del

problema sembra essere l’individuazione dell’attività inventiva di selezione nel-l’ambito della formula generale:• in caso di invenzione, l’autore della selezione ha diritto ad un brevetto nuo-

vo ed autonomo dal precedente;• in caso contrario, il composto sarà ricompreso nell’ambito di estensione del

brevetto per la formula generale.Per quanto attiene ai requisiti di brevettabilità del farmaco, occorre rilevare chequello dell’originalità non va riferito alla struttura del composto ma alla funzione di essoche l’invenzione ha individuato. In altre parole, ciò che deve apparire come non evi-dente al tecnico medio del settore è la funzione del prodotto e non la sua struttura.

Infine è da notare come – a differenza della meccanica – la traslazione sia un feno-meno piuttosto comune nella chimica. Quindi, la presunzione di equivalenza delnuovo uso del prodotto agli usi già noti dello stesso ritenuta dalla giurisprudenzanell’ambito della meccanica, in chimica non ha ragion d’essere: sarà perciò il titola-re del primo brevetto sul prodotto a dover dimostrare l’assenza di originalità delbrevetto sul nuovo uso.

Il brevetto nel campo delle biotecnologie

Nonostante sia palese che il settore delle biotecnologie richieda una autonoma di-sciplina brevettuale, il nostro ordinamento – ad eccezione delle nuove varietà ve-

getali – è privo di norme ad hoc: ciò comporta, quanto meno, l’esigenza di alcuni ri-tocchi alla disciplina comune. In particolare, l’impossibilità tecnica di pervenire aduna descrizione dell’invenzione avente ad oggetto nuove entità microbiologicheha portato alla creazione di sistemi di culture del microrganismo presso centri diraccolta specializzata, attribuendo al deposito un effetto equivalente alla descrizione.

Il brevetto per le nuove varietà vegetali

A seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione di Parigi del 1961, è stato ema-nato il D.P.R. 974/75 contenente norme per la protezione delle nuove varietà ve-getali. Tale normativa prevede una protezione limitata unicamente ai nuovi pro-

40 Secondo tale regola, il brevetto perde i suoi effetti a seguito del deposito in Italia di una domandadi brevetto, per la stessa invenzione, da parte di chi ha depositato, nell’anno precedente, una do-manda di brevetto (per la stessa invenzione) in un altro Stato aderente alla Convenzione di Unione.

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dotti e non anche ai procedimenti per la loro produzione (che perciò restano affi-dati alla disciplina generale). Per essere brevettabile, la nuova varietà vegetaledeve presentare i seguenti requisiti:

• la novità;• l’originalità, che ricorre quando la nuova varietà si distingue per uno o più

caratteri importanti da ogni altra varietà nota;• l’omogeneità e la stabilità che richiedono, rispettivamente, che i caratteri

essenziali della nuova varietà siano sufficientemente simili in un unico cicloproduttivo e rimangano tali nei secoli successivi.

La durata del brevetto su una nuova varietà vegetale è di quindici anni ma siestende a trenta nel caso di piante a fusto legnoso.

La registrazione delle topografie di semiconduttori

In ottemperanza alla direttiva C.E.E. 54/87, l’Italia ha varato la L. 70/89 la qualedispone una disciplina di protezione per le topografie di semiconduttori. Sebbenela legge parli di registrazione, si tratta di una disciplina brevettuale.Il diritto di esclusiva comprende il diritto di riproduzione ed il diritto di sfrutta-mento dell’opera. Esso ha durata decennale ed il suo riconoscimento sembra su-bordinato all’esame preventivo del trovato. Quanto ai requisiti per la brevettabili-tà, non è distruttiva della novità la predivulgazione avvenuta nei due anni prece-denti il deposito della domanda.

L’INVENZIONE NON BREVETTATA E LA SUA TUTELANell’ordinamento italiano, l’invenzione non brevettata è protetta mediante le re-

gole di tutela del segreto industriale. Il segreto delinea una protezione di mero fat-to e di tipo obbligatorio. Precisamente, la protezione dell’invenzione non brevetta-ta si sostanzia nella previsione di un obbligo legale di segretezza a carico dei colla-boratori dell’inventore41, e nel riconoscimento della validità dei contratti di know-how42, accompagnati dall’obbligo di segretezza posto a carico dell’acquirente.

Il diritto di preuso

L’art. 6 L.brev. crea – a favore di chi abbia utilizzato un’invenzione non brevettatanel corso dell’anno anteriore al deposito di un’altrui domanda di brevetto – il di-ritto di prosecuzione di tale utilizzazione (diritto di preuso). Deve comunque trat-

tarsi di effettiva attuazione e tale diritto di preuso non è comunque opponibile aterzi. Il preutente, infatti, non vanta un diritto di esclusiva nei confronti del succes-sivo registrante, né può agire con l’azione di contraffazione, ma è semplicementeimmune dall’azione di contraffazione del titolare del brevetto.

41 Tale obbligo deriva dal generale obbligo di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c. a carico dei collabora-tori subordinati. La regola è comunque applicabile, per analogia, anche ai collaboratori autonomi.La sanzione è di tipo risarcitorio.42 Tale contratto, atipico, è definito dalla dottrina come il contratto con cui un imprenditore (conce-dente), dietro compenso, mette in condizione un altro imprenditore (concessionario) di conoscereed utilizzare, nel processo produttivo o distributivo, le proprie tecniche o i propri ritrovati non bre-vettati (o non brevettabili) ma coperti da segreto.

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LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL BREVETTOLe normative brevettuali nazionali sono tutte incentrate sul principio della territo-rialità. Di conseguenza, l’inventore che voglia sfruttare l’invenzione un mercatoplurinazionale dovrà chiedere ed ottenere il brevetto in più Stati (brevetti paralleli)

e ciascun brevetto sarà soggetto alla sua disciplina nazionale. Tale situazione creaconsistenti costi e problemi di gestione per risolvere i quali si sono succedute neltempo varie convenzioni internazionali.

La convenzione di unione di Parigi

Alla convenzione di unione di Parigi, firmata il 20 marzo 1883 aderiscono 107 Statitra cui l’Italia. Il testo della convenzione fissa una serie di principi per agevolare idepositi plurimi di domande di brevetto:

• il principio del trattamento nazionale, secondo il quale ogni Stato accordaai cittadini degli altri stati convenzionati la stessa tutela che garantisce per i

propri;• il principio dell’assimilazione, che assimila ai cittadini dei paesi conven-

zionati anche quelli che non lo sono ma che siano domiciliati o siano titolaridi un’azienda in uno degli stati unionisti;

• il principio della proprietà unionista, per il quale un cittadino può presen-tare più domande in più Stati per la stessa invenzione entro un anno e go-derne gli effetti dalla data della prima domanda.

La convenzione di Monaco sul brevetto europeo

Alla convenzione sul brevetto europeo, sottoscritta a Monaco nel 1973, aderiscono

18 Stati tra cui l’Italia. Obiettivo ed effetto della convenzione è quello di risolvere ilproblema dei depositi plurimi mediante l’adozione di un’unica procedura di rila-scio del brevetto: infatti, dalla presentazione di un’unica domanda presso l’UfficioNazionale Brevetti, che provvederà a trasmetterla all’Ufficio Europeo dei Brevetti,ovvero direttamente presso quest’ultimo ufficio, nelle sedi di L’Aja o di Monaco,può scaturire la concessione di un attestato corrispondente a tanti brevetti nazio-nali per quanti sono gli Stati contraenti designati nella domanda. Una volta otte-nuto il brevetto europeo residua in capo al richiedente l’onere della traduzionenella lingua madre di ogni Paese in cui si è chiesto l’efficacia del brevetto.

Trattato di cooperazione in materia di brevettiIl trattato di cooperazione in materia di brevetti, stipulato a Washington nel 1970,impegna 89 Stati fra cui l’Italia. Si pone come obiettivo principale quello di agevo-lare sia i c.d. depositi plurimi, sia l’esame preventivo dei vari Uffici nazionali. Inforza di questo accordo, infatti, è facoltà del cittadino presentare un’unica doman-da internazionale che avrà l’effetto di tante domande nazionali per quanti sono gliStati designati nella domanda stessa.

IL BREVETTO NEL DIRITTO COMUNITARIOIl principio di territorialità, proprio di ogni sistema brevettuale nazionale, si pone

in contrasto con l'ordinamento comunitario, contrario ad ogni frontiera che ostaco-li la libera circolazione di beni e servizi. I redattori del trattato di Roma hanno affi-dato la soluzione di tale conflitto all'articolo 30. In un primo tempo, l'articolo 30 è

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stato interpretato affermando l'esistenza di una sorta di intangibilità, da parte del-l'ordinamento comunitario, dei diritti nazionali di proprietà industriale. Successi-vamente, però, è emersa la linea opposta. Si è affermato, infatti, che la comunità,pur dovendo rispettare i contenuti dei diritti nazionali, deve, però, controllarne lemodalità di esercizio. In questa prospettiva, vengono in rilievo il principio di esau-rimento comunitario del diritto di brevetto, il problema delle licenze di brevetto edi know-how, e la convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario.

Il principio di esaurimento comunitario del diritto di brevetti

Secondo tale principio, il titolare del brevetto non può avvalersi del suo dirittoesclusivo per opporsi alla circolazione interna comunitaria del prodotto brevettatoqualora questo sia stato messo in commercio, in altro stato membro dell’U.E., dallostesso titolare o, con il suo consenso, da soggetti a lui legati da rapporti giuridici oeconomici.

Le licenze di brevetto in diritto comunitarioLa Commissione e la Corte di Giustizia della Comunità Europea hanno avuto piùvolte l’occasione di sindacare la liceità delle clausole restrittive della concorrenzaspesso contenute nei contratti di licenza. Con il regolamento 2349/84, sono con-sentite, fra le altre:

• la clausola di esclusiva;• il divieto di sub-licenza;• l'obbligo di rispettare norme di qualità minima;• l’obbligo di comunicare a licenziati le esperienze acquisite;

Tra le clausole vietate vanno segnalate:• la clausola di non contestazione della validità del brevetto;• la clausola che fissa la durata del contratto per un periodo superiore alla

durata del brevetto;• la clausola di non concorrenza;• la clausola che impone limiti quantitativi alla produzione;

I contratti di Know-how in diritto comunitario

Anche i contratti di know-how possono dar vita ad intese restrittive della concor-renza o a veri e propri abusi monopolistici. È stato quindi approvato recentemente

il regolamento numero 556/89 relativo all'applicazione dell'articolo 81 del trattatoCEE a categorie di accordo di licenza di know-how. Tale regolamento contemplauna lista di clausole consentite ed una lista di clausole vietate.Sono consentite, tra le altre:

• la clausola di segretezza;• il divieto di sub licenza;• il divieto di uso del know-how dopo la scadenza dell'accordo.

Sono invece vietati:• la clausola di non contestazione della segretezza del know-how;• la clausola di non concorrenza;•

la clausola di fissazione di prezzi e sconti.

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La convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario

La convenzione sul brevetto comunitario è stata sottoscritta a Lussemburgo nel1975 e ratificata in Italia con la legge 302/93. Si tratta di un accordo, riservato aipaesi membri dell'U.E., diretto ad introdurre un unitario ed autonomo brevetto,

valido per l'intero territorio comunitario. Esso fa leva sull'esistenza della proceduraunificata di rilascio, già creata dalla convenzione sul brevetto europeo, con la diffe-renza che al termine dell'esame - e quindi all'atto che concedere il brevetto - que-sto, invece di essere frazionato in fasce di brevetti nazionali, rimane unico e validoper tutti i paesi dell'unione. La conseguenza principale è costituita dal fatto che ilbrevetto comunitario è sottratto così alla giurisdizione nazionale. Il testo originale dellaconvenzione sul brevetto comunitario prevede, infatti, una competenza esclusivadel giudice comunitario alla dichiarazione della nullità del brevetto disponendo lacreazione, a tal fine, di appositi organi giurisdizionali presso gli stati aderenti. Aitribunali nazionali rimane la competenza a decidere il giudizio di contraffazioneche, tuttavia, va sospeso se pende la procedura di ampliamento del brevetto pres-so il giudice comunitario competente. Ciò spiega la riluttanza dei paesi contraentia dare il via a questo strumento di politica Industriale.

LA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIELa circolazione delle tecnologie sostituisce in molti casi la circolazione dei prodot-ti. Può accadere, infatti, che barriere doganali o costi di produzione rendano antie-conomica l’importazione di un certo prodotto in un certo mercato. In tal caso, ilmercato può essere penetrato dall'interno, creando in esso una società che proceda alla rea-lizzazione in loco del prodotto, utilizzando le necessarie tecnologie che saranno fornite, die-

tro corrispettivo, dalla società madre. Particolari problemi si pongono per gli scambiinternazionali di tecnologie per paesi di diverso regime politico o di diverso livelloindustriale:

• nei rapporti internazionali, esistono complesse normative di controllo, siaa livello nazionale sia a livello sovranazionale, riguardanti l'esportazione ditecnologie considerate di interesse strategico;

• i Paesi in via di sviluppo da tempo lamentano gli effetti negativi dei con-tratti di trasferimento delle tecnologie conclusi con i paesi industrializzati.Tali contratti, infatti, prevedendo spesso cessioni di tecnologie obsolete,corrispettivi squilibrati, clausole restrittive della facoltà dell'acquirente, non

solo non favoriscono lo sviluppo dello stato importatore ma finiscono addi-rittura per avere un effetto frenante.

I BREVETTI PER I MODELLIAccanto ai brevetti per invenzione, il nostro ordinamento prevede i brevetti permodelli industriali, espressione quest’ultima che comprende due diversi gruppi dicreazioni:

• i modelli di utilità che proteggono una innovazione tecnologica, e vengonoperciò accostati ai brevetti per invenzione;

• i modelli e disegni ornamentali che proteggono, invece, un’innovazione

puramente estetica, avvicinandosi, così, al diritto d’autore.

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Il modello di utilità

Il modello di utilità è la forma nuova di un prodotto industriale, idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Non è fa-cile distinguere nettamente il modello di utilità dall’invenzione: dottrina e giuri-

sprudenza oscillano tra uncriterio quantitativo

, che vede il modello come una in-venzione minore, e un criterio qualitativo, per il quale nel modello manca la solu-zione nuova di un problema tecnico, agendo qui l’innovazione solo su aspetti mar-ginali ed esecutivi di ciò che è già noto43.Complessi sono i rapporti tra modello di utilità, marchio di forma e divieto di imi-tazione servile. Il problema che si pone è se le forme utili possano anche essere re-gistrate come marchio o protette ex. art. 2598, n. 1 c.c.: se ciò fosse possibile, le for-me utili riceverebbero una tutela potenzialmente perpetua ed il limite temporaledel brevetto per modello risulterebbe così vanificato. E’ quindi preferibile ritenereche le forme utili non possano accedere al brevetto per marchio o alla tutela ex art.2598 n. 1 neanche se dotate di valore distintivo, qualora esprimano un nuovo con-cetto innovativo e siano, perciò, brevettabili come modello.

Il modello ornamentale

Il modello ornamentale è il trovato che conferisce ad un oggetto noto uno specialeornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee e di colori. Ilbrevetto per modello ornamentale ha efficacia per quindici anni.Il modello ornamentale va distinto dall’opera d’arte applicata all’industria. Rileva-no, a tal proposito, il criterio della scindibilità tra valore artistico e carattere indu-striale44 e il criterio della sufficienza del valore artistico della forma.

IL MARCHIO

I SEGNI DISTINTIVI ED IL MARCHIOL’impresa deve poter essere facilmente individuata e localizzata. Tale obiettivo ri-guarda tre diversi aspetti:

• l’individuazione della impresa come tale;• i prodotti della stessa;• i locali nei quali si esplica l’attività produttiva.

Sussiste, pertanto, un sistema di segni distintivi quali la ditta, il marchio, l’insegna

che la legge tutela, riconoscendo all’imprenditore l’esclusività dell’uso45.

Il marchio e i suoi requisiti

Il più importante segno distintivo è senza dubbio il marchio inteso come il segnoche si appone sul prodotto e ne costituisce la marca . Le funzioni da esso svolte sono es-senzialmente tre:

• la funzione distintiva;43 L’art. 4 della L.mod. consente, peraltro, il c.d. deposito di domande alternative: chi deposita unadomanda di brevetto per invenzione può depositare anche una domanda di brevetto per modelli diutilità che varrà solo nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.44 Si ha scindibilità quando l’opera può essere apprezzata esteticamente indipendentemente dall’u-tilità del prodotto.45 Si tratta però di una esclusività in senso merceologico, limitata cioè a quei prodotti o servizi in or-dine ai quali il titolare del segno opera: solo in tale ambito, infatti, può crearsi rischio di confusione.

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• la funzione di indicazione di provenienza;• la funzione attrattiva.

Come segno distintivo, il marchio deve consistere in un’entità esterna al prodottoo al suo involucro, che si aggiunge al prodotto per indicare la provenienza, ma daesso separabile senza snaturarlo. I marchi, che in quanto strumenti di comunica-zione devono essere rappresentabili graficamente46, possono essere:

• denominativi, se costituiti solo da parole;• figurativi o emblematici, se costituiti solo da figure;• misti.

Il marchio di forma

Il marchio può essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezionedello stesso ad esclusione delle forme:

• necessarie, quelle cioè imposte dalla natura stessa del prodotto: sono libera-

mente utilizzabili.• funzionali, necessarie per ottenere un risultato tecnico: sono tutelabili me-diante il brevetto per invenzioni.

• ornamentali, che danno un valore sostanziali al prodotto: sono tutelabilimediante il brevetto per modelli.

La registrazione delle forme funzionali e ornamentali come marchio permettereb-be di godere di un diritto di esclusiva praticamente perpetuo (in considerazionedella sua rinnovabilità). Pertanto, per assicurare uno spazio reale ai marchi di for-ma, è necessario restringere l’ambito di operatività delle forme suscettibili di bre-vettazione come modello.

I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIOPer poter costituire oggetto di tutela, il marchio deve presentare determinati re-quisiti di validità. In particolare:

• la capacità distintiva, che consiste nell’idoneità a identificare i prodotti con-trassegnati tra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato47;

• la novità, che ricorre quando il marchio non risultava già noto al mercato48;

46 Il limite della rappresentabilità grafica va però interpretato in modo elastico potendo costituiremarchio anche le combinazioni o tonalità cromatiche, i suoni, le forme del prodotto o della sua con-

fezione.47 Non possono fungere da marchio:

• le denominazioni generiche;• le indicazioni descrittive.

Tuttavia è frequente che l’imprenditore, per far presa sul pubblico, adotti come marchio una parolache, pur non rientrando nelle categorie vietate, abbiano però la capacità di richiamare in qualchemodo il prodotto stesso o le sue capacità. La giurisprudenza, con notevole indulgenza, ha ammessola validità di questo tipo di marchio (c.d. marchio espressivo), purché, però, l’elemento descrittivoin esso contenuto sia accompagnato da elementi di differenziazione costituiti da aggiunte di suffissio prefissi, distorsioni della parola, particolari combinazioni.Dal punto di vista della tutela, il marchio espressivo è un marchio debole, in quanto lievi varianti sa-ranno sufficienti a escluderne la confondibilità.48 L’art. 16 della legge sul marchio accenna a tale requisito allorché dice che “possono costituire og-getto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni…” ma è il successivo art. 17 chechiarisce in negativo cosa debba intendersi per nuovo. In particolare non sono nuovi:

• i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

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• la liceità, cioè il non essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o albuon costume, come il non essere già utilizzato o protetto da organismi so-vranazionali o nazionali;

• la verità, che definibile in negativo, consiste nel non dover essere idoneo adingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qua-lità dei prodotti.

L’assenza del requisito della novità del marchio è suscettibile di una sanatoria de-finita convalida del marchio prevista dall’art. 48 L.ma. Tale norma prevede l’in-contestabilità del marchio da parte del titolare del diritto anteriore ove questi, percinque anni consecutivi, abbia tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un mar-chio posteriore registrato uguale o simile. La convalida è comunque preclusa ovesi provi che il marchio posteriore sia stato domandato in malafede49. Resta da ag-giungere che la convalida non consente al titolare del marchio convalidato di op-porsi all’uso del marchio anteriore50.

ACQUISTO DEL DIRITTOIn seguito alle modifiche apportate all’art. 22 L.ma. dal L.Lgs 480/92, qualunquesoggetto, anche non imprenditore, può ottenere una registrazione per marchiod’impresa. Naturalmente, tale libertà incontra alcuni limiti. In particolare, perquanto concerne l’uso come marchio:

• del ritratto altrui, subordinato al consenso del ritrattato e, dopo la sua mor-te, al consenso dei congiunti fino al quarto grado;

• del nome altrui, consentito purché l’uso non sia tale da ledere la fama, ilcredito o il decoro dell’interessato51;

•

di segni notori, registrabili solo dall’avente diritto o dietro il consenso diquesti52;• di segni il cui uso violerebbe l’altrui diritto di esclusiva, quali ad esempio

il diritto d’autore o di proprietà industriale.Nel caso in cui la registrazione sia richiesta ed eventualmente ottenuta da un sog-getto non avente diritto in base alla normativa appena esaminata, l’art. 25 L.ma.detta un’articolata disciplina a seconda che il richiedente non legittimato abbia giàottenuto la registrazione oppure sia in attesa perché la domanda risulti ancorapendente. Nel primo caso (registrazione effettuata), l’avente diritto può:

• i segni identici o simili a quelli già usati da altri in Italia come marchio per prodotti o servi-zi identici o affini, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico che può ancheconsistere in un rischio di associazione tra i due segni;

• i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale einsegna, adottato da altri nell’ambito di attività imprenditoriali identiche o affini;

• i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato in Italia;• i segni identici o simili ad un marchio che goda di rinomanza, anche se registrati per pro-

dotti o servizi non affini, qualora ritraggano dalla notorietà del marchio anteriore un inde-bito vantaggio o arrechino allo stesso un pregiudizio.

49 Non è invece di ostacolo la malafede sopravvenuta.50 E’ questo un caso ulteriore in cui l’ordinamento consente l’uso contemporaneo di marchi confon-dibili da parte di imprenditori diversi.51 Inoltre l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può, anche in questo caso, subordinare la registrazioneal consenso dell’interessato.52 In questo caso il legislatore tiene conto del valore di suggestione, traducibile in capacità di vendi-ta, che ritiene quindi degno di tutela.

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• ottenere, con sentenza ad efficacia retroattiva, il trasferimento a proprionome della registrazione;

• far valere la nullità della registrazione.Nel secondo caso (registrazione non ancora effettuata) può invece:

• assumere a proprio nome la domanda di registrazione depositata dal nonavente diritto;

• ottenere il rigetto della domanda stessa;• depositare una nuova domanda con effetti risalenti alla data della domanda

del non avente diritto.

Il procedimento di registrazione

Il procedimento di registrazione, volto all’ottenimento dell’attestato di registrazio-ne emesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si articola nelle seguenti fasi:

• deposito della domanda, che deve avere ad oggetto un solo marchio (di cui

un esemplare deve esserne allegato) e menzionare i prodotti o servizi che ilmarchio è destinato a contraddistinguere;• esame della domanda da parte dell’Ufficio, limitata alla forma e al requisito

della validità. Il controllo della novità è solo eventuale ed affidato alla co-gnizione del giudice ordinario;

• fase della decisione, che può sfociare in un accoglimento o in un rigetto ri-corribile entro 30 giorni alla Commissione dei Ricorsi;

Gli effetti della decisione consistono nel diritto di esclusiva sul marchio per unperiodo di dieci anni rinnovabili alla scadenza anche più volte. Quanto infine al-l’ambito territoriale, la registrazione si estende a tutto il territorio nazionale.

LA TUTELA DEL DIRITTOIl diritto d’uso esclusivo del marchio si sostanzia nella possibilità, riconosciuta altitolare, di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, determinati comportamenti. Ildiritto di esclusiva ha natura reale, sicché la sua violazione va ravvisata in ogniabusiva riproduzione, indipendentemente da qualsiasi connotazione soggettiva dibuona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte cheabbia dato luogo all’abuso.Il rischio di confusione con l’associazione richiede, oltre alla confondibilità tra i se-gni, anche l’identità o l’affinità tra i prodotti o i servizi contrassegnati53. Pur in pre-

senza di segni identici, infatti, tale rischio non può verificarsi quando i prodotti aiquali sono applicati sono merceologicamente lontanissimi gli uni dagli altri. È que-sto il principio della relatività o specialità della tutela del marchio54.

53 Sono considerati affini quei prodotti che possono ragionevolmente far pensare al consumatore diprovenire dalla medesima impresa. Quindi la tutela non è limitata alle ipotesi di confondibilità traprodotti ma è estesa anche al caso in cui, pur essendo i prodotti contrassegnati distinguibili tra lorosotto il profilo merceologico, la situazione concreta è tale da indurre il pubblico a ritenerli prove-nienti da un’unica fonte.54 Tale principio non si applica ai marchi che godono di rinomanza. I titolari di tali marchi possonovietare ai terzi di usare un marchio identico o simile al proprio, anche per prodotti o servizi non af-fini, quando l’uso del segno senza giustificato motivo consenta di trarre indebitamente vantaggiodal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi.

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L’identità o somiglianza tra segni

Quando due marchi non sono identici ma soltanto simili, occorre valutare se traessi vi sia confondibilità sulla base di varie considerazioni:

• occorre anzitutto considerare il tipo di consumatore destinatario;•

si deve poi considerare il fatto che il confronto è spesso fra un marchio e ilricordo dell’altro marchio non essendo necessariamente entrambi disponi-bili “uno accanto all’altro” al momento dell’acquisto;

• terzo momento dell’indagine, poi, è il confronto tra i due marchi nel loroaspetto grafico, fonetico, ideologico.

Il confronto dei due marchi, secondo la giurisprudenza, deve avvenire non in viaanalitica, ma sintetica ed unitaria. Di diverso avviso è la dottrina, secondo la qualenon si può prescindere da una attenta analisi preventiva in cui il giudice esaminaogni elemento dei due marchi55.

Il contenuto del diritto di esclusiva

Il diritto di esclusiva derivante dalla registrazione del marchio, riguarda:• l’immissione dei prodotti recanti il marchio;• l’offerta in commercio o la detenzione a fini commerciali dei prodotti con-

traddistinti dal segno;• l’importazione o l’esportazione dei prodotti stessi;• l’utilizzazione del segno nella pubblicità.

Da ciò si deduce che il legislatore vieta soltanto l’uso del marchio altrui in funzio-ne distintiva. Fra gli usi atipici più frequenti abbiamo quello della funzione descrit-tiva così denominando le ipotesi previste dall’art. 1bis della L.ma.56.

L’azione di contraffazione

Legittimato attivo nell’azione di contraffazione è, ovviamente, colui che vede lesoda terzi il proprio diritto di esclusiva all’utilizzo di un marchio57.L’onere di provare la contraffazione incombe sul titolare del marchio con le agevo-lazioni dell’art. 58bis della L.ma..L’azione di contraffazione può essere preceduta dalle misure cautelari tipiche:

• della descrizione, che ha la funzione di precostituire la prova della contraf-fazione;

55 L’ambito di tutela di un marchio contro la confondibilità può essere ampliato mediante i c.d. mar-

chi protettivi che sono marchi simili a quello principale registratati proprio al fine di “proteggersi”nei confronti di marchi che si presume potrebbero essere introdotti senza formalmente andare in-contro ai divieti sopra visti.Inoltre un marchio può essere depositato, pagando correlativamnte più tasse, non solo per il pro-dotto servizio in relazione al quale si intende effettivamente usarlo, ma anche per prodotti o servizidiversi. In analogia ai marchi protettivi, si parla, a tal proposito, di liste di difesa o di protezione,in quanto si viene così ad ampliare la sfera di protezione del marchio stesso.56 In particolare è lecito che un terzo, nelle proprie attività economiche, usi, anche a rischio di inge-nerare confusione:

• il proprio nome e indirizzo;• le indicazioni descrittive concernenti il prodotto;• il marchio d’impresa altrui, se ciò è reso necessario per indicare la destinazione di un pro-

prio prodotto o servizio.57 L’azione di contraffazione può essere promossa anche in pendenza della sola domanda di regi-strazione. Tuttavia la registrazione deve intervenire prima della sentenza perché la domanda dicontraffazione possa venire accolta.

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• del sequestro, che ha la funzione di impedire la circolazione dei prodottiche costituiscono violazione del diritto del marchio;

• dell’inibitoria, con la quale si intima al contraffattore la continuazione delleattività illecite.

Con la sentenza che accerta la contraffazione, il giudice può disporre a carico delsoccombente le sanzioni dell’inibitoria, del risarcimento del danno, della distru-zione dei segni e della pubblicazione della sentenza.

LA CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO

La cessione del marchio

Si ha cessione del marchio quando il titolare del marchio si spoglia definitivamen-te di tale titolarità a favore di un altro soggetto. Mutando radicalmente la vecchianormativa, il D.Lgs. 480/92 ha affermato il principio della libera cedibilità delmarchio – non più connessa quindi ad altri elementi aziendali – e riconosciuto lalegittimità della cessione parziale – ovvero la cessione del marchio solo per unaparte dei prodotti per i quali è registrato58.

La licenza di marchio

Il marchio, oltre che ceduto, può essere concesso in licenza. Il contratto di licenza èquello mediante il quale il titolare del marchio (licenziante), pur conservando taletitolarità, ne attribuisce l’uso e il godimento a terzi (licenziatari)59.

Il divieto di inganno al pubblico

Dalla cessione o dalla licenza di marchio non deve derivare inganno in quei carat-teri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Lacontinuità qualitativa imposta da tale norma non esige necessariamente che il pro-dotto fornito dal licenziatario o dal cessionario sia della stessa identica qualità diquello già contrassegnato, con il medesimo marchio, dal loro dante causa. L’obiet-tivo del legislatore è di evitare l’inganno del pubblico: ciò che la norma vieta, dun-que, sono solo quei deterioramenti rilevanti del prodotto di cui il pubblico nonvenga avvertito.

I contratti di merchandising

Sono denominati contratti di merchandising quei contratti con i quali il titolare diun marchio notorio concede a terzi la facoltà di usare il marchio per prodotti note-volmente diversi dai propri.

58 La cessione parziale del marchio è ammissibile anche quando sussista una affinità tra i prodottiper i quali il diritto al marchio rimanga al cedente e quelli per i quali passi al cessionario.59 La licenza può essere:

• con o senza esclusiva (nel secondo caso abbiamo l’ipotesi in cui due o più soggetti mettono

sul mercato prodotti con lo stesso marchio; i prodotti devono pertanto essere uguali);• totale o parziale (relativa cioè a tutti o solo ad una parte dei prodotti per i quali il marchio è

stato registrato);• riferita all’intero territorio dello Stato o soltanto a parte di esso.

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La trascrizione

L’art. 49 L.ma. sottopone le vicende attinenti al marchio registrato ad un regime ditrascrizione simile a quello che la legge prevede per i beni mobili registrati. La tra-scrizione, che si effettua presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, condiziona non

la validità dell’atto ma la sua opponibilità a terzi; costituisce, inoltre, un criterio dipreferenza tra due aventi causa del medesimo dante causa.

L’ESTINZIONE DEL MARCHIOL’estinzione del marchio si realizza con:

• la scadenza del termina decennale di efficacia della registrazione;• la rinuncia del titolare;• la dichiarazione di nullità del marchio60;• il verificarsi di determinate cause di decadenza.

La nullità del marchioIl marchio registrato può essere dichiarato nullo dal giudice ordinario qualoramanchi dei suoi presupposti e dei requisiti di validità. In particolare il marchio ènullo qualora:

• non corrisponda al tipo di segno indicato dall’art. 16 L.ma. (denominativo, figu-rativo, misto);

• non sia nuovo ai sensi dell’art. 17 L.ma.;• sia in contrasto con l’art. 18 L.ma. (contrarietà all’ordine pubblico, denomina-

zione generica);• sia stato domandato in malafede;• sia in contrasto con l’art. 21 L.ma. (ritratti di persona, nomi di persona, segni

notori);• sia stato registrato a nome di chi non ne aveva diritto.

Va ricordato, infine, che la riforma del 1992 ha espressamente previsto, all’art. 47-ter, la nullità parziale del marchio, che ricorre quando il motivo di nullità colpiscesolo una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

La decadenza del marchio

La decadenza è la cessazione anticipata del diritto di marchio rispetto al termine discadenza previsto dalla legge. Ne sono ipotesi:

• la decadenza per non uso: il marchio decade ove non venga utilizzato61 en-tro cinque anni dalla registrazione ovvero se l’uso ne venga sospeso per unperiodo ininterrotto di cinque anni, senza una giustificazione legittima;

• la volgarizzazione, prevista quando il marchio sia divenuto nel commercio– per fatto dell’attività o inattività del titolare – denominazione generica delprodotto o del servizio;

• la decadenza per recettività, qualora il marchio diventi idoneo a indurre ininganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza deiprodotti o sevizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato daltitolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

60 In realtà, più che l’estinzione del diritto, la dichiarazione di nullità è l’accertamento del suo nonessere mai sorto.61 L’utilizzo deve essere effettivo e non sporadico al solo fine di impedire la decadenza.

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• sopravvenuto contrasto con la legge, l’ordine pubblico o il buon costume.

Le azioni di nullità e di decadenza

Legittimato attivo a tali azioni è chiunque vi abbia interesse62, legittimato passivo èil titolare del marchio, litisconsorti necessari sono coloro che hanno diritto al mar-chio così come risulta dall’attestato di registrazione. Autorità competente è il giu-dice ordinario; la competenza per territorio è funzionale e inderogabile. L’oneredella prova incombe su chi impugna la validità del marchio registrato63.Le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza di un marchio, una voltapassate in giudicato, hanno efficacia erga omnes e sono retroattive, le prime alladata della registrazione, le seconde alla data del fatto che ha provocato la decaden-za.L’invalidità del marchio, di regola, si traduce nell’impossibilità per il titolare dipretenderne l’uso esclusivo. Quando però la causa di nullità comporti l’illiceitàdell’uso del marchio, l’art. 10 L.ma. vieta a chiunque di farne uso.

I MARCHI COLLETTIVII marchi collettivi sono destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprendi-tori diversi dal titolare e non da quest’ultimo, il quale si limita a concedere in usoil marchio in questione a produttori che si impegnino all’osservanza di determina-ti regolamenti. Tali regolamenti riguardano particolari aspetti della produzionecome l’impiego di certi materiali o la provenienza geografica del prodotto. Devo-no essere allegati alla domanda di registrazione del marchio collettivo. I titolaridei marchi collettivi devono anche, pena la decadenza stessa del marchio, monito-

rare l’attività dei produttori per verificarne il rispetto dei regolamenti.I marchi collettivi non devono essere confusi con le Denominazioni di OrigineControllata che sono utilizzate per contraddistinguere prodotti le cui caratteristi-che qualitative sono legate ad una determinata zona geografica per l’influsso difattori ambientali o per la presenza di particolari tecniche produttive.

La denominazione di origine e l’indicazione geografica

Il regolamento CEE n. 2081/92 ha introdotto altre due forme di tutela, valevoli inambito comunitario, riguardanti, in particolare, la commercializzazione dei pro-dotti agricoli ed alimentari:

•

la denominazione di origine protetta consiste nel nome di una regione cheserve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regio-ne le cui qualità siano legate a fattori ambientali e produttivi esclusivi ditale stessa regione;

• l’indicazione geografica consiste nel nome di una regione che serve a desi-gnare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione di cuiuna determinata qualità possa essere attribuita all’origine geografica deli-mitata.

62 L’art. 59 L.ma. legittima anche il P.M.63 La prova del non uso può essere data con ogni mezzo ed anche con presunzioni semplici. La ratiodi tale temperamento va ravvisata nell’impossibilità per il terzo di dare piena prova del fatto che ilmarchio da lui impugnato non sia mai stato usato in nessun tempo e in nessun luogo, e per contronella facilità per il titolare di dar prova dell’avvenuto uso.

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LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE ECOMUNITARIA DEL MARCHIOCosì come abbiamo visto per i brevetti, anche per i marchi vige il principio di terri-torialità. Di conseguenza, chi voglia operare con lo stesso marchio in un mercato

internazionale dovrà chiedere ed ottenere la registrazione del marchio in più Statie ciascun marchio sarà soggetto alla sua disciplina nazionale. Tale situazione creaconsistenti costi e problemi di gestione per risolvere i quali sono stati raggiuntidue importanti accordi internazionali:

• la Convenzione di Unione di Parigi: particolarmente rilevante è la normache prevede la possibilità di registrare entro sei mesi lo stesso marchio inpiù Paesi cosicché le registrazioni successive alla prima retroagiscano a que-st’ultima;

• l’Arrangement di Madrid: prevede una disciplina agevolata per la registra-zione unificata del marchio in più Paesi aderenti all’accordo.

Il marchio e la normativa comunitaria

Le regole dei marchi nazionali sono potenzialmente in contrasto con il TrattatoCEE e il mercato comune. Per superare tale situazione, nel corso degli anni, è ve-nuto formandosi un vero e proprio diritto comunitario dei marchi d’impresa. Par-ticolarmente rilevanti, in tali ambito sono:

• il principio di esaurimento comunitario del diritto di marchio, secondo ilquale il titolare di un marchio in un paese della comunità non ha il diritto diopporsi all’importazione di un prodotto contrassegnato con lo stesso mar-chio, qualora esso provenga da un’altra nazione della Comunità nella quale

sia stato messo in commercio dallo stesso titolare o con il suo consenso64;• il marchio comunitario, entrato in funzione nel 1996 in seguito al regola-

mento 40/94, basato sui principi di:o unitarietà, in base al quale il marchio comunitario attribuisce al tito-

lare un’esclusiva la cui efficacia è unica per l’intero territorio dellaComunità;

o autonomia, con il quale si indica che il marchio comunitario vienedisciplinato esclusivamente dal Regolamento, mentre le norme na-zionali in materia di marchi si applicano solo in quanto richiamateespressamente dallo stesso regolamento65;

La registrazione del marchio comunitario si effettua presso l’Ufficio perl’Armonizzazione del Mercato Interno. La tutela è assoluta quando ci si tro-vi davanti a segni identici a quelli per cui il marchio è stato registrato; è in-

64 Tale regola è stata estesa anche al caso in cui i diversi diritti nazionali sullo stesso marchio appar-tengano, nei diversi Stati membri, a titolari diversi, purché abbiano un’origine comune (es. titolareoriginario che abbia ceduto parte del diritto sul marchio). Recentemente la Corte di Giustizia è tut-tavia pervenuta ad una conclusione diversa stabilendo che anche in tali casi il titolare di un mar-chio può opporsi all’importazione dei prodotti legittimamente marcati in altro Paese comunitario,quando il marchio impresso è confondibile con il proprio.65 La disciplina del marchio comunitario corrisponde in gran parte a quella del nostro sistema mar-chi. Una differenza si ha riguardo ai requisiti del marchio che nella normativa comunitaria sono

considerati “impedimenti” alla registrazione e possono essere assoluti o relativi. I primi (che corri-spondono a quelli del nostro art. 18 L.ma.) possono essere fatti valere da chiunque; i secondi (corri-spondenti a quelli del nostro art. 17 L.ma.) possono essere fatti valere solo dai titolari dei segni an-teriori.

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vece subordinata alla sussistenza di un rischio di confusione nel caso di se-gni identici o simili per prodotti uguali o analoghi oppure anche diversi sein considerazione della notorietà acquisita dal marchio anteriore.

IL MARCHIO DI FATTOA norma dell’art. 2571 c.c., chi abbia fatto uso di un marchio non registrato ha lafacoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei li-miti in cui anteriormente se ne è avvalso.Si distinguono due ipotesi a seconda che il preuso importi:

• una notorietà generalizzata del marchio: in tal caso il preutente potrà otte-nere che sia dichiarato nullo, per difetto del requisito della novità, un mar-chio confondibile successivamente registrato66;

• una notorietà soltanto locale (o addirittura nessuna notorietà): in tal caso ilpreutente non potrà impedire che un concorrente registri validamente lo

stesso marchio e potrà solo continuare ad usare il proprio soltanto nei limitiin cui se ne è avvalso anteriormente;Quanto agli aspetti processuali, il titolare di un marchio di fatto non è assistito dal-la presunzione di validità prevista dall’art. 58 L.ma. per il marchio registrato; alcontrario dovrà provare i fatti costitutivi del proprio diritto.

GLI ALTRI SEGNI DISTINTIVI

La ditta

La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel suo complesso ed è necessa-

rio nel senso che, in mancanza di diversa scelta, esso coincide con il nome civiledell’imprenditore. Le funzioni della ditta sono l’identificazione del titolare e l’in-dividuazione dell’impresa. Oggi, tuttavia, la ditta tende a confondersi con il mar-chio specialmente per le imprese di medie e grandi dimensioni.La ditta può essere liberamente formata dall’imprenditore purché rispetti:

• il principio della verità, secondo il quale la ditta deve contenere almeno ilcognome o la sigla dell’imprenditore (salva l’ipotesi della ditta derivata);

• il principio della novità, secondo il quale la ditta non deve essere ugualead altra già usata da imprenditore concorrente;

• i principi di liceità e della capacità distintiva seppure siano previsti dalla

legge solo per i marchi.Il titolare della ditta ha il diritto all’uso esclusivo del segno e acquista tale diritto invirtù dell’uso stesso. Tuttavia, perché si abbia contraffazione di ditta non basta l’i-dentità o la confondibilità tra i segni; occorre anche che i due imprenditori siano inrapporto di concorrenza fra di loro per l’oggetto dell’impresa o per il luogo in cuiquesta è esercitata.L’art. 2564 prevede a carico di chi violi l’altrui diritto alla ditta, un obbligo di inte-grazione o modificazione della propria ditta “con indicazioni idonee a differen-ziarla dalla ditta del concorrente”.Infine, l’art. 2565 consente il trasferimento della ditta purché avvenga congiunta-

mente a quello dell’azienda. Tale norma è comunque da considerarsi implicita-66 La relativa azione dovrà essere esercitata entro cinque anni per evitare la convalida del marchiosuccessivamente registrato.

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mente abrogata in seguito all’introduzione della regola di libera cedibilità del mar-chio.

Ragione e denominazione sociale

Ragione sociale e denominazione sociale sono per le società ciò che il nome civile èper la persona fisica. Il codice civile chiama ragione sociale il nome delle società dipersone; chiama invece denominazione sociale il nome delle società di capitali.Queste, per poter essere regolarmente formate devono:

• rispettare, nel contenuto, i vincoli posti dal legislatore per ciascun tipo disocietà;

• contenere indicazioni non contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buoncostume, né ingannevoli;

• presentare il requisito della novità.Il nome della società è oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. Si ritiene,tuttavia, che il diritto venga acquisito con l’uso e che la registrazione valga solo arendere il diritto opponibile ai terzi, risolvendo così il conflitto tra più società cheabbiano lo stesso nome.

L’insegna

L’insegna è un segno distintivo facoltativo. Secondo alcuni contraddistingue i lo-cali in cui si svolge l’attività d’impresa; secondo altri contraddistingue l’interocomplesso aziendale. L’unico requisito espressamente richiesto è quello della no-vità; la dottrina ritiene comunque che non si possa prescindere anche dagli altri re-quisiti della liceità, verità e capacità distintiva. Anche per l’insegna vale oggi lanuova regola di libera cedibilità.

I segni distintivi atipici

Nell’esperienza giurisprudenziale, si individuano come segni atipici:• l’emblema, che indica un segno puramente figurativo, usato in funzione di

ditta;• lo slogan;• le particolari divise indossate dal personale di certe imprese.

IL DIRITTO ANTITRUST

LA LEGISLAZIONE ANTITRUSTIl diritto antitrust ha il preciso obiettivo di correggere eventuali squilibri del mer-cato che tende sempre ad allontanarsi dal modello ideale di concorrenza perfetta.Per fare ciò occorre sorvegliare costantemente sia il mercato – in modo da poter in-tervenire prontamente sulle evoluzioni delle strutture e dei comportamenti – sial’andamento della normativa antitrust degli altri paesi.Le norme antitrust sono solitamente divise in due categorie:

• per se rules: per le quali l’illiceità di un comportamento è determinato dallasua conformità o meno a quello astratto determinato dalla norma;

• rules of reason: per le quali è l’organo di controllo che stabilisce se un com-portamento – pur conforme alla fattispecie astratta – è o meno contrario agliinteressi che la normativa vuole tutelare.

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La normativa antitrust trova un grave limite nella difficoltà dell’imporre una san-zione realmente efficace ad un comportamento ritenuto illecito. E’ quindi preferi-bile tentare di prevenire i comportamenti illeciti piuttosto che reprimerli.

L’ANTITRUST NELLA COMUNITÀ EUROPEAL'articolo 3 lettera g) del trattato istitutivo della comunità europea indica tra i finidella comunità la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza nonsia falsata nel mercato comune. Nasce così l'esigenza di eliminare qualsiasi impe-dimento e ostacolo alla concorrenza. I principi fondamentali della disciplina dellaconcorrenza, posti dal trattato di Roma, possono così sintetizzarsi:

• divieto di intese pregiudiziali al commercio tra gli stati membri e restrittivedella concorrenza all'interno del mercato comune;

• divieto, alle imprese che hanno una posizione dominante nel mercato co-mune, di farne un esercizio abusivo;

•

disciplina delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pub-bliche, nonché delle imprese alle quali gli Stati affidano la gestione di servi-zi nell'interesse generale;

• regolamentazione degli interventi degli Stati membri nell'economia, per im-pedire che gli aiuti economici alle imprese generino limitazioni e modificheal libero esplicarsi della concorrenza.

L'articolo 81, in particolare, dichiara che: "sono incompatibili con il mercato comune evietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le

pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'in-

terno del mercato comune". La stessa norma, con elencazione non tassativa, specificache sono vietate le intese consistenti nel:• fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovve-

ro altre condizioni di transazioni;• limitare o controllare la produzione, di sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli in-

vestimenti;• ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;• applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissi-

mili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi unosvantaggio nella concorrenza;

•

subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altricontraenti di prestazioni supplementari che, per la loro natura secondo gliusi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Il sistema previsto obbliga le imprese a dichiarare preventivamente gli accordi chepossono rientrare nel campo delle regole di concorrenza per ottenere il placet degliorgani comunitari. In questo settore è la Commissione che prende le decisioni sul-la base del regolamento n. 17 emanato dal Consiglio nel 1962.Essa in particolare può:

• vietare l'intesa, che in questo caso è nulla;• concedere un esenzione dal divieto a favore delle intese che contribuiscono

a migliorare la produzione o la distribuzione ovvero a promuovere il pro-gresso tecnico o economico;• constatare che non vi sia motivo di intervenire.

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Le intese non dichiarate possono essere oggetto di inchiesta da parte della com-missione che, allorché constati una violazione delle regole di concorrenza, può conapposita decisione infliggere ammenda e penalità di mora.L'articolo 82 del trattato CE dispone che: “è incompatibile con il mercato comune e vie-tato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli stati membri, lo

sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul merca-to comune o su una parte sostanziale di questo”. Tale norma non vieta la posizione do-minante in sé, ma l'abuso di essa da parte di una o più imprese67.A differenza di quanto previsto per le intese dall’art. 81 (ex 85), in caso di abuso diposizione dominante non sussiste alcuna possibilità di esenzione dal rispetto delladisposizione dell’art. 82. Quanto alle norme di applicazione vale, anche per l’art.82 il regolamento n. 17, con la precisazione che, trattandosi in tale ipotesi di vieta-re dei comportamenti e non degli accordi formali, non è prevista la sanzione giuri-dica della nullità. Sono invece applicabili, da parte della Commissione, le sanzionipecuniarie per le violazioni e le penalità di mora per i ritardi. Con il passare degli

anni sono stati emanati numerosi regolamenti che hanno introdotto discipline det-tagliate di varie ipotesi di intese. In genere essi distinguono due liste di clausolecontrattuali:

• la c.d. lista bianca elenca clausole considerate non restrittive della concor-renza e la cui presenza non ostacola l’esenzione dal divieto;

• la c.d. lista nera elenca le clausole restrittive considerate non esentabili eche quindi fanno qualificare un’intesa come illecita.

Nel trattato CE mancano, invece, esplicite previsioni normative volte a disciplina-re le concentrazioni fra imprese, ma la Corte di Giustizia ha riconosciuto che leconcentrazioni cui partecipano imprese aventi una posizione dominante possono,

in taluni casi, essere considerate sfruttamento abusivo di una posizione dominantee quindi essere vietate68. Si ha dunque concentrazione quando due o più imprese si fon-dono o quando una o più persone, già controllanti almeno un’impresa, acquisiscono diret-tamente o indirettamente il controllo dell’insieme o di parti di imprese, sia acquistando

partecipazioni nel capitale sociale sia con qualsiasi altro mezzo. Tutte le operazioni diconcentrazione devono essere notificate alla Commissione, la quale dovrà dichia-rare (con una decisione) l’accertata compatibilità delle stesse con il mercato comu-ne, ovvero ordinare — in ipotesi di incompatibilità — la separazione delle impreseo degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo

67 Il 2° comma dell’art. 82 individua quattro fattispecie tipiche di abuso di posizione dominante, checonsistono:

• nell’imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizionidi transazione non eque;

• nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;• nell’ applicare ai rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per pre-

stazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio;• nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di

prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbianoalcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

68 Questa interpretazione giurisprudenziale ha improntato la formazione del Regolamento sul con-trollo della concentrazione, entrato in vigore il 10 ottobre 1990 dopo una discussione durata 17 an-

ni. Il Regolamento si è reso necessario perché la soppressione delle frontiere interne porterà a nu-merose ristrutturazioni, soprattutto per concentrazioni, delle imprese nella Comunità. Questo pro-cesso non deve però pregiudicare la concorrenza e la CE ha deciso di dotarsi di una disciplina piùprecisa e più moderna di quella prevista dal Trattato.

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comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare condizioni di concorrenzaeffettiva. L’incompatibilità, in particolare, riguarda quelle operazioni che creano orafforzano una posizione dominante, si da ostacolare in modo significativo il man-tenimento o lo sviluppo della concorrenza effettiva nel mercato comune o in unaparte sostanziale di questo69. A norma dell’art. 86 (ex 90) CE, le regole di concor-renza comunitarie devono trovare applicazione anche nei confronti delle impresepubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri «riconoscono diritti speciali oesclusivi».L’esistenza di una posizione dominante può essere accertata solo dopo aver indi-viduato i confini geografici ed economici del mercato su cui tale impresa domina.In primo luogo il mercato deve essere delimitato in senso geografico: esso non èaltro che la zona, piccola o grande che sia, interna al mercato comune, in cui opera,insieme ad altri operatori, l’impresa dominante. È ovvio che un’impresa è sicura-mente in posizione dominante quando incide in tutto il mercato CE; quando inve-ce si parla di «parte sostanziale» del mercato non si guarda all’ ampiezza territo-

riale dell’area in cui si svolge l’attività esaminata quanto piuttosto al volume ditale attività. Così anche il territorio di un solo Stato membro della CE e anche solouna sua parte possono essere «parti sostanziali del mercato comune».Per quanto riguarda invece il mercato dei prodotti, il problema è molto più com-plesso in quanto consiste nel dover stabilire quali prodotti fanno parte del merca-to: si può dire che l’estensione del mercato rilevante corrisponde a quella mappa dicommercializzazione dei prodotti che in base alle loro specifiche caratteristiche (aspetto,

prezzo, qualità, adattabilità ed utilizzazione), unitamente alle scelte ed ai gusti dei consu-matori, consentano un sufficiente livello di sostituibilità fra di loro in una determinataarea geografica.

La Commissione, cioè l’esecutivo del sistema CE, si occupa dell’applicazione delleregole di concorrenza. Le decisioni della Commissione possono essere impugnatedavanti ai Tribunale di primo grado delle Comunità Europee (in passato le deci-sioni della Commissione si impugnavano davanti alla Corte di Giustizia delle Co-munità Europee, che decideva in unico grado). Il procedimento davanti alla Com-missione può essere diviso in due parti: una fase informale ed una vera e propriaprocedura. Questa prevede una necessaria fase scritta ed un’eventuale fase orale.In caso di intese e comportamenti illeciti, a carico dei loro autori è previsto un ge-nerale obbligo di rimozione degli effetti, nonché il pagamento di ammende.

L’ANTITRUST IN ITALIAIl nostro Paese si è dotato di una normativa antitrust con notevole ritardo rispettoagli altri Stati della Comunità Europea. La legislazione nazionale si era infatti limi-tata a fornire una minuziosa disciplina del contratto di consorzio, senza affrontareil problema di sancire la liceità dei multiformi accordi che perseguono in fine di-retto o indiretto della restrizione della concorrenza. Con la L. 287/90 tale situazio-69 La procedura prevista dal suddetto regolamento è stata innovata dall’accordo raggiunto il 24aprile 1997 dal Consiglio dei ministri dell’Industria dell’Unione Europea. La nuova soluzione haampliato la competenza della Commissione, finora limitata ai casi più rilevanti, abbassando la so-glia del fatturato necessario per l’esame delle operazioni di fusione e concentrazione da parte del

Commissario europeo. Sono inoltre stati aboliti la notifica ed il relativo esame da parte di ogni sin-gola autorità nazionale previsti dal vecchio regime: in questo modo la procedura risulterà semplifi-cata e saranno ridotti quelle impasse burocratiche che impedivano spesso l’esame di importantioperazioni di rilevanza comunitaria.

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ne è mutata e – largamente ispirata alla normativa comunitaria – è stata introdottaanche nel nostro paese un’ampia disciplina antitrust affiancata dall’istituzione del-l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.Ai sensi dell’art. 1 della L. 287/90, le disposizioni introdotte dalla stessa si applica-no soltanto alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni diimprese “che non ricadano nell’ambito di applicazione degli artt. 65 e 66 del tratta-to CECA e degli artt. 86 e 86 del Trattato CEE, nonché dei regolamenti dei dellaCEE e di atti comunitari con efficacia normativa equiparata”.L’applicabilità sussiste quindi allorché non ci sia pregiudizio per gli Stati comuni-tari: in quest’ultimo caso troverà infatti applicazione il diritto comunitario.Da un punto di vista soggettivo, la normativa antitrust si applica:

• alle imprese, intese qui in senso assai più ampio rispetto all’art. 2082 c.c.;• alle imprese pubbliche e a partecipazione statale70.

Sono invece escluse le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestio-ne di servizi di interesse economico generale e le imprese che operano in regime dimonopolio sul mercato. Regimi speciali sono previsti infine per le imprese operan-ti nei settori della radiodiffusione e dell’editoria, le aziende ed istituti di credito ele imprese assicurative.

Il divieto delle intese

L’art. 2 della L. 287/90 vieta, a pena di nullità, gli accordi e le pratiche concordatetra imprese nonché le deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese ed altri or-ganismi simili che abbiano il fine di:

• impedire, in maniera consistente, la concorrenza all’interno del mercato na-zionale o in una sua parte rilevante, nel senso di vietare del tutto l’eserciziodi una determinata attività o proibire la vendita di un determinato prodot-to;

• restringerla, nel senso di sottoporre l’esercizio a determinate condizioni;• falsarla, ad esempio con atti di concorrenza sleale.

Oltre a tale clausola generale, vi sono cinque categorie di intese tipizzate che rical-cano quelle previste dall’art. 81 del Trattato CE (v. pag. 32).

L’abuso di posizione dominante

Si ha posizione dominante quando una o più imprese possono influire in misurasostanziale sulle decisioni di altri agenti economici mediante una strategia indi-pendente, sottraendosi così ad una concorrenza effettiva.La nostra legge antitrust vieta – in stretta analogia all’art. 82 del Trattato CE – l’a-buso di posizione dominante (v. nota n. 67).

La concentrazione di imprese

Secondo la nostra legge antitrust, l’operazione di concentrazione si realizza:• quando due o più imprese procedono a fusione;• quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno una impresa

ovvero una o più imprese acquisiscono, direttamente o indirettamente, il

controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese;70 Deve considerarsi pubblica ogni impresa sottoposta direttamente o indirettamente all’influenzapreponderante dello Stato, di uno dei suoi organismi, o di un’altra entità di diritto pubblico, qualeche sia la forma giuridica di detta impresa.

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• quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di unanuova società, alla costituzione di un’impresa comune.

In ogni caso per aversi concentrazione deve prodursi una modificazione dellastruttura interna delle imprese interessate. Le operazioni di concentrazione appe-na specificate non sono vietate in assoluto, ma solo se comportino la costituzione oil rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, in modo daeliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Autorità garante della concorrenza e del mercato

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con sede in Roma, è un orga-no collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, nominati con determi-nazione adottata d’intesa dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presi-dente deve essere scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricopertoincarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. L’Autorità ha il compito divigilare sul rispetto della normativa antitrust, con ampi poteri di istruttoria e deci-sionali per il mantenimento ed il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva.

Attiva zio ne dell' Auto ri tà ne l se t to re de l la con co rren za I modi per attivare l’Autorità possono essere diversi. Ad esempio un interventopuò cominciare il suo corso quando un soggetto denuncia un comportamento cheritiene vietato dalla normativa a tutela della concorrenza. Il denunciante può esse-re un'impresa che pensi di venire danneggiata dal comportamento contestato, op-pure una pubblica amministrazione; anche un singolo cittadino può ricorrere di-rettamente all'Autorità, presentando per iscritto una denuncia (non peròanonima): riceverà comunque una risposta. L'Autorità può in ogni caso avviare

un'indagine, indipendentemente dall'esistenza o meno di una denuncia, se sospet-ta che un certo comportamento sia lesivo della concorrenza. In taluni casi ciò è av-venuto sulla base di notizie pubblicate da organi di stampa. Nel caso delle concen-trazioni, è la stessa impresa che vuole realizzare l'operazione a presentare una co-municazione preventiva all'Autorità. In caso di omissione sono previste sanzioniamministrative. Spetta in seguito all'Autorità stessa stabilire se è opportuno, nelcaso specifico, avviare un'indagine più approfondita. Per la notifica delle concen-trazioni, da un lato, e per la comunicazione volontaria delle intese e la richiesta diautorizzazione in deroga, dall'altro, sono stati predisposti appositi formulari, checontengono le informazioni ritenute necessarie per una valutazione del caso da

parte dell'Autorità71

.Le is t ru t to ri e su i n tes e, abus i e co n ce n t razi on i Ogni volta che l'Autorità riceve una denuncia o raccoglie informazioni riguardo apossibili pregiudizi alla concorrenza, il caso viene assegnato alla Direzione compe-tente per materia. La Direzione svolge un'indagine preliminare e propone all'Au-torità di aprire o meno un'istruttoria. Nel caso che l'Autorità decida di avviare l'i-struttoria, vengono avvertiti i soggetti direttamente interessati. Le parti hanno ildiritto di essere sentite e di prendere visione dei documenti non riservati che ri-guardano l'istruttoria. Alla fine dell'indagine esse devono essere convocate perl'audizione conclusiva, cioè un confronto con la Direzione che ha curato l'istrutto-

ria, nel quale vengono discusse le risultanze dell'indagine stessa di fronte all'Auto-71 Entrambi i formulari possono essere richiesti alla Direzione Documentazione e Sistema Informati-vo o trasferiti dal sito Internet dell'Autorità.

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rità. Le parti ricevono prima della audizione conclusiva la cosiddetta comunicazio-ne delle risultanze istruttorie, che indica i comportamenti ritenuti in violazionedella normativa della concorrenza; le parti possono presentare memorie scritte du-rante tutto il corso dell'indagine ed anche, per un breve lasso di tempo, successiva-mente all'audizione finale. Nel corso dell'istruttoria vengono raccolte le informa-zioni necessarie per una valutazione adeguata del caso. Ciò può avvenire con ilconcorso delle parti stesse e anche ricorrendo a esperti del settore nominati dal-l'Autorità o richiedendo informazioni a pubbliche amministrazioni. In alcuni casipuò essere ritenuto opportuno effettuare delle ispezioni presso le imprese indaga-te per prendere visione diretta e ritirare una copia dei documenti aziendali, avva-lendosi della collaborazione della Guardia di Finanza che, a seguito dell'approva-zione della legge comunitaria per il 1994, può utilizzare i poteri previsti dalle nor-me tributarie. Sulle informazioni così raccolte vige il vincolo del segreto d'ufficio.L'obbligo di riservatezza riguarda del resto tutte le attività di indagine e istrutto-rie. Nel caso delle concentrazioni il termine, fissato per legge, per decidere se apri-

re un'istruttoria è di 30 giorni e quello per concluderla è di 45 giorni. Per le intese eper gli abusi di posizione dominante l'Autorità decide i termini di volta in volta: diregola dall'avvio dell'istruttoria viene fissato un termine di 180 giorni per la con-clusione della stessa72. In materia di pubblicità ingannevole, il termine di conclu-sione di un procedimento è fissato in 75 giorni dalla data di ricevimento della ri-chiesta73.

La de cis i one dell' Auto ri tà e le s anzio n i che può im porre Per ogni caso o segnalazione, il Presidente nomina un relatore tra i componentidell'Autorità. Sulla base degli elementi raccolti dalle Direzioni che svolgono l'atti-

vità istruttoria e sentite le parti nell'audizione conclusiva, l'organo collegiale del-l'Autorità prende la decisione finale in una successiva e separata riunione, intro-dotta dal relatore. Tale decisione può essere adottata anche a maggioranza.Nel caso di abusi e intese restrittive della concorrenza può essere inflitta una san-zione pecuniaria che, a seconda della gravità della violazione, varia in base al fat-turato delle imprese coinvolte. Se in seguito all'accertamento di un comportamen-to in violazione della legge questo non venisse interrotto nonostante la decisionein tal senso dell'Autorità, possono essere comminate delle ulteriori sanzioni pecu-niarie e in casi di ripetuto rifiuto può essere disposta la sospensione dell'attivitàdell'impresa fino a 30 giorni. Altre sanzioni di carattere pecuniario sono previste

quando le informazioni richieste non risultano corrispondenti a verità oppurequando sono negate. Sono altresì previste sanzioni pecuniarie per quelle impreseche omettono di comunicare preventivamente la concentrazione e per quelle che,nonostante il divieto di concentrazione, effettuano comunque l'operazione. Nelcaso di concentrazioni già avvenute che l'Autorità, in seguito a un'istruttoria, ha ri-tenuto restrittive della concorrenza, può essere deciso il ripristino delle condizioniiniziali. Nella legislazione italiana non sono previste sanzioni di natura penale perviolazioni della normativa sulla concorrenza.

72 In materia di concorrenza, le procedure istruttorie sono regolate dal decreto del Presidente della

Repubblica del 30 aprile 1998, n. 217, in attuazione dell'articolo 10, comma 5 della legge n. 287 del1990.73 In materia di pubblicità ingannevole, le procedure istruttorie sono fissate nel regolamento emana-to con decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 627.

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Di ffe re nz e ne i casi di pub blici tà in g an ne v o l e In questi casi l'Autorità non può intervenire d'ufficio. Occorre una denuncia diparte per avviare un'istruttoria per pubblicità ingannevole. L'iniziativa può partireda concorrenti, da consumatori, dalle loro associazioni ed organizzazioni, dal Mi-nistero dell'Industria e da ogni altra pubblica amministrazione. La segnalazionedeve contenere tutte le informazioni previste dall'art. 2 del regolamento emanatocon d.P.R. n. 627/90 (vedi anche schema tipo di segnalazione di un messaggiopubblicitario). Se le decisioni finali non vengono rispettate, le sanzioni possono es-sere sia di natura amministrativa che penale. Se viene accertata l'ingannevolezzadel messaggio, l'operatore deve interromperne la diffusione ed in taluni casi deverendere pubblica, a sue spese, la decisione dell'Autorità a mezzo stampa oppureattraverso la radio o la televisione.

Pub blici tà d ell e deci si o ni dell ’Autorit à Esistono diversi momenti in cui l'attività dell'Autorità è resa pubblica. Innanzitut-

to viene pubblicato un Bollettino settimanale che riporta le decisioni adottate ri-guardanti intese, abusi di posizione dominante, concentrazioni, indagini conosciti-ve su settori, segnalazioni e decisioni in materia di pubblicità ingannevole. Entro il30 aprile di ogni anno, inoltre, l'Autorità presenta al Presidente del Consiglio deiMinistri (che la trasmette al Parlamento) la Relazione annuale sull'attività svoltanell'anno precedente. Generalmente intorno alla metà di maggio ha luogo la pre-sentazione al pubblico della Relazione. In questa occasione il Presidente illustra gliorientamenti seguiti dall'Autorità nelle proprie decisioni. L'Autorità è presentecon un suo sito nella rete Internet. Nelle pagine web predisposte su un serverWWW (indirizzo:http://www.agcm.it), è disponibile il testo integrale di tutte le

decisioni adottate dall'Autorità fin dalla sua istituzione, opportunamente classifi-cate (per fattispecie giuridica, data, mercato rilevante, ecc.). Inoltre, il sito è statodotato di un motore di ricerca, che consente l'interrogazione a testo libero di tutti idocumenti ivi contenuti. Gli archivi vengono aggiornati settimanalmente, conte-stualmente alla pubblicazione delle decisioni sul Bollettino dell'Autorità e all'ag-giornamento della base informativa interna dell'Autorità (limitatamente alla suaparte pubblica); lo stesso Bollettino è reso disponibile nel sito. Attualmente è pos-sibile rivolgersi all'Autorità per acquisire documenti relativi all'attività conclusa(provvedimenti, rapporti, relazioni annuali, ecc.) nonché informazioni di interessegenerale (normativa rilevante, comunicati stampa, ecc.). Non possono invece esse-

re oggetto di divulgazione notizie sui procedimenti in corso, nonché quanto altrocoperto dal segreto d'ufficio a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidentedella Repubblica n. 217/98.

Ricors o c o n t ro un a de cis i on e de ll'Autorit à È possibile ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio siaper le decisioni che riguardano l'applicazione della normativa a tutela della con-correnza sia per le decisioni in materia di pubblicità ingannevole. Per entrambe, ilgiudizio di secondo grado può essere proposto al Consiglio di Stato.

Rapp or ti co n altri organis mi di co nt roll o nazio nali

A livello nazionale sono tre le istituzioni che esercitano forme di vigilanza e con-trollo con le quali l'Autorità ha regolari rapporti di collaborazione: la Banca d'Ita-lia, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo

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(ISVAP) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La Banca d'Italia è inve-stita dalla legge istitutiva dell'Autorità del compito di applicare la normativa a tu-tela della concorrenza in materia di intese, abusi e concentrazioni riguardanti lebanche. Essa ha l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorità sui casi esaminati,parere che comunque non è vincolante per la sua decisione finale. Per i casi dipubblicità ingannevole l'Autorità, nel caso di pubblicità diffusa a mezzo stampa oradiotelevisione, deve richiedere un parere (non vincolante) all'Autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni. L'applicazione della legge sulla concorrenza nel setto-re assicurativo è riservata all'Autorità, che deve richiedere il parere, sia pure nonvincolante, dell'ISVAP.

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SOMMARIO

INTRODUZIONE................................................................................................................ 1

L’AZIENDA.............................................................................................................................1Gli elementi costitutivi e il concetto di “avviamento”...................................................1

Trasferimento dell’azienda e successione nell’impresa................................................ 2 Negozi di trasferimento e divieto di concorrenza.......................................................... 2Successione nei contratti dell’azienda ceduta............................................................... 2Successione nei rapporti di lavoro................................................................................ 3Crediti e debiti dell’azienda ceduta...............................................................................3Usufrutto e affitto dell’azienda...................................................................................... 3

L’ILLECITO CONCORRENZIALE................................................................................ 3

LA DISCIPLINA CONCORRENZIALE................................................................................................3ILLECITO E DANNO CONCORRENZIALE.......................................................................................... 4LE SINGOLE FATTISPECIE DI CONCORRENZA SLEALE........................................................................4

Gli atti di confusione......................................................................................................4 Denigrazione e appropriazione di pregi........................................................................5 Atti contrari alla correttezza professionale................................................................... 6 Tutela cautelare e sanzioni............................................................................................7

LE INVENZIONI INDUSTRIALI..................................................................................... 8

LE INVENZIONI INDUSTRIALI E IL BREVETTO..................................................................................8 Le creazioni intellettuali e le opere dell’ingegno.......................................................... 8

IL BREVETTO..........................................................................................................................8LE INVENZIONI BREVETTABILI E I LORO REQUISITI.......................................................................... 9

Il procedimento di brevettazione....................................................................................9 Il giudizio di nullità......................................................................................................10

LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALL’INVENZIONE...............................................................10 L’invenzione di gruppo................................................................................................ 10 L’invenzione del prestatore di lavoro..........................................................................11 I contratti di ricerca.....................................................................................................11

IL CONTENUTO DEL BREVETTO ED I SUOI LIMITI...........................................................................11 La contraffazione del brevetto..................................................................................... 12

IL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE.............................................................................................. 12LA TRASFERIBILITÀ E L’ESTINZIONE DEL BREVETTO......................................................................13

La licenza obbligatoria e altri casi di circolazione coattiva....................................... 14

L’estinzione del diritto di brevetto...............................................................................14I BREVETTI SPECIALI...............................................................................................................15 Il brevetto chimico....................................................................................................... 15 Il brevetto nel campo delle biotecnologie....................................................................15 Il brevetto per le nuove varietà vegetali...................................................................... 15 La registrazione delle topografie di semiconduttori....................................................16

L’INVENZIONE NON BREVETTATA E LA SUA TUTELA.....................................................................16 Il diritto di preuso........................................................................................................ 16

LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL BREVETTO.............................................................................. 17 La convenzione di unione di Parigi............................................................................. 17 La convenzione di Monaco sul brevetto europeo.........................................................17

Trattato di cooperazione in materia di brevetti...........................................................17 IL BREVETTO NEL DIRITTO COMUNITARIO................................................................................... 17 Il principio di esaurimento comunitario del diritto di brevetti....................................18 Le licenze di brevetto in diritto comunitario................................................................18

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I contratti di Know-how in diritto comunitario........................................................... 18 La convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario..........................................19

LA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE...............................................................19I BREVETTI PER I MODELLI.......................................................................................................19

Il modello di utilità.......................................................................................................20

Il modello ornamentale................................................................................................ 20

IL MARCHIO.....................................................................................................................20

I SEGNI DISTINTIVI ED IL MARCHIO............................................................................................ 20 Il marchio e i suoi requisiti..........................................................................................20 Il marchio di forma......................................................................................................21

I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO.......................................................................................21ACQUISTO DEL DIRITTO.......................................................................................................... 22

Il procedimento di registrazione..................................................................................23LA TUTELA DEL DIRITTO......................................................................................................... 23

L’identità o somiglianza tra segni............................................................................... 24

Il contenuto del diritto di esclusiva..............................................................................24 L’azione di contraffazione........................................................................................... 24

LA CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO.............................................................................................. 25 La cessione del marchio...............................................................................................25 La licenza di marchio...................................................................................................25 Il divieto di inganno al pubblico..................................................................................25 I contratti di merchandising.........................................................................................25 La trascrizione............................................................................................................. 26

L’ESTINZIONE DEL MARCHIO....................................................................................................26 La nullità del marchio..................................................................................................26 La decadenza del marchio........................................................................................... 26

Le azioni di nullità e di decadenza.............................................................................. 27 I MARCHI COLLETTIVI............................................................................................................. 27

La denominazione di origine e l’indicazione geografica............................................ 27 LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE ECOMUNITARIA DEL MARCHIO....................................................................................................28

Il marchio e la normativa comunitaria........................................................................28IL MARCHIO DI FATTO.............................................................................................................29GLI ALTRI SEGNI DISTINTIVI.....................................................................................................29

La ditta......................................................................................................................... 29 Ragione e denominazione sociale................................................................................30 L’insegna......................................................................................................................30

I segni distintivi atipici.................................................................................................30

IL DIRITTO ANTITRUST...............................................................................................30

LA LEGISLAZIONE ANTITRUST...................................................................................................30L’ANTITRUST NELLA COMUNITÀ EUROPEA................................................................................ 31L’ANTITRUST IN ITALIA..........................................................................................................33

Il divieto delle intese.................................................................................................... 34 L’abuso di posizione dominante.................................................................................. 34 La concentrazione di imprese...................................................................................... 34 Autorità garante della concorrenza e del mercato...................................................... 35

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Diritto Industriale

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