Caso giurisprudenziale Caso giurisprudenziale sul marchio 5sul marchio 5

Cass., 16 aprile 2008, n. 10071Cass., 16 aprile 2008, n. 10071

Parma, 9 ottobre 2008Parma, 9 ottobre 2008

Causa trib. TorinoCausa trib. Torino Le società Havana Club Holding s.a., Havana Club Le società Havana Club Holding s.a., Havana Club

International s.a. e Distillerie Ramazzotti s.p.a. International s.a. e Distillerie Ramazzotti s.p.a. convenivano in giudizio la s.n.c. Distillerie Bagnoli e la convenivano in giudizio la s.n.c. Distillerie Bagnoli e la s.n.c. Enoteca Centro Bere.s.n.c. Enoteca Centro Bere.

Le attrici, titolari del marchio “Havana Club”, Le attrici, titolari del marchio “Havana Club”, licenziataria dello stesso e distributrice per l’Italia del licenziataria dello stesso e distributrice per l’Italia del prodotto, riferivano che la convenuta snc Bagnoli prodotto, riferivano che la convenuta snc Bagnoli produceva da qualche tempo un rum con il marchio produceva da qualche tempo un rum con il marchio “Havana Carribean rum”, in parte commercializzato “Havana Carribean rum”, in parte commercializzato dalla convenuta s.n.c. Enoteca Centro Bere.dalla convenuta s.n.c. Enoteca Centro Bere.

Secondo le attrici il marchio utilizzato dalle convenute Secondo le attrici il marchio utilizzato dalle convenute era una contraffazione del loro marchio.era una contraffazione del loro marchio.

Accusavano inoltre le convenute di concorrenza Accusavano inoltre le convenute di concorrenza sleale per confusione.sleale per confusione.

Causa trib. TorinoCausa trib. Torino Le attrici chiedono:Le attrici chiedono:

accertamento contraffazione del marchio,accertamento contraffazione del marchio, accertamento concorrenza sleale,accertamento concorrenza sleale, condanna dei convenuti alla soppressione del marchio,condanna dei convenuti alla soppressione del marchio, imposizione di penale per ogni eventuale ulteriore uso,imposizione di penale per ogni eventuale ulteriore uso, pubblicazione della sentenza,pubblicazione della sentenza, condanna al risarcimento dei danni.condanna al risarcimento dei danni.

Si costituivano le convenute eccependo Si costituivano le convenute eccependo incompetenza territoriale del tribunale di Torino e, nel incompetenza territoriale del tribunale di Torino e, nel merito sostenendo l’invalidità del marchio geografico merito sostenendo l’invalidità del marchio geografico delle controparti o quantomeno il suo carattere debole delle controparti o quantomeno il suo carattere debole e la sufficiente differenziazione del loro marchio.e la sufficiente differenziazione del loro marchio.

Tribunale di TorinoTribunale di Torino 17 luglio 2001 17 luglio 2001

Il tribunale respingeva l’eccezione di Il tribunale respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale. Nel merito incompetenza territoriale. Nel merito rigettava integralmente le domande delel rigettava integralmente le domande delel società.società.

Motivazione tribunaleMotivazione tribunale Il tribunale pur riconoscendo la validità del Il tribunale pur riconoscendo la validità del

marchio “Havana Club” in quanto marchio marchio “Havana Club” in quanto marchio complesso, qualificava lo stesso come complesso, qualificava lo stesso come marchio debole ed escludeva che nell’anno marchio debole ed escludeva che nell’anno 1997 (in cui era stato registrato il marchio 1997 (in cui era stato registrato il marchio concorrente) il primo avesse acquisito in concorrente) il primo avesse acquisito in Italia rilevante capacità distintiva da Italia rilevante capacità distintiva da integrare il c.d. uso secondario.integrare il c.d. uso secondario.

Il marchio delle concorrenti era Il marchio delle concorrenti era sufficientemente differenziato.sufficientemente differenziato.

Escludeva l’imitazione servile.Escludeva l’imitazione servile.

Sentenza Corte Appello Torino Sentenza Corte Appello Torino 27 novembre 200227 novembre 2002

Ricorrevano in appello le soccombenti.Ricorrevano in appello le soccombenti. Si costituivano le appellate chiedendo la conferma Si costituivano le appellate chiedendo la conferma

della sentenza del tribunale di Torinodella sentenza del tribunale di Torino La Corte d’Appello Confermava la decisione di primo La Corte d’Appello Confermava la decisione di primo

grado sulla base sostanzialmente delle stesse grado sulla base sostanzialmente delle stesse argomentazioni.argomentazioni.

Ricorso in cassazioneRicorso in cassazione

La Havana Club s.a. ecc. ricorrono per la La Havana Club s.a. ecc. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte cassazione della sentenza della Corte d’Appello.d’Appello.

Resiste con controricorso la snc Bagnoli Resiste con controricorso la snc Bagnoli Giovanni & c..Giovanni & c..

Motivi di ricorso da parte diMotivi di ricorso da parte diHavana ClubHavana Club

1.1. La sentenza ha erroneamente ritenuto che il La sentenza ha erroneamente ritenuto che il marchio Havana Club fosse un marchio marchio Havana Club fosse un marchio d’insieme, anziché marchio complesso.d’insieme, anziché marchio complesso.

2.2. La sentenza non ha riconosciuto il carattere La sentenza non ha riconosciuto il carattere distintivo della parola Havana.distintivo della parola Havana.

3.3. La sentenza ha escluso il carattere forte del La sentenza ha escluso il carattere forte del marchio a seguito di acquisizione del marchio a seguito di acquisizione del “Secondary Meaning”.“Secondary Meaning”.

4.4. La sentenza non ha riconosciuto la notorietà La sentenza non ha riconosciuto la notorietà all’estero del marchio ai sensi della all’estero del marchio ai sensi della convenzione di Parigi.convenzione di Parigi.

Motivi di ricorso da parte diMotivi di ricorso da parte diHavana ClubHavana Club

5.5. Il marchio è un marchio complesso, la parola Il marchio è un marchio complesso, la parola “Havana” era tutelabile di per sé a prescindere “Havana” era tutelabile di per sé a prescindere dall’aggiunta “Club”.dall’aggiunta “Club”.

6.6. L’indicazione del nome Havana nel marchio L’indicazione del nome Havana nel marchio della Distilleria Bagnoli costituisce una falsa della Distilleria Bagnoli costituisce una falsa indicazione dell’origine (non essendo indicazione dell’origine (non essendo interamente prodotto a Cuba) del prodotto e interamente prodotto a Cuba) del prodotto e quindi atto di concorrenza sleale.quindi atto di concorrenza sleale.

7.7. (omissis)(omissis)

Decisione 14 marzo 2008Decisione 14 marzo 2008Il primo motivo è inammissibile perché comunque la corte Il primo motivo è inammissibile perché comunque la corte aveva ritenuto valido detto marchio come marchio aveva ritenuto valido detto marchio come marchio complesso.complesso.Il secondo e il quinto motivo sono infondati. Il marchio è Il secondo e il quinto motivo sono infondati. Il marchio è complesso (ogni singola parte è dotata di capacità distintiva complesso (ogni singola parte è dotata di capacità distintiva autonomamente), come ha accertato anche la corte autonomamente), come ha accertato anche la corte d’appello. Ma al tempo stesso ha ritenuto che sia il marchio d’appello. Ma al tempo stesso ha ritenuto che sia il marchio Havana (identificativo del luogo di produzione del rhum) Havana (identificativo del luogo di produzione del rhum) che quello Club (luogo di uso abituale del prodotto) fossero che quello Club (luogo di uso abituale del prodotto) fossero deboli che anche il marchio complesso Havana Club lo deboli che anche il marchio complesso Havana Club lo fosse di conseguenza. La valutazione appare corretta.fosse di conseguenza. La valutazione appare corretta.Anche il terzo motivo è infondato: la corte d’appello ha Anche il terzo motivo è infondato: la corte d’appello ha svolto un approfondito accertamento circa la sussistenza svolto un approfondito accertamento circa la sussistenza del “secondary meanig”, ed ha escluso con motivazione del “secondary meanig”, ed ha escluso con motivazione corretta che esso sussistesse all’epoca della registrazione corretta che esso sussistesse all’epoca della registrazione di Havana Carribean rhum (fine 1997).di Havana Carribean rhum (fine 1997).

Decisione 14 marzo 2008Decisione 14 marzo 2008

Anche il quarto motivo non merita accoglimento. Il Anche il quarto motivo non merita accoglimento. Il presupposto per poter applicare la norma portata dalla presupposto per poter applicare la norma portata dalla convenzione è che la notorietà all’estero si riverberi convenzione è che la notorietà all’estero si riverberi anche in Italia, ma i ricorrenti hanno condiviso la anche in Italia, ma i ricorrenti hanno condiviso la necessità di indagare sulla sussistenza del secondary necessità di indagare sulla sussistenza del secondary meaning con riferimento alla notorietà in Italia, meaning con riferimento alla notorietà in Italia, confermando che esso non sussisteva all’epoca della confermando che esso non sussisteva all’epoca della registrazione del marchio contestato.registrazione del marchio contestato.Anche il sesto motivo appare infondato. La corte Anche il sesto motivo appare infondato. La corte d’appello ha rilevato come il rhum fosse prodotto nei d’appello ha rilevato come il rhum fosse prodotto nei caraibi e per una quota a Cuba. L’indicazione Havana caraibi e per una quota a Cuba. L’indicazione Havana Caribean rhum non era perciò ingannevole.Caribean rhum non era perciò ingannevole.Anche il settimo motivo è infondato ….Anche il settimo motivo è infondato ….

DispositivoDispositivo

Rigetta il ricorso,Rigetta il ricorso, Condanna le società ricorrenti al Condanna le società ricorrenti al

pagamento in solido delle spese del pagamento in solido delle spese del giudizio liquidate in Euro 7000,00 per giudizio liquidate in Euro 7000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi, onorari oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché oltre spese generali ed accessori nonché oltre spese generali ed accessori di legge.di legge.