Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei marchi (parte 3)

LA CONTRAFFAZIONE DEI

MARCHI ALL’ESTERO:

STRUMENTI DI TUTELA E CASI

PRATICI

Avv. Michele Elio De Tullio

Progetto“Anti-Counterfeiting Tool-Kit”

Bari, 3 giugno 2013

INDICE COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO

ALL’ESTERO?

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN BRASILE

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEGLI USA

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN CINA

UN CASO PRATICO DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

ALL’ESTERO.

COME REAGIRE

ALLA CONTRAFFAZIONE DI

MARCHIO ALL’ESTERO?

Titolo della lezione:

Lotta alla contraffazione in Brasile

Investigazioni e indagini sul campo

Fase iniziale di un piano anti-contraffazione: condurre

ricerche di mercato sui propri prodotti in Brasile per

verificare l’incidenza e la diffusione di prodotti contraffatti

sul mercato.

Obiettivo: misurare l’attività contraffattiva sul mercato e

raccogliere informazioni sulle modalità di contraffazione e

su produttori, grossisti, rivenditori e distributori.

Investigazioni e indagini sul campo

Svolgimento di varie ispezioni e di un lavoro di intelligence

concentrato su alcuni prodotti, con conseguente raccolta

di prove tramite foto e video.

Costi

Tra € 5.000 e 10.000 - per una ricerca in una città (più

eventuali spese di trasporto degli investigatori e per

l’acquisto di campioni di prodotti falsi)

Investigazioni e indagini on lineLe stesse attività investigative possono essere svolte

online per verificare l’eventuale esistenza di rivenditori dei

prodotti in questione su internet.

Possibilità di acquistare i prodotti ed ottenere così

informazioni preziose tramite una società acquirente di

copertura.

Costi

Tra € 2.500 e 5.000 (più eventuali spese per l’acquisto di

campioni)

Misure repressive

Indagini di polizia

Se le investigazioni condotte rivelano la produzione,distribuzione o vendita di prodotti contraffatti, si puòrichiedere l’intervento delle autorità di polizia, cheraccoglieranno prove delle azioni criminali riguardantiviolazioni di marchi, diritti d’autore o di comportamenti diconcorrenza sleale.

Obiettivo: far sequestrare tutti i prodotti contraffattitrovati negli ambienti del contraffattore ed identificare iresponsabili.

Misure repressive

I sequestri servono anche:

a dimostrare a consumatori e licenziatari che l’azienda

è impegnata nella lotta alla contraffazione dei suoi

prodotti;

a dimostrare interesse per la soddisfazione e la

sicurezza dei consumatori;

a inibire i rivenditori e distributori dal vendere ancora

prodotti contraffatti.

Misure repressiveIn seguito ai sequestri, campioni dei prodotti vengono

sottoposti all’esame di esperti; l’indagine della polizia è

conclusa non appena si configura il reato di

contraffazione e ne vengono confermati gli autori.

Il rapporto dell’indagine è sottoposto ad un Tribunale per

poter dare inizio ad un processo penale.

Costi

Tra € 10.000 e 20.000 – per 20 prodotti ad ogni

ispezione (più eventuali spese)

Azioni doganali

Il titolare dei diritti deve presentare dei certificati di

registrazione dei propri marchi, brevetti o diritti d’autore

ed ogni informazione (tra cui i nomi delle imprese

licenziatarie o importatrici autorizzate) che aiuti la

dogana ad identificare i prodotti importati illegalmente.

Costi

Tra € 2.000 e 5.000 – per presentare una tale richiesta di

ispezione al COANA (spese escluse)

Azioni doganali

Quando le autorità doganali identificano una spedizione

di prodotti contraffatti, avvisano subito il titolare dei

relativi diritti di PI per fargli esaminare dei campioni e

verificarne l’origine.

Le autorità doganali possono anche chiedere al titolare di

iniziare un’azione giudiziaria e richiedere ad un giudice il

sequestro definitivo e la distruzione dei beni contraffatti.

Costi per tali ulteriori attività: € 2.000 – 5.000


Lotta alla contraffazione negli U.S.A.

Principali azioni in USA

Le principali azioni anti-contraffazione che possono

essere intraprese negli Stati Uniti sono:

Lettere di diffida (cease and desist letters)

Attività investigative

Deposito di opposizioni alla registrazione di un

marchio, brevetto o design

Azioni giudiziarie

Costi

Lettera di diffida → Costo: da € 1.000 a 2.000

Deposito di un’opposizione → Costo: da € 2.000 a

4.000

Azioni giudiziarie:

- ordini di sequestro

- accordi legali di risoluzione

- ingiunzioni restrittive temporanee (TRO)

Costi: da € 10.000 a 20.000

Protezione PI presso le dogane USA

Negli Stati Uniti é possibile registrare elettronicamentecon lo U.S. Customs and Border Protection marchi ecopyright regolarmente rilasciati, facilitando l’attività disequestro e confisca di beni e di prodotti contraffatti.

Lo U.S. Customs & Border Protection (CBP), che é unufficio del Department of Homeland Security, mantieneuno schedario nel quale sono annoverati i marchi ecopyright che sono stati previamente registrati alloUSPTO o regolarmente rilasciati.

In questo modo, le unità di servizio doganali hanno mododi contrastare l’importazione di prodotti contraffatti o chesiano in violazione di diritti sul marchio o sul copyright.

Protezione PI presso le dogane USA

Infatti, le autorità doganali, avendo l’immediata

disponibilità di questi dati, possono in sostanza

monitorare l’ingresso di spedizioni sospette e prevenire

l’esportazione e l’importazione di merci contraffatte.

Dal novembre del 2005, é possibile procedere alla

notificazione elettronica del marchio registrato presso

le autorità competenti (vedasi il sito USPTO presso

http://www.uspto.gov/web/trademarks/notices/tmrecordus

customs.htm).

Documenti a corredo della domanda di registrazione del marchio

Nell’inoltrare la domanda di registrazione di un marchio

all’agenzia doganale, il modulo deve contenere la seguente

documentazione:

il nome, l’indirizzo completo della società e la nazionalità

del titolare (se si tratta di una società semplice o di persone,

occorre specificare la cittadinanza di ciascun socio; se si

tratta di un’associazione o di una società di capitali, si deve

indicare lo Stato, il paese, nonché altre affiliazioni politiche

sotto le cui regole é organizzata, incorporata o creata

l’impresa);

il luogo di produzione dei beni sui quali é apposto il

marchio;

il nome e l’indirizzo societario principale di ciascunapersona fisica straniera o di ciascuna persona giuridicaautorizzata o con licenza di utilizzare il marchio, nonchéuna dichiarazione circa l’autorizzazione all’uso;

l’identità di qualsiasi società capogruppo o sussidiariao di altra società straniera di proprietà dei primi ocontrollata dagli stessi, che usi il marchio all’estero.

A parte le informazioni contenute nella richiesta, bisognainserire anche dei documenti specifici e il pagamento dialcune tasse. Fra i documenti, é necessario presentare ilcertificato originale di registrazione autenticato dalloUSPTO.

Documenti a corredo della domanda di registrazione del marchio


Lotta alla contraffazione in Cina

Principali azioni e relativi costi

In Cina sono normalmente disponibili due modalità per

combattere la contraffazione: Amministrativa e

Giudiziaria, azionabili cumulativamente o singolarmente.

I costi per le attività di contrasto alla contraffazione e alla

pirateria sono generalmente calcolati su base oraria, ma

indicativamente possono essere quantificati come segue:

Invio di una lettera di diffida: circa € 1.000

Svolgimento di attività di investigazione nei principali

mercati: tra € 2.000 e 4.000 circa


Casi di contraffazione di marchio in Cina

UN CASO PRATICO DI LOTTA

ALLA CONTRAFFAZIONE

ALL’ESTERO

IntroduzioneFRAPAP è un marchio registrato da un’omonima aziendafrancese per prodotti quali carta da disegno (classe 16).Il marchio è già registrato in Cina in caratteri latini.

Quando FRAPAP prova a registrare la traslitterazione delproprio marchio in caratteri cinesi, la sua domanda vienerigettata a causa di un marchio anteriore in carattericinesi depositato per gli stessi prodotti.

Problema: la registrazione in caratteri latini non implicanecessariamente che il marchio sia protetto contro unaregistrazione in caratteri cinesi che suoni in modo moltosimile.

Azioni intraprese

La società francese non gode di una reputazione

abbastanza diffusa in Cina (nonostante sia famosa in

Francia), pertanto è impossibile tentare la strada della

protezione del marchio notorio.

FRAPAP decide quindi di svolgere un’investigazione

sulla società titolare del marchio, specializzata in

elettronica quindi apparentemente non interessata al

settore della carta da disegno.

Azioni intraprese

L’attività investigativa consente di scoprire che la società

ha sede a Shenzhen, nello stesso posto in cui ha la

propria sede legale anche un’altra società: la società

cinese distributrice dei prodotti realizzati dal maggior

concorrente di FRAPAP. Entrambe le società hanno, tra

l’altro, lo stesso General Manager.

Pertanto viene dimostrato da un lato il collegamento tra

le due società e dall’altro il collegamento tra la domanda

di FRAPAP (rigettata) e quella del concorrente, che

ovviamente stava agendo per impedire a FRAPAP di

utilizzare il proprio marchio in caratteri cinesi.

Azioni intraprese

A questo punto FRAPAP deposita un’opposizione alla

registrazione del marchio depositato anteriormente.

L’attività investigativa in questo caso ha dimostrato che

la domanda sulla base della quale era stata presentata

l’opposizione, era stata fatta in mala fede. Pertanto

l’opposizione viene accolta.

La società francese FRAPAP ottenne quindi il diritto di

depositare e registrare il proprio nome in caratteri cinesi.

Grazie per l’attenzione

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