Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei brevetti (parte 2)

LA CONTRAFFAZIONE DEI BREVETTI IN ITALIA: STRUMENTI

DI TUTELA E CASI PRATICI

Avv. Michele Elio De Tullio

Progetto “Anti-Counterfeiting Tool-Kit”

Bari, 4 giugno 2014

INDICE COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE DI

UN BREVETTO IN ITALIA? TUTELA CIVILE TUTELA AMMINISTRATIVA TUTELA PENALE TUTELA DOGANALE

CASO-STUDIO DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA:

CONTRAFFAZIONE DI UN BREVETTO PER EQUIVALENTI

COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE

DI UN BREVETTO IN ITALIA?

Reagire alla contraffazioneSe un’impresa assume di aver subito un danno da contraffazione è consigliabile interpellare al più presto un consulente in materia di proprietà industriale iscritto all’albo o un avvocato specializzato in PI, che valuterà il caso specifico e offrirà utili consigli sulle migliori strategie difensive da adottare.

Possibili strategie di tutela: Tutela civile Tutela amministrativa Tutela penale Tutela doganale

La tutela civileLa tutela civile

Tutela Civile – l’Inibitoria

Consiste nel chiedere al Giudice: Ordine di immediata astensione da qualunque

violazione del brevetto attuale o anche solo imminente

Ordine del ritiro dal commercio dei prodotti (anche nei confronti dell’intermediario)

Il sequestro può avere ad oggetto:i prodotti costituenti contraffazionei mezzi adibiti alla produzione i mezzi di prova concernenti la violazione (contabilità, contratti, documenti)Il sequestro può essere effettuato anche presso terzi

Tutela Civile – il sequestro

Al Giudice è consentito: Chiedere l’esibizione della documentazione

bancaria, finanziaria e commerciale relativa alla contraffazione

Interrogare l’autore o terzi per avere informazioni sull’origine e sulla filiera di distribuzione dei prodotti costituenti contraffazione

Tutela Civile – l’informazione

Il risarcimento del danno – Art. 125 C.p.i. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato ai sensi di

artt. 1223, 1226 e 1227 cc. Tenuto conto di TUTTI gli aspetti pertinenti quali :

le conseguenze economiche negative, incluso il mancato guadagno del titolare del diritto leso (marchio, brevetto ecc.);

i benefici realizzati dall'autore della violazione; elementi diversi da quelli economici, come il danno

morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; liquidazione in una somma globale stabilita in base agli

atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.

Perdita economica subita o danno emergente

perdita del bene Mancato guadagno o lucro cessante

perdita da mancata disponibilità del bene Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta

della violazione

Il danno risarcibile – Art. 1223 c.c.

Quantificazione del danno in base a:

1. Profitti persi dal titolare

documentabili mediante bilanci e libri sociali, documenti relativi ai costi di produzione e distribuzione del prodotto incorporante il brevetto contraffatto, diminuzione di clientela (ordini disdettati, documentazione di trattative non andate a buon fine), listini prezzi, studi di marketing sulla previsione di sviluppo delle vendite, posizionamento prodotto sul mercato.

2. Profitti del contraffattore

Il lucro cessante in relazione ai brevetti

Il Lucro cessante avrà: importo non inferiore a quello dei canoni che

l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

Il lucro cessante in relazione ai brevetti

Costi di registrazione/ rinnovo; Spese sostenute per pubblicità (dimostrazione che

tali spese si riferiscano al brevetto); Costi di reazione alla contraffazione (spese

investigative, consulenti brevettuali, pubblicazioni diffide, dipendenti interni impegnati a contrastare);

Costi per la costituzione di parte civile in processi penali paralleli;

Costi di “reazione” anche pubblicitaria; Costi per il recupero della competitività dell’azienda

titolare del brevetto sul mercato, laddove l’azienda sia “monobrevetto”.

Il danno emergente (danno al bene-brevetto)

La tutela amministrativaLa tutela amministrativa

Tutela Amministrativa A partire dal 2001, il legislatore italiano ha operato una scelta ben precisa, attribuendo espressamente alla Guardia di finanza la titolarità dei compiti di "prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di marchi, brevetti, diritti d'autore, segni distintivi e modelli, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico".

Il riferimento è all’articolo 2, comma 2, lettera I), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Più precisamente, all'articolo 4, della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, sono stati fissati i principi e i criteri direttivi della nuova fisionomia della Guardia di Finanza.

Tutela Amministrativa Ai reparti territoriali è stata affiancata anche una componente "specialistica": il Nucleo speciale tutela mercati.

La Guardia di Finanza ha predisposto la piattaforma tecnologica S.I.A.C. (Sistema Informativo Anti Contraffazione) che consente ai titolari di fornire informazioni generali sui propri prodotti (caratteristiche tecniche, forma e dimensioni, data di immissione in commercio, notizie e immagini relative all'imballaggio) ed anche elementi di comparazione con la merce contraffatta (attraverso il raffronto visivo tra immagini, con l'esposizione dettagliata dei particolari difformi).

La tutela doganaleLa tutela doganale

Tutela Doganale – Reg. (UE) 608/2013Regolamento di base, che attribuisce una serie di poteri all’Autorità doganale, tra cui quello di sospendere lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, ex officio o sulla base di una domanda di intervento.

Prevede il c.d. “blocco doganale” a tutela dei diritti di privativa (tra cui marchi, brevetti, design ed indicazioni geografiche) ma anche di denominazioni commerciali, topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità e dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche.

Tutela Doganale – il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. (Fully Automated Logical

SysTem Against Forgery and Fraud) prevede la creazione di una banca dati multimediale che raccoglie le richieste di tutela presentate dai titolari dei diritti di protezione.

I titolari possono fornire informazioni sui marchi registrati e sui loro prodotti (come immagini del packaging, dati sui canali di sdoganamento) e anche sui prodotti contraffatti.

Questi dati vengono messi a disposizione dei funzionari doganali in tempo reale per permettere loro di riconoscere i prodotti contraffatti.

La tutela penaleLa tutela penale

Primo comma: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000”

Terzo comma: “I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

La tutela penale - Art. 473 cod. pen.

Secondo Comma: “Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.”

La tutela penale - Art. 473 cod. pen.

Punisce la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro per chi “potendo conoscere” l’esistenza del brevetto, fabbrica, vende, importa, offre in vendita o usa prodotti in violazione di un brevetto

La tutela penale - Art. 517ter cod. pen.

UN CASO PRATICO DI LOTTA ALLA

CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO IN ITALIA

Titolo della lezione:

Contraffazione di un brevetto per equivalenti

Caso studio – Barilla v. Pastificio Fazion

La società Barilla G. e R. acquista un brevetto europeo per invenzione industriale relativo ad uno speciale impianto di essiccazione di paste alimentari in sfoglia.

Barilla chiede al Tribunale di Verona di accertare che il Pastificio Fazion s.p.a. utilizzi un impianto realizzato sulla base di una tecnologia simile a quella del brevetto acquistato, e quindi in contraffazione del medesimo.

L'impianto brevettato conterrebbe due caratteristiche innovative: consente di far passare la pasta attraverso i forni da essiccazione, non più adagiate orizzontalmente, ma tra due piastre poste in senso trasversale e verticale rispetto al nastro trasportatore

così una maggiore quantità di pasta può venire essiccata contemporaneamente, evitando, al contempo, il pericolo di deformazione del prodotto. Tali caratteristiche brevettate sono presenti nell'impianto del Pastificio Fazion


La società convenuta resiste alla domanda, sostenendo la diversità del proprio impianto e chiedendo, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità della frazione italiana del brevetto Barilla per mancanza di novità.

Il Tribunale e la C. di Appello di Venezia ritengono che non può esserci contraffazione per equivalenti, poiché la soluzione adottata dal Pastificio Fazion può dirsi, in effetti, non banale e dotata di originalità, e conseguentemente rigettano la domanda di contraffazione di Barilla.


La Corte di Cassazione, al contrario, ha ritenuto che la caratteristica principale rivendicata dal brevetto di Barilla è quella di aver rivoluzionato il sistema di essicazione della pasta, introducendo la possibilità di collocare la pasta sul nastro trasportatore in senso verticale, e non più orizzontale.

L’uso di piastre differenti dotate di forma originale non esclude la contraffazione (quantomeno parziale) del brevetto, poiché “al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.


“al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.

L’uso di piastre differenti, anche se dotate di forma originale, non può dirsi circostanza idonea ad escludere la contraffazione (quantomeno parziale) del brevetto, poiché “al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.


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