Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei brevetti (parte 3)

LA CONTRAFFAZIONE DEI BREVETTI ALL’ESTERO:

STRUMENTI DI TUTELA E CASI PRATICI

Avv. Michele Elio De Tullio

Progetto “Anti-Counterfeiting Tool-Kit”

Bari, 4 giugno 2013

INDICE

COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE DI UN BREVETTO ALL’ESTERO?

CASO-STUDIO DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE ALL’ESTERO:

CONTRAFFAZIONE DI UN BREVETTO ITALIANO IN CINA

COME REAGIRE ALLA

CONTRAFFAZIONE DI UN BREVETTO

ALL’ESTERO?

Reagire alla contraffazioneSe un’impresa assume di aver subito un danno da contraffazione è consigliabile interpellare al più presto un consulente in materia di proprietà industriale iscritto all’albo o un avvocato specializzato in PI, che valuterà il caso specifico e offrirà utili consigli sulle migliori strategie difensive da adottare.

Possibili strategie di tutela: Tutela civile Tutela amministrativa Tutela penale Tutela doganale

Principali azioni 1/2

Conservazione degli originali dei certificati di registrazione o rinnovo delle privative;

Non ritardare ingiustificatamente l’attivazione di misure a tutela delle privative;

Informare gli addetti alle dogane dei Paesi sulla propria attività, registrando, ove possibile, le privative sui registri doganali e fornendo cataloghi dei prodotti, in modo da facilitare il riconoscimento dei falsi;

Appresa la notizia di un’attività di contraffazione, attivare la ricerca e la raccolta di informazioni (acquisto di campioni di merce contraffatta alla presenza di funzionari del Paese estero o partecipazione ad eventi fieristici) conservando qualunque documento (scontrini di acquisto del prodotto falso) ma anche fotografie, modelli, pubblicità, siti web;

Prima di adire le vie legali, è consigliabile inviare al contraffattore una lettera di “cease and desist” intimando la cessazione dell’attività, il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti, comunicando che altrimenti verranno intraprese le vie legali.

Principali azioni 1/2

CASO-STUDIO DI LOTTA ALLA

CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO

ALL’ESTERO

Titolo della lezione:

Contraffazione di un brevetto italiano in Cina

Introduzione

Una società italiana X, produttrice di avvisatori acustici e titolare di un brevetto già concesso in Cina, scopre la presenza sul mercato cinese di beni identici ai propri, prodotti e commercializzati da almeno tre produttori locali non autorizzati, non destinati solo al mercato interno ma anche all’esportazione.

Azioni intraprese salvataggio di pagine d’interesse del sito internet di ciascuna società alla presenza di un notaio e notarizzazione delle pagine promozionali e di commercializzazione dei presunti beni contraffatti sul sito B2B Alibaba.visita di agenti privati, in qualità di finti acquirenti, presso gli stabilimenti produttivi e i punti vendita delle tre società cinesi, al fine di appurare l’esistenza e la portata dell’attività illecita;

visita filmata ad una fiera del settore a Shanghai, durante la quale due società cinesi hanno esibito beni identici ai prodotti della società X;

acquisizione di alcuni campioni di presunti prodotti contraffatti presso le società cinesi alla presenza di un notaio.

Al fine di esercitare un controllo sulle esportazioni dei presunti beni contraffatti dalla Cina verso altri paesi, il brevetto della società X viene immediatamente depositato e registrato presso le dogane cinesi, per permettere il blocco di eventuali partite di prodotti in uscita da parte delle competenti autorità.

Infine, da un’analisi complessiva e definitiva, emerge che le società cinesi coinvolte sono cinque, che hanno la propria sede nella Provincia dello Zhejiang, di cui tre addirittura nella stessa città, Rui’an.

Azioni intraprese

L’azione civileIl produttore, di fronte alle prove dell’effettiva somiglianza tra i beni, propone alla società italiana X una conciliazione.

Tale accordo prevede: Un risarcimento simbolico (somma contenuta sia per le poche prove raccolte, sia per l’impossibilità di dimostrare l’esistenza di una larga produzione di copie illecite);

l’impegno a terminare qualsiasi attività di produzione, vendita ed offerta di vendita, di prodotti in violazione dei diritti derivanti dal brevetto;

Una sanzione eventuale in caso di reiterazione dell’illecito.

Conclusione dell’azione civileInfine, a seguito dell’invio della lettera di diffida al gestore di Alibaba, vengono rimosse dal sito le pagine di promozione dei beni contraffatti.

Le altre quattro società cinesi individuate, dopo numerose insistenze, accettano anch’esse l’invito a sottoscrivere le lettere di impegno in cui si impegnano a non svolgere ulteriori attività in violazione dei diritti di proprietà intellettuale della società italiana X titolare del brevetto.

Grazie per l’attenzione

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