Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei marchi (parte 1)

LA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI: IDENTIFICAZIONE DEL

FENOMENO E STRATEGIE DI PROTEZIONE

Avv. Michele Elio De Tullio

Progetto “Anti-Counterfeiting Tool-Kit”

Bari, 3 giugno 2013

INDICE COS’È LA CONTRAFFAZIONE? COME PREVENIRE LA

CONTRAFFAZIONE DI UN MARCHIO? LA PROTEZIONE DEI MARCHI:

VERIFICHE PRELIMINARI E PROCEDURE DI REGISTRAZIONE.

COS’È LA CONTRAFFAZIONE?

La nozione di contraffazione 1/2È un fenomeno che si presenta come un insieme complesso di violazioni di leggi/norme/ regolamenti/vincoli contrattuali che regolano i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale di prodotti di ogni genere.

La nozione di contraffazione 2/2

Può consistere:

Nella commercializzazione di prodotti recanti, senza autorizzazione, il marchio (o altro segno distintivo) di un’altra impresa;

Nella commercializzazione di prodotti recanti indicazioni di provenienza false o mendaci;

In prodotti che, senza riprodurre direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa e confusoria l'aspetto.

La contraffazione nel Reg. (UE) n.608/2013

Merci contraffatte: le merci, comprese il loro imballaggio, su cui è stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci o che non possa esser distinto nei suoi aspetti essenziali, violando i diritti del titolare del marchio;

Merci usurpative: le merci che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno.

Contraffazione: esempio

L’attività di chi fabbrica e/o vende un prodotto con forme, caratteristiche e marchio simili ad un originale, per la produzione del quale sono stati compiuti studi, ricerche, campagne pubblicitarie del marchio e della qualità del prodotto.

Beni più contraffatti: Alimenti (alimenti per l’infanzia, vini, alcolici, bevande,

formaggi, salumi….)

Medicinali e Cosmetici

Moda: borse, capi di abbigliamento, occhiali, orologi, scarpe, gioielli, articoli di pelletteria…

Pezzi di ricambio per auto, moto, aerei…

Elettronica: DVD, CD, Software…

Danni prodotti dalla contraffazioneUn consumatore che acquista un prodotto contraffatto pensa di aver fatto un buon affare, procurandosi un bene che normalmente non avrebbe potuto permettersi a causa del prezzo non accessibile.

Con quell’acquisto il consumatore ha prodotto due categorie di danni: danni personali e danni alla collettività

Danni personali 1/3: il danno economicoIl consumatore subisce un danno economico, infatti il rapporto qualità/prezzo, cui dovrebbe sempre porre attenzione, è a lui sfavorevole.

I prodotti contraffatti, infatti, oltre ad essere di scarsa o scarsissima qualità e a non rispondere, quindi, alle aspettative del consumatore, mancano di ogni forma di garanzia e di servizi post vendita.

Se il prodotto contraffatto dovesse dimostrarsi difettoso, o addirittura causare danni al consumatore, sarà difficile, se non impossibile, risalire al produttore o al distributore per far valere i propri diritti.

I prodotti contraffatti sono fabbricati nel totale disprezzo delle norme di sicurezza e, inoltre, non sono sottoposti ai controlli delle autorità competenti.

Si pensi ai danni che un medicinale contraffatto può procurare alla salute del consumatore: niente infatti garantisce che esso contenga le sostanze atte a curare le malattie per contrastare le quali viene acquistato, e che esse siano contenute nelle giuste proporzioni.

Danni personali 2/3: il danno alla salute

Per quanto riguarda la sicurezza, basti pensare ai danni che può causare la contraffazione dei pezzi di ricambio per auto, moto e perfino per aerei, fenomeno molto più diffuso di quanto si pensi.

Altro campo in cui i danni alla sicurezza sono gravissimi, è quello dei giocattoli contraffatti che, non rispettando le circostanziate e severissime norme europee, possono essere causa di soffocamento e intossicazione infantile

Danni personali 3/3: il danno alla sicurezza

gravi danni economici alle industrie che producono legalmente, che hanno investito ingenti somme per l’innovazione, la ricerca, le campagne pubblicitarie;

perdita di posti di lavoro “legali”;

danni alle finanze dello Stato e (quindi a tutti noi);

danni sociali dovuti alla totale mancanza di sicurezza sul lavoro, di tutele sindacali, di coperture assicurative e contributive etc. per i lavoratori impiegati nell’industria del falso.

Danni alla collettività

COME PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE DI

UN MARCHIO?

Azionare i propri diritti di PILa prevenzione passa per la corretta gestione del portafoglio dei diritti di PI, ovvero una adeguata strategia di protezione di tali diritti: analisi regolari dei propri diritti, del regime di protezione e del loro valore economico; valutare in quali casi sia necessario procedere alla registrazione e decidere come proteggere i diritti; attivare servizi di sorveglianza al fine di verificare in tempo reale ed eventualmente reagire a depositi di privative industriali interferenti con i diritti acquisiti;utilizzare materiali o tecniche di produzione che rendano più difficile la contraffazione (come ologrammi).

Piano strategico e cronoprogramma

Prima di avviare azioni di commercializzazione dei propri prodotti è necessario predisporre un piano strategico

Il piano strategico contiene da un lato la pianificazione dei tempi di avvio delle azioni (lancio di un prodotto, di una tecnologia; avvio di una collaborazione ecc.), dall’altro i diritti coinvolti (marchi, brevetti, design) e infine i Paesi considerati

Tutto al fine di predisporre il necessario accantonamento di risorse per attivare le protezioni, seguirne le procedure di registrazione e reagire in caso di obiezioni o opposizioni degli esaminatori

LA PROTEZIONE DEI MARCHI: VERIFICHE

PRELIMINARI E PROCEDURE DI REGISTRAZIONE

Tipologie di marchi

Sonori

il jingle musicale MCDONALDS®

Di colore

Di formaVerbali

“FIAT”

Figurativi

Capacità distintiva (Art. 13 C.p.i.)

Non possono essere registrati:

Segni privi di carattere distintivo; Marchi costituiti esclusivamente da denominazioni

generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive o segni che possono designare specie/quantità/qualità/destinazione/valore o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

Marchi divenuti nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio perdendo la capacità distintiva (volgarizzazione);

Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume

Novità (Art. 14 C.p.i.)Non sono nuovi i marchi:

Identici o simili a un marchio anteriore, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra I prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione o di associazione per il pubblico.

Identici o simili a un marchio anteriore per prodotti o servizi anche non affini, che goda di rinomanza quando l’uso del marchio successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore e recherebbe pregiudizio agli stessi

Sistemi di registrazione marchi Nazionale: In Italia presso le CCIAA o l’UIBM, secondo

la normativa del C.p.i. (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

Regionale: es. Marchio Comunitario valido nei 27 paesi dell’UE

Internazionale: Secondo il sistema dell’Accordo e del Protocollo di Madrid (Sistema di Madrid) relativi alla Registrazione internazionale dei Marchi

Grazie per l’attenzione

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