Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei brevetti (parte 1)

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    05-Dec-2014
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La prima parte della presentazione sugli strumenti a disposizione delle aziende per proteggersi dalla contraffazione dei propri brevetti, parte del progetto Anti-Counterfeiting toolkit (www.actoolkit.it)

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  • 1. LA CONTRAFFAZIONE DEI BREVETTI: IDENTIFICAZIONE DEL FENOMENO E STRATEGIE DI Page 1 PROTEZIONE Avv. Michele Elio De Tullio Progetto Anti-Counterfeiting Tool-Kit Bari, 4 giugno 2013
  • 2. Page 2 INDICE COSA SI INTENDE PER BREVETTO? IL BREVETTO PER INVENZIONE IL BREVETTO PER MODELLO DUTILIT COME AVVIENE LA CONTRAFFAZIONE IN AMBITO BREVETTUALE? COME PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE DI UN BREVETTO?
  • 3. Page 3 COSA SI INTENDE PER BREVETTO?
  • 4. Page 4 IIll BBrreevveettttoo ppeerr iinnvveennzziioonnee
  • 5. Che cos il brevetto per invenzione? Un brevetto un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad uninvenzione nuova suscettibile di applicazione industriale che implica unattivit inventiva (art. 45 c.p.i). Un'invenzione la soluzione di un problema tecnico. Pu consistere in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento o in un miglioramento di un prodotto o di un procedimento gi esistente. Page 5
  • 6. Quali sono i requisiti di brevettabilit? Novit l'invenzione non deve essere gi accessibile al pubblico (es. perch gi esposta in una fiera da un terzo); Attivit Inventiva l'invenzione non deve poter essere realizzabile da un qualsiasi tecnico del ramo; Industrialit l'invenzione deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici e concreti. Page 6
  • 7. IIll BBrreevveettttoo ppeerr MMooddeelllloo dduuttiilliitt Page 7
  • 8. Cosa sono i modelli di utilit? I modelli di utilit, ai sensi dellart. 82 c.p.i., sono nuovi modelli (che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti) atti a conferire una particolare efficacia o comodit di applicazione o di impiego a macchine o parti di essi, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in genere. Un tipico modello di utilit pu essere una nuova impugnatura (ad es. ergonomica) per un oggetto gi esistente (ad es. un attrezzo di lavoro). Page 8
  • 9. Modelli di utilit, design e invenzioni: differenze Il modello di utilit la nuova forma di un prodotto attraverso la quale si migliora lefficacia, la comodit di applicazione o di impiego di un oggetto esistente, mentre linvenzione, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento. il termine design si riferisce unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali (la sopradescritta nuova impugnatura) rientrano nellambito di protezione dei modelli di utilit. Page 9
  • 10. Page 10 COME AVVIENE LA CONTRAFFAZIONE IN AMBITO BREVETTUALE?
  • 11. Page 11 La contraffazione in generale un fenomeno che si presenta come un insieme complesso di violazioni di leggi/norme/ regolamenti/vincoli contrattuali che regolano i diritti di propriet intellettuale e di sfruttamento commerciale di prodotti di ogni genere.
  • 12. Page 12 La contraffazione nei brevetti La novit dellinvenzione richiede che essa, per una persona esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. La novit non esclusa dal solo fatto che due brevetti permettano di realizzare uno stesso obiettivo industriale, conseguibile mediante differenti soluzioni tecniche. laccertamento della contraffazione si basa su un giudizio di valore, fondato sulla specifica persuasivit della motivazione la quale, deve dare conto della esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti. (Cass. civile, sez. I, sentenza 09.09.2005 n 17993)
  • 13. La contraffazione nei brevetti La contraffazione di un brevetto pu essere: a) Letterale: lipotesi pi frequente, ricorre ogni volta in cui un terzo realizzi uninvenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto. b) Per equivalenti: si verifica quando un terzo realizzi una soluzione molto simile a quella del brevetto ma non del tutto identica, vale a dire se loggetto sospettato di contraffazione risolve il medesimo problema tecnico oggetto dellinvenzione e i mezzi modificati costituiscono, per lesperto del settore, evidenti e meri sostituti rispetto a quelli rivendicati. Page 13
  • 14. Page 14 La contraffazione nei brevetti La giurisprudenza 1/2: riscontrabile la contraffazione per equivalenti quando vengono attuati gli elementi essenziali originali e caratteristici dellidea di soluzione che permettono di raggiungere il risultato perseguito pur in presenza di modifiche, mentre essa deve essere esclusa quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che determina identiche prestazioni funzionali ma con mezzi strutturali diversi (Tribunale di Milano , sentenza 15 settembre 1994 in GADI 3253)
  • 15. Page 15 La contraffazione nei brevetti La giurisprudenza 2/2: Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, s da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalit, offrendo una risposta non banale, n ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. Peraltro, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza, non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore. (Cass. civ. 12 giugno 2012 n. 9548.)
  • 16. Page 16 La contraffazione nei brevetti c) Contraffazione c.d. evolutiva: quando un brevetto costituisce un perfezionamento di uno anteriore. Lequivalenza stata riscontrata tra una macchina brevettata per formazione di balle cilindriche a costipazione differenziata (pi morbide al centro per facilitare lareazione e la migliore essicazione) attuata con due funzioni (pressatura e trasporto), ed una identica pressa agricola ottenente lo stesso risultato con una differenza perfezionativa (cio con una sola funzione), prospettandosi cos una ipotesi di invenzione dipendente la cui attuazione richiedeva il consenso del titolare dellinvenzione principale. (Tribunale di Milano,sentenza 18 maggio 1989 in GADI 2421)
  • 17. Page 17 COME PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE DI UN BREVETTO?
  • 18. Come proteggere le invenzioni? Depositando una domanda di brevetto nazionale presso l'UIBM; Depositando una domanda di brevetto Europeo presso l'EPO (che avr efficacia nei paesi prescelti dall'inventore fra quelli aderenti alla Convenzione di Monaco) Depositando una domanda di brevetto PCT presso l'UIBM o presso il corrispondente ufficio PCT di WIPO che avr efficacia in tutti i paesi aderenti al Trattato PCT Page 18
  • 19. I vantaggi del proteggere uninvenzione Se linvenzione un prodotto: limpresa potr impedire ai terzi di produrlo, utilizzarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo Se linvenzione un procedimento: limpresa potr impedire ai terzi di a