Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei brevetti (parte 1)

LA CONTRAFFAZIONE DEI BREVETTI: IDENTIFICAZIONE DEL

FENOMENO E STRATEGIE DI PROTEZIONE

Avv. Michele Elio De Tullio

Progetto “Anti-Counterfeiting Tool-Kit”

Bari, 4 giugno 2013

INDICE COSA SI INTENDE PER “BREVETTO”? IL BREVETTO PER INVENZIONE IL BREVETTO PER MODELLO D’UTILITÀ COME AVVIENE LA CONTRAFFAZIONE IN

AMBITO BREVETTUALE? COME PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE

DI UN BREVETTO?

COSA SI INTENDE PER “BREVETTO”?

Il Brevetto per invenzioneIl Brevetto per invenzione

Che cos’è il brevetto per invenzione?

Un brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale che implica un’attività inventiva (art. 45 c.p.i).

Un'invenzione è la soluzione di un problema tecnico.

Può consistere in un nuovo prodotto, in un nuovo

procedimento o in un miglioramento di un prodotto o di un procedimento già esistente.

Quali sono i requisiti di brevettabilità?

Novità – l'invenzione non deve essere già accessibile al pubblico (es. perché già esposta in una fiera da un terzo);

Attività Inventiva – l'invenzione non deve poter essere realizzabile da un qualsiasi tecnico del ramo;

Industrialità – l'invenzione deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici e concreti.

Il Brevetto per Modello d’utilitàIl Brevetto per Modello d’utilità

Cosa sono i modelli di utilità?

I modelli di utilità, ai sensi dell’art. 82 c.p.i., sono nuovi modelli (che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti) atti a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di essi, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in genere.

Un tipico modello di utilità può essere una nuova impugnatura (ad es. ergonomica) per un oggetto già esistente (ad es. un attrezzo di lavoro).

Modelli di utilità, design e invenzioni: differenze

Il modello di utilità è la nuova forma di un prodotto attraverso la quale si migliora l’efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente, mentre l’invenzione, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento.

il termine design si riferisce unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali (la sopradescritta nuova impugnatura) rientrano nell’ambito di protezione dei modelli di utilità.

COME AVVIENE LA CONTRAFFAZIONE IN

AMBITO BREVETTUALE?

La contraffazione in generaleÈ un fenomeno che si presenta come un insieme complesso di violazioni di leggi/norme/ regolamenti/vincoli contrattuali che regolano i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale di prodotti di ogni genere.

La contraffazione nei brevetti La novità dell’invenzione richiede che essa, per una persona

esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.

La novità non è esclusa dal solo fatto che due brevetti permettano di realizzare uno stesso obiettivo industriale, conseguibile mediante differenti soluzioni tecniche.

l’accertamento della contraffazione si basa su un giudizio di valore, fondato sulla specifica persuasività della motivazione la quale, deve dare conto della esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti. (Cass. civile, sez. I, sentenza 09.09.2005 n° 17993)

La contraffazione nei brevetti La contraffazione di un brevetto può essere:

a) Letterale: l’ipotesi più frequente, ricorre ogni volta in cui un terzo realizzi un’invenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto.

b) Per equivalenti: si verifica quando un terzo realizzi una soluzione molto simile a quella del brevetto ma non del tutto identica, vale a dire se l’oggetto sospettato di contraffazione risolve il medesimo problema tecnico oggetto dell’invenzione e i mezzi modificati costituiscono, per l’esperto del settore, evidenti e meri sostituti rispetto a quelli rivendicati.

La contraffazione nei brevetti

La giurisprudenza 1/2:

“È riscontrabile la contraffazione per equivalenti quando vengono attuati gli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea di soluzione che permettono di raggiungere il risultato perseguito pur in presenza di modifiche, mentre essa deve essere esclusa quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che determina identiche prestazioni funzionali ma con mezzi strutturali diversi” (Tribunale di Milano , sentenza 15 settembre 1994 in GADI 3253)

La contraffazione nei brevetti La giurisprudenza 2/2:

“Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, nè ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta.

Peraltro, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza, non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore.” (Cass. civ. 12 giugno 2012 n. 9548.)

La contraffazione nei brevettic) Contraffazione c.d. “evolutiva”: quando un brevetto

costituisce un perfezionamento di uno anteriore.

L’equivalenza è stata riscontrata tra una macchina brevettata per formazione di balle cilindriche a costipazione differenziata (più morbide al centro per facilitare l’areazione e la migliore essicazione) attuata con due funzioni (pressatura e trasporto), ed una identica pressa agricola ottenente lo stesso risultato con una differenza perfezionativa (cioè con una sola funzione), prospettandosi così una ipotesi di invenzione dipendente la cui attuazione richiedeva il consenso del titolare dell’invenzione principale. (Tribunale di Milano,sentenza 18 maggio 1989 in GADI 2421)

COME PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE DI

UN BREVETTO?

Come proteggere le invenzioni?

Depositando una domanda di brevetto nazionale presso l'UIBM;

Depositando una domanda di brevetto Europeo presso l'EPO (che avrà efficacia nei paesi prescelti dall'inventore fra quelli aderenti alla Convenzione di Monaco)

Depositando una domanda di brevetto PCT presso l'UIBM o presso il corrispondente ufficio PCT di WIPO che avrà efficacia in tutti i paesi aderenti al Trattato PCT

I vantaggi del proteggere un’invenzione Se l’invenzione è un prodotto: l’impresa potrà impedire

ai terzi di produrlo, utilizzarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo

Se l’invenzione è un procedimento: l’impresa potrà impedire ai terzi di applicare il procedimento o di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con tale procedimento

Invenzione di uso: nel settore farmacologico, attività farmacologica inaspettata di un composto o di una composizione oppure minori effetti collaterali rispetto a prodotti noti

La protezione dei modelli di utilità: modalità, diritti e durata

I modelli di utilità possono essere protetti depositando una domanda di brevetto;

La domanda conferisce al titolare il diritto di impedire a terzi di utilizzare il modello;

La durata (non rinnovabile) dei diritti concessi è pari a 10 anni

Grazie per l’attenzione

Viale Liegi 48/b00198 Rome, Italy

Ph +39 06 85356383Fax +39 06 85351514

Via Luigi Zuppetta, 570121 Bari, Italy

Ph. + 39 080.9401131

[email protected]

Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei brevetti (parte 1)

Law

Transcript of Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei brevetti (parte 1)