Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei marchi (parte 2)

LA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI IN ITALIA: STRUMENTI DI

TUTELA E CASI PRATICI

Avv. Michele Elio De Tullio

Progetto “Anti-Counterfeiting Tool-Kit”

Bari, 3 giugno 2013

INDICE COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE DI

MARCHIO IN ITALIA? TUTELA CIVILE TUTELA AMMINISTRATIVA TUTELA PENALE TUTELA DOGANALE

UN CASO PRATICO DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA.

COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE

DI MARCHIO IN ITALIA?

Reagire alla contraffazioneSe un’impresa assume di aver subito un danno da contraffazione è consigliabile interpellare al più presto un consulente in materia di proprietà industriale iscritto all’albo o un avvocato specializzato in PI, che valuterà il caso specifico e offrirà utili consigli sulle migliori strategie difensive da adottare.

Possibili strategie di tutela: Tutela civile Tutela amministrativa Tutela penale Tutela doganale

La tutela civileLa tutela civile

Tutela Civile – l’Inibitoria

Consiste nel chiedere al Giudice: Ordine di immediata astensione da qualunque

violazione del marchio attuale o anche solo imminente

Ordine del ritiro dal commercio (anche nei confronti dell’intermediario)

Il sequestro può avere ad oggetto:i prodotti costituenti contraffazionei mezzi adibiti alla produzione i mezzi di prova concernenti la violazione (contabilità, contratti, documenti)Il sequestro può essere effettuato anche presso terzi

Tutela Civile – il sequestro

Al Giudice è consentito: Chiedere l’esibizione della documentazione

bancaria, finanziaria e commerciale relativa alla contraffazione

Interrogare l’autore o terzi per avere informazioni sull’origine e sulla filiera di distribuzione dei prodotti costituenti contraffazione

Tutela Civile – l’informazione

Art. 125 c.p.i.: Risarcimento del danno e restituzione dei

profitti in caso di contraffazione.

Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 1227 cc. Tenuto conto di TUTTI gli aspetti pertinenti quali:

le conseguenze economiche negative, incluso il mancato guadagno del titolare del diritto leso (marchio, brevetto ecc.)

i benefici realizzati dall'autore della violazione elementi diversi da quelli economici, come il danno morale

arrecato al titolare del diritto dalla violazione

Tutela civile – il risarcimento del danno

La tutela amministrativaLa tutela amministrativa

Tutela Amministrativa A partire dal 2001, il legislatore italiano ha operato una scelta ben precisa, attribuendo espressamente alla Guardia di finanza la titolarità dei compiti di "prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di marchi, brevetti, diritti d'autore, segni distintivi e modelli, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico".

Il riferimento è all’articolo 2, comma 2, lettera I), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Più precisamente, all'articolo 4, della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, sono stati fissati i principi e i criteri direttivi della nuova fisionomia della Guardia di Finanza.

Tutela Amministrativa Ai reparti territoriali è stata affiancata anche una componente "specialistica": il Nucleo speciale tutela mercati.

La Guardia di Finanza ha predisposto la piattaforma tecnologica S.I.A.C. (Sistema Informativo Anti Contraffazione) che consente ai titolari di fornire informazioni generali sui propri prodotti (caratteristiche tecniche, forma e dimensioni, data di immissione in commercio, notizie e immagini relative all'imballaggio) ed anche elementi di comparazione con la merce contraffatta (attraverso il raffronto visivo tra immagini, con l'esposizione dettagliata dei particolari difformi).

La tutela penaleLa tutela penale

Tutela Penale – L. 23 luglio2009, n.99 introduzione di nuove fattispecie penali e tra le altre, in

particolare, una nuova forma di reato associativo concepita per colpire specificamente i reati di contraffazione;

nuovi strumenti per impedire che il provento del reato di contraffazione possa comunque restare nella disponibilità del contraffattore (nuova struttura della confisca dei proventi di reato, che oggi è possibile eseguire sia per equivalente, sia nei confronti di persona terza);

riconducibilità dei fenomeni più gravi nell’ambito della Direzione Distrettuale Antimafia;

possibilità di attivare operazioni sotto copertura per reprimere le condotte più gravi;

Art. 517ter c.p. Punisce la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Prevede la reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro per chi “potendo conoscere” l’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica/ vende/importa/offre in vendita/usa prodotti in violazione di esso.

Art. 517quater c.p. Punisce la contraffazione o comunque l’alterazione di indicazioni geografiche/denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, al fine di detenere/porre in vendita/circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni/ denominazioni contraffatte.

Tutela Penale

La tutela doganaleLa tutela doganale

Tutela Doganale – Reg. (UE) 608/2013Regolamento di base, che attribuisce una serie di poteri all’Autorità doganale, tra cui quello di sospendere lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, ex officio o sulla base di una domanda di intervento.

Prevede il c.d. “blocco doganale” a tutela dei diritti di privativa (tra cui marchi, brevetti, design ed indicazioni geografiche) ma anche di denominazioni commerciali, topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità e dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche.

Tutela Doganale – il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. (Fully Automated Logical

SysTem Against Forgery and Fraud) prevede la creazione di una banca dati multimediale che raccoglie le richieste di tutela presentate dai titolari dei diritti di protezione.

I titolari possono fornire informazioni sui marchi registrati e sui loro prodotti (come immagini del packaging, dati sui canali di sdoganamento) e anche sui prodotti contraffatti.

Questi dati vengono messi a disposizione dei funzionari doganali in tempo reale per permettere loro di riconoscere i prodotti contraffatti.

UN CASO PRATICO DI LOTTA ALLA

CONTRAFFAZIONE IN ITALIA

Caso studio: Smart v. Buble L’aspetto estetico della Smart è stato tutelato in primo luogo con il modello internazionale M/042 463 depositato il 27/2/1997.

La Daimler-Chrysler ha, inoltre, protetto l’aspetto estetico della Smart attraverso il deposito di esso come marchio di forma (tridimensionale), attraverso il marchio comunitario n. 01424399, depositato il 15/12/1999.

Caso studio: Smart v. Buble

La società cinese Shanguan ha iniziato a produrre delle autovetture conosciute con la denominazione di Noble o Buble che apparivano sostanzialmente simili se non addirittura identiche alla Smart commercializzata dalla Daimler.


La Daimler, avendo ricevuto notizia che tali autovetture Noble/Buble sarebbero state importate in Italia dalla società Nord Auto S.r.l, ha ritenuto opportuno azionare i propri diritti innanzi al Tribunale di Torino al fine di:

Ordinare il sequestro delle vetture Noble/Buble importate in Italia;

Inibire qualsiasi ulteriore importazione e/o commercializzazione delle suddette vetture in Italia.

Caso studio: Smart v. BubleIn corso di causa la difesa della Nord Auto s.r.l. solleva l’eccezione di nullità del modello internazionale DM 042 463, in quanto la forma della Smart era stata predivulgata nella rivista Quattroruote del Gennaio 1997 (anteriormente al deposito della domanda internazionale).

Viene quindi preso in considerazione il diverso modello internazionale DM 038 438, che fra gli elementi caratteristici ed essenziali del design include anche il cd. “effetto bicolore” tipico della Smart.

Caso studio: Smart v. Buble La CTU evidenzia che il modello Noble riproduce tutti gli elementi essenziali del modello DM/038 438 (ed anche l’effetto bicolore), pertanto non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella del modello medesimo. Viceversa, la CTU su Buble (che NON riproduce l’effetto bicolore) afferma che produce, nell’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa da quella suscitata dal Modello.

Pertanto, utilizzando la sola protezione offerta dalla registrazione del design, la Daimler non avrebbe potuto impedire la commercializzazione della versione Buble.


La forma della Smart è stata protetta anche come marchio comunitario di forma n. 001424399.

La CTU evidenzia, al riguardo, che entrambe le versioni Noble e Buble interferiscono con il marchio comunitario della ricorrente, in quanto per gli stretti elementi di somiglianza con esso, sarebbero idonei a ingenerare confusione nei consumatori.

Caso studio: Smart v. BubleI giudici hanno confermato il decreto di sequestro disposto in via d’urgenza.

Inoltre, è stato riaffermato il cd. principio della doppia tutela, in base al quale l’esclusione della contraffazione di un design non osta all’accertamento che la forma del medesimo prodotto costituisca contraffazione di quella del primo, ove registrata anche come marchio comunitario.

In conclusione, può risultare utile proteggere l’aspetto estetico di un prodotto non solo come design, ma anche come marchio di forma (tridimensionale), al fine di beneficiare di una tutela più estesa.

Grazie per l’attenzione

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