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LA CONTRAFFAZIONE DEI
MARCHI ALL’ESTERO:
STRUMENTI DI TUTELA E CASI
PRATICI
Avv. Michele Elio De Tullio
Progetto“Anti-Counterfeiting Tool-Kit”
Bari, 3 giugno 2013
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INDICE COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO
ALL’ESTERO?
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN BRASILE
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEGLI USA
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN CINA
UN CASO PRATICO DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
ALL’ESTERO.
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COME REAGIRE
ALLA CONTRAFFAZIONE DI
MARCHIO ALL’ESTERO?
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Titolo della lezione:
Lotta alla contraffazione in Brasile
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Investigazioni e indagini sul campo
Fase iniziale di un piano anti-contraffazione: condurre
ricerche di mercato sui propri prodotti in Brasile per
verificare l’incidenza e la diffusione di prodotti contraffatti
sul mercato.
Obiettivo: misurare l’attività contraffattiva sul mercato e
raccogliere informazioni sulle modalità di contraffazione e
su produttori, grossisti, rivenditori e distributori.
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Investigazioni e indagini sul campo
Svolgimento di varie ispezioni e di un lavoro di intelligence
concentrato su alcuni prodotti, con conseguente raccolta
di prove tramite foto e video.
Costi
Tra € 5.000 e 10.000 - per una ricerca in una città (più
eventuali spese di trasporto degli investigatori e per
l’acquisto di campioni di prodotti falsi)
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Investigazioni e indagini on lineLe stesse attività investigative possono essere svolte
online per verificare l’eventuale esistenza di rivenditori dei
prodotti in questione su internet.
Possibilità di acquistare i prodotti ed ottenere così
informazioni preziose tramite una società acquirente di
copertura.
Costi
Tra € 2.500 e 5.000 (più eventuali spese per l’acquisto di
campioni)
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Misure repressive
Indagini di polizia
Se le investigazioni condotte rivelano la produzione,distribuzione o vendita di prodotti contraffatti, si puòrichiedere l’intervento delle autorità di polizia, cheraccoglieranno prove delle azioni criminali riguardantiviolazioni di marchi, diritti d’autore o di comportamenti diconcorrenza sleale.
Obiettivo: far sequestrare tutti i prodotti contraffattitrovati negli ambienti del contraffattore ed identificare iresponsabili.
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Misure repressive
I sequestri servono anche:
a dimostrare a consumatori e licenziatari che l’azienda
è impegnata nella lotta alla contraffazione dei suoi
prodotti;
a dimostrare interesse per la soddisfazione e la
sicurezza dei consumatori;
a inibire i rivenditori e distributori dal vendere ancora
prodotti contraffatti.
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Misure repressiveIn seguito ai sequestri, campioni dei prodotti vengono
sottoposti all’esame di esperti; l’indagine della polizia è
conclusa non appena si configura il reato di
contraffazione e ne vengono confermati gli autori.
Il rapporto dell’indagine è sottoposto ad un Tribunale per
poter dare inizio ad un processo penale.
Costi
Tra € 10.000 e 20.000 – per 20 prodotti ad ogni
ispezione (più eventuali spese)
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Azioni doganali
Il titolare dei diritti deve presentare dei certificati di
registrazione dei propri marchi, brevetti o diritti d’autore
ed ogni informazione (tra cui i nomi delle imprese
licenziatarie o importatrici autorizzate) che aiuti la
dogana ad identificare i prodotti importati illegalmente.
Costi
Tra € 2.000 e 5.000 – per presentare una tale richiesta di
ispezione al COANA (spese escluse)
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Azioni doganali
Quando le autorità doganali identificano una spedizione
di prodotti contraffatti, avvisano subito il titolare dei
relativi diritti di PI per fargli esaminare dei campioni e
verificarne l’origine.
Le autorità doganali possono anche chiedere al titolare di
iniziare un’azione giudiziaria e richiedere ad un giudice il
sequestro definitivo e la distruzione dei beni contraffatti.
Costi per tali ulteriori attività: € 2.000 – 5.000
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Titolo della lezione:
Lotta alla contraffazione negli U.S.A.
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Principali azioni in USA
Le principali azioni anti-contraffazione che possono
essere intraprese negli Stati Uniti sono:
Lettere di diffida (cease and desist letters)
Attività investigative
Deposito di opposizioni alla registrazione di un
marchio, brevetto o design
Azioni giudiziarie
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Costi
Lettera di diffida → Costo: da € 1.000 a 2.000
Deposito di un’opposizione → Costo: da € 2.000 a
4.000
Azioni giudiziarie:
- ordini di sequestro
- accordi legali di risoluzione
- ingiunzioni restrittive temporanee (TRO)
Costi: da € 10.000 a 20.000
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Protezione PI presso le dogane USA
Negli Stati Uniti é possibile registrare elettronicamentecon lo U.S. Customs and Border Protection marchi ecopyright regolarmente rilasciati, facilitando l’attività disequestro e confisca di beni e di prodotti contraffatti.
Lo U.S. Customs & Border Protection (CBP), che é unufficio del Department of Homeland Security, mantieneuno schedario nel quale sono annoverati i marchi ecopyright che sono stati previamente registrati alloUSPTO o regolarmente rilasciati.
In questo modo, le unità di servizio doganali hanno mododi contrastare l’importazione di prodotti contraffatti o chesiano in violazione di diritti sul marchio o sul copyright.
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Protezione PI presso le dogane USA
Infatti, le autorità doganali, avendo l’immediata
disponibilità di questi dati, possono in sostanza
monitorare l’ingresso di spedizioni sospette e prevenire
l’esportazione e l’importazione di merci contraffatte.
Dal novembre del 2005, é possibile procedere alla
notificazione elettronica del marchio registrato presso
le autorità competenti (vedasi il sito USPTO presso
http://www.uspto.gov/web/trademarks/notices/tmrecordus
customs.htm).
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Documenti a corredo della domanda di registrazione del marchio
Nell’inoltrare la domanda di registrazione di un marchio
all’agenzia doganale, il modulo deve contenere la seguente
documentazione:
il nome, l’indirizzo completo della società e la nazionalità
del titolare (se si tratta di una società semplice o di persone,
occorre specificare la cittadinanza di ciascun socio; se si
tratta di un’associazione o di una società di capitali, si deve
indicare lo Stato, il paese, nonché altre affiliazioni politiche
sotto le cui regole é organizzata, incorporata o creata
l’impresa);
il luogo di produzione dei beni sui quali é apposto il
marchio;
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il nome e l’indirizzo societario principale di ciascunapersona fisica straniera o di ciascuna persona giuridicaautorizzata o con licenza di utilizzare il marchio, nonchéuna dichiarazione circa l’autorizzazione all’uso;
l’identità di qualsiasi società capogruppo o sussidiariao di altra società straniera di proprietà dei primi ocontrollata dagli stessi, che usi il marchio all’estero.
A parte le informazioni contenute nella richiesta, bisognainserire anche dei documenti specifici e il pagamento dialcune tasse. Fra i documenti, é necessario presentare ilcertificato originale di registrazione autenticato dalloUSPTO.
Documenti a corredo della domanda di registrazione del marchio
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Titolo della lezione:
Lotta alla contraffazione in Cina
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Principali azioni e relativi costi
In Cina sono normalmente disponibili due modalità per
combattere la contraffazione: Amministrativa e
Giudiziaria, azionabili cumulativamente o singolarmente.
I costi per le attività di contrasto alla contraffazione e alla
pirateria sono generalmente calcolati su base oraria, ma
indicativamente possono essere quantificati come segue:
Invio di una lettera di diffida: circa € 1.000
Svolgimento di attività di investigazione nei principali
mercati: tra € 2.000 e 4.000 circa
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Titolo della lezione:
Casi di contraffazione di marchio in Cina
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UN CASO PRATICO DI LOTTA
ALLA CONTRAFFAZIONE
ALL’ESTERO
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IntroduzioneFRAPAP è un marchio registrato da un’omonima aziendafrancese per prodotti quali carta da disegno (classe 16).Il marchio è già registrato in Cina in caratteri latini.
Quando FRAPAP prova a registrare la traslitterazione delproprio marchio in caratteri cinesi, la sua domanda vienerigettata a causa di un marchio anteriore in carattericinesi depositato per gli stessi prodotti.
Problema: la registrazione in caratteri latini non implicanecessariamente che il marchio sia protetto contro unaregistrazione in caratteri cinesi che suoni in modo moltosimile.
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Azioni intraprese
La società francese non gode di una reputazione
abbastanza diffusa in Cina (nonostante sia famosa in
Francia), pertanto è impossibile tentare la strada della
protezione del marchio notorio.
FRAPAP decide quindi di svolgere un’investigazione
sulla società titolare del marchio, specializzata in
elettronica quindi apparentemente non interessata al
settore della carta da disegno.
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Azioni intraprese
L’attività investigativa consente di scoprire che la società
ha sede a Shenzhen, nello stesso posto in cui ha la
propria sede legale anche un’altra società: la società
cinese distributrice dei prodotti realizzati dal maggior
concorrente di FRAPAP. Entrambe le società hanno, tra
l’altro, lo stesso General Manager.
Pertanto viene dimostrato da un lato il collegamento tra
le due società e dall’altro il collegamento tra la domanda
di FRAPAP (rigettata) e quella del concorrente, che
ovviamente stava agendo per impedire a FRAPAP di
utilizzare il proprio marchio in caratteri cinesi.
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Azioni intraprese
A questo punto FRAPAP deposita un’opposizione alla
registrazione del marchio depositato anteriormente.
L’attività investigativa in questo caso ha dimostrato che
la domanda sulla base della quale era stata presentata
l’opposizione, era stata fatta in mala fede. Pertanto
l’opposizione viene accolta.
La società francese FRAPAP ottenne quindi il diritto di
depositare e registrare il proprio nome in caratteri cinesi.
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