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STRATEGIE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER LE PMI DEL SETTORE

DELLE TECNOLOGIE PULITE IN CINA

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Opportunità in CinaIl rischio per la PILa strategia per la PICostruire un portafoglio azionario “cleantech” di valoreContratti e rapporti con i partnerMarchi Concessione di licenze e vendita di PIIn breveCaso di studioGlossario*Risorse Collegate

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1. Le opportunità legate alle tecnologie pulite (c.d. cleantech) in Cina

La Cina è il mercato con la crescita più rapida per la produzione di energia eol ica e nucleare e sta compiendo considerevoli investimenti nella ricerca di fonti alternative, rinnovabili, per soddisfare il suo immenso fabbisogno energetico. La potenziale ampiezza del mercato cinese delle cleantech e il forte sostegno governativo per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie pul i te, off rono grandi opportunità alle PMI europee di questo settore.

Con l’aumento della concorrenza in tale mercato, tuttavia, diviene sempre più importante gestire, proteggere a sfruttare in modo strategico la propria PI. Non comprendere l’importanza della proprietà intellettuale nella strategia complessiva dell’attività di impresa in Cina, potrebbe portare a perdere delle opportunità e a

della propria competitività. In questa guida tratteremo alcune utili strategie utilizzate dalle imprese del settore cleantech in Cina per monetizzare, valutare il rischio e proteggere la propria PI. Ulteriori informazioni concernenti la protezione della PI nell’ambito di trasferimenti di tecnologie possono essere reperite nelle altre pubblicazioni del China IPR SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse collegate” al termine di questa guida).

2. Trasferire tecnologie in Cina per entrare nel mercato cinese aumenta il rischio per la PI?

L’enorme potenziale del mercato cinese delle cleantech fa sì che le imprese

del settore non possano permettersi di temporeggiare rischiando di perdere uno strategico punto d’appoggio in Cina. Le imprese cleantech che scelgono di cominciare a lavorare con la Cina devono capire che benché una buona esecuzione, una gestione efficiente e l’accesso al credito siano essenziali al mantenimento di un vantaggio competitivo, proteggere una buona tecnologia è un elemento altrettanto critico. Sebbene i trasferimenti di tecnologia possano essere strutturati in modo tale da minimizzare i rischi per la PI, per le imprese del settore con aspirazioni c inesi potrebbe essere necessar io valutare una preparazione supplementare e l’adozione di misure specifiche per il sistema cinese della PI.

3. strategia in materia di PI?

Il settore delle tecnologie pulite è talmente differenziato da r isultare di diff ici le definizione e non stupisce quindi che le strategie di protezione della PI cambino in modo sostanziale per le diverse imprese che vi operano. Il modo in cui la PI si integra nella strategia globale di un’impresa, può variare a seconda che si tratti di una start-up o di un’impresa in espansione ed anche in considerazione del fatto che la tecnologia sia nuova e mai sperimentata sul mercato, oppure che si tratti di una tecnologia datata e non più coperta da brevetto. Le diverse imprese utilizzeranno la PI per raggiungere obiettivi economici differenti, come per esempio massimizzare le entrate monetizzando il proprio patrimonio di PI attraverso la concessione di licenze, aumentando le opportunità di partnership e lo scambio di tecnologie, oppure limitare l’accesso di nuovi soggetti nel mercato.

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Un produttore di componenti per turbine eoliche, per esempio, potrebbe voler concentrare sforzi e risorse nell’ottenimento della protezione brevettuale per il design dei suoi componenti, questo perchè un’eventuale contraffazione sarebbe facilmente dimostrabile in un’aula di tribunale. Potrebbe inoltre fare in modo di destinare fondi sufficienti ad attività d’investigazione volte ad identificare in modo attivo i contraffattori. D’altra parte, un’impresa del settore che avesse sviluppato un sistema di generazione di corrente in loco, attraverso lo sfruttamento delle biomasse, destinato ad allevamenti di bestiame e intendesse concedere in licenza la propria tecnologia alle aziende agricole in Cina, potrebbe invece essere maggiormente interessata a brevettare la propria invenzione, cercando inoltre il modo di mettere in “scatola chiusa”* (cioè di mantenere segrete) alcune componenti essenziali della tecnologia. Ad esempio fornendo direttamente alcune attrezzature apposite o affidandosi a un appaltatore di fiducia per l’installazione, poiché la tecnologia dovrà comunque essere spiegata e conosciuta dal licenziatario.

Una strategia di PI articolata e onnicomprensiva può aiutare un’impresa cleantech a rispondere alle seguenti domande:

“Come può la PI aiutare la mia impresa a raggiungere i propri obiettivi?”“A chi posso riferire determinate informazioni relative alla mia impresa e alle mie invenzioni?”“Quanto dovrei spendere per sviluppare il mio portafoglio di brevetti?”“Dovrei brevettare una nuova tecnologia che non fa parte del mio core business?”“Dovrei proteggere una nuova invenzione attraverso un brevetto (registrato) o come segreto commerciale (non registrato)?”“Quale PI dovrei decidere di concedere in licenza e quale dovrei vendere?”“Dovrei agire in giudizio contro un mio concorrente per aver contraffatto la mia PI?”

Sviluppare una strategia per la PILo sviluppo di una strategia di protezione della proprietà intellettuale rende necessario interfacciarsi con le varie componenti di un’impresa compresi i direttori operativi, i consulenti legali e gli sviluppatori. Come primo passo le imprese cleanteach dovrebbero svolgere una verifica della propria PI (“IP Audit”) (consultate la sezione “risorse collegate” al termine di questa guida), identificando e catalogando tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui l’impresa è titolare. Il passaggio successivo è quello di collegare ciascun DPI ad una fonte di reddito, prodotto, obiettivo di sviluppo, rischio e/o obiettivo strategico. In questa fase è necessario compiere una valutazione approfondita del mercato e dei concorrenti. Le tecnologie chiave devono essere identificate e si devono sviluppare strategie per capire come sfruttarle al meglio. L’impresa dovrebbe in seguito valutare come sia possibile “catturare” e gestire questa PI e capire se sono necessari ulteriori passaggi per metterla al sicuro e proteggerla (ciò include risolvere eventuali problemi di titolarità e rivedere i regolamenti interni con riferimento alla comunicazione delle eventuali invenzioni ed al compenso per gli inventori).

Dovrebbero inoltre essere sviluppate politiche interne per la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni

Lo sviluppo di una strategia per la PI è un processo complicato al quale, per le PMI del settore cleantech, può essere difficile allocare risorse. Una strategia utile può essere quella di cominciare “in piccolo”. Redigendo un elenco della PI di cui l’impresa è titolare che verrà mano a mano arricchito con il tempo. Questa lista dovrebbe essere integrata lentamente, con il contributo delle differenti componenti dell’attività d’impresa.

L a p r o t e z i o n e d e i brevetti è forse la forma più comune di proprietà intellettuale nel campo delle tecnologie pulite. Questo perché le tecnologie a basso impatto ambientale sono ad alta intensità di capitale e ci vuole parecchio tempo perché vengano recepite da parte del mercato, in particolare per quelle che risultano troppo costose perché siano attrattive dal punto di vista commerciale. In conseguenza di ciò, gli investitori spesso ricorrono alla protezione brevettuale in modo tale da assicurarsi il monopolio sui profitti e raggiungere il ritorno previsto. Essere in possesso di un portafoglio di tecnologie pulite può portare altri vantaggi tangibili in termini di stabilità, credibilità, aumento di valore, accesso agli investimenti e al credito, disponibilità di strategie di tutela brevettuale (cioè di registrare brevetti con l’intento di utilizzarli principalmente per impedire ai concorrenti il ricorso a tecnologie simili), opportunità di partnership e/o scambio di licenze, ecc. L’abilità nello sfruttare i diritti esclusivi può influenzare le decisioni strategiche e la direzione degli investimenti. Per molte imprese del settore delle tecnologie pulite, investire nello sviluppo di un consistente portafoglio brevetti può essere una mossa intelligente se volta a raggiungere

Come sviluppare un portafoglio brevetti di valore nel campo delle tecnologie pulitePer costruire un portafoglio brevetti di qualità è necessario incentivare nel modo giusto il proprio gruppo di ricerca e sviluppo, mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli sviluppatori e i consulenti legali, implementare politiche interne sulla divulgazione delle informazioni e formare i dipendenti dell’azienda in modo da aumentarne la consapevolezza riguardo alle invenzioni brevettabili, migliorare lo scambio di informazioni e aiutarli a individuare nuove invenzioni. Poiché le nuove invenzioni che divengono di dominio pubblico, ad esempio, attraverso una pubblicazione (anche se di proprietà dello stesso inventore) non sono più brevettabili, è importantissimo assicurarsi che i gruppi di sviluppo comunichino periodicamente ai manager preposti le nuove invenzioni, mantengano la segretezza delle invenzioni e non divulghino inavvertitamente informazioni relative alle nuove tecnologie a persone esterne all’impresa, prima che sia stata depositata una domanda di brevetto. Le PMI del settore delle tecnologie

R i c o r d a t e : l e n u o v e i n v e n z i o n i c h e s i a n o diventate di pubblico dominio non sono più brevettabili.



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pulite devono inoltre tener conto della possibilità che dipendenti in Cina apportino migliorie alle loro tecnologie; è quindi essenziale poter disporre delle giuste clausole contrattuali per i dipendenti-inventori* dell’area ricerca e sviluppo. Potete trovare ulteriori informazioni su come gestire le migliorie apportate in Cina a tecnologie esistenti nelle altre pubblicazioni del China IPR SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse collegate” al termine di questa guida).

Che cosa proteggereLe imprese del settore delle tecnologie pulite dovranno decidere se proteggere le proprie invenzioni come brevetti oppure mantenerle sotto forma di segreti commerciali e know-how. Le invenzioni protette da brevetto divengono di pubblico dominio, permettendo così ai concorrenti di raffinare, riprodurre in modo similare o re-inventare la tecnologia in modo che la stessa non sia più protetta da brevetto. Per le invenzioni di questo settore con un’aspettativa di vita superiore ai vent’anni vale la pena di considerare la possibilità di una protezione sotto forma di segreti commerciali, ma questo solo nel caso in cui

segreti commerciali (se è cioè in possesso di sufficiente know-how, DPI, IT, risorse umane e supporto legale dedicati a mantenere la sicurezza di segreti commerciali e di informazioni sensibili).

In certi casi è preferibile dare priorità ai brevetti per prodotto rispetto a quelli depositati per metodi o processi che possono non essere immediatamente distinguibili. Questo perché è più facile far valere un brevetto che può essere identificato in un prodotto, rispetto a farne valere uno relativo ad un metodo o ad un processo, dato che per quest’ultimo sarebbe infatti necessario dimostrare e provare che un dato prodotto è stato creato utilizzando quel determinato metodo o processo. I metodi e processi con un ampia applicabilità sono tuttavia adatti a essere brevettati acquisendo in tal modo grande valore.

La gestione delle risorseLa costruzione di un ricco portafoglio brevetti nell’ambito delle tecnologie pulite richiede l ’al locazione di un ammontare rilevante di risorse finanziarie e gestionali. L’approccio “tutto in una volta” (che consiste nello stabilire preventivamente un dato numero di brevetti e allocare un ammontare di denaro predeterminato per ciascuno di essi) riferito sia alla registrazione sia alla tutela dei brevetti può risultare attrattivo per le imprese con un budget limitato, ma purtroppo nella maggior parte dei casi non riesce a garantire brevetti di qualità. Le nuove invenzioni devono piuttosto essere valutate qualitativamente per i loro meriti al fine di determinare la parte delle limitate risorse dell’impresa che deve essere dedicata alle ricerche di eventuali invenzioni caratterizzate dalla novità, alla stesura delle domande*, al deposito e alla gestione delle stesse in modo da ottenere un brevetto di qualità.

Quando depositare la domandaQuale sia il momento migliore per depositare una domanda di brevetto, è una domanda spinosa per le imprese di questo settore. Quando una nuova invenzione viene

svilupperà la tecnologia e come cambieranno gli andamenti

di mercato. Depositare la domanda troppo presto potrebbe portare alla registrazione di un brevetto non orientato nella direzione in cui la tecnologia si svilupperà negli anni successivi. Se si deposita la domanda eccessivamente tardi invece, si corre il rischio di essere preceduti da un altro operatore, oppure che venga meno la brevettabilità dell’invenzione a causa della perdita di segretezza della stessa. La valutazione su quest’aspetto va condotta caso per caso in relazione ai diversi brevetti. Questa problematica è di particolare importanza in Cina giacché si tratta di un sistema fondato sul principio del “deposito antecedente”, e che rende quindi ancora più semplice per soggetti esterni impedire a un’impresa di utilizzare la propria tecnologia all’interno del paese registrandone la PI prima che essa stessa possa farlo. Va anche sottolineato che l’iter di registrazione è piuttosto lungo e che i brevetti in Cina sono protetti solo al termine della procedura. È possibile procedere, sia inizialmente sia in seguito attraverso una domanda divisionale*, alla suddivisione dell’invenzione in diverse domande di brevetto ampie e specifiche. In alternativa, si può scegliere di combinare brevetti per invenzione* e modelli di utilità* in modo da

Spesso è facile credere che l’opera sia conclusa una volta che un brevetto è stato rilasciato. In un settore in cui le tecnologie si sviluppano e il mercato cambia in modo estremamente rapido, tuttavia, è necessario verificare periodicamente il proprio portafoglio brevetti, in quanto ciò può servire a capire quali aggiustamenti devono essere apportati, e a rispondere alle seguenti domande:

della tecnologia e degli andamenti di mercato?”

poter sfruttare al meglio il brevetto per bloccare i miei concorrenti?”

Non vanno dimenticati i modelli di utilitàSebbene alcune tecnologie pulite siano all’avanguardia, molte di esse sono basate su tecnologie che esistono da molti anni (c.d. “tecnologie ereditarie”). Il mondo delle tecnologie pulite è, di conseguenza, caratterizzato in molte aree da innovazioni incrementali e dalla convergenza di tecnologie esistenti. È importante sapere che queste tecnologie possono comunque essere protette, sia con un brevetto per invenzione che con uno per modello di utilità, e non dovrebbero essere ignorate dai gruppi di sviluppo

La Cina differisce da molte giurisdizioni occidentali perché offre la tutela brevettuale ai modelli di utilità, che proteggono la forma, la struttura, o la combinazione di

possono essere protetti unicamente attraverso un brevetto per invenzione) per un periodo di dieci anni (rispetto ai venti dei brevetti per invenzione). Ottenere un brevetto per modello di utilità, chiamati a volte colloquialmente “mini invenzioni”, richiede talvolta un minor grado di originalità (cioè un minor grado d’innovazione rispetto alle tecnologie conosciute) di quanto necessario per ottenere un brevetto per invenzione. I modelli di utilità sono poco costosi e rapidi da ottenere, in media 9-12 mesi, e sono particolarmente adatti a proteggere prodotti con un ciclo di vita breve.



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I modelli di utilità sono spesso visti come una forma debole di DPI perché le domande di brevettazione per modello di utilità non subiscono un esame di tipo sostanziale, e sono spesso poco considerate dalle imprese straniere che non hanno familiarità con questo istituto. Le imprese cinesi traggono invece ampio vantaggio dai modelli di utilità già da molti anni, e li hanno in molti casi utilizzati con successo per bloccare concorrenti stranieri ed ottenere

l’impresa cinese è stata in grado di transare la causa per 23 milioni di dollari grazie ad un modello di utilità. Combinare modelli di utilità e brevetti per invenzione può essere un modo intelligente di gestire le tecnologie pulite basate su tecnologie ereditarie.

Potete trovare ulteriori informazioni sulla registrazione e la tutela dei brevetti nelle altre pubblicazioni del China IPR SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse collegate” al termine di questa guida).

5. Accordi, trattare con i partner e preparare la tecnologia per il trasferimento

Proteggere la PI quando ci si trova a dover trattare con appaltatori, soci, autorità e una moltitudine di altri soggetti è una sfida continua per le imprese del settore. Oltre ai brevetti, la fonte del vantaggio competitivo di molte imprese del settore delle tecnologie pulite, è spesso sotto forma di

che devono essere protetti dal punto di vista contrattuale. Gli accordi di riservatezza sono largamente riconosciuti dai tribunali cinesi e dovrebbero essere utilizzati ogni volta che un’impresa entra in contatto con un soggetto esterno, non importa quanto grande o piccolo, compresi gli accordi di subfornitura. Una documentazione accurata e la richiesta di procedure rigide relative alla divulgazione e alla ricezione d’informazioni confidenziali sono parimenti importanti perché risulteranno essenziali per far rispettare l’accordo di riservateza qualora qualcosa andasse storto.

Le imprese del settore delle tecnologie pulite e quelle ad alta tecnologia utilizzano un’ampia varietà di strategie per proteggere la propria PI quando la trasferiscono in Cina, tra cui “scatola chiusa”, compartimentalizzazione, componenti su misura, segregazione dei ruoli e strategie di fornitura

della PI nei trasferimenti di tecnologia e sulla protezione dei segreti commerciali nelle altre pubblicazioni del China IPR SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse collegate” al termine di questa guida).

I marchi sono importanti nel settore delle tecnologie pulite, dato il ruolo unico che la percezione dell’opinione pubblica gioca nell’adozione di nuove tecnologie e nell’influenzare le politiche governative. Un marchio forte può essere uno strumento per aggiudicarsi contratti pubblici e approvazioni da parte delle autorità governative. Come in Europa, anche quella cinese è una giurisdizione basata sul principio del deposito antecedente, ciò significa che l’impresa o l’individuo che per primo registra un marchio gode del diritto esclusivo di utilizzarlo, a meno che non si applichino

circostanze speciali come nel caso in cui il marchio sia già notorio. È importante tener presente che i consumatori cinesi spesso trovano più semplice pronunciare e ricordare un nome cinese piuttosto che un marchio straniero. La versione cinese di un marchio può esserne la traslitterazione o la traduzione, oppure l’azienda può decidere un marchio distintivo cinese. A ciò si aggiunga che il fenomeno c.d. di IP hijacking riguarda anche le versioni cinesi di marchi stranieri. È perciò molto raccomandato che le imprese registrino anche una versione cinese del proprio marchio straniero. Potete trovare ulteriori informazioni sulla registrazione e la tutela dei marchi nelle altre pubblicazioni del China IPR SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse collegate” al termine di questa guida).

La concessione di licenza e la vendita di PI costituiscono u n a p o t e n z i a l e e lucrat iva fonte d i l i q u i d i t à p e r l e i m p r e s e n e l c a m p o d e l l e tecnologie pul i te che dispongono di DPI di alto valore. Molte piccole e medie imprese sono tentate di concedere la propria tecnologia in licenza anche nel loro stesso settore. La decisione di monetizzare la PI attraverso la concessione in licenza o la vendita deve essere presa solo dopo avere preso attentamente in considerazione numerosi fattori importanti. Le licenze di brevetto si dividono genericamente i due categorie, le licenze “carota” e quelle “bastone”, di seguito illustrate.

Licenze “carota”Questo termine si r i fer isce al le l icenze acquisi te volontariamente dal licenziatario senza che il titolare del brevetto gli abbia fatto causa. Le imprese del settore in possesso di buone tecnologie che soddisfano bisogni impellenti saranno in grado di trovare partner e licenziatari locali poiche’ in grado di offrire soluzioni in aree di nicchia nelle quali le imprese cinesi non sono in grado produrre autonomamente. La difficoltà maggiore nel trovare potenziali licenziatari con cui negoziare è quella di riuscire a dimostrare di avere solidi diritti su una tecnologia credibile che richiede un know-how specifico per essere realizzata. Un’impresa del settore delle tecnologie pulite può avere successo in quest’approccio quando un brevetto per invenzione è accompagnato da una licenza relativa all’implementazione o all’utilizzo del proprio know-how.

Un altro modo di avviare una negoziazione per la concessione di licenze è quello di tenere un’asta. Si può fare inviando simultaneamente una lettera a un ampio numero di potenziali licenziatari o semplicemente al concorrente del licenziatario che si è preso come obiettivo. Tale lettera dovrebbe essere redatta da un legale con molta cautela per evitare di esporsi a un giudizio declaratorio, che è un procedimento legale promosso dal destinatario della lettera per chiedere al tribunale di dichiarare che il titolare non sta utilizzando o violando diritti altrui con riferimento

Ricordate: le imprese che in tendano concedere DPI in l icenza devono avere a disposizione un budget tale da poter sostenere eventuali contenziosi e negoziazioni inerenti la concessione della licenza, se necessario.



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alla tecnologia in questione. Le negoziazioni relative alla concessione di licenza dovrebbero avvenire sotto la copertura di un accordo di riservatezza che contenga la promessa che il potenziale licenziatario non avvierà un giudizio declaratorio nel corso delle negoziazioni.

Licenze “bastone”Le licenze “bastone” non sono l’opzione preferibile per i licenzianti ma possono talvolta rendersi necessarie, ciò avviene quando un soggetto terzo sta già utilizzando una tecnologia senza aver acquistato alcuna licenza dal titolare della PI, violandone di conseguenza i diritti. L’impresa avvia un contenzioso per ottenere il pagamento delle royalties da parte del convenuto dimostrando che la tecnologia è protetta dalla propria PI, che il diritto è valido e che è intenzionata ad avviare un procedimento per farlo valere. Spesso il potenziale licenziatario non prende neanche in

che il diritto non verrà dimostrato.; in breve, molto spesso è necessario fare causa o comunque minacciare di fare causa. Sottoporre la propria PI al test di un processo può tuttavia essere rischioso. Qualunque cosa accada la validità della PI verrà messa in discussione e, se persa e invalidata, l’impresa potrebbe non essere mai più in grado di recuperare il proprio investimento e perdere una componente chiave della propria competitività. Per questa ragione molte non scelgono di concedere in licenza la

propri diritti o dispongano di altri mezzi per assicurare la propria continua competitività. Le imprese che intendano concedere DPI in licenza devono avere a disposizione un budget tale da poter sostenere eventuali contenziosi e negoziazioni, se necessarie.

Vendita di PICapita spesso che un’impresa del settore delle tecnologie pulite sviluppi della PI che si colloca al di fuori del suo core business ma che altre imprese potrebbero essere interessate ad acquistare. Quando la PI non è più collegata direttamente a un prodotto o a un aspetto chiave dell’attività d’impresa, potrebbe essere più conveniente vendere il proprio diritto piuttosto che continuare a sopportare i costi derivanti dal suo mantenimento. Uno dei

che nel primo dei due casi l’azienda ottiene un immediato flusso di l iquidità, mentre nel secondo ci vogliono tipicamente almeno due o tre anni prima che le royalties si materializzino da quando il prodotto entra nel mercato.

Quando si deve decidere se vendere la PI, è importante riconoscere che un potenziale compratore potrebbe

attribuire alla stessa un valore differente da quello del venditore, semplicemente perché ha obiettivi commerciali differenti. Per questa ragione, potrebbe essere una buona idea ingaggiare un consulente esterno per determinare il valore della PI prima di prendere la decisione di vendere. Un modo per mettersi al riparo dal cosiddetto “pentimento del venditore” (cioè dal rimpianto di avere venduto) è quello di associare la vendita a una clausola di grant-back. In questo tipo di accordi l’acquirente attribuisce una licenza di utilizzo della tecnologia al venditore. Sarebbe tuttavia ancora meglio negoziare il diritto di cedere in sub-licenza quanto restituito, così da tenere aperto il maggior numero di scelte. Potete trovare altre informazioni sulla protezione della PI nei trasferimenti di tecnologia nelle altre pubblicazioni del China IPR SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse collegate” al termine di questa guida).

Le PMI del settore delle tecnologie pulite devono essere proattive nel comprendere ed implementare misure tali da minimizzare il rischio per la PI quando fanno affari in Cina. Spesso le PMI si lanciano in opportunità che si presentano all’improvviso senza indirizzare in modo adeguato le criticità legate alla PI. Le imprese potrebbero evitare perdite incrementali di competitività dovute a fughe di PI pensando in modo strategico e seguendo queste indicazioni:

Sviluppate una strategia di PI completa e ben articolata indirizzata al raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Pensate in modo strategico allo sviluppo di un portafoglio brevetti e dedicate al raggiungimento di

Valutate con attenzione come la cessione di licenze si potrebbe integrare nella strategia globale d’impresa e allocate risorse sufficienti per ottenere diritti di proprietà intellettuale forti così da supportare questo tipo d’iniziative.

Compartimentalizzate o mettete in una “scatola chiusa” le vostre tecnologie e stabilite punti di controllo tali da assicurare che nessun soggetto da solo abbia dimestichezza con l’intera tecnologia e mantenete separate le tecnologie o le componenti più critiche o importanti.

Sviluppate una competenza sufficiente in materia di proprietà intellettuale, cosi da includerla tra i parametri di valutazione alla base delle scelte d’impresa.

Utilizzate sempre accordi di riservatezza con soggetti esterni, società controllate e dipendenti.

Ottenete la registrazione dei vostri diritti di proprietà intellettuale (brevetti, copyright, marchi, ecc.) in Cina prima di compiere un trasferimento.



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Caso di studio

Gli investitori di Perpetual Motion, una piccola impresa tedesca specializzata nella produzione di trasmissioni meccaniche intelligenti in grado di ridurre il consumo di energia da parte dei macchinari industriali di oltre l’80%, facevano pressioni perché l’impresa entrasse nel mercato cinese. La Perpetual Motion era titolare di diversi brevetti in Cina che coprivano il disegno delle trasmissioni, ma la maggior parte dei procedimenti necessari per fabbricare queste componenti a costi commercialmente accettabili era sotto forma di know-how. In aggiunta, Perpetual Motion utilizzava uno speciale software per controllare e

Con l’intento di ottenere liquidità in tempi rapidi per coprire

di esplorare la possibilità di concedere in licenza la propria tecnologia a imprese produttrici di macchinari industriali in Cina. Dopo avere incontrato diverse imprese manifatturiere, la Guangdong Green Machinery Co., Ltd. (GGM) espresse

riservatezza. Come parte dell’accordo la Perpetual Motion propose alla GGM di concederle una licenza comprensiva di tutti i propri brevetti e know-how con diritto di esclusiva per il mercato cinese. Nel corso delle negoziazioni la GGM condusse una due diligence sui brevetti della Perpetual Motion. Le negoziazioni subirono tuttavia un arresto poiché le parti non riuscirono a trovare un accordo sulle royalties.

Non lasciandosi scoraggiare, la Perpetual Motion decise quindi di cercare un partner cinese per commercializzare i propri prodotti in Cina. Venne individuato il Sig. Liang, proprietario della Zhejiang Components Co., Ltd. (ZCC), una piccola impresa produttrice di piccole componenti. Il Sig. Liang era un ingegnere con studi all’estero e la ZCC era titolare

e un contratto per servizi di produzione. Il Sig. Liang acconsentì a produrre le trasmissioni intelligenti sulla base delle

Liang creò un area di sicurezza all’interno del suo impianto. Come previsto dall’accordo la Perpetual Motion creò appositi server protetti da misure di sicurezza attraverso i quali il Sig. Liang potesse accedere ai documenti sensibili

Dopo un primo semestre di successo il Sig. Liang informò la Perpetual Motion che la GGM stava offrendo prodotti simili a un prezzo minore, che non raggiungevano però i medesimi risultati dal punto di vista del risparmio energetico rispetto a quelli della Perpetual Motion. A seguito di ulteriori investigazioni la Perpetual Motion iniziò a sospettare che la GGM avesse violato i suoi brevetti relativi ai disegni delle trasmissioni intelligenti. Nonostante la Perpetual Motion avesse a disposizione le risorse necessarie per intentare una causa, decise di non citare in giudizio la GGM per non rischiare di vedere invalidati i propri brevetti. Sei mesi più tardi la Perpetual Motion sviluppò un nuovo processo produttivo in

trasmissioni intelligenti.

Qual è la lezione?

Bisogna sviluppare una strategia in materia di proprietà intellettuale a medio termine e determinate quali diritti saranno inclusi nella strategia commerciale in Cina.

know-how non registrato è essenziale per rendere commercializzabile il prodotto.La decisione di avviare un contenzioso e far valere un DPI non può prescindere da una valutazione che tenga conto

dalle probabili azioni di nullità del brevetto e della protezione degli aspetti chiave del vantaggio competitivo dell’impresa.La sottoscrizione di accordi di riservatezza è essenziale.Ogni qualvolta vengono divulgate informazioni sensibili sulla proprietà intellettuale è importante documentare il fatto

rispettare la proprietà intellettuale.



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Glossario*

La ricerca di “anteriorita’” – Il termine “anteriorita’” si riferisce all’eventuale divulgazione dell’invenzione brevettata su pubblicazioni precedentemente alla data di deposito della domanda, che potrebbe fare venir meno la novità e/o l’originalità dell’invenzione da brevettare. Giacché per essere brevettabile, un’invenzione deve essere sia nuova sia originale, la ricerca di “anteriorita’” tipicamente è condotta o dal brevettante o da una persona intenzionata a opporsi alla validità del

nullità, oppure di una causa di contraffazione, ne verrebbe confermata la validità.

La stesura delle “rivendicazioni” – Per “rivendicazioni” nel linguaggio brevettuale si intende la portata della copertura di

Le rivendicazioni sono spesso redatte da un legale, questo poiché la scelta delle parole è fondamentale per determinare quanto ampio o stretto sarà l’ambito di protezione del brevetto stesso.

Domanda divisionale – Questo termine si riferisce alla procedura, prevista da alcune giurisdizioni, di dividere un'unica domanda di brevetto che contiene più di una singola invenzione in diverse domande di brevetto, ciascuna contenente

Brevetti per invenzione – Anche se l’ambito di applicazione può variare tra le diverse giurisdizioni, il brevetto per invenzione è la forma di registrazione che tipicamente copre ogni metodo, processo, macchinario, prodotto o composizione di materia che sia dotato dei requisiti di novità, originalità e novità.

Modelli di utilità grado minore di originalità di quello richiesto per i brevetti per invenzione. L’ambito di brevettabilità varia a seconda delle giurisdizioni, e in alcuni casi esclude metodi e composizioni. Un brevetto per modello di utilità spesso ha una durata più breve rispetto a quelli per invenzione.

La strategia della “scatola chiusa”– Si tratta di una strategia utilizzata nei trasferimenti di tecnologia in cui s’impedisce alla parte che la riceve di conoscere alcuni aspetti essenziali necessari per avere piena dimestichezza con la tecnologia stessa. Tra le possibili applicazioni vi sono l’invio separato di singole componenti necessarie ad acquisire familiarità con la tecnologia, ma senza divulgare i metodi con cui queste opere sono realizzate.

I dipendenti-inventori– Con il termine dipendenti-inventori ci si riferisce generalmente ai dipendenti che creano opere dell’ingegno o sviluppano invenzioni per i propri datori di lavoro, seguendo le istruzioni del datore di lavoro o come parte

(www.china-iprhelpdesk.eu)

1. Tecnologie pulite:Seminario online dell’Helpdesk: ‘IPR Protection in China for European SMEs in Clean Technology Industries’

2. Trasferimenti di tecnologie:La guida dell’Helpdesk: “Trasferimenti di tecnolgia in Cina”Seminario online dell’Helpdesk: ‘IPR Protection for Technology Transfer to China’

3. Gestione dei Miglioramenti Apportati alle Tecnologie in Cina:La nuova guida dell’Helpdesk: ‘Using Contracts to Protect your IPR in China’ (data di pubblicazione prevista marzo 2012)La nuova guida dell’Helpdesk: ‘Protecting IPR when Conducting R&D in China’ (data di pubblicazione prevista marzo 2012)

4. Per iniziare: Valutare la propria PI

5. La guida dell’Helpdesk: “Brevetti e marchi in Cina”L’articolo della newsletter dell’Helpdesk: ‘Focus on Chinese Utility Model Patents (Overview)’ (attualmente disponibile solo in inglese)L’articolo della newsletter dell’Helpdesk: ‘Focus on Choosing your Trade Mark Name in China’ (attualmente disponibile solo in inglese)

6. Segreti commerciali:La guida dell’Helpdesk: “Guida alla protezione dei segreti commerciali in Cina”


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Opportunità in CinaIl rischio per la PILa strategia per la PICostruire un portafoglio azionario “cleantech” di valoreContratti e rapporti con i partnerMarchi Concessione di licenze e vendita di PIIn breveCaso di studioGlossario*Risorse Collegate

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Il China IPR SME Helpdesk offre alle piccole e medie imprese europee (PMI) una consulenza gratuita, confidenziale e di taglio operativo in materia di DPI in Cina.

Lo sportello dell’Helpdesk: Potete porre le vostre domande all’Helpdesk telefonicamente, via mail ([email protected]) oppure di persona e riceverete una consulenza gratuita e confidenziale da parte di un esperto di PI in Cina nel giro di sette giorni lavorativi.

Corsi: L’Helpdesk impartisce, in Cina ma anche in Europe, corsi di formazione sulla protezione e la tutela dei DPI in Cina, adattabili sulla base delle specifiche esigenze delle imprese.

Materiali: Le guide dell’Helpdesk ed i materiali di formazione che affrontano svariate problematiche concernenti la PI in Cina sono scaricabili gratuitamente dal portale on-line.

Servizi on-line: Il portale multilingue dell’Helpdesk (www.china-iprhelpdesk.eu) consente un accesso diretto alle guide, alla casistica, ai moduli di E-learning, alle informazioni sugli eventi in programma ed ai seminari via web.

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© China IPR SME Helpdesk 2012© China IPR SME Helpdesk 2012Ultimi aggiornamenti: 2012

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Il contenuto di questa pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l’opinione della Commissione Europea. Il servizio del China IPR SME Helpdesk non ha natura legale o di consulenza e non comporta l’assunzione di alcuna responsabilità riguardo alle conseguenze di qualunque azione compiuta sulla base di questo servizio. Gli utenti sono invitati a ricorrere ad una consulenza indipendente prima di assumere qualsiasi azione specifica riguardo alla protezione o alla difesa di diritti di proprietà intellettuale.

1. Le opportunità legate alle tecnologie pulite (c.d. cleantech) in Cina

La Cina è il mercato con la crescita più rapida per la produzione di energia eol ica e nucleare e sta compiendo considerevoli investimenti nella ricerca di fonti alternative, rinnovabili, per soddisfare il suo immenso fabbisogno energetico. La potenziale ampiezza del mercato cinese delle cleantech e il forte sostegno governativo per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie pul i te, off rono grandi opportunità alle PMI europee di questo settore.

Con l’aumento della concorrenza in tale mercato, tuttavia, diviene sempre più importante gestire, proteggere a sfruttare in modo strategico la propria PI. Non comprendere l’importanza della proprietà intellettuale nella strategia complessiva dell’attività di impresa in Cina, potrebbe portare a perdere delle opportunità e a

della propria competitività. In questa guida tratteremo alcune utili strategie utilizzate dalle imprese del settore cleantech in Cina per monetizzare, valutare il rischio e proteggere la propria PI. Ulteriori informazioni concernenti la protezione della PI nell’ambito di trasferimenti di tecnologie possono essere reperite nelle altre pubblicazioni del China IPR SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse collegate” al termine di questa guida).

2. Trasferire tecnologie in Cina per entrare nel mercato cinese aumenta il rischio per la PI?

L’enorme potenziale del mercato cinese delle cleantech fa sì che le imprese

del settore non possano permettersi di temporeggiare rischiando di perdere uno strategico punto d’appoggio in Cina. Le imprese cleantech che scelgono di cominciare a lavorare con la Cina devono capire che benché una buona esecuzione, una gestione efficiente e l’accesso al credito siano essenziali al mantenimento di un vantaggio competitivo, proteggere una buona tecnologia è un elemento altrettanto critico. Sebbene i trasferimenti di tecnologia possano essere strutturati in modo tale da minimizzare i rischi per la PI, per le imprese del settore con aspirazioni c inesi potrebbe essere necessar io valutare una preparazione supplementare e l’adozione di misure specifiche per il sistema cinese della PI.

3. strategia in materia di PI?

Il settore delle tecnologie pulite è talmente differenziato da r isultare di diff ici le definizione e non stupisce quindi che le strategie di protezione della PI cambino in modo sostanziale per le diverse imprese che vi operano. Il modo in cui la PI si integra nella strategia globale di un’impresa, può variare a seconda che si tratti di una start-up o di un’impresa in espansione ed anche in considerazione del fatto che la tecnologia sia nuova e mai sperimentata sul mercato, oppure che si tratti di una tecnologia datata e non più coperta da brevetto. Le diverse imprese utilizzeranno la PI per raggiungere obiettivi economici differenti, come per esempio massimizzare le entrate monetizzando il proprio patrimonio di PI attraverso la concessione di licenze, aumentando le opportunità di partnership e lo scambio di tecnologie, oppure limitare l’accesso di nuovi soggetti nel mercato.

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STRATEGIE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER LE … · cinese delle cleantech e il forte...

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