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STRATEGIE BREVETTUALI ALLA PROVA:CASI REALI DI MIGLIORAMENTO DELLA

COMPETITIVITA’ E REDDITIVITA’ AZIENDALE

Bolzano, 19 novembre 2015

Dottoressa Marta Manfrin e dott. Mauro Delluniversità


Consapevolezza degli strumenti di tutela della P.I. e loro impiego per generare profitti(senza trascurare una reale comprensione di che cosa sia la P.I. !)

Consapevolezza degli strumenti di tutela della P.I. e loro impiego per generare profitti(senza trascurare una reale comprensione di che cosa sia la P.I. !)

Opportunità da cogliere Opportunità da cogliere

Integrazione degli strumenti di tutela della P.I. nella gestione aziendale, ad ogni livello(R&D, risk management, pianificazione di budget, capitalizzazione)

Integrazione degli strumenti di tutela della P.I. nella gestione aziendale, ad ogni livello(R&D, risk management, pianificazione di budget, capitalizzazione)

Errori da evitare Errori da evitare

Cominciamo dalle fine - take away:


STRATEGIE BREVETTUALI ALLA PROVA:CASI REALI DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ E REDDITIVITA’ AZIENDALE

L’innovazione come strumento perprodurre profitti d’impresa

L’innovazione come strumento perprodurre profitti d’impresa

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Proprietà Industriale Diritto d’autore

BrevettiInvenzioni e

Modelli diutilità

DesignMarchi

Innovazioni di carattere tecnico esegni distintivi

Opere di carattere creativo

Software

Letteratura, Musica,Arti figurative,Architettura, Teatro,Cinema, etc.

CHE COSA COSTITUISCE «PROPRIETA’ INTELLETTUALE» PER TUTELARE L’ «INNOVAZIONE» ?

topografie di prodotti a semiconduttori

indicazioni geografiche e denominazioni di origine

varietà vegetali informazioni aziendali riservate


INNOVAZIONE E PRODUTTIVITÀ AZIENDALE:UNA RELAZIONE SEMPRE PIU’ STRETTA

La correlazione fraInnovazione e

Crescita dei Paesi èsempre più stretta(vedi studi ECFIN) I settori

caratterizzatida forte

innovazioneaumentano

I settoricaratterizzati da

forte innovazioneregistrano la

maggior crescita


LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE COME STRUMENTO DI PROFITTO

INNOVAZIONE

PROPRIETA’INTELLETTUALE

PROPRIETA’INTELLETTUALE

PROFITTO


L’innovazione non tutelata mediante diritti di ProprietàIntellettuale (registrati o meno) non è uno strumentoesclusivo dell’impresa che l’ha sviluppata…

Un esempiospecifico


L’azienda medicale Phil collabora con un chirurgo affermato eimmette sul mercato il filo chirurgico Stop

LA PROSPETTIVA DELLA BREVETTAZIONE SI AFFACCIA TROPPO TARDI,A PRODOTTO GIÀ DIVULGATO

Il chirurgo esegue numerosepubblicazioni internazionali sull’usodello Stop in procedure percutaneee l’azienda Phil espone in numerosieventi di settore e come sponsor aicongressi.

Il prodotto ha grande successo e cisi prepara per una esportazione

all’estero.


Dopo qualche anno,l’azienda francese Filament immettesul mercato il prodotto Halt.

Halt rappresenta una evoluzione di Stop,perché utilizza un nuovo materiale nonnoto per usi medicali,prevede un ago anziché un loopall’estremità del filoe incorpora una sostanza bio-assorbibilea livello del blocco.

IN BREVE TEMPO IL PRODOTTO Halt CONQUISTA UNA FETTA DI MERCATO RILEVANTE


SIAMO QUINDI IN PERFETTO REGIME DI LIBERA CONCORRENZA

Il GM di Phil si reca fiducioso da un consulente in brevettie lamenta una «contraffazione» del prodotto Stop da parte di Halt.

Consulente e cliente cercano insieme di stabilire quale profilo di legge sia stato violato:

Il prodotto Phil è oggetto di brevetto / domanda di brevetto ? NONO

«Halt» viola un marchio di fatto «Stop» ? NONO

Filament ha inviato lettere a clienti vantando la superiorità tecnica di Haltrispetto a Stop? NONO


E invece no!

Il filo con parte riassorbibile è oggetto di domanda di brevetto di Filament.

Per il materiale Filament ha ottenuto licenza esclusiva per usi medicali daparte dell’azienda produttrice.

«Bene!»- Pensa il GM di Phil -«Mi metto a produrre Stop con il materiale di Filament e la sostanza bioassorbibile»


Come sarebbe cambiato lo scenariose l’azienda Phil avesse depositato una propria domanda di brevetto

diretta ad un filo chirurgico con elemento di arresto ?

Filament non avrebbe potuto attuare la propria invenzione,né nella versione base di Stop né con i perfezionamenti di Halt.

Per le due aziende poteva prospettarsi un regime di licenzaincrociata e di «suddivisione» del mercato.


Quindi, brevettando …

ESCLUSIVA DIMERCATO

PROFITTO DILUNGO

TERMINE

NUOVISCENARI DIPARTNERSHIP


Brevettare non serve perché con pochi dettaglimodificati il brevetto si «aggira»

FALSO MITO !

Nella misura in cui il documento brevettuale siaredatto in modo da fornire adeguata tutela


INNOVAZIONE

Strategia disviluppo e tutela

VANTAGGIOCONCORRENZIALE

In termini generali, tutelando la P.I. …


Un esempio specificodi tutela «globale»

In termini di «vantaggio concorrenziale» …


Copyright:-software-brochure-manuali-sito web-video

Brevetti:- struttura della tuta- elettronica controllo- meccanica protezioni- processi produttivi

Marchi:-marca-logo-modello

Topografie:-processori-memorie

Modelli:-complessivo-dettagli-accessori

Informazioni segrete:-tecniche lavorazione-liste clienti/fornitori-business plan-accordi commerciali

«Potete avere la tuta con l’airbag come me» Valentino Rossi

Nomi a dominio:-marca-modello


La determinazione del valore economico delportafoglio di beni immateriali di un'azienda èessenziale, sebbene molto trascurata

Un esempio specifico


“9 April 2012 – AOL agreed to sell more than 800 patents and relatedapplications to Microsoft for about $1.1 billion. Its stock jumped 43% …”Wall Street Journal

Ulteriori campi di utilità


Contenzioso

Iscrizione in bilancio

Cessione/Acquisizione

Licenze

Joint Venture

Fusione/Scorporo

Assistenza al credito

Fondi pubblici

Risparmio fiscale

Definizione

Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivantidall’utilizzo diretto, o indiretto dei beni intangibili previsti dallanormativa. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali, èirrevocabile e rinnovabile a scadenza.

L’INNOVAZIONE COME STRUMENTO PER PRODURRE PROFITTI DI IMPRESA

Un ulteriore vantaggio: il Patent Box

Riferimenti normativi

• Legge di stabilità 2015 (Legge 23.12.2014, n. 190), art. 1, commi da 37 a 45;

• Decreto Investment Compact (D.L. 24.01.2015, n. 3);

• Decreto attuativo (30.07.2015).


Obiettivi


Incentivare il mantenimento in Italia delle attività produttive relative aibeni immateriali (evitando la delocalizzazione verso Paesi con fiscalità più

“agevolata” sia dell’una che degli altri).

Incentivare la brevettazione e lo sfruttamento dei brevetti sulterritorio nazionale.

Tutti i titolari di reddito d’impresa residenti in Italia, a prescindere da formagiuridica (sia persone fisiche che giuridiche), dimensioni e regime contabile.

Soggetti che possono beneficiare del Patent Box

Il Patent Box premia chi produce un reddito di impresa perché può ridurrein modo consistente la tassazione IRES/IRPEF e IRAP

Patent Box- diritti di Proprietà Intellettuale agevolabili

Sono agevolabili i redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di:

brevetti industriali; marchi di impresa; disegni e modelli

ma anche: software protetto da copyright e processi e formule relativi adesperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico qualificabili

come informazioni segrete e pertanto giuridicamente tutelabili.

Se più beni immateriali contribuiscono allo stesso prodotto o processo essi sonoconsiderati un solo bene immateriale.

Patent Box - Condizioni per usufruire dell’agevolazione

Società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo su beniimmateriali, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Universitàed enti assimilati o anche mediante contratti con società esterne, purché si tratti disocietà non facenti parte del medesimo gruppo dell’impresa titolare del beneimmateriale agevolato.

• I redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rilevanti «non concorrono aformare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativoammontare»

• Nei primi due periodi di imposta in cui l’agevolazione è in vigore, la percentuale diesclusione dal reddito complessivo è ridotta:

• per il 2015 al 30%;• per il 2016 al 40%.

Anno %2015 302016 402017 502018 502019 50

Reddito: Componenti positivi di reddito (Ricavi) - Componenti negativi di reddito (Costi)

Modalità applicative dell’agevolazione

STRATEGIE BREVETTUALI ALLA PROVA: CASI REALI DI MIGLIORAMENTODELLA COMPETITIVITA’ E REDDITIVITA’ AZIENDALE

Gli strumenti «difensivi» di proprietàindustriale al servizio dell’impresa

Gli strumenti «difensivi» di proprietàindustriale al servizio dell’impresa

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GESTIONESTRATEGICA

DELL’INNOVAZIONE

COSA

QUANDO

COME

scelta accurata

linee guida codificate


Non è certo il lancio sulmercato, soggetto ad una

indagine preliminare.

Troppo prestoper depositareuna domandadi brevetto?

Un esempio pratico

L’azienda Ovetto sviluppa un prototipo di rompi-uovo.

Non è stato testato, néverificata la sua compatibilità

con la linea produttivaesistente.


BREVETTO OKNOW-HOW?

Il GM di Ovetto chiama il suo consulente per valutare insieme gli aspetti tecnici:

il materiale della zavorra è statoottenuto come combinazione di

polimeri ad alta resistenzaall’urto ed all’usura

con un nuovo specialetrattamento superficiale che ne

mantiene inalterato l’aspettoanche dopo molti usi e lavaggi


alla definizione dell’invenzione ha contribuitoun esperto di materiali esterno.

CONTRATTO DICONSULENZA IN

TEMA DI DIRITTI IP?

Il Consulente si preoccupa anche di questioni contrattuali:


Consulente brevettuale

Il Reparto Marketing di Ovetto vuole fare una indagine di mercato sul prodotto.

Viene depositata una Domanda Internazionale (PCT)avente ad oggetto i tre prototipi, senza menzionare il

materiale, che resta know-how aziendale.

«Il prodotto diventerà pubblico!Prima dobbiamo depositare ladomanda di brevetto!»


Una verifica del contratto di consulenza con l’espertoconferma l’assenza di una clausola relativa alla PI.

Non c’è tempo per unacontrattazione mirata

quindi l’esperto esterno è co-titolaredella domanda di brevetto e citato

come co-inventore.


ma titolare di una domanda di Brevetto Europeo di dataantecedente che tutela la configurazione generale del rompi-uovo.

Subito dopo il lancio commerciale,Ovetto riceve una diffida dal Sig. Coque

inattivo sul mercato


Coque rilancia con un’offerta di licenza esclusivacon royalty sugli utili.

Ovetto fa una proposta di acquisto del BrevettoEuropeo di Coque.


GUIDA PER LE STRATEGIE DI INNOVAZIONE E DI MERCATO

RICERCHE DIANTERIORITA’

RICERCHE DILANDSCAPE

FREEDOM TOOPERATE

STRUMENTI IRRINUNCIABILI

OPPOSIZIONI SORVEGLIANZE


Tipologie di ricerche brevettuali

Stato della tecnica(Landscape search)

Verificare i requisiti dibrevettabilità di unapotenziale invenzione.

Fornire informazionigenerali su un settoretecnologico. Evitareduplicazioni di attivitàdi ricerca e sviluppo.

Anteriorità(Prior Art)


Azioni diinvalidità/opposizione

(Attive o difensive)

Ricerche nominative(Sorveglianze)

Accertarsi di nonledere diritti altrui

Controversie sia ditipo amministrativo

che giudiziale

Conoscere l’attivitàdei propri

concorrenti

Tipologie di ricerche brevettuali

Libertà di attuazione(Freedom To Operate)


QUANTO COSTANO

Molto meno di:

INTERRUZIONIDI ATTIVITA’INDUSTRIALI

EFFETTINEGATIVI SUL

BILANCIOCAUSE

INVESTIMENTI A MONTE


Ing. Alessandro Spina

STRATEGIE BREVETTUALI ALLA PROVA: CASI REALI DI MIGLIORAMENTODELLA COMPETITIVITA’ E REDDITIVITA’ AZIENDALE

«Linee-guida» tratte dagli esempi presentati:organizzazione di una struttura di impresa che

produce innovazione e la tutela

«Linee-guida» tratte dagli esempi presentati:organizzazione di una struttura di impresa che

produce innovazione e la tutela33


LE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE DELL’INNOVAZIONE PER UN’IMPRESA

Si analizza unmercato

Si identificanoopportunità

legate aprogetti

d’innovazione

Si provaquantificarne il

ritornoeconomico

Si fanno scelte:dove e quanto

investireprioritariamente

SI PARTE!


VS

A volte serve più attenzione ad attraversare un incrocio che a fare un lungo viaggio…A volte serve più attenzione ad attraversare un incrocio che a fare un lungo viaggio…

NON E’ QUESTA LA SEDE PER ANALIZZARE I MODELLI ORGANIZZATIVIMA…


Le ricerche sono strumenti importanti anche per chi opera sul mercato senza innovareLe ricerche sono strumenti importanti anche per chi opera sul mercato senza innovare

LA QUESTIONE RIGUARDA ANCHE CHI NON FA INNOVAZIONE


SCONSIGLIAMO IL METODO APOCALYPTO

Correre in avanti il più veloce possibile sperando di non saltare su una mina…Correre in avanti il più veloce possibile sperando di non saltare su una mina…


Valutazione della fattibilità del programma in relazione a possibili preesistentidiritti nel settore della proprietà intellettuale.

Valutazione della fattibilità del programma in relazione a possibili preesistentidiritti nel settore della proprietà intellettuale.

PRIMAPRIMA

MEGLIO INSERIRE NEL TEAM DI SVILUPPOUN CONSULENTE IP


DURANTEDURANTE

ldentificazione di ciò che può e ciò che assolutamente non deve esseredivulgato prima del deposito di una domanda di brevetto.

ldentificazione di ciò che può e ciò che assolutamente non deve esseredivulgato prima del deposito di una domanda di brevetto.

lndividuazione del momento migliore per depositare una (o più)domande di brevetto.

lndividuazione del momento migliore per depositare una (o più)domande di brevetto.

Riconoscimento di tutti gli aspetti potenzialmente suscettibili diprotezione brevettuale.

Riconoscimento di tutti gli aspetti potenzialmente suscettibili diprotezione brevettuale.



Il contributo più importante del consulente IP : redazione di una (o più)domande di brevetto che proteggano gli obiettivi conseguiti.

Il contributo più importante del consulente IP : redazione di una (o più)domande di brevetto che proteggano gli obiettivi conseguiti.

DOPODOPO



Inserirefoto ….

CONSULENTE IP: UN RUOLO CHIAVE


UN CONSULENTE IP

vi ricorda tutte le scadenze.

scrive la domanda di brevetto (o di marchio).

può capire se un prodotto è brevettabile o meno.

può capire se terzi violano i vostri diritti brevettuali.

ne cura la prosecuzione presso i vari uffici nazionali.

può consigliarvi le migliori strategie.

Non è solo la persona che…


dovrebbe essere coinvolto finda subito dall’azienda nel

progetto.

Aspettare l’ultimo momento non è mai la scelta migliore!

è (e deve essereconsiderato) una persona

di completa fiducia, cheopera nei vostri interessi.

UN CONSULENTE IP


IL BREVETTO HA UNA VALENZA TERITORIALE

Come scegliere un’adeguata strategia territoriale di deposito ?

Efficacia limitata alterritorio dello Stato

che lo concedeBREVETTO

VALENZA TERRITORIALE

Brevettomondiale?Brevetto

mondiale?Paesi di

produzione ?Paesi di

distribuzione? Contraffazione?


• domanda internazionale PCT (WIPO)

• brevetto italiano

• brevetto europeo (EPO)

• domande nazionali estere o altri trattati regionali

PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DI UN BREVETTO


Primo deposito “nazionale“

Primo deposito “Europeo”

Primo deposito “Internazionale“ PCT

1 anno(diritto di priorità)

STRATEGIE DI DEPOSITO


(MARCHI, DOMINI, RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE, …)

Parliamo sempre di…

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PROPRIETÀ INDUSTRIALE / INTELLETTUALE

GODERE E DISPORREIN MODO PIENO EDESCLUSIVO

DEI FRUTTI DELL’INTELLETTO EDINGEGNO DELLE RISORSEAZIENDALI

SEGNI DISTINTIVI


SEGNI DISTINTIVI

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*Marchio*Segno distintivo dei prodotti e dei servizi

dell’impresa

Ditta, ragione sociale e denominazione socialeNome commerciale dell’imprenditore

InsegnaSegno distintivo che contraddistingue i locali

dell’impresa

Nome a dominioRisorsa di numerazione atipica equiparata, nelle

funzioni svolte, ai segni distintivi tipici di cui sopra

Rubner Ebg G.m.b.h.

RUBNER.COM


UNITARIETÀ DEI SEGNI DISTINTIVI

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È vietata l’adozione «come ditta, denominazione o ragionesociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attivitàeconomica o altro segno distintivo un segno uguale o simileall’altrui marchio

se

a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa deititolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio èadottato

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico chepuò consistere anche in un rischio di associazione fra i duesegni»


PERCHÉ REGISTRAREMARCHIO, NOME A DOMINIO E ALTRI SEGNI DISTINTIVI


TIMELINE DI UN MARCHIO


…territoriale …merceologica

risponde alle esigenze di tutela…

LA REGISTRAZIONE DI MARCHIO


PRINCIPIO DI SPECIALITÀ


PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ

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I DIRITTI SONO VALIDI ED AZIONABILI NEITERRITORI NEI QUALI VIENE

- DEPOSITATA-ACCOLTA LA DOMANDA DIREGISTRAZIONE

- USATO IL SEGNO DISTINTIVO ALMENO DOPO ILPERIODO DI DECADENZA (3 / 5 ANNI DALLAREGISTRAZIONE DEL MARCHIO)


PROTEZIONE DI UNMARCHIO/DESIGN

NAZIONALE

MARCHIO O DESIGN NAZIONALE

REGISTRATO IN FRANCIA

L’IMPORTAZIONE SENZA

IL CONSENSO

DEL TITOLARE

È LEGALE

LA PRODUZIONE SENZA IL

CONSENSO DEL TITOLARE È LEGALE


LA PRODUZIONE SENZA IL

CONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALE

L’IMPORTAZIONE SENZA

IL CONSENSO

DEL TITOLARE

È ILLEGALE

MARCHIO ODISEGNOCOMUNITARIO

PROTEZIONE DI UNMARCHIO/DESIGN

COMUNITARIO


Ricerche di anteriorità e servizi di sorveglianza

Strumento di analisi della concorrenza.

Uso dei nomi da parte dei concorrenti nelle stesse classi di prodotti e servizi.

Esame dei marchi registrati dalla concorrenza.

Nomi a dominio-Uso in Internet (Web brand reputation)

Monitorare il mercato e iregistri marchi e domini


Ricerche di anteriorità e servizi di sorveglianza

Strumento di analisi della concorrenza.

Uso dei nomi da parte dei concorrenti nelle stesse classi di prodotti e servizi.

Esame dei marchi registrati dalla concorrenza.

Nomi a dominio-Uso in Internet

Monitorare il mercato e iregistri marchi e domini


Monitorare e sorvegliare il mercato e i registrimarchi


IL NOME A DOMINIO QUALE FATTORE DIVALORIZZAZIONE DEL BRAND

QUASI 70% dei SITI WEB sonotrovati

DIGITANDO SUL MOTORE DIRICERCA UN SEGNO DISTINTIVOo

TENTANDO DI INDOVINAREL’INDIRIZZO


<A href="http://www.valentino.it">Armani</A>

INDICIZZARE = DARE VISIBILITÀ

VALORIZZAZIONE DEL BRAND


I SEGNI DISTINTIVI IN INTERNET

NOME A DOMINIOFacilitazione dell’instradamento delle informazioni

[particolare convenzione di scrittura da destra verso sinistrache riflette anche i rapporti gerarchici logici e matematiciesistenti tra i diversi elementi che lo compongono]

Es.: sib.itSecond LevelDomain (SLD)

Top leveldomain (TLD)


BAULI.NETBAULI.IT BAULI.COM

COESISTENZA DI DOMINI IDENTICI CON ESTENSIONI DIVERSE ==DEVALORIZZAZIONE BRAND?


REGISTRARE il marchio in ragione diDOVE l’impresa opera e del COSAe produce/commercializza

Attivare un servizio diSORVEGLIANZA DEPOSITIMARCHI

Attivare un servizio diSORVEGLIANZA DOGANALE

REGISTRARE nomi a dominiocorrispondenti ai propri marchicon principali estensioni

Attivare PROCEDURE DIRIASSEGNAZIONE

MONITARE L’USO IN INTERNET DEIBRAND AZIENDALI: indicizzazionisui motori di ricerca, registrazionedi nomi a dominio identici oconfondibili

VALORIZZARE (anche patrimonialmente)I SEGNI DISTINTIVI AZIENDALI

MARCHI NOMI A DOMINIO

TUTTE ATTIVITÀ I CUI COSTI SONO UNA FRAZIONE DI QUELLI DI UN’AZIONE GIUDIZIARIA =IMPORTANZA DI RILEVARE LA CONTRAFFAZIONE O L’USURPAZIONE PRIMA DELCONSOLIDAMENTO DEI DIRITTI DI TERZI


AUDIT PERIODICO DEL PORTAFOGLIO = RAZIONALIZZAZIONE DI COSTI INUTILI

(PREVENZIONE E CONSOLIDAMENTO DIRITTI) PATRIMONIALIZZAZIONE DELL’AVVIAMENTO


Per ulteriori informazioni:Marta Manfrin. Mauro Delluniversità

Società Italiana BrevettiStradone San Fermo, 21 sc.B – 37121 Verona

Tel: 045-8014990Fax: 045-8033252

E-mail: [email protected]: www.sib.it

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