Sentenza n. 3225/2018 pubbl. il 21/03/2018 RG n. 41699 ... · Il Tribunale, in composizione...
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SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. R.G. 41699/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Marangoni Presidente
dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore
dott. Pierluigi Perrotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41699/2015 promossa da:
CAPRICORN S.A.S. DI PATRIZIO ROSSI & C. (C.F.05650210965), con il patrocinio dell’avv.
DE LIGUORI GIUSEPPE e dell’avv. , elettivamente domiciliat in VIA LATTUADA, 20 20135
MILANO, presso
attore
contro
RC MODEL STORE DI IULIUCCI PASQUALE (C.F. LCCPQL84D23F839A), con il patrocinio
dell’avv. GAGLIANO DARIO e dell’avv. SAVINO FABIO (SVNFBA76H19F839M) VIA DEI
FIORENTINI, 21 80133 NAPOLI; , elettivamente domiciliat in PIAZZA GIULIO RODINO’, 18
80121 NAPOLI, presso
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati di precisazione delle conclusioni depositati
telematicamente
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Capricorn s.a.s. Patrizio Rossi & C. (“Capricorn”) ha convenuto in giudizio la RC Model Store di
Iuliucci Pasquale (“RC”) al fine di sentir accertare e dichiarare la sussistenza di atti di concorrenza
sleale e di violazione di diritti di proprietà intellettuale dell’attrice1 e, per l’effetto, condannare la
convenuta: al ritiro dal mercato dell’automodello BmT984 e dei suoi singoli componenti venduti come
ricambio, oltre al ristoro dei relativi danni quantificati in euro 100.000; al risarcimento del danno di
immagine arrecato a Capricorn, da quantificarsi in via equitativa; alla pubblicazione della sentenza,
secondo le modalità indicate in atti.
A fondamento delle proprie pretese, Capricorn ha dedotto che:
- la società attrice è un’azienda italiana leader nella produzione di auto modelli radiocomandati,
di micromotori e parti speciali;
- nel 2011 ha introdotto sul mercato un auto modello denominato Capricorn LAB C801, il cui
lancio sarebbe stato preceduto da circa 11 mesi di progettazione, realizzazione di prototipi e
stampi, i cui costi complessivi a monte della produzione ammonterebbero a circa euro 250.000;
- nel mese di luglio 2014 la RC avrebbe introdotto sul mercato un proprio modello denominato
BmT 984, asseritamente copia pedissequa del LAB C801, con l’unica differenza in punto colore
delle parti in metallo, laddove il modello Capricorn è rosso e quello RC è grigio;
- lo stesso titolare della società convenuta avrebbe dichiarato, su un forum di automobili, che il
modello BmT 984 presentato al pubblico sarebbe stato ideato a partire da un LAB C801
decolorato dal suo pigmento rosso;
- il costo dei due modelli al pubblico sarebbe nettamente differente, quello di RC essendo offerto
ad euro 589.000 mentre quello della Capricorn ad euro 650.000. Quanto ai pezzi di ricambio, la
società convenuta manterrebbe un prezzo inferiore del 20% a quello tenuto da parte attrice.
In diritto ha sostenuto che
a) la condotta di BmT costituirebbe concorrenza sleale tramite imitazione servile (il prodotto
BmT 984 sarebbe imitativo di tutti gli elementi distintivi dell’automodello dell’attrice, ad
eccezione della colorazione di alcune parti del metallo) nonché tramite concorrenza
parassitaria (la convenuta: (i) si sarebbe appropriata di quanto sviluppato e realizzato dalla
Capricorn per riprodurlo in modo identico; (ii) avrebbe usato parti prodotte dalla Capricorn per
presentare il suo Bmt 984 ad una fiera, spacciandolo come di produzione propria; (iii) avrebbe
riprodotto il manuale di istruzioni del prodotto attoreo);
b) il prodotto Capricorn godrebbe dell’ulteriore tutela quale opera dell’ingegno, per il carattere
originale delle soluzioni tecniche adottate nella ingegnerizzazione e produzione dello stesso
1 Accertare e dichiarare la sussistenza di atti di concorrenza sleale da parte di Rc Model Store di Iuliucci Pasquale;
2. Accertare e dichiarare la sussistenza della violazione dei diritti di proprietà intellettuale della CAPRICORN S.a.s. Patrizio Rossi & C
da parte di RcModel Store di Iuliucci Pasquale
3. Per l’effetto condannare la Rc Model Store di Iuliucci Pasquale al ritiro dal mercato dell’automodello BmT 984;
4. Sempre per l’effetto condannare la Rc Model Store di Iuliucci Pasquale al ritiro dal mercato di tutti i singoli componenti
dell’automodello BmT 984 venduti come ricambi;
5. Sempre per l’effetto condannare la Rc Model Store di Iuliucci Pasquale al ristoro dei danni dalla CAPRICORN S.a.s. Patrizio Rossi &
C. e quantificati in Euro 100.000,00;
6. Sempre per l’effetto condannare la Rc Model Store di Iuliucci Pasquale per il danno di immagine arrecato a parte attrice da
quantificarsi in via equitativa;
7.Condannare la Rc Model Store di Iuliucci Pasquale alla pubblicazione della sentenza sulle principali riviste del settore modellistico,
sia cartacee che internet.
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sicchè la condotta della convenuta costituirebbe anche violazione del diritto di autore
relativo a disegno industriale.
I danni subiti dalla Capricorn ammonterebbero a 100.000 euro (avendo speso la stessa 250.000
euro per la progettazione, prototipazione e collaudo della macchina). L’utilizzo di tale know
how sarebbe quantificabile in euro 50.000 l’anno, cui andrebbero aggiunti i danni da lucro
cessante, quantificabili in euro 50.000.
*
La convenuta ha eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in
favore del Tribunale di Napoli (in applicazione degli artt. 18 e 19 c.p.c. la competenza per territorio
spetterebbe al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza e, dunque, Napoli, vertendo la
controversia su obbligazioni extracontrattuali).
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate deducendo in
particolare che:
- il modello di cui controparte invoca la paternità non sarebbe mai stato dalla stessa registrato e,
inoltre, quest’ultima non avrebbe fornito alcuna prova della paternità dello stesso;
- le discussioni sui forum, di cui parte attrice ha prodotto copia, sarebbero state erroneamente
attribuite al sig. Iuliucci, che le disconosce integralmente;
- gli automodelli quali quelli di cui è causa – aderendo alla federazione e ai regolamenti dalla
stessa predisposti, che impongono requisiti stringenti per la partecipazione alle competizioni –
dovrebbero presentare caratteristiche tecniche ed estetiche del tutto similari e proprio per questa
ragione nessuno degli stessi modelli risulterebbe registrato;
- come emergerebbe anche dalle fatture emesse dalla Team Magic model Industrial co. Ltd (doc.
6 RC), quest’ultima, su incarico della convenuta stessa, avrebbe realizzato i disegni e la
prototipizzazione del modello Bmt 984, per complessivi euro 52.645,65;
- trattandosi di prodotti di nicchia, ogni appassionato consumatore avrebbe conoscenze tali da
poter distinguere, cogliere ed individuare anche il minimo dettaglio caratterizzante il singolo
automodello, il che renderebbe perfettamente distinguibili i modelli di cui si discute;
- ai fini della differenziazione, in particolare i due modelli avrebbero:
packaging, scatola e imballaggio diversi, al pari del manuale di istruzioni (quello della
Capricorn fornito su chiavetta USB; quello della convenuta stampato e rilegato con
grafica Bmt e contemplante i codici e i disegni dei relativi marchi);
l’aspetto cromatico dei due modelli differirebbe completamente;
notevoli diversità sarebbero riscontrabili tra le componenti dei due modelli;
*
L’istruttoria è proseguita con l’effettuazione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, a mezzo dell’Ing.
Fabio Ciceri dello studio Perani, cui è stato posto il seguente quesito: “Dica il CTU, visti gli atti,
sentite le parti e i loro eventuali CC.TT.PP., svolte le opportune indagini: se il modello di parte attrice
abbia efficacia individualizzante e possa essere confuso con quello della convenuta; se i prodotti di
parte convenuta rappresentino, in tutto o in parte, una imitazione parassitaria del prodotto attoreo non
necessitato da esigenze tecniche, ciò anche in relazione a prodotti analoghi di altre imprese presenti
sul mercato”.
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Motivi della decisione
1. L’eccezione di incompetenza
L’eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile e infondata: infatti non solo parte convenuta
nel sollevare l’eccezione non ha esaminato tutti i criteri alternativi di collegamento onde contestare la
sussistenza della competenza territoriale del Tribunale adito, ma non ha tento conto del fatto che detta
competenza si fonda sul fatto che il danno e, quindi, un elemento costituivo dell’illecito fonte di
obbligazione, si è prodotto nel territorio ove ha sede l’attrice; sicchè ex art. 20 c.p.c. sussiste il criterio
facoltativo di collegamento del luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio.
2. L’oggetto della decisione.
La pretesa imitazione fedele dell’automodello di Capricorn viene in rilievo in questa sede unicamente
in termini di asserita commissione di atti in concorrenza sleale, dal momento che l’attrice non invoca
alcuna privativa. La decisione riguarda perciò la possibilità o meno di qualificare come illecita la
concorrenza che BMT pone in essere nei confronti dell’attrice mediante la commercializzazione
dell’automodello BmT984, e quindi se sussistono o meno i presupposti della lamentata condotta di
imitazione servile e/o parassitaria dell’automodello LAB C80.
Né nella specie si ravvisano i presupposti per una tutela autorale del disegno industriale dell’
automodello Capricorn. Nella comparsa conclusionale l’attrice insiste nel ritenere che tale tutela sia
applicabile al prodotto realizzato da Capricorn per il “carattere originale delle soluzioni tecniche
adottate da parte attrice nella ingegnerizzazione e produzione dell’automodello LAB 801” che
sarebbero “universalmente riconosciute e riconosciute anche dal CTU nella propria relazione.
Tuttavia, premesso che il modello in parola non è stato registrato e che l’allegazione relativa
all’originalità dello stesso è del tutto generica e non riscontrata quanto al giudizio del CTU, va rilevato
che l'art. 2 comma 1 n. 10 L.A. pur riconoscendo che un disegno industriale – da intendersi come la
combinazione degli elementi che compongono l’aspetto esteriore di un prodotto destinato ad essere
fabbricato e replicato in serie – possa accedere alla protezione per diritto d’autore ha stabilito che sono
proteggibili tutte le opere che presentino per sé carattere creativo e valore artistico, ovvero siano
“idonee a suscitare emozioni estetiche”, e sia caratterizzata da “creatività e originalità delle forme
rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono
dalla funzionalità pratica del bene per assumere una propria autonoma e distinta rilevanza” (cass.13
novembre 2015 n. 23292), requisiti che non concorrono evidentemente nella fattispecie.
Sotto il profilo della illecita concorrenza, dunque, parte attrice ha sostenuto che l’automodello
BmT984 di parte Convenuta sia “un esatto clone” di quello della Capricon dato che la “quasi totalità
dei più di 600 pezzi che compongono il modello è esattamente intercambiabile con quelli di
Capricorn”: l’automodello di Capricorn LAB C801 sarebbe stato “clonato” in ogni più piccolo
dettaglio “anche quelli la cui funzione è meramente estetica e non funzionale alla dinamica del
modello”; “ogni più piccolo particolare potrebbe essere smontato da una macchina e montato
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sull’altra” e, ad eccezione dei “pezzi caratterizzati dalla pigmentazione rossa o grigia”, ogni altro
pezzo potrebbe “essere scambiato senza che sia più possibile identificarne l’origine”.
Ha proposto in corso di CTU una tabella in cui sono elencati tutti i componenti necessari per
assemblare gli auto modelli oggetto della presente vertenza, osservando che l’auto modello di BmT984
replica, su “un totale di 417 pezzi”, 204 pezzi, dato che sono “identici”, 179 pezzi che sarebbero
“compatibili” e 34 pezzi che non sarebbero compatibili.
Reputa, dunque, l’attrice (cfr memoria CTP e scritti conclusionali) che “controparte abbia applicato un
processo di retro- ingegnerizzazione del modello Capricorn,” per mezzo di un’azienda taiwanese, la
Team Magic e sostenuto che, replicando gli stessi criteri applicativi la BMT non si sarebbe neppure
sforzata “di conferire alle varie componentistiche un aspetto estetico caratterizzante”.
La Convenuta, invece, reputa non sia configurabile alcun atto di concorrenza sleale per imitazione
servile in danno dell’Attrice, in quanto: a) gli automodelli in contestazione devono “rispettare forme e
requisiti tecnici imposti dai regolamenti delle federazioni”; b) nel settore in cui si collocano i due
automodelli oggetto della presente vertenza, i potenziali consumatori e utilizzatori dovrebbero essere
“altamente qualificati” e quindi pienamente in grado di distinguere ogni prodotto, ogni auto modello
ed ogni singolo particolare tanto estetico, quanto tecnico” e che quindi, è “impossibile che l’acquirente
di un auto modello da competizione possa essere confuso nella scelta” dato che chi sceglie un auto
modello da competizione conosce alla perfezione il modello che intende acquistare e le relative
caratteristiche e non potrà essere tratto in confusione”.
In ogni caso ha sostenuto che i due modelli in discorso LAB C 801 e BMT 984 hanno caratteristiche del
tutto differenti e pienamente distinguibili “anche all’occhio dell’utilizzatore informato e non solo
esperto ed appassionato di auto-modelli” (in particolare, ha posto a confronto a sostegno di questa
affermazione vari elementi dei due automodelli evidenziandone le differenze che ne impedirebbero
l’intercambiabilità, che deriverebbe, comunque, “da una inconsapevole standardizzazione delle
dimensioni di alcuni componenti dettata da esigenze di ingombro e dal layout ormai identico per tutti
gli automodelli”.
3. I presupposti dell’imitazione servile confusoria ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ.
Premesso che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato
tecnico per le quali non sussista (o sia scaduta) una privativa industriale, il principio che regola la
materia è che la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta
costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per
associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico
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di riferimento, della destinazione d'uso dei beni di cui si tratta, della reciproca posizione di mercato di
due concorrenti e dei loro rapporti commerciali).
Oggetto della valutazione del Tribunale è, quindi, la sussistenza del presupposto del requisito di
“confondibilità” dei prodotti oggetto di causa.
Reputa il Collegio che, anche all’esito della CTU, la prospettazione dell’attrice sia infondata:
anzitutto - come afferma il CTU – per effettuare una valutazione di confondibilità è necessario che
la comparazione tra i prodotti delle parti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei
singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro
complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e, quindi, facendo riferimento alla sola
forma esteriore del bene che si asserisce esser stato imitato (ossia ciò che è visibile da parte del
consumatore);
inoltre è necessario accertare:
(a) se le caratteristiche esteriori del prodotto che si assume imitato servilmente abbiano efficacia
individualizzante, e siano, perciò, idonee, in virtù della propria capacità distintiva, a ricollegare un
prodotto ad una determinata impresa;
(b) se l’imitazione di dette caratteristiche esteriori da parte di un’impresa concorrente sia idonea ad
indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto.
In sintesi la confondibilità non si identifica con la mera riproduzione di qualsiasi forma del prodotto
altrui, ma solo di quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e
cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata
impresa.
3.a) - Gli automodelli oggetto di causa
I prodotti in oggetto sono degli automodelli realizzati in scala 1:8 che appartengono alla cosiddetta
categoria “Automodelli 1:8 PISTA IC”, come identificata dal regolamento Federazione AMSCI,
edizione 2015, dotati di motore a scoppio (o elettrico) ed azionati mediante un radiocomando; essi sono
venduti in confezioni contenenti un kit di montaggio e corredati da un manuale di istruzioni che guida
passo-passo l’utente nell’assemblaggio dell’automodello.
Tali automodelli, una volta assemblati, risultano proporre soluzioni meccaniche di telaio, sospensioni,
trasmissioni e freni che, nel loro complesso, sono in grado di garantire elevate prestazioni e sono
normalmente utilizzati in apposti mini autodromi dove i piloti, per mezzo del suddetto radio comando,
si sfidano in gare.
Stanti le elevate prestazioni raggiungibili da tali automodelli, il loro utilizzo è orientato ad un
consumatore adulto ed esperto dotato, cioè delle necessarie conoscenze tecniche per preparare
l’automodello alle gare, per manutenerlo e/o per elaborarlo (aspetto valutativo questo condiviso,
peraltro, dalle parti in causa).
Come sottolinea il CTU dalla lettura del suddetto regolamento, si evince quale sia il livello di dettaglio
della norme prescritte, le disposizioni tecniche e le costrizioni cui devono sottostare coloro che
progettano e costruiscono tali automodelli; sicchè – conclude il CTU – è evidente che tali automodelli
presentino una certa analogia strutturale, dal momento che sia l’automodello di parte attrice che
l’automodello di parte convenuta sono utilizzabili nei campionati normati dal succitato regolamento
“Automodelli 1:8 PISTA IC”
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Sicchè se ad un esame visivo e sintetico l’automodello di BmT risulta molto simile all’automodello di
Capricorn, riproducendone l'aspetto generale e le forme; tuttavia tale somiglianza di forme non produce
- come conclude condivisibilmente il CTU - un effetto confusorio nel consumatore esperto:
a) innanzitutto per la differente scelta tra i vari accostamenti cromatici, laddove Capricorn utilizza
come combinazione cromatica rosso/nero mentre BmT utilizza il solo colore nero come combinazione
cromatica;
capricorn LAB C801 RC Model BMT 984
b) poi per la presenza sul mercato di altri automodelli del tutto simili prodotti da altre aziende
concorrenti, quali Mugen, Velox, XRAY, (doc.9 attrice);
La pacifica la presenza sul mercato di automodelli, prodotti da altre aziende, aventi il medesimo layout
dei componenti dell’automodello di Capricorn, sostanzialmente riproducenti la medesima forma, lo
stesso tipo di prestazioni e lo stesso tipo di utilizzo, e quindi, un aspetto tanto simile nelle forme, ad
uno sguardo complessivo, da non poter essere alla sola vista attribuiti ad uno o all’altro fabbricante se
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non sulla scorta di un esame dei singoli elementi che li costituiscono, esclude che si possa parlare di un
effetto confusorio nel consumatore a danno di Capricorn per effetto dell’automodello BmT.
Tanto più che, come afferma il CTU, un consumatore con le caratteristiche sopra individuate (persona
particolarmente esperta ed avveduta) è in grado di non lasciarsi confondere dalla sola somiglianza
estetica dei prodotti, e di cogliere le differenze, anche con riguardo ai minimi particolari, tra i vari
automodelli, e di rilevare che una somiglianza dell’aspetto e di caratteristiche formali può anche non
comportare una corrispondente equivalenza di funzionalità e prestazioni, “dato che, modifiche anche
formalmente minime hanno un riflesso importante sulle prestazioni che gli automodelli stessi possono
ottenere”.
Peraltro come indicato nella accurata relazione di consulenza tecnica sussistono alcune differenze
riscontrabili tra l’automodello di RC Model Store e quello di Capricorn LabC801 rilevanti per un
consumatore esperto ed appassionato:
- paraurti anteriore:
il paraurti anteriore di BmT984 presenta cinque bassorilievi e due scassi laterali mentre il paraurti
anteriore di Capricorn presenta invece tre bassorilievi e due scassi laterali di forma differenti. Inoltre il
profilo perimetrale del paraurti anteriore Capricorn è differente da quello di BmT.
- piastra radio, telaio superiore in materiale composito:
la piastra radio BmT prevede il montaggio di entrambi i servomeccanismi del gas e dello sterzo in
posizione orizzontale, mentre quella Capricorn presenta il servomeccanismo del gas in posizione
verticale e il servomeccanismo dello sterzo orizzontale. Inoltre, BmT prevede uno chassis comune ad
entrambi i servomeccanismi e al box dell’apparato radio ricevente, mentre l’apparato radioricevente di
Capricorn non prevede alcuna copertura rigida.
infine la porzione centrale del telaio superiore di BmT presenta un profilo differente da quello di
Capricorn.
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- telaio inferiore, porzione anteriore
la porzione anteriore dei rispettivi telai presenta le seguenti differenze:
scasso alleggerimento centrale (cerchio blu);
scasso alleggerimento anteriore (cerchio verde);
fresatura servo sterzo (cerchio rosso).
- telaio inferiore, porzione centrale:
la porzione centrale dei rispettivi telai differisce per i seguenti aspetti:
fresatura trasversale (rispetto asse veicolo) che è presente sul telaio di Capricorn mentre è assente sul
telaio di BmT;
scassi longitudinali (rispetto asse veicolo), laddove il telaio di BmT presenta degli scassi simmetrici
rispetto all'asse longitudinale del veicolo, mentre il telaio di Capricorn presenta un unico scasso
longitudinale;
fori passaggio motore, che sono più centrali nel telaio di Bmt rispetto a quello di Capricorn;
scassi posteriori, laddove il telaio di Capricorn presenta ulteriori feritoie nella parte posteriore (cerchio
rosso), non presenti sul telaio di BmT.
- vano batteria:
il vano batteria di BmT è fissato al telaio con quattro viti le cui filettature sono ricavate direttamente
nello chassis, mentre il vano batteria Capricorn è fissato con tre viti. Si nota inoltre che la mostrina di
chiusura del vano batteria di Capricorn ha un profilo differente da quella di BmT;
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c) infine per il fatto che (1) le rispettive confezioni contenti il kit di montaggio sono caratterizzate
ciascuna da una propria grafica, da una propria combinazione cromatica e dal rispettivo marchio:
come si nota, le confezioni hanno - una differente colorazione (dato che per Capricorn è rossa mentre
per RC Model è nera) una differente grafica dato che quella di Capricorn presenta uno sfondo rosso su
cui è stilizzato un capricorno di colore nero e scritta Capricorn in rosso, mentre quella di RC Model è
su sfondo nero e scritte in colore oro o bianche; inoltre ciascuna confezione riporta il rispettivo marchio
nonché la sigla identificativa dell’automodello; (2) anche il manuale delle istruzioni, è differente sia
nella forma che nella sostanza: Capricorn lo fornisce su una chiavetta usb, mentre quello della RC è
stampato e rilegato con grafica BMT e contempla i codici e i disegni del marchi BMT.
Si deve concludere pertanto che non sussiste nella specie il requisito della confondibilità dei prodotti,
poiché ad un esame visivo e sintetico l’automodello Capricorn non ha carattere inividualizzante ed un
consumatore esperto non sarebbe tratto in inganno circa la provenienza del prodotto Bmt stanti le
caratteristiche cromatiche nettamente distinte e il fatto che le rispettive confezioni contenti il kit di
montaggio sono caratterizzate ciascuna da una propria grafica, da una propria combinazione cromatica
e dal rispettivo marchio.
*
4. La scorrettezza professionale e la concorrenza parassitaria (art.2598 n.3 c.c.)
Reputa l’attrice che il consumatore ben informato del mercato degli automodelli che ben comprende
che la BMT non è la Capricorn, e tuttavia è in grado di riconoscere perfettamente che si tratta di un
modello identico, aventi medesime geometrie e pezzi addirittura compatibili e pertanto è portato a
scegliere il ‘contraffattore’ in quanto offre a prezzo molto inferiore un oggetto che avrà le stesse
caratteristiche dinamiche, vincenti, della Capricorn; e sottolinea che a tale risultato la Rc Model Store
arriva con un investimento di 7.500 euro di re- ingenerizzazione a fronte dei 250.000 spesi da
Capricorn in anni di ricerca, sviluppo ed industrializzazione.
Insiste, quindi, su argomenti che all’evidenza rimandano all’aspetto parassitario della concorrenza
illecita contestata.
Anche questa tesi dell’attrice è però infondata sotto diversi profili:
a) la concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme
dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione, non tanto dei prodotti, bensì di rilevanti
iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguardando “comportamenti idonei a danneggiare
l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale”
onde “si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1
e 2 delle medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso il centro dell'attività
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imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello
stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e
durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di
ogni sua iniziativa, studio o ricerca,” 2.
Secondo orientamento consolidato del Tribunale deve anzitutto tenersi conto del fatto che si può
ravvisare illecita concorrenza parassitaria soltanto se il “plagio” sia “effettuato a breve distanza di
tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o
dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi
quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di
attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità,
ovvero fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro
attenzione nella scelta del prodotto”.
E cio’ in quanto “la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato,
fino a quando, cioè, può considerarsi originale, nel senso che, quando l'originalità si sia esaurita,
ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio
ormai comune di conoscenze e di esperienze di tutti quanti operano nel settore, essendosi così
ammortizzato (almeno secondo l'"id quod plerumque accidit") da parte del primitivo imprenditore
il capitale impiegato nello sforzo creativo, imitare quell'attività che, originale al suo nascere e nel
suo formarsi, si è poi generalizzata e spersonalizzata, non costituisce più un atto contrario alla
correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.” 3
Tanto più tale discorso vale a fronte dell’imitazione di prodotti (o di sue componenti) che non
abbiano mai goduto del crisma dell’originalità, perché mai protette da privative, come nel caso di
specie.
b) Nella specie non sono stati dimostrati ( e neanche allegati) siffatti comportamenti imitativi o di
plagio dell’altrui iniziativa imprenditoriale ripetuti o sistematici; inoltre il fatto che gli automodelli
del tipo di cui è causa sono costruiti tutti secondo un analogo schema costruttivo con l’effetto di
rispondere ad un medesimo layout (come accertato dal CTU attraverso una analisi scrupolosa ed
ampiamente argomentata) fa ritenere ormai standardizzato quanto adottato da numerosi operatori
commerciali e produttori presenti sul mercato italiano da anni; per cui la valutazione della
sussistenza di una concorrenza parassitaria, non può prescindere dalla situazione di mercato
c) Peraltro il CTU ha posto a confronto anche i singoli elementi costitutivi dell’automodello di
Capricorn con i rispettivi singoli elementi costitutivi dell’automodello di RC Model onde verificare
quanto affermato dall’attrice circa l’identità della stragrande maggioranza degli stessi in funzione
della valutazione di una riproduzione “parassitaria” di detti singoli elementi costituenti che sono
vendibili separatamente, come ad esempio accessori o parti di ricambio dell’automodello. L’analisi
del CTU - giustamente limitata ai soli elementi già ritenuti identici da parte attrice (dato che gli
elementi ritenuti compatibili o non compatibili sono già stati ritenuti non identici, e non
confondibili), ha permesso di far emergere:
2 Cass n. 22118 del 29 ottobre 2015.
3 Cass. n. 13423 del 20 luglio 2004.
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a. che la stragrande maggioranza (cfr pag. 33-42 della CTU) degli elementi impiegati da BmT
effettivamente identici a quelli utilizzati da Capricorn non sono altro che elementi meccanici
(quali ad esempio cuscinetti, molle, bussole, distanziali, flange, pivot ball, perni, ghiere, tiranti,
pulegge, distanziali, seeger, semiassi, ecc.) disegnati in quella foggia, in quello forma esteriore
per assolvere alla loro specifica funzione tecnica, privi di efficacia individualizzante e inidonei
a ricollegare il prodotto alla sola Capricorn;
b. alcuni elementi indicati dall’attrice come identici che in realtà non siano affatto identici tra
loro ( cfr pag. 43-50 CTU) il che testimonia come parte convenuta abbia attutato una propria
autonoma progettazione su tali elementi;
c. pochissimi elementi (solo 10) risultano ripresi in maniera identica nell’automodello di BmT
(compreso il colore) senza che ve ne fosse alcuna necessità sul piano funzionale.
Risultato che esclude di per sé che si possa ravvisare alcuna condotta di pedissequa riproduzione
parassitaria, tanto più in quanto è la stessa Capricorn ad affermare che l’automodello di Bmt
sarebbe frutto di un processo di reverse engineering per sottolineare che la convenuta avrebbe
conseguito illecito profitto “ appropriandosi” dei costi di sperimentazione e progettazione della
controparte: invero il fatto stesso che vi sarebbe stata un’operazione di reverse engeenering4,
quindi uno sforzo progettuale autonomo di ricostruzione di elementi meccanici privi di qualunque
protezione, escluderebbe di per sé alcuna violazione di regole di condotta concorrenziale.
Né il fatto dell’intercambiabilità di elementi meccanici vendibili separatamente come accessori o
parti di ricambio dell’automodello rileva agli effetti della fondatezza della pretesa di parte attrice,
poiché – anche nell’ipotesi in cui l’automodello nel suo complesso godesse di protezione
industriale – chiunque potrebbe liberamente produrne parti di ricambio, come affermato con
giurisprudenza costante da questo Tribunale (Trib. Milano 27.10.1991; Trib. Milano 11.10.2001;
Trib. Milano n. 8339, 13.6.2013). Sicchè è evidente che se la mera produzione di parti di ricambio
dell’ automodello Capricorn da parte di BmT sarebbe lecita non si vede come possa ravvisarsi
un’illiceità nella condotta della convenuta volta alla produzione di un automodello proprio che
presenta parti ricambiabili del tutto compatibili con quelli della concorrente.
Alla luce di quanto precede appare, infine, non pertinente ed irrilevante il richiamo
giurisprudenziale dell’attrice alla giurisprudenza di questo Tribunale in materia di elementi
modulari compatibili (c.d. caso “Lego”): invero il Tribunale ha ritenuto conforme la fattispecie del
mercato dei sistemi modulari e quello dei pezzi di ricambio (la cui apertura a produttori diversi da
quelli dei prodotti di cui sono componenti risponde all’esigenza di impedire che i monopoli
esistenti in un mercato possano riproporsi nell’altro ed esclude che la compatibilità tra sistemi
modulari di produzione diversi sia, di per sé, idonea a determinare una confusione che rende illecita
la concorrenza invero la compatibilità produce effetti benefici per la concorrenza perché permette al
consumatore di scegliere fra più prodotti offerti da imprenditori diversi e favorisce aumento di
efficienza del mercato e diminuzione dei prezzi (da ultimo in questo senso anche Cass..29.2.2008
n. 5437).
4 E’ stato provato attraverso le fatture versate in atti come la Team Magic Model Industrial co. LTD abbia su incarico della convenuta
proceduto alla realizzazione dei disegni e alla prototipizzazione del modello, degli stampi delle scatole e del manuale e che la stessa ha
sostenuto il complessivo costo di produzione di € 52.645,65, ed in particolare: a) realizzazione del disegno € 2.500,00; b) realizzazione
del prototipo del modello € 5.000,65; c) realizzazione degli stampi delle scatole e del manuale € 40.100,00; d) realizzazione degli stampi
dei serbatoi € 5.045,00.
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*
Spese. Il rigetto della domanda induce il Tribunale a condannare parte attrice a rifondere le spese di lite
e a sopportare quelle della CTU già liquidate con decreto in data 22.9.2016 in complessivi euro
11.250,00 oltre CP e IVA.
Le spese di lite si liquidano in euro 12.00,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese
forfettarie, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede, respinta ogni
altra domanda ed eccezione:
1) respinge le domande formulate da Capricorn s.a.s. di Patrizio Rossi & C nei confronti di RC
Model Store di Iuliucci Pasquale in quanto infondate per le ragioni esposte in motivazione;
2) condanna Capricorn s.a.s. di Patrizio Rossi & C a rifondere in favore di RC Model Store di
Iuliucci Pasquale, le spese di lite liquidate in euro 12.000,00 per compensi, oltre 15% su
compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell’attrice le spese della CTU già liquidate in euro 11.250,00
oltre CP e IVA come per legge.
Milano, così deciso nella camera di Consiglio del 11.1.2018.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Alessandra Dal Moro dott. Claudio Marangoni
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