n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf ·...

24
Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005 Brevetti L’affermazione ed il successo in campo internazionale da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni può essere garantito solo attraverso la tutela delle competenze e del patrimonio tecnologico presente in azienda. Il brevetto, in particolare quello internazionale è l’unico strumento in grado di fornire questo tipo di garanzia. Con il brevetto si ottiene il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello stato in cui viene richiesto. In Italia esistono due tipi di brevetto, a cui si affianca la registrazione del modello o disegno, che riguarda esclusivamente la forma o il “design” di un prodotto; parliamo di brevetto d’invenzione o brevetto di modello d’utilità. L’invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei ritrovati che hanno un alto grado di innovazione, ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. Al di là della statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile come invenzione, richiede molto studio e molta pratica, anche se in modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa ben poco, che “l’invenzione rappresenta una soluzione innovativa ad un problema tecnico, mentre il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa di oggetti esistenti”. Ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto e, come tutti i brevetti, non può essere rinnovato alla scadenza. Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni in quanto tali. Il modello d’utilità è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati; viene normalmente concesso senza alcun tipo di esame, ed è, pertanto, più facile da ottenere, ma anche più difficile da proteggere, inoltre dura 10 anni, e non è rinnovabile. Al modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti, e non i procedimenti, che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, che comporta una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso. Normalmente si dice che “con il modello di utilità si protegge la forma di un prodotto, che abbia una sua specifica funzionalità.” Spesso scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile, e per questo la legge prevede la possibilità di effettuare quello che si chiama un “doppio deposito”, ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) a scegliere tra l’una e l’altra soluzione. È opinione diffusa che il brevetto per invenzione abbia più valore, legale ed economico, del modello di utilità. Ma in realtà, dal punto di vista giuridico, i due tipi di brevetto conferiscono esattamente gli stessi diritti: facoltà di attuare, usare, produrre e commerciare nel territorio dello stato l’oggetto del brevetto in esclusiva, con la facoltà dunque di impedire ad altri non autorizzati di fare altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20 anni, e il modello di utilità, 10 anni; tuttavia, a parte la durata, dal punto di vista economico il valore di un qualsivoglia brevetto è determinato dal contenuto innovativo dell’oggetto tutelato, e dal modo in cui viene gestita l’esclusiva. Invenzione e modello di utilità sono, secondo la legge italiana, due cose diverse: nel caso dell’invenzione, la soluzione di un problema tecnico prima irrisolto, o risolto in maniera non soddisfacente; nel caso del modello, l’attribuzione di una configurazione nuova a un prodotto già noto, che ne rende l’uso più utile, efficace o comodo. La legge rende possibile, a certe condizioni, la trasformazione di un brevetto per invenzione in modello di utilità e viceversa, ciò che permette di evitare che il diritto sia considerato nullo se richiesto e/o concesso per la fattispecie sbagliata. AB

Transcript of n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf ·...

Page 1: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Brevetti L’affermazione ed il successo in campo internazionale da parte delle imprese di piccole e medie

dimensioni può essere garantito solo attraverso la tutela delle competenze e del patrimonio tecnologico presente in azienda. Il brevetto, in particolare quello internazionale è l’unico strumento in grado di fornire questo tipo di garanzia.

Con il brevetto si ottiene il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello stato in cui viene richiesto. In Italia esistono due tipi di brevetto, a cui si affianca la registrazione del modello o disegno, che riguarda esclusivamente la forma o il “design” di un prodotto; parliamo di brevetto d’invenzione o brevetto di modello d’utilità.

L’invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei ritrovati che hanno un alto grado di innovazione, ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. Al di là della statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile come invenzione, richiede molto studio e molta pratica, anche se in modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa ben poco, che “l’invenzione rappresenta una soluzione innovativa ad un problema tecnico, mentre il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa di oggetti esistenti”. Ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto e, come tutti i brevetti, non può essere rinnovato alla scadenza. Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni in quanto tali.

Il modello d’utilità è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati; viene normalmente concesso senza alcun tipo di esame, ed è, pertanto, più facile da ottenere, ma anche più difficile da proteggere, inoltre dura 10 anni, e non è rinnovabile. Al modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti, e non i procedimenti, che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, che comporta una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso. Normalmente si dice che “con il modello di utilità si protegge la forma di un prodotto, che abbia una sua specifica funzionalità.” Spesso scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile, e per questo la legge prevede la possibilità di effettuare quello che si chiama un “doppio deposito”, ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) a scegliere tra l’una e l’altra soluzione.

È opinione diffusa che il brevetto per invenzione abbia più valore, legale ed economico, del modello di utilità. Ma in realtà, dal punto di vista giuridico, i due tipi di brevetto conferiscono esattamente gli stessi diritti: facoltà di attuare, usare, produrre e commerciare nel territorio dello stato l’oggetto del brevetto in esclusiva, con la facoltà dunque di impedire ad altri non autorizzati di fare altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20 anni, e il modello di utilità, 10 anni; tuttavia, a parte la durata, dal punto di vista economico il valore di un qualsivoglia brevetto è determinato dal contenuto innovativo dell’oggetto tutelato, e dal modo in cui viene gestita l’esclusiva. Invenzione e modello di utilità sono, secondo la legge italiana, due cose diverse: nel caso dell’invenzione, la soluzione di un problema tecnico prima irrisolto, o risolto in maniera non soddisfacente; nel caso del modello, l’attribuzione di una configurazione nuova a un prodotto già noto, che ne rende l’uso più utile, efficace o comodo. La legge rende possibile, a certe condizioni, la trasformazione di un brevetto per invenzione in modello di utilità e viceversa, ciò che permette di evitare che il diritto sia considerato nullo se richiesto e/o concesso per la fattispecie sbagliata.

AB

Page 2: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Per depositare un brevetto, di invenzione o di modello di utilità, non occorre disporre di un

prototipo, ma solo sapere come l’oggetto o il sistema deve essere realizzato, fornendo una descrizione in tale senso. Tuttavia devono essere presenti i seguenti requisiti:

• NOVITÀ. L'oggetto del brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non essere mai stato prodotto o brevettato in nessuna parte del mondo. Il concetto di novità viene inteso in senso ampio, cioè fa riferimento a tutto ciò che è stato reso pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto. Molti credono che per depositare validamente un brevetto in uno Stato sia sufficiente che quell’oggetto non sia stato brevettato in quello Stato; in realtà non è così, altrimenti sarebbe sufficiente fare un giro intorno al mondo, trovare le soluzioni più originali, brevettarle in Italia e godere dell’esclusiva sul nostro territorio sfruttando il lavoro di un altro. Se un oggetto è stato realizzato o brevettato, ad esempio, in Cina ma non in Italia, ciò significa che chiunque in Italia potrà produrlo e venderlo, ma di sicuro non potrà brevettarlo: la differenza è evidente, in quanto senza brevetto potrà agire in regime di libera concorrenza, senza pretendere di avere alcun monopolio. Anche in queste situazioni la persona che ha avuto l’intuizione di proporre in Italia un prodotto esistente all’estero può riservarsi una sua nicchia di mercato, magari apponendo un proprio marchio al prodotto o stipulando contratti di fornitura in esclusiva con l’eventuale ditta estera, ma si tratterà di strategie tipicamente commerciali che non hanno a che vedere direttamente con i brevetti.

• ORIGINALITÀ (o attività inventiva). Essa sussiste ogni volta che l'invenzione, in base alla sua

tecnica, risulta tale ad una persona esperta del ramo: in maniera più generica si parla anche di non ovvietà della soluzione messa a punto. La novità “intrinseca”, detta anche “attività inventiva”, riguarda, invece, l’aspetto interno dell’invenzione che, anche se nuova nell’accezione appena descritta, per essere brevettabile non deve essere banale, ma deve rappresentare un progresso, un passo in avanti, rispetto allo stato della tecnica attuale. Stabilire quando un trovato soddisfi questo requisito è estremamente difficoltoso anche perché la legislatura è molto altalenante sull’argomento ed è spesso intorno a questo punto che si vincono o si perdono le cause relative alla nullità di un brevetto.

• INDUSTRIALITA'. Si possono brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a

livello industriale, escludendo tutte le applicazioni artigianali o comunque legate ad un contributo rilevante della persona che le ha realizzate.

• LICEITÀ. Non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrarie all'ordine pubblico, concetti questi in continua evoluzione.

In appendice A e B vengono riportati le modalità di ottenimento di brevetti italiani, europei internazionali e esteri, e un esempio di brevettazione legata al software.

Tuttavia, prima di effettuare investimenti o richiedere finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di un progetto in grado di raggiungere un’applicazione brevettabile, è necessario verificare se su di essa siano già depositati brevetti simili che ne pregiudichino l'originalità. Tale verifica può essere effettuata attraverso i servizi di informazione brevettuale che, oltre ad individuare lo "stato dell'arte" di una certa tecnologia, permettono di monitorare eventuali invenzioni messe a punto dalla concorrenza, consentono di individuare chi deposita domande per una determinata tipologia di brevetto e quindi rendono agevole un eventuale contatto, per offrire beni o servizi che integrino o migliorino il contenuto di quelle stesse invenzioni.

AB

Page 3: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

La ricerca di soluzioni innovative e la gestione del patrimonio di informazioni, sono attività proprie dell’impresa. Anzi, per molte imprese la ricerca e l'innovazione rappresentano lo scopo principale della propria attività. Acquisire, mantenere e garantire lo sfruttamento e la tutela di questo patrimonio sono tutte funzioni irrinunciabili per un’azienda che voglia garantirsi un elevato margine di competitività sul mercato. Il tema della gestione e della difesa delle informazioni aziendali interessa direttamente tutte le imprese, sia quelle che investono direttamente in ricerca e sviluppo, sia quelle nelle quali l’innovazione tecnologica è fortemente connaturata allo stesso processo produttivo. La gestione strategica del proprio patrimonio di idee, la possibilità di sfruttare lecitamente le innovazioni dei concorrenti, o anche semplicemente evitare il rischio di ledere diritti precedentemente acquisiti da altri, sono solo il punto di partenza per quelle aziende che fanno della valorizzazione della proprietà industriale una scelta strategica di successo.

La nuova sfida per la dirigenza è rappresentata da una nuova gestione delle proprietà intellettuali nel contesto aziendale, cioè l’organizzazione di queste risorse in sinergia con tutti gli altri beni e funzioni aziendali al fine dell’ottenimento di un vantaggio competitivo. Il top management aziendale deve tenere sempre in considerazione le tendenze di mercato, le esigenze dei clienti e avere allo stesso tempo una grande leadership nel condurre l’impresa. Per quanto riguarda questi aspetti, i vari Bill Gates (Microsoft), Andy Groves (Intel), Michael Dell (Dell) e Rich Thoman (Xerox) sicuramente si sono serviti di tecniche di reengineering, downsizing o rightsizing, hanno anche gestito la qualità e si sono orientati al cliente, hanno appiattito le loro gerarchie e ampliato il team, ridotto la durata dei cicli e accelerato la rotazione delle scorte, tuttavia, ciò che contraddistingue questi manager, e li differenzia da altri di minor successo, è l’aver capito che tutte le campagne di gestione del cambiamento non avrebbero sortito il medesimo successo se prive di una strategia per la creazione di ricchezza. Come scrive David J. Teece “…nell’economia moderna il vantaggio competitivo delle imprese non deriva dalla posizione di mercato, ma da proprietà intellettuali difficili da replicare e dal modo in cui vengono impiegate. Il modo in cui si dispongono ed impiegano queste competenze e risorse intellettuali determinerà in misura decisiva il risultato competitivo e il successo commerciale dell’impresa…”. A tal proposito nell’odierna Knowledge economy la proprietà intellettuale non può più essere considerata una semplice funzione legale e non può più essere semplicemente riferita alla sola tutela legale dei prodotti, è opportuno che inizi ad essere considerata una parte integrante della strategia aziendale sotto la diretta responsabilità dei capi aziendali. Una strategia brevettuale non è garanzia di successo negli affari, ma una politica che tenga conto della brevettazione sotto il punto di vista strategico può aumentare di molto le chance di un amministratore delegato di poter guidare l’impresa al successo commerciale aumentando il ritorno agli azionisti.

Il cambiamento che viene richiesto ai manager per gestire il nuovo ruolo strategico della proprietà intellettuale è per molti versi analogo ai problemi che gli stessi dovettero affrontare all’inizio degli anni ‘90 quando prese piede l’Information Technology. Anch’essa una volta era considerata una funzione strettamente “tecnica” separata dalla strategia aziendale, ora è trattata come un fattore strategico di successo ed è un elemento importante per il successo aziendale. “Ritengo che lo stesso accadrà con la proprietà intellettuale”, afferma Alberto Torres della società di consulenza McKinsey & Company, componente dell’unità specializzata in intellectual asset management. “In futuro i Ceo dovranno diventare competenti su questo argomento, dovranno pensare che esso costituisce una leva per creare valore per l’azienda.” E’ inoltre opportuno considerare che dall’anno 2005, per tutte le società quotate, sarà obbligatoria la valutazione degli asset intellettuali aziendali da parte di un advisor esterno. Con asset intellettuali si intendono quindi i marchi, i brevetti e le proprietà intellettuali che sempre maggiormente incidono sul valore di mercato di un’impresa.

Nell’ultima decade la brevettazione è cresciuta in maniera considerevole. Questo trend palesa l’importanza della brevettazione in un contesto di economia competitiva. La crescita corrisponde ad una nuova organizzazione della ricerca, che risulta essere sempre meno concentrata sulla singola

AB

Page 4: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

impresa e sempre maggiormente basata sulla condivisione della conoscenza. I processi di innovazione, nell’area OECD (Organisation for Economic Co-peration and Development; appartengono all’OECD i seguenti paesi: Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Inghilterra, USA, Giappone, Finlandia, Australia, Nuova Zelanda, Messico, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Corea, Slovacchia), sono sempre più incentrati sulla competitività, sulla cooperazione, sulla globalizzazione e fortemente dipendenti dalle industrie ‘technology-based”. La brevettazione sta ricoprendo sempre più un ruolo di primaria importanza in contesti caratterizzati da elevata innovatività. Fra il 1992 e il 2002, il numero di brevetti richiesti in Europa (EPO: European Patent Office), Giappone (JPO Japanise Patent Office) e Stati Uniti (USPTO: United States Patent and Trade Office) e’ aumentato di più del 40%. L’aumento nell’utilizzo della brevettazione, come strumento per la protezione da parte di imprese private ed enti pubblici, e’ strettamente correlato all’evoluzione dei processi innovativi, al proliferare dell’economia e all’introduzione di nuove normative inerenti la brevettazione. In appendice C sono riportati i dati relativi alla crescita avuta dalla brevettazione nell’ultimo ventennio.

Il grande aumento delle richieste di brevetto è dovuto sia all’introduzione di nuove tipologie di invenzioni (nel campo del software, della genetica, ecc.) che dall’aumento della difendibilità dei diritti di proprietà sulle invenzioni brevettate. Con riferimento ad un progetto proposto da Cohen et al.(2000) riguardante i meccanismi di protezione degli asset intellettuali in azienda, si può evincere come la brevettazione non sia sempre indicata come la migliore strategia di difesa dell’innovazione: è possibile notare come le aziende di maggiori dimensioni siano più propense che in passato all’utilizzo della brevettazione ma che ai fini di protezione, la segretezza sia lo strumento preferito. Attraverso l’analisi proposta da Cohen, e con i risultati da essa ottenuta, traspare come esistano altre motivazioni, oltre alla ricerca di protezione per l’innovazione, che possano spingere un’azienda a brevettare, ad esempio la commercializzazione delle licenze, il potere negoziale durante accordi commerciali ed infine la capacità di interdire la concorrenza nella brevettazione di innovazioni simili. Nel corso dell’analisi è emerso come le imprese ricorrano alla brevettazione per motivazioni strettamente dipendenti al settore di riferimento. Una differenziazione proposta è quella fra imprese che realizzano prodotti discreti e quelle che invece realizzano prodotti complessi o sistemici:

• Le imprese che realizzano prodotti “discreti”, ad esempio quelle appartenenti al settore chimico e farmaceutico, fanno ricorso alla brevettazione per poter bloccare lo sviluppo di prodotti simili da parte della concorrenza;

• Le imprese che operano nei settori dei prodotti “sistemici o complessi”, ad esempio nel settore delle telecomunicazioni o dei semiconduttori, fanno ricorso alla brevettazione per acquisire vantaggio competitivo nel processo di negoziazione con i concorrenti;

Un’ulteriore differenziazione è proposta a livello di efficacia dei meccanismi di appropriazione dei vantaggi dell’innovazione, con una differenziazione fra innovazioni di prodotto e di processo. È opportuno specificare come le indagini presentate facciano riferimento a realtà statunitensi che in modo aggregato risultano applicabili anche alle nostre industrie mentre puntualmente perdono di significato.

Esistono alcune motivazioni per le quali l’industria italiana è stata poco propensa, e lo è tutt’ora, all’attività di brevettazione. In seguito sono elencati alcuni fattori che non favoriscono, o non hanno favorito, questo tipo di attività:

• La tipologia delle industrie che caratterizzano l’economia italiana. Storicamente le industrie che originano il maggior numero di brevetti, sono quelle appartenenti ai settori high-tech, semiconduttori, aerospaziale, chimico e farmaceutico, che non rappresentano, se non in minima parte, il nostro tessuto di imprese;

AB

Page 5: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

• La scarsa innovatività e gli scarsi investimenti in R&S del settore pubblico e privato. A questo proposito viene riportato un grafico pubblicato in uno studio di OECD riguardante l’intensità della R&S;

• Le ridotte dimensioni del mercato italiano; • I tardivi cambiamenti del ruolo delle università pubbliche italiane che solo ultimamente si sono

dimostrate interessate a collaborazioni con le imprese del territorio, commercializzando anche le innovazioni sviluppate nei propri laboratori di R&S;

• La scarsa considerazione delle opportunità di mercato derivanti dal possesso di un portafoglio di brevetti aziendale;

• La difficile protezione legale dei diritti brevettuali e le relative cause per infrazione dei brevetti che risultano essere complicate e molto costose;

• Le dimensioni limitate delle imprese italiane che non possono sostenere i costi originati dalla gestione dell’attività brevettale;

• Una mancanza di informazioni e di servizi per le industrie da parte dell’ufficio brevetti italiano, originante una scarsa sensibilizzazione riguardo al valore della proprietà intellettuale aziendale.

Il valore economico che i brevetti rappresentano per un'azienda è da individuare nel contributo,

non sempre esattamente quantificabile, che essi apportano ai suoi profitti. In particolar modo questo può portare, o meno, ad un certo vantaggio competitivo in relazione all’uso strategico che viene fatto della brevettazione. In appendice D si riportano alcuni casi empirici di ricorso alla brevettazione, con conseguenti vantaggi e rischi ad esso associati. Tale contributo può esplicarsi in vari modi:

1. Fabbricazione e vendita del prodotto in esclusiva con relativa acquisizione del vantaggio del first mover; 2. Possibilità di concedere licenze; 3. Possibilità di vendita/acquisto del brevetto; 4. Conquista di una posizione di leadership in un ambito tecnologico; 5. Difesa della “freedom to operate” aziendale (cioè della libertà operativa dell’azienda); 6. Aumento di prestigio e crescita del valore dei beni immateriali aziendali; 7. Effetto stimolante nei confronti dell'attività di ricerca e sviluppo; 1. Fabbricazione e vendita del prodotto in esclusiva con relativa acquisizione del

vantaggio del first mover. Si fa riferimento al caso in cui un’impresa decida di sfruttare il brevetto senza la concessione di licenze a terzi (almeno in un primo momento). In corrispondenza della seguente situazione il ritorno economico è da desumersi principalmente in relazione a due fattori: il volume di vendita derivante dal commercio del prodotto in esclusiva e la possibilità di praticare un prezzo di monopolio. Strategicamente la scelta di questo specifico utilizzo della brevettazione viene fatta a seguito di alcune considerazioni riguardanti: La frazione di mercato che può essere servita dai propri canali di distribuzione e di vendita; Le dimensioni dell'azienda e le risorse disponibili; L'efficacia della protezione brevettuale; I prezzi praticabili; Le norme in materia di attuazione obbligatoria del brevetto tramite fabbricazione in loco o su

importazione dello stesso.

2. Possibilità di concedere licenze. In questo caso il valore economico del brevetto è da calcolarsi principalmente sulla base delle

AB

Page 6: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

royalties che verranno quantificate nel contratto di licenza. Generalmente esse vengono fissate sulla base di valori di mercato, considerando che i valori più alti delle royalties si riscontrano solitamente per prodotti a valore aggiunto più elevato, mentre in industrie a grande volume produttivo ed appartenenti a settori caratterizzati da elevata competizione (un esempio è il settore automobilistico) la royalty può scendere a valori assai contenuti. Esistono altre metodologie di determinazione della royalty, ad esempio può essere prevista una royalty decrescente nel tempo o col volume delle vendite, oppure una royalty fissa con compenso minimo annuo comunque assicurato. In aggiunta al ritorno economico costituito dalle royalties, un ulteriore utilizzo della brevettazione può essere quello del cross-licensing, cioè la possibilità di ottenere dal licenziatario licenze su i brevetti di proprietà in cambio della concessione di licenze della controparte; questa metodologia viene largamente utilizzata dalle aziende appartenenti al settore dei semiconduttori.

3. Possibilità di vendita/acquisto del brevetto La vendita di un brevetto da parte di un’azienda di dimensioni significative è una eventualità poco frequente possedendo questa risorse sufficienti per gestirne elevati volumi, esistono tuttavia brevetti che non sono più indispensabili per l’azienda e che possono quindi essere concessi in licenza o addirittura ceduti. Più frequente è invece il caso opposto, quello dell’acquisto del brevetto, che normalmente viene concluso con un inventore privato, uno studio di progettazione o un centro di ricerca. Le condizioni dell'acquisto possono prevedere il pagamento di una somma una-tantum oppure una forma di pagamento determinata con criteri del tutto analoghi a quelle previste nei contratti di licenza. Ciò è originato dal fatto che la cessione di un brevetto equivale ad una licenza esclusiva concessa per tutta la durata dello stesso.

4. Conquista di una posizione di leadership in un ambito tecnologico Al fine di conquistare o mantenere una posizione dominante o in ogni caso competitiva nei confronti dei maggiori concorrenti a livello nazionale/internazionale, può risultare essenziale il possesso di un nutrito portafoglio brevetti. La costituzione e il mantenimento di tale portafoglio è uno fra i più importanti obiettivi strategici per i gruppi industriali internazionali appartenenti a quei settori in cui la brevettazione può originare vantaggi competitivi. Esso è solitamente composto da un limitato numero di brevetti riferiti ai prodotti di spiccato interesse commerciale e da una restante parte, di minor importanza, la cui presenza è giustificata in modo quasi esclusivo dall'esigenza di assicurare un determinato volume al portafoglio. Spesso, negli scambi di licenze fra importanti gruppi industriali, il volume del portafoglio può giocare un ruolo assai rilevante e offrire reciprocamente la possibilità di sgravare la propria produzione dal pagamento di royalties. Infatti, se i portafogli delle due parti risultano equivalenti, l’accordo può essere concluso in forma di scambio reciproco senza oneri per entrambe le parti. Il risparmio economico che si viene così a realizzare risulta particolarmente sensibile nel caso di licenze reciproche estese all'intero portafoglio brevetti, le quali se fossero invece concesse sulla base del pagamento di un compenso porterebbero in molti casi all'esborso di una royalty sull'intero fatturato, e quindi al pagamento di un compenso assai elevato. Un altro vantaggio riconducibile al precedente è la possibilità di una tacita intesa di reciproca non belligeranza brevettuale, in quanto, pur sfruttando una parte di brevetti della controparte, nessuna delle due vuole intraprendere mozioni legali essendo entrambe perfettamente consapevoli del mutuo sfruttamento.

5. Difesa della “freedom to operate” aziendale. Si vuole in questo modo evitare il blocco completo, o parziale, della produzione dovuto a cause legali intentate dalla concorrenza. Può realizzarsi la situazione in cui prodotti finiti aziendali siano ottenuti mediante l’introduzione di innovazioni di prodotto o processo non prontamente brevettate. È possibile che anche la concorrenza decida l’utilizzo di quelle particolari soluzioni nei prodotti o processi e ricorra alla brevettazione per tutelarsi da imitazioni. La prima azienda conseguentemente al mancato utilizzo della brevettazione, può trovarsi costretta a limitazioni all’uso e all’espansione dei propri processi di

AB

Page 7: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

produzione perché basati o utilizzanti brevetti della concorrenza. Analogamente anche i mercati e le reti distributive associate possono venire interessati e a loro volta costretti al sotto-dimensionamento. Si ricorre quindi alla brevettazione per prevenire questo tipo di rischio che calcolato ex-ante sembra avere importanza marginale, mentre considerato ex-post acquista notevolmente di importanza.

6. Aumento di prestigio e crescita del valore dei beni immateriali aziendali. Il possesso di numerosi brevetti contribuisce ad aumentare il prestigio del top management e crea nel pubblico l'immagine di un’azienda protesa verso posizioni avanzate e costantemente impegnata in attività innovative e creative. Un aumento di prestigio, oltre ad un ritorno economico particolarmente rilevante, si ha quando innovazioni tecnologiche dell'azienda vengono addirittura omologate come standard nazionale per il settore di competenza. Nel caso poi di partecipazione a gare di appalto la titolarità di numerosi brevetti può costituire titolo sufficiente a dimostrare all'ente committente l'alto livello di specializzazione delle proprie tecnologie e dei propri tecnici favorendo in tal modo l'assegnazione delle commesse. La valenza del portafoglio brevetti aziendale si avverte anche quando deve essere stimato il capitale intellettuale aziendale, maggiore è il numero e la valenza dei brevetti, maggiore sarà il valore assegnato all’impresa stessa.

7 Effetto stimolante nei confronti dell'attività di ricerca e sviluppo. L'effetto stimolante che una politica rivolta all'ottenimento e alla conservazione di un portafoglio brevetti esercita nei confronti dell'attività innovativa e creativa di tecnici e ricercatori è un altro aspetto da considerare nel valutare il valore economico dei brevetti. Più aumenta in un’azienda l'importanza attribuita ai brevetti, più cresce nei ricercatori la consapevolezza di poter vantare come titolo di merito la paternità di una o più innovazioni.

Le considerazioni fatte possono essere utilizzate al fine di individuare tendenze nell’ambito dei meccanismi di protezione dell’innovazione. È quindi necessario chiarire se:

• L’impresa appartiene a settori in cui la brevettazione rappresenta un’opportunità e può quindi originare un vantaggio competitivo;

• Fino a quale grado di dettaglio sia possibile definire l’innovazione brevettata, quindi il grado di specificità del brevetto;

• La facilità nell’identificare possibili contraffattori, e quindi il poter fare ricorso agli strumenti legali.

Le aziende devono originare una struttura organizzativa per far in modo che le decisioni prese riguardo alla proprietà intellettuale vadano ad interessare tutta l’impresa: alcune imprese hanno formato una business unit dedicata interamente alla proprietà intellettuale con responsabilità sui profitti e sulle perdite nella gestione dei brevetti considerati come patrimonio aziendale, altre aziende trovano più funzionale l’utilizzo di un Intellectual Asset Management Team con la funzione di gestione del patrimonio brevettuale delle diverse business unit, oppure, specialmente le aziende più piccole, possono decidere che i collegamenti siano gestiti direttamente dalle unità funzionali dell’impresa (ricerca e sviluppo, prodotti, marketing, finanza, e business development), anziché dalle business unit (soprattutto se non hanno molte unità). Quindi la proprietà intellettuale dovrebbe essere trattata non solo come uno strumento legale, ma come una ricchezza aziendale ed uno strumento strategico di business fondamentale per il successo competitivo dell’impresa.

Al fine di ottenere una più efficiente ed efficace gestione del patrimonio brevettuale, ci sono delle ipotesi da cui è impossibile prescindere; qui di seguito sono riportati quattro punti ritenuti di fondamentale interesse:

AB

Page 8: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

a) È opportuno non considerare alcun pre-studio completo senza un’adeguata ricerca effettuata sui brevetti richiesti dalla concorrenza riferiti a prodotti o processi che interessano lo stesso mercato;

b) Precedentemente a qualsiasi divulgazione al di fuori dell’ambito aziendale è necessaria un’attenta valutazione del potenziale brevettuale delle ricerche condotte in-house;

c) È fondamentale che esistano internamente all’azienda procedure di riservatezza e di gestione dell’informazione riservata;

d) È necessario che all’interno dell’impresa sia fortemente sentito il problema di come poter ottenere il massimo valore competitivo e il maggior ritorno economico dal patrimonio intellettuale aziendale.

Esiste la possibilità oggettiva di ottenere ampia protezione all’imitazione e un sostanzioso ritorno economico da una oculata gestione della proprietà intellettuale, ma è opportuno tuttavia che vi sia un interesse da parte delle aziende nel ricercare un vantaggio competitivo anche nella gestione del patrimonio intellettuale.

Come ha affermato in più occasioni l’ing. Andrew Ball responsabile della proprietà intellettuale di Tetra Pak: “ …se è vero che nessuno lascerebbe mai la propria autovettura parcheggiata di notte al centro di città quali Londra, New York o Milano, senza aver prima ben chiuso le portiere e inserito l’allarme, perché gli imprenditori sono soliti farlo con gli investimenti in R&S delle loro aziende?...”.

AB

Page 9: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Appendice A

Brevetto Italiano

Come si deposita un brevetto in Italia

Data la complessità della materia per depositare una domanda di brevetto è sempre buona regola rivolgersi ad un esperto, anche se teoricamente è possibile farlo da soli rivolgendosi agli uffici competenti della Camera di Commercio che forniscono informazioni sommarie su come procedere per effettuare il deposito, anche se non sono tenuti a dare una consulenza specifica sul caso concreto eventualmente proposto dall’utente: in Italia i brevetti vengono concessi, o respinti, senza che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi effettui alcuna indagine sulla novità.

Per procedere al deposito di una domanda di brevetto occorre avere a disposizione gli specifici moduli scaricabili anche da internet: due modelli distinti a seconda della domanda, per invenzione oppure per modello di utilità. Al modulo deve essere allegata una descrizione tecnica dettagliata del trovato e le tavole di disegno che raffigurano l’oggetto preferibilmente in assonometria ed eventualmente in spaccato e sezioni, a seconda del tipo di trovato, oppure sotto forma di schema a blocchi se si tratta di un circuito elettrico o di un sistema operativo. La descrizione deve essere impostata partendo da una panoramica sullo stato attuale dell’arte, evidenziando che cosa esiste ed è noto già per risolvere le problematiche che stanno alla base della nuova invenzione, evidenziando anche gli svantaggi o i punti deboli dei trovati esistenti. Se la descrizione del brevetto non è sufficientemente completa, forse sarà più gravoso copiare l’invenzione, ma diventerà anche difficile difenderne l’esclusiva; la validità del brevetto richiede infatti una descrizione precisa, completata da rivendicazioni che specifichino in cosa consiste precisamente l’oggetto dell'invenzione. Una descrizione insufficiente può rendere nullo il brevetto, sia quando esso è ancora allo stadio della domanda, sia dopo la concessione del brevetto stesso: imprecisioni o lacune limitano infatti, a volte anche drasticamente, l’ambito della tutela.

Fatto ciò, occorre mettere in risalto lo scopo dell’invenzione, ovvero che cosa l’invenzione vuole risolvere, dopo di che si passerà a descrivere i vantaggi che essa offre ed il modo in cui risolve il problema proposto. La descrizione vera e propria comprende un’esplicazione del contenuto delle tavole di disegno in modo da far capire che cosa si vuole indicare con ogni numero ed un approfondimento sulle caratteristiche costruttive dell’invenzione. In questo lavoro sono molto utili le tavole di disegno che devono raffigurare in assonometria, ed in alcuni casi anche in sezione, l’oggetto da brevettare in modo che ad ogni componente corrisponda un numero che viene scritto al suo fianco sulla tavola. I disegni possono contenere solo numeri di riferimento, e non scritte o diciture di altro genere; in questo modo è possibile dare delle specifiche riguardanti gli elementi costituenti l’oggetto, assegnando il numero X sulla tavola al primo elemento, il numero X2 ad un secondo elemento, e così via. Superata la descrizione delle tavole, occorre entrare nei particolari costruttivi e di funzionamento dell’oggetto spiegando come è fatto e perché è fatto così, i vantaggi che offre costruire l’oggetto in un certo modo piuttosto che in un altro. Di solito si raccomanda di enunciare in un primo momento gli aspetti più innovativi in modo ampio, per poi dopo descriverli meglio uno ad uno nei loro dettagli. La parte alla quale si deve prestare più attenzione resta comunque la stesura delle “rivendicazioni” che rappresentano gli elementi sui quali si fonda l’interpretazione del brevetto e la valutazione della sua forza. Le rivendicazioni vengono formulate “a cascata”, nel senso che la prima è quella più importante, cioè quella che racchiude il nucleo centrale dell’invenzione, mentre le successive sono delle puntualizzazioni della prima.

AB

Page 10: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Normalmente una domanda di brevetto resta segreta per 18 mesi, ma, chiedendo l’anticipata accessibilità al pubblico, essa diventa pubblica dopo 90 giorni risolvendo questo tipo di problema. Tuttavia, mantenere la domanda segreta più a lungo, presenta notevoli vantaggi perché più tardi la concorrenza potrà leggere il testo della domanda, più tardi potrà organizzarsi di conseguenza: per questo motivo la maggior parte delle domande vengono mantenute segrete il più a lungo possibile.

Il deposito della domanda si effettua presso una qualsiasi Camera di Commercio che rilascia una copia del frontespizio sul quale appare la data ed il numero di deposito, che ha una conformazione del tipo: GE05A000001, dove con "MI" si indica la provincia presso la quale si è depositato il brevetto (Ge per Genova, ma può essere BO per Bologna, RM per Roma, e così via), "05" indica l’anno del deposito, "A" (o "U") indica il tipo di domanda, rispettivamente per invenzione o per modello di utilità, ed infine "000001" indica il numero progressivo del deposito della domanda. Da questo momento passeranno parecchi mesi, di solito 3 o 4 anni, prima che la domanda di brevetto venga accolta o respinta dal Ministero e ciò determina non un periodo di inoperatività, ma certo di difficoltà nell’utilizzo della privativa. Normalmente si cedono, si danno in licenza, si producono oggetti per i quali una domanda di brevetto è pendente, ma che non sono ancora tecnicamente brevettati. In queste situazioni è bene tener conto che si può comunque agire contro un contraffattore sulla base della sola domanda di brevetto pubblica e che, nel caso in cui lo si dia in licenza, occorre inserire un’apposita clausola che eviti ogni responsabilità del licenziante nel caso in cui il brevetto non venga poi concesso.

Analizziamo l’aspetto costo del brevetto: ovviamente questo dipende dal tipo di invenzione, o creazione se si tratta di design, e dall’estensione territoriale della tutela che si vuole ottenere. La presentazione di una domanda di brevetto italiano o modello di utilità italiano può richiedere anche solo un migliaio di euro, ma il costo sale rapidamente se si tratta di materia particolarmente complessa e soprattutto se la protezione deve includere vaste aree regionali come l’Europa o paesi esteri come gli U.S.A. o il Giappone. Per un’impresa brevettare un ritrovato è solo una fase di un programma di ricerca del prodotto innovativo, che comprende il lavoro di progettazione, sviluppo, produzione del ritrovato e promozione commerciale. Nell’ambito di tale processo, i costi di brevettazione generalmente sono una percentuale minima della spesa complessiva, anche nel caso in cui si decida di depositare domande di brevetto in molti paesi esteri. Comunque, è certamente importante ottimizzare i costi di brevettazione: scegliere la forma di tutela adatta, valutare accuratamente quale estensione territoriale sia più conveniente e limitare i rischi di insuccesso, ove opportuno, tramite preventive ricerche di novità o almeno con ricerche brevettuali esplorative.

Ci sono vari forme di tutela per i brevetti: esistono infatti strumenti di difesa che possono risultare molto efficaci. Tra questi abbiamo:

• diffida: talvolta è sufficiente rendere noto al contraffattore l’esistenza del brevetto e diffidarlo dal continuare la sua attività illecita, per ottenere la cessazione della contraffazione;

• sequestro dei prodotti contraffatti o inibitoria alla prosecuzione dell’attività di fabbricazione: si tratta, come nel caso della descrizione giudiziale (vedi paragrafo seguente), di misure cautelari che possono essere richieste al giudice sia prima di instaurare una causa, sia nel corso del giudizio. Tali provvedimenti, se concessi, risultano estremamente efficaci nella difesa del brevetto;

• descrizione giudiziale: come per il sequestro e l’inibitoria, deve essere richiesta al giudice per acquisire la prova di una supposta contraffazione. La descrizione è effettuata dall’Ufficiale Giudiziario e può avvenire anche durante una fiera con evidente pregiudizio per il contraffattore;

• denuncia penale: presuppone il dolo del contraffattore e comporta l’applicazione di una multa, oltre alla possibilità di un sequestro dei prodotti.

AB

Page 11: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Registrazione di disegni e modelli Si può costituire oggetto di registrazione, come disegno o modello, l’aspetto dell’intero prodotto

o di una parte di esso, purché sia nuovo e dotato di carattere individuale, mentre non viene più richiesto, come in passato, il requisito del valore estetico. Con una sola domanda può essere richiesta la registrazione per non più di 100 disegni o modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti facenti parte della stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli; non è invece ammessa una domanda di registrazione concernente più registrazioni, ovvero una sola registrazione per più modelli. Se la domanda non è ammissibile, l’U.I.B.M. invita l’interessato a limitare la domanda stessa alla parte ammissibile. Anche se non è obbligatorio, prima di depositare una domanda di brevetto è bene accertarsi che non esistano brevetti anteriori identici al proprio. In Italia i brevetti vengono infatti concessi senza alcun esame della novità, per cui non offrono alcuna garanzia da questo punto di vista. Per effettuare una ricerca di novità si possono scegliere diverse soluzioni.

Presso alcune Camere di Commercio è possibile effettuare una ricerca consultando la Banca dati nazionale dei brevetti e dei marchi e svolgere, a costo molto contenuto, un’indagine sui brevetti esistenti. Questo tipo di indagine non offre, tuttavia, molta sicurezza e lo stesso Ministero avverte della incertezza dei dati che potrebbero risultare incompleti. Questo tipo d’indagine è la più economica, ma anche la più insicura, sia perché mancano, dagli archivi a disposizione del pubblico, i dati relativi a molti brevetti, sia perché la ricerca può essere non formulata correttamente, dato che si basa sul reperimento dei brevetti che contengono nel titolo una parola indicata dall’utente. Infatti se si vuole vedere, ad esempio, quanti aspirapolvere sono stati brevettati si inserirà nel motore di ricerca il termine "aspirapolvere" e ci verrà fornito un determinato risultato con una lista di titoli che contengono quella parola. Ci sembrerà di avere esaurito il quadro, ma in realtà mancheranno all’appello moltissimi brevetti che, pur riguardando un aspirapolvere, non abbiano inserito nell’osservazione. E’ una ricerca che, seppur generica, è sempre meglio di niente e nel caso in cui risulti che un brevetto è già esistente farà risparmiare soldi e tempo inutile, mentre, viceversa, nel caso in cui non faccia risultare alcuna anteriorità, non risulterà condizione sufficiente per la garanzia di novità. Per effettuare una ricerca seria ed approfondita, attualmente, la cosa migliore da fare è quella di rivolgersi ad uno studio specializzato o ad una società che faccia questo tipo di indagine. Queste agenzie effettuano le ricerche utilizzando banche dati internazionali che contengono i dati di circa 40 stati ed effettuano controlli paralleli su più banche dati per evitare omissioni. Un’indagine di tal genere, effettuata a pagamento, viene garantita intorno al 90%, ed è l’unica umanamente possibile che possa offrire all’inventore un quadro pressoché completo dello stato della tecnica relativo al trovato inventivo da lui realizzato o una panoramica sui marchi identici simili o similari già registrati da altri.

In una visione più generale del concetto di brevetto, è possibile individuarne altri tipi: infatti sarà possibile depositare anche brevetti europei, internazionali o in singoli stati esteri, ma queste procedure sono molto complesse, per cui per procedere è consigliabile rivolgersi ad un professionista del settore.

Il Brevetto Europeo

Il brevetto europeo consente di poter richiedere ed ottenere, con un'unica procedura, il brevetto in più stati dell'Europa. La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 1 anno dal deposito in Italia di un brevetto nazionale e consente di poter ottenere un brevetto valido non solo in tutti gli stati dell’Unione Europea, ma anche in altri paesi limitrofi che hanno aderito all’accordo.

AB

Page 12: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

La procedura prevede una prima fase che comprende il deposito della domanda, l'esame delle condizioni formali, la ricerca di novità e la pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito, della domanda e del rapporto di ricerca. Ad essa fa seguito la fase di esame vera e propria, che inizia su richiesta dell'inventore, il quale deve pagare anche la relativa tassa di esame, senza la quale la domanda di brevetto viene considerata abbandonata. Nel momento dell'esame il brevetto può essere accolto o respinto ed è possibile opporsi alla decisione dell'Ufficio preparando un apposito ricorso.

Il brevetto europeo può rappresentare un'autonoma domanda di brevetto o essere inserito come brevetto regionale all'interno di una domanda di brevetto internazionale, in questo secondo caso si parla di Euro-PCT. Il costo per la presentazione di una domanda di brevetto europeo varia in base al numero degli stati scelti e comprende le tasse di deposito e di ricerca, la traduzione e le spese per la preparazione della domanda. Una volta eseguita la ricerca di novità , pagata la tassa di esame si ottiene l’accoglimento o il rigetto del brevetto.

Pur essendo teoricamente possibile procedere da soli per il deposito di una domanda di brevetto europeo, la complessità della procedura sconsiglia di farlo e risulta quasi sempre necessario rivolgersi ad un professionista della materia.

Il Brevetto Internazionale Il brevetto internazionale, detto PCT (Patent Cooperation Treaty), consente di “prenotare” il

brevetto praticamente in tutto il mondo. Con una procedura, inizialmente unitaria, l'Ufficio internazionale procede ad effettuare una ricerca di novità e, successivamente, un esame preliminare internazionale a seguito del quale fornisce al richiedente una valutazione in merito alla possibilità che la domanda di brevetto ha di essere accolta. Una volta completata questa fase, in genere dopo 30 mesi dalla data di priorità, si dovrà entrare nelle fasi nazionali o regionali chiedendo ad ogni nazione di esaminare il brevetto e di concederlo. Da questo momento in poi il brevetto si scinderà in tanti brevetti nazionali che seguiranno ognuno una propria sorte ed un proprio iter.

L'ente presso il quale si presentano le domande di brevetto internazionale è la WIPO, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che ha sede a Ginevra.

Il costo per la presentazione della domanda iniziale di brevetto internazionale varia in base al numero degli stati indicati e comprende la preparazione del deposito, le traduzioni e le tasse di deposito e di ricerca. Per scegliere oculatamente, occorre individuare correttamente gli stati che interessano, valutando bene quali sono gli stati nei quali l’invenzione può essere prodotta o commercializzata, considerando altresì di escludere quegli stati nei quali quasi certamente non si andrà a fare una causa di contraffazione per i costi eccessivi o per le difficoltà pratiche ad essa relative. Questa decisione varia in base al tipo di invenzione.

La procedura prevista dal PCT è piuttosto complessa e tutte le relazioni con l'Ufficio brevetti internazionale devono essere intrattenute in inglese o in francese o in tedesco. Per ottenere questo brevetto è quindi sconsigliabile procedere da soli essendo quasi indispensabile rivolgersi ad un esperto.

Il Brevetti Estero Se non si vuole depositare un brevetto europeo o internazionale, ma si desidera comunque

essere protetti in uno specifico stato, non resta altro da fare che rivolgersi all’ufficio nazionale ed informarsi volta per volta su quale sia la disciplina specifica di quello stato. Spesso si considera l’ipotesi di estendere un brevetto all’estero solo quando il prodotto brevettato comincia a essere richiesto anche in altri paesi: a quel punto, però, di solito è troppo tardi. L’estensione all’estero dei brevetti va di regola effettuata nei termini previsti dalla Convenzione di Parigi che ha istituito il cosiddetto diritto di priorità; la Convenzione stabilisce che i termini per l’estensione all’estero sono di 12 mesi dal primo deposito per le invenzioni e i modelli di utilità, e di 6 mesi per il design. Durante questo periodo, chi deposita una domanda in uno degli stati aderenti alla Convenzione gode di un diritto di priorità, grazie al quale:

AB

Page 13: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

• ogni divulgazione dell’invenzione non pregiudica la novità della successiva domanda di brevetto per la stessa invenzione depositata in qualunque altro paese aderente alla Convenzione;

• qualsiasi diritto di terzi sulla stessa invenzione in uno stato aderente alla Convenzione è nullo, se risulta successivo alla data di priorità, cioè alla data del primo deposito nel paese di origine.

Se il termine previsto dalla Convenzione di Parigi è scaduto, non è più possibile rivendicare la priorità del brevetto. Tuttavia, si può depositare una nuova domanda di brevetto in ciascuno stato estero, a patto che in tale stato l’invenzione non sia stata già resa pubblica, o non sia già oggetto di un precedente brevetto altrui.

AB

Page 14: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Appendice B

Esempio di brevetto Brevetti software In questo esempio cerchiamo di presentare in maniera sintetica ma precisa la annosa questione dei brevetti sulle idee astratte, spesso detti «brevetti software» e ultimamente «invenzioni implementate al calcolatore». Le tre denominazioni sono assolutamente equivalenti, nonostante l'ultima dia come assunto che il brevetto sia appropriato in quanto si tratta di «invenzioni». Il software, in realtà, è una pura elaborazione logica, in nulla dissimile dalla matematica; non a caso, «The Art of Computer Programming», uno dei più completi testi sulle metodologie di soluzione dei problemi tramite calcolatore, è opera di Donald Knuth, un matematico. In questo contesto ci troviamo in difficoltà a definire «invenzioni» i programmi per elaboratore, che sono molto più assimilabili alle dissertazioni che ai manufatti meccanici o di altra natura concreta. Questo non preclude che un’invenzione, un manufatto, possano includere una parte software al loro interno: l'argomento di discussione è se il software senza il manufatto possa costituire invenzione e sia quindi brevettabile. Il brevetto è uno strumento nato per stimolare lo sviluppo della scienza e delle arti utili, come sancito da diverse costituzioni nazionali. Al fine di stimolare lo sviluppo, un punto cardine della normativa brevettuale in tutte le legislazioni nazionali sta nella rivelazione dell'«insegnamento inventivo», cioè della realizzazione per cui si chiede l'esclusiva, perché lo stato dell'arte possa progredire. Non a caso, la convenzione europea dei brevetti vieta la brevettabilità dei metodi commerciali, delle teorie matematiche, dei programmi per elaboratore e altre categorie di invenzioni astratte, divieto presente anche nella normativa italiana. È importante ricordare come i programmi per elaboratore ricadano già sotto la normativa del diritto d'autore, come ratificato da tutti i maggiori trattati internazionali: su queste basi legali, ogni argomentazione sulla necessità di «proteggere» il software è infondata. Nessun settore dell'attività umana giova di entrambe le normative, quella brevettuale e quella autorale. Il concetto di tutela dell'inventore, spesso usato per giustificare un allargamento del campo di applicazione dei brevetti, ha la sua ragion d'essere nel momento in cui lo sviluppo di un'invenzione richiede costosi investimenti, anche considerando che non tutte le invenzioni si riescono a convertire in un prodotto commercialmente interessante. Il monopolio ventennale (il brevetto) sull'utilizzo dell'invenzione di successo serve anche a coprire le spese di ricerca che non hanno uno sbocco produttivo. Questa situazione non ha alcun riscontro nel campo delle idee astratte; non esistono costi di ricerca concreti a fronte dello sviluppo di idee, per cui non è necessario concedere l'esclusiva sull'utilizzo della presunta invenzione, perché l'idea viene realizzata in ogni caso. Ma come diceva Thomas Edison, «il lavoro dell'inventore è 1% ispirazione e 99% sudore», e quando all'idea astratta viene aggiunto il vero lavoro, il 99%, otteniamo uno specifico programma, il cui autore è tutelato dalla normativa sul diritto d'autore. Chiunque lavori in un campo informatico produce in continuazione nuove idee o nuovi programmi per elaboratore e spesso la stessa procedura viene realizzata indipentemente da vari attori. Permettere l'utilizzo esclusivo di tali realizzazioni ad uno solo degli autori significa quindi impedire l'attività indipendente di tutti gli altri. In un regime di brevettabilità delle idee, chi lavora usando gli elaboratori troverà quindi il suo cammino pieno di intoppi. Nemmeno chi detiene un brevetto risulterà tutelato, dovendosi scontrare con innumerevoli altri brevetti non appena svolgerà attività produttiva.

AB

Page 15: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

É anche importante ricordare che ottenere un brevetto non è una pratica semplice, per cui molte piccole imprese semplicemente non potranno usufruire di questa possibilità, ma dovranno lavorare in un campo minato dai brevetti realizzati dai loro concorrenti.

Un'altra caratteristica fondamentale dei sistema brevettuale, è la limitazione temporale del monopolio garantito all'inventore. Tale limitazione è stabilita al fine di non bloccare lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo, pur garantendo all'inventore un arco di tempo in cui godere in modo esclusivo dell'invenzione e recuperare gli investimenti di ricerca. In questo arco di tempo l'insegnamento inventivo è comunque già stato pubblicato e arricchisce il patrimonio culturale complessivo. Mentre garantire un monopolio di venti anni può essere sensato nel campo delle realizzazioni meccaniche o idrauliche, tale arco di tempo non ha la minima correlazione con il ciclo di vita di un pacchetto software, che si misura in due o tre anni al massimo. Una copertura brevettuale largamente superiore al ciclo di vita di un prodotto non può che bloccare la crescita culturale e limitare lo sviluppo complessivo di un settore produttivo, nuocendo quindi agli operatori del settore, con la sola esclusione dei pochi che si sono assicurati una copertura brevettuale sufficiente a non venire schiacciati da portafogli più nutriti.

Nonostante il brevetto cosiddetto «software» non sia consentito dalla legge, almeno fino ad ora, sono state già concesse, anche in Europa, diverse migliaia di brevetti di tale tipo, anche perché la pratica è molto diffusa negli Stati Uniti. Il brevetto «software» sarebbe proibito negli Stati Uniti come lo è stato finora in Europa, ma la pratica legale, che in quel sistema ha un peso normativo rilevante, ha rivoltato questa norma. I brevetti astratti americani vengono in genere acquisiti da grosse società (IBM, Apple, Microsoft, ...) che li usano come merce di scambio con altre società, oppure da persone giuridiche create appositamente, le cosiddette «litigation companies», la cui unica attività è riscuotere licenze d'uso sui brevetti che detengono, senza svolgere alcuna attività produttiva né inventiva. Ovviamente, la situazione è tutt'altro che rosea per chi produce nel campo tecnologico e non è stato ancora assorbito in una grossa azienda. Non a caso la piccola e media impresa nel campo tecnologico è quasi inesistente negli Stati Uniti. Numerose organizzazioni e persone autorevoli hanno espresso questo tipo di problemi, ma il sistema legale non ha alcun interesse ad affrontare il problema. La galleria dell'orrore americana è ricca di esempi di brevetti dannosi per il mercato e la società. Alcuni esempi sono «l'acquisto via rete con un singolo click» di Amazon (banale applicazione degli strumenti web esistenti), un algoritmo geometrico per linearizzare immagini panoramiche (realizzato in due ore da uno di noi, ignorando la questione del brevetto), il brevetto sul «link» di British Telecom (il «link» delle pagine web, un banale riferimento ad un documento esterno). Il brevetto sul singolo click è a tutti gli effetti relativo ad un metodo commerciale, che viene precluso ad ogni altro venditore. Ma oggi sono brevettabili negli stati uniti i metodi commerciali in gernere, anche quando svincolati da un'implementazione tramite calcolatore.

In Europa, come sottolineato all'inizio, i brevetti «software» partivano da una situazione di divieto. Nel '97, però, il commissario Monti ha proposto di valutare l'introduzione legale dei brevetti astratti. Tale suggerimento era motivato dal «bisogno di uniformare il mercato europeo a quello americano», pensando con ciò di aiutare il mercato europeo. Ciò ha portato nel 2002 alla stesura di una proposta di Direttiva Europea in tal senso da parte della Commissione. La Commissione Europea ha anche finanziato uno studio sugli effetti di una modifica della normativa, ma invece di commissionarlo ad un gruppo di studiosi di macroeconomia lo ha affidato all'«Intellectual Property Institute» di Londra, che evidentemente non può avere un atteggiamento scientifico e imparziale sul tema. Le conclusioni dello studio dicono che «lo sviluppo dell'economia statunitense ha beneficiato dalla brevettabilità del software» e che «le nostre piccole e medie imprese non reputano interessante usufruire dei brevetti, ma potrebbero benissimo cambiare idea». L'unica cosa dimostrata, insomma, è la posizione delle nostre imprese, contrarie all'estensione della brevettabilità.

AB

Page 16: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

In realtà, la proposta di direttiva in favore dei brevetti software costituisce una minaccia alla libera concorrenza e alle piccole e medie imprese. Se, al contrario, i brevetti software non verranno introdotti, la U.E. godrà di condizioni più favorevoli all'economia ed alla concorrenza tra gli attori, condizioni meno adatte a pratiche di monopolio camuffate da azioni legali di protezione delle invenzioni. La Commissione Europea ha sollecitato pareri sul problema. I risultati della consultazione sono largamente contro i brevetti astratti da parte del mondo tecnico e produttivo, mentre i pareri favorevoli sono limitati principalmente ad organismi legali e grandi aziende già detentrici di brevetti negli Stati Uniti. In particolare, è interessante notare come il 90% delle piccole e medie imprese si sia espressa contro. Si noti come l'analisi delle risposte sia nascostamente ma decisamente di parte, in quanto si parla di «peso economico» delle risposte, e i dati vengono interpretati in maniera a dir poco bizzarra. Nel frattempo, nonostante la norma vigente vieti tuttora la concessione di brevetti su concetti astratti, l'Ufficio Brevetti Europeo ha già approvato 30.000 di tali brevetti, arrivando al punto di piegare le normative, diramando direttive per gli esaminatori in diretto contrasto con la legislazione vigente. Ora, la proposta di direttiva sulle «invenzioni implementate su calcolatore» mira ad estendere il campo di brevettabilità accettando la pratica corrente dell'Ufficio Brevetti. La «galleria degli orrori» dei brevetti europei offre già un'idea di quello che ci aspetta. Andiamo dal brevetto sul formato grafico JPEG alla diagnosi automatica (qualunque diagnosi), dal confronto della pronuncia dell'allievo con la pronuncia dell'insegnante, al ridimensionamento di una finestra grafica quando è oscurata da un'altra finestra, includendo la conversione di nomi da una convenzione ad un altra per rappresentarli.

La brevettabilità delle idee astratte non solleva solo problemi di principio, ma anche problemi pratici non indifferenti. Tali problemi vengono riconosciuti anche dai sostenitori dei brevetti software, anche se non ne viene riconosciuta la strutturale irrisolvibilità. Non è pensabile che un ufficio brevetti possa valutare lo stato dell'arte, quando l'arte in questione copre tutto lo scibile umano (in quanto ogni concetto astratto può essere messo nella forma brevettabile di «programma per elaboratore»). Il risultato è che la maggior parte dei brevetti rilasciati coprono realizzazioni che sono obsolete al momento stesso della richiesta. Ovviamente, una volta concesso il brevetto, nessuno può muoversi in quella parte dello scibile umano senza pagare o essere portato in tribunale.

Un altro problema insolubile è come valutare il «passo inventivo» necessario per l'ottenimento di un brevetto: la maggior parte dei brevetti «software» in effetti non contengono alcun passo inventivo. Inoltre, come citato all'inizio, l'«insegnamento inventivo» relativo al brevetto deve essere rivelato. Invece questo requisito viene spesso aggirato nel caso dei brevetti sulle idee astratte, in quanto la rivelazione dell'invenzione consiste semplicemente nella descrizione a grandi linee del problema (l'1% nella suddivisione di Edison) più che della soluzione allo stesso; questo nonostante il passaggio dall'idea astratta alla realizzazione pratica sia la parte più impegnativa del lavoro inventivo. Negli altri campi tecnologici il brevetto si riferisce al prodotto finito, cioè l'idea e l'arduo lavoro di realizzarla al fine di produrre un «insegnamento inventivo sull'uso delle forze naturali controllabili». Le forze della natura non entrano nel software, che rimane una creazione logica, e l'opera completa è, come già notato, ambito del diritto d'autore. In effetti, quasi tutti gli esempi nelle varie gallerie degli orrori si riferiscono proprio a brevetti sul problema piuttosto che sulla soluzione del problema stesso.

In un quadro come quello descritto, perché c'è così tanta spinta a brevettare il software? Forse il software non è già «protetto» dal diritto d'autore, e nessun altro ambito di produzione umana rientra contemporaneamente nel dominio del diritto d'autore e del brevetto? Chi argomenta a favore della brevettabilità del software in genere usa due argomentazioni: «la tutela del povero inventore» e «l'uniformità del mercato internazionale». Purtroppo nessuna delle due argomentazioni è sostenibile. Il povero inventore dopo aver investito in spese legali per avere il suo brevetto non potrà far altro che sostenere ulteriori spese legali per difendersi dalle cause legali per violazione di altri brevetti. Se ciascuno recintasse il suo metro quadrato di terreno il risultato sarebbe che nessuno potrebbe muoversi e gli unici a guadagnarci sarebbero i venditori di recinzioni.

AB

Page 17: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

L'uniformità del mercato sicuramente è un argomento insostenibile non appena si verifica la situazione negli Stati Uniti, dove le aziende minori vengono spesso soffocate o acquisite a causa di supposte violazioni di brevetto (gli esempi fanno parte della galleria degli orrori già citata). É interessante notare, poi, come chi spinga per la brevettabilità delle idee sia sempre qualcuno che ha interessi personali nella questione: o si tratta di dirigenti degli uffici brevetti, o si tratta di studi legali specializzati nella questione, o si tratta di aziende dotate già di un consistente portafoglio brevettuale. Naturalmente non mancano gli studi macroeconomici del problema, e tutti invariabilmente dimostrano come l'estensione del regime di brevettabilità sia nocivo per lo sviluppo del mercato e della tecnologia. Fritz Machlup, già nel 1958 sosteneva che il sistema brevettuale non porta vantaggi nel mercato in cui viene inserito. Da allora sono stati realizzati numerosi altri studi, fino a quello di Bessen e Maskin, del dipartimeto di economia del MIT, che nel 2000 hanno dimostrato la nocività di un sistema brevettuale negli ambiti economici dinamici.

Concludendo, è possibile dire che l'istituzione della brevettabilità del software è nociva per la piccola e media impresa. L'attuale spinta verso questa direzione viene da soggetti con un diretto interesse personale nella questione (uffici brevetti, studi legali, grandi aziende). Qualsiasi programma per elaboratore di una qualche utilità infrange dozzine di brevetti software già validi in USA e che verrebbero riconosciuti anche qui da noi, perciò il mito della «tutela del piccolo inventore» risulta, appunto, soltanto un mito. Non mancano gli studi economici indipendenti a sostegno di questa tesi, mentre gli studi in direzione opposta vengono invariabilmente da parti con specifici interessi. La piccola e media impresa si è finora schierata contro la brevettabilità delle idee astratte, ma occorre prestare molta attenzione agli eventi «informativi» sul problema, valutando con attenzione la posizione di chi prende la parola. L'attuale impostazione rappresenta un vantaggio competitivo dell'Europa rispetto a USA e Giappone. Non abbiamo motivo di cambiarla, per non esporci a pratiche di monopolio e di eliminazione sleale della concorrenza, proprio nel campo strategico delle nuove tecnologie informatiche.

Entriamo nel dettaglio della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici con un breve estratto, ottenuto da un’intervista ad Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano.

C'è oggi un importante dibattito nell'Unione Europea se, per le invenzioni che coinvolgono i programmi per elaboratori elettronici, si debba concedere il rilascio dei brevetti. Il dibattito si incentra, in modo particolare, sulla proposta del Consiglio al Parlamento europeo “sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici”. La proposta è molto breve, prevede solo undici articoli, di cui solo i primi sei stabiliscono norme di diritto sostanziale. I più importanti aspetti di queste norme sono:

• Gli stati membri garantiscono “che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia brevettabile, a condizione che sia atta ad una applicazione industriale, presenti un carattere di novità e implichi un'attività inventiva” . Per determinare se un'invenzione implica un'attività inventiva, le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono arrecare un contributo tecnico.

• Per gli scopi di questa direttiva “un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici s'intende

un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore”.

• Si afferma anche che “il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra l'oggetto della

rivendicazione di brevetto nel suo insieme, i cui elementi possono comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche e lo stato dell'arte”. Per “contributo tecnico” s'intende un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico,giudicato nuovo e non ovvio da una persona competente nella materia.

AB

Page 18: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

• Relativamente alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, queste possono essere rivendicate “come prodotto, ossia come elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o come processo realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di software”.

Il problema di base posto dalla tutela mediante brevetto delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratore non è certamente nuovo e, da sempre, è uno dei temi fondamentali dell'applicazione della legislazione sui brevetti. Si tratta del fatto che un brevetto può essere rilasciato soltanto per un'invenzione industriale. Secondo la dottrina tedesca del 1969, a cui l’autore si è ispirato nella sua tesi di dottorato “I caratteri positivi della brevettabilità secondo il diritto tedesco”, era chiaro che non tutte le invenzioni erano brevettabili, ma solo le invenzioni industriali, cioè“quelle che permettono un uso industriale”, nel senso che un’invenzione deve funzionare a mezzo di forze naturali controllabili miranti ad ottenere un risultato che si inserisce in un campo similmente delimitato dell'azione umana. Da questo si deduce che ogni cosa che poteva essere considerata “semplicemente un’espressione dello spirito dell'uomo” non era brevettabile, dal momento che era priva della caratteristica di industrialità e non poteva essere costruita come un'azione sulle forze stesse della natura. La natura industriale di un'invenzione richiedeva perciò non soltanto che i mezzi usati per farla funzionare dovessero essere, in misura predominante, industriali, ma che il risultato stesso dovesse avere carattere industriale, non doveva, cioè, sortire da un ricorso in contemporanea all'attività intellettuale dell'uomo. Perciò le mappe, le guide turistiche, le piantine di edifici, le tabelle di calcolo e le tabelle logaritmiche o la sostituzione su una macchina di certi simboli con altri, non davano, si disse, un prodotto industriale e perciò non erano brevettabili. Fu, dunque, generalmente accettato che un'invenzione brevettabile dovesse avere una natura industriale e così, secondo questa interpretazione, solo le invenzioni tecniche sono brevettabili. Il termine "tecnico" in questo contesto si riferisce a "tecnica industriale", dal momento che non si deve dimenticare che ci sono diverse tecniche applicabili ad altri campi dell'azione umana, come, ad esempio, le tecniche didattiche e organizzative o le tecniche di vendita.

La Convenzione sul brevetto europeo mantiene questa caratteristica richiedendo che le invenzioni brevettabili siano “atte ad una applicazione industriale”, e con ciò si richiede, secondo una dottrina tradizionale, che le invenzioni industriali siano invenzioni tecniche, presumendo che la tecnica coinvolta sia qui la tecnica industriale. Quando si afferma “atta ad una applicazione industriale” utilizzare come sinonimo “utile” non è corretto: infatti tutte le invenzioni, quando rispondono a un bisogno umano, sono utili, sia che esse siano di tipo industriale o no. Ma questa distinzione tra “utilità” e “attitudine ad una applicazione industriale” è importante perché nella legislazione statunitense non si fa espresso riferimento al carattere industriale di un'invenzione brevettabile, se pure si richiede che essa sia utile. È per questa ragione che l'approccio statunitense alla brevettabilità non può essere accolto così com'è nella legislazione europea.

Si deve mettere l'accento sul fatto che la richiesta che le invenzioni brevettabili siano di natura industriale ha importanti conseguenze sulla legislazione sui brevetti. Significa che soltanto le invenzioni applicate alla produzione di beni e servizi che prevedano oggetti fisici che debbano essere immessi sul mercato siano brevettabili. Il fatto che il risultato dell'invenzione possa essere commercializzato indipendentemente dall’azienda che lo fabbrica è di fondamentale importanza, perché ciò significa che, seppure il titolare del brevetto ha l'esclusivo diritto ad utilizzare quel brevetto, è necessario che da esso scaturisca la realizzazione di prodotti da immettere sul mercato. Così l'esclusività del diritto dà dei benefici sia al detentore del brevetto, ma anche all’intera società, dal momento che il titolare del brevetto ne deve adeguatamente commercializzare il prodotto. Si deve ricordare che la Convenzione di Parigi permette, in effetti, la concessione di licenze obbligatorie, quando il detentore del brevetto non rifornisce adeguatamente il mercato del suo prodotto. Per di più il titolare del brevetto potrà soltanto avere dei benefici da un'invenzione se si immettono sul mercato i prodotti che ne conseguono.

Per questa ragione il diritto brevettuale è inadeguato a tutelare, per esempio, i metodi relativi alla organizzazione o al commercio perché essi possono essere attuati senza la necessità di portare sul

AB

Page 19: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

mercato un prodotto specifico o un servizio ottenuto direttamente come risultato dell'invenzione, così che la società nel suo complesso non ricaverebbe benefici dallo sfruttamento di queste invenzioni. E per giunta, provate a immaginare il freno al progresso che si avrebbe se un'azienda che inventasse un nuovo metodo di marketing (come potrebbe essere oggi un sistema computerizzato di conferma degli ordini dei clienti o che semplifica la procedura di fare ordini o, per il passato, un sistema di pagamento a rate o il leasing) potesse impedire a tutte le altre aziende di fare lo stesso per non meno di venti anni. Alla luce di quanto detto sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo dell'elaboratore elettronico, si perviene a questa ovvia conclusione. Si possono considerare brevettabili tutte le invenzioni che incorporano software per macchine o per dispositivi che danno prodotti industriali, che abbiano, cioè, una consistenza materiale tale da poter andare autonomamente sul mercato o da produrre effetti tecnici sulle modalità stesse di funzionamento del computer. Ma ciò su cui si deve mettere l'accento è che la richiesta della Convenzione sul brevetto europeo, e cioè che le invenzioni debbano essere atte all'applicazione industriale, va di pari passo con la richiesta che l'invenzione debba dare un contributo tecnico. Mentre sarebbe opportuno inserire nella legislazione statunitense, visto che oggi non è richiesto, questo ulteriore requisito del contributo tecnico di un'invenzione, non ha senso, invece, che nella Convenzione sul brevetto europeo si chieda da un lato che l'invenzione debba essere atta all'applicazione industriale e dall'altro che debba dare un contributo tecnico. Sono uno stesso, unico requisito; perciò, se questo ulteriore requisito verrà richiesto nella futura direttiva, creerà un'inutile distorsione nel diritto brevettuale europeo in generale, dal momento che darà spazio all'interpretazione che il contributo tecnico sia una caratteristica solo delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori e non di tutte le invenzioni industriali. D'altra parte, è abbastanza ovvio, anche per la dottrina tradizionale a cui si accennava sopra, che le invenzioni che riguardano i puri metodi commerciali e organizzativi non dovrebbero essere brevettabili, nemmeno se prevedano l'uso di un computer.

Per concludere possiamo dire che il fatto che un'invenzione includa un programma per computer non comporta di per sé né che sia brevettabile, né che non sia brevettabile. L'idea attuale è quella di proteggere i programmi per elaboratori mediante brevetto: se lo scopo è tutelare le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori, sarà necessario il requisito restrittivo che sia i metodi che i risultati debbano avere il carattere di industrialità. Anche la necessità che l'invenzione presenti un carattere di novità e implichi un'attività inventiva deve essere fatta rispettare in modo rigoroso per evitare che si rivendichi un brevetto per un programma per elaboratore già di fatto disponibile per ogni tecnico informatico e perciò che ci si appropri di creazioni che sono di dominio pubblico. La descrizione, che dovrà essere resa pubblica, dovrà includere il codice sorgente e dovrà naturalmente essere fatta in modo da permettere che il soggetto delle rivendicazioni del brevetto sia approfonditamente esaminato, come si richiede per tutte le invenzioni brevettabili, e conseguentemente decompilato. Naturalmente deve essere conservata la condizione per il titolare del brevetto di mettere adeguatamente in commercio il prodotto dell'invenzione. A differenza del diritto d'autore, il brevetto non protegge soltanto la forma di espressione del programma, ma anche le idee e i concetti che lo caratterizzano. Questo significa che un terzo, alla scadenza dei diritti brevettuali, potrà sfruttare commercialmente un programma basato su quelle idee, anche se il diritto d'autore fosse ancora in vigore e a patto che esse siano espresse in modo diverso.

AB

Page 20: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Appendice C

Crescita avuta dalla brevettazione nell’ultimo ventennio Nell’ultima decade la brevettazione e’ cresciuta in maniera considerevole. Nel solo 2002 più di 850.000 richieste di brevetto sono state inoltrate in Europa, Giappone e Stati Uniti, contro le 600.000 del 1992. Questo trend palesa l’importanza della brevettazione in un contesto di economia competitiva. La crescita corrisponde ad una nuova organizzazione della ricerca, che risulta essere sempre meno concentrata sulla singola impresa e sempre maggiormente basata sulla condivisione della conoscenza. I processi di innovazione, nell’area OECD, sono sempre più incentrati sulla competitività, sulla cooperazione, sulla globalizzazione e fortemente dipendenti dalle industrie ‘technology-based”. Il grande aumento delle richieste di brevetto e’ dovuto sia all’introduzione di nuove tipologie di invenzioni (nel campo del software, della genetica, ecc.) che dall’aumento della difendibilità dei diritti di proprietà sulle invenzioni brevettate. In seguito sono riportate alcuni diagrammi rappresentanti il trend della brevettazione sia in forma aggregata (Fig.1) presso EPO, USPTO e JPO che per singolo paese (Fig.2). Il grafico fa riferimento ai singoli anni 1991 e 2000 e mette in evidenza il sostanziale aumento del numero di brevetti richiesti all’EPO in tutti i paesi dell’OECD. E’ anche possibile visualizzare la posizione di assoluta arretratezza dell’Italia, caratterizzata da un’intensità brevettuale significativamente inferiore alla media dei paesi OECD.

Figura 1 Numero dirichieste di brevetti presso EPO, USPTO e JPO (periodo 1982-2002)

* I valori di EPO e USPTO corrispondono al numero totale di applicazioni per brevetto. I valori di JPO corrispondono al numero totale di rivendicazioni per ogni brevetto moltiplicate per il numero totale di applicazioni (dal 1988 in poi presso il JPO e’ possibile depositare più di una rivendicazione per ogni applicazione).

AB

Page 21: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Figura 2 Richiesta di brevetto presso l'EPO per milione di abitanti (anni 1991-2000)

AB

Page 22: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Appendice D

Casi empirici di ricorso alla brevettazione

Con riferimento all’utilizzo strategico della brevettazione precedentemente presentato, vengono ora analizzati alcuni casi empirici nei quali si può apprezzare, anche sotto un punto di vista economico, la valenza della stessa. Ci sono varie metodologie di appropriazione economica realizzabili tramite la brevettazione; fra le più remunerative e’ possibile identificare: il reddito derivante da licenze, il cross-licensing come strumento di scambio e le cause per contraffazione. In seguito verranno riportati alcuni casi empirici nei quali il reddito da licenze ha originato ingenti vantaggi economici per le imprese titolari dei brevetti. Le considerazioni riguarderanno esclusivamente il mercato statunitense a causa della scarsità di informazioni sulla realtà italiana ed europea. Reddito da licenze Nel solo mercato americano, il reddito proveniente dalle licenze sui brevetti e’ aumentato del 1000% in poco più di dieci anni, passando dalla cifra di 15 miliardi nel 1990 a ben oltre i 100 miliardi nel 1998 fino ai 150 miliardi di dollari nel 2002. Analisti del settore stimano che verso la fine del 2000-2010 questo reddito potrebbe raggiungere la cifra di 500 miliardi di dollari. Nel caso di Ibm le royalty ottenute da concessione di licenze nell’anno 1999 sono pari a 1 miliardo di dollari. Ibm e’ la top patenter mondiale con all’attivo più di 25.000 brevetti nel solo 2003, e grazie ad una oculata gestione brevettuale e’ stata in grado di aumentare le royalties derivanti dalle licenze su brevetti del 3.300% in otto anni, da 30 milioni nel 1990 a un miliardo nel 1998. “Questo miliardo e’ in gran parte cash-flow senza costi. In altre parole, e’ un nono degli utili prima delle imposte di Ibm che si aggiunge direttamente all’utile di bilancio. Per ottenere un tale flusso di reddito netto, Ibm dovrebbe probabilmente vendere 20 miliardi addizionali di prodotti ogni anno, un importo pari a un quarto del suo fatturato mondiale.” (Rivette, Kline, 2001) Ulteriori casi sono rappresentati da due prestigiose Università statunitensi: la University of California, la quale ha potuto sfruttare 74 milioni di dollari originati da licenze nel 2000 e la Florida State University con 57 milioni di dollari di guadagni da licenze. Buona parte di questi provengono da un brevetto del chimico Robert Holton, utilizzato da Bristol-Myers Squibb per il Taxol, il farmaco anticancro più venduto al mondo. (www.patnet.it). Cross-licensing La seconda modalità di remunerazione e’ rappresentata dal cross-licensing. Uno dei casi più famosi di utilizzo della stessa e’ l’accordo da 16 miliardi di dollari stipulato fra Dell e Ibm, che permise ad entrambe di colmare significative lacune nei relativi business. Dell ottenne, infatti, accesso a componenti per pc brevettati da Ibm, mentre quest’ultima ottenne il permesso all’utilizzo dei sistemi di gestione dell’attività di vendita diretta con produzione sulla base degli ordini. Cause per contraffazione E’ possibile fare riferimento ad una casistica molto ampia per quanto concerne il ricorso agli strumenti legali e quindi alle cause per contraffazione; il danno economico stimato originato da violazioni e contraffazioni e’ di 378 miliardi di dollari pari al 6% del commercio mondiale (Biga et al. 2004). Nel 1997 Stac Electronics, una piccola start up industriale statunitense, fece causa a Microsoft riportando una vittoria da 120 milioni di dollari, una situazione analoga e’ rappresentata da Fonar, anch’essa una piccola realtà, che sempre nel 1997 iniziò un contenzioso con General Electrics che fu costretta a pagare più di 128 milioni di dollari.

AB

Page 23: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Riportiamo anche la ben nota causa avviata da Polaroid nei confronti di Kodak per la contraffazione di quattro brevetti da parte di quest’ultima. La lunga battaglia legale si concluse con il pagamento di 925 milioni di dollari a Polaroid, la chiusura di uno stabilimento di produzione dal valore di 1.5 miliardi di dollari, il licenziamento di 700 dipendenti e un costo di 500 milioni di dollari per il riacquisto degli apparecchi già commercializzati.

Di seguito si riportano, invece, i rischi a cui vanno incontro le aziende quando decidono di non ricorrere alla brevettazione per proteggere le innovazioni aziendali. Nel 1997 Xeron non brevettò il suo graphical user interface (GUI), che divenne poi basilare per i sistemi operativi di Apple Macintosh e di Microsoft Windows, che ovviamente non furono soggette al pagamento di nessuna royalty avendo utilizzato un’invenzione non brevettata. In un’altra occasione, Dan Bricklin, brillante scienziato della Silicon Valley, nel 1979 introdusse il primo foglio di calcolo VisiCalc, egli non ricorse alla brevettazione e ora quel particolare programma e’ alla base di Microsoft Excel e Lotus 1-2-3. Infine in un caso molto più recente, l’associazione degli orologiai svizzeri presentò ad una fiera un prototipo di un orologio al quarzo ancora non brevettato, l’idea fu ritenuta interessante ed utilizzata e brevettata da Seiko e Citizen.

AB

Page 24: n modello di valutazione per i brevetti e i marchi di ...web.inge.unige.it/DidRes/GdI/inbrev.pdf · altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione, 20

Gestione dell’Innovazione a.a. 2004/2005

Bibliografia [1] Arena G., Il brevetto per invenzione, 1998, www.arena-patent.com;

[2] Bianchi M., Biga P. A., et al. Il management degli asset intangibili, Amministrazione e finanza

oro, Aprile 2004;

[3] Campagna L., Asset intangibili, valgono ma non contano, Il mondo, 16 Aprile 2004;

[4] Cohen, W.M., Nelson R. R., Walsh J. P., Protecting their intellectual assets: appropriability

conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not), NBER 2000;

[5] Laursen K., Salter A., The role of appropriability strategies in shaping innovative performance,

RIPE, May 2004, Copenhagen;

[6] Oecd Science and Technology Statistical Compendium, OECD 2004;

[7] Patents and Innovation: Trends and Policy Challenges, OECD 2004;

[8] Rivette K.G., Kline D., Tesori in Soffitta, Etas 2001;

[9] Sobrero M., Munari F., Malipiero A., La brevettazione in Emilia Romagna, Innovation Day

Bologna, 2004;

[10] Teece D. J., Capturing Value From Knowledge Assets: The New Economy, Markets from

Know-How and Intangibile Assets, California Management Review, aprile 1998;

[11] CONSORZIO SIPE ™, Maggio 2004, www.google.it;

[12] Intervento al Seminario di alfabetizzazione brevettuale, Magigo 2003, www.google.it;

AB