L'on-line: rischi e opportunità per le industrie di marca. Il panorama normativo

Avv. Gilberto Cavagna di GualdanaMilano, 15 Giugno 2016

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L’ON-LINE: RISCHI E OPPORTUNITÀ PER LE INDUSTRIE DI MARCAIL PANORANA NORMATIVO

Contraffazione:

“Attivit di riproduzione di beni, cosicch questi vengano scambiati à éper originali, e, pi in generale, tutti quei ù comportamenti che violano un diritto di propriet intellettuale e/o industrialeà (marchi d’impresa e segni distintivi, brevetti per invenzioni, modelli di utilit , disegni àindustriali, denominazioni d’origine, indicazioni geografiche, diritti d’autore ecc.)”.

Contraffazione online: profili giuridici

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Contraffazione on-line(attraverso piattaforme e/o siti web dedicati)

Pochi svantaggi / Molti vantaggi:

• investimento economico minimo per avviare l’offerta in vendita (registrazione di nome di dominio ed apertura sito)

• visibilità del prodotto ad ampio spettro, potenzialmente in tutto il mondo

• difficile controllo della rete (costi di sorveglianza e di investigazione) • possibilit di nasconderà si dietro registrant anonimi e di scomparire

in caso di contestazioni

Contraffazione online: profili giuridici

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Sito Internet: opera multimediale integrata e complessa

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Software: linguaggio di programmazione e codice sorgente

Marchi: segni distintivi (disegni, lettere, font, loghi o forme) apposti su prodotti o servizi

Nomi di dominio: www.gucci.com/it

Contenuti: testi, immagini, condizioni di vendita, ecc.

Veste grafica e layout: design del sito e c.d. look and feel

Sito Internet: normativa

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disciplina integrata e complessa, previsioni specifiche che si sommano alla disciplina generale

Marchi: Codice della Proprietà Industriale

Nomi di dominio: Normativa amministrativa e Codice della Proprietà Industriale Contenuti: Legge Autore, Codice del consumo,

Disciplina del commercio elettronico, Pubblicità Ingannevole

Veste grafica e layout: Codice della Proprietà Industriale e Legge autore

Software: Legge autore

Portale: vetrina virtuale per la commercializzazione di prodotti

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Eventuale confezioni e grafica: Codice della Proprietà Industriale e Legge autore

Marchi e altri segni distintivi: Codice della proprietà industriale

Nome che identifica un sito web ed e parte di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet – es. http://www.milalegal.com)

(i) NORMATIVA AMMINISTRATIVA

Regolamenti nazionali (es. Nic.it) coordinati da

Sistema di assegnazione molto semplice e veloce, basato su due principi fondamentali:

first come, first served: ogni dominio viene assegnato esclusivamente in base alla priorit cronologica della richiesta à

principio di unicit à del nome a dominio: non possono esistere due indirizzi internet identici

Sito Internet: nome a dominio

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http://www.milalegal.com/



È vietato adottare un nome a dominio uguale o simile ad un marchio altrui (i) per un attività di impresa identica o affine, se

comporta un rischio di confusione (/associazione)

(ii) per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio gode di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 22 CPI)

Sito Internet: nome a dominio

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(ii) CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – D.lgs. 10/02/2005 n° 30 (“CPI”)

Segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli delle altre impresa

Requisiti: novità, capacità distintiva e liceità

Diritti conferiti dalla registrazione: diritto di vietare a terzi di usare nell’attività economica segni uguali o simili per prodotti identici o affini (salvo marchio c.d. notorio) ove sussiste pericolo di confusione (art. 20 CPI)

Sito Internet: marchio

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Diritto di esaurimento

Il titolare del marchio non può opporsi – salvo legittimi motivi – alla libera circolazione del bene da esso caratterizzato una volta che questo sia stato messo in commercio ad opera del titolare o con il suo consenso (anche tacito, ma certo) in Italia o nel territorio di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (art. 5 CPI)

vs Importazioni parallele; onere della prova dell’esaurimento (tutti i passaggi, non solo ultimo) in capo all’importatore

Sito Internet: marchio

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Testi, immagini, condizioni di vendita, ecc.

(i) LEGGE AUTORE - Legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. (“LDA”)

“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1).

Il diritto sorge dalla creazione senza formalità di registrazione idea v. espressione: no tutela di idea o informazioni forma di espressione: no formalità per esistenza tutela

Sito Internet: contenuti

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Diritti patrimoniali d’autore: esclusivi di utilizzazione economica generalmente previsto compenso eccezioni: libere utilizzazioni

Diritti morali d’autore: paternità integrità inedito ritiro opera dal commercio


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(ii) DISCIPLINA DEL COMMERCIO ELETTRONICO - D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 (che ha recepito la c.d. “Direttiva sul commercio elettronico”)

Per qualsiasi tipo di servizio anche non remunerato fornito in via elettronica sia nel settore del c.d. B2C (Business to Consumer) sia nel settore del B2B (Business to Business).


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Si applica a qualsiasi “persona fisica o giuridica che presta un servizio della societ àdell’informazione” e a qualsiasi “soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della societ dell’informazione, in particolare àper ricercare o rendere accessibili informazioni” (art. 2) .

Obbligo di inserire alcune informazioni generali sul sito, in modo chiaro, facilmente accessibile e aggiornato, tra cui: nome o ragione sociale del proprietario, domicilio o la sede legale, contatti, numero di iscrizione al REA e partita IVA (art. 7)

Le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali (art. 8)


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Le condizioni generali di contratto devono essere messe disposizione del destinatario in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (download) (art. 12)

Una volta ricevuto in via telematica l’ordine da parte del cliente, e necessario, senza ritardo, inviare per via telematica una ricevuta che contenga il riepilogo delle condizioni (art. 13)


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(iii) DISCIPLINA SULLA PUBBICITA’ INGANNEVOLE – D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145

Qualsiasi pubblicità che e idonea ad indurre in errore i consumatori e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente


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La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta (art. 1) La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale È vietata ogni forma di pubblicità subliminale


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(iv) CODICE DEL CONSUMO - D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206

Consumatore on-line: qualunque utente che accede ad attività commerciali per scopi personali

I rapporti commerciali conclusi on-line con i consumatori sono regolati dalle norme in tema di contratti a distanza (artt. 50 e ss.) La stipulazione in forma telematica di un contratto viene considerata come una tecnica di comunicazione a distanza che consente la conclusione di un contratto, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore


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Prima della conclusione di un contratto a distanza, devono essere fornite le informazioni su identit e indirizzo del professionista: àcaratteristiche del bene o servizio, prezzo e modalit di pagamento àe consegna, … (art. 52)

Rigorosa disciplina in materia di nullità delle c.d. clausole vessatorie (artt. 33 e ss.)

Le informazioni devono essere fornite con conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e accessibile, prima o al momento della esecuzione del contratto (art. 53)

Entro tale momento e nelle stesse forme devono essere fornite anche l’indirizzo a cui rivolgere i reclami, informazioni sui servizi di assistenza e garanzie; ecc.


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Recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento dei beni / conclusione del contratto, senza dover fornire motivazione (art. 52)

Se il venditore non indica in modo chiaro ed esaustivo come esercitare il recesso e non indica i termini, il termine sale a 1 anno e 14 giorni (art. 53)

Il recesso non e esercitabile per i seguenti articoli: giornali, servizi finanziari, prodotti su misura o su ordinazione (art. 59)


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Disciplina delle pratiche commerciali scorrette (artt. 18/27 CodiceConsumo) – D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 -

Pratiche contrarie alla diligenza professionale, false o idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale sono dirette tra le quali:

Pratiche commerciali ingannevoli, ovvero contenenti informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, inducono in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi e, in ogni caso, lo inducono ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso


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Pratiche che possono ingenerare confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita…

… incluse le omissioni ingannevolil’occultamento di informazioni(tenuto conto del mezzo impiegato)

Per prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza


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Il c.d. look and feel del sito.

(i) CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Design: caratteristiche estetiche di un prodotto Requisiti: novità e carattere individuale

(ii) LEGGE AUTORE

Grafica: opera creativa

Sito Internet: veste grafica e layout

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Linguaggio di programmazione e codice sorgente

(i) LEGGE AUTORE

La legge prevede espressamente che il software sia tutelato in base alla legge sul diritto d’autore (a seguito della modifica introdotta con il Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518 che e attuazione della Direttiva Europea 91/250/CEE)

Sito Internet: software

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Regole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.)

Vendita: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (art. 1490 c.c.)

Concorrenza sleale: “…compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi di un concorrente; 3) si vale di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (2598 c.c.)

Norme generali

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Cybersquatting o domain grabbing

Registrazione in malafede del nome di dominio corrispondente al marchio altrui (in tutto o in parte, spesso accompagnato da termini come “outlet”, “vip”, “store”)

Scopo: - impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente- trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del

marchio

Contraffazione on-line: ipotesi di violazioni

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Uso del marchio altrui quale meta-tag nel codice HTML

Meta-tag: “etichette nascoste” all’interno del codice HTML, forniscono informazioni sul contenuto della pagina web con lo scopo di facilitare l’indicizzazione del contenuto di una pagina web da parte dei motori di ricerca (che usano, per tale scopo, programmi denominati “spiders”)


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Scopo: sviare traffico internet dal sito del marchio (notorio) altrui al proprio aumentando cosi il numero di accessi al proprio sito e il valore del sito

Uso del marchio altrui quale key-word: il servizio Google AdWords

Scopo: far apparire il proprio annuncio come link “sponsorizzato” ogni volta che, con Google, si ricerca/no quella/quelle parole chiave (di solito in una colonna diversa o su di un livello superiore, con la dicitura “annunci”)


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Uso del marchio altrui quale link nel proprio sito internet

• surface linking: uso del marchio come link di collegamento non autorizzato alla home page di un sito altrui (- rischio di confusione)

• deep linking: uso del marchio come link di collegamento a pagine interne diverse dalla home page di un sito altrui, senza passare da quest'ultima (+ rischio di confusione)

• framing: link-riquadro, con contestuale visualizzazione di una pagina del sito di terzi in “cornice”

Scopo: trasferire l’utente da un sito ad un altro, al fine di appropriarsi di pregi altrui e/o sviare la clientela


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Uso del marchio altrui come user di account di social networks

es. facebook.com/loropiana es. twitter.com/prada


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Presenza di prodotti non esistenti nel catalogo del brand ma proposti con marchio del brand

Presenza di prodotti o di categorie di prodotti che il titolare di diritti non ha mai avuto a catalogo

Utilizzo delle piattaforme per l’offerta in vendita di prodotti contraffatti

Offerta di prodotti consistenti nell’esatta replica di prodotti caratteristici del brand


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Prodotti riproducenti un disegno classico di un determinato marchio

Offerta di prodotti consistenti nell’esatta replica di prodotti caratteristici del brand


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Blurred logos

Offerta di prodotti riprodotti sul sito con i marchi sfuocati

Scopo: a richiesta di rimozione dei prodotti contraffatti dal sito, il titolare si vede rispondere che non essendo chiaramente visibile il marchio, non può ravvisarsi la violazione

Contraffattore

Internet service provider (ISP): soggetto che presta un servizio in qualche modo connesso ad Internet (anche inerenti ai contenuti del sito web, c.d content provider)

Contraffazione on-line: profili di responsabilità

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Il D. Lgs. 70/2003 disciplina la responsabilit degli ISP à che effettuano servizio di:

• mere conduit – mera trasmissione delle informazioni sulla rete di comunicazione o fornitura di un accesso alla rete di comunicazione

• caching – memorizzazione intermedia e temporanea di informazioni trasmesse tramite Internet, effettuata allo scopo di rendere pi efficace il successivo inoltro ad altri destinatari che ne ùfacciano richiesta

• hosting – messa a disposizione di una parte delle risorse di spazio di memoria digitale (hard disk) contenute all’interno di un server collegato in modo continuo alla rete al fine di rendere accessibile su Internet il contenuto di un sito web


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Salvo che non partecipi in qualche modo alla gestione, il provider non e responsabile dei contenuti pubblicati sul sito

Qualora un provider di caching o hosting venga a conoscenza di illeciti pertinenti alle informazioni gestite deve prontamente attivarsi per rimuovere tali informazioni o l’accesso alle stesse (artt. 14-16)

Il provider non ha un obbligo generale di sorveglianza o di ricerca di illiceit ; e però obbligato ad informare l’Autorità àqualora a conoscenza di presunte attivit illecite e fornire, àa richiesta dell’Autorità, l’identificazione del destinatario dei servizi. In mancanza, il provider e responsabile civilmente (art. 17)


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È responsabile l’host provider che non si attiva immediatamente per rimuovere contenuti illeciti, nonostante le diffide dell’interessato e pur in assenza di un ordine dell’autorità giudiziaria (Trib. Roma, 11 febbraio 2010)

Pur non avendo un ruolo attivo o di controllo nella gestione, e responsabile il gestore di un mercato on-line (E-Bay) quando non si attivi diligentemente, una volta venuto a conoscenza di illeciti (CGCE decisioni 12.07.2011, causa C-324/09 L’Oreal vs. Ebay, e 23.03.2010, cause riunite C-236/08 e C-238/08 Louis Vitton vs Google)

Un provider pu essere ritenuto ò responsabile - solidalmente con l’autore dell’illecito ai sensi dell’art. 2055 del codice civile - dei contenuti del sito qualora svolga anche la funzione di content provider (Trib. Catania, 29 giugno 2004)


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Nessun obbligo di filtraggio a carico dei provider:

È contraria al diritto comunitario l’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio continuativo idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere soggette a diritti di propriet àintellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere (CGCE decisione 16.02.2012, causa C-360/10)


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Contraffazione on-line: rimedi

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i. GIUDIZIALI CIVILI

Competenza:

• per essere radicata in Italia, l’offerta deve essere accessibile e destinata ai consumatori di quel paese

• e competente il Tribunale dotato di sezione specializzata nella cui circoscrizione il convenuto ha residenza o dimora o i fatti sono stati commessi (art. 120 CPI)


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i. GIUDIZIALI CIVILI

A. in via d’urgenza: trasferimento del nome di dominio, sequestro degli oggetti che costituiscono violazione, descrizione, inibitoria (accompagnata da penale) pubblicazione del provvedimento,

B. in via ordinaria: ritiro al mercato, distruzione / assegnazione dei beni, pubblicazione della sentenza, risarcimento del danno


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ii. AMMINISTRATIVI

a. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contrasta le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutela le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, vigila affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie

Normativa: Codice del consumo, disciplina sulla pubblicità ingannevole

Rimedi: sospensione/cessazione della pratica scorretta, inibitoria, repressione/oscuramento dei siti (sanzioni amministrative pecuniarie)

[Ricorsi al TAR]


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b. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

Normativa: Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettroniche (on-line / sui servizi di media audiovisivi e radiofonici)

la procedura può essere promossa su istanza dei cd. “soggetti legittimati” (i titolari o i licenziatari di diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento ad opere digitali, associazioni di gestione collettiva o di categoria)

rimozione selettiva di contenuti illegali ovvero, per i casi più gravi o per l’ipotesi di contenuti posti su server ubicati fuori dal territorio nazionale, il c.d. oscuramento


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c. Uniform Domain Name Dispute Resolution

Normativa: Regolamenti amministrativi

Procedura (alternative al ricorso alla magistratura): arbitrato irrituale e procedura di riassegnazione

Rimedi: cancellazione o riassegnazione


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Contraffazione on-line: procedure di take down

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Accordo sottoscritto il 14 luglio 2015 da Indicam, Ministero dello Sviluppo Economico e Netcomm per tutelare il Made in Italy dalla contraffazione anche sulle piattaforme di e-commerce.

La Carta impegna i suoi firmatari (ma e aperta a tutti i soggetti della filiera in Italia, cioe merchant, piattaforme di e-commerce, titolari dei diritti, produttori licenziatari e associazioni dei consumatori) a porre in opera come best practice misure conformi allo stato dell’arte, ovvero che consentano l’individuazione delle offerte relative a prodotti non autentici anche prima della loro messa online, nonché a prevenire il ripetersi di tali offerte.

Carta Italia

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Art. 2 “I merchants aderenti alla presente Carta si impegnano a garantire l’autenticità dei prodotti offerti in vendita sui rispettivi siti.I titolari delle piattaforme aderenti alla presente Carta si impegnano a far si che le condizioni di accesso alla piattaforma dei venditori prevedano che questi ultimi assicurino che i prodotti offerti online non siano contraffatti, verificandone l’originalità prima dell’offerta on line, anche attraverso idonei controlli nel segmento della filiera distributiva a monte dell’offerta”.

Art. 6 “La presente Carta non pregiudica la facol dei titolari dei àdiritti di proprietà industriale relativi ai prodotti offerti on line di agire davanti all’autorità giudiziaria penale e civile per la tutela dei propri diritti”.

Carta Italia

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Art. 6 “Qualora il titolare di un diritto di proprietà industriale relativo ad un prodotto offerto online da un merchant o da una piattaforma aderenti alla Carta ... abbia fondato motivo di ritenere che quel prodotto non sia autentico ... e/o che un determinato venditore offre prodotti non autorizzati ... informerà prontamente il merchant e/o la piattaforma interessati, comunicando sotto la propria piena responsabilità (i) la prova necessaria a dimostrare la propria titolarità del diritto di proprietà industriale relativo al prodotto in questione e (ii) le ragioni per le quali il prodotto in questione non è autentico. Ricevuta tale notifica, il merchant ritirerà sollecitamente dal proprio sito il prodotto. Nel caso in cui la notifica sia indirizzata alla piattaforma, quest’ultima provvederà ad informare prontamente il venditore che ha offerto il prodotto invitandolo all’immediato ritiro e, in caso di mancato ed ingiustificato sollecito ritiro, adotterà ogni provvedimento idoneo, incluso il blocco dell’account del venditore”.

Carta Italia

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

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