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Guida alla protezione dei

marchi nel Sud-est asiatico

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Guida tradotta in Italiano nel 2017

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Guida sviluppata in collaborazione con ROUSE nel 2014Guida revisionata e aggiornata in collaborazione con BMVN International LLC, membro di Baker & McKenzie a maggio 2016

Iniziativa co-finanziata dall'Unione Europea

Progetto implementato da:

European Chamber of Commerce in Vietnam

1. Il vostro Marchio e la sua importanza nel sud-est asiatico

Data la crescente rilevanza e attrattiva del mercato sud-est asiatico, è consigliabile che i proprietari di marchi prendano seriamente in considerazione tali paesi, anche coloro che non hanno dei piani immediati di espansione nella regione. Il rapido aumento del reddito disponibile ha segnato un cambiamento per il quale le imprese locali del sud-est asiatico stanno incrementando costantemente il proprio mix di prodotti per soddisfare le esigenze in aumento di una classe media in crescita. È sempre più comune che le imprese locali guardino al di fuori della regione del sud-est asiatico in cerca di "ispirazione", una tendenza che potrebbe facilmente portare all'imitazione di prodotti di marca sviluppati su altri mercati. Molti proprietari di marchi si confrontano con questa dura realtà troppo tardi e solo dopo che il loro marchio è già stato copiato o registrato da un’entità locale.

In linea generale, un marchio è un segno utile sul mercato per distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, e sul quale il titolare ha un diritto di esclusiva. I marchi sono parole, loghi, dispositivi o altre caratteristiche distintive che possono essere rappresentate graficamente. In alcuni paesi del sud-est asiatico, come Singapore, Malesia, Sultanato del Brunei, Laos, Cambogia, Vietnam e Thailandia, i marchi possono inoltre essere costituiti dalla forma dei prodotti o dalla loro confezione in forma tridimensionale. Finora, Singapore è l'unico paese del sud-est asiatico a riconoscere marchi basati sul suono.

I marchi sono una parte essenziale dell'identità dei prodotti e dei servizi. Essi contribuiscono a garantire il riconoscimento del marchio, e cioè a distinguere la propria azienda da quelle della concorrenza. Contribuiscono inoltre a costruire fiducia, reputazione e goodwill (in pratica un atteggiamento positivo) per la propria azienda, nonché a svolgere un ruolo importante nel marketing e nella pubblicità. Un marchio può quindi diventare un bene importante con un valore monetario significativo per un'azienda. In particolare, in Singapore e in Malesia sono stati

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Il vostro Marchio e la sua Importanza nel sud-est asiatico

Esiste un Sistema di Registrazione Internazionale o Regionale nell’area del sud-est asiatico?

Che cosa dovete Sapere sul Protocollo di Madrid

Domanda di Registrazione del Marchio - La Procedura da seguire

Ricerca del Marchio Prima di Depositare la Domanda di Registrazione

Classificazione di Prodotti e Servizi

Come Registrare il tuo Marchio nella Scrittura Locale

Cosa Devo Registrare per Primo - il Nome del Prodotto o il Logo?

La Violazione e l’attuazione di un Marchio Registrato

Messaggi principali

Caso di studio: Marchi di PMI

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sviluppati schemi di finanziamento della proprietà intellettuale per consentire alle aziende con diritti di proprietà intellettuale di monetizzarla per la crescita e l'espansione dell’attività.

I regimi dei marchi nella regione del sud-est asiatico sono generalmente propensi ad adottare il sistema del “first-to-file”; questo significa che la prima persona a depositare una domanda di registrazione di un marchio in un determinato paese del sud-est asiatico possederà tale diritto nel suddetto paese una volta concessa la registrazione. Se quindi la domanda per la protezione del marchio non viene depositata in tempo, qualcun altro potrebbe farlo per primo e quindi usufruire degli investimenti e della reputazione del creatore del marchio.

Per proteggere quindi il proprio marchio nella regione del sud-est asiatico, è necessario registrarlo. Alcuni paesi del sud-est asiatico, come Singapore, consentono di proteggere i marchi non registrati secondo le leggi che proteggono i diritti contro la commercializzazione ingannevole (cioè qualcuno che presenta in modo fuorviante i propri prodotti o servizi come se fosse affiliato al marchio da registrare, anche se appunto il marchio non è ancora stato registrato, ma si è creato un buon nome e il goodwill) o diritti contro la concorrenza sleale. Tuttavia, contrariamente ai diritti ben definiti di un marchio registrato, in un caso di commercializzazione ingannevole dovranno essere dimostrati diversi aspetti, incluso che il marchio non registrato usufruisca del goodwill. Inoltre, un giudice locale potrebbe preferire il riconoscimento dell’insediamento della protezione dell'identità commerciale attraverso la registrazione a livello nazionale.

Come tale, la protezione primaria si otterrebbe comunque attraverso la registrazione del marchio.

Informazioni sul marchio dei vari paesi del sud-est asiatico

Sultanato del Brunei

• I marchi si qualificano per la registrazione secondo l’Ordine relativo ai Marchi del 1999. La suddetta legislazione è stata adottata secondo la legge Britannica sul Marchio del 1994. Un marchio è classificato come un marchio commerciale, un marchio di servizio, un marchio collettivo o un marchio di certificazione.

• Se un marchio è rappresentato da caratteri diversi da quelli dell'alfabeto inglese, ad esempio caratteri cinesi o giapponesi o lettere arabe, è necessario fornirne la traduzione e la traslitterazione. Il funzionario incaricato della registrazione di un marchio depositato non concederà la registrazione di un marchio che ritiene sia descrittivo dei prodotti o servizi. Qualsiasi marchio considerato ben noto ai sensi della Convenzione di Parigi e appartenente a un residente di un paese firmatario della Convenzione di Parigi, una persona domiciliata o una persona titolare di uno stabilimento industriale o commerciale effettivo in un paese firmatario della Convenzione, può essere protetto indipendentemente dal fatto che tale persona svolga o no una qualsiasi attività o goda di goodwill nel Sultanato del Brunei. Il Sultanato del Brunei adotta la Classificazione Internazionale dei Sistemi di Prodotti e Servizi descritta nell'Accordo di Nizza.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra utilissima Guida sulla proprietà intellettuale nel Sultanato del Brunei, scaricabile dal nostro sito web.

Cambogia

• La Legge sui Marchi della Cambogia è stata adottata nel 2002, seguita da un sotto-decreto relativo alla sua attuazione nel 2006.

• Nonostante le carenze legislative e le difficoltà di attuazione, la Legge sui Marchi prevede procedure efficaci per la registrazione dei marchi. Le domande di registrazione del marchio depositate richiedono solitamente 9-10 mesi di tempo per la concessione della registrazione. È pertanto opportuno registrare i marchi, in quanto ciò rafforza i diritti e semplifica la loro attuazione.

• La protezione del marchio può essere concessa per parole e simboli visivi in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa. La legge sul marchio consente inoltre la registrazione di marchi collettivi, marchi commerciali e di indicazioni geografiche e, sebbene non sia trattato dalla Legge sui Marchi, possono essere registrati anche i marchi tridimensionali (purché soddisfino l'esigenza di carattere distintivo).

• La Cambogia applica il principio del “first-to-file” ovvero il principio di “chi primo brevetta ottiene i diritti” per i marchi. Questo è diverso rispetto ad alcuni Paesi europei in cui possono essere concessi i diritti sul marchio alla prima persona ad utilizzare un marchio.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra utilissima Guida sulla proprietà intellettuale in Cambogia, scaricabile dal nostro sito web.

Indonesia

• In Indonesia, i segni tridimensionali (forme) sono registrabili.

• I marchi basati sul suono e sul profumo, non vengono riconosciuti.

• Il sistema dei marchi indonesiani è generalmente intento ad adottare il sistema "first-to-file". È particolarmente importante che registriate il vostro marchio in Indonesia poiché la pirateria del marchio determinata della registrazione "in mala fede" rappresenta un problema serio. Le registrazioni del marchio in mala fede si manifestano qualora una terza parte (non il legittimo proprietario del marchio) registra per primo il marchio in Indonesia, impedendo in questo modo al legittimo proprietario di registrarlo.

• La legge sui marchi dell'Indonesia assicura la protezione dei marchi non registrati notoriamente conosciuti contro le persone che, in mala fede, tentano di richiedere la registrazione di tali marchi noti a proprio vantaggio. La legge sui marchi indonesiana prevede che una domanda depositata debba essere respinta se il marchio la cui registrazione è

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stata richiesta è simile in tutto o in linea di principio a un marchio ben noto. La legge, tuttavia, non prevede ciò che può essere considerato un “marchio ben noto”; pertanto la determinazione dipenderà dall'esaminatore in carica e, in misura maggiore, dal giudice che gestisce tale causa (se la questione è stata portata in giudizio).

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra utilissima Guida sulla proprietà intellettuale in Indonesia, scaricabile dal nostro sito web.

Laos

• La protezione del marchio può essere concessa per qualsiasi segno o combinazione di segni in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di altre aziende. Ciò significa che il segno o la combinazione di segni deve avere carattere distintivo.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra utilissima Guida sulla proprietà intellettuale in Laos, scaricabile dal nostro sito web.

Malesia

• Un marchio può essere un dispositivo, una marca, un’intestazione, un'etichetta, un biglietto, un nome, una firma, una parola, una lettera, un numero o una qualsiasi combinazione di questi elementi. Anche se non esplicitamente indicato, la giurisprudenza conferma che anche le forme e i colori sono di per sé considerati marchi. I colori devono essere identificati utilizzando la Tabella dei Colori Pantone. I marchi registrati in bianco e nero o in scala di grigi sono interpretati in senso lato per proteggere il marchio così come registrato in altre combinazioni di colori.

• In Malesia i suoni e i profumi non possono essere registrati come marchio (non sono visibili). Inoltre, è vietata la registrazione di alcuni marchi per diverse ragioni.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra utilissima Guida sulla proprietà intellettuale in Malesia, scaricabile dal nostro sito web.

Myanmar

• Actuellement, il n'existe toujours pas de statut ou de loi Attualmente in Myanmar non esiste alcun particolare statuto o legge sui marchi o sulle disposizioni specifiche in materia di registrazione dei marchi. Tuttavia, il Codice Penale definisce un marchio come "un marchio utilizzato per indicare che i prodotti rappresentano la merce prodotta da una particolare persona". Allo stesso modo, la Legge sull'impresa Privata Industriale prevede che “un'impresa non è autorizzata a distribuire o a vendere i propri prodotti senza un marchio”.

• In Myanmar, un’azienda può acquisire un diritto di proprietà su un marchio utilizzandolo su o in collegamento ai prodotti o servizi dell’azienda se si può dimostrare che il pubblico interpreta il marchio come indicando i prodotti fabbricati

da un particolare produttore o venduti da una determinata azienda/commerciante.

• Mentre in Myanmar non esiste una legislazione sulla registrazione dei marchi, si è sviluppata la pratica secondo la quale la persona che intende essere titolare del marchio registrato può depositare una Dichiarazione di Proprietà in relazione a tale marchio e registrarla presso l'ufficio del Cancelliere degli Atti e delle Assicurazioni a Yangon o Mandalay in base alla Legge sulla Registrazione. Una volta registrata la Dichiarazione, è consuetudine ed è consigliabile pubblicare un Avviso Cautelativo nel quotidiano di lingua inglese che avvisi le persone a non violare tale marchio.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra utilissima Guida sulla proprietà intellettuale in Myanmar, scaricabile dal nostro sito web.

Filippine

• Il colore o la combinazione di colori da soli non possono essere registrati, a meno che non siano definiti da una determinata forma. È possibile registrare marchi tridimensionali e marchi collettivi. I marchi di certificazione, i marchi associati o le serie di marchi non sono applicabili nelle Filippine. Il Protocollo di Madrid è entrato in vigore nelle Filippine il 25 luglio 2012. Le Filippine, firmatarie della Convenzione di Parigi, estendono ai cittadini stranieri i vantaggi del Codice sulla Proprietà Intellettuale delle Filippine, che comprende il rifiuto o la cancellazione della registrazione di un marchio che costituisce una riproduzione, un’imitazione o la traduzione di un marchio ben noto in un altro Paese membro della Convenzione.

• Il Codice sulla Proprietà Intellettuale elenca alcuni marchi che non possono essere registrati.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra utilissima Guida sulla proprietà intellettuale nelle Filippine, scaricabile dal nostro sito web.Singapore

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• A Singapore possono essere registrati anche i marchi non convenzionali, come per esempio i marchi tridimensionali (forme), ologrammi e suoni; tuttavia, i marchi basati sul gusto e sul profumo non vengono riconosciuti.

• La legge prevede una serie di circostanze in base alle quali un marchio non è idoneo alla protezione.

• I marchi registrati, godono di una protezione statutaria supplementare ai sensi del Trattato sui Marchi e il titolare ha a disposizione certi rimedi qualora il suo marchio fosse violato. In assenza di una registrazione nell'ambito del Trattato sui Marchi, un marchio che viene utilizzato da un operatore commerciale durante la sua attività commerciale può essere ancora tutelato ai sensi del diritto comune sull’“abuso di commercializzazione ingannevole”. Tuttavia, come accennato in precedenza, la protezione basata su questo elemento può essere particolarmente difficile da ottenere, in quanto ciò richiederebbe al proprietario di dimostrare il proprio goodwill e buon nome.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra utilissima Guida sulla proprietà intellettuale in Singapore, scaricabile dal nostro sito web.

Thailandia

• In Thailandia, i segni tridimensionali (forme) possono essere registrati come marchi, ma sono poche le domande depositate che effettivamente state accettate per la registrazione.

• L’emendamento alla Legge sui Marchi B.E. 2559 è entrato in vigore in Thailandia il 28 luglio 2016. In base al suddetto emendamento, in Thailandia è ora possibile depositare una domanda di registrazione multi-classe. Inoltre, è possibile ottenere protezione per i marchi sonori. I suoni saranno registrabili e considerati distintivi se non fanno alcun riferimento diretto alle caratteristiche o alle qualità dei prodotti/servizi o non rappresentano il suono naturale dei prodotti/servizi o non si verificano dal normale funzionamento dei prodotti.

• Poiché la Thailandia è firmataria della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, i marchi thailandesi godono di un “diritto di priorità” se il marchio è già stato depositato in qualsiasi altro Paese firmatario della Convenzione entro un periodo di sei mesi anteriore a una domanda di registrazione depositata in Thailandia.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra utilissima Guida sulla proprietà intellettuale in Thailandia, scaricabile dal nostro sito web.

Vietnam

• I marchi possono usufruire di protezione sotto la legge vietnamita purché siano segni visibili sotto forma di lettere, parole, disegni o immagini, inclusi gli ologrammi o una combinazione degli stessi, rappresentati in uno o più colori.

• In Vietnam i segni tridimensionali (forme) possono essere registrati come marchi, ma non sono riconosciuti i marchi basati sul suono e sul profumo.

• La legge prevede inoltre una serie di circostanze in base alle quali un marchio non è idoneo alla protezione.

• il Vietnam è un membro ufficiale del protocollo di Madrid e firmatario della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra utilissima Guida sulla proprietà intellettuale in Vietnam, scaricabile dal nostro sito web.

2. Esiste un Sistema di Registrazione Internazionale o Regionale nell’area sud-est asiatico?

Per essere protetti, i marchi devono essere depositati e registrati in ciascun paese del sud-est asiatico in cui si intende fare affari. Tuttavia, vale la pena notare che i membri dell'ASEAN si sono impegnati per l'attuazione del protocollo di Madrid (un sistema internazionale di registrazione amministrato dall'ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale - OMPI (WIPO) - entro il 2015. In base a questo trattato è possibile depositare una singola domanda al fine di ricercare la protezione dei marchi in più Paesi membri. Finora i seguenti cinque Paesi membri dell'ASEAN hanno attuato il Protocollo di Madrid: Singapore, Cambogia, Laos, Vietnam e le Filippine.

Per quanto riguarda la Thailandia, le recenti modifiche alla Legge sui Marchi hanno lo scopo di assistere la Thailandia nella preparazione dell’adesione al Protocollo di Madrid. L’adesione della Thailandia al Protocollo di Madrid si è registrata a fine 2016. I restanti paesi, come il Sultanato del Brunei, Indonesia, Malesia e Myanmar devono ancora aderire al Protocollo di Madrid.

3. Che cosa dovete sapere sul Protocollo di Madrid

Il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi è un trattato amministrato dall’ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale - OMPI (WIPO) con sede a Ginevra. È entrato in vigore ad aprile 1996 ed è stato ratificato da molti Paesi nel mondo. Il Protocollo di Madrid offre ai proprietari dei marchi la possibilità di richiedere simultaneamente la protezione del marchio in diversi paesi semplicemente presentando una domanda in una sola lingua con un insieme di tariffe trasparenti, attraverso il proprio ufficio nazionale dei marchi. Un marchio registrato a livello internazionale è equivalente al deposito dello stesso marchio direttamente in ciascuno dei paesi designati dal richiedente. Se l'ufficio dei marchi di un paese designato, non rifiuta la protezione dello stesso entro un determinato periodo di tempo, la protezione del marchio è la stessa come se fosse stato registrato direttamente presso l'ufficio locale. Inoltre, è possibile registrare le successive modifiche o rinnovare la registrazione attraverso un singolo passaggio procedurale.

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Questo sistema può ridurre i costi in quanto elimina la necessità di utilizzare agenti locali per archiviare applicazioni locali in ciascun paese. Tuttavia, è necessario disporre di un agente locale per gestire la domanda se l'ufficio dei marchi di un paese designato presenta un'obiezione alla registrazione.

Secondo il Protocollo di Madrid, è importante mantenere la registrazione nel paese d'origine per cinque anni perché l’esistenza della registrazione d'oltremare dipende dalla mancata contestazione della registrazione nel paese d'origine. La registrazione internazionale sotto questo sistema cessa di esistere se, prima della scadenza dei cinque anni dalla data della registrazione internazionale, la domanda base, la registrazione risultante dalla stessa o la registrazione in un paese di origine non gode più della protezione giuridica in quanto ritirata, scaduta, si è rinunciato alla stessa o è stata oggetto di una decisione definitiva di rigetto, revoca, annullamento o invalidazione. La relazione di dipendenza è assoluta. È quindi importante intraprendere una ricerca approfondita dei marchi per vedere se esiste un rischio di contestazione da terze parti nel paese d'origine prima di avviare una domanda di deposito internazionale.

Per ulteriori informazioni sul sistema di Madrid, i costi e il deposito della domanda e sulle procedure di registrazione, consulta la Guida per la Registrazione Internazionale dei Marchi nell'ambito dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, disponibile al link: http://www.wipo.int/madrid/en/guide/.

Per informazioni sulla protezione della Proprietà Intellettuale in alcuni paesi specifici, consultate la nostra guida, utilissima e facile da utilizzare, sulla proprietà intellettuale nei paesi del sud-est asiatico redatta da South-East Asia IPR SME Helpdesk IP country per Singapore, Filippine, Vietnam .

4. Domanda di Registrazione del Marchio - La Procedura da seguire

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Avete altre domande sulla Proprietà Intellettuale nel sud-est asiatico?

Chiamate il nostro numero +84 28 3825 8116 o inviateci una e-mail all’indirizzo question@southeastasia-iprhelpdesk.eu e l’Esperto dell’Helpdesk risponderà alle vostra domande entro tre giorni lavorativi.

Fasi Commenti

Esame formale - completezza della domanda depositata e dei dettagli forniti

La maggior parte degli Uffici dei Mar-chi del sud-est asiatico richiede la nomina di un avvocato locale per la presentazione della domanda.

Esame del contenuto

Questa procedura può richiedere tra i 9 e i 18 mesi. Se si solleva un'obiezi-one, al richiedente verrà assegnato un determinato periodo di tempo per rispondere con un argomento o una proposta alternativa, come per esempio la restrizione dei prodotti/servizi specificati. Il tempo specifica-to per rispondere varia da un paese all'altro, di solito il richiedente ha a disposizione dai 30 ai 90 giorni con l’eventuale possibilità di usufruire di un’estensione.

Pubblicazione per terze parti per oppor-si alla registrazione

Una terza parte che desidera opporsi alla registrazione di un marchio deve presentare l'obiezione entro il termine stabilito (periodo di opposizione) applicabile nel Paese specifico. Il peri-odo di opposizione può variare da 30 giorni (Filippine) fino a due mesi (Sin-gapore e Malesia) o tre mesi (Sultan-ato del Brunei) dalla pubblicazione.

Registrazione/Rilas-cio del certificato

Le autorità richiedono il certificato di registrazione prima di far rispettare i diritti in caso di violazione di un mar-chio. La registrazione di un marchio ha solitamente una durata di (10) dieci anni e può essere rinnovata per periodi successivi di (10) dieci anni

Di solito è necessario un esame della domanda per determinare se il marchio sia accettabile. Un marchio potrebbe essere respinto per vari motivi, tra cui la mancanza di descrizione o distinzione, o se il marchio è ingannevole.

Un marchio è distintivo se può soddisfare la sua funzione essenziale di identificazione dell'origine dei prodotti o servizi contrassegnati, consentendo al consumatore - senza alcuna possibilità di confusione - di distinguere i prodotti o servizi da altri che hanno origine diversa. D'altra parte, i marchi non distintivi si riferiscono a semplici dispositivi geometrici (come per esempio rettangoli, cerchi, ecc.) e semplici parole che sono utilizzate cosi frequentemente da aver perso qualunque capacità di distinguere i prodotti e i servizi (per esempio "extra" “mini”,”ultra”), simboli come @, etc.

La maggior parte dei paesi ASEAN quali Sultanato del Brunei, Cambogia, Laos, Vietnam, Myanmar, Singapore, Thailandia e le Filippine impiegano un tempo relativamente breve per registrare i marchi: da uno a due anni. In paesi come l'Indonesia, il processo richiede fino a due o tre anni per una domanda di deposito che non presenta obiezioni.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di deposito della domanda di registrazione, si prega di fare riferimento alle singole schede informative. Presentiamo di seguito un'ampia discussione

su alcuni requisiti/procedure di deposito della domanda di registrazione.

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5. Ricerca del Marchio Prima di Depositare la Domanda di Registrazione

È consigliabile richiedere agli avvocati locali di effettuare ricerche preliminari se intendete lanciare il marchio prima che sia accettato per la registrazione.

Il lancio del prodotto potrebbe essere bloccato a causa di una registrazione locale conflittuale non precedentemente nota. È importante disporre di queste informazioni in anticipo. Una ricerca preventiva sul marchio prima della registrazione vi eviterà questo problema e vi aiuterà a riconsiderare la scelta del marchio o ad apportare delle modifiche, come per esempio aggiungere elementi integrativi per distinguere ulteriormente i vostri marchi dalle registrazioni in conflitto di cui ne siete a conoscenza. Sarebbe un investimento sprecato, se vi venisse impedito di utilizzare il marchio da voi scelto perché si è scoperto, dopo qualche mese, che si trattava di una registrazione conflittuale che avrebbe impedito l'utilizzo del marchio previsto nel paese a causa del rischio di violazione del marchio. Conoscere la vostra posizione in anticipo vi aiuta a evitare meglio i conflitti e la perdita di investimenti.

È inoltre consigliabile utilizzare un agente locale in quanto diversi paesi vantano considerazioni e pratiche diverse nel determinare, per esempio, la somiglianza tra i marchi la cui registrazione è richiesta e quelli opposti.

I marchi descrittivi sono quelli che si limitano a trasmettere informazioni sui prodotti e sui servizi in questione (per esempio una parola "fresca" per frutta e verdura, "veloce" per i veicoli, l’espressione "un litro" per bevande etc.). I contrassegni ingannevoli sono tali da ingannare il pubblico, per esempio, per quanto riguarda la natura, la qualità o l'origine geografica dei prodotti o dei servizi (per esempio “meraviglia in cuoio” per scarpe in materiale sintetico o “senza zucchero” per bevande contenenti zuccheri).

Se l'esaminatore esprime delle obiezioni alla domanda durante il processo di esame, i richiedenti usufruiscono in genere di un periodo di tempo determinato per rispondere con argomenti o proposte per superare le obiezioni, come per esempio, restringendo le specifiche dei prodotti/servizi. La disponibilità delle estensioni di tempo varia a seconda del paese.

Il periodo di pubblicazione che segue l'esame di una domanda di marchio consente ad ognuna delle terze parti interessate di opporsi alla registrazione del marchio. Per esempio, i proprietari di marchi che considerano che il marchio la cui registrazione viene richiesta sia simile a quello proprio e possa causare confusione sul mercato, o terzi intenzionati a contestare la registrazione perché effettuata in malafede. Qualora non venga presentata alcuna opposizione alla domanda entro il suddetto periodo, si procederà alla registrazione del marchio.

In particolare in Myanmar, la domanda di registrazione del marchio non è sottoposta all’esame sostanziale come sopra descritto. La maggior parte delle domande procederanno semplicemente alla registrazione. Dopo aver registrato un marchio, in un giornale locale di lingua inglese viene pubblicato un avviso cautelativo. Sebbene non sia previsto un obbligo ufficiale per la pubblicazione di un avviso cautelativo, viene pubblicato in pratica, per informare il pubblico della registrazione e dell'opportunità di contestare il marchio.

Per conoscere indicativamente il costo della registrazione di un marchio nei vari paesi del sud-est asiatico, consultate le singole schede informative sulla proprietà intellettuale. Le lingue utilizzate per la comunicazione con l'ufficio locale del sud-est asiatico e per i certificati di registrazione sono le seguenti:

Paesi Lingua

Indonesia Bahasa Indonesia

Malesia Bahasa Malesia o inglese

Thailandia Thailandese

Singapore Inglese

Vietnam Vietnamita

Filippine Inglese

Cambogia Khmer

Laos Lao o inglese

Sultanato del Brunei Inglese

Myanmar Birmano o inglese

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Il periodo di pubblicazione che segue l'esame di una domanda di marchio consente ad ognuna delle terze

parti interessate di opporsi alla registrazione del marchio.

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Paese Web link

Sultanato del Brunei Ricerca non disponibile direttamente dal registro

Cambogia Ricerca non disponibile direttamente dal registro

Indonesia http://e-statushki.dgip.go.id/Lingua – Bahasa Indonesia e inglese

Malesia https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfmLingua – inglese

Myanmar Non disponible

Laos Ricerca non disponibile direttamente dal registro

Singapore https://www.ip2.sg/Lingua – inglese

Filippine

http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/trademarks.aspx(Questo link rimanda gli utenti su ASEAN TMview)Lingua – inglese

Thailandia http://www.ipthailand.go.th/ Lingua – Thailandese

Thailandia http://iplib.noip.gov.vn/Lingua –Vietnamita e inglese

Alcuni registri del marchio del sud-est asiatico forniscono la possibilità di svolgere ricerche online. Tuttavia è comunque consigliabile coinvolgere un agente locale per effettuare ricerche preliminari in quanto tali servizi online potrebbero non essere completi e l'agente locale dovrebbe avere l'esperienza per consigliarvi quali tra i marchi precedenti sarebbero problematici per la vostra proposta. Alcune aziende utilizzano tali servizi per ottenere l'indicazione iniziale dei conflitti potenziali e sviluppare una gamma di alternative che verranno poi ulteriormente consigliate dagli agenti locali. Si consiglia di coinvolgere un agente locale per effettuare la selezione finale per il deposito del marchio.Oltre alla ricerca di database di registri individuali dei marchi registrati, è ora possibile effettuare ricerche simultanee sui marchi pre-depositati per paesi multipli attraverso i portali di ricerca aggregati, come per l’ASEAN TMview http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html e il database globale dei marchi dell’OMPI http://www.wipo.int/branddb/en/.

Paesi Multi-classe o Singola

Sultanato Multi-classe

Cambogia Singola

Indonesia Multi-classe

Laos Multi-classe

Malesia Multi-classe

Myanmar Multi-classe

Filippine Multi-classe

Singapore Multi-classe

Thailandia Singola. Le domande di registrazione multi-classe sono disponibili a partire dal 28 luglio

Vietnam Multi-classe

Generalmente, una domanda di registrazione del marchio deve specificare i prodotti per cui è richiesta la protezione. Ad esempio, il marchio Levi's è tipicamente protetto per il settore abbigliamento, in particolare jeans e non è affatto probabile che copra i prodotti avicoli, cui la sua registrazione del marchio rientrerebbe nella classe 25.

Alcuni Paesi richiedono che vengano presentate delle domande di registrazione del marchio separate per categorie distinte di prodotti e servizi, ad esempio non sarebbe possibile specificare veicoli a motore (classe 12) e whisky (classe 33) in una sola domanda di registrazione che richiede il pagamento di una sola tassa di registrazione. Tuttavia, altri Paesi accettano applicazioni "multi-classe". Questo significa che può essere depositata una sola domanda di registrazione che copra più di una classe di prodotti o servizi. Tali domande possono avere la comodità di un unico set di moduli di domanda, che comporta un certo risparmio sui costi. Tuttavia, l'avanzamento della domanda multi - classe può essere lento in quanto l'accettazione di tale registrazione può essere ottenuta solo dopo aver superato le obiezioni su tutte le classi elette. Riportiamo qui di seguito un elenco dei paesi del sud-est asiatico che offrono la possibilità di domande multi-classe. Si consiglia di consultare un agente locale per sapere se il proprio caso è adatto per una domanda di registrazione multi-classe, che dipende normalmente dai risultati della ricerca di un marchio.

6. Classificazione di Prodotti e Servizi

Per rendere gestibile il processo di presentazione della domanda di registrazione di un marchio, si rende necessaria la presenza di una classificazione di prodotti e servizi. La Classificazione di Nizza (NCL), istituita dall’ Accordo di Nizza (1957), è una classificazione internazionale di prodotti e servizi per cui è stata richiesta la registrazione dei marchi. Si tratta del sistema utilizzato per la classificazione di prodotti e servizi in vista della domanda di registrazione del marchio nel sud-est asiatico. La classificazione è strutturata su 45 classi, per esempio: i computer e i prodotti elettronici sono classificati nella classe 9; l'acqua minerale, i succhi e la soda sono classificati nella classe 32; l’abbigliamento, i copricapo e le calzature rientrano nella classe 25. Consultate il link www.wipo.int/classifications/nice/en.

7. Come Registrare il tuo Marchio nella Scrittura Locale

Poiché la registrazione di un marchio in caratteri romani originali non protegge automaticamente il marchio contro l'uso o la registrazione dello stesso marchio o simile nella scrittura locale utilizzata in alcuni paesi del sud-est asiatico, per esempio Tamil, Thailandese, Lao, Birmania o Khmer, è altamente consigliabile registrare una versione del marchio nella scrittura usata nel paese d’interesse del sud-est asiatico. Inoltre, qualora non dovesse esistere un certo carattere per il marchio desiderato in una certa scrittura locale, è molto probabile che ne venga adottato uno da parte dei consumatori locali mediante traduzione o traslitterazione, e non necessariamente con le connotazioni giuste o con l'immagine che si desidera comunicare.

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La scelta di un equivalente del marchio nella scrittura locale è particolarmente importante, non solo per il significato, ma anche perché il suono, il tono e l'aspetto dei caratteri locali scelti per un nome di marca possono influenzare la reputazione del marchio.

Le scritture locali, come Thai, Lao, Tamil, Burmese o Khmer usate in alcuni paesi del sud-est asiatico hanno caratteristiche uniche e pertanto il marchio equivalente locale deve essere attentamente sviluppato con l'aiuto e la guida di esperti nel settore del marchio, del marketing e delle relazioni pubbliche, e di madrelingua e traduttori.

Vi sono tre modi per scegliere un nome di un marchio nella scrittura locale:

La creazione di una traduzione letterale

Una traduzione letterale funziona quando il marchio ha un significato specifico. Lo svantaggio di questo metodo è che i caratteri locali avranno un suono diverso rispetto al marchio originale.

La creazione di una traduzione fonetica

Una traduzione fonetica comporta la creazione di un nome di carattere locale che suoni come il marchio originale. Questo metodo è preferibile quando il marchio gode già di una reputazione tra i consumatori di lingua locale.

Combinazione di una traduzione letterale e fonetica

I migliori marchi tradotti sono quelli che suonano come quelli originali e inoltre fanno riferimento ad una caratteristica determinata del marchio o hanno un significato positivo nella cultura del paese d’interesse del sud-est asiatico.

registrazione, chiamata marchio composito. Tuttavia, non è la soluzione ideale. Le registrazioni separate riducono il rischio di obiezioni, in quanto la domanda di registrazione di un marchio composito potrebbe essere rifiutata perché l'elemento del logo presenta una somiglianza con un marchio precedente, mentre non vi sono obiezioni per quanto riguarda l'elemento del nome.

Un altro motivo per evitare la domanda di registrazione di un marchio composito è il seguente: qualora si registri una violazione in cui solo una parte del marchio è stata registrata da una terza parte, l’autore della violazione potrebbe avere una difesa discutibile. Nel concreto, la registrazione è composta da due elementi (parola e design del logo) mentre l’autore della violazione ha preso solo un elemento della registrazione (l'elemento parola). Il solito test per la violazione del marchio consiste nell’identificare se vi è somiglianza nel confrontare come INSIEME l'uso del marchio dell’autore della violazione e il marchio composito come REGISTRATO. In pratica, i tribunali possono assumere un atteggiamento energico e pronunciarsi contro il trasgressore. Tuttavia, una simile posizione non è necessariamente sicura e i marchi compositi dovrebbero quindi essere evitati.

Un’altra opzione che vale la pena considerare è la protezione del logo sotto la legge del copyright, che solitamente non richiede la registrazione. È pertanto importante, quando si progetta il logo, di evitare ogni dubbio e specificare nel contratto sottoscritto con il designer del logo che si possiede il diritto d'autore del logo. Sono numerosi i casi in cui, non avendo sbrigato questo semplice lavoro cartaceo, il vero proprietario del logo non dispone dei documenti necessari per far rispettare i propri diritti di proprietà intellettuale.

L'opzione di utilizzare la legge sul diritto d'autore per proteggere un logo, pur trattandosi di un utile ripiego, non è completamente insediata e potrebbe essere necessaria un'ulteriore consulenza professionale.

È possibile registrarli contemporaneamente in una singola registrazione, chiamata marchio

composito. Tuttavia, [questa] non è la soluzione ideale. Le registrazioni separate riducono il

rischio di obiezioni.

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8. Cosa Devo Registrare per Primo - il Nome del Prodotto o il Logo?

Come regola generale, bisognerebbe proteggere prima di tutto il nome commerciale. Dovreste proteggere la parte del marchio che può essere diffusa con il passa-parola, piuttosto che un simbolo grafico o un logo che non può essere verbalmente articolato.

È possibile registrarli contemporaneamente in una singola

9. La Violazione e l’attuazione di un Marchio Registrato

Qualora si dovesse verificare la violazione di un marchio, vi sono quattro principali vie di attuazione da prendere in considerazione: perseguimento penale, azione amministrativa, contenzioso civile e sequestri doganali.

Le incursioni penali possono essere eseguite dai dipartimenti di polizia o amministrativi. Nella maggior parte dei paesi del sud-est asiatico, le incursioni di polizia o amministrative sono il modo più rapido per porre fine all'infrazione. Il tempo di risposta alle azioni varia da paese a paese e può variare da una settimana a tre mesi. Il periodo più lungo potrebbe essere dovuto a passi

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burocratici quali la verifica della registrazione del marchio, l'esame di contraffazioni sospette e persino il parere giuridico dell'ufficio locale della proprietà intellettuale.

Prima di qualsiasi incursione, per ragioni pratiche, è importante stabilire innanzitutto se il trasgressore è in qualche modo associato con qualsiasi persona di influenza che possa annullare o interrompere l’incursione.

La controversia civile è più adatta ad affrontare violazioni su scala larga. Tuttavia, pochissimi casi vengono portati in tribunale in questo modo, poiché la controversia civile è raramente l'opzione preferita quando si tratta di violazioni di un marchio. In questi casi, i proprietari di marchi si basano normalmente su incursioni penali per fermare l'infrazione e poi negoziare dichiarazioni civili in cambio del non procedere ulteriormente con la causa. La controversia civile è probabilmente più costosa rispetto all'esecuzione di incursioni penali. Pertanto, le incursioni sembrano essere più efficaci per portare a termine l'infrazione in modo rapido. Inoltre, di solito è più facile garantire la conformità attraverso agenzie di attuazione della pubblica amministrazione che attraverso la notifica di un ordine giudiziario la quale richiede di essere conforme. Le diffide possono comunque essere efficaci in una certa misura contro i trasgressori che operano da un indirizzo permanente dove si svolge l'attività di natura commerciale.Le lettere di avvertimento funzionano al meglio qualora sia possibile monitorare la conformità. Tali imprese sarebbero quelle che si affidano a clienti di passaggio piuttosto che imprese B2B che trattano solo con associati commerciali noti e sono chiusi o prudenti nei confronti dei nuovi approcci. Il controllo delle frontiere è un'altra opzione qualora si ritenga che le merci in violazione siano importate ed esportate.

Il controllo delle frontiere attraverso il sequestro doganale è possibile se le autorità doganali in questione dispongono di sistemi di registrazione adeguati. I paesi che dispongono di tali sistemi sono Singapore, Thailandia, Vietnam e Filippine. Questi sistemi permettono ai proprietari di marchi di registrare i propri marchi

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10. Messaggi importanti:

• I regimi dei marchi nella regione del sud-est asiatico sono generalmente propensi ad adottare il sistema del “first-to-file”, il che significa che la prima persona a depositare una domanda di registrazione di un marchio in un determinato paese del sud-est asiatico possederà tale diritto nel suddetto paese una volta concessa la registrazione. Pertanto, se non depositate la domanda di registrazione in tempo, potrebbero farlo altre persone per prime e trarre vantaggi dai vostri investimenti e dalla vostra reputazione; è necessario quindi che adottiate le misure necessarie per registrare il vostro marchio al più presto possibile.

• Chiedete il parere di un avvocato o di un agente di marchio locale per garantirvi una protezione adeguata nelle classi di pertinenza.

• Procedete con una registrazione ampia nei paesi d’interesse del sud-est asiatico, non valutate solo la classe immediata per il prodotto da vendere, pensate se lo stesso marchio non possa essere utilizzato su articoli e/o servizi correlati come per esempio l'imballaggio, la pubblicità o il merchandising.

• Poiché la registrazione di un marchio in caratteri romani non protegge automaticamente il marchio contro l'uso o la registrazione di un marchio identico o simile scritto in altri alfabeti della regione del sud-est asiatico (come per esempio thailandese o lao), valutate la possibilità di registrare i principali marchi nei suddetti alfabeti, per prevenire le registrazioni indesiderate e preparare la strada per le vendite future nel paese d'interesse. Valutate attentamente la traduzione pertinente del vostro marchio, e ricevete l'aiuto di esperti di lingua nativi e di marketing.

• Chiedete agli avvocati locali di effettuare ricerche se avete intenzione di lanciare il prodotto prima che il marchio sia accettato per la registrazione. Il lancio del prodotto potrebbe essere bloccato a causa di una registrazione locale conflittuale non precedentemente nota. È importante disporre di queste informazioni in anticipo. Una ricerca di marchio pre-registrazione vi eviterà questo problema e vi aiuterà a riconsiderare la scelta del marchio.

presso la dogana, in modo che le dogane siano sempre alla ricerca di eventuali infrazioni. Saranno contattati il titolare del marchio o il suo avvocato per esaminare le merci detenute, per confermare se si tratta di contraffazioni che verranno poi sequestrate permanentemente. Nel Sultanato del Brunei non esiste un simile sistema di registrazione. Tuttavia, i proprietari di marchi possono rivolgersi per iscritto al controllore doganale sollecitandogli di trattenere le merci in violazione che possono essere sottoposte al controllo doganale. Tale sollecito è però valido solo per un periodo non superiore a 5 anni.

Per sapere di più sulle possibilità di attuazione a seconda del paese, consultate le nostre schede informative sulla Proprietà Intellettuale, utilissime e facili da utilizzare, redatte da South-East Asia IPR SME Helpdesk e scaricabili qui.

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11. Casi di Studio riguardanti i marchi PMI

Contesto:

Un produttore europeo di prodotti elettronici dotato di un marchio riconosciuto a livello internazionale per i personal computer (BHT) è interessato allo sviluppo di una propria attività nel sud-est asiatico. Dopo aver svolto la ricerca iniziale su uno dei mercati del sud-est asiatico, ha scoperto al più presto l’esistenza di una precedente registrazione del suo marchio su quel mercato, registrazione depositata da un’entità locale (5) cinque anni prima. La registrazione locale copre impianti stereo e radio elettroniche. L’azienda europea è stata avvisata da un avvocato locale che la registrazione del marchio da parte dell’entità locale avrebbe efficacemente bloccato qualsiasi domanda di registrazione presentata dall’azienda europea.

Azione intrapresa:

L’azienda europea ha chiesto la registrazione di un marchio e ha avviato contemporaneamente un'indagine sulle attività dell’entità locale. Si è scoperto che l’entità locale non stava effettivamente utilizzato il marchio registrato. L’azienda europea ha quindi avviato una procedura di cancellazione della suddetta registrazione presso un tribunale locale a causa della mancanza di utilizzo del marchio.

Risultato:

Il processo di annullamento del marchio precedente è stato costoso, perché è stata richiesta un’indagine di mercato e l’entità locale ha difeso con forza la cancellazione. Successivamente è stato fatto appello presso un tribunale superiore, nonostante l’azienda europea avesse già vinto nella prima udienza.

Lezioni sulla Proprietà Intellettuale:

• Rivolgetevi ad un investigatore locale per acquisire il marchio. • Effettuate ricerche sui marchi prima di decidere di depositare la domanda per la protezione del marchio, in caso contrario potreste

poi scoprire una precedente registrazione in contrasto con il marchio da registrare. • Una volta registrato il marchio, utilizzatelo per le classi per cui avete ricevuto la protezione, diversamente rischiate la sua

cancellazione per mancato utilizzo.Consultate ulteriori studi di casi per PMI nella sezione Studi di caso del sito web della South-East Asia IPR SME Helpdesk.

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2° Caso di Studio

Contesto :

Un marchio registrato in Vietnam, rappresentando un'etichetta di prodotto per noodle istantanei, è stato soggetto a una richiesta di cancellazione per non utilizzo.

Ai sensi dell'articolo 95 della Legge sulla Proprietà Intellettuale del Vietnam, una registrazione di un marchio può essere annullata su richiesta di una terza parte se il marchio non è stato utilizzato dal suo titolare o dal suo licenziatario senza motivi giustificati per cinque (5) anni consecutivi prima della richiesta di cancellazione per mancato utilizzo, salvo qualora l'uso del marchio fosse iniziato almeno tre (3) mesi prima della richiesta di cancellazione per mancato utilizzo.

Infatti, il proprietario del marchio non aveva utilizzato il disegno esatto dell’imballaggio, ma una versione leggermente modificata del detto.

Azione intrapresa:

A difesa, il titolare del marchio ha presentato la prova dell'utilizzo del marchio per dimostrare che la parte attualmente utilizzata presenta una modifica minima del marchio come originariamente registrato, con le seguenti lievi differenze:

• Il marchio in uso è caratterizzato da un elemento parola diverso. Infatti, il nuovo elemento parola era l'abbreviazione del nuovo nome commerciale del titolare del marchio; e

• il marchio in uso conteneva alcuni elementi figurativi diversi, tra cui alcune immagini rappresentate in modo leggermente diverso rispetto al marchio registrato.

1° Caso di Studio

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Risultato:

DNella sua decisione, l'Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale del Vietnam (NOIP) ha sostenuto l’argomentazione del titolare del marchio secondo la quale la modesta modifica di alcuni elementi descrittivi minori non ha alterato l'impressione generale e il carattere distintivo del marchio e la sua funzione di identificazione dell'origine delle merci è stata mantenuta.

Tuttavia, poiché l'elemento originario non è apparso nel marchio in uso, NOIP ha deciso di annullare parzialmente la registrazione in relazione all'elemento parola, quindi sostanzialmente una parte del marchio.

L'attuale legislazione sui marchi del Vietnam non prevede che l'uso di un marchio registrato in forma modificata sia sufficiente a dimostrare l'utilizzo dello stesso. Finora è stato generalmente inteso che l'utilizzo di un marchio deve essere nella forma in cui è stato registrato all’origine per essere accettabile come utilizzo del marchio. Tuttavia, il Vietnam è firmatario della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale che prevede specificamente (articolo 5C, paragrafo 2) che l'uso di un marchio da parte del titolare in una forma differente di elementi "che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato” non comporta l’invalidità della registrazione e non diminuisce la protezione accordata al marchio. L'approccio NOIP è conforme alla Convenzione di Parigi.

Lezioni sulla Proprietà Intellettuale:

• Le PMI dell'UE devono essere consapevoli del fatto che devono utilizzare i loro marchi registrati in Vietnam, altrimenti i loro marchi potrebbero essere attaccati per ottenerne la cancellazione e potrebbero perdere i loro diritti.

• Le PMI devono sapere in che misura possono utilizzare i marchi con modifiche minime rispetto al marchio registrato.

La domanda restante è quanto il marchio in uso possa differire dal marchio registrato. Pertanto, è sempre consigliabile che i proprietari di marchi considerino di registrare versioni modificate dei loro marchi o si limitino all'utilizzo di quanto registrato.

12. Link Correlati e Informazioni Supplementari

Visitate il sito di South-East Asia IPR SME Helpdesk per ulteriori informazioni rilevanti, per esempio come affrontare i partner commerciali nella regione del sud-est asiatico - http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu

Visitate il blog dell’Helpdesk http://www.yourIPinsider.eu per articoli riguardanti la proprietà intellettuale nel sud-est asiatico e in Cina.

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) - http://www.wipo.int

Il sistema di Classificazione di Nizza - http://www.wipo.int/classifications/nice/fr/index.html

Il Protocollo di Madrid - http://www.wipo.int/madrid/fr/guide/index.html

Per ricevere entro tre giorni lavorativi una consulenza sulla proprietà intellettuale gratuita, riservata e focalizzata sul business: question@southeastasia-iprhelpdesk.eu

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Il South-East Asia IPR SME Helpdesk offre consulenza gratuita, riservata e orientata alle Piccole e Medie Imprese (PMI) Europee in materia di Diritti di Proprietà intellettuale (IPR) nel sud-est asiatico.

Il Servizio di Richiesta Informazioni dell’Helpdesk: Inviate eventuali ulteriori domande all'Helpdesk tramite telefono, email (question@southeastasia-iprhelpdesk.eu)o personalmente e riceverete consigli gratuiti e riservati di prima linea entro cinque giorni lavorativi da parte di un esperto della Proprietà Intellettuale del sud-est asiatico.

Formazione: L'Helpdesk organizza programmi di formazione sulla protezione e l'attuazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale nel sud-est asiatico in tutta l’Europa e nel Sud-Est asiatico, adattati alle esigenze delle PMI.

Materiali: Le guide dell’Helpdesk orientate sugli affari e i materiali formativi sui temi di Diritti di Proprietà Intellettuale nel sud-est asiatico sono tutti scaricabili dal nostro portale.

Servizi Online: Il nostro portale multilingue (www.ipr-hub.eu) fornisce accesso facile alle guide, ai casi di studio, ai moduli e-learning, alle informazioni sugli eventi e ai webinar di Helpdesk.

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