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Il marchio: principi generali

Natura del marchio

Il marchio d'impresa è un segno, suscettibile di rappresentazione grafica (a titolo esemplificativo: parole, nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, combinazioni cromatiche), per mezzo del quale l'imprenditore distingue i propri prodotti o servizi nei confronti delle imprese concorrenti

Casi particolari di protezione

Nella maggior parte dei casi la titolarità del marchio spetta l'imprenditore, ma è anche ammessa la protezione di un particolare segno distintivo da parte di una persona fisica, purchè essa consenta che tale diritto di privativa sia utilizzato nell'ambito di una particolare attività imprenditoriale

Caratteristiche del marchio

Dovendo rappresentare il mezzo attraverso cui un prodotto od un servizio si contraddistinguono nel mercato, il marchio, affinchè possa essere valido e così tutelabile secondo le norme predisposte dall'ordinamento giuridico, deve essere originale e nuovo.

Originalità o capacità distintiva

Idoneità del segno prescelto di differenziarsi rispetto a denominazioni generiche o meramente descrittive di prodotti o servizi, in relazione alla loro quantità, qualità, valore o provenienza

Novità

Termine di paragone, secondo un parametro temporale, rispetto agli altrui marchi o altri segni distintivi, non essendo valido un marchio che sia identico o simile ad altri segni distintivi anteriormente venuti ad esistenza.

Categorie di marchio secondo la qualità del titolare

Secondo la qualità del titolare del diritto, il marchio può essere: di fabbrica o di produzione (tutela il produttore) di commercio (tutela il commerciante: in tal caso non è possibile sopprimere il marchio del produttore, ma è unicamente ammesso affiancare il marchio di commercio a quello di produzione) di servizio (tutela il prestatore di servizi).

Categorie di marchio secondo l'oggetto

Secondo l'oggetto della rappresentazione grafica, il marchio può essere: denominativo (una parola o un altro segno che non sia rappresentato per mezzo di una figura) figurativo (una figura, anche di fantasia) di forma (forma del prodotto o della sua confezione).

Categorie di marchio secondo il numero dei segniConsiderando il numero dei segni rappresentati, il marchio può inoltre presentarsi come: semplice (un solo segno) complesso (più segni tra di loro interagenti, quali parole e figure: in tal caso la veste distintiva del marchio è rappresentata dal c.d. cuore del marchio complesso, ossia dalla parola o dalla figura che più delle altre distingue quel prodotto o servizio da quelli concorrenti).

Categorie di marchio secondo la rinomanzaSecondo la rinomanza che tale segno possa aver acquisito nel mercato di settore, il marchio può essere: non rinomato notorio (generale conoscenza di un marchio presso i consumatori di un determinato settore) celebre (conoscenza di un marchio presso la generalità dei consumatori) godendo in tali due ultimi casi di tutela giuridica maggiore (c.d. tutela ultramerceologica).

Categorie di marchio secondo la capacità distintiva

Ponendo infine quale termine di confronto il requisito della capacità

distintiva, il marchio può presentarsi come:

• marchio forte (alta distintività)

• marchio debole (bassa distintività).

Tutela del marchio

L'ordinamento giuridico tutela il marchio sia che esso sia registrato (con più forza), sia che esso sia non registrato (con meno forza).

Tutele diverseNel caso del marchio registrato la tutela del diritto è

riconosciuta dalle norme generali del Codice Civile (artt. 2569 e ss. c.c.) e soprattutto dalla normativa speciale della Legge Marchi (R.D. 929/42, oggi abrogato) e del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005, in vigore dal 19 marzo 2005).

Nel caso del c.d. marchio di fatto, il relativo diritto è protetto secondo le norme generali del Codice Civile sul preuso (art. 2571 c.c.).

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Il marchio registrato

Oggetto della registrazione

Possono essere registrati come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Ritratti di persone

I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

I nomi di personaI nomi di persona diversi da quelli di chi

chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purche' il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.

L'UIBM ha tuttavia la facolta' di subordinare la registrazione al consenso dell'avente diritto.

In ogni caso, la registrazione non impedira' a chi abbia diritto al nome di farne uso.

Segni notoriSe notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi: i nomi di persona i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.

Marchio di forma

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.

Stemmi

Gli stemmi e gli altri segni simili che rivestano un interesse pubblico, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio, a meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

Segni politici o di dubbia legittimità

In caso di parole, figure o segni con significazione politica, altamente simbolica o araldica, l'UIBM, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio alle autorità competenti, per sentirne l'avviso.

L'UIBM provvede del pari nel caso di dubbia contrarietà del segno all'ordine pubblico od al buon costume.

In caso di avviso negativo, la domanda di registrazione è senz'altro respinta.

Marchi collettivi Possono essere registrati a tutela e garanzia dell'origine

rilevante per la qualità del prodotto, natura (risultato caratteristico di un prodotto a seguito dell'utilizzo di determinate materie) e qualità (conformità standard qualitativi di produzione) di determinati prodotti o servizi.

Derogando alla norma di carattere generale, è ammessa l'indicazione della provenienza geografica del prodotto, salvo che l'indicazione stessa non crei situazioni di privilegio o di pregiudizio all'interno del territorio regionale interessato.

Il titolare del marchio collettivo

La domanda di registrazione è avanzata dall'ente cui è istituzionalmente demandato il compito di vigilare sulla qualità di determinati prodotti (ad es. i consorzi di tutela dei vini) e ad essa il richiedente deve allegare il disciplinare tecnico: concessa la registrazionde del marchio, i diritti che ne conseguono possono essere licenziati agli imprenditori consorziati.

La registrazione

Consegue al deposito di apposita domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

I criteri della domanda

L'istante deve descrivere la tipologia di marchio che intende registrare (allegando l'eventuale figura emblematica che lo contraddistingue) ed indicare a quali settori merceologici (c.d. classi o categorie) appartengono il prodotto od il servizio protetto.

Requisiti di validità

La registrazione non è soggetta a verifiche di merito da parte dell'UIBM ed è valida purchè il segno oggetto di protezione sia nuovo distintivo lecito.

Mancando tali requisiti, la registrazione è nulla.

Novità

Il segno non deve essere identico o simile ad altri marchi nazionali, marchi internazionali vantati diritti di priorità in ambito nazionale, marchi notori, altrui ditte , denominazioni, ragioni sociali, insegne e nomi a dominio.

La somiglianza è preclusiva della valida protezione se sia tale da creare nel pubblico dei consumatori un rischio di confusione o di associazione tra i prodotti di imprenditori concorrenti.

Distintività

Il segno non deve rappresentare denominazioni generiche ed indicazioni meramente descrittive o caratteristiche del prodotto o del servizio.

Liceità

Il segno non deve ledere la legge, l'ordine pubblico ed il buon costume.

Non deve inoltre ingannare il pubblico circa la provenienza, la qualità e la natura del prodotto, nè ledere altrui diritti d'autore e privative industriali.

Decadenza

A pena di decadenza, la registrazione dev'essere seguita da uso effettivo del marchio entro i cinque anni successivi e tale uso non deve sospendersi ininterrottamente per ulteriori cinque anni.

Durata

La registrazione dura dieci anni dalla prima domanda, salve ulteriori rinnovazioni decennali.

Effetti della registrazione

Il titolare del marchio ha la facoltà di fare uso esclusivo del marchio e di vietare ai terzi (salvo consenso: c.d. licenza di marchio, esclusiva o non esclusiva) l'utilizzo in ambito commerciale di segni ad esso identitici o simili per prodotti o servizi identici o simili.

Somiglianza e marchio non rinomato

Nel caso in cui il marchio non sia rinomato, il rapporto di somiglianza rileva ai fini del diritto di divieto purchè ad esso consegua il rischio di confusione ed associazione tra i prodotti ed i servizi dei concorrenti (si deve cioè vertere nello stesso ambito di classe protetto).

Somiglianza e marchio rinomato

Nel caso di marchi notori/celebri, invece, l'illecito utilizzo consta nel fatto stesso dell'indebito vantaggio che il terzo trae o dal pregiudizio che il terzo arreca alla celebrità del diritto di privativa (protezione c.d. ultramerceologica : consente al titolare del marchio celebre di proteggere il proprio diritto di protezione anche al di fuori della classe merceologica di appartenenza).

Licenza esclusiva

Il marchio può essere oggetto di trasferimento per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali esso è stato registrato.

Licenza non esclusiva

Il marchio puo' altresì essere oggetto di licenza non esclusiva per la totalita' o per parte del territorio dello Stato, a condizione che il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

Rapporti titolare/licenziatario

La licenza di marchio non deve creare situazioni di inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi chesono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

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Il marchio di fatto

Tutela di fatto

Il marchio (di fatto) è tutelato anche se non sottoposto a registrazione.

Preuso

Il c.d. marchio di fatto è infatti protetto secondo le norme generali sul preuso (art. 2571 c.c.), che permettono a chi ha fatto uso di un marchio non registrato anteriormente alla registrazione di un marchio identico o pregiudizievolmente simile la facoltà di continuarne l'utilizzo nello stretto ambito territoriale in cui se ne è precedentemente valso.

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Marchi internazionali, esteri, comunitari

Tutela territoriale

La tutela del marchio è fortemente radicata al territorio ove il prodotto od il servizio vengono commercializzati.

Ne deriva che il diritto di marchio è esercitabile al di fuori dell'ambito nazionale purchè se ne estenda la protezione a seguito di apposite domande nei Paesi esteri.

Marchio internazionale

Concede al titolare di un marchio nazionale di estenderne la tutela nell'ambito degli indicati Paesi aderenti alla convenzione.

In tal caso la protezione non è quindi automaticamente estesa all'intero ambito internazionale, ma è viceversa limitata ai Paesi indicati: si parla a questo proposito di un fascio di marchi nazionali esteri.

Marchio estero

Qualora il titolare del marchio intende invece tutelare il proprio diritto di privativa unicamente in un Paese estero può depositare presso la competente Autorità nazionale apposita domanda di concessione di marchio estero.

Marchio comunitarioCon Regolamento comunitario 207/2009/CE è stato

riformato il c.d. marchio comunitario, diritto di privativa che, a seguito di apposita domanda presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno (O.A.M.I., con sede ad Alicante in Spagna), estende le facoltà di privativa del titolare nell'intero ambito comunitario.

A differenza dell'UIBM, l'OAMI esegue un controllo nel merito ed in caso negativo rigetta la domanda.

Cervato Law & Business™Avv. Piergiovanni CervatoMaster in Diritto della Rete

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