IL MARCHIO...CESSIONE DEL MARCHIO ∙ ANTE RIFORMA: l’art. 2573 c.c., c. 1 e l’art. 15 R.D....

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IL MARCHIO TEORIA E PRATICA Avv. Loredana Gagliasso Vietti e Associati Via Maria Vittoria, 6 10123 – Torino Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894 [email protected]

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IL MARCHIO TEORIA E PRATICA

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DEFINIZIONE DI «MARCHIO» E’ il segno distintivo apposto sui prodotti (o sulle loro confezioni) o sugli strumenti utilizzati per prestare il servizio (marchio di fabbrica, di commercio, di servizio).

Art. 7 d.lgs. 30/2005: «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

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DEFINIZIONE DI «MARCHIO» ∙ Marchio di fatto

∙ Caratteristiche/requisiti per la registrabilità

novità capacità distintiva liceità

∙ Contenuto del diritto

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CESSIONE DEL MARCHIO ∙ ANTE RIFORMA: l’art. 2573 c.c., c. 1 e l’art. 15 R.D. 21/06/1942 n. 929

permettevano il trasferimento del marchio soltanto con l’azienda o

con un ramo di essa;

∙ ADESSO: d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 in attuazione della Dir. 21 dicembre 1988 n. 89/104/CEE ha eliminato il divieto di cedere il

marchio senza l’azienda (o un suo ramo);

∙ il trasferimento non deve comportare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico

(art. 23 d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)

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CESSIONE DEL MARCHIO ∙ FORMA CONTRATTO: libera

∙ PROFILI FISCALI:

Marchio ceduto Marchio venduto autonomamente, IVA

unitamente all’azienda,

imposta di registro proporzionale

∙ CESSIONE DITTA: art. 2565 c.c.

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LICENZA DI MARCHIO Licenziante (titolare del diritto di uso di un determinato marchio)

Licenziatario (colui che acquista la facoltà di farne uso, sfruttarlo nella produzione di beni o fornitura di servizi, nel rispetto delle condizioni decise dalle parti)

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ELEMENTI DEL CONTRATTO

CAUSA

Scambio del diritto di uso del

marchio da parte del licenziante verso il pagamento di una somma dovuta dal licenziatario.

OGGETTO

Cessioni in uso del marchio di

un certo prodotto.

FORMA

Libertà di forma.

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LICENZA

TOTALE o PARZIALE ESCLUSIVA O NON

ESCLUSIVA

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OBBLIGHI

Licenziante:

∙ cede il diritto di uso del marchio

libero da pretese da parte di terzi;

Licenziatario:

∙ paga il corrispettivo pattuito;

∙ il compenso può essere

rappresentato da una percentuale

fissa sul fatturato lordo rispetto ai

prodotti venduti dal licenziatario (c.d.

royalties) oppure da una

partecipazione agli utili in

percentuale

∙ non può, salva diversa pattuizione,

cedere il diritto d’uso del marchio Avv. Loredana Gagliasso Vietti e Associati

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IL BREVETTO TEORIA E PRATICA

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DEFINIZIONE DI «BREVETTO» E’ uno strumento che tutela il titolare dei trovati (cioè delle idee ed

invenzioni). Mediante la brevettazione di un trovato, l’autore ottiene il diritto esclusivo, salvo cessione consensuale, del suo sfruttamento

commerciale.

In concreto: documento tecnico-legale formato da una RELAZIONE

TECNICA (descrizione dettagliata dell’invenzione) e da

RIVENDICAZIONI (che definiscono gli aspetti dell’invenzione per i quali

si chiede protezione e che rendono l’invenzione attuabile da parte di terzi)

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DEFINIZIONE DI «BREVETTO» REQUISITI BREVETTABILITA’ novità industrialità originalità liceità OGGETTO DEL BREVETTO di prodotto di procedimento INVENZIONI DEL DIPENDENTE BREVETTO nazionale internazionale europeo (Conv. WIPO Ginevra PTC 1970)

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CESSIONE DI BREVETTO

(art. 63 d.lgs. 30/2005) ∙ liberamente trasferibile sia inter vivos sia mortis causa

∙ necessaria la forma scritta ai fini della trascrizione

∙ requisiti per brevettabilità

novità industrialità originalità liceità

∙ oggetto del brevetto

∙ obblighi di pubblicità: art. 138 d.lgs. 30/2005

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LICENZA DI BREVETTO

(Reg. CEE n. 772/2004) Definizione: contratto mediante il quale il licenziante aliena al licenziatario, verso corrispettivo, il diritto di utilizzare l’invenzione brevettata, senza spogliarsene definitivamente.

Oggetto del contratto

Caratteristiche: - Bilaterale - Atipico - Oneroso - Commutativo - Di durata Forma: libera, ma scritta per la pubblicità (artt. 138-139 d.lgs. 30/2005) Comunione di brevetto

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LICENZA DI BREVETTO

TIPOLOGIE DI LICENZA

esclusiva non esclusiva/ di diritto

Assoluta Parziale obbligatoria

(art. 70 d.lgs. 30/2005)

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OBBLIGHI Licenziante:

∙ cede il diritto di uso del brevetto

libero da pretese da parte di terzi;

∙ può essere obbligato a prestare

assistenza tecnica nella fabbricazione,

controlli sulla qualità dei prodotti

Licenziatario:

∙ paga il corrispettivo pattuito:

1) un’unica somma versata al

momento della sottoscrizione anche

in più rate;

2) royalty (= percentuale sulle

vendite, sulla produzione o sugli utili

del licenziatario)

3) misto (somma della

sottoscrizione+royalty)

∙ royalty sul prezzo di vendita

calcolate:

- Lordo

- Netto

- Equo prezzo di mercato

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… ancora sugli obblighi del licenziatario:

∙ non può, salva diversa pattuizione, cedere il diritto d’uso del brevetto

∙ deve esperire l’azione di contraffazione

… e sulle garanzie in suo favore: ∙ garanzia per vizi ex art. 1578 c.c.

∙ garanzia contro le molestie ex art. 1585 c.c.

∙ garanzia per evizione

∙ garanzia per la validità del brevetto

∙ garanzia per assenza di oneri e vincoli

… infine effetti della nullità del brevetto

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