Ing. Pierluigi CarangeloPartner - Jacobacci & Partners S.p.A.

La ricerca che diventa bene immateriale e si fa impresa:

strategie di gestione della proprietà intellettuale

4T – 2016Roma 14 Ottobre 2016

Avv. Massimo SterpiPartner – Studio Legale Jacobacci & Associati

Indice1. Industry 4.0 e nuove strategie di tutela dell’IP

2. Open Innovation: nuovi modelli di gestione e valorizzazione di IP

Industry 4.0 e nuove strategie di tutela dell’IP

Innovazione

• innovare = inventare + sfruttare commercialmente• incrementale = usando le competenze interne all’azienda• radicale = cercando nuove competenze in azienda

Thomas Edison: inventor and businessman, 1093 US patents

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Esempi di innovazioni

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Prodotti e servizi innovativi Esempio manifattura

2000-2014: Il valore aggiunto della manifattura è cresciuto, ma meno rispetto a quello di altri settori (es. servizi), in altre parole il peso della manifattura sull’economia è diminuito

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Innovare ancora nell’industria è possibile? Industria 4.0

Processo che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e soprattutto interconnessa: ‘Smart Factory’

Trasformare la fabbrica in un impianto ‘collaborativo’: un nuovo approccio che vede gli impianti come entità flessibili e autonome, capaci di parlare e ascoltarsi tra loro e il mondo con cuiinteragiscono e di autoadattarsi per garantire qualità, tempistiche epersonalizzazioni… finanche ad arrivare al lotto unitario

Industria 4.0 = Quarta rivoluzione industriale

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Digital Compass maps Industry 4.0 levers to the 8 main value drivers (SOURCE: McKinsey)

Negli 8 pilastridi questa trasformazione in corso il «time to market» ricopre un ruolo chiave.

Come ottenere la «velocità» desiderata?

Open innovation

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‘The days in innovating alone are over’ (Philips website)

Digital Compass maps Industry 4.0 levers to the 8 main value drivers (SOURCE: McKinsey)

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Industria 4.0 - Come cambiano gli attori in gioco

Digital Compass maps Industry 4.0 levers to the 8 main value drivers (SOURCE: McKinsey)

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Open source è un attributo riferibile ad un prodotto o una tecnologia che ne connota la libera disponibilità (es. software open source= software royalty free)

Open Innovation è un attributo riferibile ad un processo o una metodologia di innovazione di tipo cooperativo, che si avvale di idee interne ed esterne e di sbocchi verso il mercato sia interni che esterni

L’open innovation e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale non sono concetti fra loro inconciliabili. Al contrario, l’open innovation presuppone una maggior consapevolezza degli IPRs, richiede una diversa strategia di tutela (es. IBM, Microsoft, Philips NV, Google, Tesla, etc.).

Open innovation = Open Source

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In linea di principio, strumenti di tutela classici, registrati e non:

-Brevetti per invenzione industriale-Brevetti per modelli di utilità-Design industriali registrati e non-Copyright (banche dati, software e lavori preparatori degli stessi, progetti di lavori di ingegneria)-Trade secrets-Marchi

Strumenti di tutela innovativi degli IPRs per una open innovation ?

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è necessario un approccio open minded nella visione e nello sfruttamento strategico degli strumenti di tutela degli IPRs e nell’accettare che parte dell’innovazione possa provenire anche dall’esterno o essere convogliata all’esterno

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Ci sono continue modifiche normative (UPC, unitary patent, SEP)…ma occorre innovare radicalmente il modo di avvalersi degli strumenti di tutela

Punti essenziali per strategia di tutela secondo l’approccio dell’open innovaton

- Preventiva mappatura puntuale degli IPRs esistenti- Identificazione delle aree di migliorabilità della tutela;- Identificazione di ciò che può/deve restare trade secret;- Costante monitoraggio dell’attività di tutela svolta da competitors/

partners;- Apertura allo sfruttamento degli IPRs per finalità diverse dal monopolio- Maggiore partecipazione dei responsabili IP alle decisioni strategiche e

sin dalle prime fasi dello sviluppo del prodotto- Diversificazione e stratificazione nel tempo e per declinazione

tecnologica degli IPRs;- Consapevolezza e coretto sfruttamento degli strumenti di agevolazione

fiscale e finanziaria (Patent Box)- Senza dimenticare: esistenza di barriere legali a esportazione di

innovazione (prima brevettazione all’estero, dual use, etc.)

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FORME di sfruttamento creativeACCORTA creazione di un portafoglio brevetti

Ogni investimento fatto all’inizio per ottenere brevetti dalla portata ampia risulta in un enorme risparmio di costi e RITORNO (guadagno) nel futuro.

In sintesi

Questa logica applicata sistematicamente permette di creare una pluralità di brevetti “cassaforte nella cassaforte” a diversa difficoltà di accessibilitàma SOPRATTUTTO una accelerata diffusione

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Molte aziende stanno già brevettando con questa logica Tecnologie per Industry 4.0

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Hannover Messe - aprile 2011

Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC)Investiti decine di miliardi di dollari in progetti mirati

“IoT innovation zone” nella città di Wuxi, provincia di Jiangsu, con 300 aziende che impiegano più di 70.000 persone. Investito un totale di 1 miliardo di dollari nel settore IoT nel 2015.

Nel 2011, lanciato il progetto governativo “Cyber-Physical Systems Innovation Hub” - finanziamento pari a 22,8 miliardi di euro

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Industry 4.0 esiste solo in Europa?

La situazione in Italia: siamo ancora alla linea di partenza

- Novembre 2015: Il MISE annuncia un documento dal titolo «Industry 4.0, la via italiana per la competitività del manifatturiero»

- 21 Settembre 2016: Presentazione del Piano «Italia 4.0» con cui il governo italiano mira a mobilitare 10 miliardi di investimenti industriali aggiuntivi e 7 miliardi in più per la ricerca e sviluppo.

Gli obiettivi del piano di investimenti prevedono quattro direttrici di intervento:- Investimenti innovativi (investimenti, start up e produttività)- Infrastrutture abilitanti (banda ultralarga)- Competenza e ricerca (nuovi corsi universitari e master, sviluppo di nuove figure che gravitano su Industry 4.0)- Governance per sensibilizzare il settore industriale

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Open Innovation: nuovi modelli di gestione e valorizzazione di IP

OPEN INNOVATION

L’uso aziendale di idee innovative interne ed esterne, nonché di canali interni ed

esterni verso il mercato, per accelerare sviluppo tecnologico e crescita

aziendale.

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MODELLO CLOSED INNOVATION → Statico / Difensivo• Ricerca interna • Protezione tramite IP Rights • Difesa contro terzi• Effetto «Medusa»

OPEN INNOVATION Dal fencing all’opportunity

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MODELLO OPEN INNOVATION → Dinamico / Collaborativo• Ricerca (i) di innovazioni altrui protette da IP Rigths e (ii) di paths to

market di terzi • Acquisto/ottenimento di licenze su IP Rights di terzi• Sfruttamento dei propri IP Rights e dei propri paths to market per

licenze o accordi con terzi• Effetto «Sirena»

OPEN INNOVATION Dal fencing all’opportunity

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METRICHE

Closed Innovation- % fatturato/spesa R&D- # nuovi prodotti/anno- # brevetti depositati/ spesa in R&D- vantaggio competitivo

Open Innovation- time to market- channel to market -% utilizzazione dei brevetti-investimenti in o da altre aziende

• Source: Bill Pontikakis – Ip Strategy & Open Innovation Policy – 2013

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• Acquisto o cessione di IP

• Licensing attivo o passivo

• Patent pooling

• Co-ricerca e co-sviluppo

• Crowdsourcing (challenges, open calls: es. XPrize)

OPEN INNOVATION Attività caratterizzanti

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Cessione / acquisto totale:• lump sum• lump sum ridotta + royalty futura

Cessione / acquisto parziale:

• joint-venture contrattuale• entrambe le parti restano coinvolte • possibile prevedere opzioni put o call al verificarsi di

certe condizioni• necessità di regolare contrattualmente contitolarità di

IP

OPEN INNOVATION Cessione / Acquisto IP

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Scarse norme su contitolarità IP • Art. 6 Codice Proprietà industriale • Art. 1100 e ss Cod. civ.

Necessità di regolamentazione contrattuale su • Possibilità sfruttamento separato e compensi reciproci • Regole per concessione licenze a terzi• Estensione territoriale registrazioni • Pagamento spese di mantenimento e rinnovi e conseguenze su quote

contitolarità• Opposizioni o azioni contro terzi• Titolarità dei miglioramenti e sviluppi • Prelazione in caso di cessione quota di contitolarità• Maggioranza per cessioni (eccezioni all’unanimità)

OPEN INNOVATION Contitolarità IP

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- Licenze esclusive o non esclusive (caso per caso)- Lump sum / royalty / profit share - Rent to buy - Licenza + accordo di co-ricerca e/o co-sviluppo- Cross licensing- Patent pooling

OPEN INNOVATION Licenze IP

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- Open networks - Mettono in contatto Seekers e Solvers - es.: OpenIDEO / InnoCentive

- Open calls- Es.: Securing Water for Food, JTC

- Challenges - XPrize- G.E.,Nokia, Philips

OPEN INNOVATION Crowdsourcing

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Contrattuali- Cessioni parziali o totali- Licenze

Societarie - Fusioni / scambio quote - Valorizzazione IP nel capitale Newco- Creazione Newco cui concedere licenza su IP

OPEN INNOVATION Possibili strutture

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IP utilizzata - Per coprire mercati esteri non raggiunti o raggiungibili- Per creare un cluster intorno alla propria innovazione

IP non utilizzata - Dopo 3/5 anni dal deposito, per progetti non attuati- Appena cessa uso interno- Immediatamente, se costi sviluppo interno troppo alti

OPEN INNOVATION Strategia di offerta sul mercato

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• Contatti diretti

• Marketplaces (siti, piattaforme, conferenze, meet-up) • Intermediari (Patent Brokers, Technology Transfer Offices)

• Aste di IP (Live / Silent)

OPEN INNOVATION Come cercare / offrire IP

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• Messa a reddito dell’IP (usata o non usata)

• Sostituzione dei costi di R&D con le royalty per acquisizione di una licenza o della titolarità di un brevetto

• Accelerazione dell’innovazione aziendale e del time to market

• Creazione di partnership ed opportunità di collaborazione

OPEN INNOVATION Vantaggi economici

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Benefici derivanti dall’Open Innovation:

•Ottimizzare le risorse destinate a ricerca e sviluppo•Mettere a reddito la propria IP •Favorire la rimozione di eventuali barriere tecnologiche e di mercato•Incentivare la diffusione dei risultati ottenuti•Creare occasioni di partnership

OPEN INNOVATION Conclusioni

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Grazie per la vostra attenzione.

• Ing. Pierluigi Carangelo Jacobacci & PartnersVia delle Quattro Fontane 15 00184 Roma ITALYPhone: +39 06 42011234pcarangelo@jacobacci.com www.jacobacci.com

• Avv. Massimo SterpiJacobacci & AssociatiVia delle Quattro Fontane 15 00184 Roma ITALYPhone: +39 06 42013332msterpi@jacobacci-law.com www.jacobacci-law.com

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