UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

DIPARTIMENTO OPERAZIONI – SERVIZIO DISEGNI E MODELLI

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DECISIONE DELLA

DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 03/07/2013

NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO

NUMERO DEL FASCICOLO ICD 000008844 DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO 001594557-0003 LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano RICHIEDENTE FARAPLAN S.P.A.

VIA ASTICO 40 36030 FARA VICENTINO (VI)

ITALIA RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE STEFANO PAJOLA

BORGO S. LUCIA 31 36100 VICENZA

ITALIA TITOLARE CONSORZIO PROMOTORE TUBO CORRUGATO

C/O STUDIO NICOLA XELLA VIA RISORGIMENTO 11

48022 LUGO (RA) ITALIA

RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE ING. GIANMARIO RUZZO

VIA GULLI 5 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

ITALIA

2

La Divisione Annullamento, composta da Alessandro Sempio (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e Michele M. Benedetti-Aloisi (membro), ha adottato in data 03/07/2013 la seguente decisione: 1. La registrazione del disegno o modello comunitario registrato n.

001594557-0003 è dichiarata nulla. 2. Il titolare sopporterà l’onere delle spese e delle tasse sostenute dal

richiedete. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il disegno o modello comunitario n. 001594557-0003 (in prosieguo: il “DMC

contestato”) è stato registrato a nome del titolare con data di deposito 27/07/2009. Nel DMC contestato i prodotti sono indicati con il termine “Tubi flessibili” e l’oggetto del DMC è riprodotto nelle seguenti vedute, pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari http://oami.europa.eu//bulletin/rcd/2009/2009_152/001594557_0003.htm

veduta 0003.1 veduta 0003.2

(2) In data 12/07/2012, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di

nullità, con cui contesta la validità del DMC. La tassa relativa alla domanda è stata pagata mediante versamento sul conto corrente dell’UAMI.

(3) La richiedente ha basato la propria richiesta sulle cause di nullità di cui all’articolo

25, paragrafo 1, RDC1: “il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), RDC” nonché “il disegno o modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di cui agli artt. 4-9, RDC”.

(4) Nella motivazione, la richiedente osserva in via preliminare che le vedute di cui sopra non consentono di stabilire in modo certo e univoco l’esatta tonalità di colore che caratterizza il DMC, e ciò in quanto i colori sarebbero incongruenti tra

1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

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le due vedute. Il richiedente osserva che benché il RCD non contempli in modo esplicito tra le cause di nullità elencate dall’art. 25 quella dei vizi formali della domanda non rilevati dall’esaminatore, a parere della richiedente in questi casi dovrebbe trovare applicazione estensiva il paragrafo 1, lett. a) dell’articolo citato (Osservazioni del 12/07/2013, pagina 5).

(5) La richiedente osserva altresì che l’aspetto del DMC è del tutto dettato dalla funzione tecnica che questo deve svolgere. In particolare, la richiedente specifica che si tratta di un c.d. tubo corrugato ovvero di un prodotto inteso a contenere e proteggere cavidotti la cui forma ondulata della superfice, regolare per forma e intervalli è dovuta alla necessaria flessibilità e alla particolare resistenza agli urti e allo schiacciamento. Allo stesso modo, la pellicola interna assolve funzioni di carattere tecnico. Ciò posto, la richiedente sostiene quindi che il DMC è nullo in base al disposto dell’articolo 8, RCD ai sensi del quale un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

(6) Ulteriore motivo di nullità dedotto dalla richiedente concerne il fatto che il DMC manca del requisito della novità e del carattere individuale ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, paragrafo 1, dell’art. 5, paragrafo 1, lett. b) e dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), RDC. Secondo tali norme, un disegno o modello si considera nuovo qualora nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito del disegno o modello comunitario richiesto, ovvero alla data di priorità rivendicata con la medesima domanda. Altresì, un disegno è privo di carattere individuale qualora l’impressione generale data non si distingua da quella di altri prodotti precedentemente divulgati. A sostegno delle sue rivendicazioni il richiedente fornisce le seguenti prove:

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘REPLAST CORRUGATI S.R.L.’ rappresentato in un catalogo datato febbraio 2008 (D1)

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘LEGRAND ITALIA

S.p.A.’ rappresentato nei cataloghi 2003/2004; 2005/2006; 2008/2009 (D2)

4

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘POLIECO – M.P.B. S.r.l.’ rappresentato nel listino datato 2005 (D3)

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa spagnola ‘TURPESA – M.P.B. S.r.l.’ rappresentato nel catalogo datato 2008 (D4)

5

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘STABILPLASTIC – S.p.A.’ rappresentato nel catalogo datato 2005 (D5)

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘PM PLASTIC MATERIALS S.R.L.’ rappresentato nel catalogo datato 2007 (D6)

6

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa francese ‘COURANT S.A.’ rappresentato nel catalogo datato 2004 (D7)

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘ARTIGIANPLASTIC S.R.L.’ rappresentato nel catalogo datato 2008 (D8)

7

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘ITALIANA CORRUGATI S.p.A.’ rappresentato nel catalogo datato 8/2008 (D9)

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘COLLEONI FORTUNATO S.n.c.’ rappresentato nel catalogo datato 01/2007 (D10)

;

8

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘DELMA S.R.L.’ rappresentato nei cataloghi 2007 (D11)

-

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘DELMA S.R.L.’ rappresentato nei cataloghi 2008 (D12)

;

- Tubo corrugato commercializzato dall’impresa italiana ‘SIREA S.p.A.’ rappresentato nel catalogo datato 5-2007 (D13)

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.

In tutti i casi sopra citati, il richiedente osserva che la forma dei prodotti in oggetto, cosi come quella del DMC, è vincolata alle funzioni tecniche che lo stesso deve svolgere e che pertanto l’unico elemento caratterizzante i disegni è dato dal colore esterno, il quale risulta essere del tutto simile tra i vari modelli (varie tonalità di grigio) con la conseguenza di privare il DMC di qualsiasi capacità individualizzante. Posto ciò, la richiedente interpone domanda affinché sia dichiarata la nullità del DMC ai sensi del combinato disposto delle norme di cui sopra e dell'art. 25, paragrafo 1, RDC.

(7) In data 08/08/2012 l’Ufficio ha invitato il titolare a sottoporre osservazioni in

replica alla domanda interposta dalla richiedente, dando termine all’uopo al 08/10/2012. Il titolare ha provveduto a sottoporre osservazioni nel termine stabilito, deducendo che: (i) la presunta discrepanza di colore tra le vedute è irrilevante e in ogni caso

dovuta all’illuminazione e allo sfondo contro il quale è stato ripreso il disegno;

(ii) la prior art concerne prodotti di uso diverso, nello specifico c.d. tubi monoparete mentre il DMC è applicato al c.d. tubo a doppia parete, con la conseguenza che non vi è tra i prodotti sovrapposizione nel mercato di riferimento;

(iii) il colore esterno grigio chiaro si differenzia dal colore degli altri tubi presenti sul mercato, ovvero rosso, blu o giallo, e pertanto si caratterizza per una marcata efficacia individualizzante. Ciò in quanto, essendo praticamente nulla la libertà del designer nel caso specifico, il colore rappresenta l’unico elemento in grado di differenziare tali disegni e pertanto acquisisce un importanze centrale. Il titolare sottolinea poi che il

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colore è esplicitamente elencato tra gli elementi che possono conferire carattere individuale ai sensi dell’art. 3, lett. a), RDC;

(iv) ancor più specificatamente, il titolare osserva altresì che il D1 presenta colori del tutto diversi (esternamente rosso e internamente nero) mentre il D3, D5, D8, D9 e D10 e D13 sono caratterizzati da diverse tonalità di grigio rispetto al DMC;

(v) infine, il titolare osserva che la colorazione interna nera contribuisce a distanziare ulteriormente la impressione globale del DMC rispetto a quella della prior art, benché per modalità di vendita (stoccato in bobine) sia il colore esterno che rilevi.

Il titolare fornisce anche un catalogo contenente immagini del DMC applicato ai propri prodotti.

(8) L’Ufficio ha quindi concesso in data 13/11/2012 termine di due mesi alla richiedente per replicare a tali osservazioni del titolare. Nelle osservazioni depositate il 19/12/2012 il richiedente ribadisce quando già precedentemente dedotto. Inoltre, osserva da un lato che parte della prior art, concernente i disegni applicati a ‘tubi monoparete’, sono commercializzati nei cataloghi unitamente ai ‘tubi a doppia parete’; dall’altro, sottolinea che il materiale di cui è costituito un prodotto o la sua destinazione non rilevano ai fini della validità di un disegno o modello comunitario, fatto salvo il caso in cui incida sull’aspetto esteriore. Altresì, il richiedente osserva che, anche dando rilevanza al colore interno del DMC, esso appare tendente al grigio, ovvero comunque un colore c.d. ‘freddo’, come per svariati altri prodotti della prior art. Il richiedente fornisce ulteriori cataloghi a prova della predetta sovrapposizione nei settori merceologici.

(9) In data 09/01/2013 l’Ufficio ha concesso ulteriore termine per replicare al titolare, il quale ribadisce le proprie osservazioni, specificando in particolare che nella prior art prodotta dal richiedente non vi è in alcun caso il medesimo contrasto cromatico tra parete interna ed esterna dei tubi presente nel DMC, cosi come il fatto che le imprese che producano sia tubi monoparete che a doppia parete rappresentino un’eccezione.

(10) Considerata sufficientemente esperita la fase del contradditorio, l’Ufficio ha quindi comunicato alle parti non sarebbero stati concessi ulteriori termini per osservazione e sarebbe stata presa una decisione in relazione al procedimento.

(11) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti, si rinvia ai documenti del fascicolo.

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II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

A. Sull’ammissibilità

(12) L’indicazione delle cause di nullità nel modulo dell’Ufficio costituisce una

dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC 2. Inoltre, la domanda di nullità soddisfa i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sesto comma, REDC, poiché l’allegato contiene un’indicazione dei fatti, delle prove e degli argomenti presentati a sostegno di tali motivi. Sono anche soddisfatti gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC. La domanda è pertanto ammissibile.

B.1 Sulla divulgazione dei disegni o modelli anteriori

(13) In base all’articolo 7, paragrafo 1, RDC ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6,

un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di deposito del modello comunitario contestato.

(14) D1 – D13 si riferiscono a cataloghi aventi tutti data di pubblicazione anteriore al deposito del DMC, specificamente anni 2003-2008; tali date sono chiaramente contenute in tutti i documenti prodotti. I cataloghi si pubblicano e si distribuisco al pubblico per dare a conoscere i propri prodotti e di conseguenza per venderli. Pertanto D1 – D13 sono prove sufficienti che i disegni o modelli anteriori siano stati divulgati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC.

(15) Per quanto riguarda l’eccezione sollevata dal titolare per cui il DMC e la prior art sarebbero applicati a diversi prodotti (tubi monoparete rispetto a tubi a doppia parete), la Divisione Annullamento osserva che si tratta di una circostanza priva di rilievo. Ciò che rileva è l'aspetto di un prodotto o di una sua parte e non la funzione dei prodotti o la loro composizione. Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata (si veda fra le varie Decisione della Divisione Annullamento del 21/02/2013, ICD 8874).

B.2 Sull’aspetto dettato dalla sua funzione tecnica

(16) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RDC, il DMC non può conferire “diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che sono determinate unicamente dalla

2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.

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sua funzione tecnica”. Come indicato nel ‘Manuale pratico del Disegno Comunitario’3, il dettato dell’articolo 8, paragrafo 1, RDC prevede che il ‘RDC non permette la protezione di quelle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che sono state scelte unicamente per la funzione del prodotto, piuttosto che a quelle caratteristiche che sono state scelte, almeno in parte, allo scopo di accrescere l’aspetto visivo del prodotto stesso’ (decisione del 22/10/2009, R 690/2007-3, ‘Chaff cutters’, paragrafo 30 e seg.).

(17) Inoltre, il disegno nel suo complesso deve essere considerato invalido solo se tutte le caratteristiche essenziali della forma del prodotto in questione sono dettate unicamente dalla funzione tecnica (Decisione del 29/04/2010, R 211/2008-3, 'Fluid distribution equipement, paragrafo 36).

(18) La richiedente obietta che l’aspetto del DMC, avente forma corrugata, è del tutto dettato dalla funzione tecnica che questo deve svolgere. Il titolare rigetta tali argomentazioni, ammettendo che l’aspetto corrugato è dettato dalla funzione del prodotto, ma altresì specificando che, essendo praticamente nulla la libertà del designer nel caso specifico, il colore rappresenta l’unico elemento in grado di differenziare tali disegni e pertanto acquisisce un importanze centrale; il titolare sottolinea altresì che il colore è esplicitamente elencato tra gli elementi che possono conferire carattere individuale ai sensi dell’art. 3, lett. a), RDC;

(19) Al fine di determinare se tutte le caratteristiche essenziali del prodotto in questione siano dettate unicamente dalla funzione tecnica, è innanzitutto necessario determinare quale sia la funzione tecnica stessa. In particolare, è opportuno considerare la relativa indicazione nella domanda di registrazione (articolo 36, paragrafo 2, RDC) e, qualora necessario, il disegno stesso, laddove appaia evidente la natura del prodotto, la destinazione o la funzione (cfr. per analogia Sentenza del 18/03/2010, T-09/07, 'Rappresentazione di un articolo promozionale circolare', paragrafo 56). Altresì, occorre sottolineare che l'articolo 8, paragrafo 1, RDC deve essere applicato oggettivamente e non sulla base della percezione dell’utente informato, il quale può avere solo una conoscenza limitata degli aspetti tecnici del prodotto. (Manuale, C.3.2 Examination, pagina 27).

(20) Il DMC è registrato per ‘tubi flessibili’. In base alle prove prodotte dalle parti, emerge che si tratta di ordinari cavidotti cilindrici; la forma a ondulazioni della superfice regolari per forma e intervalli (a prescindere se più o meno ampi) è funzionale alla necessaria flessibilità e alla particolare resistenza agli urti e allo schiacciamento, come dettagliatamente indicato dal richiedente (pag. 11, osservazioni del 12/07/2012) e ammesso dal titolare (passim, osservazioni del 18/10/2012). Unico elemento di arbitrarietà è dato dalla colorazione esterna e interna del prodotto; per quanto riguarda quest’ultima, la Divisione Annullamento

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http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/guidelines/manual/design_invalidity_manual.pdf ; pagina 25.

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osserva che l’apodittica affermazione del richiedente per cui la pellicola interna assolve funzioni tecnico-funzionali non può essere condivisa in assenza di prove a suffragio della stessa. Essendo la forma cilindrica ondulata meramente dettata dalla funzione tecnica, essa non sarà considerata nel presente ambito ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RDC.

B. 3 Sulla novità

(21) Ai sensi dell’articolo 5 RDC, il DMC è privo di novità quando un disegno o

modello identico è stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito del DMC. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

(22) Posto quanto sopra al punto (20), la Divisione Annullamento, focalizzando l’attenzione sugli elementi cromatici dei prodotti, osserva che il DMC risulta essere di colore grigio chiaro esternamente e nero internamente, mentre uno dei tubi raffigurati nel D13 risulta essere caratterizzato dal colore grigio scuro esternamente e nero internamente. DMC veduta 0003.2 D13

Benché ai fini di non svuotare di contenuto il requisito dell’identità di cui all’art. 5 RDC, occorra applicare in maniera restrittiva il concetto di “dettagli irrilevanti”, la Divisione Annullamento osserva che come sottolineato dalla Commissione di Ricorso, la differenza in una tonalità di colori tra i disegni deve considerarsi del tutto marginale in quanto plausibilmente passerà inosservata agli occhi del consumatore informato (Decisione del 28/07/2009, R 0921/2008-3 . Nail files’, paragrafo 25; anche in Manuale, C.5.2.2 Novelty, pagina 27). Il fatto che il DMC e il D13 si differenzino per il solo fatto che il primo presenta esternamente una tonalità più chiara del colore esterno del D13 costituisce un dettaglio marginale. Pertanto deve ritenersi che i disegni siano identici.

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C. Conclusione

(23) Il DMC deve essere annullato in quanto uno dei motivi di nullità rivendicati dalla

richiedente, ovvero la mancanza di novità, è comprovato. Poiché il DMC è nullo sulla base del disposto dell’art. 4, paragrafo 1, RDC e dell’art. 5, paragrafo 1, lett. b), RDC, non è necessario analizzare gli ulteriori motivi di nullità invocati dalla richiedente.

III. SPESE (24) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC, e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC,

l’onere delle spese sostenute dalla richiedente ai fini del procedimento è a carico della titolare.

(25) Le spese del procedimento che il titolare deve versare alla richiedente, ai sensi

dell’articolo 79, paragrafi 6 e 7, lettera f), punto ii), REDC sono fissate a EUR 750, di cui EUR 400 a titolo di spese di rappresentanza e EUR 350 a titolo di tassa relativa alla domanda.

IV. DIRITTO DI RICORSO (26) Contro la presente decisione può essere presentato ricorso. Il ricorso deve

essere presentato all’Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC).

LA DIVISIONE ANNULLAMENTO

Alessandro Sempio Martin Schlötelburg Michele M. Benedetti-Aloisi