Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 ......2014/02/27 · 2. In data 3...

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Sentenza N. R.G. N. 2956 /2011 e N. 13353/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marina Tavassi Presidente Relatore

dott. Paola Maria Gandolfi Giudice

dott. Alima Zana Giudice

riunito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite di primo grado, aventi ad oggetto contraffazione marchi, modelli e

concorrenza sleale, nonché risarcimento danni, iscritte ai nn. R.G. 2956/2011 ed RG. 13353/2011, promosse da:

O.ME.R. S.P.A. (C.F. 00736640277), in persona del legale rappresentante pro tempore,

con il patrocinio dell’avv. prof. CESARE GALLI, degli avv.ti MARIANGELA BOGNI

(BGNMNG71H49B157R), CATERINA PASCHI ed ALBERTO CONTINI del Foro di Milano;

elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 40 - 20122 MILANO, presso il

difensore avv. prof. CESARE GALLI, in forza di procura in atti

ATTRICE

contro

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Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014RG n. 2956/2011

Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014

http://bit.ly/1tgBtI9


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POGLIANI & RIVOLTA S.P.A. in concordato preventivo (C.F. 00842570152), in

persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti FEDERICA

SANTONOCITO e AGATA SOBOL, elettivamente domiciliata in Via Brera, 5 - 20121

MILANO presso i difensori, in forza di procura in atti

RIVOLTA S.P.A. in concordato preventivo (C.F. 08641890150), in persona del legale

rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti FEDERICA SANTONOCITO e

AGATA SOBOL, elettivamente domiciliata in Via Brera, 5 - 20121 MILANO presso i

difensori, in forza di procura in atti

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza in data 26 novembre

2013.

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Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. La presente decisione interviene su due cause riunite con ordinanza del 19 dicembre

2011, aventi rispettivamente n. R.G. 2956/2011 e n. 13353/2011. Entrambe le cause erano

state instaurate da parte della O.ME.R. S.p.a. (in seguito anche Omer); la prima causa

(R.G. 2956/2011) aveva quale parti convenute la Pogliani & Rivolta S.p.a. (P&R) e la

Rivolta S.p.a., la seconda causa (R.G. 13353/2011) aveva quale convenuta unicamente la

Pogliani & Rivolta S.p.a.. Occorre peraltro tenere in parte distinte le domande attoree nei

due procedimenti in quanto non rivolte nella loro totalità nei confronti della convenuta

Rivolta S.p.a..

Considerata la complessità delle vicende, il Collegio ritiene innanzitutto necessario

ripercorrere brevemente lo svolgimento del processo tra le parti in causa.

2. In data 3 settembre 2010, con ricorso cautelare contro la P&R, la O.ME.R S.p.a. si

rivolgeva a codesto Tribunale (R.G. 58366/2010) chiedendo che venisse autorizzata la

descrizione dell’elevatore P&R “VR-30” e dell’elevatore “SR-28” e delle relative scritture

contabili e che venissero disposti inibitoria e ordine di ritiro dal commercio relativamente a

detti prodotti, il sequestro, anche presso terzi, dei medesimi, delle scritture contabili, e del

materiale pubblicitario ad essi relativo, la fissazione di una penale per ogni successiva

violazione e la pubblicazione dell’emanando provvedimento. Con provvedimento 11/13

settembre 2010 assunto inaudita altera parte, il Presidente disponeva, ai sensi degli artt.

129/132 C.P.I. (come modificati dal D.lgs. 13 agosto 2010 n. 131), in favore della società

O.ME.R. S.p.a. e nei confronti della Pogliani & Rivolta S.p.a., la descrizione dell’elevatore

“VR-30” e dell’elevatore “SR-28” di quest’ultima azienda, nonché delle scritture contabili

inerenti, l’inibitoria cautelare della produzione, importazione, commercializzazione e

pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, dei prodotti che rappresentassero

imitazione o contraffazione dei prodotti della Omer, nonché il sequestro, anche presso terzi,

dei prodotti medesimi, del materiale pubblicitario ad essi relativo, delle scritture contabili e

di ogni documento utile ad individuare i soggetti implicati nella produzione e distribuzione

dei ponti sollevatori che costituissero imitazione o contraffazione, ed il volume

complessivo delle vendite, con imposizione di una penale e con riserva di valutazione per

ogni altro provvedimento richiesto dalla difesa ricorrente. Con ordinanza del 9 dicembre

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2010, il Presidente confermava i provvedimenti adottati con il decreto inaudita altera

parte dell’11/13 settembre 2010, riservando all’esito del giudizio di merito ogni altro

provvedimento, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

3. In data 13.10.2010, la O.ME.R Spa depositava un altro ricorso cautelare, chiedendo,

nei confronti della Pogliani & Rivolta S.p.a., la descrizione dell’elevatore P&R “R-46”,

nonché delle scritture contabili inerenti, l’inibitoria cautelare della produzione,

importazione, commercializzazione e pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, dei

prodotti che costituissero atto di concorrenza sleale e contraffazione dei segni distintivi non

registrati della ricorrente e dei relativi manuali d’uso, costituenti contraffazione della

domanda di brevetto per modello d’utilità e, più in generale, l’inibitoria delle indicate

attività riguardanti i prodotti che riproducano le caratteristiche di quelli della ricorrente. La

Omer ha chiesto inoltre l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti medesimi, il sequestro,

anche presso terzi, dei prodotti e del materiale pubblicitario ad essi relativo, delle scritture

contabili e di ogni documento utile ad individuare i soggetti implicati nella produzione e

distribuzione dei ponti sollevatori che costituissero imitazione o contraffazione, ed il

volume complessivo delle vendite, l’interrogatorio formale del legale rappresentante della

società resistente al fine di raccogliere le necessarie informazioni, con imposizione di

penale e con pubblicazione del provvedimento. Il Presidente, con ordinanza del 17/19

gennaio 2011, disponeva la descrizione dell’elevatore Pogliani & Rivolta “R-46” nelle due

versioni “R-46 CT” e “R-46 CT LT”, nonché delle scritture contabili da cui risultassero in

particolare i fornitori di tali prodotti e gli acquirenti degli stessi, e disponeva a carico della

resistente Pogliani & Rivolta S.p.a. l’inibitoria cautelare della produzione, importazione,

commercializzazione e pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, dei prodotti

indicati, che rappresentassero imitazione o contraffazione dei prodotti della ricorrente

Omer, disponeva il sequestro, anche presso terzi, dei prodotti che costituissero imitazione o

contraffazione dei prodotti della ricorrente e del materiale pubblicitario ad essi relativo,

nonché il sequestro, ex art. 129 Codice Proprietà Industriale ed art. 670 n. 2 c.p.c., delle

scritture contabili, tra cui i registri IVA, i registri di carico e scarico di magazzino e le

fatture di clienti e fornitori, nonché di ogni altro documento, che consentisse di individuare

i soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti che costituiscono

imitazione o contraffazione, ed il volume complessivo delle vendite effettuate dei prodotti

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in questione, autorizzando a tal fine anche l’accesso ai sistemi informatici della resistente

ed il prelievo di copia dei dati e dei materiali rilevanti, fissava la penale di €. 500 a carico

della Pogliani & Rivolta S.p.a. per ogni violazione e/o inosservanza dell’inibitoria

constatata successivamente alla notifica del presente provvedimento e per ogni giorno di

ritardo nell’esecuzione;; riservando all’esito del giudizio di merito ogni altro

provvedimento, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

4. La Omer quindi provvedeva ad instaurare nei confronti tanto della Pogliani & Rivolta

S.p.a. quanto della Rivolta S.p.a. il giudizio di merito R.G. 2956/2011, susseguente ai

provvedimenti ottenuti ante causam nel procedimento avente R.G. 58366/2010. Con atto di

citazione notificato in data 11 gennaio 2011, parte attrice chiedeva a codesto Tribunale di

voler accertare e dichiarare la contraffazione di segni distintivi non registrati e di diritto

d’autore e di concorrenza sleale, con l’inibitoria finale della prosecuzione o ripetizione di

tali illeciti, inclusa la produzione o la commercializzazione dei prodotti contraffattori e

illecitamente copiati, e in generale di prodotti uguali o simili a quelli imitati; la fissazione di

una penale per ogni violazione successivamente constatata, con condanna del risarcimento

del danno e tutte le pronunce conseguenti e cioè l’assegnazione (o, in subordine, la

distruzione) dei prodotti contraffattori;; l’accertamento dell’avvenuta decadenza per illiceità

sopravvenuta dei marchi italiani nn. 691.791, 918.969 e 1.091.248.

La Pogliani & Rivolta S.p.a. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata

in data 12 aprile 2011, nella quale faceva valere la propria carenza di legittimazione passiva

rispetto alla domanda di decadenza per illiceità sopravvenuta dei marchi italiani nn.

691.791, 918.969 e 1.091.248, non essendone titolare.

La Rivolta S.p.a., chiamata in causa quale titolare dei citati marchi, si costituiva a sua volta

il 12 aprile 2011, eccependo la sua estraneità all’attività contraffattoria descritta nell’atto di

citazione di Omer ed eccependo anche che il marchio “Areo”, in uso per contrassegnare

ponti sollevatori, sarebbe quello di titolarità della Pogliani & Rivolta, non compreso tra i

marchi per il quali la Omer ha fatto valere la decadenza. La Omer, all’udienza di prima

comparizione del 17 maggio 2011, chiedeva in via di reconventio reconventionis che

venisse dichiarata la decadenza per sopravvenuta ingannevolezza anche dei marchi n.

1.241.285 (di titolarità della P&R) e 1.447.820 (di titolarità della Rivolta). Il G.I. assegnava

dunque termini per il deposito delle memorie ex art. 186 comma 6 c.p.c..

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Parte attrice in data 3 marzo 2011 provvedeva ad instaurare un ulteriore giudizio di merito,

R.G. n. 13353/2011, essendo stato nel frattempo concesso il secondo provvedimento

cautelare richiesto nel procedimento avente R.G. n. 66498/2010. Omer, previa riunione tra

il nuovo giudizio instaurato e quello pendente (R.G. 2956/2011), chiedeva in particolare

l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della Pogliani & Rivolta, della

contraffazione della domanda di modello di utilità VE2007U000018 (divenuta modello di

utilità registrato in corso di causa) e della concorrenza sleale;; l’inibitoria della prosecuzione

o ripetizione di tali illeciti, il ritiro definitivo dal commercio di tali prodotti, il risarcimento

del danno e la pubblicazione della sentenza.

La Pogliani & Rivolta si costituiva con comparsa del 10 maggio 2011, chiedendo il rigetto

delle domande tutte di parte attrice e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’invalidità

della domanda di modello di utilità della Omer nonché della non interferenza del proprio

ponte R46 col predetto modello, l’accertamento che l’offerta di detto ponte non fosse atto

di concorrenza sleale e la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni. All’udienza di

comparizione delle parti del giudizio avente R.G. n. 13353/2011, che aveva luogo in data

31 maggio 2011, la Omer eccepiva l’inammissibilità delle domande di nullità e di non

contraffazione avanzate dalla convenuta, alla luce degli impegni contrattuali assunti dalla

Pogliani & Rivolta di non contestazione in punto di validità della privativa della Omer e

rispetto al suo ambito di esclusiva. Il G.I. assegnava pertanto i termini per il deposito delle

memorie ex art. 186 comma 6 c.p.c..

Nel corso dei giudizi di merito sopra descritti, parte attrice ritenendo che la prima inibitoria

cautelare (R.G. 58366/2010) fosse stata violata dalla convenuta, promuoveva un’istanza di

accertamento tecnico ed ispezione giudiziale inaudita altera parte. La Pogliani & Rivolta

avrebbe infatti consegnato ad un proprio cliente un preventivo di vendita del ponte “SR28”

e avrebbe avuto intenzione di esporre presso la Fiera Autopromotec di Bologna il ponte

sollevatore “Areo DR-62” che, a detta dell’attrice, era del tutto corrispondente al ponte

Omer “Mini 28 LX”, avendo P&R aggiunto unicamente irrilevanti elementi amovibili,

proprio per aggirare il primo provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti, in

relazione al prodotto “SR-28”.

L’istanza di accertamento veniva accolta con decreto. Il CTU incaricato, l’Ing. Alessandro

Galassi, provvedeva pertanto a svolgere le operazioni di accertamento ed ispezione. Il

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decreto veniva infine confermato dal giudice con ordinanza, all’esito dell’udienza di

discussione che aveva luogo in data 14 giugno 2011.

Il 7 giugno 2011 la Pogliani & Rivolta proponeva a sua volta un ricorso cautelare per

accertamento negativo ex art. 700 c.p.c. e 120 comma 6-bis c.p.i. che ha assunto R.G. n.

37139/2011, in quanto i propri due ponti “DR-62” e “MR-101” sarebbero stati il frutto di

una sua autonoma progettazione destinata proprio a trovare dei ponti per sostituire quelli

già oggetto di inibitoria. La Omer si costituiva in quest’ultimo procedimento, eccependo

l’inammissibilità del ricorso e sostenendo che i ponti “DR-62” e “MR-101”

rappresentassero una violazione dei provvedimenti di inibitoria emessi a carico della

Pogliani & Rivolta.

Con ordinanza datata 19 dicembre 2011 il giudice rigettava il ricorso cautelare per

accertamento negativo, proposto dalla Pogliani & Rivolta sulla base del fatto che la

condotta ivi prospettata non integrava sotto il profilo giuridico un fatto nuovo né delineava

una fattispecie diversa, rispetto alla condotta che sarà accertata nei giudizi di cognizione già

pendenti. Detta ordinanza non veniva reclamata dalla P&R.

Come già detto, con ordinanza del 19 dicembre 2011 il G.I. (a scioglimento della riserva

assunta all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2011), ordinava poi la riunione dei due giudizi

di merito pendenti (R.G. nn. 2956/2011 e 13353/2011) e disponeva consulenza tecnica

d’ufficio, nominando a tal fine il CTU Ing. Stefano Colombo e formulando contestualmente

il quesito peritale.

La Omer avanzava poi richiesta che il quesito venisse modificato, escludendo dalle

operazioni peritali la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di validità del modello di

utilità della stessa parte attrice. Tale richiesta veniva accolta all’udienza dell’11 gennaio

2012 e veniva di conseguenza modificato il quesito peritale.

Le operazioni peritali si concludevano il 27 settembre 2012. Alla successiva udienza del 10

ottobre 2012, la convenuta contestava che dal contenuto della relazione del CTU fosse stata

esclusa la valutazione di validità del modello e chiedeva, inoltre, che il giudice procedesse

ad una valutazione equitativa del risarcimento del danno. Il G.I. a scioglimento della riserva

assunta all’udienza del 10 ottobre 2012, respingeva l’istanza della convenuta di

ampliamento della consulenza tecnica rispetto alla validità del modello di utilità di Omer

alla luce dei vincoli contrattuali in vigore tra le parti (e quindi dell’irrilevanza di tale

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questione), e disponeva la consulenza tecnica contabile, chiesta da parte attrice, per la

determinazione del risarcimento dei danni subiti da quest’ultima, nominando a tal fine

quale CTU il dott. Luigi Guerra.

Alla successiva udienza del 18 dicembre 2012 le convenute (Pogliani & Rivolta S.p.a. e

Rivolta S.p.a.) davano atto di aver richiesto di essere sottoposte a concordato preventivo.

In data 24 giugno 2013 il Dott. Guerra depositava la propria relazione. All’udienza del 2

luglio 2013 le convenute depositavano note scritte in contestazione delle conclusioni

raggiunte dal Dott. Guerra e richiedevano la riapertura del contraddittorio tecnico. Il G.I.

respingeva tale richiesta, in quanto gli argomenti fatti valere dalle convenute sarebbero già

stati analizzati dal CTU. Fissava pertanto udienza per la precisazione delle conclusioni in

data 26 novembre 2013. In tale occasione, Omer depositava documentazione attestante il

rilascio del brevetto per il modello di utilità di cui è causa (brev. n. 0000269318, rilasciato

il 22 luglio 2011, vedi doc. A di parte attrice). Precisate le conclusioni nei termini di cui in

epigrafe, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica, la causa era

rimessa in decisione.

5. La presente decisione interviene dunque sulle domande proposte da parte attrice, tese ad

ottenere la declaratoria di contraffazione dei propri segni distintivi non registrati e di diritto

d’autore e di concorrenza sleale da parte delle convenute, con le conseguenti pronunce

inibitorie, risarcitorie ed accessorie d’uso, come meglio precisato nelle sopra riportate

conclusioni; la declaratoria di responsabilità per inadempimento contrattuale e per

contraffazione del modello di utilità di cui al brevetto n. 0000259318, concesso a seguito

della domanda n. VE2007U000018, con le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed

accessorie d’uso, come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni; la declaratoria

dell’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 14 comma 2 c.p.i. dei

marchi italiani nn. 691.791, 918.969, 1.091.248 e 1.447.820, con le conseguenti inibitorie;

la condanna al pagamento della penale prevista nei provvedimenti di inibitoria emessi ante

causam con le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie d’uso, come

meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni;; interviene inoltre sull’eccezione di

carenza di legittimazione sollevata dalla convenuta Pogliani & Rivolta, rispetto alla

domanda di Omer S.p.a. di “dichiarare l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta, ai

sensi dell’art. 14, comma 2° c.p.i. dei marchi italiani n. 691.791, 918.969 e 1.091.248” e

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sulle domande riconvenzionali della medesima convenuta dirette alla declaratoria di nullità

della domanda di modello di utilità n. VE2007U000018 di titolarità di Omer, concessa in

data 22.7.2011 con il numero 269318, alla declaratoria di non contraffazione del ponte

sollevatore “R46” rispetto al modello di utilità 269318 e alla declaratoria che l’offerta del

ponte sollevatore”R46” non costituisce atto di concorrenza sleale né violazione

dell’accordo quadro concluso tra le parti in data 7.5.2008, con le conseguenti pronunce

inibitorie, risarcitorie ed accessorie d’uso, come meglio precisato nelle sopra riportate

conclusioni; interviene infine sull’eccezione della Rivolta S.p.a. diretta al rigetto, nel

miglior modo possibile, di tutte le domande avanzate da Omer, con la conseguente

pronuncia risarcitoria.

6. Si ritiene utile tracciare brevemente il rapporto intercorrente tra le parti prima

dell’instaurazione dei procedimenti sopra sintetizzati. La Pogliani & Rivolta S.p.a. era

rivenditore dei prodotti della Omer S.p.a., essendovi stato tra le due società un rapporto

commerciale ultradecennale. Nel 2003 la P&R chiedeva alla Omer di fornirle il ponte

“MINI 28” anche in una versione anonima che poi ha provveduto a nominare “WINGER

CARRY 28” (cfr. doc. 4 di parte attrice). La forma del ponte denunciava già essa stessa con

chiarezza ai consumatori che il ponte era stato prodotto dalla Omer; in aggiunta, il libretto

di istruzioni era predisposto dalla Omer.

Nel corso del 2008 il rapporto commerciale tra la Omer e la P&R si evolveva a seguito

della sottoscrizione, il 7 maggio, di un contratto quadro di fornitura (doc. 5 di Omer), con il

quale Omer si impegnava a realizzare per la P&R - apponendovi il marchio “AREO”

(all'epoca sembra di titolarità della Rivolta S.p.a.) - il ponte denominato “R-45”. Di detto

accordo è il caso di richiamare la clausola 13 che prevede un obbligo di non concorrenza a

carico di P&R: fino a due anni dopo la cessazione della validità del contratto P&R

accettava infatti di “astenersi dalla commercializzazione di prodotti aventi uguali

caratteristiche dei Ponti”.

7. Il Collegio ritiene necessario, prima di affrontare il merito delle domande proposte

dall’attrice, esaminare l’eccezione preliminare formulata dalla convenuta Pogliani &

Rivolta S.p.a., con la propria memoria di costituzione depositata in data 12 aprile 2011,

volta a far dichiarare la carenza legittimazione passiva di Pogliani & Rivolta rispetto alla

domanda di Omer S.p.a. di “dichiarare l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta, ai

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sensi dell’art. 14, comma 2° c.p.i. dei marchi italiani n. 691.791, 918.969 e 1.091.248”, non

essendo né titolare di detti marchi né avendoli mai utilizzati. La convenuta P&R fa valere la

propria carenza di legittimazione passiva, infatti, sulla base del fatto che le tre privative

sopracitate sono di titolarità della Rivolta S.p.a. e non sue. Ad ulteriore conferma, la P&R

afferma di essere titolare di un proprio marchio “AREO” registrato per la classe 7 (n.

1.241.258); Omer stessa avrebbe a suo avviso riconosciuto il proprio errore iniziale,

formulando successivamente domanda riconvenzionale anche nei confronti di detto

marchio (sull’ammissibilità di tale domanda si veda il punto 8 che segue). Il Collegio

ritiene sia da limitarsi l’ambito di applicazione della domanda di decadenza di parte attrice

sopra citata nei confronti della convenuta Rivolta S.p.a..

Si deve peraltro segnalare che il marchio “AREO” di titolarità di Pogliani & Rivolta, di cui

si tratterà al punto 8 che segue, è stato depositato innanzi all’UIBM in data 17.6.2009 e

oggetto di registrazione il successivo 19.11.2010. Dunque, il deposito di tale marchio è

senz’altro anteriore ai fatti di cui è causa, ma successivo al contratto inter partes. Tale

precisazione serve ad escludere che si possa configurare un uso da parte di Pogliani &

Rivolta dei marchi di titolarità della Rivolta, ancorché registrati per classi merceologiche

diverse, previa concessione in licenza da parte di quest’ultima o, comunque, con il suo

consenso (la fattispecie dell’uso posto in essere da un terzo con il consenso del titolare è

espressamente prevista, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lett. a) c.p.i.), cui potrebbe conseguire

un uso ingannevole del medesimo marchio riferibile a Rivolta, per il tramite di P&R.

Essendo la Rivolta e la Pogliani & Rivolta società appartenenti al medesimo gruppo, si

potrebbe infatti facilmente immaginare la concessione in uso di un marchio da parte di

Rivolta in favore di P&R, anche ove non fondata su un’espressa pattuizione scritta. Alla

luce di quanto pocanzi affermato, il Collegio ritiene dunque che non sia configurabile

decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi citati, di titolarità della Rivolta, ai sensi

dell’art. 14 comma 2 lettera a) c.p.i., in quanto la P&R nel commerciare i ponti levatori

sopra richiamati ha fatto uso del proprio marchio “AERO” registrato n. 1.241.258 e non,

invece, dei marchi di titolarità della Rivolta. Come si vedrà poi al punto 8 che segue, il

Collegio ritiene di non potersi pronunciare neanche sulla decadenza per decettività

sopravvenuta del marchio “AREO” n. 1.241.258 di titolarità di P&R.

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8. In quanto questione logicamente connessa a quella pocanzi trattata, il Collegio ritiene

dunque di pronunciarsi in merito alla domanda attorea di decadenza relativa al marchio n.

1.241.258. Infatti, l’attrice in prima udienza ha richiesto di poter estendere la propria

domanda di decadenza anche al citato marchio. La convenuta P&R nelle proprie difese afferma che l’estensione della domanda di

decadenza a nuovi marchi soltanto in sede di prima udienza costituisce un’inammissibile

domanda nuova e che non sarebbe neanche ammissibile la proposizione di una reconventio

reconventionis. P&R porta a proprio sostegno l'opinione giurisprudenziale secondo la quale

la reconventio reconventionis non attribuisce alle parti la facoltà di proporre una domanda

nuova che potesse già essere proposta con la citazione o la comparsa di risposta (Cass. Civ.

n. 17699/2005), considerato il fatto che Omer avrebbe potuto individuare sulla banca dati

dell’UIBM tutti i marchi AREO da contestare prima di notificare l’atto di citazione. In

secondo luogo, secondo la convenuta, una reconventio reconventionis è ammissibile solo se

proposta in replica ad una specifica domanda riconvenzionale od eccezione in senso stretto

(e non una semplice controdeduzione).

Il Collegio ritiene di non potersi pronunciare in merito alla domanda di decadenza relativa

al marchio n. 12411258, sollevata da parte attrice, in quanto non considera ammissibile in

questa sede una reconventio reconventionis, rilevato che le convenute non hanno svolto,

con riferimento ai marchi AREO contestati nella citazione, domande riconvenzionali. Non

è stata infatti formulata al riguardo una domanda riconvenzionale da parte delle convenute,

cui parte attrice avrebbe potuto replicare con una reconventio reconventionis. È il caso di

citare una massima della Corte di Cassazione che esprime con chiarezza la funzione della

reconventio reconventionis: “Nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la

proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre

domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione,

trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda

riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una

posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia

pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la

"reconventio reconventionis"” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 3639 del 13/02/2009).

La domanda di decadenza del marchio n. 1.241.258 di P&R non può pertanto dirsi

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ritualmente introdotta nel presente giudizio e non può quindi essere decisa in questa sede.

9. Al fine di affrontare seguendo un ordine logico le molteplici questioni oggetto di causa,

il Collegio ritiene ora di pronunciarsi in merito alla domanda attorea di veder dichiarata

l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 14, comma 2° c.p.i., dei

marchi italiani n. 691.791, 918.969, 1.091.248 e 1.447.820. La difesa Omer argomenta la

propria domanda in considerazione del fatto che il marchio “Areo”, di titolarità della

Rivolta S.p.A., sarebbe già comparso sui prodotti forniti dalla Omer e comparirebbe tutt’ora

nei nuovi prodotti venduti da P&R, di provenienza cinese. Come anticipato, occorre

precisare che unicamente la domanda discussa in questo punto 9 concerne la convenuta

Rivolta S.p.A., risultando le altre domande afferenti a condotte invece riguardanti

unicamente la convenuta P&R. L’attrice parla di “mimetismo” attuato dalle convenute allo scopo di confondere e

ingannare gli acquirenti e indurli a ritenere che i ponti sollevatori “SR-28” e “VR-30”, su

cui appunto è riportato il marchio Areo, siano gli stessi prodotti di prima e, quindi, a

riversare su questi ultimi le impressioni e i messaggi positivi legati agli originali. Pertanto i

marchi sopra elencati sarebbero soggetti a illiceità sopravvenuta, in quanto ingannerebbero

il pubblico, inducendolo a credere di trovarsi ancora di fronte ai prodotti (italiani) che

venivano realizzati dalla Omer. A detta dell’attrice, sussistono i presupposti per

l’applicazione della norma di cui all’art. 14 comma 2 c.p.i., che commina la decadenza al

marchio che sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la

natura, la qualità e la provenienza dei prodotti, a causa del modo e del contesto in cui viene

utilizzato dal titolare per i prodotti per cui è registrato. Il messaggio trasmesso dal marchio

Areo, che sarebbe stato utilizzato prima sui ponti realizzati dalla Omer e poi su ponti di

fattura diversa, sarebbe divenuto ingannevole, riverberandosi su tutte le corrispondenti

registrazioni di controparte. Omer fa poi presente che è espressamente previsto dall’articolo

14 comma secondo che l’uso ingannevole possa essere effettuato non solo dal titolare, ma

anche da un terzo con il suo consenso (riferendosi al fatto che la P&R utilizzerebbe il

marchio “Areo” appunto con il consenso della società Rivolta, titolare del marchio stesso). Come detto la convenuta P&R solleva eccezione per carenza di legittimazione passiva,

trattandosi di privative di titolarità della Rivolta S.p.A.. Il Collegio ha ritenuto di accogliere

tale eccezione e di procedere dunque all’analisi della domanda attorea di cui si discute nei

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soli confronti della convenuta Rivolta S.p.a.. La medesima convenuta, oltre a contestare la

sussistenza di una fattispecie di decadenza ex art. 14.2 e 26 lett. b) c.p.i., sostiene che la

questione ex adverso lamentata non riguarderebbe i marchi di titolarità della Rivolta. Infatti

i marchi di quest’ultima non sarebbero registrati per la classe 7 e, cioè, per macchine,

attrezzature e utensili e non sarebbero mai stati usati da Rivolta per detti prodotti. Non

essendo pertanto i marchi “Areo” di Rivolta registrati per i ponti sollevatori, non potrebbero

decadere per illiceità sopravvenuta, in relazione a prodotti per i quali non sono stati

concessi. Peraltro, secondo Rivolta, alla base vi sarebbe un errore di Omer nell’indicazione

di marchi non concessi per prodotti quali ponti sollevatori. Conferma dell’errore si

rinverrebbe, come accennato, nel fatto che con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Omer avrebbe “precisato” le proprie domande, introducendo una domanda nuova di

dichiarazione di decadenza per sopravvenuta illiceità anche del marchio n. 1.241.258 di

titolarità di Pogliani & Rivolta.

Il Collegio, da un lato, riconosce che il marchio “Areo” potrebbe essere connotato da

ingannevolezza sopravvenuta nei confronti del pubblico in quanto i ponti levatori su cui

viene oggi applicato sono prodotti in un differente Stato (la Cina) che potrebbe non

garantire le stesse qualità del prodotto. Tuttavia al presupposto oggettivo

dell’ingannevolezza del marchio, come noto, deve accompagnarsi un elemento soggettivo

consistente nella condotta del titolare (si veda Trib. Venezia, 12 dicembre 2005 in GADI,

2005, p. 1115). Peraltro occorre ricordare che i marchi di titolarità di Rivolta, oggetto della

domanda di decadenza di parte attrice, non sono stati registrati né utilizzati per la classe 7 e,

nello specifico, per i ponti levatori. Dunque, anche ove si volesse ragionevolmente

considerare P&R quale terzo autorizzato dalla stessa Rivolta a utilizzare detti marchi, non si

potrebbe rinvenire una condotta ingannevole di P&R in relazione agli stessi, considerato

che i prodotti contestati sono senz’altro appartenenti alla classe merceologica n. 7 e che

effettivamente P&R aveva registrato un proprio marchio “AREO” per tale classe, prima

della commercializzazione dei prodotti oggetto di contestazione. Il Collegio, come già

sopra spiegato, non considera poi ammissibile la domanda di sopravvenuta illiceità del

marchio n. 1.241.258 di titolarità di Pogliani & Rivolta, presentata in un secondo tempo da

Omer in forma di reconventio reconventionis.

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Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che sia da respingere la domanda di parte attrice

volta ad accertare l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta dei marchi italiani n.

691.791, 918.969, 1.091.248 e 1.447.820, di titolarità della Rivolta.

10. Il Collegio deve a questo punto pronunciarsi in merito alle domande attoree dirette a

far accertare e dichiarare la contraffazione dei propri segni distintivi non registrati e la

contraffazione del modello di utilità di cui al brevetto n. 0000259318, concesso a seguito

della domanda n. VE2007U000018. A tal riguardo, è necessario valutare l’interferenza dei

singoli modelli di ponte levatore di P&R rispetto ai ponti di titolarità di parte attrice che

sarebbero stati imitati e all’ambito di tutela di quest’ultima. In particolare, sono stati

oggetto dell’analisi del CTU, tanto la valutazione dell’interferenza del ponte RR-46 di P&R

con l’ambito di protezione della privativa di Omer (e cioè della domanda di modello di

utilità n. VE2007U000018), quanto il confronto tra i ponti sollevatori di P&R rispetto ai

ponti di Omer, modello per modello, con specifico riferimento ai margini di

differenziazione ed alle conseguenze del lavoro progettuale eventualmente effettuato.

In linea generale può premettersi che il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni

assunte dal nominato CTU, Ing. Stefano Colombo, nella propria relazione, avendo

quest’ultimo proceduto con indagini dettagliate, nel pieno ed articolato contraddittorio

delle parti, peraltro protrattosi per tempi lunghi, stante la complessità delle indagini nel

loro insieme. Il CTU è pervenuto ad offrire al Collegio i risultati di un’analisi attenta e

dettagliata, con un percorso motivazionale completo, supportato da argomenti logici e

coordinati fra loro in modo coerente, così da consentire una completa cognizione ed un

pieno approfondimento dei singoli passaggi e delle conclusioni che ne sono state tratte. Le

difese delle parti non inducono a discostarsi da tali conclusioni, che, in linea generale ed in

forza dei rilievi di seguito svolti, il Collegio ritiene di fare proprie. Al fine di una più

chiara comprensione dell’analisi di seguito riportata, il Collegio ritiene di richiamare

alcune considerazioni generali del CTU in merito ai margini di differenziazione a

disposizione del progettista di ponti sollevatori ed agli elementi che sono, invece,

necessitati e funzionali. Il CTU infatti si trova d’accordo con il CTP di parte attrice (si

veda il punto 11.4 della relazione) ove sostiene che, pur essendoci infiniti margini di

differenziazione, è estremamente improbabile che due diversi progettisti giungano

autonomamente alla stessa identica combinazione di grandezze. In particolare, il CTU

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evidenzia come sia estremamente significativo il fatto che due ponti abbiano il medesimo

interasse (mentre ad esempio non è del tutto significativo che abbiano lo stesso diametro);

è, infatti, altamente improbabile che due diversi progettisti giungano autonomamente alla

stessa identica combinazione di grandezze (ad esempio a un uguale interasse tra due

perni).

11. Anzitutto il Collegio intende pronunciarsi in merito alla prospettata interferenza dei

prodotti della convenuta con il modello di utilità di cui al brevetto n. 0000269318, concesso

a seguito della domanda n. VE2007U000018. In particolare si tratta di verificare la

sussistenza dell’interferenza del ponte sollevatore “RR-46” di P&R con l'ambito di tutela

della domanda di modello di utilità n. VE2007U000018 (brevemente “VE018”) di Omer. A

tal fine, il CTU ha potuto visionare il ponte “RR-46” durante il suo primo sopralluogo (29

marzo 2012). In tale occasione, il CTU (vedi pagg. 6 e 7 relazione del CTU) ha rilevato che

nel ponte “RR-46” è presente un alloggiamento nella corsia di sinistra che contiene il

serbatoio dell'olio, la pompa idraulica ed una valvola che serve a regolare il deflusso di olio

dai martinetti durante la discesa del ponte. Tuttavia, le valvole che controllano

l'alimentazione dell'olio in pressione ai martinetti, ossia “le valvole di alimentazione degli

attuatori” come vengono chiamate nel modello Omer, non sono nell’alloggiamento ma sono

poste a terra, coperte da una protezione configurata per coprire e proteggere la barra di

torsione. In altri termini, non c’è alcuna valvola di alimentazione degli attuatori

nell’alloggiamento previsto in una delle corsie. Pertanto, il CTU conclude che il ponte

“RR-46” di P&R visionato il 29 marzo 2012 non riproduce tutte le caratteristiche della

rivendicazione 1 del modello di utilità Omer e non interferisce pertanto con l’ambito di

protezione del modello VE018 di Omer. Il CTU ritiene poi che la soluzione adottata da

P&R non consegua pari utilità né utilizzi lo stesso concetto innovativo adottato da Omer.

Quindi, la soluzione di P&R non è equivalente alla soluzione oggetto del modello Omer.

Il CTU prende poi in considerazione l’allegato 2 del parere tecnico dell’ing. Piovesana

(CTP di Omer), risalente al 12 ottobre 2012 e, cioè, la fotocopia parziale di un catalogo

della P&R, nel quale vi sono delle immagini del ponte “RR-46” e, al riguardo, afferma di

non essere in grado di appurare se la versione del ponte “RR-46” raffigurata nel documento

agli atti riproduca tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 del modello VE018 e, in

particolare, se in questa versione del ponte “RR-46” le valvole di alimentazione degli

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attuatori siano nell’alloggiamento. Pertanto, il CTU afferma di non essere in grado di

verificare se questa versione del ponte “RR-46” di P&R interferisca con l’ambito di

protezione della domanda di modello VE018 (mod. 269318).

Alla luce delle osservazioni del CTU, sopra brevemente riassunte, il Collegio ritiene che il

ponte sollevatore “RR-46” di P&R (così come osservato dal CTU) non costituisca

contraffazione dell’ambito di protezione riconosciuto alla domanda di modello di utilità e al

modello di utilità concesso in corso di causa n. 269318, di titolarità di Omer. Pertanto, fin

d'ora si può accogliere la domanda della convenuta P&R diretta ad ottenere la declaratoria

di non contraffazione del ponte RR-46 rispetto alla domanda di modello di utilità VE018, in

relazione a detto prodotto (per un’analisi della questione relativa alla concorrenza sleale, si

rimanda al punto 17 che segue; mentre per la violazione degli impegni contrattualmente

assunti da P&R anche con riferimento a detto ponte si rimanda al successivo punto 19).

L'accertamento di non contraffazione del modello può essere pronunciato anche

prescindendo dalla domanda di nullità del predetto modello di cui si dirà in seguito.

12. Il Collegio ritiene ora di trarre le proprie conclusioni dal dettagliato confronto, operato

dal CTU, tra i ponti “SR28” e “DR62” (di P&R) e “MINI 28 LX” (di Omer). A tal fine si

richiamano le fotografie dei tre ponti, che costituiscono gli allegati 3.1, 3.2 e 3.5 alla

consulenza tecnica.

Il CTU nella propria relazione conduce un’attenta e dettagliata analisi delle differenze,

puntualmente segnalate nella prima memoria tecnica di parte convenuta (si veda il

paragrafo 7.3 della relazione del CTU) e delle somiglianze e identità segnalate da parte

attrice (si veda il paragrafo 7.4 della relazione).

Il CTU ritiene sia sostanzialmente condivisibile quanto affermato dall’Ing. Piovesana, CTP

di Omer, in relazione alle somiglianze dei ponti oggetto di confronto. Egli infatti afferma

che vi è una corrispondenza di tutti gli elementi caratterizzanti del ponte (quali le prolunghe

e le pedanine), e che la conformazione degli elementi del ponteggio è perlopiù

corrispondente (tra gli altri, vi è la stessa conformazione delle prolunghe sfilabili e delle

pedanine mobili, si veda in tal senso il punto 7.4 della relazione del CTU). Tutti gli

elementi sopra elencati sono stati considerati dal CTU come utili alla valutazione circa una

eventuale imitazione dei ponti Omer da parte dei ponti P&R.

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Alla luce di quanto sopra, richiamando integralmente quanto affermato dal CTU nella

propria relazione peritale, il Collegio ritiene che sia rilevabile un’imitazione servile dei

ponti SR28” e “DR62” di P&R rispetto al ponte “MINI 28 LX” di Omer, non avendo il

CTU evidenziato una sufficiente autonomia di progettazione dei ponti di P&R indicati

rispetto al ponte di Omer.

13. Il Collegio intende dunque procedere ad un’analisi del confronto tra i ponti “VR30” (di

P&R) e “FLY 30” (di Omer). A tal fine, ci si riporta alle fotografie degli stessi ponti, che

costituiscono gli allegati 3.3 e 3.6 alla relazione di CTU.

Anche in questo caso, il consulente ha svolto un’approfondita analisi e ha fornito il proprio

commento in merito tanto alle differenze, puntualmente segnate nella prima memoria

tecnica di parte convenuta (si veda il paragrafo 8.3 della relazione), quanto alle somiglianze

ed identità prospettate con i commenti di parte attrice (si veda il paragrafo 8.4 della

relazione). A seguito di un attento studio delle caratteristiche tecniche dei due ponti oggetto

di confronto, il CTU dichiara di condividere le considerazioni svolte dall’ing. Piovesana

(CTP di Omer) e cioè che molteplici caratteristiche e scelte progettuali del ponte P&R sono

sostanzialmente uguali a quelle del ponte Omer (si rimanda in tal senso alla seconda

memoria tecnica di Omer, pagg. da 21 a 26). Riepilogando brevemente, il CTU ritiene che

vi sia sostanziale identità di layout dei due ponti e che vi sia la corrispondenza di tutti gli

elementi caratterizzanti il ponte, oltre che corrispondenza nel loro posizionamento (si veda

in tal senso il punto 8.4 della relazione). Tutte le somiglianze ed identità elencate nella

relazione sono state espressamente indicate dal CTU quali elementi utili alla valutazione

circa una eventuale imitazione dei ponti Omer da parte dei ponti P&R.

Data l’accuratezza e la precisione dell’analisi del CTU e vista l’entità delle somiglianze e

delle identità dallo stesso ravvisate, il Collegio ritiene che sia rilevabile un’imitazione

pedissequa del ponte “VR30” di P&R rispetto al ponte “FLY 30” di Omer, non avendo il

CTU evidenziato una sufficiente autonomia di progettazione del ponte di P&R indicato

rispetto al ponte di Omer.

14. Sono stati infine oggetto di analisi e confronto nell’ambito della consulenza tecnica il

ponte “RR-46” di P&R ed il ponte “R45” di Omer. Si richiamano anche in questo caso le

fotografie dei due ponti che costituiscono rispettivamente gli allegati 3.4 e 3.7 alla relazione

di CTU. Il consulente riepiloga e commenta tanto le differenze tra i due ponti,

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puntualmente segnate nella prima memoria tecnica di parte convenuta (si veda il paragrafo

9.3 della relazione), quanto le somiglianze ed identità, contenute nei commenti di parte

attrice (si veda il paragrafo 9.4 della relazione). Anche rispetto ai due ponti di cui si discute,

il CTU ha ritenuto di conformarsi in gran parte a quanto affermato dal CTP di parte attrice.

In particolare, ritiene di condividere considerazioni dell’ing. Piovesana di seguito riportate.

In termini generali, egli ha evidenziato l’identità praticamente assoluta di tutte le

dimensioni del ponte e quindi non solo della sua geometria, ma anche di tutte le altre

caratteristiche. L’unica differenza sarebbe lo spessore dei supporti della barra di torsione,

che nel ponte R45 di Omer è di 25 mm, mentre nel ponte RR-46 di P&R è di 20 mm. Si

tratta di una differenza che il CTU giudica marginale e non significativa, probabilmente

frutto di un diverso dimensionamento o dell’uso di materiali diversi. Nonostante si possa

riconoscere la differenza individuata dal CTP delle convenute l’ing. Checcacci (numero di

cilindri per il sollevamento di ciascuna pedana del sollevatore superiore), vi è una stretta

corrispondenza di tutti gli elementi caratterizzanti del ponte. Il CTU considera gli elementi,

elencati nella propria relazione, come utili alla valutazione circa una eventuale imitazione

dei ponti Omer da parte dei ponti P&R. Data la pressoché totale condivisione da parte del

CTU alla posizione prospettata da parte attrice e viste le senz’altro significative

somiglianze ed identità tra i ponti oggetto di confronto, il Collegio ritiene che sia da

configurarsi imitazione del “RR-46” di P&R rispetto al ponte “R45” di Omer.

15. Il Collegio ritiene necessario fare un pur breve cenno anche al ponte “MR101” di P&R,

che pure era indicato nel quesito peritale. Nella relazione peritale, viene svolta autonoma

trattazione in merito a tale ponte poiché, stando a quanto è stato riferito al CTU, P&R non

ha ancora realizzato il ponte MR101 e, quindi, esso non è stato visionato durante il

sopralluogo presso la P&R. Il consulente di parte convenuta (Ing. Checcacci) ha comunque

fornito riservatamente al CTU una copia del relativo fascicolo tecnico, con l’impegno di

non comunicarne il contenuto a controparte. L’ing. Checcacci ha evidenziato due differenze

tra il ponte di R45 di Omer ed il ponte MR101 di P&R (si veda la prima memoria tecnica

della convenuta alle pagine 24-25). Il fascicolo tecnico depositato in forma riservata dal

consulente di P&R include, tra l’altro, una relazione tecnica (intitolata “stress

calculations”) datata 18.10.2010 e contenente indicazioni circa il materiale impiegato ed i

calcoli per dimensionare un certo numero di componenti. Il CTU, nella propria relazione,

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afferma che tale relazione tecnica fornisce elementi utili alla valutazione circa l'esistenza di

attività di progettazione, con particolare riguardo ai componenti essenziali e di dettaglio del

prodotto. D’altro canto il CTP di Omer non ha avanzato specifiche contestazioni in

relazione a tale ponte. Occorre poi sottolineare che il ponte MR101 non risulta ancora

essere in produzione cosicché allo stato è difficile valorizzarne gli elementi di identità

rispetto ai ponti Omer. Il Collegio, alla luce della documentazione depositata da P&R, sia

pure in forma riservata, ma comunque analizzata dal CTU, ritiene corretto conformarsi alla

posizione del CTU sul punto e non ritiene di poter affermare attività di imitazione del ponte

MR101 di P&R rispetto ai ponti di Omer.

16. Tutto quanto sopra premesso, il Collegio ritiene che emerga un’attività di imitazione

sistematica portata avanti dalla P&R rispetto ai prodotti della Omer, con i propri ponteggi

SR-28, DR-62 VR-30, RR-46. Si tratta a questo punto di comprendere se l’attività di

imitazione in sé possa costituire contraffazione rispetto ai segni distintivi non registrati e al

diritto d’autore di Omer, ai sensi degli artt. 1 e 2 c.p.i., come invocato da parte attrice.

A detta dell’attrice i segni distintivi contraffatti sarebbero proprio le forme dei prodotti di

cui è causa. La contraffazione, pertanto, si espleterebbe nella riproduzione pedissequa della

forma esteriore dei prodotti, in ogni dettaglio, essendovi in particolare una corrispondenza

fra gli elementi caratterizzanti dei ponti oggetto di causa.

Come noto, l’art. 2 comma quarto c.p.i. comprende nella proprietà industriale anche i diritti

non titolati che sono appunto i segni diversi dal marchio registrato, le informazioni

aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. Restano poi

naturalmente esclusi dai diritti non titolati di proprietà industriale la tutela dell’onorabilità

dell’impresa e dell’avviamento aziendale protetti dall’art. 2598 c.c. perché in tali casi il

comportamento illecito rileva in sé e non consiste in una lesione strettamente riconducibile

alla lesione di un diritto del titolare.

Il Collegio, come detto, considera da respingersi la tesi di P&R secondo la quale le forme

dei ponti sollevatori avversari siano necessitate e dettate da pure esigenze tecniche.

È tuttavia necessario procedere ad una valutazione particolarmente prudenziale delle forme

di prodotti di natura tecnica, nell’attribuire loro quel carattere distintivo di fatto che

consente di accedere alla tutela proprietaria del c.p.i., in forza dell’inserimento tra i diritti di

cui all’art. 1 c.p.i.. È pur vero che la funzionalità è legata alla presenza ed al modo di

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operare del singolo elemento tecnico, ma non alla sua peculiare configurazione estetica, che

non è necessitata e che si correda di un gradiente di fantasia, sia pure minima, considerato il

carattere tecnico del prodotto, ma che non impedisce di attuare scelte differenziate, come

risulta evidente dal rilievo che nei diversi ponti sollevatori di altre aziende si trovano le

forme più varie.

D’altro canto, come già affermato in sede di reclamo del provvedimento cautelare R.G.

58366/2010, si impone all’interprete una valutazione prudenziale delle forme di prodotti di

natura eminentemente tecnica, nell’attribuire loro quel carattere distintivo di fatto che

consenta di accedere, in forza dell’inserimento tra i diritti di cui all’art. 1 c.p.i., alla tutela

proprietaria, estendendo così al titolare diritti e poteri che, in sede di registrazione

potrebbero essere efficacemente contrastati. I principi del c.p.i., come noto, limitano

rigorosamente la possibilità di registrazione di marchi di forma.

A tal riguardo, il Collegio ritiene anzitutto utile fare qualche precisazione, in relazione al

diverso apparato sanzionatorio apprestato dal legislatore in tema di violazione dei diritti di

privativa industriale, anche di fatto, rispetto a quello che riguarda gli illeciti concorrenziali

di natura codicistica. Si richiama in tal senso l’orientamento espresso dalla Corte di

Giustizia dell’Unione europea sin dalla propria sentenza 18.06.2002 in C-299/99 (in sede di

interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa). La

Corte ha infatti statuito quanto segue: “Va anzitutto ricordato in proposito che,

conformemente all'art. 2 della direttiva, un segno che riproduce la forma di un prodotto

può, in linea di principio, costituire un marchio a condizione che, da un lato, possa essere

riprodotto graficamente e, dall'altro, sia adatto a distinguere il prodotto o servizio di

un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, va anche ricordato che i motivi

dell'impedimento alla registrazione dei segni costituiti dalla forma di un prodotto sono

esplicitamente menzionati all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva. Ai sensi di tale

disposizione sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli

i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla

forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, e dalla forma che dà un

valore sostanziale al prodotto. Conformemente al settimo ‘considerando’ della direttiva,

tali impedimenti alla registrazione sono enumerati esaurientemente in quest'ultima. Va

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infine rilevato che i marchi che possono essere esclusi dalla registrazione per i motivi

elencati all'art. 3, n. 1, lett. b)-d), della direttiva possono, in conformità del n. 3 della stessa

disposizione, acquisire un carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto. Invece un segno

che è escluso dalla registrazione sulla base dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva non può

mai acquisire un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, per l'uso che ne è stato fatto.

Detto art. 3, n. 1, lett. e), prende dunque in considerazione determinati segni che non sono

idonei a costituire marchi ed è un ostacolo preliminare che può impedire che un segno

costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato. Se è

soddisfatto uno solo dei criteri menzionati in tale disposizione, il segno costituito

esclusivamente dalla forma del prodotto, se non addirittura da una riproduzione grafica di

tale forma, non può essere registrato in quanto marchio. I vari motivi d'impedimento alla

registrazione elencati all'art. 3 della direttiva vanno interpretati alla luce dell'interesse

generale sottostante a ciascuno di essi (v., in tal senso, citata sentenza Windsurfing

Chiemsee, punti 25-27). La ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1,

lett. e), della direttiva consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci

nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche

utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei

concorrenti. In tal modo, l'art. 3, n. 1, lett. e), intende evitare che la tutela conferita dal

diritto di marchio si estenda, oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o

servizio da quelli offerti dai concorrenti, erigendosi in ostacolo a che questi ultimi possano

offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche

utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio. Per quanto riguarda, in particolare, i

segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato

tecnico elencati all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva, va dichiarato che

tale disposizione è diretta a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche

essenziali svolgono una funzione tecnica, talché l'esclusività inerente al diritto di marchio

osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione

siffatta, o almeno la loro libertà di scelta della soluzione tecnica che auspicano adottare

per incorporare tale funzione nel loro prodotto. Dal momento che l'art. 3, n. 1, lett. e),

della direttiva persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma,

le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica e sono state scelte per

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adempiere quest'ultima, possa essere liberamente utilizzata da tutti, tale disposizione osta a

che siffatti segni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione in

quanto marchi (v., in tal senso, citata sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 25). Circa la

questione se la dimostrazione dell'esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo

stesso risultato tecnico autorizzi a disattendere l'impedimento alla registrazione o il motivo

di nullità di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, va rilevato che nessun elemento del

tenore letterale di tale disposizione autorizza una conclusione siffatta. Rifiutando la

registrazione di detti segni, l'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva riflette

l'obiettivo legittimo di non permettere ai singoli di utilizzare la registrazione di un marchio

per ottenere o perpetuare diritti esclusivi aventi ad oggetto soluzioni tecniche. Allorché le

caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto siano attribuibili

esclusivamente al risultato tecnico, detto art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, esclude la

registrazione di un segno costituito da detta forma, anche se il risultato tecnico di cui

trattasi possa essere conseguito tramite altre forme”.

Entro i confini rigidamente tracciati dalla Corte di Giustizia deve ritenersi che siano

suscettibili di registrazioni solo quelle forme che, anche se funzionali, non siano

esclusivamente tali. Devono perciò perseguire il risultato tecnico attraverso vie formali

arbitrarie e non banali che si sovrappongono alla funzione in senso stretto, aggiungendovi

qualche significativo elemento, non strettamente necessario, dotato di autonome

potenzialità distintive, prescindendo dal quale i concorrenti possono comunque raggiungere

il medesimo risultato adottando la medesima soluzione tecnica (si veda già in tal senso

l’ordinanza 2038/11 nel procedimento 84065/10). Tale orientamento è stato ribadito e

precisato nella sentenza 14.09.2010 in C-48/09 dove la Corte ha affermato che “un segno

costituito dalla forma di un prodotto che si limita ad esprimere, senza aggiungere

significativi elementi non funzionali, una funzione tecnica non può essere registrato come

marchio, dato che siffatta registrazione ridurrebbe eccessivamente le possibilità dei

concorrenti di immettere sul mercato forme di prodotto che incorporano la stessa soluzione

tecnica”.

Nel caso di cui è causa, le forme cui Omer attribuisce carattere distintivo quali marchi di

fatto sono relative ad elementi tecnici (come le porzioni estraibili delle corsie o le pedanine

mobili dotate di particolari sagomature), perlopiù frutto di specifiche scelte progettuali, che

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incorporano una soluzione tecnica e concorrono nel loro insieme ad ottenere un risultato

altrettanto tecnico. Detti elementi sono realizzati in forme standardizzate, cui pare dunque

estranea una considerevole arbitrarietà estetica.

Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, che sono diretti a limitare la facoltà di

registrare marchi di forma, il Collegio ritiene sia da escludere la sussistenza nelle forme dei

prodotti di Omer del carattere distintivo di fatto necessario ad essere tutelate ai sensi

dell’art. 1 c.p.i..

Alla luce delle considerazioni del CTU, sopra meglio analizzate, tuttavia può senz’altro

dirsi confermato che il comportamento denunciato e comprovato dalla documentazione in

atti integra imitazione dei prodotti e dei segni distintivi della attrice, sanzionabile quale atto

di concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti e per agganciamento all’attività

dell’impresa concorrente, risultando riprodotte caratteristiche dei ponti sollevatori della

attrice che non possono dirsi necessitate, ma che al contrario appaiono arbitrarie e

discrezionali, caratterizzanti i prodotti della Omer (vedi punto 17 che segue) e, peraltro,

suscettibili di essere variate, senza in alcun modo compromettere la funzionalità del

prodotto.

17. Il Collegio intende a questo punto analizzare più nel dettaglio la prospettata sussistenza

di una fattispecie di concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598 c.c..

Come già affermato deve condividersi la tesi di parte attrice circa il fatto che non sia

risolutivo che alcune caratteristiche tipiche dei ponti Omer fossero già presenti in prodotti

precedenti, dal momento che tali prodotti le rivendicano singolarmente, mentre i prodotti

della convenuta P&R le ricomprendono tutte. Tale coincidenza, infatti, si riscontra solo fra

questi elevatori e non invece con quelli di altre marche, non essendo le caratteristiche

comuni tutte necessitate.

Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie della concorrenza sleale, in

particolare nella configurazione della c.d. concorrenza sleale parassitaria, si riporta un

estratto di una pronuncia della Cassazione Civile (sez. I, n. 3787 del 20.4.1996, Soc. Chipe

Chemicals C. Soc. Fama Chemicals), condivisa dalla giurisprudenza successiva: “In

tema di concorrenza sleale, rientrano nell'art. 2598 n. 3 c.c. - che è una previsione aperta -

la c.d. concorrenza parassitaria, nonché tutte le condotte, ancorché non tipizzate

dall'esperienza, comportanti la violazione della regola della correttezza commerciale;

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costituisce concorrenza sleale ai sensi della disposizione citata l'imitazione pedissequa

delle tecniche e delle strumentazioni adoperate da un'impresa, perseguita anche mediante

l'utilizzazione di un dipendente infedele di quest'ultima, atteso che tale comportamento,

integrato pure da aspetti tipicamente parassitari, comporta la violazione della correttezza

commerciale in quanto diretto ad appropriarsi illecitamente del risultato di mercato

dell'organizzazione dell'impresa concorrente”.

Si ritiene poi utile richiamare una massima contenuta in una recente sentenza di questo

Tribunale (n. 6095 del 2.5.2013, Soc. Gucci C. Guess? Inc. e altri) che recita: “Deve

ritenersi compresa tra gli atti di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. la

cosiddetta concorrenza parassitaria, laddove l'attività commerciale dell'imitatore si

traduca in un cammino continuo e sistematico, anche se non integrale, essenziale e

costante sulle orme altrui, giacché l'imitazione di tutto o di quasi tutto quello che fa il

concorrente, nonché l'adozione più o meno immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure

non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è contraria alle regole che presiedono

all'ordinato svolgimento della concorrenza. Pertanto, la sommatoria di atti leciti potrebbe

dar luogo anche ad un illecito, qualificato appunto in termini di concorrenza parassitaria,

valutando l'attività asseritamente imitativa nel suo complesso”.

L’imitazione servile consiste proprio nella riproduzione di tutte le caratteristiche del

prodotto del concorrente, indipendentemente dal fatto che una o alcune di dette

caratteristiche già appartengano alla realtà del mercato per essere presenti singolarmente

nell’uno o nell’altro prodotto. Proprio il fatto che i prodotti sotto accusa riproducano tutte le

caratteristiche fra le varie presenti sul mercato, già scelte primariamente dai prodotti del

concorrente, può integrare concorrenza sleale. Infatti, non si tratta di tutelare l’idea

inventiva dei singoli elementi, bensì la percezione che il pubblico ha del prodotto nel suo

insieme con riferimento ai suoi caratteri di forma. Ed è proprio la sostanziale

corrispondenza delle principali caratteristiche dei prodotti della Omer, già note sul mercato,

e quelle degli omologhi ponti della P&R a supportare il rischio di confusione presso il

pubblico. Quest'ultimo infatti, colpito da una percezione di identità fra gli uni e gli altri

prodotti, potrebbe essere indotto a ritenere che tutti provengano dalla medesima impresa.

Il comportamento della convenuta P&R è aggravato dal rilievo che la copiatura dei prodotti

Omer consegue ad un periodo in cui i ponti di P&R erano stati realizzati in Italia da Omer,

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così da poter suggerire al mercato un certo collegamento con la precedente produzione,

“progettata” e realizzata appunto in Italia, e da indurre il potenziale cliente a credere che i

prodotti realizzati in Cina e commercializzati da P&R siano quelli di sempre e cioè i

prodotti italiani, forniti in private label dalla Omer a P&R.

Un ulteriore aggravamento della situazione deriva inoltre dalla riproduzione dei disegni e

del libretto d’uso e manutenzione dei corrispondenti prodotti Omer, che da un lato

rafforzano l’impressione di una servile imitazione dell’altrui produzione, dall’altro

sembrano poter integrare un autonomo comportamento di concorrenza sleale ai sensi della

terza previsione dell’art. 2598 c.c.. Costituisce infatti comportamento contrario ai principi

della correttezza professionale l’appropriarsi dei mezzi di configurazione e presentazione

del prodotto avversario, riproducendo esattamente sui propri manuali d’uso e manutenzione

le stesse immagini dei manuali della Omer.

Valutato l'insieme dei predetti elementi, risulta con evidenza, ad avviso del Collegio,

l’intenzione della P&R di mettersi “nella scia” dei prodotti già rinomati di Omer, dando

spazio a reali possibilità di confusione con i medesimi. Come accennato, infatti, vi è un

forte rischio di confusione sul mercato, essendo state riprese nei prodotti delle convenute di

cui è causa gran parte delle caratteristiche individualizzanti dei ponti di Omer.

D’altro canto, è necessario considerare anche lo sfruttamento da parte della P&R

dell’accreditamento sul mercato della Omer. Detto agganciamento parassitario si esplicita

nella forma del look-alike configurandosi quale appropriazione di pregi, vietata ai sensi

dell’art. 2598 n. 2 c.c.. Tale norma infatti è diretta a sanzionare, tra l’altro, “gli atti di

concorrenza caratterizzati da un intento di agganciamento alla notorietà altrui”, anche

quando ciò non comporti un rischio di confusione. Peraltro, nel caso di specie, il Collegio

ha già evidenziato che può sussistere rischio di confusione tra i prodotti della Omer e i

prodotti della P&R oggetto di causa.

Dunque, il comportamento perpetrato dalla P&R, comprovato dalla documentazione in atti,

integra imitazione dei prodotti e dei segni distintivi della Omer, sanzionabile quale atto di

concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti e per agganciamento all’attività

dell’impresa concorrente, risultando riprodotte caratteristiche dei ponti sollevatori

dell’attrice che, come detto, non possono dirsi necessitate, ma che al contrario appaiono

arbitrarie e discrezionali, caratterizzanti i prodotti della Omer e, peraltro, suscettibili di

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essere variate, senza in alcun modo compromettere la funzionalità del prodotto e delle

singole parti.

Deve ancora ribadirsi che le caratteristiche dei prodotti a confronto non possono essere

considerate standardizzate posto che gli altri costruttori del settore, seppure riproducano

alcuni degli elementi utilizzati da Omer, non ripropongono mai tutti i componenti dei

prodotti di quest’ultima, adottando dimensioni e soluzioni tecniche almeno in parte

differenti e comunque in misura sempre significativa.

Il Collegio ritiene dunque che la condotta tenuta da P&R e sopra meglio descritta sia idonea

ad ingenerare confusione con i prodotti e l’attività del concorrente Omer, a norma dell’art.

2598 n. 1 cod. civ., avendo come effetto l’appropriazione del lavoro e dei pregi altrui,

secondo il n. 2 della stessa norma, realizzando un illecito agganciamento e danneggiando il

rendimento economico di Omer, nonché ponendosi per le ragioni sopra illustrate anche

nell’ambito della violazione di cui al n. 3 della stessa norma.

18. Per quanto concerne la domanda di parte attrice diretta poi all’accertamento della

violazione del proprio diritto d’autore, si ricorda che quest’ultimo diritto afferisce alle

opere dell’ingegno che, ai sensi dell’articolo 1 legge sul diritto d’autore (22 aprile 1941, n.

633), sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla

letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Un’opera dell’ingegno, tutelabile

tramite il diritto d’autore, deve essere pertanto il risultato di un’attività intellettuale

avente “carattere creativo”.

Parte attrice sostiene che sia stato violato il proprio diritto d’autore, in quanto i disegni

riportati nel manuale d’istruzioni del ponte “MINI-28 LX” (doc. 17 di Omer) sarebbero

stati pedissequamente ripresi da P&R nel proprio manuale del ponte “SR-28” (doc. 18 di

Omer).

Il Collegio a tal riguardo ritiene che la difesa di Omer non abbia sufficientemente

circostanziato gli elementi di creatività rispetto ai quali, nello specifico, sarebbe sussistita

violazione del diritto d’autore di Omer. Ciò anche alla luce del fatto che la ripresa del citato

manuale di istruzioni da parte di P&R è già stata ampiamente considerata ai fini della

prospettazione di una condotta di concorrenza sleale perpetrata da P&R nei confronti di

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Omer e, di conseguenza, sarà tenuta in adeguata considerazione anche in sede di

liquidazione del danno subito dall’attrice.

Ove si volessero poi considerare violazioni del diritto d’autore di Omer, diverse dai

contenuti del citato manuale di istruzioni, il Collegio ritiene che, in ogni caso, non sia stata

sufficientemente identificata l’eventuale opera dell’ingegno violata, nulla avendo dedotto la

parte neppure ai fini dell'ipotesi di cui al n. 10 dell'art. 2 lda, fattispecie che peraltro appare

poco inerente al caso di specie. Alla luce di quanto sopra dedotto, il Collegio ritiene che

non sussistano sufficienti elementi per configurare il diritto di autore di Omer e quindi

potere verificare la sua eventuale violazione.

19. Il Collegio deve ora soffermarsi sull’analisi della responsabilità per inadempimento

contrattuale della convenuta P&R, prospettata da Omer.

Con riferimento al ponte R-45 di Omer si può infatti ricordare il rapporto di natura

contrattuale in essere tra le parti, ai sensi del quale la P&R si era impegnata a non

“appropriarsi” delle soluzioni tecniche ed estetiche della Omer con riferimento a tale ponte

ed aveva sottoscritto una clausola di non concorrenza valida per i due anni successivi alla

cessazione dell’accordo, afferente ai prodotti aventi “uguali caratteristiche” rispetto a quelli

oggetto del contratto.

In relazione agli accordi contrattuali intercorsi fra le parti in data 7 maggio 2008, cui si è

già fatto riferimento al punto 5, deve innanzitutto darsi atto che, per affermazione della

Omer non smentita dalla resistente, lo stesso è da intendersi risolto a far tempo dall’ottobre

2010.

Ciò naturalmente non significa che le pattuizioni in esso convenute siano prive di effetti ab

origine, con effetto ex tunc dalla sua stipulazione. Invero si deve osservare come si tratti di

un contratto ad esecuzione continuata, per il quale, in base alla regola di cui all’art. 1458

c.c., gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite (in tal

senso Cass. 10.3.10 n. 5771, 22.2.08 n. 4604, 20.10.98 n. 10383). I riconoscimenti

contenuti nella clausola 12 del contratto in esame non possono quindi intendersi caducati

per l’intervenuta risoluzione del contratto. Tali riconoscimenti, infatti, prescindono dal

sinallagma delle obbligazioni fra le parti, cosicché appaiono dotati di autonomia e

sopravvivono alla risoluzione dei reciproci rapporti.

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Nella clausola 12.1 la P&R prendeva atto che con il contratto il fornitore (Omer) “non

intende(va) cedere all’acquirente qualsivoglia diritto sui ponti”, mentre alla successiva

clausola 12.2 P&R riconosceva che la centralina di bordo era oggetto della domanda di

brevetto n. VE2007U00018 e, alla successiva clausola 12.3, si impegnava a non registrare o

depositare per proprio conto alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale relativo ai

ponti, stabilendosi che detti riconoscimenti ed obblighi a carico di P&R sarebbero rimasti

in vigore, oltre che per tutta la durata del contratto, anche per qualsiasi momento successivo

alla sua stipulazione.

Analoga situazione sussiste con riferimento al patto di non concorrenza, dal momento che

lo stesso è stato convenuto proprio per i due anni successivi alla risoluzione del contratto,

così avendo incontestabilmente esplicato i suoi effetti fino all’ottobre 2012.

Pertanto, pur ricordando che, conformandosi alla posizione del CTU, il Collegio non ritiene

che il ponte RR-46 interferisca con l’ambito di protezione del modello VEO18, si può

senz’altro ritenere che l’offerta sul mercato del ponte sollevatore RR-46 (nelle due versioni

R-46CT e R46 CT LT) sia in violazione degli impegni contrattuali assunti dalla P&R, in

relazione al ponte R-45 di titolarità di Omer.

Tale comportamento è quindi sanzionabile a prescindere dalla valutazione dell’obiettiva

validità della privativa registrata da Omer cosicché, come detto, il G.I. non ha ritenuto di

disporre la richiesta CTU al riguardo, con statuizione che il Collegio ritiene pienamente di

condividere.

Può infine rilevarsi come, a fronte dei precisi impegni contrattualmente assunti da P&R,

non rilevi se nell’ideazione dell’R45 sia stato o meno “cruciale” l’intervento di P&R, dal

momento che P&R agiva in esecuzione degli accordi convenuti con Omer, ben consapevole

degli impegni liberamente assunti con questa in forza della clausola 12 del contratto, dalla

significativa rubrica “diritti di proprietà industriale”.

P&R quindi si era vincolata a riconoscere i diritti di Omer sul modello R-45 e si era

impegnata a non produrre ponti in concorrenza con tali diritti. Inoltre, con la già ricordata

clausola 13 (rubricata “Non concorrenza” al punto 13.1) P&R si era impegnata per tutta la

validità del contratto e per i due anni successivi alla sua risoluzione ad astenersi dalla

commercializzazione di prodotti aventi uguali caratteristiche dei ponti oggetto del contratto.

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Del resto, il Collegio non ritiene di accogliere l’obiezione sollevata da P&R secondo la

quale la citata clausola 13 farebbe riferimento unicamente a prodotti “aventi uguali

caratteristiche dei Ponti” e che tali ponti sarebbero rigidamente definiti nell’Allegato A che

ne prevede specificamente la portata (4.500 Kg) e la corsia (L=4.800,00), avendo valori

differenti rispetto al ponte RR-46 di P&R. Infatti P&R non è stata in alcun modo in grado

di dimostrare che la tecnologia sviluppata con il ponte RR-46 derivi dal proprio know how e

dalle proprie specifiche tecniche.

Indipendentemente poi dalla entità delle differenze tra i ponti in questione, rimane come

dato inconfutabile che P&R non avrebbe potuto, in considerazione degli impegni

liberamente assunti con il contratto in esame, produrre a sua volta ponti con le

caratteristiche dell’elevatore R-45. Né rileva che la centralina adottata da P&R presenti

alcune differenze rispetto a quella Omer dal momento che l’impegno assunto nel contratto,

come detto, era di portata ampia. Altrettanto ampio risulta poi essere il citato patto di non

concorrenza biennale.

Tutto quanto sopra premesso, il Collegio configura pertanto la responsabilità per

inadempimento contrattuale a carico di P&R in relazione al contratto sottoscritto tra le parti

in data 7 maggio 2008 e attinente, in particolar modo, al ponte R-45 di Omer (cfr. doc. 5 di

parte attrice).

20. La convenuta P&R ha poi presentato domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria

di nullità della domanda di modello di utilità n. VE2007U000018 di titolarità di Omer.

Non è certo di secondario rilievo il fatto che, in corso di causa (in data 22 luglio 2011),

l’UIBM abbia concesso effettivamente tale modello di utilità, che ha assunto il numero

269318, essendo all’epoca della domanda riconvenzionale di P&R ancora allo stato di

domanda.

E' il caso di richiamare la più volte citata clausola 12.1 del contratto (doc. 5 di Omer)

denominata “diritti di proprietà industriale” che prevedeva a carico della P&R l'impegno a

riconoscere in capo ad Omer la titolarità di ogni diritto e del know-how relativi ai ponti. Al

successivo paragrafo 2 della stessa clausola 12 P&R assumeva espressamente l'impegno a

non registrare o depositare per proprio conto alcun diritto di proprietà industriale o

intellettuale relativo ai ponti oggetto del contratto.

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Alla luce della ingente complessità delle indagini peritali successivamente svolte dal CTU e

tenuto anche conto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il G.I. non ha ritenuto

opportuno dare immediatamente corso alla CTU per accertare la validità del modello n.

269318 di titolarità della Omer.

A tale riguardo occorre richiamare l'art. 122 del c.p.i. che prevede il diritto a contestare una

privativa, a favore di chiunque ne abbia interesse.

Il Collegio pur riconoscendo che la facoltà di cui all'art. 122 c.p.i. sia rinunciabile, non

ritiene che sia intervenuta una rinuncia di tale natura da parte della P&R tramite la

sottoscrizione del contratto già citato.

E' infatti da respingere la tesi dell'attrice secondo la quale l'impegno a non contestare la

validità del modello '018 sarebbe implicitamente contenuto nella clausola 12 del contratto.

Ciò sulla base del fatto che le limitazioni dei diritti riconosciuti ex lege non possono essere

desunte dai contratti, ove non siano state espressamente pattuite. Innanzitutto va

considerato che la lettura testuale del contenuto della clausola 12, nelle sue diverse

articolazioni, condotta a norma dell'art. 1362 c.c., non consente di ritenere che si sia voluta

imporre a P&R la rinuncia a far valere eventuali ragioni di invalidità del titolo (peraltro

all'epoca in fase di concessione), né che quest'ultima abbia chiaramente manifestato una

simile intenzione. Sarebbe stato semplice infatti inserire nel contratto una clausola esplicita

in tal senso, ove questa fosse stata la volontà delle parti. Del resto, tanto l'art. 1366 c.c.

quanto l'art. 1363 c.c. che dispongono, rispettivamente, l'obbligo di interpretare il contratto

in buona fede e di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, escludono che si

possa configurare un impegno ulteriore a carico di P&R nel senso voluto dalla difesa

attorea. Il riconoscimento della titolarità in capo ad Omer della domanda di modello e

l'impegno a non presentare privative sulla stessa soluzione non possono essere letti come la

rinuncia al diritto di contestare la validità del medesimo modello. Peraltro è del tutto

naturale che all'interno di un accordo quadro che regola una collaborazione nella

realizzazione e commercializzazione di un ponte, il produttore abbia voluto precisare di

esserne l'autore e titolare delle relative privative. L'impegno, invece, a non contestare la

validità delle privative altrui non è certo proprio di tali forme contrattuali ma, piuttosto, si

rinviene all'interno degli accordi di coesistenza e/o nelle transazioni.

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In considerazione dei rilievi svolti, si deve procedere con la disamina della domanda

riconvenzionale di nullità formulata da P&R. A tal fine ragioni di economia processuale

inducono a definire il presente giudizio con la pronuncia sulle altre domande già

sufficientemente istruite, provvedendo alla separazione della domanda di nullità indicata e

ad invitare la parte che ne avrà interesse ad iscrivere a ruolo la causa così separata.

21. Si deve ora affrontare l'addebito di parte attrice relativo al fatto che sul sito della

convenuta P&R i prodotti sarebbero indicati falsamente con la dizione “Made in Italy”,

realizzando un inganno per il pubblico e un autonomo profilo di concorrenza sleale ai danni

della Omer, in quanto detti prodotti sarebbero effettivamente realizzati da un produttore

cinese.

La predetta dizione sarebbe poi un ulteriore elemento di confusione e agganciamento,

giacché servirebbe ad accreditare e confermare negli acquirenti la convinzione di trovarsi di

fronte ad un prodotto realizzato dalla Omer e semplicemente marcato diversamente in

private label, come gli altri elevatori che P&R acquistava in precedenza dall’attrice.

Costituirebbe inoltre un atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e mendacio,

giacché P&R attribuirebbe falsamente ai propri elevatori un pregio che non possiedono,

presentandoli sul mercato come più appetibili di quanto in realtà siano (cfr. doc. 9 di

Omer).

Dal canto suo la difesa P&R ha rilevato che l’espressione “Made in Italy” si trova

preceduta dall’acronimo “R&D” e che, dunque, il label segnalerebbe il fatto che in Italia si

è svolta l’attività di ricerca e sviluppo (research & development) alla base dei prodotti e

non anche la loro realizzazione. Non è contestato il fatto che l’espressione “R&D”,

nell’ambito delle comunicazioni commerciali e promozionali internazionali, è

comunemente intesa quale acronimo di “Research and Development”.

L’interpretazione offerta dalla convenuta P&R però non sembra godere di fondamento.

Anzitutto la denominazione “Made in Italy” che effettivamente segue l’acronimo “R&D” è

scritta in maiuscolo e non in minuscolo, come sarebbe logico se fosse una specificazione

dell’espressione che la precede. L’espressione “R&D”, accostata con una barra “/”

all’espressione “Cylinder Hydraulic Compact Lift” sembra poi collegata a tale ultima

espressione piuttosto che a quella seguente “Made in Italy”.

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In definitiva il complesso del messaggio risulta non del tutto limpido, risultando il “Made

in Italy” slegato dalla dicitura “R&D”. Non appare certo con sufficiente chiarezza il fatto

che solo l’attività di ricerca e sviluppo sia stata realizzata in Italia, essendo invece i ponti

prodotti in Cina. Peraltro l’acronimo “Made in Italy” si può ritenere che sia

immediatamente associato, da una parte rilevante dei consumatori, all’idea che un prodotto

sia stato materialmente realizzato in Italia.

Solo al momento dell’acquisto e a seguito di un successivo approfondimento tramite la

visione della macchina o del suo libretto d’istruzione, sui quali è apposta la dicitura “Made

in China” (così è dichiarato nei manuali di istruzioni), è possibile venire a conoscenza del

fatto che il sollevatore è “prodotto ed assemblato nella Repubblica Popolare Cinese”.

Non si considera rilevante la circostanza segnalata da P&R che il sito internet in questione

fosse di titolarità della Rivolta, trattandosi infatti di società appartenenti al medesimo

gruppo. Anzi, si può configurare, sotto questo profilo, la sussistenza di una responsabilità

anche in capo alla Rivolta (cfr. doc. 9 di Omer).

La Omer avanza anche l’obiezione che l’attività di ricerca sviluppo relativa ai ponti “clone”

si potrebbe dire che sia stata effettuata in Italia, ma a cura della medesima attrice. Pertanto,

anche se si volesse effettivamente limitare l’applicazione dell’espressione “Made in Italy”

all’attività di R&D, si potrebbe comunque configurare un atto di concorrenza sleale per

appropriazione di pregi e mendacio.

Si deve far presente che la realizzazione dei prodotti in Cina, notoriamente, permette

considerevoli risparmi produttivi, essendo tuttavia i prodotti di minor pregio, cosicché può

dirsi che la P&R ha tratto illecito vantaggio dal lavoro di progettazione, di disegno e dal

lancio pubblicitario, realizzato dalla produttrice del prodotto italiano.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il Collegio ritiene che si possa configurare un atto di

concorrenza sleale da parte della P&R nei confronti della Omer. L’aver falsamente

affermato che i propri prodotti siano stati realizzati o, quantomeno, ideati in Italia, può

infatti ragionevolmente aver concorso nella riduzione dell’entità dei volumi di vendita dei

ponti levatori lamentata dall’attrice.

22. Il G.I. ha ritenuto che la totalità dei capitoli di prova formulati dalle parti fossero

inammissibili. In particolare ha ritenuto superflue le prove attinenti all’attività di

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progettazione eventualmente svolta da P&R, considerate le valutazioni già compiute dal

CTU, nel corretto contraddittorio con i CTP, esaminando i relativi fascicoli tecnici.

Il GI ha invece ritenuto necessario disporre CTU contabile. Con ordinanza emessa in data

19 novembre 2012 ha pertanto nominato quale CTU il dott. Luigi Guerra. Alla successiva

udienza del 18 dicembre 2012, il consulente veniva a conoscenza del quesito peritale. Si

trattava in particolare di accertare: quale sia stato il numero dei ponti sollevatori venduti

dalle società convenute per ciascuno dei modelli SR28, DR62, VR30 e RR46; quale sia

stato il fatturato derivante da tali vendite e quali gli utili realizzati per ciascun modello;

quali avrebbero potuto essere le royalties riconosciute sul mercato nel settore, supponendo

che Omer avesse concesso una licenza (esclusiva o non) e, dunque, quali avrebbero potuto

essere le royalties spettanti a Omer; se i costi di progettazione, di produzione e di lavoro

(ore di lavoro e costo orario di lavoro) esposti da Omer possano essere considerati

giustificati sotto un profilo tecnico e congrui sotto un profilo quantitativo.

In linea generale può premettersi che il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni

assunte dal nominato CTU, Ing. Luigi Guerra, nella propria relazione contabile. Infatti il

CTU ha dimostrato di aver svolto indagini dettagliate su tutta la documentazione a propria

disposizione, nel pieno contraddittorio delle parti. Il Collegio dispone pertanto di un’analisi

dettagliata ed attenta, supportata da ampia documentazione. Al fine di una più chiara

comprensione della commisurazione del risarcimento del danno a favore di Omer, il

Collegio ritiene di richiamare le principali considerazioni del CTU in risposta al quesito

peritale sottoposto alla sua attenzione.

Il CTU ha ritenuto anzitutto di escludere dalla propria analisi la convenuta Rivolta, sulla

base del fatto che la Pogliani & Rivolta non ha mai consegnato, durante le operazioni, alcun

documento riguardante la controllante Rivolta e che la stessa rappresentante della società

(Stefania Rivolta) gli avrebbe confermato, pur informalmente, che la Rivolta non aveva mai

prodotto, venduto o pubblicizzato i ponti sollevatori oggetto della controversia. Ciò

naturalmente non limita il Collegio nel ritenere Rivolta solidalmente responsabile con la

P&R per il risarcimento dei danni in favore di Omer, per le ragioni di seguito esposte.

Il Collegio intende anzitutto soffermarsi sulla prima parte del quesito peritale e, cioè, sulla

quantificazione dei ponti sollevatori venduti da P&R per ciascuno dei modelli SR28, DR62,

VR30 e RR46. A tal fine il CTU ha analizzato la documentazione fornita dalla medesima

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convenuta P&R dalla quale risultano venduti n. 67 ponti SR28 (dal 30.09.2009 al

31.08.2010), n. 73 ponti DR62 (dal 18.11.2010 al 26.10.2012), n. 2 ponti VR30 (il

21.06.2010) e n. 36 ponti RR46 (dal 30.06.2010 al 19.01.2011). Non sono state rilevate

discrepanze tra quanto riportato nelle fatture di vendita fornite dalla P&R e quanto risulta

dalle schede di riepilogo delle movimentazioni di magazzino degli articoli in esame. Il CTU

pertanto conferma i valori sopra elencati, segnalando però la mancanza di parte della

documentazione in relazione al ponte VR30 (infatti per tale ponte è pervenuta al CTU

unicamente una fattura in apparente contrasto con le schede di riepilogo delle

movimentazioni del magazzino che indicano 2 pezzi venduti, ma sulla base di 13 pezzi

usciti dal magazzino e 11 resi). Il CTU considerata la persistente assenza di tali documenti,

rileva un’anomalia per quanto riguarda in ponte VR30, rispetto a quanto documentato in

termini di movimenti di magazzino.

Quanto alla determinazione del fatturato, può rilevarsi come questa sia avvenuta mediante

sommatoria dei ricavi indicati nelle singole fatture consegnate per ciascun modello al CTU

o, comunque, già agli atti. Il fatturato totale realizzato da P&R tramite la vendita dei ponti

levatori SR28, DR62, VR30 e RR46, ammonterebbe pertanto ad euro 764.872. Non sono

state sollevate particolari contestazioni dai CTP al riguardo. Solamente il CTP di Omer ha

eccepito la scarsa coerenza dei documenti consegnati da P&R relativi in particolare alle

vendite di 3 unità del ponte SR28, in quanto avvenute in un periodo precedente rispetto alla

data della prima fattura d’acquisto del ponte in esame.

L’utile ricavato da P&R dalla vendita dei prodotti indicati è stato poi determinato dal CTU

dalla differenza tra i ricavi delle vendite e i relativi costi di produzione e di vendita. I costi

considerati sono dunque i costi di acquisto dei prodotti e i costi accessori per provvigioni e

per operazioni di installazione e trasporto. Si deve far presente che non tutti i ponti

acquistati da P&R sono stati venduti, risultando così alcune giacenze di prodotto, come

peraltro già risultava dai verbali di sequestro e descrizione. Il CTU pertanto ha proceduto al

calcolo dell’utile di P&R valorizzando le rimanenze di prodotti in modo da neutralizzare i

costi dei prodotti non ancora venduti, dunque applicando il criterio dell’azienda in

funzionamento. Si ritiene utile segnalare che, per determinare il costo di acquisto dei ponti,

diverso per ogni singola fattura di acquisto, il CTU ha ritenuto di utilizzare il metodo del

costo medio ponderato, calcolato su tutti gli acquisti individuati. Per un’analisi più

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approfondita del calcolo degli utili, in relazione a ciascun singolo ponte, si richiama la

relazione di CTU ed in particolare le pagine da 12 a 18. Complessivamente il CTU

determina l’utile conseguito da P&R per tutti i modelli sopra elencati in euro 269.266.

Al fine di calcolare le possibili royalties che avrebbero potuto spettare alla Omer in base al

fatturato come calcolato, il CTU ritiene che il tasso da applicare al fatturato sviluppato per

la vendita dei ponti da parte della convenuta P&R sia da individuare in un intervallo

compreso tra l’1 ed il 3%. Applicando tali parametri al fatturato individuato in euro

764.862, si otterrebbe un canone variabile da euro 7.649 a euro 22.947.

Sulla base di tali premesse il CTU ha dovuto analizzare i costi esposti da Omer al fine di

verificare se fossero giustificati e congrui.

Anzitutto i costi indicati da Omer per la progettazione dei ponti in esame sembrano essere

giustificati da un punto di vista tecnico, mentre vengono parzialmente rideterminati da un

punto di vista qualitativo. Si attestano pertanto nei valori di euro 112.397 per il ponte R45,

euro 53.961 per il ponte Carry28 ed euro 84.860 per il ponte Fly30. Il CTU fa presente che

la propria commisurazione prescinde da ogni considerazione riguardo agli anni in cui è

stata sostenuta la spesa iniziale e al diritto dell’attore di pretenderne il risarcimento.

I costi industriali di produzione (indicati nel paragrafo 6 della memoria dell’attore

depositata in data 18.7.2011) possono dirsi, ad avviso del CTU, giustificati dal punto di

vista tecnico e congrui sotto un profilo qualitativo. Tuttavia il CTU ha inteso rideterminarli

sulla base del fatto che parte del costo di produzione si ritiene sia fisso e, dunque, non

soggetto a variazione in caso di minor produzione. I costi industriali di produzione sono

stati dunque determinati in euro 5.380,96 per il ponte R45, euro 1.596,28 per il ponte

Carry28 ed euro 2.693,76 per il ponte Fly30. Il CTU segnala anche il valore della

redditività media della Omer che si attesta nella percentuale del 10,2%.

I costi attinenti, infine, le ore e i costi orari delle persone coinvolte nella causa, indicati

negli allegati n. 29 (10.870 euro) e n. 65 (19.979 euro) alla relazione di CTU, sono stati

confermati con attestazione del consulente del lavoro Bergamini, datata 20 marzo 2013 e

riferiti al costo aziendale del 2010. Il dott. Bergamini ha più precisamente confermato

l’entità del costo orario delle persone coinvolte e cioè di tre dipendenti e di un

amministratore (sig.ra Rossato). Il CTU dal canto suo conferma la congruità dei costi orari

indicati nei citati docc. 29 e 65. Per quanto riguarda, invece, la congruità delle ore

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impiegate per la causa non ritiene sia possibile esprimere un giudizio. Infatti, pur ritenendo

ragionevole ipotizzare che alcuni dipendenti abbiano fornito assistenza ai propri legali per

la causa, non è stato fornito alcun dato per esprimere un giudizio sulla loro congruità.

23. Pertanto, tenuto conto della consulenza tecnica contabile, ampiamente richiamata nel

punto 22 che precede, il Collegio ritiene di poter procedere alla commisurazione del danno

subito da Omer in via equitativa, pur attenendosi agli elementi quantificati in sede di CTU.

Si è infatti sopra argomentato circa la condotta di concorrenza sleale perpetrata dalla P&R

nei confronti della Omer, ai sensi dell’art. 2598 n. 1, n. 2 e n. 3 cod. civ. che ha avuto

conseguenze estremamente dannose a danno dell’attrice.

Il Collegio ritiene anzitutto di escludere dalla commisurazione del danno a favore di Omer

il mancato incasso di royalties sulla base del fatto che nella fattispecie di cui è causa non

sussiste la violazione di una privativa di titolarità dell’attrice, né tantomeno un’attività

propriamente contraffattiva, essendosi invece verificata una fattispecie di concorrenza

sleale.

La prima voce che il Collegio intende valutare ai fini della commisurazione in via

equitativa del danno patito dalla Omer è il mancato utile dalla stessa sofferto, quale

conseguenza diretta della mancata vendita dei propri prodotti corrispondenti a quelli

“clone” messi in commercio dalla P&R.

Il CTU, come detto, ha esaminato le schede di produzione relative ai singoli prodotti di

Omer, estraendo sia il fatturato generato da Omer grazie alla vendita di un singolo

esemplare, sia i costi di produzione per lo stesso singolo esemplare, concludendo che

l’attrice, grazie alla vendita di un singolo prodotto originale, sarebbe stata in grado di

generare i seguenti utili: per il proprio ponte Winger Carry 28 Lx € 704, per il Fly-30 €

1.206 e per l’R-45 € 1.870.

Alla luce dei dati riportati nella consulenza tecnica, oggetto di ampio dibattito tra le parti, il

Collegio ritiene di rideterminare in via equitativa l’utile acquisito da P&R tramite la vendita

dei ponti oggetto di causa, che dovrà essere oggetto di risarcimento da parte delle

convenute, in un ammontare pari ad € 250.000.

Per quanto concerne poi la liquidazione delle voci di costo sostenute da Omer diverse dai

costi di produzione, va anzitutto considerato che i costi di progettazione e i costi industriali

relativi ai prodotti di cui si discute hanno portato un risultato economico favorevole alla

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stessa Omer per un certo periodo di tempo, quantificabile, perlomeno, negli anni in cui

aveva un rapporto di natura commerciale con P&R.

Il Collegio intende prendere quale punto di riferimento il contratto sottoscritto tra le parti in

data 7 maggio 2008 (doc. 5 di Omer) che, alla clausola 16.1 disponeva: “Il contratto

rimarrà in vigore a far data dalla sua sottoscrizione sino al 31.12.2010 e, salvo disdetta da

comunicarsi per raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, sarà

automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni”. La durata minima del

contratto era stata dunque concordemente stabilita nel periodo di tempo intercorrente tra il

7 maggio 2008 (data di sottoscrizione del contratto) e il 31 dicembre 2010. Dalla lettura

della citata clausola contrattuale, si può ragionevolmente ritenere che Omer abbia valutato

che tale periodo di tempo le fosse sufficiente ad ammortizzare i costi affrontati per lo studio

e la progettazione dei prodotti oggetto del contratto.

Il Collegio ritiene pertanto equo procedere alla riduzione ad un terzo dei costi di

progettazione e dei costi industriali come quantificati dal CTU (con consono

arrotondamento) e riconosce un risarcimento in via equitativa ad Omer per i costi di

progettazione e industriali sostenuti pari ad €. 87.000.

Occorre infine prendere in considerazione i costi attinenti alle ore impiegate dalle persone

coinvolte nella causa, indicati negli allegati n. 29 (€. 10.870) e n. 65 (€. 19.979) alla

relazione di CTU e confermati con attestazione del consulente del lavoro Bergamini, datata

20 marzo 2013. In considerazione della assoluta incertezza in relazione alla congruità del

numero di ore che i dipendenti di Omer avrebbero impiegato al fine di fornire assistenza

per la causa di cui si discute, il Collegio ritiene di liquidare dette voci di costo in via

equitativa in un ammontare pari ad € 10.000.

Alla luce del fatto che Rivolta è società controllante della P&R, appartenente al medesimo

gruppo, ed in qualità di controllante ben si può ritenere che abbia se non imposto

quantomeno condiviso le scelte commerciali attuate da P&R. Inoltre la stessa è titolare del

sito internet ove il prodotto “SR-28” veniva pubblicizzato, accompagnato dalla descrizione

“Midrise Low-Profile Compact Hydraulic Lift/R&D Made in Italy”. In quanto titolare di

detto sito Rivolta avrebbe dovuto esercitare diligentemente la propria facoltà idi controllo

ed eventualmente intervenire presso la società controllata. Il Collegio ritiene pertanto che

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le società convenute siano da considerarsi quali solidalmente responsabili del risarcimento

dei danni riconosciuti ad Omer per i fatti di cui è causa.

Il Collegio quindi, ai sensi dell’art. 1226 c.c., liquida in via equitativa il danno subito da

Omer nella somma complessiva di € 347.000, in moneta attuale e comprensiva degli

interessi maturati ad oggi, condannando solidalmente le convenute Rivolta e P&R al

risarcimento del danno medesimo.

24. Il Collegio ritiene di non poter procedere in questa sede alla liquidazione delle penali

derivanti dalla violazione dell’inibitoria disposta nel corso del procedimento cautelare R.G.

58366/2010, oggetto di domanda da parte di Omer.

Ai sensi dell’articolo 2599 cod. civ.: “La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale

ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati

gli effetti”.

Non si contesta nel merito la fondatezza della domanda di parte attrice.

Il G.D. ha, infatti, emesso decreto inaudita altera parte in data 13 settembre 2010, in cui ha

disposto l’inibitoria cautelare a carico di P&R della produzione, importazione,

commercializzazione e pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, dei prodotti

indicati, che rappresentassero imitazione o contraffazione dei prodotti della Omer, fissando

per ogni violazione la penale di 500 euro. Detto decreto è stato poi confermato dallo stesso

giudice nonché dal collegio in sede di reclamo. Dal canto suo il CTU ing. Galassi, nella

propria relazione, non ha esitato a ritenere il ponte DR-62 quale rientrante nell’ambito delle

misure di inibitoria già disposte e confermate dal Collegio in sede cautelare.

Occorre tuttavia ricordare che la citata pronuncia del G.D. ha efficacia di titolo esecutivo

tra le parti in causa ed è di per sé idonea a fondare l’esecuzione forzata sulla prestazione

oggetto della condanna.

Pertanto, Omer avrebbe potuto e potrebbe tuttora agire per il riconoscimento della penale

innanzi al giudice dell’esecuzione.

Sulla base del principio cardine dell’economia processuale, che trova incontestabile

fondamento nell’art. 111 della Costituzione, non si può ritenere che una parte che disponga

di un valido titolo esecutivo debba agire previa instaurazione di un ulteriore giudizio di

merito, né, tantomeno, che l’esecuzione di tale titolo possa rimanere “sospesa” nelle more

di un procedimento di merito.

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Peraltro occorre segnalare che l’ordinanza del G.D. ha specificamente determinato le

penalità di mora, fissandole in precise somme di denaro. Si tratta dunque di

un’obbligazione pecuniaria dotata di autonomia e suscettibile di pronta determinazione, di

per sé eseguibile forzatamente instaurando un procedimento ad hoc innanzi al giudice

dell’esecuzione.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che non sia questa la sede per procedere ad una

commisurazione della penale per la violazione delle misure inibitorie disposte dal G.D. in

occasione del procedimento cautelare R.G. 58366/2010.

25. Le conclusioni definitive circa le domande reciprocamente svolte dalle parti

individuano una preponderante ed assorbente soccombenza delle parti convenute, che

devono, pertanto, essere condannate in solido e per intero alla rifusione delle spese

processuali in favore dell’attrice. Tali spese, in relazioni al valore della causa

(indeterminato, ma di importante rilievo) e con riferimento alla nota spese depositata dal

difensore di Omer, vengono liquidate in favore di quest’ultima, con riferimento a tutti i

procedimenti giudiziari che hanno coinvolto le parti in causa e sopra ampiamente

richiamati, sulla base del DM n. 140/2012, applicabile nel momento in cui l'attività

difensiva si è conclusa. Tale spese vengono liquidate per la fase di merito nella somma di

€. 22.500, oltre rimborso spese vive per €. 764,00 e così in totale €. 23.264,00, e per le fasi

cautelari in €.20.000, oltre rimborso spese vive per €. 528,00 e così in totale €. 20.528,00,

oltre accessori nella misura di legge.

A tali somme va aggiunto il rimborso delle spese per le consulenze di parte, da liquidarsi in

un ammontare non superiore a quanto liquidato ai CTU.

Quanto alle spese dell'ATP e delle CTU, queste vanno poste per intero a carico solidale

delle convenute, nella misura già liquidata in corso di causa.

PQM La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, definitivamente

pronunciando nel contraddittorio delle parti,

accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di Pogliani & Rivolta S.p.A. in

relazione alla domanda di parte attrice di accertamento di decadenza per illiceità

sopravvenuta dei marchi italiani di titolarità della Rivolta S.p.A. nn. 691.791, 918.969,

1.091.248 e 1.447.820;

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rigetta la domanda di parte attrice volta ad accertare l’avvenuta decadenza per illiceità

sopravvenuta dei marchi italiani n. 691.791, 918.969 e 1.091.248 e 1.447.820, di titolarità

della Rivolta S.p.A.;

dichiara inammissibile, consideratane la tardività, la domanda di parte attrice volta ad

accertare l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta del marchio italiano n.1.241.258

di titolarità della Pogliani & Rivolta S.p.A.;

rigetta la domanda proposta da parte attrice volta ad accertare la contraffazione del ponte

RR-46 di Pogliani & Rivolta S.p.A., rispetto alla domanda di modello di utilità n.

VE2007U000018, ora modello di utilità n. 269318;

accoglie la domanda di parte attrice volta a dichiarare la sussistenza di inadempimento

contrattuale a carico della Pogliani & Rivolta S.p.A., considerato che la messa in vendita

del ponte sollevatore RR-46 costituisce violazione dell’accordo quadro concluso tra la

Pogliani & Rivolta S.p.A. e la O.ME.R. S.p.A. in data 7 maggio 2008;

accerta l’imitazione servile del ponte “VR30” di Pogliani & Rivolta S.p.A. rispetto al ponte

“FLY 30” di O.ME.R. S.p.A., del ponte “RR-46” di Pogliani & Rivolta S.p.A. rispetto al

ponte “R45” di O.ME.R. S.p.a. e dei ponti SR28” e “DR62” di Pogliani & Rivolta S.p.A.

rispetto al ponte “MINI 28 LX” di O.ME.R. S.p.A., non rilevando l'imitazione servile del

ponte MR101 di Pogliani & Rivolta S.p.A. rispetto ai ponti di O.ME.R. S.p.A.;

dichiara che il comportamento tenuto da Rivolta S.p.A. e da Pogliani & Rivolta S.p.A. di

cui è causa è illecito e costituisce concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n. 1, n. 2 e n. 3

cod. civ. e che il mendace utilizzo da parte della Rivolta S.p.A. e della Pogliani & Rivolta

S.p.A. dell’espressione “Made in Italy” costituisce ulteriore atto di concorrenza sleale;;

rileva che il comportamento tenuto da Pogliani & Rivolta S.p.A. di cui è causa non integra

violazione del diritto di autore di O.ME.R. S.p.A. e conseguentemente rigetta la domanda

di O.ME.R. S.p.A. in tal senso;

dispone la separazione della domanda riconvenzionale proposta da Pogliani & Rivolta

S.p.A. tesa ad accertare e dichiarare che la domanda di modello di utilità n.

VE2007U000018, ora modello di utilità n. 269318, sia priva dei requisiti di valida

brevettazione ed invita la parte che ne avrà interesse ad iscrivere a ruolo la causa così

separata, notificando la citazione anche all'U.I.B.M.;

dichiara l'inammissibilità della domanda di parte attrice diretta alla liquidazione delle penali

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derivanti dalla violazione dell’inibitoria disposta nel corso del procedimento cautelare R.G.

58366/2010;

inibisce alle convenute Pogliani & Rivolta S.p.A. e Rivolta S.p.A. la produzione e la messa

in commercio dei prodotti che siano frutto della condotta di concorrenza sleale ivi

configurata;

fissa una penale di euro 500 per ogni violazione e/o inosservanza da parte delle convenute

dell’inibitoria qui disposta e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione;

condanna in solido le convenute Rivolta S.p.A. e Pogliani & Rivolta S.p.A. al risarcimento

del danno a favore di O.ME.R. S.p.A., liquidato in via equitativa nell'ammontare

complessivo di €. 347.000, in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad

oggi, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;

ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza sulle

riviste di settore “Il Notiziario motoristico” e “Il giornale del Meccanico” per una volta e in

caratteri doppi del normale, a spese delle convenute ed a cura dell’attrice;

condanna in solido le convenute Rivolta S.p.A. e Pogliani & Rivolta S.p.A. al pagamento

delle spese processuali, liquidate in favore di O.ME.R. S.p.A per la fase di merito nella

somma di €. 22.500, oltre rimborso spese vive per €. 764,00 e così in totale €. 23.264,00, e

per le fasi cautelari in €.20.000, oltre rimborso spese vive per €. 528,00 e così in totale €.

20.528,00, oltre accessori come per legge;

pone a carico solidale delle convenute, Rivolta S.p.A. e Pogliani & Rivolta S.p.A., le spese

degli accertamenti tecnici d’ufficio, delle consulenze tecniche d’ufficio - nella misura già

liquidata in corso di causa - e delle consulenze tecniche di Omer, quantificate tutte in misura

non superiore alle spese liquidate ai consulenti dell'Ufficio;

manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014.

Il Presidente est.

dott. Marina Tavassi

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Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 ......2014/02/27 · 2. In data 3...

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