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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni Presidente

dott. Anna Bellesi Giudice Relatore

dott. Pierluigi Perrotti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58436/2013 promossa da:

FREDDY S.p.a. (C.F. 00207660994), con il patrocinio degli avvocati Marco

Andreolini, Andrea Parini e Francesca Andreolini, elettivamente domiciliata presso i

difensori in Milano, Via Nino Bixio, 45

ATTRICE

contro

TT FASHION IMPORT EXPORT S.r.l. (P.I.V.A.11924651000), con il patrocinio

dell’avv. Mario Fortunato e dell’avv. Massimo Baldi, elettivamente domiciliata in Via

San Senatore, 6/A, Milano l’avv. Mario Fortunato;

ZHANG YIN BAO (C.F. 12761210157), con il patrocinio dell’avv. Patrizia Comolli e

dell’avv. Hermann Carbone; elettivamente domiciliato in Corso Buenos Aires, 56

Milano, presso l’avv. Patrizia Comolli

CONVENUTI

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Repert. n. 2016/2017 del 02/03/2017

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CONCLUSIONI

ATTRICE:

“ Voglia il Tribunale Ill.mo,

quanto a TT Fashion Import Export Srl, respingere le domande preliminari e principali di

merito proposte nella comparsa di costituzione del 23.10.2013;

quanto al sig. Zhang Yin Bao dare atto della intervenuta cessazione della materia del

contendere con l’attrice così dichiarandolo formalmente in sentenza (cfr. ordinanza del G.I.

resa al verbale di prima udienza 17.12.2013).

a) Nel merito,

1) accertare la contraffazione del brevetto n. 1412116 depositato il 24 maggio 2012 di titolarità

di Freddy Spa, avente per titolo “pantalone, in particolare un pantalone per modellare le natiche

femminili” da parte della convenuta con riferimento ai pantaloni di cui in narrativa e in ogni

caso di qualunque articolo prodotto e/o commercializzato dalla convenuta che presenti le

caratteristiche tecniche di cui al brevetto di titolarità di Freddy Spa;

2) accertare la contraffazione del modello comunitario non registrato ai sensi del Reg. 6/2002;

3)Ordinare il ritiro dal commercio di prodotti, confezioni, materiale pubblicitario in

contraffazione del brevetto n. 1412116 e/o del modello comunitario non registrato,

disponendone la distruzione in presenza di incaricati dell’attrice;

4)fissare una somma dovuta per ogni violazione e inosservanza successivamente constatata e

per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento;

5) condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in corso di causa secondo le

disposizioni agli artt. 1223, 1226, 1227 c.c. anche in una somma globale stabilita in base agli

atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti quali

le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno dell’attrice, i benefici

realizzati dalla convenuta e tenuto conto di elementi diversi da quelli economici come il danno

morale arrecato a parte attrice;

6) ordinare alla convenuta la restituzione degli utili conseguiti in violazione del brevetto attoreo

nella misura in cui essi eccedano il risarcimento del danno, quest’ultimo da determinarsi

comunque in un importo non inferiore a quello dei canoni che parte convenuta avrebbe dovuto

pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto leso;

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7) accertare il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della convenuta sotto tutti i

profili di cui all’art. 2598 c.c., condannandola anche a tale titolo al risarcimento dei danni da

liquidarsi in corso di causa anche in via equitativa e inibendo la prosecuzione di tali illeciti

concorrenziali;

8) ordinare la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo dell’emananda sentenza per tre

volte anche non consecutive sui quotidiani “Il Sole 24 ore” e “Corriere della Sera” e sulle

riviste di categoria “Il giornale degli articoli sportivi”, “Top Sport” e “Sporting goods

International” in carattere quadrupli del normale, pubblicazioni da effettuarsi a spese della

convenuta e a cura dell’attrice, con diritto all’immediato rimborso dietro presentazione di

fatture;

9) spese e competenze di causa rifuse, comprese quelle della fase cautelare e quelle di CTU

brevettuale e contabile;

b) In via istruttoria,

respingere qualunque istanza istruttoria della convenuta.

Si dichiara di rifiutare il contraddittorio in relazione a qualunque nuova domanda o eccezione,

anche istruttoria, di controparte.”

COINVENUTA TT FASHION:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contrari istanza disattesa:

in via preliminare: dichiarare cessata la materia del contendere e/o comunque la carenza di

interesse da parte dell’attore, attesa la cessazione da parte della convenuta di ogni attività di

vendita dei prodotti del presente giudizio;

in via principale e nel merito: rigettare le domande formulate dalla parte ricorrente anche in

considerazione della nullità della domanda di brevetto e/o della sua inapplicabilità.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

CONVENUTO ZHANG YIN BAO:

Dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

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Ragioni della decisione

1. Con citazione notificata, rispettivamente, in data 22 luglio 2013 e in data 24 luglio

2013, Freddy S.p.a. ha convenuto in giudizio TT Fashion Import Export S.r.l. e Zhang

Yin Bao per sentir accertare la contraffazione della domanda di brevetto MI2012A00904

depositata il 24 maggio 2012 di titolarità di Freddy S.p.a. e del relativo concedendo

brevetto, avente per titolo “pantalone, in particolare un pantalone per modellare le

natiche femminili”, da parte delle convenute.

La stessa ha chiesto, altresì, di accertare la contraffazione del modello comunitario non

registrato ai sensi del Reg.6/2002, di ordinare il ritiro dal commercio di prodotti,

confezioni e materiale pubblicitario in contraffazione e di disporne la distruzione.

In particolare, Freddy sostiene che lo scopo dell’invenzione è quello di creare un

pantalone che sia comodo per chi lo indossa e al contempo modelli e slanci le forme dei

glutei e delle gambe, garantendo così un fit perfetto:

Caratteristica del prodotto realizzato sarebbe quindi quella di unire i vantaggi derivanti

dall’impiego di un tessuto in maglia, quale il jersey, che garantisce comfort e vestibilità,

con la funzione di modellare fianchi e glutei, grazie a particolari soluzioni tecniche.

Il modello WR. UP così realizzato, afferma l’attrice, è attualmente il modello di punta

di Freddy e, grazie agli ingenti investimenti effettuati e all’ottima vestibilità, ha ottenuto

un grandissimo successo ed è stato indossato da attrici famose, modelle e ballerine

italiane, oltre ad essere stato pubblicizzato massicciamente all’interno delle più

importanti riviste femminili, in radio, televisione e fiere di settore.

In tutte le campagne pubblicitarie stampa relative ai pantaloni WR. UP, precisa l’attrice,

viene indicato che si tratta di tecnologia brevettata, cosicché non è ipotizzabile che i

convenuti non fossero a conoscenza del brevetto.

La relativa domanda, comunque, venne loro notificata in data 7 maggio 2013.

Il giudizio di merito è stato preceduto da un provvedimento cautelare.

Infatti, in data 30 maggio 2012, Freddy, avendo reperito sul mercato dei pantaloni Ms.

Push Up della società TT Fashion Import Export di Roma, di proprietà cinese, in

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contraffazione del proprio brevetto europeo, depositava, nei confronti dei medesimi

convenuti TT Fashion Import Export S.r.l. e Zhang Yin Bao, ricorso cautelare all’esito

del quale è stato concesso “il sequestro ex art. 129 CPI di tutti i pantaloni

commercializzati da TT Fashion Import Export s.r.l., attualmente denominati “Ms. Push

Up” e comunque in contraffazione del modello comunitario non registrato

rappresentato dalla forma dei pantaloni di Freddy s.p.a. WR.UP, nonché del relativo

materiale promo-pubblicitario, quali cataloghi, depliant, listini ecc., nonché della

documentazione contabile relativa agli stessi”, è stato ordinato “a TT Fashion Import

Export s.r.l. il ritiro dal commercio dei prodotti e del relativo materiale promo-

pubblicitario” ed è stata inibita alla medesima “l’ulteriore produzione, importazione,

commercializzazione, offerta in vendita anche a mezzo Internet dei prodotti in oggetto”.

In questa sede, Freddy, oltre a chiedere l’accertamento della validità della propria

domanda di brevetto, ha chiesto che venga accertata la contraffazione della domanda di

brevetto nazionale attuata dalla TT Fashion con riferimento non solo al pantalone Ms.

Push Up, ma anche a qualunque pantalone in qualunque modo denominato e con

qualunque codice articolo identificato le cui caratteristiche tecniche costituiscano

contraffazione del proprio brevetto.

Infine, l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivati

dalla contraffazione e dalla condotta integrante atti di concorrenza sleale, la restituzione

degli utili conseguiti in violazione del proprio brevetto, nella misura in cui essi eccedano

il risarcimento del danno, nonché la pubblicazione della sentenza.

I convenuti si sono costituiti, contestando la fondatezza degli assunti della controparte.

In particolare, la TT Fashion Import Export ha evidenziato la mancanza di titolarità del

brevetto in capo all’attrice, pur dando atto dell’avvenuto deposito della domanda di

brevetto da parte di Freddy, e ha pertanto chiesto il rigetto della domanda.

La stessa ha inoltre rilevato che la tutela richiesta presuppone la prova in ordine alla

riproduzione operata dalla convenuta di aspetti tecnici propri della tutela brevettuale e

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che, in ogni caso, il brevetto oggetto di controversia è invalido in quanto carente del

requisito della novità tecnica.

La TT Fashion sostiene inoltre di essere titolare di una licenza di marchio già registrato

"Ms. push up" che ne legittima l'uso su tutto il territorio nazionale.

Viene contestata anche la tutelabilità quale "modello di fatto ex Reg.6/02" dei pantaloni

in contestazione sia perché gli stessi sarebbero carenti dell'elemento di novità,

trattandosi di normalissimi pantaloni a vita bassa simili a moltissimi altri modelli a vita

bassa presenti sul mercato, sia perché, si assume, la tutela del modello non è invocabile

se l'azione trae la sua origine dalla presunta violazione di un brevetto per invenzione

industriale.

Viene contestata la sussistenza di concorrenza tra le parti e quindi la non configurabilità

della concorrenza sleale perché la TT Fashion distribuiva un modello di pantalone con

caratteristiche diverse rispetto a quello posto in commercio dalla Freddy sia sotto il

profilo della forma del prodotto, sia sotto il profilo dei materiali usati.

La convenuta eccepisce anche la cessazione della materia del contendere o, comunque,

la carenza d'interesse ad agire della controparte, avendo la TT Fashion interrotto ogni

importazione e vendita dei prodotti oggetto di contestazione.

Infine, la stessa contesta la richiesta di risarcimento del danno, sostenendo che essa non

ha tratto alcun beneficio economico dalla vendita dei pantaloni di cui si discute in

quanto il valore commerciale di ciascuno di essi supera di poco i tre euro per ogni

articolo.

Pertanto, la convenuta ha concluso chiedendo il rigetto delle domande della controparte.

Si è costituito anche Zhang Yin Bao, rilevando preliminarmente che, nel procedimento

cautelare, Freddy aveva rinunziato al ricorso nei suoi confronti e che, avendo accettato il

medesimo tale rinuncia, il giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del

contendere tra le parti.

Lo stesso ha poi rilevato di essere titolare di due negozi all'interno dei quali vende dei

capi di abbigliamento e scarpe per donna, uomo e bambino, nonché articoli di pelletteria

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e borse, di approvvigionarsi solitamente da fornitori abituali e di aver voluto provare,

nell'aprile 2013 un diverso fornitore, la TT Fashion, acquistando 58 capi di

abbigliamento per donna suddivisi in sette tipologie, di cui nove paia di pantaloni.

Avendone Freddy stessa acquistate due paia, l'unico danno che essa può avere subito,

sostiene il convenuto, è quello relativo a sette paia di pantaloni.

Zhang Yin Bao non contesta di aver ricevuto la notifica della domanda di brevetto, ma

sostiene che, essendo di nazionalità cinese, egli ha avuto difficoltà nella lettura della

domanda medesima, non comprendendone pienamente il contenuto, tanto che ha inteso

tale notifica quale proposta di produzione di pantaloni.

Pertanto il convenuto, evidenziando la propria buona fede e la propria estraneità al

processo produttivo della merce, ha chiesto il rigetto di ogni domanda risarcitoria svolta

nei suoi confronti.

All'udienza del 17 dicembre 2013, il procuratore di parte attrice e del convenuto Zhang

Yin Bao hanno dato atto della transazione tra i medesimi conclusa, chiedendo

congiuntamente la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

All'udienza del 15 ottobre 2014, il difensore di parte attrice ha depositato, quale

documento 31, il brevetto europeo concesso alla Freddy in data 27 agosto 2014, con

priorità della domanda di brevetto italiano oggetto del giudizio.

La causa è stata istruita attraverso l'espletamento di c.t.u. brevettuale e di c.t.u. contabile

e, all’esito degli accertamenti compiuti, è stata rinviata per la precisazione delle

conclusioni e quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini

di cui all'articolo 190 c.p.c.

2. La domanda di accertamento della contraffazione svolta dall’attrice è fondata e come

tale deve essere accolta.

Preliminarmente, si rileva che, stante l’intervenuta cessazione della materia del

contendere tra l'attrice e il convenuto Zhang Yin Bao, conseguente alla transazione della

quale gli stessi hanno dato atto all'udienza di prima comparizione delle parti, va

dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra la Freddy S.p.a. e Zhang Yin Bao.

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Non può essere condiviso invece l’assunto della convenuta TT Fashion, secondo la

quale sarebbe cessata la materia del contendere anche fra la stessa e la società attrice, o

sarebbe comunque venuto meno l’interesse ad agire di quest'ultima, perché non esistono

prodotti sul mercato che violino il diritto di privativa della TT Fashion, in quanto,

all'esito del provvedimento di inibitoria e sequestro pronunciato in sede cautelare, la TT

Fashion si è impegnata "a non ordinare più altri prodotti similari dalla Cina".

Permane infatti l’interesse della società attrice ad una pronuncia che accerti e dichiari la

lamentata contraffazione, anche perché la mancata instaurazione del giudizio di merito

dopo l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., avente ad oggetto non solo

l’inibitoria, ma anche il sequestro dei prodotti di cui si discute, avrebbe comportato

l'inefficacia della misura disposta in sede cautelare.

In ogni caso, va rilevato che il giudizio di merito è la sede nella quale l'attrice può far

valere la propria pretesa risarcitoria relativa ai danni conseguenti alla violazione del

diritto asserito.

Inoltre, l’assunto di parte convenuta secondo la quale non esistono prodotti sul mercato

che violino il diritto di privativa della TT Fashion è smentito dal rinvenimento, nel corso

delle operazioni di c.t.u., di alcune fatture, la n.1/14 del 2 gennaio 2014, la n.14/14 del

5 aprile 2014 e la n.15/b/2014, attestanti la vendita di “pantaloni donna” anche dopo

l’ordinanza cautelare che ha disposto l’inibitoria, come rilevato dall’attrice nel corso

dell’indagine peritale.

Un ulteriore profilo, sottoposto al giudizio del collegio in via preliminare dalla

convenuta, riguarda l’assenza di titolarità del brevetto in capo all’attrice, al momento

della proposizione della domanda.

Infatti soltanto nel corso del giudizio, è stato rilasciato il brevetto numero 1412116 in

data 20 novembre 2014 avente per titolo "pantalone in particolare un pantalone per

modellare le natiche e i fianchi femminili".

La convenuta richiama il disposto dell’art. 53 c.p.i. che stabilisce che i diritti esclusivi

tutelati dal codice della proprietà industriale “sono conferiti con la concessione del

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brevetto” per arrivare ad affermare che, al momento della proposizione della domanda,

l'attrice era carente di legittimazione perché non ancora munita del diritto di privativa

giustificativo della domanda.

Inoltre la stessa rileva che il c.t.u., nella propria relazione, ha evidenziato l'avvenuta

presentazione, in data 9 aprile 2013, da parte della titolare, di un'istanza di correzione

riguardante alcune pagine della privativa della relativa prima rivendicazione

indipendente mirata a correggere un errore materiale.

La circostanza che, dopo l'instaurazione del giudizio, sia stata depositata un'istanza di

correzione, ad avviso della convenuta, comporta che la domanda di brevetto possa

esplicare i propri effetti sostanziali e processuali soltanto a partire dal 9 aprile 2013.

In proposito, il collegio rileva che, come dispone lo stesso articolo 53 c.p.i. invocato

dalla convenuta, in particolare ai commi 2, 3 e 4, gli effetti del brevetto decorrono dalla

data in cui la domanda era resa accessibile al pubblico o, comunque, nei confronti delle

persone alle quali la domanda è stata notificata, come del resto è accaduto nel caso qui

considerato.

Anche ai sensi dell'articolo 132 primo comma c.p.i., i provvedimenti cautelari possono

essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia

stata resa accessibile al pubblico, oppure nei confronti delle persone a cui la stessa sia

stata notificata.

Quanto all’istanza di correzione dell'errore materiale, l'attrice ha evidenziato, nella

propria memoria di replica, che la censura della convenuta è frutto di una svista, in

quanto il 9 aprile 2013 è stata presentata l'istanza di correzione, il 10 e il 14 maggio

2013, è stata notificata alle controparti la domanda di brevetto, completa di tale istanza,

e il 29 maggio 2013 è stato depositato il ricorso cautelare.

Pertanto sia il giudizio cautelare, sia il giudizio di merito sono iniziati dopo l'istanza di

correzione e la domanda di brevetto è stata notificata già comprensiva dell'istanza di

correzione, tanto che nel ricorso cautelare si dà atto, a pagina 3, dell'avvenuta notifica in

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copia autentica alle resistenti, in data 7 maggio 2013, della domanda di brevetto "con

disegni definitivi e istanza di correzione".

2.1. Esaminando il merito della domanda, in relazione all’asserita contraffazione del

brevetto per invenzione, si osserva che il c.t.u., ing. Andrea Marietti, rispondendo al

quesito postogli dal giudice, ha concluso che il brevetto nazionale numero 1412216 di

Freddy S.p.a. è dotato dei requisiti per la sua valida tutela quale brevetto per invenzione,

ritenendo che "il più ampio ambito di tutela validamente attribuibile a tale privativa sia

data dalle sue attuali rivendicazioni indipendenti 1 e 13".

L'ingegner Marietti ha inoltre affermato che "il pantalone MS PUSH‐UP per cui è

causa, riproducendo identicamente quanto forma oggetto della prima rivendicazione

indipendente del brevetto n. 1412116 interferisce con il più ampio ambito di tutela

attribuibile a tale privativa 1412116 (FREDDY)” e che "il pantalone MS PUSH‐UP

riproduce identicamente l’oggetto della ottava rivendicazione dipendente e, nell’ipotesi

che le fotografie riportate dall’Attrice negli allegati B8 e B9 alla propria memoria

tecnica siano effettivamente inerenti a tale pantalone, esso riproduce altresì

identicamente l’oggetto delle rivendicazioni dipendenti 2 e 12 del brevetto n.1412116.”

La relazione del consulente tecnico è congruamente ed esaustivamente motivata ed il

collegio ne condivide pertanto pienamente il contenuto.

Inoltre, non può non farsi cenno alla circostanza, rilevante ai fini della decisione, che la

convenuta non ha mai contestato le risultanze della consulenza tecnica.

2.2. Quanto alla contraffazione del modello non registrato, poiché l’attrice allega di

essere titolare di un modello comunitario di fatto ai sensi dell’art. 1, II lett. a) Reg. CE

n.6/2002, la domanda deve essere valutata alla luce della normativa comunitaria, che ha

introdotto la figura della privativa non registrata, per tutelare i modelli che hanno vita

commerciale più breve.

I requisiti di protezione e l’oggetto di tutela sono i medesimi del modello registrato,

anche se assume essenziale rilievo ed è imposto normativamente l’onere del titolare di

definirne il carattere individuale (art. 85 Reg. CE 6/2002).

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http://bit.ly/2pXsHjH

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Spetta al titolare del diritto la prova che il preteso contraffattore avrebbe potuto

facilmente conoscere l’ aspetto del design protetto e che i modelli in contestazione

presentano un livello di somiglianza del carattere individuale del disegno/modello tale

da rendere improbabile una coincidenza creativa.

Sotto il primo profilo, che attiene all’aspetto del design protetto, la TT Fashion ha

dimostrato, attraverso gli estratti dei siti internet che pubblicizzano i pantaloni (doc.2) e

la documentazione riguardante le campagne pubblicitarie WR.UP (docc.7-9) che, negli

ambienti di provenienza del dedotto contraffattore, il prodotto era ampiamente noto.

Quanto invece al carattere individuale, l’ambito delle forme tutelabili è esteso a quelle

che presentano un’originalità estetica idonea da sola ad orientare le scelte del

consumatore; tale carattere presuppone infatti che la forma sia distinguibile sul mercato

per l’ utilizzatore informato, rappresentato, nel campo qui considerato, da

quell’acquirente finale sensibile alle forme dei prodotti e che possiede una conoscenza

media del settore merceologico di riferimento, in quanto attento alle novità del mercato.

La forma protetta deve avere un livello di individualità tale non solo da attirare l’

attenzione del consumatore, ma anche da costituire motivo di preferenza per l’acquisto.

Nel caso di specie, l’attrice assume che il carattere individuale risulta conferito ai jeans

WR.UP dalla contemporanea presenza di talune caratteristiche: la vita molto bassa, due

finte tasche dal profilo arrotondato, una fascia di cintura chiusa da due bottoni di foggia

e colori particolari, identici, aventi entrambi forma a scodella con perimetro ottagonale,

di colore rosa antico, con bordi ottagonali in oro e bordo dei fori centrali pure in oro,

un’apertura a patta anteriore chiusa da una cerniera lampo metallica dorata di lunghezza

limitata, due soli passanti per la cintura che si dipartono dalla porzione estremale

superiore delle finte tasche, una fascia di cintura interna che presenta un largo elastico

rosa con scritte in stampatello maiuscolo in bianco.

Tali elementi, ben visibili nelle fotografie prodotte e nei campioni depositati dall’attrice

(rispettivamente, doc.14 e docc. 10 e 13), come ha già evidenziato il giudice della

cautela nella propria ordinanza, “se considerati individualmente possono anche

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Repert. n. 2016/2017 del 02/03/2017

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sembrare banali” ma “nella loro specifica combinazione appaiono tali da poter

conferire al design adeguato carattere individuale”.

È quindi evidente che i pantaloni della convenuta sono del tutto identici nei particolari

che conferiscono carattere individuale a quelli della ricorrente.

Sarebbe spettato alla convenuta, alla quale viene attribuita la condotta contraffattoria,

fornire la prova dell’assenza dei requisiti di novità e carattere individuale, quindi della

presenza sul mercato di modelli uguali o simili, tanto da suscitare analoga impressione

generale, ma, al riguardo, la TT Fashion, non ha dedotto alcunché.

Sussiste pertanto la lamentata contraffazione.

La violazione della privativa per modello assorbe i profili di illecito concorrenziale ex

art. 2598 c.c., come del resto già rilevato dal giudice della cautela, la cui valutazione

circa la fondatezza dei motivi addotti “quantomeno sotto il profilo di cui al n. 2

(appropriazione di pregi) e al n.3 (per approfittamento parassitario dell’altrui attività di

ricerca e accreditamento sul mercato di uno specifico prodotto)”, espressa

nell’ordinanza del 27 giugno 2013, il collegio condivide pienamente.

In conseguenza dell’accertata contraffazione, occorre disporre, come richiesto, il ritiro

dal commercio dei prodotti, confezioni, materiale pubblicitario in contraffazione del

brevetto numero 1412216 e del modello comunitario non registrato di Freddy S.p.a., con

fissazione, in caso di violazione successivamente constatata, di una penale che si reputa

congruo quantificare nella misura di € 70,00 per ciascun ulteriore capo venduto in

contraffazione.

2.3. Quanto alla domanda risarcitoria, formulata dall’attrice con riferimento sia al danno

patrimoniale, sia al danno non patrimoniale, si osserva che essa appare fondata e deve

pertanto essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Poiché la convenuta non ha ottemperato all'ordine di esibizione delle fatture di vendita e

di acquisto dei pantaloni Ms. Push Up e del libro giornale, è stata disposta c.t.u.

contabile al fine di accertare le quantità vendute da TT Fashion dei prodotti in

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contraffazione, il fatturato ad essi relativo e l'utile marginale conseguito dalla

commercializzazione.

Il c.t.u. dott. Mario Franco ha evidenziato le difficoltà dovute alla circostanza che non è

stato reperito il registro di carico e scarico dal quale poter risalire alle precise quantità

acquisite e vendute del prodotto oggetto di causa in rapporto all'eventuale giacenza di

magazzino e ha utilizzato, ai fini della propria indagine, il materiale sequestrato in data

18-24 luglio 2013 presso la convenuta e quello acquisito, sempre presso la TT Fashion, a

seguito dell’accesso del 14 gennaio 2015.

Le quantità vendute dalla convenuta dei prodotti in contestazione negli anni 2012, 2013

e 2014 sono complessivamente pari a 6.960 paia di pantaloni.

Il fatturato realizzato è complessivamente pari a € 36.473,20, di cui € 22.778,80 riferiti

all'anno 2012, € 10.664,3, riferiti all'anno 2013 ed € 3.030,10 riferiti all’anno 2014.

Il numero di pantaloni contraffatti acquistati nel triennio considerato è pari a 21.684.

Per tale quantità di acquisti, la convenuta avrebbe sostenuto costi per complessivi

104.784,20.

Il c.t.u. rileva però che tali risultati porterebbero a concludere che la convenuta abbia

acquistato un numero spropositato di capi che sarebbero rimasti invenduti, con una

perdita pari ad € 68.311,00.

Poiché, tuttavia, tale dato non è conciliabile con le chiusure del bilancio, che riportano

utili in ogni esercizio preso in considerazione, il c.t.u., stante l'assenza del registro di

carico scarico che non permette di ricostruire il reale stato di fatto del magazzino e

quindi di determinare con precisione i pantaloni entrati, quelli usciti e le eventuali

rimanenze, ha proceduto reputando venduti i pantaloni acquisiti.

Così operando, la differenza delle quantità che non risultano riportate dalle fatture di

vendita acquisite risulta essere pari a 14.724 (differenza data dal numero di pantaloni

acquistati, pari a 21.684, meno i pantaloni risultanti dalle fatture di vendita, pari a

6.920).

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Per la determinazione del fatturato di vendita relativo a tale residua quantità di prodotto,

in assenza di dati precisi in merito alla determinazione del prezzo di vendita, il c.t.u. ha

fatto ricorso al prezzo medio di costo sostenuto dalla TT Fashion, calcolando il ricarico

di vendita applicato.

Considerato il costo complessivo dei 21.684 pantaloni, pari a € 104.784,20, risulta un

costo unitario di € 4,83 al paio (risultante da 104.784,20:21.684).

Ne consegue che il costo sostenuto per la quantità non emergente dalle fatture è pari a €

4,83x14.724 = € 71.116,92.

Per determinare l'entità del ricarico applicato dalla TT Fashion per tale quantità di

prodotto, il c.t.u. è ricorso ad una media tra i ricarichi, oscillanti tra il 100% e il 220%

applicati nel settore dell'abbigliamento e quelli considerati fiscalmente congrui

dall'Agenzia delle Entrate, ai fini della valutazione delle rimanenze e degli studi di

settore, oscillanti tra il 25% e il 30%.

La media dei due dati citati dà un'aliquota pari al 63,5%.

Pertanto, rileva il c.t.u., "il ricarico ragionevolmente applicato dalla convenuta con

riferimento al costo sostenuto risulta essere pari a € 71.116,092 x 62,5% = € 44.448,07.

Sommando i due valori (€ 71.116,092 e € 44.448,07) si ottiene quindi il fatturato totale

relativo alla quantità rimanente del prodotto, che risulta essere pari ad € 115.564,99.

Infine, sommando ancora a tale importo il fatturato portato dalle fatture di vendita

acquisite e verificate, si arriva a determinare un fatturato complessivo pari ad €

152.038,19, con un utile pari a € 47.253,99 (risultato ottenuto detraendo dal fatturato

totale il costo totale sostenuto)” (pagg. 11 e 12 della relazione).

Va detto, per completezza, che non rileva che la convenuta abbia dichiarato di

disconoscere il valore probatorio delle scritture contabili sequestrate, sostenendo che

manca la prova sulla corrispondenza dei prodotti venduti e di quelli contraffatti.

Tale contestazione appare infatti tardiva, essendo stata sollevata soltanto nella memoria

depositata ai sensi dell’art.183 sesto comma n.2 c.p.c.

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Anche la fattura n. 42 del 2013 (doc. 4 del convenuto Zhang Yin Bao) di acquisto da TT

Fashion di n. 9 “pantaloni donna” già indicati dal convenuto Zhang Yin Bao come

quelli oggetto di contestazione, dalla quale si desume la corrispondenza tra i nove

pantaloni venduti dal TT Fashion al sig. Bao e quelli oggetto di causa, non è stata

tempestivamente contestata.

Alla luce delle risultanze della c.t.u., sulla base dei parametri sopra indicati, rapportati

all’utile marginale conseguito dalla convenuta, e in assenza di ulteriori elementi di

prova, il collegio ritiene di poter liquidare il danno subito dall’attrice, in via equitativa,

nella misura di € 50.000,00 in moneta attuale.

Ai sensi dell’art.125 c.p.i., va disposta anche la condanna al risarcimento del danno non

patrimoniale, inteso come danno all’immagine.

Infatti è indubbio che la reputazione commerciale della società attrice sia stata

compromessa dalla presenza sul mercato di prodotti simili ad un prezzo

significativamente più basso.

Si reputa equo quantificare tale danno nella misura di € 15.000,00 in moneta attuale.

La TT Fashion va quindi condannata a pagare, in favore dell’attrice, la somma

complessiva di € 65.000,00.

A titolo di rimborso delle spese sostenute per il proprio consulente di parte nella c.t.u.

brevettuale, va inoltre riconosciuto all’attrice l’ importo di € 4.328,00, oltre accessori,

come documentato dalle fatture n.18/2013 e n.15/2015 dell’ing. Carlo Kratter, allegate

alla nota spese dell’attrice.

Non possono essere invece riconosciute le spese di cui è stato chiesto il rimborso con

riferimento alla c.t.u. contabile in quanto, come risulta dalla relazione del c.t.u., a pag.2,

nessuna delle due parti aveva provveduto alla nomina di un proprio consulente e la

fattura n.1172/2016, redatta su carta intestata dello studio del legale di parte attrice, non

reca alcuna indicazione del soggetto dalla quale promana.

Tale esborso deve ritenersi pertanto compreso nella liquidazione delle spese legali.

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Va infine ordinata la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza per

una volta a caratteri doppi del normale sul quotidiano “Il Sole 24 ore”, a spese della

convenuta e a cura dell’attrice;

3. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la

soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dalla TT Fashion all’attrice, anche

relativamente alla fase cautelare del giudizio.

Va disposta invece l’integrale compensazione tra Freddy e Zhang Yin Bao, come dalle

stesse parti concordato in sede transattiva.

Le spese di c.t.u., già liquidate nella misura complessiva di € 18.500,00, oltre accessori

per entrambe le consulenze, vanno infine poste definitivamente a carico della

convenuta TT Fashion.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione

disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara che TT Fashion si è resa responsabile della contraffazione del brevetto

n.1412116 depositato il 24 maggio 2012 di titolarità di Freddy S.p.a., avente per titolo

“pantalone, in particolare un pantalone per modellare le natiche femminili”, nonché

della contraffazione del modello comunitario non registrato ai sensi del Reg. 6/2002;

- ordina il ritiro dal commercio dei prodotti, confezioni, materiale pubblicitario in

contraffazione del brevetto numero 1412216 e del modello comunitario non registrato di

Freddy S.p.a.;

- impone la penale € 70,00 per ogni ulteriore capo venduto in contraffazione;

- ordina la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza per una volta

a caratteri doppi del normale sul quotidiano “Il Sole 24 ore”, a spese della convenuta e a

cura dell’attrice;

- dichiara tenuta e condanna TT Fashion a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in

favore di Freddy S.p.a., l’importo complessivo di € 65.000,00 in moneta attuale;

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- condanna TT Fashion a rimborsare all’attrice le spese sostenute per il proprio

consulente di parte nella c.t.u. brevettuale, quantificate nella somma di € 4.328,00, oltre

accessori;

- dichiara estinto il rapporto processuale tra Freddy S.p.a. e Zhang Yin Bao,

compensando le spese di lite fra gli stessi;

- condanna TT Fashion a rifondere all’attrice le spese di lite, liquidate in complessivi €

5.535,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfetario e accessori, quanto alla fase cautelare,

e in complessivi € 7.254,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfetario e accessori, quanto

alla fase di merito;

- pone definitivamente a carico di TT Fashion le spese di c.t.u. già liquidate nella

misura complessiva di € 18.500,00, oltre accessori.

Così deciso in Milano, il 13 ottobre 2016.

Il Giudice estensore Il Presidente

Anna Bellesi Claudio Marangoni

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