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IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI

PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Università degli studi di Bergamo, 15 maggio 2018

Avv. Marina Lanfranconi Avv. Giacomo Lusardi

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Proprietà intellettuale

Proprietà

industriale Proprietà letteraria

e artistica

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Codice della Proprietà Industriale - D. lgs. n. 30 del 10.02.2005

(“CPI”)

• Invenzioni: brevetto; modello di utilità

• Elementi distintivi e forma di un prodotto: marchio, design

• Informazioni riservate: Know-how e segreti commerciali

Legge sul diritto d’autore - L. n. 633 del 22.04.1941 (“LDA”)

• Opere dell'ingegno di carattere creativo.

Proprietà intellettuale

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Diritti di proprietà industriale: un caso pratico

Design:

la parte estetica di

una forma, un pattern,

colori o combinazioni

di colori

Marchi:

Segni (disegni, lettere, font,

loghi o forme) apposti su

prodotti o servizi

Brevetti:

Nuovi aspetti tecnici

Diritto d’autore:

Tutela le creazioni letterarie,

scientifiche,

artistiche/musicali (pubblicità,

forme con particolari

caratteristiche)

Pubblicità: Campagne pubblicitarie

Know-how:

Informazioni

riservate con

valore economico

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La violazione

Contraffazione

Plagio

Violazione

dell’esclusiva

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La violazione - Rimedi

Rimedi

• Sequestro, distruzione, ritiro

• Inibitoria

• Risarcimento del danno

• Pubblicazione della sentenza,

ecc...

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Art. 66 CPI

“ I diritti di brevetto per invenzione consistono nella facoltà

esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel

territorio dello stato.”

• Se oggetto del brevetto è un prodotto vietare a terzi di

produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare.

• Se un procedimento divieto di applicare il procedimento.

La violazione della proprietà industriale:la contraffazione di brevetto

8

Art. 86 CPI

“Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali,

oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella

materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.”

La violazione della proprietà industriale:la contraffazione di modelli di utilità

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Art. 20 CPI

“I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono

nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. [...]

Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di

apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i

prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,

oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di

importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno

stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza

commerciale e nella pubblicità.”

La violazione della proprietà industriale:la contraffazione di marchio

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Art. 41 CPI

“La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il

diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo

senza il suo consenso. [...]

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o

modello si estendono a qualunque disegno o modello che

non produca nell'utilizzatore informato una impressione

generale diversa.

Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del

margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o

modello.”

La violazione della proprietà industriale:la contraffazione di disegno o modello

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Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale

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Funzioni:

• Riparare il danno del titolare del diritto leso, reintegrandolo

nella posizione patrimoniale originaria e controbilanciando

tutti gli effetti negativi della contraffazione.

• Costituire un deterrente alla contraffazione stessa.

No funzione punitiva


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Azione di condanna: ordine al convenuto di pagare una

somma a risarcimento del danno.

Condanna generica: pronuncia sulla violazione, disponendo

con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la liquidazione

(eventuale provvisionale).

Azione risarcitoria

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Obbligo di risarcire il danno viene comunemente

ricondotto nell’ambito della responsabilità extra

contrattuale

Art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri

un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il

danno”).

Prescinde dall’esistenza di un precedente rapporto tra le parti e sorge

al verificarsi dei presupposti previsti.



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Art. 20143 cc: I presupposti

i. fatto illecito (contraffazione diritti IP);

ii. dolo (intenzionalità della condotta e conoscenza degli

effetti) o colpa (negligenza, imprudenza o imperizia,

ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o

discipline);

iii. nesso di causalità (danno provocato da comportamento

del contraffattore e non da altre circostanze);

iv. danno (pregiudizio subito dal titolare del diritto leso).

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Art. 1223 Codice Civile

“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il

ritardo deve comprendere così la perdita subita [c.d.

danno emergente] dal creditore come il mancato

guadagno [c.d. lucro cessante], in quanto ne siano

conseguenza immediata e diretta”.


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Art. 1223 Codice Civile:

Riconducibilità al fatto

dell’autore della violazione

Nesso causale


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Elemento soggettivo – presunzione relativa di colpa

• Per i soli diritti di proprietà industriale: obbligo di

consultazione ed una presunzione di conoscenza dei

registri (regime di pubblicità legale).

• Per i diritti d’autore: colpa in re ipsa - presunzione di colpa

e prova liberatoria sul piano del nesso causale.

Per tutti: obbligo di diligenza consistente nel porre in atto

tutte le precauzioni possibili per evitare la lesione di diritti e

presunzione di colpa in capo a produttore, rivenditore,

utilizzatore (che può chiamare in manleva i primi).


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Concorso del danneggiato

Art. 1227 Codice Civile

“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il

danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della

colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe

potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”


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ESEMPI da settore contraffazione

Hop Mobile S.r.l. + 1 c. Samsung Electronics Co. Ltd. + 1

(Trib. Milano 14 giugno 2016) (BREVETTO – telefoni cellulari dual sim)

Danno emergente: spese per difendere il brevetto, spese per investimenti

pubblicitari vanificati dalla contraffazione, perdita di valore di scambio della

privativa

Lucro cessante: mancati profitti del titolare del brevetto, calcolati sulle

vendite da parte del contraffattore dei telefoni cellulari che attuano il brevetto

contraffatto

Danno liquidato: € 168.557,74 danno emergente + € 1.863.432,34 lucro

cessante= totale € 2.031.990,08



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Pasticceria Confetteria Cova S.r.l. + 1 c. Panettoni G. Cova S.r.l + 2 (Trib.

Milano 23 maggio 2016) – (MARCHIO – panettoni)

Danno emergente: attività di ricerca, verifica e contrasto alla contraffazione

da parte degli attori, in tutto il territorio italiano e assistenza legale

Lucro cessante: svilimento del marchio sul mercato dovuto alla

contraffazione

Danno liquidato: € 100.000,00 danno emergente + € 100.000,00 lucro

cessante = totale € 200.000,00 (preso come riferimento il valore del

marchio contraffatto espresso nell’ultimo bilancio di esercizio, pari a €

245.000,00)

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Eurolampart S.r.l. c. Jago S.r.l. (Trib. Milano 11 marzo 2016) – (MODELLO

– Lampade)

Retroversione degli utili: utili conseguiti dal contraffattore

Danno di immagine: reiterazione degli illeciti, esposizione dei prodotti

contraffatti in fiera, pubblicizzazione su internet, rischio di confusione

Danno liquidato: € 45.471,23 retroversione degli utili + € 22.500,00 danno

di immagine (valutazione equitativa: ½ del danno patrimoniale) = totale €

67.971,23


Il risarcimento del danno da violazione di diritti diproprietà industriale: art. 125 CPI

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Art. 125 CPI

Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore

della violazione ex 1223,1226 e 1227 cc

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato tenuto conto:

• delle conseguenze economiche negative, compreso il mancato

guadagno, del titolare del diritto leso,

• dei benefici realizzati dall'autore della violazione,

• nei casi appropriati, degli elementi diversi da quelli economici,

come il danno morale.

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(…segue) Art. 125 CPI

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la

liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della

causa e alle presunzioni che ne derivano.

In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un

importo non inferiore a:

quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto

pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto

leso.


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(…segue) Art. 125 CPI

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione

degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al

risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi

eccedono tale risarcimento.


Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale: art. 158 LDA

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Art. 158 LDA

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le

disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.

Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla

base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto

essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse

chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

Il lucro cessante è valutato dal giudice,

anche tenuto conto degli utili realizzati in

violazione del diritto.

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1. Danno emergenteLa perdita economica subita dal creditore

2. Lucro cessante

Il guadagno che presumibilmente la vittima

dell’illecito avrebbe conseguito in assenza

della violazione

Quale danno risarcibile?


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• costi sostenuti dal titolare per acquisire le prove della

violazione e tutelare i propri diritti;

• costi per attività investigative, di vigilanza e di

documentazione della violazione;

• costi di consulenza legale e tecnica;

• costi per indagini di mercato;

• costi per analisi e prove tecniche;

• costi interni collegati alle risorse dedicate alla raccolta di

documenti e di informazioni funzionali alla difesa giudiziaria;

• Perdita di valore del bene;

1. Danno emergente (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)

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• costi per lanciare una determinata iniziativa poi vanificata

dall’attività illecita (ad es. campagna pubblicitaria, affitto

locali in fiera, ecc.);

• costi per riparare effetti della violazione (spese per

comunicati, pubblicazioni, ecc.);

• discredito commerciale causato dalla condotta e

disorientamento tra i clienti;

• perdita di valore dell’avviamento commerciale;

• costi per la costituzione di parte civile in processi penali

paralleli.

1. Danno emergente (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)

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1) Perdita di utile del titolare (“conseguenze economiche

negative, compreso il mancato guadagno”)

Riflette il pregiudizio effettivamente subito.

Presuppone l’esame dei libri contabili.

Quantificazione: numero dei pezzi contraffatti per prezzo di

vendita applicato dal titolare,

- costi operativi di produzione e vendita (solo costi effettivi

incrementali, no costi fissi come ammortamento, spese TFR,

spesi di amministrazione, leasing delle macchine, ecc.).

2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)

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Prova di flessione del fatturato: clienti che annullano ordini o

chiedono sconti, riduzioni di prezzi per conservare clienti,

passaggio di quota di mercato, riduzione utili.


1) Perdita di utile del titolare (“conseguenze economiche

negative, compreso il mancato guadagno”)

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2) Profitto dell’autore della violazione (“benefici realizzati

dall’autore della violazione”).

Quanto meno in via teorica, le vendite effettuate dal

contraffattore corrispondono alle mancate vendite del

titolare.

Parametri: (i) margine operativo lordo aziendale

applicato al fatturato relativo ai prodotti contraffattori

(EBITDA); (ii) utile sui beni contraffattori ottenuto

detraendo dai ricavi i c.d. costi incrementali.

Prova della riconducibilità del profitto del contraffattore

all’illecito, attraverso in particolare documentazione

contabile (ordine di esibizione).


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3) Royalty (criterio residuale).

Percentuale su fatturato realizzato con vendita prodotti

contraffattori (incrementata in quanto non negoziata).


Liquidazione globale e criterio della royalty virtuale(art. 125 co. 2 CPI; art. 158 co. 2 LDA)

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Lump sum stabilita in base ad atti di causa e presunzioni

che ne derivano.

In questo caso lucro cessante: importo non inferiore a quello

dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare

qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

Spetta al Giudice, in base alla propria

esperienza e alle circostanze del caso

concreto.

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In ogni caso, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione (o

retroversione) degli utili realizzati dall’autore della violazione

(i) in alternativa al risarcimento del lucro cessante,

(ii) o nella misura in cui gli utili eccedano tale risarcimento.

Apposita domanda. Applicata dalla giurisprudenza anche per diritti d’autore.

Ammissibile solo se il conflitto è in relazione ad una medesima opera (es.

edizione cover di un libro edito); se invece il contraffattore compie un utilizzo

dell’opera diverso da quello posto in essere dall’impresa titolare, non è

giustificata (es. utilizzo di un’opera derivata).

Restituzione degli utili (art. 125 co. 3 CPI)

Evitare che la violazione

sia arricchimento

per il suo autoreFinalità

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Elementi diversi da quelli patrimoniali:

Danno morale

Per le persone:

• valori inerenti la persona.

Per le società:

• turbamento provocato dalla presenza sul mercato di prodotti

contraffattori e della necessità di modificare i normali assetti

produttivi aziendali per far fronte all’illecito;

• pregiudizio alla reputazione (diminuita considerazione e

conseguente incidenza negativa su attività imprenditoriali).

Danno non patrimoniale (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 3 LDA)

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Elementi diversi da quelli patrimoniali:

Danno di immagine

Prodotti contraffatti di qualità inferiore, venduti ad un prezzo

svilente.

Danno non patrimoniale (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 3 LDA)

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Se il danno non può essere provato nel suo esatto

ammontare, è liquidato dal giudice equitativamente.

Deve esserci prova dell’esistenza di un pregiudizio

economicamente apprezzabile.

Obbligo di motivazione dei criteri utilizzati (anche se possibile

basarsi su fatti di comune esperienza).

Liquidazione equitativa (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 3 LDA)

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La parte soccombente è ritenuta alla rifusione delle spese

legali sostenute dall’altra (salva compensazione in quanto

entrambe soccombenti su alcune domande o gravi ed

eccezionali ragioni).

Se soccombente ha agito con mala fede, colpa grave o

senza la normale prudenza o inesistenza del diritto fatto

valere, condanna al pagamento di una somma

equitativamente determinata (art. 96 CPC).

Rifusione spese legali (art. 91 CPC)

40

Ulteriori rimedi

Ulteriori

rimedi

Penale

Inibitoria

Pubblicazione

della sentenza,

ecc.

41

IL CASO: INTRODUZIONE

Nel 2010 la TERRY S.r.l., impresa che produce e commercializza

accessori, richiede al noto studio di architetti Balbi & Associati di

realizzare un progetto di architettura di interni al fine di imprimere ai

propri punti vendita uno stile innovativo e fortemente caratterizzato

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Nel maggio 2018 la TERRY S.r.l. agisce in giudizio contestando

all’impresa concorrente STARPIE S.r.l. la ripresa sistematica, a

partire dall’anno 2014, di:

• layout dei propri punti vendita, consistente nella specifica e

originale combinazione degli elementi che li caratterizzano, nonché

dei singoli complementi di arredo ed espositori;

• layout dei materiali di comunicazione;

• concept di vendita, abbigliamento commessi, modalità di

presentazione dei prodotti.

IL CASO: INTRODUZIONE

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In particolare, la TERRY contesta alla STARPIE i seguenti illeciti:

• Concorrenza sleale confusoria per la ripresa della specifica e

originale combinazione degli elementi costituenti il layout dei propri

punti vendita (ex art. 2598, n. 1, c.c.)

• Concorrenza sleale per appropriazione di pregi e

agganciamento rispettivamente per lo sfruttamento del layout frutto

di anni di investimenti e di ricerca, e per l’agganciamento indebito

all’attività della TERRY (ex art. 2598, n. 2, c.c.)

IL CASO: IN DIRITTO

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In particolare, la TERRY contesta alla STARPIE i seguenti illeciti:

• Concorrenza sleale parassitaria per l’imitazione continuativa e

sistematica da parte della STARPIE delle iniziative della TERRY

(ex art. 2598, n. 3, c.c.)

• Violazione dei diritti di autore sul progetto di architettura relativo

ai negozi (ex art. 2, n. 5 L.A.)

• Pratica commerciale scorretta (ex D. lgs. 146/2007)

IL CASO: IN DIRITTO

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Domande della TERRY:

• Inibitoria alla prosecuzione degli illeciti

• Risarcimento del danno

IL CASO: IN DIRITTO

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Spese di parte attrice e voci di danno

Data inizio attività: da luglio 2011 con i “nuovi” punti vendita

Progetto Architettonico: € 70.000,00 al noto studio di architetti Balbi

Spese di accertamento degli illeciti: € 16.250,00

Numero di punti vendita: 299 solo in Italia, oltre 1000 nel mondo :

€ 12.000,00 per l’allestimento di ogni

negozio

IL CASO: IN DIRITTO

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Investimenti ricerca e sviluppo e pubblicitari: € 50.000,00

Spese marchio: € 15.000,00

Fatturato Italia: € 40.000.000,00

Richieste da estero: 1 richiesta per espansione su 20 punti vendita in

europa

Dipendenti: 60

IL CASO: IN DIRITTO

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Quale il danno emergente?

Quale richiesta di lucro cessante?

Motivare

IL CASO: IN DIRITTO

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Argomentazioni della STARPIE

Nesso di causalità?

Marchi uguali o simili? Sussistenza requisiti? Differenze?

Cause di giustificazione ? Principi di concorrenza?

IL CASO: IN DIRITTO

50

Argomentazioni della STARPIE

Sul danno emergente: esamino i motivi e le perdite…

Sul lucro cessante: c’è nesso causale tra la mancata

vendita di prodotti e lo sfruttamento del layout di TERRY

IL CASO: IN DIRITTO

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Spunti per argomentazioni della STARPIE:

• i punti vendita dell’attrice non sono caratterizzati in maniera

univoca e originale, bensì presentano elementi funzionali e

del tutto comuni nel settore degli accessori

• a causa della sostanziale identità dei mobili e degli arredi di

tutti i punti vendita del settore accessori, i punti vendita della

TERRY mancano dell’originalità necessaria alla tutela ai

sensi del diritto di autore

IL CASO: IN DIRITTO

52

IL CASO: PAROLA ALLA GIURIA

VS

53

Grazie dell’attenzione!

[email protected]

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