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04/01/2010

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EPC 2000: principali modifiche

Massimo Barbieri (*)

Le principali modifiche apportate alla Convenzione sul Brevetto Europeo entrata in

vigore il 13 dicembre 2007 (EPC 2000), sono le seguenti [1, 2]:

è possibile effettuare il deposito della domanda di brevetto Europeo in qualsiasi

lingua1: il richiedente ha tempo due mesi per fornire una traduzione in una delle

tre lingue ufficiali dell’EPO (se non provvede nei termini prestabiliti la domanda

è considerata ritirata, senza possibilità di richiedere il cosiddetto further processing;

non è più necessario presentare le rivendicazioni ma solo la descrizione

dell’invenzione o addirittura un semplice riferimento ad una precedente

domanda (procedura nota come “filing by reference”2 - entro due mesi il

richiedente dovrà fornire una copia autentica della domanda precedente e una

traduzione della stessa);

è possibile integrare la domanda di brevetto con parti mancanti della

descrizione e dei disegni3 (entro due mesi dal deposito della stessa o da un

invito da parte dell’EPO), ma non delle rivendicazioni;

una domanda depositata in qualsiasi Stato membro del WTO4 (l’Organizzazione

Mondiale del Commercio) può essere citata come domanda di priorità e il

titolare avrà tempo fino a 16 mesi a partire dalla data di primo deposito per

rivendicare o correggere la dichiarazione di priorità5;

* Politecnico di Milano (massimo.barbieri@polimi.it)

1 Con la precedente Convenzione era obbligatorio depositare la domanda di brevetto in una delle tre

lingue ufficiale dell’EPO: inglese, francese e tedesco o nella lingua nazionale. 2 Il riferimento alla domanda precedente deve contenere:

- la data e il numero di deposito;

- l’ufficio presso cui è stata depositata;

- un’indicazione in merito alle parti incluse nel deposito per riferimento (descrizione, disegni e

rivendicazioni). 3 Le parti mancanti devono essere contenute nella domanda di priorità. 4 E non solo in uno Stato aderente alla Convenzione di Unione di Parigi. 5 La richiesta di ripristino deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza naturale del periodo

di dodici mesi.

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il titolare può limitare o addirittura revocare un brevetto Europeo concesso6 (si

tratta di una procedura ex parte, che deve essere sospesa solo se viene presentata un’opposizione alla concessione del brevetto);

il titolare può richiedere la “petition for review”7 alla Commissione ampliata di

Ricorso, ovvero una seconda istanza di appello;

estensione del “further processing” (copre quasi tutti i casi di mancato rispetto

di un termine) anche per il pagamento delle tasse;

è stato modificato l’art 51(1): sono brevettabili le invenzioni in tutti i settori

della tecnologia (come prevede l’accordo TRIPS e la Convenzione di

Strasburgo), anche se si è mantenuto il divieto di brevettare i programmi per

elaboratore;

sono stati altresì modificati l’art. 52(4) ora 53(c) [i metodi terapeutici,

chirurgici e diagnostici sono esclusi dalla brevettabilità per motivi etici e non

più per mancanza di industrialità], l’art. 54(4) [che è stato cancellato – ora

qualsiasi domanda di brevetto Europeo depositata anteriormente ma pubblicata

anche successivamente costituisce prior art, a prescindere dagli Stati designati in comune], l’art. 54(5) [riguarda il secondo uso medico – anziché la

rivendicazione “Swiss-style” viene consentita la protezione sul prodotto], l’art. 69 [prevede che l’ambito di protezione è determinato dalle rivendicazioni8] e il

relativo Protocollo [è stato aggiunto un nuovo paragrafo9, dove si fa menzione

per la prima volta degli equivalenti];

non è più necessario designare almeno uno Stato contraente (tutti sono

automaticamente designati all’atto del deposito della domanda di brevetto);

i casi in cui è necessario presentare una traduzione della domanda di priorità

sono limitati: a) durante un procedimento di opposizione, b) se è stato 6 Per avviare la procedura non c’è nessun termine temporale prestabilito; l’effetto della revoca è ab initio in tutti gli Stati designati; nel caso della limitazione la Divisione d’Esame procede ad avviare un

esame di merito per verificare che le modifiche apportate costituiscano un’effettiva limitazione e non

un ampliamento dell’ambito di tutela. Se la limitazione è accettata il brevetto viene pubblicato come B3.

Se il brevetto è stato convalidato in Italia, il nuovo testo modificato dovrà essere tradotto per avere

effetto anche in Italia. 7 Solo per violazioni procedurali (per es. la Commissione di Ricorso non ha convocato un’udienza orale

richiesta dall’appellante) e non per un riesame sostanziale della brevettabilità. 8 La descrizione e i disegni servono a consentire una migliore interpretazione del brevetto ma non

possono essere utilizzati per integrarle e quindi ampliare l’oggetto dell’esclusiva. [3] 9 “Per determinare l’ambito di protezione conferito da un brevetto Europeo, si dovrà tenere

debitamente conto di qualsiasi elemento equivalente ad uno degli elementi specificati nelle

rivendicazioni.”

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effettuato un filing by reference o c) se sono state rilevate parti mancanti

nella descrizione e/o nei disegni e queste sono contenute nel documento di

priorità.

Alcune di queste modifiche sono particolarmente rilevanti per chi si occupa di

ricerche brevettuali: ora si possono posticipare elementi importanti (per es.

rivendicazioni, dichiarazione che sussiste un documento di priorità) o attuare

strategie (per es. limitazione di un brevetto concesso, …) che avranno certamente un

influsso anche sulla fase di esame della domanda di brevetto e sulla pubblicazione

della stessa [4, 5].

Bibliografia

[1] D. Pallini – EPC2000: UNA BREVE GUIDA AI CAMBIAMENTI, “Notiziario dell’Ordine dei

Consulenti in Proprietà Industriale”, Giugno 2007, 13 – 17

[2] L. Bosotti, M. Mauro, M. Modiano – EPC2000 ALCUNI INTERESSANTI COMMENTI,

“Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale”, Maggio 2008, 14 – 21

[3] L. Liuzzo – L’INTERPRETAZIONE DEL BREVETTO DOPO EPC 2000, “Notiziario dell’Ordine

dei Consulenti in Proprietà Industriale”, Dicembre 2007, 6 – 7

[4] Anonimo – EPC 2000 AND ITS IMPACT FOR PATENT SEARCHERS, “Patent Information

News”, 1 (2007), 1 – 2

[5] F. Fiusello – EPC 2000: L’IMPATTO SULLA DOCUMENTAZIONE BREVETTUALE, relazione al

Convegno AIDB 2007, Torino ottobre 2007