SUL CARATTERE DI NOVITÀ DI INVENZIONI RELATIVE AD UN … · Alla Convenzione d’Unione di Parigi...

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

FACOLTÀ DI FARMACIA

Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

SUL CARATTERE DI NOVITÀ DI INVENZIONI RELATIVE AD UN NUOVO

DOSAGGIO TERAPEUTICO

Relatore: Chiar.mo Prof. Pregnolato Massimo Correlatore: Dr. Allaix Roberto

Tesi di Laurea di: Viola Laura Maria

(325810/66)

A.A. 2008/2009

2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

FACOLTÀ DI FARMACIA

Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

SUL CARATTERE DI NOVITÀ DI INVENZIONI RELATIVE AD UN NUOVO

DOSAGGIO TERAPEUTICO

Relatore: Chiar.mo Prof. Pregnolato Massimo Correlatore: Dott. Allaix Roberto

Tesi di Laurea

di Viola Laura Maria

(325810/66)

A.A. 2008/2009

3

“I pregiudizi non aiutano la ragione.”

“Prejudice never shows much reason”

I, Robot (2004)

4

Indice

Prefazione …………………………………………………………………… pag. 7

Introduzione ...................................................................................................... pag. 8

Parte Prima

1 Storia delle invenzioni e della IP ............................................................. pag. 11

2 Le Convenzioni internazionali ................................................................ pag. 15

3 Il brevetto ................................................................................................. pag. 20

4 Certificati Complementari di Protezione (CCP) ...................................... pag. 24

5 Esclusione dalla brevettazione ................................................................ pag. 26

6 Categorie di invenzioni ............................................................................ pag. 29

7 Requisiti di brevettabilità ........................................................................ pag. 30

8 European Patent Office: dipartimenti incaricati delle procedure ............ pag. 32

9 Alcuni dati statistici ................................................................................. pag. 35

Parte Seconda

1 Fattore di crescita insulino-simile (IGF-I) ............................................... pag. 41

2 Acido nicotinico ...................................................................................... pag. 44

5

Parte Terza

1 Giurisdizione in ambito chimico-farmaceutico ....................................... pag. 50

2 Brevettabilità di un nuovo dosaggio terapeutico: sentenze anni ’90 ....... pag. 57

3 Brevettabilità di un nuovo dosaggio terapeutico: decisione

GENENTECH (T 1020/03) ………………………………………………... pag. 67

Parte Quarta

1 Brevettabilità di un nuovo dosaggio terapeutico: decisione KOS

PHARMACEUTICALS (T 01319/04), un caso ancora aperto…………...... pag. 80

Conclusioni ..........................................................................................……….. pag. 92

Allegati ................................................................................................................ pag. 96

Bibliografia ......................................................................................................... pag. 101

7

Prefazione

Con la seguente tesi ho analizzato alcune decisioni legali emesse dalla Camera

di Ricorso Tecnica (Technical Board of Appeal) e dalla Camera di Ricorso

Allargata (Enlarged Board of Appeal) – che fanno parte dell’Ufficio Europeo dei

Brevetti – riguardo la concessione di rivendicazioni basate su un nuovo dosaggio

di un farmaco noto. La novità di un brevetto farmaceutico potrebbe così derivare

da nuovi regimi di trattamento.

La parte prima di questo lavoro comprende un’introduzione generale alla

Proprietà Intellettuale e la spiegazione delle caratteristiche principali dei brevetti e

dei diritti che essi conferiscono.

La parte seconda descrive brevemente due farmaci che sono stati interessati da

vicende giurisprudenziali importanti in ambito brevettuale.

Soprattutto negli ultimi decenni la ricerca in campo farmaceutico si è

sviluppata grazie alla protezione brevettuale accordata a livello europeo ed

internazionale, con cui è possibile recuperare gli investimenti effettuati ed evitare

che l’invenzione possa essere sfruttata commercialmente da imprese concorrenti.

Per questo nella parte terza viene trattata in modo più approfondito la questione di

cosa sia brevettabile in ambito farmaceutico e l’evoluzione della giurisprudenza

europea in questo campo dagli anni ’80.

La parte quarta, infine, riferisce un caso ancora aperto riguardo la brevettabilità

di una nuova posologia di un medicinale. Negli anni ’90, infatti, si è posto il

problema se nuovi dosaggi di farmaci noti, studiati allo scopo di trovare il metodo

di somministrazione che permetta di evitare o ridurre il più possibile gli effetti

collaterali, possano essere considerati un effetto tecnico che conferisca novità ad

una rivendicazione in un brevetto farmaceutico.

8

Introduzione[1]

Le creazioni intellettuali costituiscono il motore del progresso culturale e

tecnico dell’umanità; la creatività alimenta il progresso non solo delle arti ma

anche della scienza e la storia del genere umano è legata alla sua applicazione per

la risoluzione dei problemi.

La “Proprietà Intellettuale” o “Intellectual Property” (IP) si basa sul potere

della creatività: descrive le idee, le invenzioni, le tecnologie, le opere artistiche e

letterarie che sono immateriali al momento della creazione ma acquistano valore

quando diventano prodotti materiali.

Sotto il profilo giuridico, le creazioni intellettuali si dividono in opere

dell’ingegno e invenzioni: le prime appartengono a diversi campi di conoscenza,

dalle scienze, alla letteratura, al cinema, ecc, mentre con il termine invenzione si

indica l’individuazione di una soluzione nuova ed originale ad un problema

tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Questa

distinzione porta a dividere l’IP in due rami principali:

- il diritto d’autore che difende la personalità dell’autore espressa dal suo

contributo creativo e implica una protezione relativa e limitata a

riproduzioni identiche;

- la proprietà industriale che garantisce protezione assoluta alle

invenzioni e disciplina gli aspetti patrimoniali dei risultati di

investimenti innovativi.

Nel caso dei diritti d’autore, si distinguono diritti patrimoniali e diritti morali. I

primi vengono acquisiti nel momento della creazione dell’opera, sono correlati

alla sua riproduzione e alienabili; i diritti morali, invece, sono inalienabili e

comprendono il diritto ad opporsi ad eventuali modifiche della creazione. La

protezione legale, in questo caso, è ottenuta immediatamente nel momento in cui

9

l’idea viene fissata su un mezzo tangibile, sia esso cartaceo o digitale. I diritti di

copyright sono validi per tutta la vita dell’autore più 70 anni (DL 10/20071).

La proprietà industriale, invece, fa riferimento a diritti conferiti da brevetti,

modelli e marchi, a cui, nel corso dei secoli, è stata riconosciuta da molti Stati una

tutela giuridica sempre più ampia.

In generale, si può affermare che un sistema brevettuale viene introdotto per

promuovere la creatività, l’attività inventiva e gli investimenti attraverso diritti

esclusivi limitati nel tempo e nello spazio e per diffondere conoscenza attraverso

la pubblicazione delle domande di brevetto.

1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 febbraio 2007 n. 38.

10

Parte Prima

In 1859, A. Lincoln praised the patent laws for having

secured to the inventor, for a limited time, the exclusive use of his invention;

and thereby added the fuel of interest to the fire of genius, in the discovery and the

production of new and useful things.

11

1 Storia delle invenzioni e della IP.

La tutela delle innovazioni ha origini antichissime.

Un documento conservato presso la Biblioteca Marciana di Venezia cita un

passo dello storico Filarco di Atene (III sec. a.C.), in cui viene ricordata una

legge, emanata intorno al VII sec. a.C., con la quale venne concesso il monopolio

di un anno per una pietanza originale inventata da un cuoco, affinché a chi per

primo l’abbia inventata sia riservato di trarne profitto durante il suddetto

periodo.

Altri monopoli furono concessi nel corso dei secoli ad inventori, come Galilei,

architetti, come Brunelleschi, vetrai, ecc., ma il primo sistema riconosciuto che

permise di proteggere le invenzioni mediante una forma di brevetto fu la Parte,

una legge veneziana del 1474. In essa si ritrovano concetti moderni ripresi nelle

legislazioni vigenti della maggior parte dei Paesi: all’inventore veniva garantita

per 10 anni l’esclusiva della produzione, il diritto di citare in giudizio chi avesse

violato il monopolio e alla Repubblica il diritto di realizzazione per il bene

comune. Detta legge specificava inoltre i limiti territoriali e temporali del

privilegio e il necessario requisito di novità dell’invenzione.

I Tudor in Inghilterra promulgarono nel 1623 lo “Statute of Monopolies” con

cui si attribuiva al primo inventore l’esclusiva di sfruttamento; in Francia,

l’Assemblea Nazionale Francese abolì tutti i privilegi concessi dalla monarchia

ma mantenne quelli relativi agli autori e alle invenzioni.

In America, il “Patent Act” del 1790 riconobbe agli inventori la facoltà di

ottenere il diritto esclusivo di fabbricare, usare e vendere la loro invenzione per 14

anni.

12

Fig. 1 – Immagine del brevetto statunitense 7301X datato 1832. Il 15 dicembre 1836 un incendio distrusse la prima sede dell’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti e quasi tutti i brevetti presenti negli archivi andarono persi. I documenti recuperati in seguito furono numerati e indicati con la lettera “X” per distinguerli da quelli depositati negli anni successivi.

La seconda metà del XVIII sec. fu un periodo di grande espansione per il

commercio e l’industria di molti Paesi, grazie a numerose innovazioni scientifiche

che incrementarono la crescita della produzione, non più legata alla sola creazione

artigianale. Proprio in quel periodo, alcuni Stati introdussero i primi sistemi

brevettuali.

13

Solo nella seconda metà del XIX sec. divenne pressante la richiesta di

protezione internazionale sulle invenzioni: nel 1873, alcuni espositori stranieri

rifiutarono di partecipare alla Mostra Internazionale di Invenzioni a Vienna poiché

temevano che le loro idee potessero essere attuate e commercializzate in altri

Stati. A questo fatto seguì la nascita della Convenzione d’Unione di Parigi il 20

marzo 1883, il primo trattato internazionale in cui venne stabilito il principio di

reciprocità di trattamento, secondo il quale ciascuno Stato membro dell’Unione

doveva garantire ai cittadini degli altri Paesi aderenti la medesima protezione e i

medesimi vantaggi dei propri.

Alla Convenzione d’Unione di Parigi fecero seguito, a distanza di quasi un

secolo, la Convenzione sul Brevetto Europeo o European Patent Convention

(EPC) nel 1973, con la quale è stato sviluppato un sistema di armonizzazione tra

sistemi brevettuali dei diversi Paesi. L’EPC è una procedura di brevettazione

realizzata in modo centralizzato presso l’European Patent Office (EPO), che, pur

sotto controllo dei diversi Stati membri, ha autonomia decisionale e di risorse. Nei

successivi venti anni sono stati introdotti importanti trattati internazionali, tra i

quali si ricordano gli accordi TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual

Property Rights) del 1994, che stabiliscono i requisiti minimi di protezione della

proprietà intellettuale cui tutti gli Stati aderenti2 devono attenersi.

Il 10 febbraio 2005, in Italia, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 303,

noto come “Codice dei diritti di proprietà industriale” (CPI), che ha avuto lo

scopo di armonizzare le norme interne con il Diritto comunitario e le convenzioni

internazionali.

Più in particolare, per quanto riguarda il settore farmaceutico, alla fine del XIX

secolo, la disciplina di questa industria in Italia era affidata a fonti normative sub-

legislative, adattate ogni volta ai singoli casi[10].

2La sottoscrizione dei TRIPs e di altri accordi internazionali è necessaria per entrare a far parte della World Trade Organisation (WTO), che comprende 153 stati (aggiornato al 23 luglio 2008). 3Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005 n. 52.

14

La legge piemontese 12 marzo 1855 n. 782, estesa alla Lombardia con la legge

30 ottobre 1859 n. 3731 ed a tutto il territorio nazionale con la legge 31 gennaio

1864 n. 1657, all’Art. 6 stabiliva che

non possono costituire argomento di privativa:

1) Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla

morale ed alla sicurezza pubblica;

2) Le invenzioni o scoperte che hanno per iscopo la produzione di oggetti

materiali;

3) Le invenzioni o scoperte puramente teoriche;

4) I medicamenti di qualunque specie.

Anche il “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per

invenzioni industriali”4, emanato con il REGIO DECRETO del 29 GIUGNO

1939 n. 1127, riprendendo l’Art. 16 del “Testo unico delle leggi sanitarie”

approvate con R.d. del 27 luglio 1934, all’Art. 14 comma primo, vietava la

brevettabilità dei medicamenti di qualsiasi genere e dei processi per la loro

produzione.

Questa norma, rimasta in vigore fino alla fine degli anni ’70, ha permesso lo

sviluppo dell'industria farmaceutica italiana poiché era possibile applicare le

invenzioni delle società che operavano in Paesi in cui vigeva la protezione

brevettuale senza incorrere in possibili sanzioni per contraffazione. Il libero

accesso alla descrizione del prodotto consentiva ricavi immediati e nuovi

investimenti.

Con la sentenza n. 20 del 20 marzo 1978, è stata dichiarata l’illegittimità

costituzionale del comma primo dell’art. 14 del R.d. 29 giugno 1939, n. 1127.

Nello stesso anno è stata introdotta la “riforma sanitaria” con la legge n. 833 del

23 dicembre5 che all’Art. 29(e) introduceva anche per i medicinali la copertura

4Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1939 n. 189. 5Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978 n. 360.

15

brevettuale. Le conseguenze dell’introduzione di queste norme legislative sono

trattate al paragrafo 4 (Certificati Complementari di Protezione).

2 Le Convenzioni Internazionali

Prima dell’introduzione delle Convenzioni Internazionali, il costo da sostenere

per proteggere un’invenzione in diversi Stati dipendeva direttamente dal numero

di Paesi coinvolti: ogni singola procedura nazionale doveva essere attuata da

subito e seguita nel tempo in modo indipendente. L’esigenza di superare un

sistema tanto complicato si avvertì già alla fine del 1800, quando gli scambi

internazionali si moltiplicarono e l’accentramento dell’economia a livello

nazionale venne superato.

La prima convenzione internazionale in materia di IP fu la Convenzione di

Parigi nel 1883 che intervenne a regolare il diritto di priorità; successivamente

furono introdotti numerosi trattati e, attualmente, i due accordi più importanti

sono la Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) ed il Trattato Internazionale in

materia di Brevetti (PCT).

2.1 Convenzione di Parigi

L’aspetto più importante di questo documento promulgato il 20 marzo 1883 (e

riveduto nel 1967) è la regolamentazione del diritto al brevetto.

Prima che entrasse in vigore la Convenzione, tale diritto veniva garantito in

ogni singolo Stato al primo che avesse depositato la domanda: per tutelarsi contro

il rischio di essere preceduto in altri Paesi, l’inventore doveva registrare

documenti identici in tutti gli Stati esteri di interesse, sostenendo da subito costi

elevati.

Questo trattato ha definito un territorio geografico, detto “Unione di Parigi”,

che corrisponde ai territori delle Nazioni aderenti, nell’ambito del quale sono

applicabili le disposizione della Convenzione.

16

L’Art. 4 stabilisce che chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi

dell’Unione [di Parigi] una domanda di brevetto (…) godrà, per eseguire il

deposito negli altri paesi, d’un diritto di priorità [pari a 12 mesi]. Il titolare non è

obbligato a depositare più domande in modo simultaneo e può posticipare la data

di estensione, mantenendo il diritto all’invenzione.

Oltre a questo, il deposito prioritario stabilisce per tutti i Paesi dell’Unione una

data certa ed univoca che permette di definire la tecnica nota rispetto a cui il

brevetto deve distinguersi per novità e originalità.

È possibile estendere la domanda di brevetto dopo i 12 mesi dalla data di primo

deposito, ma il diritto di priorità viene perso e aumenta il rischio di anticipazione;

inoltre il brevetto viene pubblicato a 18 mesi dalla data di primo deposito ed entra

a far parte dello stato della tecnica.

2.2 Convenzione sul brevetto europeo (European Patent Convention – EPC)

La Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco nel 1973 ed entrata in

vigore nel 1977, è un documento con cui è stato stabilito un diritto comune agli

Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzione (Art. 1 EPC).

Con tale atto è stata istituita l’Organizzazione Europea dei Brevetti, che ha il

compito di concedere i brevetti europei e che comprende l’Ufficio europeo dei

brevetto (EPO) e il Consiglio di amministrazione (Art. 4 EPC).

In seguito all’introduzione di tale Convenzione, la procedura di brevettazione

può essere effettuata a livello europeo presso un ufficio unico, l’European Patent

Office (EPO), limitando notevolmente gli oneri delle procedure nelle singole

Nazioni.

Fig. 2 – Logo EPO

17

La domanda può essere inoltrata per uno o più Stati aderenti6, includendo

anche Svizzera, Norvegia e Turchia che, pur non aderendo all’UE, sono membri

dell’EPC. La procedura non permette di ottenere un singolo brevetto valido in

tutti i Paesi: l’iter tecnico viene delegato ad un unico ente sopranazionale ma è

necessario il passaggio di convalida in ogni Stato in cui si desideri la protezione.

Una volta concesso questo, i brevetti nazionali che da esso derivano risultano

indipendenti tra loro e l’eventuale annullamento in una causa nazionale non ne

pregiudica automaticamente la validità negli altri Paesi.

L’iter di brevettazione europeo inizia con la presentazione presso l’EPO di una

domanda, in una delle tre lingue ufficiali dell’EPC – inglese, francese e tedesco.

Tale documento può rivendicare il diritto di priorità, nel caso sia preceduto da un

deposito nazionale effettuato presso un ufficio brevetti in qualunque Stato del

mondo.

L’invenzione descritta viene sottoposta ad un esame di merito che si conclude

con la concessione o il rifiuto della domanda; l’eventuale opposizione – allo scopo

di revocare o almeno limitare la portata delle rivendicazioni – deve essere

presentata entro nove mesi dalla data di concessione.

L’EPC è stata recentemente rinnovata: l’edizione revisionata chiamata EPC

2000, che ha sostituito quella del 1973, è entrata in vigore il 13 Dicembre 2007.

2.3 Patent Cooperation Treaty (PCT)

Il PCT è una procedura unificata di deposito, entrata in vigore il 24 gennaio

1978, con lo scopo di semplificare e rendere meno costoso l’ottenimento di

brevetti in più Paesi (europei ed extraeuropei) attraverso una sorta di

“prenotazione” per la successiva richiesta di brevettazione negli Stati prescelti tra

quelli contraenti.

6 Vedere Allegato A.

18

In pratica, la procedura non prevede la concessione di brevetti – che rimane

responsabilità dei vari Stati contraenti – ma ne centralizza le fasi di deposito e di

esame preliminare allo scopo di semplificare le procedure e ridurre i costi.

Il PCT comprende due fasi: una “Fase Internazionale” ed una “Fase Nazionale

o Regionale”.

La Fase Internazionale prevede:

• Chapter I (obbligatorio), in cui viene depositata un’unica domanda di

brevetto internazionale (PCT application) presso un ufficio brevetti

ricevente (RO – Receiving Office), a cui segue l’emissione di un

International Search Report emesso dall’International Searching

Authority e la pubblicazione in una delle lingue ufficiali della

procedura.

• Chapter II (facoltativo), durante il quale viene condotto un esame

preliminare di merito tramite cui si ottiene un rapporto completo sulla

brevettabilità dell’invenzione (detto International Preliminary

Examination Report); il fine di questa fase opzionale – non vincolante

per le autorità nazionali – è di ottenere un rapporto preliminare positivo

da far valere nelle fasi successive.

Alle Fasi Nazionali o Regionali si accede attraverso il deposito della domanda

presso gli Uffici Brevetti dei Paesi di interesse; per l’Italia questa fase deve essere

obbligatoriamente attuata attraverso l’EPC. La mancata effettuazione

dell’ingresso nazionale, nei limiti di tempo e nelle modalità prescritte dall’Ufficio

dello Stato designato, comporta la cessazione degli effetti della domanda per la

Nazione in questione.

Gli Stati che hanno sottoscritto il PCT vengono divisi in quattro gruppi

secondo l’area geografica di appartenenza7:

• OEB, Organizzazione Europea dei Brevetti;

7Vedere Allegato B.

19

• EAPO, EuroAsian Patent Office.

• ARIPO, African Regional Industrial Property Organisation;

• OAPI, Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle;

Rimane comunque possibile estendere all’estero un primo deposito mediante

singole procedure nazionali, con riferimento alla Convenzione di Parigi per

quanto riguarda il diritto di priorità. Questa via è indicata nel caso in cui siano

poco numerosi i Paesi in cui si voglia ottenere la protezione, oppure quando il

proprietario riconosca di avere un brevetto debole, per il quale un esame di merito

approfondito come quello europeo potrebbe essere controproducente.

Il PCT è uno dei trattati controllati dalla World Intellectual Property

Organization (WIPO), un’agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella

promozione dello sviluppo a livello internazionale della proprietà intellettuale. Il

WIPO è stato istituito nel 1967 e la direzione ha sede a Ginevra.

2.4 Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs)

Questi accordi nascono dall’esigenza di bloccare il fenomeno della

contraffazione a livello globale: prima della sottoscrizione dei TRIPs, nel 1994,

ogni Paese stabiliva autonomamente il numero di anni di validità di un brevetto e

il tipo di protezione accordata. Tali accordi stabiliscono requisiti minimi di

protezione della proprietà intellettuale e obbligano gli Stati aderenti a garantire 20

anni di protezione sia per il processo sia per il prodotto finale.

I Paesi firmatari avrebbero dovuto adeguare le proprie legislazioni alle norme

TRIPs secondo queste scadenze:

• Paesi sviluppati entro il 1° gennaio 1996;

• Paesi in via di sviluppo entro il 1° gennaio 2000;

• Paesi meno sviluppati entro il 1° gennaio 2006 (rimandato al 1° gennaio

2016 per Angola ed Eritrea).

20

I membri devono fare in modo che le leggi prevedano procedure di tutela che

consentano un’azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà

intellettuale contemplati nell’accordo.

Con i TRIPs è stata istituita la World Trade Organization (WTO), l’unica

organizzazione internazionale che si occupa delle regole del commercio tra gli

Stati, il cui accesso è subordinato alla firma dell’accordo stesso.

3 Il brevetto[9]

Il brevetto è un documento tecnico-legale.

L’etimologia di questa parola deriva dal latino brevis – di corta durata – che nel

latino medioevale aveva assunto il significato di documento redatto da un notaio

per conservare memoria e provare la conclusione di un negozio. La traduzione

inglese patent nasce, invece, dal verbo latino patere, cioè essere aperto o reso

pubblico.

Con il termine brevetto, nel linguaggio comune, si fa riferimento al brevetto

per invenzione industriale, anche se l’ordinamento giuridico prevede altri due tipi:

il brevetto per modello di utilità e il brevetto per modelli o disegni ornamentali.

Più in particolare, l’invenzione industriale è la soluzione nuova ed originale ad un

problema tecnico, il modello di utilità conferisce una particolare efficacia o

comodità di impiego a macchine od oggetti e il disegno ornamentale conferisce un

particolare ornamento ad oggetti industriali.

Un brevetto comprende diverse parti:

• il titolo, che identifica l’oggetto del brevetto;

• il campo di applicazione, che classifica l’invenzione e fornisce una

prima grossolana idea dell’argomento tecnico trattato;

• lo stato della tecnica, che espone e critica l’arte nota relativa al campo

di applicazione dell’invenzione;

• il riassunto dell’invenzione, che riporta il sommario dell’invenzione e i

suoi vantaggi rispetto allo stato della tecnica;

21

• la descrizione di dettaglio, che comprende – nel brevetto farmaceutico –

le formule di struttura, la descrizione della parte sperimentale relativa ai

metodi di sintesi, una sezione riguardante la farmacologia e la

formulazione del principio attivo;

• gli esempi necessari per sostenere le rivendicazioni e descrivere i

risultati ottenuti con evidenza sperimentale;

• le rivendicazioni che determinano i limiti della protezione brevettuale e

specificano cosa debba formare oggetto del brevetto (Art. 52 CPI).

Fig. 3 – Esempio di frontespizio di un brevetto americano.

22

Fig. 4 – Esempio di frontespizio di una domanda di brevetto europea.

I diritti conferiti dal brevetto sono descritti nell’Art. 66 del Codice della

Proprietà Industriale (CPI) e consistono nella facoltà esclusiva di attuare

l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. In particolare, se

l’oggetto dell’invenzione è un prodotto, il titolare può vietare a terzi di produrre,

usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in

questione, mentre, se il brevetto rivendica un procedimento, il titolare può vietare

a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio,

vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il

procedimento in questione. È vietato anche fabbricare nello Stato prodotti

destinati all’esportazione, predisporre mezzi destinati specificatamente

23

all’attuazione dell’invenzione e qualsiasi attività diretta a trarre profitti

dall’invenzione.

Il proprietario ha il diritto di decidere chi possa o non possa utilizzare

l’invenzione e di dare ad altri il permesso – o concedere la licenza – di utilizzarla,

sulla base di termini concordati. Sono consentiti a terzi atti compiuti in ambito

privato per scopi non commerciali, per esempio, nel settore farmaceutico, le

sperimentazioni dirette all’ottenimento di un’autorizzazione all’immissione in

commercio (AIC) di un farmaco o preparazioni estemporanee, e per unità, di

medicinali nelle farmacie su ricetta medica purché non si utilizzino principi attivi

realizzati industrialmente.

La tutela territoriale è circoscritta solo allo Stato in cui è depositato il brevetto.

Per ottenere tutela in più Nazioni, la richiesta dovrà essere depositata in ogni

singolo Paese e il documento sarà soggetto alla legislazione dello stesso.

Per esempio, il transito in uno Stato di beni prodotti all’estero e destinati alla

riesportazione è lecito solo se si tratta di un semplice passaggio di fatto; viene

considerato illecito se comporta una qualsiasi transazione commerciale.

Il limite temporale risponde alla necessità sia di consentire alla collettività il

libero accesso all’invenzione alla scadenza del termine di protezione, sia di

promuovere lo sviluppo del progresso tecnologico.

Il brevetto ha generalmente una durata di 20 anni (Art. 60 CPI) a decorrere

dalla data di deposito della domanda. I modelli di utilità valgono 10 anni (Art. 85

CPI) e i disegni ornamentali 25 anni (Art. 238 CPI).

Limiti temporali diversi sono previsti dalla normativa speciale in tema di nuove

varietà vegetali, in particolare per gli alberi e le viti è prevista una durata di 30

anni dalla concessione.

Per il settore farmaceutico vige uno specifico regime di durata, che prevede

l’istituzione di Certificati Complementari di Protezione (CCP – Art. 61 CPI) per i

prodotto medicinali o fitosanitari.

24

4 Certificati complementari di protezione (CCP)[7,8]

Istituiti con la legge n. 349/19918 e regolamentati a livello europeo dal

Regolamento Comunitario n. 1768/92/CE9, i Certificati Complementari di

Protezione (CCP) risolvono il problema della differenza esistente tra il tempo di

sfruttamento effettivo dei brevetti farmaceutici rispetto a quelli che riguardano

qualsiasi altro prodotto di libera commercializzazione. In quest’ultimo caso,

infatti, la durata dell’utilizzo commerciale coincide con quella ventennale del

brevetto; per i prodotti farmaceutici, invece, l’ottenimento dell’AIC può ridurre

notevolmente il tempo effettivo di sfruttamento. La durata del CCP, in generale, è

pari al periodo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e

l’entrata in vigore del decreto che concede la prima AIC.

Gli USA sono stati il primo Paese ad introdurre questa autorizzazione nel 1984,

seguiti dal Canada nel 1987 e dal Giappone l’anno successivo, mentre in Europa

solo Francia e Italia hanno attuato una disposizione analoga.

In Italia attualmente coesistono due categorie di certificati complementari:

• i Certificati Complementari di Protezione (CCP) emessi in base alla L.

del 19 ottobre 1991 n° 349, la cui durata non poteva essere superiore a

18 anni dalla data in cui il brevetto giunge al termine della sua durata

legale;

• i Certificati Europei o Supplementary Protection Certificates (SPC –

Art. 13 Regolamento CE 92/1768), la cui durata massima è di 5 anni

dalla data di scadenza del relativo brevetto.

Il Regolamento comunitario nasceva dall’esigenza di introdurre gli SPC nei

Paesi privi e armonizzarli in quelli in cui erano già previsti; tuttavia, all’Art. 20

dichiarava che i certificati rilasciati da una precedente legge nazionale

continuavano ad essere disciplinati dalla stessa. In Italia, la disparità tra le due

concessioni era ulteriormente sottolineata dal fatto che la data dell’AIC per il

8Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 1991 n. 258. 9Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE del 2 luglio 1992 n. 182.

25

calcolo della validità del CCP fosse quella nazionale e non la prima nella

Comunità Europea.

Per colmare lo squilibrio tra SPC e CCP, la legge n. 112/200210 -

successivamente recepita nel Codice della Proprietà Industriale all’Art. 61 comma

4 - ha ridotto la durata dei CCP ancora in atto di sei mesi per ogni anno solare di

validità residua a partire dal 1° gennaio 2004. Questa norma non ha tuttavia

permesso il completo allineamento con la normativa europea.

Sia l’istituto del certificato complementare di protezione, sia l’autorizzazione

all’immissione in commercio hanno una notevole rilevanza all’interno del Codice

della Proprietà Industriale (CPI) per quanto riguarda la sussistenza o meno di

limiti temporali alla liceità delle attività di sperimentazione. Le aziende che

intendono produrre specialità farmaceutiche immediatamente dopo la scadenza

del brevetto, o del CCP relativo, possono avviare la procedura di registrazione del

prodotto in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale

(Art. 61 CPI, comma 5).

Inoltre, il D.lg. 219/2006 (Art. 10 comma 9)11 che recepisce la Direttiva

2001/83/CE12, pur affermando che l’attività sperimentale diretta all’ottenimento

dell’AIC non pregiudica la tutela della proprietà industriale – non indica tuttavia

nessuna durata dell’attività sperimentale rispetto alla durata brevettuale. A tal

proposito il CPI (Art. 68, comma 1a) conferma che la facoltà esclusiva attribuita

dal diritto di brevetto non si estende (…) agli atti compiuti in ambito privato ed a

fini non commerciali, per esempio atti diretti all'ottenimento, anche in paesi

esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai

conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione

delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie.

10Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002 n. 139. 11Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2006 n. 142. 12Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE del 28 novembre 2001 n. 311.

26

5 Esclusione dalla brevettazione

Nessun codice fornisce una definizione positiva di ciò che è possibile

brevettare, per cui tutto ciò che non è espressamente escluso è ammesso alla

brevettazione: l’Art. 52 comma 2 dell’EPC elenca ciò che non può essere

considerato come invenzione, mentre l’Art. 53 descrive le invenzioni che non

sono brevettabili.

Secondo l’Art. 52(2) non sono brevettabili, poiché non possono essere definiti

invenzioni:

a) scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici;

b) creazioni estetiche;

c) metodi per attività intellettuali, per gioco, commerciali e programmi per

elaboratori;

d) presentazioni di informazioni.

Scoperte e teorie scientifiche non possono costituire in sé oggetto di un

brevetto perché non prevedono un effetto tecnico: sarà brevettabile, invece,

un’invenzione che si basa su una legge fisica o chimica. È importante specificare

che nel settore biotecnologico la scoperta di una sostanza o di un microrganismo

pre-esistente in natura, quando associata all’identificazione della sua struttura

chimica o morfologica ed all’isolamento dal contesto naturale, non è più una

scoperta ma un’invenzione brevettabile. Questo è possibile poiché viene

riconosciuto l’intervento umano, anche se rimangono esclusi dalla brevettazione

sostanze isolate e caratterizzate di cui non sia nota la funzione.

Per “creazioni estetiche” si intendono oggetti che si distinguono solo in base

all’esteriorità e per cui la valutazione è essenzialmente soggettiva: per questi la

forma di protezione è quella conferita dal “modello o disegno ornamentale”.

Tuttavia, nel caso in cui l’effetto estetico sia conferito mediante un nuovo

processo, questo potrebbe essere brevettabile se comprendesse un’innovazione

tecnica.

27

I metodi per attività intellettuali e per gioco non risolvono un problema tecnico

quindi non sono brevettabili, ma possono essere tutelati sotto il profilo del diritto

d’autore. Le leggi italiane ed europee considerano i metodi commerciali semplici

creazioni intellettuali privi di natura tecnica; al contrario, negli USA, le aziende

difendono le proprie strategie commerciali mediante la brevettazione di tali idee.

Infine, i software sono esclusi dalla brevettabilità a meno che il programma non

sia in grado – quando installato su un computer – di produrre un effetto tecnico

che vada oltre la semplice interazione fisica tra il programma e l’hardware.

L’Art. 53 dell’EPC specifica quali invenzioni sono escluse dalla brevettabilità:

a) invenzioni contrarie all’ordine pubblico o alla moralità;

b) varietà vegetali o animali e processi essenzialmente biologici relativi

alla loro produzione;

c) metodi terapeutici, chirurgici e diagnostici per il trattamento del corpo

umano o animale.

Qualunque soggetto tecnico il cui sfruttamento risulti contrario all’ordine

pubblico o alla moralità viene escluso dalla brevettazione, indipendentemente

dalla materia trattata. Un’invenzione incorre in con questa limitazione solo in casi

rari ed evidenti; negli ultimi anni lo sviluppo delle biotecnologie l’ha resa molto

attuale. Il D.L. n. 3 del 10 gennaio 200613, con cui è stata attuata la direttiva

98/44/CE del 6 luglio 1998 in materia di protezione giuridica delle invenzioni

biotecnologiche, ha introdotto l’esclusione alla brevettabilità di tecniche ritenute

inaccettabili dal punto di vista etico, come la clonazione di esseri umani, l’uso di

embrioni umani per scopi commerciali e processi per modificare l’identità

genetica di animali che provochino sofferenza, senza garantire alcun beneficio

medico all’uomo o all’animale.

13Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2006 n. 8.

28

Il termine “varietà vegetale” è descritto nell’EPC2000 nella Rule 26(4) come

insieme vegetale di un taxon14 botanico del grado più basso conosciuto, definito in

base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o combinazione di genotipi (incroci

e selezione), che sia distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione

dei caratteri e che sia idoneo ad essere riprodotto. L’invenzione è brevettabile se

la possibilità di attuarla non è limitata ad una particolare varietà vegetale o

animale; non è concesso un brevetto in cui sia rivendicata in modo specifico una

varietà avente la proprietà desiderata e caratteristiche di omogeneità e stabilità, o

il cui processo di produzione sia interamente naturale e comprenda solo incrocio e

selezione.

L’esclusione dei metodi terapeutici, chirurgici e diagnostici veniva imputata ad

una loro mancanza di industrialità15, in realtà essa riguarda la sfera etica e deriva

dalla precedente esclusione dalla brevettabilità dell’intero settore medico-

farmaceutico. È diffuso il timore che, se tali trattamenti fossero protetti, i medici

dovrebbero chiedere licenza ai titolari dei rispettivi brevetti per attuarli e

potrebbero essere influenzati da motivi economici nel prescrivere particolari

terapie. Il termine “diagnosi”16 implica che si raccolgano dati clinici, che questi

dati vengano comparati con valori normali e differiscano da essi, e che ogni

variazione significativa sia attribuita ad un particolare quadro clinico: metodi che

producono risultati intermedi o che non sono effettuati sul corpo umano o animale

non sono considerati diagnostici e quindi sono brevettabili. Ovviamente possono

essere brevettati apparati o strumenti usati in tali metodi, così come sostanze e

composizioni per la diagnosi o il trattamento. L’esclusione dei metodi chirurgici

non è presente negli USA, dove si crea competizione tra ospedali titolari di

brevetti per trattamenti che prevedono degenza e costringono i pazienti che

necessitano di una specifica terapia a rivolgersi a questi centri. 14Taxon, o unità tassonomica, indica un raggruppamento di organismi reali, distinguibili morfologicamente e geneticamente da altri e riconoscibili come unità sistematica posta all’interno della struttura gerarchica della classificazione scientifica. 15Art. 52(4) EPC 1973. 16La definizione di “metodo diagnostico” è stata indicata nella sentenza G 01/04.

29

6 Categorie di invenzioni

Le invenzioni vengono classificate in tre categorie principali:

• invenzioni di prodotto, che hanno per oggetto un prodotto realizzato

con un procedimento noto o nuovo. In ambito farmaceutico, possono

essere rivendicati prodotti definiti tramite una formula chimica generale

o specifica, sostanze o composti definiti attraverso il procedimento di

preparazione (product-by-process) o attraverso le loro proprietà

chimico-fisiche, formulazioni definite da nuove combinazioni di

principi attivi o da nuovi sistemi di rilascio del principio attivo (drug

delivery system);

• invenzioni di procedimento o processo per la fabbricazione di un

prodotto noto o nuovo, con cui vengono protetti i procedimenti di

sintesi;

• invenzioni di nuovo uso, che comprendono il brevetto di secondo o

ulteriore uso farmaceutico con cui è possibile rivendicare una sostanza

o una composizione già nota nello stato della tecnica, purché in

funzione di una nuova utilizzazione (Art. 46 comma 4 CPI).

Nonostante in Europa siano esclusi dalla brevettabilità i metodi terapeutici,

chirurgici e diagnostici, è comunque possibile ottenere protezione per prodotti o

composizioni nuovi usati in tali procedimenti.

Se la sostanza non è mai stata impiegata in ambito medico, il suo primo uso in

un’applicazione terapeutica nuova e non deducibile dall’arte nota è rivendicabile

con la formula PRODUCT X FOR USE IN A SPECIFIC THERAPEUTIC APPLICATION Z

(purpose-limited product claim).

Nel caso in cui una sostanza o composizione sia già conosciuta e rivendicata

per un primo uso medico, è comunque possibile ottenere un ulteriore brevetto per

il secondo o per ulteriori usi medici, mediante la forma: USE OF A SUBSTANCE OR A

COMPOSITION X FOR THE MANUFACTURE OF A MEDICAMENT FOR THERAPEUTIC

30

APPLICATION Z, rivendicazione conosciuta come “Swiss-type” poiché introdotta

negli anni ’80 dall’Ufficio Brevetti Svizzero.

La novità e l’attività inventiva possono derivare dal nuovo uso terapeutico di

una sostanza nota (EP 1 251 847), dall’applicazione di un trattamento conosciuto

ad un nuovo “gruppo di pazienti” (EP 0 214 737), attraverso una nuova via di

somministrazione (EP 0 289 639), e da un nuovo effetto tecnico (EP 0 000 256)

ma non dalla scoperta del meccanismo d’azione di una molecola nota, a meno che

da questo non derivi una nuova applicazione terapeutica.

7 Requisiti di brevettabilità

Il CPI specifica cosa può costituire oggetto di brevetto all’Art. 45 mentre

nell’EPC questo concetto si trova all’Art. 52: entrambi i codici spiegano che sono

brevettabili invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva e sono atte ad

avere un’applicazione industriale.

7.1 Novità (EPC, Art. 54 – CPI, Art. 46)

Un’invenzione viene considerata nuova se non è compresa nello stato della

tecnica.

In particolare, la novità deve essere evidenziata nelle rivendicazioni del

brevetto e costituisce “stato della tecnica” ogni divulgazione effettuata attraverso

qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, in qualunque parte del mondo e

lingua, che sia precedente alla data di primo deposito del brevetto.

In ambito europeo l’inventore stesso può distruggere la novità del proprio

brevetto se divulga l’invenzione prima di depositare la domanda: questo è molto

frequente in ambito accademico e in istituti di ricerca dove è diffusa la tendenza a

pubblicare immediatamente il proprio studio. La legge americana, invece, prevede

– esclusivamente sul suolo US – un periodo di parziale tutela, poiché stabilisce

che l’inventore può rendere nota la propria creazione nei 12 mesi antecedenti al

31

primo deposito (grace period) senza che ciò costituisca una divulgazione

opponibile.

Una forma di salvaguardia è prevista in Europa nei confronti di pubblicazioni

causate da evidente abuso nei confronti del titolare del brevetto, come nel caso di

informazioni aziendali segrete (il titolare ha 6 mesi di tempo per depositare il

brevetto). La pre-divulgazione non è considerata pregiudiziale quando avvenga in

caso di esposizione in una delle poche fiere europee specificate in una lista che

viene pubblicata dal giornale ufficiale dell’EPO (Art. 55 EPC).

7.2 Attività inventiva (EPC, Art. 56 – CPI, Art. 48)

La giurisprudenza ritiene che un’invenzione implichi un’attività inventiva se

per una persona esperta del ramo essa non risulta in modo evidente dallo stato

della tecnica.

Per dimostrare questo requisito nell’ambito dell’EPC si applica il “problem and

solution approach” che consiste nell’identificare lo stato dell’arte più vicino,

valutare se l’invenzione risolve effettivamente il problema tecnico posto e

stabilire se una persona esperta sarebbe giunta in modo ovvio all’invenzione

partendo dai documenti di tecnica nota.

7.3 Applicazione industriale (EPC, Art. 57 – CPI, Art. 49)

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo

oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria,

compresa quella agricola.

Non è necessario spiegare nel brevetto il modo in cui l’invenzione può essere

prodotta su larga scala. È sufficiente che questo sia possibile e, per soddisfare

questo requisito, si deve descrivere l’effetto tecnico dell’invenzione.

Per esempio, mancano di industrialità le invenzioni che contrastano leggi

fisiche, ma è anche possibile che un brevetto sia rifiutato per insufficienza della

descrizione.

32

7.4 Sufficiente descrizione (EPC, Art. 83 – CPI, Art. 51)

L’Art. 52 EPC non la comprende tra i requisiti di merito per la brevettabilità,

ma essa ha comunque un’importanza fondamentale poiché le leggi brevettuali

impongono che l’invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro perché

la persona esperta del ramo possa metterla in pratica. Il brevetto è, infatti, una

specie di contratto tra Stato e inventore in cui il primo concede al titolare un

periodo temporaneo di esclusiva commerciale in cambio della rivelazione

dell’invenzione stessa.

La descrizione deve contenere l’indicazione di un modo per realizzare

l’invenzione: non è richiesto che sia già stato costruito un prototipo funzionante,

ma che le indicazioni fornite portino al risultato anticipato.

Per quanto riguarda il materiale biologico che non può essere riprodotto

seguendo semplici indicazioni, è necessario che il titolare depositi suddetto

materiale (per esempio, nuovi ceppi di microrganismi) presso istituti scientifici

opportunamente attrezzati a conservare i campioni, prima del deposito del

brevetto.

8 European Patent Office: dipartimenti incaricati delle procedure.

L’ufficio europeo dei brevetti (EPO) fornisce una procedura uniforme per i

singoli inventori e le imprese in cerca di garanzie di protezione nei 38 Paesi

firmatari della Convenzione Europea dei Brevetti (EPC).

Il suo compito principale è quello di esaminare i requisiti di validità e quindi

concedere i brevetti europei, per questo l’EPO comprende diverse sezioni

incaricate di condurre le procedure stabilite dall’EPC.

a. La Sezione Ricevente, Receiving Section, i cui compiti sono definiti

all’Art. 16 EPC, è responsabile dell’esame del deposito della domanda

di brevetto e dei suoi requisiti formali.

b. La Divisione di Ricerca, Search Division (Art. 17 EPC), redige i report

di ricerca.

33

c. La Divisione di Esame, Examining Division (Art. 18 EPC), si occupa

dell’esame del brevetto; è formata da tre esaminatori tecnici qualificati

e, se necessario, viene allargata ad un esaminatore legale qualificato.

d. La Divisione di Opposizione, Opposition Division (Art. 19 EPC),

esamina le opposizioni contro qualsiasi brevetto europeo; consiste di tre

esaminatori tecnici qualificati, due dei quali non devono aver preso

parte al procedimento per la concessione del brevetto cui si riferisce

l’opposizione e, se necessario, può essere presente un esaminatore

legale qualificato.

e. La Divisione Legale, Legal Division (Art. 20 EPC), è responsabile delle

voci all’interno del Registro dei brevetti europei e della registrazione o

della rimozione dalla lista dei mandatari.

f. Le Camere di Appello, Boards of Appeal (Art. 21 EPC), esaminano i

ricorsi che seguono le decisioni delle divisioni precedenti e constano di:

o tre membri legali per i ricorsi da decisioni emanate da (a) o (e);

o per i ricorsi da decisioni di (c)

� due membri tecnici e uno legale se la decisione riguarda

il rifiuto o la concessione di un brevetto e nel caso in cui

la divisione di esame fosse composta da meno di quattro

membri,

� tre membri tecnici e due legali nel caso in cui la

divisione di esame fosse formata da 4 membri,

� tre membri tecnici in tutti gli altri casi;

o per i ricorsi da decisioni di (d)

� due membri tecnici e uno legale quando la decisione è

stata presa da una divisione formata da 3 membri;

� tre membri tecnici e due legali quando la divisione è

composta da 4 membri.

34

g. La Camera di Ricorso Allargata, Enlarged Board of Appeal (Art. 22

EPC), a cui vengono deferite domande per garantire l'applicazione

uniforme della legge o nel caso in cui si ponga un’importante questione

legislativa. È formata da cinque componenti legali e due tecnici

qualificati quando dà opinioni su questioni di diritto secondo l’Art. 112

EPC, quando tratta le petizioni per il riesame della decisione secondo

l’Art 112a EPC consta di tre o cinque membri come stabilito nel

Regolamento di Esecuzione.

Secondo l’Art. 23 EPC, i membri delle Camere di ricorso e della Camera di

Ricorso Allargata devono rimanere in nomina per cinque anni e non possono

essere rimossi dall’ufficio durante questo periodo.

Ogni decisione emanata viene contraddistinta da un riferimento alfanumerico

in cui la prima lettera indica quale Camera ha preso la decisione:

• G – Camera di Ricorso Allargata (decisioni e opinioni secondo l’articolo

112 EPC);

• R – Camera di Ricorso Allargata (petizioni per la revisione secondo

l’articolo 112a EPC);

• T – Camera di Ricorso Tecnica;

• J – Camera di Ricorso Legale;

• D – Camera di Ricorso Disciplinare;

• W – indica decisioni secondo la Regola 40.2 PCT o la Regola 68.3 PCT.

Inoltre, la lettera “L” indica un riferimento al Legal Advice (Consulenza

legale) dell’EPO, mentre la lettera “V” fa riferimento ad una decisione della

Divisione di Esame o di Opposizione.

Per esempio, nella sentenza “T 285/93” la lettera T indica che la decisione è

stata emessa dalla Camera di Ricorso Tecnica, il numero prima del simbolo “/” è

il numero di serie, che è assegnato in ordine cronologico in base alla data di

ricevimento dal direttorato Generale 3 dell’EPO presso Monaco e le ultime due

cifre indicano l’anno in cui l’appello viene depositato.

35

9 Alcuni dati statistici

L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual

Property Organization - WIPO) è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite,

nata nel 1967 e dedicata allo sviluppo della proprietà intellettuale a livello

internazionale, attraverso lo stimolo dell’innovazione e dell’economia in

salvaguardia dell’interesse pubblico.

Fig. 5 - Logo WIPO

Secondo i dati17 di questa agenzia, l’attività brevettuale a livello mondiale è

cresciuta del 4,9% tra il 2005 e il 2006 soprattutto per l’aumento dei depositi dei

richiedenti in Cina, Repubblica di Corea e USA. Si è assistito ad un aumento

significativo del livello di internalizzazione dell’attività brevettuale, nonostante le

economie emergenti, inclusa la Cina, depositino relativamente pochi brevetti al di

fuori dello Stato di appartenenza.

Gli applicanti provengono da un numero limitato di paesi di origine; Giappone,

USA, Corea, Germania e Cina contano il 76% dei brevetti depositati nel 2006.

Nel 2006 erano attivi circa 1,6 milioni di brevetti, la maggior parte di proprietà

giapponese. Nonostante la protezione brevettuale duri 20 anni, solo un esiguo

numero di brevetti viene mantenuto per l’intero periodo.

La fig. 6 mostra la percentuale di brevetti depositati per anno tra il 1985 e il

2006 e il numero totale di brevetti depositati (linea verde).

17Dati tratti da Word Patent Report, A statistical review (2008) pubblicato dal WIPO. Le statistiche brevettuali pubblicate nel report sono prese dal WIPO Statistics Database, basato sulle informazioni fornite al WIPO dagli uffici brevetti nelle indagini annuali e dai dati generati al WIPO durante i procedimenti PCT. Le statistiche per campo di applicazione sono costruite dal WIPO basandosi sui dati ottenuti dal PATSTAT database, che è mantenuto dall’EPO. Altri dati sono ottenuti dalla World Bank e UNESCO.

36

Tra il 2001 e il 2005, il settore più attivo come numero di domande di brevetto

depositate è quello dell’ingegneria elettrica, che include la tecnologia dei pc, le

telecomunicazioni, ecc. Un numero elevato di applicazioni sono riferite anche al

settore ottico e alla tecnologia medica mentre quelle nei campi dei materiali

biologici e dell’ingegneria chimica sono diminuiti, come mostrato in tabella 1.

Fig. 6 – Percentuale di brevetti depositati dal 1985 al 2006 e numero di brevetti totale. I dati sull’entrata in fase nazionale del PCT sono incompleti prima del 1995.

Tabella 1 – Numero di brevetti depositati per campo di applicazione tecnica e crescita percentuale.

Technical field 2001 2005 Annual growth %

Electrical machinery, apparatus, energy 101.276 121.350 4,6

Semiconductors 78.398 95.107 4,9

Audio-visual technology 90.401 109.253 4,8

Computer technology 117.545 144.594 5,3

Telecommunications 96.631 116.770 4,8

Optics 85.113 103.390 5

Organic fine chemistry 64.170 63.317 -0,3

Macromolecular chemistry, polymers 41.842 38.137 -2,3

Biotechnology 45.573 40.861 -2,7

Pharmaceuticals 69.355 74.254 1,7

Secondo i dati statistici pubblicati dall’EPO sull’Annual Report 2008, sia le

domande di brevettazione inviate direttamente agli uffici europei, sia quelle

37

depositate con procedura internazionale ed entrate in fase regionale sono

aumentate tra il 2007 e il 2008, per questo motivo il numero di esami effettuati

nello stesso periodo è aumentato. Anche il numero di brevetti concessi è cresciuto

negli ultimi due anni mentre è leggermente diminuito il numero di decisioni per le

richieste di opposizioni presentate.

Nel 2007, l’industria che ha effettuato il maggior numero di depositi di

domande di brevetto è stata quella chimica, seguita dalle telecomunicazioni. Il

numero percentuale dei documenti registrati all’EPO nel 2007 suddivisi per

campo di applicazione e stato di appartenenza del Richiedente è rappresentata in

tabella 2.

Infine, il 50% delle circa 141.000 domande di brevetto inviate all’EPO nel

2007 sono state depositate da 500 Richiedenti. Di questi, i primi 100 detengono

circa ⅓ delle domande e le 10 compagnie più attive raggiungono l’11% del totale.

L’elenco delle 40 delle industrie che hanno depositato il maggior numero di

applicazioni è riportato in tabella 3.

38

1982

2085

59819

54700 99053

90310

83548

78684

63013

62755

0 20000 40000 60000 80000 100000

Direct European patent

filing

Euro-PCT applications

entering the regional

phase

European examinations

European patent granted

Decision in opposition

cases

2008

2007

Grafico 1 – Dati statistici dell’EPO.

Tabella 2 - Percentuale di domande di brevetto depositate nel 2007 presso

l’EPO suddivise per campo di applicazione tecnica.

Technical field EPC states

%

USA %

Japan %

Other countries

%

Technical field %

Electricity & semiconductors technology 7 7 12 7 8,25

Handling & processing 12 7 9 8 9

Audio, video, media 4 5 11 12 8

Human necessities 9 12 5 9 8,75

Industrial chemistry 10 9 9 9 9,25

Polymers 4 6 6 2 4,5

Electronics 4 4 6 4 4,5

Pure and applied organic chemistry 10 11 5 9 8,75

Computers 3 7 5 6 5,25

Biotechnology 5 7 3 5 5

Telecommunications 6 8 7 15 9

39

Measuring & optics 6 6 8 5 6,25

Civil engineering & thermodynamics 10 6 6 5 6,75

Vehicles & general technology 10 5 8 4 6,75

100 Tab. 3 – “Top 40” delle industrie che hanno depositato il maggior numero di brevetti nel 2007.

Rank Company Count

1 PHILIPS 3 222

2 SAMSUNG 2 478

3 SIEMENS 1 850

4 BASF 1 474

5 MATSUSHITA 1 395

6 ROBERT BOSCH 1 166

7 LG 1 080

8 SONY 929

9 NOKIA 873

10 FUJITSU 819

11 MITSUBISHI 809

12 GENERAL ELECTRIC

773

13 HITACHI 755

14 HONEYWELL 709

15 NXP 670

16 QUALCOMM 669

17 TOYOTA 659

18 BAYER 641

19 IBM 631

20 3M 584

21 ALCATEL LUCENT 575

22 ERICSSON 550

23 CANON 540

23 FUJIFILM 540

25 RESEARCH IN

MOTION 522

26 DSM 509

27 TOSHIBA 495

28 NOKIA SIEMENS 477

29 RICOH 467

30 UNILEVER 457

31 NOVARTIS 441

31 PROCTER AND

GAMBLE 441

33 HOFFMANN-LA

ROCHE 433

34 OLYMPUS 426

35 DU PONT DE

NEMOURS 418

36 THOMSON LICENSING

416

37 ABB 411

38 SUMITOMO 409

39 DELPHI 400

40 HONDA 390

PARTE SECONDA

41

1 Fattore di crescita insulino-simile (IGF-I)

IGF-I è un ormone di natura proteica che appartiene alla famiglia delle

somatomedine18, è costituito da 70 amminoacidi (7649 dalton19) e presenta un

punto isoelettrico di 8,4. La struttura molecolare simile a quella dell’insulina

conferisce un’attività biologica insulino-simile. IGF-I ha anche azione mitogenica

e modula gli effetti dell’ormone della crescita (GH), infatti la sua concentrazione è

massima in pubertà e diminuisce con la vecchiaia.

Fig. 11 – IGF-I Fig. 12 – Proinsulina

Viene sintetizzato soprattutto a livello epatico, ma anche nei fibroblasti e nei

condrociti, le cellule che regolano rispettivamente la sintesi di collagene e di

cartilagine, e in altri tessuti. Una volta prodotto, IGF-1 viene liberato in circolo

dove si lega a sei speciali proteine chiamate IGF-BP (IGF-binding proteins o

proteine di trasporto dell’IGF-I) che ne aumentano l’emivita plasmatica (da 10

minuti a 3-4 ore).

Le dinamiche delle interazioni di questo fattore di crescita con i tessuti sono

complesse e non ancora completamente conosciute. È noto che l’attività biologica

di IGF-I viene regolata dai livelli plasmatici di IGFBPs: queste proteine ne 18Le somatomedine sono polipeptidi prodotti dal fegato e da altri organi stimolati dall’ormone della crescita (GH) che mediano gli effetti del GH; la più importante è la somatomedina C o IGF-1 (insulin-like growth factor I). La loro struttura è simile a quella della pro-insulina; stimolano la sintesi proteica e degli acidi nucleici, inducono la proliferazione cellulare, favoriscono l’accrescimento di tutti i tessuti e hanno effetti insulino-simili. 19Unità di misura delle masse, vale 1,66x10-24 grammi (simbolo Da).

42

modulano l’interazione con i recettori, la cui densità a livello tissutale è alterata

dalle variazioni di ormone nel sangue. In particolare, nei reni, il numero di

recettori è inversamente proporzionale alla concentrazione di peptide circolante.

Elevati livelli ematici sembrano correlati ad un aumento del rischio di cancro

e, in alcune circostanze, sono associati o provocano cambiamenti a lungo termine

a livello renale.

IGF-1 viene attualmente impiegato per la cura delle malattie della crescita del

bambino quando la somministrazione di ormone della crescita non risulta efficace.

Tra le specialità medicinali commercializzate per questo problema si ricordano

GENOTROPIN MINIQUICK® (titolare AIC è Pfizer Italia S.r.l.), il cui principio

attivo è somatotropina ricombinante, e INCRELEX®20, contenente IGF-I prodotto

per mezzo della tecnologia con DNA ricombinante (rhIGF-I).

A causa dell’analogia strutturale con l’insulina, IGF-I è stato testato negli

uomini per il trattamento del diabete (WO9323071, data di priorità: SE, 19

Maggio 1992) ma ne è stata dimostrata l’attività anche nel trattamento e/o

prevenzione di problemi cardiaci (WO9211865, data di priorità: SE, 11 Gennaio

1991), nelle neuropatie periferiche (WO9325219, data di priorità: US, 12 Giugno

1992), come inibitore della risposta infiammatoria (WO9607424, data di priorità:

US, 8 Settembre 1994), nella sclerosi laterale amiotrofica (WO9712635, data di

priorità: US, 2 Ottobre 1995) ed è stato scoperto che esercita diversi tipi di azione

anche a livello dei reni (EP 0 327 503, data di priorità: EP, 5 Febbraio 1988).

Per quest’ultima applicazione terapeutica, i primi esperimenti clinici con IGF-

I furono condotti su pazienti con funzionalità renale moderatamente ridotta: la

somministrazione a breve termine (4 giorni) aumentava la velocità di filtrazione

glomerulare, quindi l’ormone diventò un potenziale agente terapeutico

dell’insufficienza renale cronica.

20Il 3 agosto 2007, la Commissione Europea ha rilasciato alla Termica Europe Limited un’AIC per questa specialità valida in tutta l’Unione Europea.

43

Uno dei metodi per valutare la funzionalità dei reni è il dosaggio della

creatinina nelle urine raccolte nelle 24 ore: il valore della clearance21, che

normalmente è superiore a 90mL/min, è molto vicino al volume del filtrato

glomerulare (VFG) e dunque quantifica la funzione renale.

Secondo le linee guida della National Kidney Foundation22, si parla di

"malattia renale" quando il valore di VFG è compreso fra 90 e 60 ml/min e/o è

presente un danno renale evidenziabile con l'esame delle urine (presenza di

albumina o proteine) o con tecniche di immagine (ecografia renale) o con esami

più approfonditi (biopsia renale).

Per valori inferiori a 60 ml/min si parla di insufficienza renale cronica (IRC),

che viene così classificata:

• IRC moderata VFG fra 30 e 59 ml/min;

• IRC severa VFG fra 29 e 15 ml/min;

• IRC terminale VFG inferiore a 15 ml/min.

Quest'ultima condizione è detta anche uremia terminale: i reni hanno perso

quasi del tutto la loro funzione, con conseguente ritenzione di acqua e di altre

sostanze, che, accumulandosi, danno luogo alla tossiemia uremica. Ad essa

conseguono manifestazioni ematiche cardiocircolatorie, nervose, endocrine, ossee,

ecc., per cui il paziente dovrà necessariamente passare alla terapia sostitutiva della

funzione renale, dialisi o trapianto di rene.

La malattia renale cronica e l'insufficienza renale che ne deriva sono patologie

estremamente frequenti. Il diabete è tra le malattie che possono generare

predisposizione, sia danneggiando direttamente i piccoli vasi sanguigni dei reni

(nefropatia diabetica), sia costituendo un cofattore nella genesi del danno

21Indica il volume di plasma dal quale i reni sono in grado di eliminare una certa sostanza nell’unità di tempo. 22La National Kidney Foundation è la principale organizzazione sanitaria degli USA che si dedica alla prevenzione delle malattie renali, al miglioramento della salute e del benessere degli individui affetti da tali disturbi e delle loro famiglie e all’aumento della disponibilità di organi per il trapianto.

44

vascolare arteriosclerotico (nefro-angio-sclerosi), insieme a ipertensione ed elevati

valori di grassi del sangue.

Studi successivi hanno dimostrato che la funzionalità renale può essere

migliorata attraverso la somministrazione per alcuni giorni di IGF-I nella fase

finale dell’insufficienza renale cronica. Questo è un risultato importante poiché

tale condizione si sta diffondendo soprattutto tra diabetici e anziani e può essere

trattata solo con la dialisi o con il trapianto. In Italia, su 400 mila malati renali, 7

mila sono in attesa di un trapianto, il 10% è in dialisi e nell’ultimo anno ci sono

stati 10 mila nuovi ingressi. Questo incide per il 3% nella spesa sanitaria

nazionale, con un forte peso sulle famiglie23. Oltre al costo notevole per questo

tipo di cura, i pazienti mostrano un peggioramento dello stile di vita.

Nonostante IGF-I migliori la funzionalità renale, l’incremento della velocità di

filtrazione glomerulare indotta dal trattamento a breve termine non persiste nel

trattamento a lungo termine e l’incidenza di effetti collaterali è elevata.

Il metodo di somministrazione descritto nel brevetto in esame nel paragrafo 3,

parte terza, ha consentito di superare queste limitazioni: il trattamento alternato a

periodi di interruzione permette di prolungare la terapia per più di 20 settimane,

mantenendo la funzionalità renale negli intervalli standard, con diminuzione degli

effetti collaterali. Questo nuovo approccio è utile sia per pazienti in fase

terminale, per i quali non è più necessaria la dialisi, con riduzione delle spese

mediche, sia per le persone affette da malattie croniche, con conseguente aumento

del mercato di IGF-I.

2 Acido nicotinico

L’acido nicotinico, o niacina, è un derivato della piridina, solubile in acqua e

resistente a calore, luce, basi e ossigeno.

Tale composto venne scoperto durante ricerche sulla pellagra, una patologia

tipica delle popolazioni la cui alimentazione si basava quasi esclusivamente sul

23Dati tratti da ANED – Associazione Nazionale Dializzati e Trapiantati.

45

granoturco. Nei primi anni del XX secolo si scoprì che tale malattia era causata da

un apporto insufficiente di niacina, la cui struttura fu identificata nel 1937. Il

termine vitamina PP (Pellagra-Preventing), con cui questa molecola è nota, deriva

dalla sua correlazione con la patologia.

Fig. 13 - Acido nicotinico.

La pellagra si manifesta inizialmente con problemi gastrointestinali, a cui si

associa dermatite fotosensibilizzante. Se l’insufficienza vitaminica persiste per

molto tempo si possono manifestare anche stanchezza, depressione, disturbi della

memoria e disturbi mentali. Sono note altre due malattie congenite collegate

all’inadeguata utilizzazione della niacina: la malattia di Hartnup24 e la

schizofrenia.

In genere le fonti alimentari animali contengono una maggiore quantità di

acido nicotinico mentre quelle vegetali, soprattutto lievito di birra e cereali,

presentano elevata concentrazioni del derivato ammidico, detto nicotinammide. In

diversi nutrimenti la niacina è presente in una forma non disponibile, come nel

caffè, dove si trova in forma metilata e termolabile che si trasforma nell’acido

nicotinico durante la tostatura.

L’acido nicotinico viene assorbito dallo stomaco e dall’intestino attraverso un

sistema di trasporto facilitato dipendente dal sodio, se la vitamina è presente in

basse concentrazioni, oppure da un sistema passivo, se essa è in alta

24Malattia rara dovuta ad alterazione dell'assorbimento e dell'escrezione di triptofano e di altri

aminoacidi, caratterizzata clinicamente da eruzione cutanea e da anomalie del sistema nervoso centrale (SNC).

46

concentrazione; nell’organismo viene poi convertito a nicotinammide. L’acido

nicotinico può anche essere sintetizzato a partire dal triptofano: da 60mg di

amminoacido si ottiene circa 1mg di vitamina.

La nicotinammide è un componente fondamentale di due molecole dette

nicotinammide adenina dinucleotide (NAD) e nicotinammide adenina dinucleotide

fosfato (NADP). Entrambi questi cofattori enzimatici sono coinvolti in reazioni di

ossidoriduzione e di biosintesi poiché sono in grado di trasferire elettroni e

possono essere sintetizzati in tutti i tessuti a partire dalla niacina trasportata nel

sangue.

Il 90% di acido nicotinico assunto con gli alimenti viene metilato nel fegato ed

eliminato dai reni; in ambito clinico, la determinazione dei suoi metaboliti nelle

urine è utile per valutare lo stato di nutrizione dell’organismo.

Fin dagli anni ’70 e ‘80 sono stati brevettati diversi tipi di formulazioni

contenenti acido nicotinico: le prime comprendevano dispositivi inalatori o per

applicazione transdermica per diminuire la dipendenza dal fumo (WO8702870).

Successivamente fu proposta la combinazione con insulina per l’applicazione

della terapia ai diabetici (WO9109617) e l’uso di analoghi dell’acido nicotinico

per il trattamento di malattie degenerative del sistema nervoso (WO9215306) e

per aumentare le funzioni cognitive (WO9404152).

È noto inoltre che l’assunzione giornaliera di elevate dosi di acido nicotinico

(1,5 – 3g al giorno) è in grado di ridurre i livelli di LDL25 e trigliceridi, per

inibizione della lipolisi epatica, e di aumentare la concentrazione di HDL26 nel

sangue. Per questo motivo, dall’inizio degli anni ’90, si iniziò ad impiegarlo nel

trattamento di ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia. I primi brevetti inerenti

all’uso del farmaco per queste patologie furono EP 0 349 235, depositato nel

1989, e US 5,126,145, dell’anno successivo.

25Low Density Lipoprotein, lipoproteine a bassa densità, trasportano trigliceridi e colesterolo esterificato dal fegato alle cellule dei tessuti periferici. 26High Density Lipoprotein, lipoproteine ad alta densità, trasportano il colesterolo in eccesso dai tessuti periferici al fegato o ai tessuti steroidogenici, come gonadi e ghiandole surrenali.

47

Fig. 14 – Schema delle funzioni delle lipoproteine LDL e HDL.

Uno dei primi farmaci commercializzati per la cura dell’iperlipidemia

(malattia caratterizzata dalla presenza di grassi, come colesterolo e trigliceridi, in

eccesso nel sangue) fu il Nicolar®, di Sanofi Aventis US, approvato dall’FDA nel

1973. Recentemente, il 3 luglio 2008, un nuovo farmaco della Merck Sharp &

Dohme (MSD) per il trattamento di pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria

è stato approvato per la commercializzazione nell’Unione Europea, in Islanda e

Norvegia. Il TredaptiveTM è un’associazione di acido nicotinico e laropiprant27, un

inibitore del rossore, che ha permesso di diminuire la comparsa degli effetti della

vasodilatazione e, quindi, la percentuale di interruzione della terapia. La

multinazionale farmaceutica aveva messo a punto la stessa formulazione per il

rilascio prolungato, denominata CordaptiveTM, ma l’FDA non ha autorizzato

l’immissione in commercio.

Entrambe le specialità medicinali della MSD sono in competizione con altri

farmaci già in commercio, quali il Niaspan® di Abbott Laboratories, approvato

dall’FDA nel 1997, e Zetia® di Merck e Schering-Plough Corp., presente sul

mercato dal 2002.

In generale, i principali effetti collaterali legati alla somministrazione dei

farmaci contenenti acido nicotinico sono correlati alla vasodilatazione: eritema,

prurito e disturbi gastrointestinali. In alcuni pazienti sono stati documentati

27È un antagonista selettivo del recettore D2 per le prostaglandine capace di inibire la vasodilatazione e, quindi, il rossore.

48

disturbi oculari, alterazioni delle transaminasi ed epatotossicità, frequenti anche

con preparazioni a rilascio prolungato. Infine, composizioni di acido nicotinico

sono sconsigliate durante la gravidanza poiché teratogene e ai diabetici poiché

causano iperglicemia.

Negli ultimi anni, la malattia iperlipidemia si è molto diffusa tra i paesi

industrializzati e, per questo, le industrie farmaceutiche hanno ricercato

formulazioni che permettessero di ridurre gli effetti collaterali noti.

Al tal fine è stata dimostrata l’efficacia delle associazioni di acido nicotinico

con gomma di Guar o sali minerali; le formulazioni a rilascio controllato, oltre a

non avere vantaggi paragonabili a quelli dati da quelle a rilascio immediato, in

alcuni casi causano tossicità epatica e interferiscono con il metabolismo di

glucosio e acido urico.

È necessario quindi rivolgere la ricerca farmaceutica a formulazioni a rilascio

controllato prive di tali effetti collaterali.

Il metodo di somministrazione descritto nel brevetto di KOS

PHARMACEUTICALS, Inc., esaminato nel paragrafo 4, parte terza, ha

consentito di superare queste limitazioni: la somministrazione di una

formulazione a rilascio controllato di acido nicotinico, una volta al giorno prima

di dormire, permette di abbassare i livelli di LDL e trigliceridi nel sangue senza

alterare le transaminasi epatiche e il metabolismo di glucosio e acido urico.

49

PARTE TERZA

50

1 Giurisdizione in ambito chimico-farmaceutico28.

I farmaci non sono mai commercializzati come semplice principio attivo ma si

trovano in forme farmaceutiche e dosaggi diversi e la stessa molecola può essere

utilizzata per più di un’applicazione terapeutica.

La complessità e l’eticità della materia trattata hanno prodotto un notevole

sviluppo della giurisprudenza europea ed internazionale per quanto riguarda la

brevettabilità dei composti con attività farmaceutica ed il loro uso nel trattamento

medico.

La brevettabilità di metodi di trattamento del corpo umano e animale e dell’uso

medico di sostanze o composizioni è stata oggetto di modifiche durante la

revisione29 dell’EPC e, in particolare, sono interessanti i cambiamenti effettuati

agli articoli 52, 53 e 54 che sono riportati nella tabella seguente:

EPC 1973 EPC2000 Article 52 Patentable inventions

1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step. (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information (3) The provisions of paragraph

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. (2) Unchanged (3) Unchanged

28Contiene parti tradotte da “Pharmaceutical Sector Inquiry Preliminary Report – Annexes to Chapter B – part III” del 25 Novembre 2008 e dal “Case Law of the Board of Appeal”. 29Vedere parte prima, sottoparagrafo 2.2.

51

2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. (4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

(4) Deleted – incorporated in

Article 53 as new letter (c).

Article 53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of: (a) inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States; (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof. (c) not provided.

European patents shall not be granted in respect of: (a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States; (b) Unchanged (c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for

52

use in any of these methods. Article 54 Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. (3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published under Article 93 on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. (4) Paragraph 3 shall be applied only in so far as a Contracting State designated in respect of the later application, was also designated in respect of the earlier application as published. (5) The provisions of paragraphs 1 to 4 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 52, paragraph 4, provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art.

(1)Unchanged (2) Unchanged (3) Unchanged (4) Deleted – replaced by what

follows (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

Tabella 4 - Confronto tra gli articoli 52, 53 e 54 dell’EPC 1973 e 2000.

53

L’EPC30 permetteva la brevettabilità solo del primo uso medico di sostanze o

loro composizioni, secondo l’Art. 54(5), con la forma generale COMPOUND FOR

USE AS A MEDICAMENT, un tipo di rivendicazione sconosciuto in altri campi

tecnici, definito purpose-related product claim (rivendicazione di prodotto limitato

all’uso). In questo ambito, con la sentenza T 128/82 (OJ31 1984, 64), seguendo

detto articolo e nel rispetto del concetto generale di novità descritto nell’Art.

54(1)-(4) EPC, ha stabilito che quando un composto noto venga rivendicato per la

prima volta per l’impiego in una terapia, la descrizione di un uso particolare non

limita la protezione alla sola applicazione specificata. Se viene concessa la

protezione brevettuale per un nuovo composto chimico utilizzabile in terapia, essa

deve essere riconosciuta anche a chi rende una molecola nota disponibile per l’uso

medico.

Le nuove applicazioni terapeutiche di composti noti erano escluse dalla

brevettabilità dall’Art. 54(5) con l’affermazione “(…) provided that its use for any

method (…) is not comprised in the state of the art”. Per aggirare questo ostacolo

e proteggere anche il secondo e gli ulteriori usi medici, al fine di incentivare la

ricerca, venne introdotto un tipo particolare di rivendicazione detta “Swiss-

type”[13,18]. A livello europeo non veniva accettata la forma USE OF A KNOWN

SUBSTANCE X FOR THE TREATMENT OF DISEASE Y poiché equiparata ad un

trattamento medico, non brevettabile secondo l’Art. 52(4) dell’EPC. La G 05/83

(OJ 1985, 64) ha però ammesso le rivendicazioni “Swiss-type” nella forma USE OF

A SUBSTANCE X FOR THE MANUFACTURE OF A MEDICAMENT FOR THERAPEUTIC

APPLICATION Y. Con questa sentenza la Camera Allargata ha legittimato

rivendicazioni dirette all’uso (successivo al primo) di una sostanza o

composizione, per la produzione di un farmaco che abbia una nuova ed inventiva

30Da qui in avanti con EPC si intenderà la versione del 1973 mentre quella rinnovata sarà chiamata EPC2000. 31Official Journal of the EPO viene pubblicato nelle 3 lingue ufficiali – inglese, francese, tedesco.

54

applicazione terapeutica, anche nel caso in cui il processo di preparazione come

tale non differisca da metodi noti che utilizzano il medesimo principio attivo.

In seguito alla revisione, l’Art. 54(5) EPC, che corrisponde all’Art. 54(4)

EPC2000, venne modificato con l’affermazione che segue: “(…) provided that its

use for any such method is not comprised in the state of the art”. Il successivo

Art. 54(5) EPC2000 ammette la brevettabilità del secondo e ulteriore uso medico

come use-related product protection (protezione del prodotto correlata all’uso)

“(…) provided that such use is not comprised in the state of the art” con la

formula già in uso per il primo utilizzo medico, rendendo superflua la

rivendicazione “Swiss-type”, che comunque è ancora utilizzata.

Infine, per quanto riguarda i metodi di trattamento terapeutici, chirurgici e

diagnostici effettuati sul corpo umano o animale, essi rimangono esclusi dalla

brevettabilità. Nell’EPC non erano ammessi secondo l’Art. 52(4) in quanto,

nonostante fossero considerati invenzioni, mancavano della caratteristica di

industrialità. Nell’EPC2000 sono esclusi poiché vengono considerati eccezioni

alla brevettabilità secondo l’Art. 53(c).

1.1 Sul concetto di novità[3,4,5,6]

In presenza delle caratteristiche di novità, attività inventiva, industrialità e

sufficiente descrizione, i brevetti farmaceutici possono riguardare composti nuovi

dotati di attività farmaceutica, composti noti per il primo uso farmaceutico,

composti noti per una seconda o ulteriore nuova applicazione terapeutica32,

intermedi di sintesi, sali, polimorfi, forme solvate e idrate, enantiomeri,

metaboliti, profarmaci, associazioni, formulazioni, dimensioni particellari,

dispositivi, processi di sintesi, forme di somministrazione nuove, diverso effetto

tecnico, applicazione ad un nuovo gruppo di soggetti e nuova posologia.

32Le sentenze che riguardano la brevettabilità di composti noti per il primo o per il secondo ed ulteriori usi medici sono state trattate nel paragrafo precedente.

55

Composti nuovi dotati di attività farmacologica sono ormai considerati

brevettabili a livello internazionale e vengono normalmente caratterizzati tramite

formula di struttura. Qualora un prodotto non possa però essere descritto in modo

sufficientemente accurato, è di fondamentale importanza la sentenza T 12/81 (OJ

1982, 296) la quale afferma che è possibile definire tale molecola attraverso

parametri chimico-fisici, come punto di fusione, costanti di accoppiamento NMR

o metodi di preparazione (product-by-process claim). La medesima sostanza non

potrà essere rivendicata in brevetti successivi per mancanza di novità, anche se

definita in modi diversi o più precisi.

Per la brevettabilità degli intermedi di sintesi si considerano le sentenze T

22/82 (OJ 1982, 341) e T 65/82 (OJ 1983, 327). La prima ha ammesso la novità di

molecole che portano ad un composto noto ma derivano da un processo di sintesi

inventivo. La seconda sentenza, invece, afferma che sono brevettabili composti

nuovi ottenuti dall’applicazione di un processo di sintesi noto se il prodotto finale

è nuovo. Seguendo quest’ultima decisione, con la sentenza T 18/88 è stato

rifiutato un brevetto poiché la novità dei prodotti finali – caratterizzati da una

struttura nota – che consisteva nella maggiore attività rispetto a quelli descritti

nell’arte nota, non era sufficiente a rendere gli intermedi inventivi.

I farmaci polimorfi e i sali sono brevettabili se presentano proprietà

vantaggiose nei confronti delle molecole di partenza, per esempio maggiore

assorbimento o aumento della stabilità o della solubilità.

Sentenza di grande interesse per l’industria farmaceutica è la T 286/97 (OJ

1990, 95), secondo cui la descrizione di miscele racemiche non anticipa la novità

degli enantiomeri in essa contenuti. In ogni modo, non è sufficiente isolare una

delle due molecole in percentuale maggiore rispetto all’altra, ma la brevettabilità

deve essere correlata a caratteristiche tecnologiche (es. facilità di formulazione) o

farmacologiche (es. minore tossicità).

Per quanto riguarda i prodotti caratterizzati da una maggiore purezza, la

giurisprudenza europea nella sentenza T 990/96 (OJ 1998, 489) specifica che le

56

sostanze a basso peso molecolare di cui è nota la struttura chimica vengono

considerate divulgate in ogni loro grado di purezza, a meno che non si dimostri

che tale percentuale non è raggiungibile con i metodi tradizionali. Nel caso risolto

con la T 728/98 (OJ 2001, 319), la Camera rifiutò il brevetto poiché la prior art

conteneva dati quantitativi significativi del composto rivendicato sostanzialmente

puro. Al contrario, il brevetto relativo alla T 786/00 fu concesso poiché la

preparazione di un polimero con le proprietà desiderate era legata all’uso di

composti organici dotati di elevata purezza. La differenza con il caso precedente

consisteva nel fatto che l’elevata purezza era una caratteristica dei prodotti di

partenza utilizzati nel processo di ottenimento del polimero, e non del prodotto

finito. Nel 2003, la sentenza T 803/01 restrinse il significato di “metodi

tradizionali” a quelli applicati nell’ambito tecnico dell’invenzione: in questo

modo può essere più semplice dimostrare che non è possibile raggiungere un certo

grado di purificazione di una molecola.

I principi espressi nella G 05/83 sono stati applicati nella sentenza T 19/86 (OJ

1989, 25), in cui si discuteva se l’applicazione di un farmaco noto ad un nuovo

gruppo di soggetti conferisse novità. Il brevetto riguardava l’uso di un

medicamento noto per la profilassi della medesima malattia in una popolazione di

animali diversa dal punto di vista immunologico ma appartenente alla specie

precedentemente trattata. Il TBA concluse che, in generale, l’insegnamento

tecnico di un’invenzione risulterebbe incompleto se non venisse identificato anche

il soggetto da trattare, inoltre tale applicazione terapeutica ad un nuovo gruppo di

soggetti portava effettivamente ad ampliare il mercato dell’invenzione.

Anche il metodo di somministrazione può conferire novità poiché è un fattore

critico nei trattamenti medici. La sentenza T 51/93 concesse una domanda di

brevetto (precedentemente rifiutata dalla Divisione di Esame) in cui la novità

consisteva nel metodo di somministrazione per via sottocutanea di gonadotropina

corionica umana (HCG) di cui era già descritto l’uso per via intramuscolare.

57

Il problema della novità derivante dall’effetto tecnico è stato risolto con la T

290/86 (OJ 1992, 414). La rivendicazione riguardava l’uso di un sale di lantanio

per la preparazione di una composizione utile a rimuovere la placca dentale e

prevenire la carie. In precedenza erano state descritte associazioni, comprendenti

il composto in esame, capaci di ridurre la solubilità dello smalto in seguito

all’esposizione ad acidi organici e prevenire la caduta dei denti. La Camera

considerò l’invenzione brevettabile poiché si basava su un effetto tecnico nuovo

ed inventivo rispetto all’arte nota.

Per quanto riguarda i nuovi dosaggi di farmaci noti, come evidenziato dal

presidente dell’EPO, tale espressione può essere usata per descrivere contesti

diversi. Per esempio, può riguardare posologie che differiscono per quantità e/o

frequenza di somministrazione (per esempio 20 mg una volta al giorno invece di

15 mg due volte al giorno), per durata del trattamento, schema di

somministrazione (per esempio somministrazione alternata ad interruzione del

trattamento), o per la somministrazione in tempi diversi (combinazione di farmaci

o somministrazione pre-operatoria o post-operatoria).

La posologia di un farmaco può a volte alterare le caratteristiche del

trattamento, permettendo di ottenere una terapia vantaggiosa: per esempio, un

dosaggio specifico può diminuire gli effetti collaterali ma mantenere l’efficacia

terapeutica del principio attivo. Nel prossimo paragrafo verrà analizzata in

dettaglio la giurisprudenza europea legata a quest’effetto tecnico.

2 Brevettabilità di un nuovo dosaggio terapeutico: sentenze anni ’90.

Il problema della brevettabilità di nuove posologie di farmaci si è posto a

partire dagli anni ’90 e, a livello europeo, si è sviluppata una diversa

interpretazione da parte del Technical Board of Appeal (TBA).

Il problema se tale caratteristica farmaceutica sia brevettabile secondo gli

articoli 53(c) e 54(5) dell’EPC2000 sarà risolto in modo definitivo quando

l’Enlarged Board of Appeal (EBA) pronuncerà la decisione definitiva, in seguito

58

ad un rinvio di tale questione con la sentenza T 1319/04 emessa dal TBA il 22

Aprile 2008.

In seguito al dibattito sviluppatosi negli anni ’80 riguardo alla brevettabilità

dell’uso dei farmaci ma non del trattamento medico come tale, ho già trattato che

l’EBA, nella G 05/83, giudicò possibile la brevettazione del secondo e di ulteriori

usi medici di una molecola farmacologicamente attiva nota, secondo l’Art. 54(5)

EPC, utilizzando la formula USE OF A SUBSTANCE OR COMPOSITION FOR THE

MANUFACTURE OF A MEDICAMENT FOR A SPECIFIED PURPOSE.

Tale rivendicazione veniva ammessa nell’ambito del nuovo uso medico e non

per qualsiasi nuova forma di impiego di un farmaco.

Negli anni ’90, il TBA respinse numerosi brevetti in cui le rivendicazioni erano

dirette a nuove posologie di farmaci noti e presentate nella forma “Swiss-type”,

giudicando che non fossero ammissibili secondo l’Art. 54(5) EPC.

Alcune di queste decisioni sono riassunte di seguito[3,4,5,6].

T 317/95 – decisione 26 Febbraio 1999

EP 0 282 132: “compositions and their use for treating gastrointestinal

disorders” - The Procter & Gamble Company33 vs. Glaxo Group

Limited/SmithKline Beecham plc34.

L’invenzione riguardava la somministrazione separata di due farmaci nella

medesima concentrazione, dosaggio e formulazione per il trattamento della

malattia e della categoria di pazienti per cui erano già commercializzati. L’unica

eccezione consisteva nella posologia leggermente modificata: il bismuto e la

ranitidina erano somministrati al paziente entro 5 minuti l’uno dall’altra.

La rivendicazione indipendente riguardante la posologia era scritta come

segue:

33

Proprietor or Appellant. 34

Opponent or Respondent.

59

10. The use of a bismuth-containing agent and an H2- receptor

blocking anti-secretory agent for the manufacture of a

medicament for the treatment or prevention of gastrointestinal

disorders in humans or lower animals (…) the administration of

the said two agents being effected within 5 minutes of each

other.

La combinazione di due principi attivi (bismuto subcitrato – CBS – e

cimetidina) appartenenti alla medesima classe farmacologica dei composti

descritti nel brevetto (bismuto e ranitidina) era già descritta nei documenti di arte

nota presentati durante l’appello. L’unica differenza, da cui avrebbe dovuto

derivare la caratteristica di novità, consisteva nella somministrazione dei farmaci

ad un paziente in tempi diversi.

Il TBA riprese i principi espressi nella G 05/83 in cui veniva spiegato che si

considerava come ulteriore indicazione terapeutica - da cui poteva derivare novità

- l’uso di una sostanza nota per il trattamento di una malattia per la quale tale

principio attivo non era mai stato impiegato.

Secondo il TBA era possibile desumere la caratteristica di novità anche da una

nuova associazione di sostanze note che fossero già state usate nel trattamento di

un disturbo del corpo umano o animale. Tale principio fu applicato nel presente

caso. Sia il bismuto sia la ranitidina erano ampiamente usati prima della data di

priorità del brevetto per trattare disturbi gastrointestinali; inoltre un medico

gastroenterologo aveva già iniziato una terapia che prevedeva l’uso combinato o

simultaneo di CBS e cimetidina. Appariva quindi difficile riconoscere una nuova

indicazione medica che derivasse dall’uso combinato dei due farmaci come

descritto nella rivendicazione 10.

In conseguenza, il brevetto fu rifiutato per mancanza di attività inventiva ma il

TBA sottolineò anche che la somministrazione dei due farmaci ad un intervallo di

60

tempo preciso rientrasse tra i doveri tipici del medico, che non sono applicabili a

livello industriale e commerciale.

T 56/97 – decisione 30 Agosto 2001

EP 0 154 009: “use of a thiazide diuretic for the manufacture of a non-

diuretic antihypertensive medicament” - Euro-Celtique S.A. vs. TAKEDA

CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

L’invenzione riguardava la somministrazione per via orale di un diuretico

tiazidico, in un dosaggio tale da raggiungere l’effetto anti-ipertensivo senza

stimolare diuresi.

La rivendicazione indipendente era scritta come segue:

1. Use of a thiazide diuretic having a predetermined diuretic

effective dose for the manufacture of a nondiuretic anti-

hypertensive composition comprising a unit dosage amount of

the thiazide diuretic insufficient to achieve effective diuresis, but

sufficient to achieve anti-hypertension, said amount being

within the range of 7-25% by weight of the predetermined

diuretic effective dose.

La Divisione di Opposizione riscontrò che la rivendicazione principale era

presentata nella forma ammessa per il secondo o ulteriore uso medico e che la

materia trattata non era esclusa dalla brevettabilità.

L’opponente sostenne che l’insegnamento tecnico del brevetto consisteva

nell’istruire i medici ad usare quantità ridotte del diuretico tiazidico al fine di

ottenere solo l’effetto anti-ipertensivo già noto. Questa è un pratica terapeutica

applicata sul corpo umano e quindi esclusa dalla brevettabilità secondo l’Art.

52(4) EPC 1973.

61

Il TBA revocò il brevetto, affermando che la rivendicazione 1 non riguardava

un secondo (o ulteriore) uso medico poiché non descriveva una nuova

applicazione terapeutica da cui potesse derivare novità.

Il concetto di “applicazione terapeutica” includeva il trattamento di una

particolare malattia con una sostanza chimica o composizione definita in un

soggetto umano o animale specifico; il TBA, durante l’appello, sottolineò che i

diuretici tiazidici erano tra le sostanze più usate nel trattamento dell’ipertensione e

che tutte le altre caratteristiche tecniche descritte nel brevetto (malattia, metodo di

somministrazione, categoria di pazienti) corrispondevano a quelle note. Il TBA

giudicò che il concetto espresso nella rivendicazione 1 costituisse un elemento

ulteriore di conoscenza rispetto all’applicazione terapeutica già nota, ma che non

potesse costituire da solo un elemento di novità dell’applicazione terapeutica.

Inoltre, la posologia descritta richiedeva che fosse il medico a indicare il

dosaggio corretto del medicinale per raggiungere in ciascun paziente l’effetto

rivendicato. La determinazione del migliore schema di trattamento per ogni

individuo rientra tra i compiti specifici del medico ed è tipicamente considerata

un’attività non commerciale, esclusa dalla brevettabilità dall’Art. 52(4) EPC.

T 584/97 – decisione 5 Dicembre 2001

EP 0 377 520: “use of nicotine for the manufacture of a kit for the

treatment of conditions susceptible to said treatment” - ELAN

CORPORATION, Plc vs. Forschunsgesellschaft Rauchen und Gesundheit

mbH.

L’invenzione riguardava l’uso della nicotina per la produzione di un kit

contenente unità di farmaco a diversa concentrazione per il trattamento di malattie

suscettibili a questa molecola.

La decisione del TBA si era basata sulla rivendicazione indipendente scritta

come segue:

62

1. Use of nicotine for the manufacture of a kit containing separate

units of nicotine of varying concentration, such that at least one

unit contains a sub-therapeutic dose of nicotine and at least one

unit contains a therapeutic dose of nicotine for the treatment of

a condition susceptible to nicotine therapy involving the

separate or sequential administration of increasing doses of

nicotine.

La Divisione di Esame concesse il brevetto ma l’opponente obiettò la

mancanza di novità e di attività inventiva deducibile per confronto con la prior art.

La Divisione di Opposizione revocò il brevetto secondo l’Art. 102(1) EPC per

mancanza di attività inventiva, pur riconoscendo la prima caratteristica.

Il TBA notò che il documento di prior art citato descriveva un farmaco

contenente nicotina come principio attivo per il trattamento di malattie quali, per

esempio, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, colite ulcerosa, ecc.; per

essere brevettabile, il documento avrebbe dovuto descrivere una nuova

caratteristica tecnica. Analizzando la rivendicazione 1, il TBA giudicò che la

corretta costruzione di tale richiesta fosse in realtà la seguente:

uso di una sostanza (nicotina) per la produzione di un farmaco (kit contenente

le unità con dosaggi sub-terapeutici e terapeutici) per l’applicazione terapeutica

(trattamento di disturbi che siano suscettibili alla terapia con nicotina e

richiedano la somministrazione separata o sequenziale di dosi crescenti di

nicotina).

Nonostante fosse presentata nella forma “Swiss-type”, tale rivendicazione non

forniva nessuna indicazione riguardo ad un nuovo uso terapeutico rispetto al

documento precedentemente citato. Rivendicazioni dirette all’uso di un farmaco

specifico per il trattamento di un disturbo generico non contengono una nuova

indicazione medica da cui può derivare novità secondo l’Art. 52(4) EPC.

63

Il TBA rifiutò il brevetto per mancanza di attività inventiva e, con riferimento

al documento di prior art che descriveva patologie per cui il trattamento con

nicotina si era dimostrato efficace, suggerì due modi in cui l’appellante avrebbe

potuto impostare la rivendicazione indipendente per ottenere il brevetto. Sulla

base della sentenza T 19/8635, che riguardava l’applicazione di un farmaco noto

per la cura di un nuovo gruppo di soggetti, avrebbe potuto limitare la

rivendicazione 1 a soggetti non fumatori, per i quali sarebbe stato possibile

ottenere come vantaggio del trattamento con la posologia descritta la riduzione

degli effetti collaterali. In alternativa, per ottenere la caratteristica di attività

inventiva, avrebbe potuto rivolgere la rivendicazione al kit contenente nicotina in

concentrazione crescente o all’uso di tale kit o al processo per la sua preparazione.

T 4/98 – decisione 9 Agosto 2001

EP 0 496 813: “liposome microreservoir composition and method” -

SEQUUS PHARMACEUTICALS, INC. vs. Inex Pharmaceutical

Corporation.

Il brevetto riguardava l’uso di liposomi comprendenti un composto non

specificato, dotato di attività terapeutica, in una concentrazione che fosse almeno

3 volte quella dotata di efficacia terapeutica, per trattare una malattia o disturbo

generico in un soggetto non identificato.

La rivendicazione indipendente era scritta come segue:

1. Use of a liposome composition effective to extend to at least 24

hours, the period of effective activity of a therapeutic compound

which can be administered intravenously in a therapeutically

effective amount and which is cleared in free form in the blood

stream with a half-life of less than about 4 hours, comprising

liposomes (I) composed of vesicle-forming lipids and between 1-

35Vedere parte terza, paragrafo 1.

64

20 mole percent of a vesicle-forming lipid derivatised with a

polyethyleneglycol, (…) and the compound in liposome-

entrapped form, for the preparation of a composition for

intravenous administration at a dose of the composition which

contains an amount of the liposome-entrapped compound which

is at least three times such therapeutically effective amount.

La Divisione di Esame concesse il brevetto e, in seguito all’obiezione

presentata dall’opponente, la Divisione di Opposizione ne confermò la validità

affermando che la rivendicazione includeva una nuova indicazione medica

rispetto alla prior art. Nonostante i liposomi derivatizzati per aumentare la

biocompatibilità fossero già noti, la rivendicazione in esame riguardava la

somministrazione di un dosaggio più elevato del farmaco (“at least three times

such therapeutically effective amount”) incluso nei liposomi derivatizzati con

PEG – pegilati – con un minor numero di applicazioni. Entrambe le caratteristiche

permettevano di ottenere vantaggi pratici e psicologici nell’attuazione della

terapia.

Il TBA giudicò però che tale rivendicazione, nonostante fosse presentata con la

forma “Swiss-type”, non poteva essere riferita ad una nuova applicazione

terapeutica in quanto in essa non era specificata né la natura del composto

chimico, né la malattia contro cui tale molecola era efficace, né il soggetto da

trattare. In assenza dell’identificazione di almeno una di queste caratteristiche, la

limitazione “at least three times such therapeutically effective amount” appariva

come una specifica del processo di produzione. Il TBA ritenne che la

rivendicazione 1 fosse diretta ad un processo per la preparazione di una

formulazione, contenente liposomi pegilati, che permettesse la somministrazione

per via endovenosa di un composto farmacologicamente attivo.

Al termine del procedimento giuridico, il TBA sentenziò che il brevetto fosse

revocato per mancanza di attività inventiva, deducibile per confronto con i

65

documenti di prior art citati. Nonostante i liposomi pegilati non fossero compresi

in essi, la derivatizzazione di tali vescicole con altre molecole per aumentare la

biocompatibilità in seguito a somministrazione endovenosa era già nota.

T 485/99 – decisione 29 Aprile 2004

EP 0 674 902: “method of improving the immune response” - Novartis

Nutrition AG.

Il brevetto riguardava l’uso di una composizione nella produzione di una dieta

pre-operatoria dotata di effetto immunostimolante.

La rivendicazione 1 era presentata come segue:

1. The use of (a) omega-3 PUFAs (Component(a)) and (b)

Larginine or L-ornithine (…) (Component (b)), in the

manufacture of an immunostimulatory pre-operative diet for

post-operative stimulation of the immune system of patients

subject to surgery, whereby the diet provides a daily dosage of 2

to 5 g of Component (a) and 7.5 to 20 g of Component (b).

La Divisione di Esame rifiutò la rivendicazione per mancanza di attività

inventiva. Un brevetto precedente descriveva la medesima composizione con la

sola differenza che era previsto l’uso di omega-6 PUFAs e un secondo documento

affermava che omega-3 PUFAs potevano essere somministrati per stimolare il

sistema immunitario.

In risposta a questa comunicazione, le rivendicazioni furono modificate e la 1

fu presentata nella forma che segue:

1. The use of (a) omega-3 polyunsaturated fatty acids, and (b) L-

arginine or L-ornithine in free amino acid or salt form or a

mixture thereof, and (c) omega-6 polyunsaturated fatty acids, in

66

the manufacture of an immunostimulatory preoperative diet for

post-operative stimulation of the immune system of patients

subject to surgery, whereby the diet provides a daily dosage of 2

to 5 g of Component (a) and 7.5 to 20 g of Component (b) and

1.5 to 5 g of component (c)."

Novartis sostenne inoltre che la rivendicazione descriveva una caratteristica

nuova per quanto riguardava il dosaggio giornaliero della dieta. Inoltre, la

somministrazione di tale dieta prima o dopo l’intervento chirurgico non solo

modificava il metabolismo, permettendo di preservare la funzionalità renale, ma

induceva un cambiamento nella fisiologia dei pazienti poiché l’assorbimento pre-

o post-operatorio aveva meccanismi diversi.

Il TBA notò che la rivendicazione era presentata nella forma approvata dalla G

05/83 e che la caratteristica di novità consisteva nel dosaggio giornaliero.

Nonostante ciò, ritenne che la questione consistesse nel dimostrare se lo stato

fisiologico del paziente in conseguenza della somministrazione pre- o post-

operatoria fosse effettivamente diverso. Questo non poteva essere stabilito al

momento della decisione ma, nel caso in cui fosse stato successivamente

dimostrato che nei pazienti trattati prima dell’operazione veniva effettivamente

indotto un diverso stato fisiologico, si sarebbe potuta derivare una nuova

indicazione terapeutica.

Il TBA rivolse nuovamente la questione alla Divisione di Esame che concesse

il brevetto secondo la rivendicazione 1 nella forma modificata.

Nelle sentenze esaminate, il problema della brevettabilità di nuove posologie di

farmaci noti non è mai stato affrontato direttamente dalle Camere coinvolte nei

procedimenti. Le domande e i brevetti sono stati concessi, rifiutati o revocati per

mancanza di una delle caratteristiche di novità, attività inventiva o applicazione

industriale.

67

La questione si è posta di nuovo con il brevetto WO9637216 riguardante un

metodo di somministrazione di un fattore di crescita. In questo caso, il TBA ha

riconosciuto la brevettabilità di tale caratteristica tecnica con la sentenza T

1020/03.

3 Brevettabilità di un nuovo dosaggio terapeutico: decisione GENENTECH

(T 1020/03)

WO96/37216

Il brevetto WO96/37216, depositato mediante PCT, con priorità statunitense

del 22 Maggio 1995 da GENENTECH, Inc., riguardava un metodo di

somministrazione di IGF-I36.

Fig. 15 – Titolo e abstract del brevetto WO/9637216.

Questo fattore di crescita era stato precedentemente brevettato nel 1988 con EP

0 327 503 per la produzione di un medicinale per aumentare la filtrazione

glomerulare e il flusso in pazienti con ridotta funzionalità renale. Il brevetto

riguardava anche il metodo di trattamento con tale forma farmaceutica: IGF-I

36IGF-I è descritto nella parte seconda, paragrafo 1.

68

veniva somministrato per via endovenosa, sottocutanea o intramuscolare in dosi

comprese tra 24µg/Kg/dì e 720µg/Kg/dì.

L’invenzione di GENENTECH prevedeva la somministrazione di IGF-I ad un

mammifero affetto da disturbi cronici, in quantità tale da sostenere la sua risposta

biologica, applicando il seguente schema di trattamento:

• somministrazione di una quantità terapeuticamente efficace per un certo

tempo allo scopo di garantire la massima risposta biologica;

• interruzione della somministrazione per un numero di giorni uguale o

inferiore al tempo di somministrazione precedentemente applicato;

• nuova somministrazione di IGF-I;

• interruzione della somministrazione;

• prosecuzione del trattamento intermittente per il tempo necessario ad

ottenere o mantenere la massima risposta biologica.

L’applicazione di tale metodo era utile per diversi disturbi ma le

sperimentazioni cliniche dimostrarono un grande vantaggio per il trattamento

dell’insufficienza renale; in particolare, il brevetto proponeva il seguente schema

di somministrazione:

• somministrare 50µg/Kg per via sottocutanea una volta al giorno alle 8

AM dal giorno 1° al giorno 4°;

• interrompere dal giorno 5° al 7°;

• somministrare 50µg/Kg per via sottocutanea una volta al giorno alle 8

AM dal giorno 8° all’11°;

• interrompere dal 12° giorno al 14°;

• ripetere per un periodo variabile da 4 a 20 settimane.

In precedenza era stato evidenziato che, applicando i metodi noti, l’aumento

della velocità di filtrazione glomerulare (VGF) non persisteva per

somministrazione a lungo termine e l’incidenza di effetti collaterali era elevata.

Lo schema proposto permetteva di superare tali limiti: la terapia intermittente

69

manteneva livelli stabili di proteine plasmatiche che legano IGF-I (IGFBPs), gli

effetti collaterali diminuivano e i valori di VGF aumentavano e si mantenevano

stabili durante i vari cicli.

Le rivendicazioni indipendenti incluse nel documento di priorità erano scritte

come segue:

1. A method for administering insulin-like growth factor-I (IGF-I)

to a mammal so as to sustain its biological response in the

treatment of a chronic disorder in the mammal comprising

administering a therapeutically effective amount of IGF-I to the

mammal (…).

18. A method for treating chronic renal failure in a mammal

comprising administering a therapeutically effective amount of

insulin-like growth factor-I (IGF-I) to the mammal (…).

Le rivendicazioni furono modificate per l’ingresso nella fase Europea. La

richiesta principale (main request – MR) riportò le seguenti rivendicazioni:

1. Use of insulin-like growth factor-I (IGF-I) in the preparation of

a medicament for administering to a mammal so as to sustain

its biological response in the treatment of a chronic disorder in

the mammal wherein the administration pattern of the

medicament comprises administering a therapeutically effective

amount of IGF-I to the mammal to provide an exposure to IGF-

I that is continuous or at least once a day consecutively over a

period of days that provides the maximum biological response

in the mammal, then discontinuing said administration by

means of a continual lack of treatment or a lack of treatment for

consecutive days over a period of days equal to or less than the

70

number of days during which the IGF-I was previously

administered, then administering a therapeutically effective

amount of IGF-I to the mammal to provide an exposure to IGF-

I that is continuous or at least once a day consecutively over a

period of days that provides the maximum biological response

in the mammal, then discontinuing said administration by

means of a continual lack of treatment or a lack of treatment or

consecutive days over a period of days equal to or less than the

number of days during which the IGF-I was just previously

administered, and repeating this pattern of administration and

discontinuance of administration for as long as necessary to

achieve or maintain sustained biological response in the

mammal.

13. Use of insulin-like growth factor-I (IGF-I) in the preparation of

a medicament for treating chronic renal failure in a mammal

wherein the administration pattern of the medicament

comprises administering a therapeutically effective amount of

insulin-like growth factor-I (IGF-I) to the mammal to provide

an exposure to IGF-I for from about three to twelve days, then

discontinuing said administration for from about two to seven

days, then administering a therapeutically effective amount of

IGF-I to the mammal to provide an exposure to IGF-I for from

about three to twelve days, then discontinuing said

administration for from about two to seven days, and repeating

this pattern of administration and discontinuance of

administration for as long as necessary to achieve or maintain

sustained renal function in the mammal, said time periods of

discontinuing administration being for a period of time equal to

71

or less than the time period during which the IGF-I was just

previously administered.

La rivendicazione 1 non indica il disturbo da trattare con IGF-I per cui non è

presentata nella forma “Swiss-type”. Al contrario, nella rivendicazione 13 è

specificato che la formulazione contenente IGF-I è utile nel trattamento

dell’insufficienza renale cronica.

Decisione della Divisione di Esame di rifiutare la domanda: grounds for the

decision.

La Divisione di Esame considerò la rivendicazione 1 inaccettabile secondo

l’Art. 52(4) EPC, in quanto la frase “(…) achieve or maintain sustained biological

response in a mammal” nella MR indicava che lo schema di somministrazione

fosse stabilito dal medico responsabile in modo specifico e personalizzato per ogni

paziente.

La Divisione di Esame basò la sua decisione anche su sentenze precedenti, in

particolare le T 317/95 e T 584/97. In entrambe era stato affermato che la

determinazione del migliore schema di trattamento per conformarsi ai bisogni

specifici di ciascun paziente, in particolare la prescrizione e le eventuali successive

modifiche della posologia di un farmaco, rientrava tra le attività e i doveri tipici

del medico, non applicabili in ambito commerciale e industriale.

Per decidere il migliore metodo di somministrazione, il medico dovrebbe prima

scegliere il trattamento e poi selezionare e prescrivere la specialità medicinale.

Nel presente caso, invece, la libertà del medico veniva lesa in quanto egli avrebbe

dovuto fare riferimento alle rivendicazioni dopo l’inizio della cura poiché era

necessario che prima determinasse la “massima risposta biologica”. Inoltre non

appariva possibile decidere a priori il numero di giorni necessari per raggiungere

tale risposta poiché ciò dipendeva dalla reazione di ogni singolo paziente.

72

Il 13 maggio 2003, la Divisione di Esame rifiutò di concedere il brevetto

sostenendo che le rivendicazioni inerenti all’uso di un farmaco, con una specifica

posologia, in un metodo di trattamento, sarebbero potute essere concesse solo nel

caso in cui l’effetto ottenuto in seguito alla somministrazione non fosse rientrato

nel loro ambito di applicazione.

Richiesta di Appello: Statement of grounds of appeal.

L’11 Agosto 2003 fu presentata domanda di Appello, presso la sede EPO di

Monaco, sollevando seri interrogativi riguardo alla natura delle rivendicazioni

dirette al secondo uso medico che venivano ammesse con la forma “Swiss-type”

secondo l’Art. 54(5) EPC.

Il rappresentante legale della Genentech sostenne che il nuovo metodo di

somministrazione di IGF-I per il trattamento dell’insufficienza renale cronica

permetteva di prolungare la terapia con notevoli benefici per i pazienti e di

ampliare il mercato del farmaco; tuttavia, entrambi i vantaggi derivavano dalla

concessione del brevetto. Poiché le rivendicazioni presentate nel brevetto erano

nella forma “Swiss-type” ammessa dalla sentenza G 05/83, i principi espressi in

questa decisione dovevano essere applicati anche nel presente caso.

Nella G 05/83, l’EBA sottolineò che l’Art. 52(1) EPC esprimeva il principio

generale che i brevetti fossero concessi per invenzioni nuove, inventive e dotate di

industrialità; nel caso delle invenzioni relative all’uso di farmaci in un metodo di

trattamento, le rivendicazioni dirette al normale uso non venivano ammesse

mentre lo erano quelle per l’applicazione per uno scopo preciso. In quest’ultimo

caso, la novità derivava dall’uso farmaceutico e non dalla sostanza in sé, che

poteva essere già nota.

Per sostenere la brevettabilità dello schema di somministrazione di IGF-I venne

riportata la T 51/93: i due brevetti considerati nella sentenza erano identici fino al

punto in cui una siringa contenente una formulazione di HCG veniva posta in

mano ad un medico. La rivendicazione però era riferita al metodo di produzione

73

del medicamento e questa era un’attività applicabile dal punto di vista industriale

e commerciale, non effettuata dallo specialista. Le parole “uso nel trattamento

tramite somministrazione sottocutanea” erano in accordo con G 05/83 e

descrivevano una caratteristica tecnica capace di conferire novità.

Come ulteriore esempio fu riportata anche la T 19/86.

In generale si affermava quindi che se un’applicazione terapeutica era nuova ed

inventiva, essa era brevettabile se le rivendicazioni venivano presentate nella

forma ammessa dell’Enlarged Board of Appeal.

Un’indicazione a supporto della corretta interpretazione di G 05/83 poteva

essere trovata nella T 4/98: in questa sentenza, il TBA dichiarò che il concetto di

secondo o ulteriore uso medico poteva essere applicato solo a sostanze o

composizioni per la preparazione di un farmaco destinato all’uso in un metodo

compreso dall’Art. 52(4) EPC. In altre parole, il legale sostenne che

rivendicazioni in cui si facesse riferimento ai metodi compresi in tale articolo

dovevano essere necessariamente presentate nella forma “Swiss-type”.

L’Appellante sostenne inoltre che sarebbe stato incoerente ammettere

rivendicazioni dirette ad un nuovo metodo di somministrazione (T 51/93) o ad un

nuovo gruppo di soggetti (T 19/86) e rifiutare un brevetto inerente ad un nuovo

schema di somministrazione di un farmaco che garantiva benefici significativi ai

pazienti.

Per quanto riguarda la caratteristica di applicazione industriale, questa nuova

applicazione terapeutica di IGF-I per il trattamento di malattie renali croniche

permetteva di superare i limiti delle cure precedentemente applicate. Inoltre, la

somministrazione del farmaco effettuata secondo i criteri descritti nell’invenzione

aumentava il mercato del farmaco e quindi la sua produzione industriale.

Il legale sostenne, con riferimento alle sentenze precedenti37, che una terapia

che richiedesse l’uso di un farmaco potesse costituire il soggetto di una

37In particolare, la sentenza T 4/98 (paragrafo 274 del testo originale).

74

rivendicazione per il secondo uso medico qualora fosse specificato almeno uno tra

il disturbo, la natura del composto utilizzato o il soggetto da trattare.

Inoltre, sebbene non ancora in vigore al momento del presente caso,

l’Appellante sostenne - erroneamente - che con l’Art. 54(5) dell’EPC2000 fosse

intenzione del legislatore ammettere rivendicazioni relative a nuovi metodi di

trattamento. Considerando ciò, la somministrazione della presente invenzione

sarebbe potuta rientrare nel nuovo “uso specifico” secondo l’articolo citato.

La Divisione di Esame rifiutò le rivendicazioni 1 e 13 sostenendo che

pregiudicassero la libertà del medico nell’esercitare le sue funzioni.

Nell’affermare questo, si ignorò che la rivendicazione 1 era diretta alla produzione

del farmaco e che – in generale – qualsiasi rivendicazione per il secondo uso

medico potrebbe essere erroneamente criticata nello stesso modo.

Il metodo di trattamento alternato a cicli di interruzione (“on/off manner”) pur

essendo riconosciuto dalla Divisione di Esame come nuovo ed inventivo, era

considerato un metodo di trattamento e quindi escluso dalla brevettabilità secondo

l’Art. 52(4) EPC. L’appellante ritenne che questa affermazione non fosse corretta:

l’EBA nella G 05/83 affermò che il metodo di trattamento non potesse essere

rivendicato come tale ma che fosse ammissibile con rivendicazioni nella forma

approvata per il primo o secondo uso medico.

Dal momento che le rivendicazioni del brevetto erano dirette alla produzione

del farmaco, l’osservazione per cui il medico si sarebbe dovuto basare sul brevetto

dopo aver iniziato il trattamento in esame perdeva di significato.

Decision of the Technical Board of Appeal dated 29 Ottobre 2004 – T

1020/03[12].

Il TBA considerò il ricorso ammissibile ed emise la sua decisione secondo i

parametri dell’EPC 1973.

Il problema inerente a quale caratteristica tecnica possa essere brevettata

quando una sostanza o una composizione venga usata in un metodo terapeutico,

75

chirurgico o diagnostico sul corpo umano o animale, nel caso in cui l’uso sia già

noto, è stato risolto dall’EBA nella G 05/83. In questa sentenza si legge che:

1. un brevetto europeo con rivendicazioni dirette all’uso non può

essere concesso per l’uso di una sostanza o composizione per il

trattamento del corpo umano o animale mediante una terapia;

2. un brevetto europeo può essere concesso con rivendicazioni

dirette all’uso di una sostanza o composizione per la

produzione di un medicamento per una specifica applicazione

terapeutica nuova e inventiva.

L’EBA notò che la forma “use of a substance or composition for the treatment

of the human or animal body by therapy” è concettualmente simile a quella scritta

come “a method of treatment of the human or animal body by therapy with the

substance or composition”. Poiché quest’ultima è in contrasto con l’Art. 52(4)

EPC, non è possibile concedere un brevetto che contenga questa affermazione.

Al contrario, le rivendicazioni di primo uso medico dirette a sostanze o

composizioni impiegate in qualsiasi metodo di trattamento del corpo umano o

animale, nella forma “compound for use as a medicament”, sono dirette ad

invenzioni suscettibili di applicazioni industriali secondo l’Art. 52(1) EPC.

L’EBA specificò anche che era possibile derivare la novità, secondo l’Art.

54(5) EPC, dalla preparazione di una composizione usata per una terapia, anche se

il farmaco era uguale a quello noto. Questa ammissione, contraria alle classiche

regole di brevettazione, era possibile poiché l’uso di un farmaco noto in una

terapia che non era deducibile in modo ovvio dallo stato della tecnica, conferiva le

caratteristiche di novità e attività inventiva.

Il TBA affermò che la Divisione di Esame rifiutò il brevetto basandosi non sulla

sentenza G 05/83 ma su decisioni precedenti (T 317/95, T 584/97) che non

rientravano nell’ambito di interesse del presente caso. Infatti, il TBA considerava

76

queste due sentenze, così come le T 56/97, T 4/98 e T 485/99 in contrasto con

quella dell’EBA per i motivi spiegati di seguito.

Nella T 317/95 la Camera non considerò la distinzione fatta dall’EBA tra le

rivendicazioni dirette all’uso di sostanze per un trattamento che non sono ammesse

e le rivendicazioni dirette all’uso di una sostanza nella preparazione di un farmaco

per l’uso in un trattamento, che invece sono accettate. Lo step inventivo consiste

nel riconoscimento di un nuovo trattamento e solo la preparazione a livello

industriale della composizione è coperta dalla rivendicazione.

Inoltre, affermando che solo la determinazione del migliore schema di

trattamento individuale rientri tra le attività tipiche del medico, ignorò che fosse

anche suo preciso dovere scegliere il farmaco da somministrare mentre non

rientrava tra i suoi compiti la produzione dei medicamenti.

Nella T 56/97, nonostante il brevetto sia stato rifiutato per mancanza di novità,

la Camera non considerò che proprio l’Art. 52(4) portò l’EBA a concludere che

una rivendicazione diretta all’uso di una sostanza per la produzione di un

medicamento utilizzato in terapia dovesse essere permessa.

Anche il brevetto relativo alla T 584/97 venne rifiutato per mancanza di novità

ma in questo caso non emerse chiaramente se il motivo di tale decisione

consistesse nel fatto che il trattamento in sé non era nuovo o se fosse considerata

un’ulteriore caratteristica della rivendicazione, non specificata. In ogni caso,

questa decisione è considerata in conflitto con la G 05/83, da cui emerge che la

novità può derivare dall’applicazione in una nuova terapia.

Ancora, i criteri esplicitati nella T 4/98, in base ai quali si può definire

un’applicazione terapeutica, non hanno fondamento nell’EPC, quindi la

definizione per esclusione di “terapia” appare arbitraria.

Infine, la Camera riconobbe che nella T 485/99 il TBA aveva rinviato la

questione della novità della materia rivendicata ma, dal momento che era stato

riconosciuto che la somministrazione pre-operatoria non era nota nell’arte, i

giudici avrebbero dovuto risolvere il problema sul piano dell’attività inventiva.

77

Il TBA riconobbe che la caratteristica di novità, secondo le sentenze precedenti,

poteva quindi derivare sia dall’identificazione di un nuovo gruppo di soggetti cui

applicare un metodo di trattamento noto, sia da un nuovo effetto tecnico e da un

nuovo metodo di somministrazione. Una nuova posologia che permettesse di

evitare gli effetti collaterali delle terapie applicate precedentemente dovrebbe

garantire la caratteristica di novità.

Inoltre, il TBA spiegò i motivi per cui non si interferiva nella libertà del medico

a prescrivere ciò che egli ritenesse opportuno e necessario. In generale, un

proprietario di brevetto potrebbe intentare una causa solo in presenza di

contraffazione. Nel caso in cui esista per la composizione in esame un uso

terapeutico che non è mai stato o non è più coperto da brevetto, la difficoltà nel

perseguire un falsificatore sarebbe notevole in quanto egli sosterrebbe di produrre

il farmaco per lo scopo non brevettato. Ancora più difficilmente potrebbe essere

perseguito un medico che prescrivesse un farmaco anche facendo riferimento al

brevetto: questi professionisti nella pratica quotidiana non sono restii ad attuare

una nuova terapia per paura di infrangere un brevetto ma piuttosto per timore di

essere perseguiti per sbagli o mancanza di attenzione.

Il TBA affermò che chi trovi una nuova posologia che permetta di evitare gli

svantaggi dei trattamenti precedentemente attuati debba essere riconosciuto come

il primo a fornire una terapia effettivamente utile e possa quindi ottenere

protezione brevettuale per l’uso del principio attivo nella produzione di un farmaco

utile in tale trattamento. Per rifiutare un brevetto con rivendicazione “Swiss-type”

è necessario che non venga riconosciuto alcun tipo di beneficio per il paziente. La

concessione di brevetti per il secondo uso medico di sostanze note aumenta la

possibilità che gli istituti e le industrie attuino la ricerca necessaria per migliorare

le terapie già in atto.

Per tutti questi motivi, la Camera convenne che le rivendicazioni 1 e 13 del

brevetto WO96/37216 così poste riguardassero una materia potenzialmente

brevettabile e non fossero in conflitto con l’Art. 52(4) EPC.

78

Le rivendicazioni concesse dall’EPO alla fine della questione legale

corrispondono a quelle registrate nella richiesta principale.

Le ragioni che hanno condotto il TBA a concedere il brevetto a cui faceva

riferimento tale decisione sono state in seguito confermate in altri casi, tra cui

quelli conclusi con le sentenze T 1399/04, T 380/05, T 1047/06, reperibili nel

database delle decisioni delle Camere di Ricorso dell’EPO.

Il problema se un nuovo dosaggio terapeutico di un farmaco noto per il

trattamento di una malattia per cui tale medicamento era già usato possa essere

considerato una caratteristica da cui deriva novità non è stato tuttavia risolto né da

quest’ultima sentenza né con l’entrata in vigore dell’EPC 2000[11,15]. In ambito

europeo continuano ad esistere due opposte correnti di pensiero: la prima si basa

sulle sentenze degli anni ’90 e non ammette la concessione di brevetti la cui novità

consista in una nuova posologia; la seconda, che si è sviluppata a partire dalla

sentenza T 1020/03, ammette che sia possibile derivare la novità da questa

caratteristica tecnica.

La questione sarà comunque risolta presto poiché tale problema è stato rivolto

all’EBA con la decisione T 1319/04.

79

PARTE QUARTA

80

1 Brevettabilità di un nuovo dosaggio terapeutico: decisione KOS

PHARMACEUTICALS (T 1319/04), un caso ancora aperto.

EP 0 643 965

Il brevetto EP 0 643 965, depositato presso l’EPO il 19 Settembre 1994, con

priorità statunitense del 20 Settembre 1993, da KOS PHARMACEUTICALS,

Inc., riguardava una composizione di acido nicotinico38 per il trattamento

dell’iperlipidemia e comprendeva anche un metodo di somministrazione del

farmaco.

Fig. 16 – Titolo e abstract del brevetto EP 0 643 965.

L’acido nicotinico (o niacina) era già stato oggetto di brevetti precedenti in

formulazioni per il trattamento dell’iperlipidemia. In particolare, tra i documenti

di prior art citati nel search report, il brevetto EP 0 349 235 – concesso nel 1993 –

rivendicava una composizione antiperlipidemica contenente gomma di Guar e

almeno 50mg di niacina. Inoltre, il brevetto statunitense 5,126,145 – concesso nel

1992 – rivendicava una formulazione per il rilascio controllato comprendente

niacina nei dosaggi 250, 500 e 750mg.

L’invenzione di KOS prevedeva la somministrazione per via orale di una

forma farmaceutica a rilascio controllato, comprendente niacina come principio

attivo, ad un paziente affetto da iperlipidemia, prima di ogni sua fisiologica e

periodica perdita di coscienza (sonno).

L’applicazione di tale schema di somministrazione era utile per il trattamento

dell’iperlipidemia, una condizione caratterizzata dalla presenza di elevate

38Acido nicotinico è descritto nella parte seconda, paragrafo 2.

81

concentrazioni di grassi (come colesterolo e trigliceridi) nel sangue. In particolare,

è noto che nel corpo umano tali molecole siano sintetizzate prevalentemente di

sera o durante il sonno: somministrando i farmaci noti dopo i pasti, la

concentrazione del principio attivo risultava bassa nei periodi in cui la sintesi

lipidica era invece massima.

La somministrazione di un farmaco noto con la particolare posologia descritta

nell’invenzione, cioè una volta al giorno prima di dormire, assicurava il rilascio

della maggior quantità di acido nicotinico durante la fase principale di formazione

di colesterolo, senza causare effetti avversi a livello epatico o del metabolismo di

glucosio e acido urico.

Le rivendicazioni indipendenti riguardanti la composizione e il suo uso, incluse

nel documento di priorità, erano scritte come segue:

1. An antihyperlipidemic composition of the oral type employing

an effective antihyperlipidemic amount of nicotinic acid or

compound metabolized to nicotinic acid by the body, given once

per day in the evening or at night to produce a significant

reduction in total and LDL cholesterol as well as a significant

reduction in triglycerides and Lp(a), with a significant increase

in HDL cholesterol.

14. Use of nicotinic acid for the manufacture of a medicament for

the treatment of hyperlipidemia in a hyperlipidemic, said

medicament to be administered once daily prior to a periodic

physiological loss of consciousness of said hyperlipidemic.

15. Use of nicotinic acid for the manufacture of a medicament for

the treatment of hyperlipidemia in a hyperlipidemic, to produce

a significant reduction in total and LDL cholesterol,

triglycerides and Lp(a) with a significant increase in HDL

cholesterol, with little or no liver damage, uric acid increases

82

or elevations in fasting glucose levels, said medicament to be

administered once a day in the evening or at night.

Le rivendicazioni furono modificate una prima volta per il deposito presso

l’EPO e vennero ulteriormente rettificate per superare le obiezioni

dell’esaminatore in seguito alle considerazioni e ai documenti di prior art elencati

nel search report.

Nell’Ottobre 2002 l’applicante fu informato del fatto che il brevetto sarebbe

stato rifiutato e che avrebbe potuto inoltrare una richiesta per il procedimento

orale. La main request (MR), depositata il 25 Agosto 2003, riportò la seguente

rivendicazione indipendente:

1. The use of nicotinic acid or a compound metabolized to

nicotinic acid by the body selected from a group comprising d-

glucitol hexanicotinate, aluminium nicotinate, niceritrol, d,1-

alpha-tocopheryl nicotinate and nicotinyl alcohol tartrate, for

the manufacture of a sustained release medicament for use in

the treatment by oral administration once per day prior to each

periodic physiological loss of consciousness, i.e. sleep, of

hyperlipidaemia.

La rivendicazione 1 venne presentata nella forma “Swiss-type” e la

caratteristica innovativa consisteva nella nuova posologia.

Decisione della Divisione di Esame di rifiutare la domanda: grounds for the

decision.

Alla fine del procedimento orale, nel settembre 2003, la Divisione di Esame

decise di rifiutare la domanda, secondo l’Art. 97(1) EPC, poiché la materia

83

rivendicata non era brevettabile secondo l’Art. 54(1)-(4) EPC in quanto anticipata

dai documenti di prior art citati.

In particolare, la Divisione di Esame affermò che il problema che il brevetto in

esame si proponeva di risolvere era quello di fornire un farmaco per il trattamento

dell’iperlipidemia che permettesse di evitare gli effetti collaterali provocati

dall’uso dei farmaci noti contenenti acido nicotinico. La soluzione proposta, che

consisteva nel modificare lo schema di somministrazione del farmaco, permetteva

di superare tale problema in modo efficace.

Nonostante fosse stata riconosciuta l’attività inventiva e la rivendicazione 1

fosse nella forma “Swiss-type”, la Divisione non riconobbe che tale documento

descrivesse una nuova applicazione terapeutica da cui poteva essere dedotta la

caratteristica di novità, come affermato dall’EBA nella G 05/83. Tale sentenza,

infatti, riconosceva esplicitamente che un nuovo uso terapeutico potesse derivare

dall’applicazione di un farmaco noto nel trattamento di una nuova malattia

oppure, come deducibile da sentenze successive contenute nel Case Law, dal

trattamento di un nuovo gruppo di soggetti, da un nuovo effetto tecnico, o da una

nuova forma di somministrazione del farmaco noto.

L’uso di acido nicotinico in formulazioni a rilascio controllato/prolungato per

uso orale nel trattamento dell’iperlipidemia era ben noto alla data di priorità del

brevetto e in commercio erano presenti molte specialità medicinali contenenti tale

principio attivo. L’invenzione, come descritta in rivendicazione 1, riguardava il

trattamento della medesima categoria di pazienti per la stessa malattia con una

formulazione contenente una concentrazione di principio attivo identica a quella

dei farmaci noti. Inoltre, era possibile dedurre che i medici fossero già

consapevoli di poter trattare l’iperlipidemia con la particolare formulazione

rivendicata, prima della data di priorità del documento.

Per questi motivi, la Divisione di Esame affermò che la rivendicazione 1 non

descriveva una caratteristica che potesse essere considerata un’ulteriore

84

indicazione medica da cui si potesse derivare novità. Anzi, tale affermazione

consisteva in un’attività medica esclusa dalla brevettabilità dall’Art. 52(4) EPC.

La riduzione degli effetti collaterali di un farmaco noto, ottenuta dalla

somministrazione di una nuova posologia, non poteva essere considerata

un’ulteriore applicazione terapeutica ma solo un elemento di conoscenza dell’uso

dell’acido nicotinico per il trattamento dell’iperlipidemia. Per riconoscere le

caratteristiche di novità ed attività inventiva, i vantaggi descritti nel brevetto

avrebbero dovuto essere correlati ad una particolare caratteristica della

formulazione farmaceutica.

Richiesta di Appello: Statement of grounds of appeal.

Il 26 Ottobre 2004, il rappresentante legale di Kos Pharmaceuticals presentò

domanda di appello contro la decisione della Divisione di Esame di non concedere

la domanda di brevetto.

Per confutare la mancanza di novità affermata durante l’oral proceedings

furono presi in considerazione i documenti di prior art, brevettuali e non, che

erano stati citati a sostegno del rifiuto. In particolare fu sottolineato che le

rivendicazioni del brevetto US 5,126,145 riguardavano la produzione di una

compressa contenente un qualsiasi principio attivo idrosolubile: la niacina era solo

una delle possibili scelte, nonostante il suo utilizzo fosse descritto in modo più

dettagliato. Inoltre, la forma farmaceutica doveva essere somministrata due volte

al giorno.

Il documento EP 0 349 235 riguardava invece la formulazione della niacina

con gomma di Guar in capsule, da somministrare tre volte al giorno, per evitare

rossore cutaneo e disturbi gastrointestinali. Nonostante questi effetti collaterali

riducessero la compliance del paziente, non ne mettevano a rischio la salute. La

maggior parte degli articoli di letteratura suggeriva metodi per ridurre le

controindicazioni delle preparazioni a rilascio controllato (sustained release – SR)

tramite modifiche delle formulazioni farmaceutiche. Nessuno di questi documenti

85

prevedeva la possibilità di modificare la somministrazione dell’acido nicotinico in

termine di tempo.

Gli effetti collaterali più gravi correlati alla somministrazione di composizioni

SR erano epatotossicità e acidosi lattica39. Alla data della presente invenzione

esisteva quindi un pregiudizio sull’uso di niacina in forme farmaceutiche SR,

rispetto a quelle a rilascio immediato, perciò dovevano essere riconosciute sia la

novità sia l’attività inventiva della posologia rivendicata nel presente brevetto.

Inoltre, la somministrazione dell’acido nicotinico prima di dormire permetteva

di ottimizzare il trattamento dell’iperlipidemia e di applicarlo a pazienti cui gli

effetti collaterali delle precedenti terapie avrebbero potuto essere fatali.

Nella sentenza G 05/83, l’EBA riconobbe esplicitamente che la

somministrazione di una sostanza nota per il trattamento di una nuova malattia

costituiva un’ulteriore applicazione medica del farmaco; questo non escludeva la

possibilità di derivare una seconda o ulteriore indicazione terapeutica da un’altra

nuova caratteristica del farmaco. Dalle sentenze contenute nel Case Law si deduce

che tale principio era stato applicato in diversi casi, tra cui quelli risolti con le T

19/86, T 51/93 – trattate nel precedente paragrafo 1 – T 264/95, con cui il TBA

riconobbe come effetto tecnico la riduzione della percentuale di ricaduta di una

malattia, e T 904/98, con cui venne concesso un brevetto per l’uso transdermico di

aspirina poiché tale formulazione permetteva di evitare gli effetti collaterali

caratteristici dei metodi di somministrazione tradizionali.

La sentenza T 317/95, citata dalla Divisione di Esame, non doveva essere

considerata poiché riguardava un brevetto in cui l’uso dell’associazione

rivendicata era già stato proposto da un gastroenterologo per il trattamento di

alcuni pazienti. Nel caso in esame, invece, nessun medico avrebbe deviato dalla

prescrizione delle posologie tradizionali e, soprattutto, non sarebbe passato da una

39È una malattia causata dall'accumulazione di acido lattico nel corpo, con conseguente riduzione del catabolismo e acidificazione del sangue. Le cellule producono l'acido lattico quando usano il glucosio per creare energia in assenza di ossigeno.

86

prescrizione più volte al giorno a quella di dose singola, per timore di

conseguenze potenzialmente letali. Inoltre, lo schema di somministrazione

descritto nel brevetto in esame avrebbe permesso di evitare pericolosi effetti

collaterali.

Altre decisioni a cui fece riferimento la Divisione di Esame per rifiutare il

brevetto depositato da KOS furono le T 584/97, T 56/97 e T 1031/00. Le prime

due sentenze sono già state trattate nel paragrafo 2; il caso risolto con la T

1031/00 riguardava il trattamento di angina utilizzando l’isomero puro (-)

amlodipidina al posto della miscela racemica. La prior art includeva un

documento in cui gli autori spiegavano che era stato dimostrato come l’isomero

(+) fosse 1000 volte meno attivo rispetto al racemo, mentre l’isomero (-) era due

volte più attivo. Il TBA affermò che nonostante il brevetto in esame riportasse

pochi risultati inerenti agli esperimenti effettuati in vivo, il concetto espresso

corrispondeva a quello incluso nel documento noto. L’appellante sottolineò il

fatto che la somministrazione dell’isomero (-) puro portava all’eliminazione degli

effetti collaterali, tuttavia il TBA ritenne che questo fosse un ulteriore oggetto di

conoscenza del già noto trattamento con amlodipina, ma che da solo non potesse

conferire la caratteristica di novità alla domanda di brevetto. Per questo motivo la

Camera ritenne che la rivendicazione del brevetto non fosse relativa ad un

secondo o ulteriore uso medico.

Il TBA aveva rifiutato quest’ultimo brevetto sulla base della sentenza G 02/88.

In essa, l’EBA aveva affermato che il nuovo uso di un composto noto avrebbe

dovuto necessariamente basarsi su un effetto tecnico non incluso nella prior art.

L’invenzione che ne derivava poteva essere considerata nuova anche se tale

effetto tecnico era stato dedotto nel corso di ricerche su materiale già noto al

pubblico.

L’ultima sentenza che KOS riportò fu la T 254/93, riguardante l’uso di

retinoidi per prevenire l’atrofia dermica conseguente all’applicazione topica di

corticosteroidi durante il trattamento della dermatosi. Il TBA riconobbe che la

87

prevenzione dell’atrofia dermica fosse essenziale per non rendere inutile il

trattamento con corticosteroidi, tuttavia tale effetto veniva ottenuto tramite la

somministrazione di una composizione già in commercio, comprendente

corticosteroidi e retinolo, nonostante i medici non fossero consapevoli che i

derivati del secondo potessero prevenire gli effetti collaterali degli ormoni. La

mera spiegazione di un effetto ottenuto utilizzando una molecola in una

composizione nota, anche nel caso in cui il chiarimento riguardi un effetto

farmaceutico che non era correlato al composto presente in tale composizione,

non può conferire novità ad un procedimento se la persona esperta sapeva che

quell’effetto sarebbe conseguito all’uso della composizione nota.

Il legale di KOS sostenne che il caso risolto con quest’ultima sentenza fosse

molto diverso da quello ora in esame: l’assenza dell’epatotossicità era un effetto

tecnico diverso dall’uso noto della niacina nel trattamento dell’iperlipidemia.

Concludendo, il legale sostenne che l’assenza di effetti collaterali portasse ad

una nuova applicazione terapeutica o, in alternativa, costituisse una nuova

indicazione medica secondo la G 05/83. Nel presente caso il nuovo schema di

somministrazione era una caratteristica tecnica che poteva conferire novità dal

momento che evitava effetti collaterali gravi per la salute del paziente. Infine, la

presente domanda doveva essere accettata poiché non incideva sulla libertà del

medico e sulle sue attività, tipicamente non applicabili a livello industriale e

commerciale.

Il rifiuto della domanda di brevetto sarebbe stato contrario alle sentenze T

19/86, T 51/93, T 904/98 e, soprattutto, T 264/95.

In caso di rifiuto della domanda, le seguenti domande sarebbero state poste

all’EBA:

1. Can the absence of side effects be considered a technical contribution

to the art, or alternatively a technical effect such that it can render the

known treatment of a specified pathological condition novel?

88

2. Are all drug dosage regimens excluded from patentability by Article

52(4) EPC?

Decision of the Technical Board of Appeal dated 22 Aprile 2008 – T 1319/04

Questa domanda di brevetto era ancora in attesa di decisione al 13 Dicembre

2007, la data di entrata in vigore dell’EPC 2000, quindi in base alle disposizioni

transitorie40, essa rientrava automaticamente nell’ambito del nuovo codice. Gli

articoli che dovevano essere considerati da questo momento in poi erano il 53(c) e

il 54(4) e (5) EPC2000 e non più il 52(4) e il 54(5) dell’EPC 1973, su cui si era

basata la Divisione di Esame per rifiutare la domanda di brevetto.

Il TBA considerò la richiesta di Appello ammissibile.

In base all’Art. 54 EPC e ai documenti di prior art citati dalla Divisione di

Esame a sostegno del rifiuto del brevetto, il TBA convenne che l’iperlipidemia

fosse l’unico disturbo per cui veniva somministrato l’acido nicotinico. Sarebbe

quindi stato ovvio per un tecnico esperto derivare tale applicazione dai documenti

di prior art, nonostante essa non fosse descritta in modo esplicito. Nessuno di

questi documenti, comunque, descriveva lo schema di somministrazione incluso

nella rivendicazione 1, una volta al giorno prima di dormire.

Per risolvere il presente caso era necessario rispondere alla domanda se la

caratteristica della rivendicazione 1 “once per day prior to sleep” potesse essere

considerata, secondo l’Art. 54(5) EPC2000, uno specifico effetto tecnico applicato

in un metodo incluso nell’Art. 53(c) EPC2000.

A proposito dell’attività inventiva, le formulazioni a rilascio controllato (SR)

per la somministrazione orale di acido nicotinico erano già state studiate e

prodotte al fine di evitare i rush cutanei tipici delle formulazioni del farmaco a

rilascio immediato (IR). La descrizione del brevetto spiegava però che tali

formulazioni potevano causare effetti collaterali più gravi rispetto alle

40In virtù della decisione del consiglio amministrativo sulle disposizioni transitorie, secondo Art. 7 dell’Act revising the European Patent Convention del 29 Novembre 2000, Art. 1 e 3.

89

formulazioni IR: queste ultime causavano spesso rossore cutaneo generalizzato e

disturbi gastrointestinali, mentre le SR provocavano tossicità epatica. Invece,

somministrando una volta al giorno prima di dormire, una formulazione a rilascio

controllato contenente per esempio 1500 mg di acido nicotinico, non si osservava

aumento degli enzimi epatici, quindi il fegato non risultava danneggiato.

Il problema correlato agli effetti collaterali epatici in seguito a

somministrazione di forme farmaceutiche a rilascio controllato è stato quindi

risolto mediante la particolare posologia, una volta al giorno prima di dormire,

descritta nel presente brevetto.

Il TBA notò che i documenti di prior art citati descrivevano soprattutto gli

effetti collaterali a livello cutaneo e gastrointestinale. Seguendo tali documenti, il

senso comune avrebbe portato un tecnico esperto a somministrare quantità ridotte

di acido nicotinico, con un maggior numero di assunzioni, piuttosto che

sperimentare una terapia in cui l’acido nicotinico fosse somministrato una volta al

giorno con un dosaggio elevato.

Per quanto riguarda l’applicabilità industriale, non c’era dubbio che la

rivendicazione 1 fosse diretta alla produzione di un farmaco a rilascio controllato

contenente acido nicotinico e questo soddisfaceva ai requisiti dell’Art. 57

EPC2000.

Nel presente caso, la questione legale che si poneva consisteva nello stabilire

se un brevetto per un secondo o ulteriore uso medico potesse essere concesso,

secondo l’Art. 54(5) EPC2000, qualora la materia rivendicata si distinguesse da

quella nota solo per il nuovo dosaggio di un farmaco noto, vale a dire se la

posologia potesse essere considerata un nuovo effetto tecnico. Il linguaggio

dell’articolo non suggeriva che esistessero usi particolari che dovessero essere

trattati in modo diverso da altri già brevettati.

Il TBA affermò di non essere a conoscenza di nessun altro caso che fosse stato

risolto secondo l’articolo sopra citato e che esso non aveva equivalenti nell’EPC

precedente.

90

L’EBA nella decisione G 05/83 aveva ammesso in modo esplicito la

brevettabilità di forme farmaceutiche ottenute tramite un processo descritto nella

prior art contenenti un farmaco noto per il trattamento di una malattia per cui tale

principio attivo non era mai stato utilizzato. Nella sentenza si leggeva anche che la

brevettabilità di un farmaco noto poteva essere basata su una nuova caratteristica

tecnica, per esempio, la formulazione, il dosaggio o la combinazione con altri

principi attivi (paragrafo 20, G 05/83). Inoltre, nel Case Law erano numerosi i

procedimenti in cui erano stati concessi brevetti la cui caratteristica di novità

derivava da una via di somministrazione, da un effetto tecnico o da un nuovo

gruppo di soggetti trattati.

Le altre sentenze considerate dalla Divisione di Esame (T 317/95, T 56/97 e T

4/98) non erano pertinenti poiché i brevetti erano stati rifiutati su altre basi, per

esempio poiché non soddisfacevano ai requisiti degli Art. 54 e/o 56 EPC2000.

Una dettagliata spiegazione dei motivi per cui le nuove posologie possano

essere considerate una caratteristica tecnica da cui derivi novità è fornita nella T

1020/03, con cui per la prima volta venne concesso un brevetto basato su tale

aspetto.

Un’opinione contraria alla brevettabilità potrebbe essere espressa in primis

perché si dovrebbe trovare una differenza ulteriore al dosaggio per considerare un

metodo di somministrazione nuovo, secondo gli Art. 53(c) e 54(5) EPC2000,

rispetto ad un trattamento già noto che utilizzi il medesimo farmaco e si applichi

alla stessa malattia. Oppure, si potrebbe sostenere che una volta reso noto un

metodo di somministrazione per un certo farmaco, esso comprenda tutte le

possibili dosi di detta sostanza. La giustificazione per entrambi questi punti di

vista potrebbe essere riconosciuta nel fatto che individuare l’esatto dosaggio di un

farmaco è un’attività tipica del medico relativamente ad un certo paziente. Esempi

a sostegno di queste possibilità si possono trovare, per esempio, nelle sentenze T

317/95, T 56/97 e T 584/97, oltre che nella decisione della Divisione di Esame

riguardo al presente caso.

91

È tuttavia lecito dedurre che, nel caso in cui tali opinioni fossero applicate in

ambito brevettuale, l’industria farmaceutica non avrebbe più stimoli a ricercare il

miglior metodo di somministrazione per ridurre gli effetti collaterali dei farmaci

noti.

92

Conclusioni

Se le nuove posologie di farmaci noti siano – o meno – brevettabili in tutte o

solo in alcune circostanze, secondo gli Art. 53(c) e 54(5) EPC2000, è

un’importante questione legale che negli ultimi anni si è presenta frequentemente

e che deve essere chiarita in modo definitivo.

Per questi motivi, il TBA ha rivolto all’EBA i seguenti interrogativi:

1. Where it is already known to use a particular medicament to treat a

particular illness, can this known medicament be patented under the

provision of Articles 53(c) e 54(5) EPC2000 for use in a different, new

and inventive treatment by therapy of the same illness?

2. If the answer to question 1 is yes, is such patenting also possible where

the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage

regime?

3. Are any special considerations applicable when interpreting and

applying Articles 53(c) and 54(5) EPC2000?

La composizione dell’Enlarged Board of Appeal che deciderà per questo caso è

stata stabilita all’inizio di Maggio 2008.

L’EBA ha invitato il presidente dell’EPO, Ms. Allison Brimelow, ad esprimere

un commento sulla questione legale sollevata dalla sentenza T 1319/04.

Allo stesso modo, anche terze parti che hanno un interesse – diretto o indiretto

– possono esprimere la propria opinione riguardo agli interrogativi posti dal

presente caso. Tali pareri prendono il nome di amicus curiæ.

Questo termine indica opinioni offerte volontariamente da terzi, non coinvolti

nel caso in prima persona, al fine di consigliare la corte nel prendere una decisione

riguardante una certa materia. I commenti inviati all’EPO non sono comunque

vincolanti ai fini della sentenza.

93

L’importanza della questione legale sollevata dal brevetto depositato da KOS è

deducibile dall’elevato numero di amicus curiæ inviati sia dalle principali

organizzazioni europee degli European Patent Attorney, quali Chartered Institute

of Patent Attorneys (CIPA), Institute of Professional Representatives before the

European Patent Office (EPI), Fédération Internationale des Conseils en Propriété

Industrielle (FICPI), e Association of Danish Patent Agents, sia dall’EFPIA, la

Federazione Europea delle Industrie ed Associazioni Farmaceutiche, sia da

industrie farmaceutiche le cui linee di ricerca saranno presumibilmente influenzate

dall’esito della sentenza, come Actavis UK Ltd, Merck & Co. Inc., Mundipharma

Research Limited, Oxagen Limited, Ratiopharma GmbH, e Progenerika.

Analizzando i documenti depositati, l’unica industria farmaceutica ad avere

espresso un’opinione contraria alla brevettabilità dei nuovi dosaggi di farmaci noti

è stata Actavis UK Ltd. La sua posizione si basa sul fatto che le rivendicazioni per

il secondo uso medico debbano essere concesse solo per l’utilizzo di un farmaco

noto per il trattamento di una nuova malattia: questo è infatti l’unico impiego

ammesso in modo esplicito dalla sentenza G 05/83.

Inoltre, anche se fosse riconosciuta la brevettabilità del secondo uso medico di

un farmaco, per una nuova ed inventiva applicazione, nell’ambito della medesima

terapia per cui tale sostanza era già somministrata, le rivendicazioni dirette alle

nuove posologie non dovrebbero essere concesse poiché andrebbero a ledere la

libertà del medico. Solo un professionista può, infatti, decidere quale dose sia più

adatta per il trattamento di un particolare paziente e, in queste circostanze, la

libertà di attuare una terapia senza cadere in contraffazione deve essere

considerata più importante rispetto al diritto dei ricercatori di ottenere protezione

per l’uso di farmaci in particolari metodi di trattamento, nonostante questo sia

nuovo ed inventivo.

Diversa è invece la posizione delle associazioni EPI e CIPA, secondo cui l’Art.

53(c) EPC2000, escludendo dalla brevettabilità i metodi di trattamento, permette

automaticamente ai medici di non commettere illecito relativamente ad un

94

brevetto che rivendica un secondo o ulteriore uso terapeutico di un farmaco.

Questo è possibile dal momento che l’EPC2000 ammette solo le rivendicazioni

dirette all’uso di una sostanza o composizione per la produzione industriale di una

forma farmaceutica finita.

Inoltre, l’EPC2000 non prevede nessuna distinzione su quali impieghi siano

rivendicabili come secondo uso medico e quali invece no: l’Art. 53(c) EPC2000

non specifica se il secondo uso medico sia riferito alla medesima malattia o a

patologie diverse da quella per cui il farmaco era già applicato.

La compagnia inglese Oxagen Limited mette in evidenza che le decisioni delle

Camere di Appello emesse secondo l’EPC del 1973 avevano riconosciuto la

validità della rivendicazione “Swiss-type” per l’applicazione di un farmaco per la

stessa malattia, nei casi in cui la novità e l’attività inventiva derivassero da un

nuovo gruppo di soggetti, da un nuovo metodo di somministrazione o da un nuovo

effetto tecnico. Allo stesso modo, le sentenze emesse secondo l’EPC 2000 non

dovrebbero restringere l’ambito di protezione brevettuale in questo campo.

Oxagen ricorda anche che già nella sentenza T 1020/03 era stato specificato

che un metodo di uso di una composizione farmaceutica potrebbe essere un

metodo di trattamento e quindi non brevettabile secondo l’Art 52(4) EPC2000; al

contrario, l’uso di una sostanza per la produzione di un farmaco, successivamente

applicato in un metodo di trattamento, è sicuramente brevettabile come prima o

seconda indicazione medica, se soddisfa i requisiti di novità e attività inventiva.

L’approccio adottato in questa sentenza permette al sistema brevettuale di

incoraggiare l’innovazione per il beneficio della società. È importante, infatti,

garantire ai ricercatori una forte protezione contro i contraffattori dal momento

che “l’innovazione sarà sempre più costosa dell’imitazione”.

Lo stesso giudice inglese Jacob J., responsabile del “caso Actavis” in UK,

dichiarò che i brevetti hanno un’importanza fondamentale nell’incoraggiare la

ricerca farmaceutica, per cui se non verrà definitivamente riconosciuta la

brevettabilità di nuovi e non ovvi dosaggi e/o metodi di somministrazione di

95

farmaci noti, per malattie per cui sono già utilizzati, le aziende non saranno

incentivate a migliorare i trattamenti noti.

La sentenza G 02/08 è - alla data del 30 giugno 2009 - ancora attesa dalle parti.

La decisione chiarirà in modo definitivo la posizione dell’EPO per quanto

riguarda la concessione di brevetti la cui novità si basa sulle nuove posologie di

farmaci noti, per il trattamento di malattie per cui il loro uso è consolidato.

Tale disposizione sarà una pietra miliare nell’ambito della proprietà industriale,

ma non si possono escludere future evoluzioni relative alla brevettabilità in

ambito farmaceutico, contemporaneamente allo sviluppo della ricerca in questo

settore.

96

ALLEGATI

97

Allegato A STATI MEMBRI DELL’EUROPEAN PATENT ORGANISATION41

Contracting States – Stati membri effettivi dell’Organizzazione Europea dei Brevetti (36)

Code Member state Since

AT Austria 1 May 1979

BE Belgium 7 October 1977

BG Bulgaria 1 July 2002

CH Switzerland 7 October 1977

CY Cyprus 1 April 1998

CZ Czech Republic 1 July 2002

DE Germany 7 October 1977

DK Denmark 1 January 1990

EE Estonia 1 July 2002

ES Spain 1 October 1986

FI Finland 1 March 1996

FR France 7 October 1977

GB United Kingdom 7 October 1977

GR Greece 1 October 1986

HR Croatia 1 January 2008

HU Hungary 1 January 2003

IE Ireland 1 August 1992

IS Iceland 1 November 2004

IT Italy 1 December 1978

LI Liechtenstein 1 April 1980

LT Lithuania 1 December 2004

LU Luxemburg 7 October 1977

LV Latvia 1 July 2005

MC Monaco 1 December 1991

MK Former Yugoslav Republic of Macedonia

1 January 2009

MT Malta 1 March 2007

NL Netherlands 7 October 1977

NO Norway 1 January 2008

PL Poland 1 March 2004

PT Portugal 1 January 1992

41 Fonte sito EPO, dati aggiornati a 8 maggio 2009.

98

RO Romania 1 March 2003

SE Sweden 1 May 1978

SI Slovenia 1 December 2002

SM San Marino 1 July 2009

SK Slovakia 1 July 2002

TR Turkey 1 November 2000

Extension States – Stati che riconoscono i brevetti europei su richiesta (3):

• AL - Albania • BA - Bosnia and Herzegovina • RS - Serbia (successore legale del precedente State Union of Serbia and

Montenegro) States invited to accede to the EPC – Stati che sono stati invitati ad accedere all’EPC:

• AL - Albania • RS - Serbia

Fig. 17 – Mappa degli Stati membri dell’EPO.

99

Allegato B STATI MEMBRI DEL PCT SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA Organizzazione Europea dei Brevetti (OEB) Vedere allegato A. Eurasian patent (EAPO) Armenia, Republic of Azerbaijan, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Republic of Kyrgyz Republic

Moldova, Republic of Russian Federation Tajikistan, Republic of Turkmenistan

African Regional Industrial Property Organisation (ARIPO) Botswana Gambia Ghana Kenya Lesotho Malawi Mozambique Namibia Sierra leone

Somalia Sudan Swaziland Tanzania, United Republic of Uganda Zambia Zimbawe

Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle (OAPI) Bénin Burkina Faso Cameroun République Centrafricaine Congo Côte-d’Ivoire Gabon Guinée

Guinée-Bissau Guinée Equatoriale Mali Mauritanie Niger Sénégal Tchad Togo

101

Bibliografia

1. Pallini, D. (2008) Brevetti e impresa, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

2. Codice della proprietà industriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 – Supplemento ordinario n. 28 <http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05030dl.htm>

3. Guidelines for Examination in the European Patent Office (edition December 2007) published by the European Patent Office, Munich.

4. Guidelines for Examination in the European Patent Office (edition April 2009) published by the European Patent Office, Munich.

5. European Patent Convention (13th edition, July 2007) published by the European Patent Office.

6. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (V, dicembre 2006) pubblicato da European Patent Office, Directorate-General 3 (Appeals), Directorate 3.0, Legal Research and Administration.

7. Floridia, G. (2009) “La gestione dei brevetti farmaceutici” Il Diritto

Industriale, 1, pp. 5-13.

8. Pernotti, N. (2008) “I certificati complementari di protezione e la loro vicenda giurisprudenziale rivista” Il Diritto Industriale, 3, pp. 220-226.

9. Ravasenga M. La biblioteca dei brevetti, < http://images.to.camcom.it/f/PatLib/bi/biblioggi.pdf> (2003).

10. Borghese, M. Brevetti di selezione In chimica escluse le ricerche, <http://www.denaro.it/VisArticolo.aspx?IdArt=557929&KeyW> (2009).

11. Parchmann S. EPO Enlarged Board to consider dosage regimen claims <http://www.maiwald.de/news_e/July2008_Parchmann.pdf> (2008).

12. Baldock C. EPO allows Dosage Regime Claims <http://boult.keepnet.net/new/BulletinDetails.cfm?BulletinID=108> (Settembre 2005).

13. Eversheds National Bioscience Group, 2nd Pharmaceutical use - the Swiss-type claim <http://www.patentmatics.org/pub3.htm> (2002).

14. Herbert Smith e-bulletin, The Court of Appeal upholds a patent for a new dosage regime http://www.herbertsmith.com/NR/rdonlyres/081DB7FF-29D5-4785-A387-59D2F7151D79/7447/Patentforanewdosageregime220508.html (Maggio 2008).

15. Andersson I., Stenbäck M. and Henriksson M. New possibilities to obtain medical patents in Europe <http://www.worldipreview.com/lsipr_08/article13.html?0414ace0> (2008).

102

16. Potter Clarkson, Dosing regimens may be patentable in the UK <http://www.potterclarkson.com/pdfs/newsletters/131.pdf> (Giugno 2008).

17. Jones N., Ch’en F., Needs clarity on Swiss-style claims - Europe IP Focus 2007 3rd edition UK <http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1408969> (Settembre 2007).

18. Holtz B., Vial L., A brief history of Swiss-type claims – Supplement, Life Science Industry Focus <http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1941469> .

104

Courtesy of “cartoonstock.com”

SUL CARATTERE DI NOVITÀ DI INVENZIONI RELATIVE AD UN … · Alla Convenzione d’Unione di Parigi...

Documents

Transcript of SUL CARATTERE DI NOVITÀ DI INVENZIONI RELATIVE AD UN … · Alla Convenzione d’Unione di Parigi...