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Marchio di forma o

tridimensionale

CHE COSA E’ UN MARCHIO DI IMPRESA

Il marchio è un segno che serve a contraddistinguere i prodotti o i

servizi che un’impresa produce o mette in commercio: Possono

costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i

segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare

le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i

suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le

combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere

i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

La normativa sui marchi, sia a livello nazionale che internazionale,

oltre alla protezione di loghi e parole, prevede anche una specifica

forma di tutela per i c.d. marchi di forma o marchi tridimensionali.

I marchi di forma hanno ad oggetto proprio la forma del prodotto o

parte di esso o la sua confezione.

Alcuni esempi

Registrazione di Marchio Comunitario n. 012638888

del 02.06.2015, classe 30, HARIBO GmbH & Co. KG

Registrazione di Marchio Comunitario n. 013649702

del 20/05/2015, classe 40, SP IP LLC

Alcuni esempi

Registrazione di Marchio Comunitario n. 013363973del 19/05/2015, classi 25, 35, Pavel Skřivánek

Registrazione di Marchio Comunitario n. 013623004, del 13/05/2015, classe 03, PACIFIC CREATION

Alcuni esempi

Registrazione di Marchio Comunitario n. 012285052• del 01/12/2014, classi 14, 18, 25, Roberta Di Camerino S.A.

i

Registrazione di Marchio Comunitario n. 011078318del 28/01/2013, classe 25, Superga Trademark S.A.

Alcuni esempi

Registrazione di Marchio Comunitario n. 006875199del 29/01/2009, classi 3, 18, 25, ABG Juicy Couture, LLC

Registrazione di Marchio Comunitario n. 012543898del 04/06/2014, classe 33, Polmos Bielsko-Biała S.A.

Alcuni esempi

Registrazione di Marchio Comunitario n. 013530639, del 13/04/2015, classe 04, Exxon Mobil Corporation

Descrizione: Il marchio consiste nel marchio tridimensionale indicato nei colori blu ("Pantone 293C"), blu chiaro ("Pantone Process Cyan") e rosso ("Pantone 485"), le parole "SYNERGY FUEL TECHNOLOGY" insieme al disegno che compare sulla sinistra delle parole, tutti i suddetti elementi a formare, o applicatialla superficie di, elementi di stazioni di servizio per veicoli come raffigurato nellarappresentazione illustrata allegata alla domanda.

Alcuni esempi

Registrazione di Marchio Comunitario n. 012725479del 29/05/2014, classi 12, 37, 42, Ulstein Group ASA

Alcuni esempi

Registrazione di Marchio Comunitario n. 005644621del 04/02/2008, classi 12, 14, 18, 25, 28, 30, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Quando si parla di marchi di forma non si deve pensare solo adoggetti tridimensionali.Ci si può riferire, infatti, anche a rappresentazioni bidimensionalicostituite da disegni e motivi riprodotti o ripetuti sulla superficieesterna del prodotto, come ad esempio il disegno ripetuto sui tessutiBurberry.

PRINCIPIO DI SPECIALITA’ - PRODOTTI E SERVIZI

Visto che il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per

distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di altre imprese,

al momento del deposito di una domanda di registrazione di marchio

devono essere rivendicati i prodotti e/o i servizi per i quali si intende

ottenere la protezione del marchio.

A questo proposito ci si deve attenere alla Classificazione

Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei

marchi istituita dall’Accordo di Nizza del 1957.

La classificazione prevede 45 classi, 34 di prodotti e 11 di servizi.

Questa classificazione ha una valenza fiscale e amministrativa, nel

senso che per ogni classe si paga un tassa. Prodotti diversi possono

essere compresi nella stessa classe così come prodotti affini possono

appartenere a classi diverse.

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

I requisiti che un segno deve soddisfare per essere registrato come

marchio sono:

- capacità distintiva

- novità

- liceità

La mancanza del requisito della novità, del requisito della capacità

distintiva e del requisito di liceità sono cause di nullità di un marchio

registrato.

Impedimenti speciali per i marchi di forma

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di

impresa i segni costituiti esclusivamente

• dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto

• dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato

tecnico

• dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

Forma imposta dalla natura stessa del prodotto

Si tratta della forma naturale o standardizzata e quindi priva di

capacità distintiva. È una forma essenziale per la produzione o

commercializzazione di un determinato prodotto.

Forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

(c.d. forme funzionali)

Si tratta della forma funzionale, cioè della forma dettata da ragioni di

utilità tecnica.

Forma che dà un valore sostanziale al prodotto

Si tratta della forma il cui pregio incide sostanzialmente sul valore

del prodotto. Ci si riferisce a quelle forme che incidono in modo

determinante sull’apprezzamento del prodotto e che sono

determinanti nella scelta di acquisto.

Esempio di marchio di forma costituito esclusivamente da una forma

che dà un valore sostanziale al prodotto

Domanda di Marchio Comunitario n. 003354371del 17/09/2003, classi 09 e 20, Bang & Olufsen A/SViolazione Articolo 7, n. 1, lett. e), sub iii), CTMR

Le forme funzionali e le forme che danno un valore sostanziale al

prodotto sono forme che conferiscono al prodotto una qualità

funzionale o estetica che trascende l’esigenza di distinguerlo dai

prodotti analoghi provenienti da altre imprese.

Queste forme – ove ne ricorrano i presupposti – possono essere

tutelate tramite brevetti per invenzione industriale, per modelli di

utilità o tramite registrazioni come disegni o modelli, che hanno una

durata limitata nel tempo.

Ammettere alla registrazione di marchio queste forme vorrebbe dire

concedere sulle stesse un diritto esclusivo potenzialmente

permanente.

Lo scopo di escludere dalla registrazione come marchio

• la forma imposta dalla natura stessa del prodotto

• la forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

• la forma che dà un valore sostanziale al prodotto

è di evitare situazioni di monopolio e di evitare che le imprese

possano godere di diritti esclusivi e potenzialmente illimitati nel

tempo per forme per le quali la legge prevede una tutela limitata nel

tempo (tramite brevetti per invenzione industriale, per modelli di

utilità o tramite registrazioni come disegni o modelli).

La norma fa espresso riferimento ai « … segni costituiti

esclusivamente da ….» e pertanto è ammessa la registrazione di segni

che sono costituiti da una forma che, oltre che da elementi necessitati

/ funzionali, è caratterizzata anche da elementi arbitrari o di fantasia.

Capacità distintiva

In generale, la capacità distintiva è la idoneità del segno a distinguere

i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

È la capacità del marchio di identificare il prodotto / servizio come

proveniente da una determinata impresa, e che consente di

distinguere il prodotto / servizio da quelli di altre imprese.

La valutazione della capacità distintiva di un segno deve effettuarsi

• in base alla tipologia dei prodotti e servizi contraddistinti dal

marchio

• in base alla percezione del consumatore medio normalmente

informato e ragionevolmente attento ed avveduto dei prodotti /

servizi contraddistinti dal marchio.

Per i marchi di forma è più difficile valutare la capacità distintiva in

quanto i consumatori non sono abituati a percepire la forma del

prodotto come una indicazione di provenienza imprenditoriale. La

forma è spesso percepita solo come elemento strutturale o

ornamentale del prodotto.

Una forma banale, standardizzata o generalizzata non ha carattere

distintivo.

Possono essere registrate come marchio solo quelle forme che si

discostino in misura significativa dalla norma o dagli usi di un

determinato settore e perciò rendano il prodotto riconoscibile tra gli

altri, assolvendo la funzione di indicatore di origine imprenditoriale

dei prodotti / servizi.

Queste forme sono dotate di carattere distintivo.

Marchi rifiutati per carenza di capacità distintiva o per un requisitospeciale

Articolo 7 del Regolamento (CE) N. 207/2009 del Consiglio del 26.02.2009 sulmarchio comunitarioImpedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:a) ………b) i marchi privi di carattere distintivo;

.……e) i segni costituiti esclusivamente:

i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

………………………………2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per

una parte della Comunità.

Domanda di Marchio Comunitario n. 001272541del 09,08,1999, classi 01, 03, Henkel AG & Co. KGaAArticolo 7(1)(b) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 003664372del 13.02.2004, classe 30, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGArticolo 7(1)(b) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 000119552del 01.04.1996, classi 09, 11, MAG INSTRUMENT, INC.Articolo 7(1)(b) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 013501648,del 26.11.2014, classe 31, Henri DARNISArticolo 7(1)(b) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 013324751del 03.10.2014 , classi 09, 25, Calzaturificio 5BI S.r.l.Articolo 7(1)(b) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 012837472del 30.04.2014, classi 08,10,44, Eurofeedback (société par actions simplifiée)Articoli 7(1)(b) CTMR - 7(1)(e) CTMR - 7(2) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 012829305del 29.04.2014, classe 34 (sigari), MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.p.A.Articolo 7(1)(b) CTMR, - 7(2) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 012802807del 17.04.2014, classe 33, Diageo Brands B.V.Articolo 7(1)(b) CTMR

Domanda di Marchio Comunitarion. 011749744, del 18.04.2013,classe 3, Procter & GambleInternational Operations SAArticolo 7(1)(b) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 010409126, del 11.11.2011,classe 30, Dr Gerard Sp. z o.o.Articolo 7(1)(b) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 008880353, del 12.02.2010,classe 14, GLOBAL WATCH INDUSTRIES S.p.A.Articolo 7(1)(b) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 012612461, del 19.02.2014,Classe 35, KIKO S.p.A.Articolo 7(1)(b) CTMR

Domanda di Marchio Comunitario n. 011475456, del 09.01.2013,Classe 25, Mountainworks ABArticolo 7(1)(b) CTMR

DISOMOGENEITÀ DI GIUDIZIO

Marchio di forma non concesso Marchio di forma concesso

Domanda di Registrazione Comunitaria Registrazione Comunitaria n. 001424399n. 003903564, del 25/06/2004, classe 12 del 15/12/1999, classe 12, Daimler AGFCA ITALY S.P.A. Articolo 7(1)(b) CTMR

In alcuni casi è sufficiente inserire un elemento verbale/figurativo

sulla forma del prodotto affinché questo venga accettato come

marchio tridimensionale.Marchio di forma non concesso Marchio di forma concesso

Domanda di Registrazione Comunitaria Registrazione di Marchio Comunitario n. 002681351, del 02.05.2002, classe 34, n. 002681369, del 01/08/2003, classe 34Philip Morris Brands Sàrl Philip Morris Brands Sàrl Articolo 7(1)(b) CTMR

Acquisto di capacità distintiva tramite l’uso (secondary meaning)

La legge stabilisce che non possono costituire oggetto di

registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere

distintivo.

Tuttavia, viene anche previsto che

• possono essere registrati come marchio d'impresa i segni che

prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia

stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

• non può essere dichiarato nullo il marchio che, prima della

proposizione della domanda di nullità, ha acquistato carattere

distintivo, a seguito dell'uso che ne è stato fatto.

Questa norma è ovviamente applicabile anche ai marchi costituiti

dalla forma del prodotto o della sua confezione.

Tale norma non si applica, però, al segno costituito esclusivamente

• dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto,

• dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato

tecnico,

• dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

Novità

Un segno non è nuovo se

• il segno è identico a un marchio anteriore registrato per prodotti o

servizi identici

• il segno è identico o simile a un marchio anteriore registrato per

prodotti o servizi identici o affini e sussiste un rischio di

confusione/associazione per il pubblico

• il segno è identico o simile a segno già noto (in tutto il territorio

nazionale o parte rilevante di esso) come marchio per prodotti o

servizi identici o affini e sussiste un rischio di

confusione/associazione per il pubblico

• il segno è identico o simile a un marchio anteriore registrato per

prodotti o servizi anche non affini, se il marchio anteriore gode di

rinomanza e l’uso di quello successivo senza giusto motivo

trarrebbe indebitamente vantaggio o recherebbe pregiudizio.

Liceità

Il segno di cui si richiede la registrazione come marchio NON deve

• essere contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;

• essere idoneo a ingannare il pubblico, in particolare su

provenienza geografica, natura o qualità dei prodotti o servizi;

• violare un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro

diritto esclusivo di terzi.

DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONEIl titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di

usare:

• un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a

quelli per cui esso è stato registrato;

• un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o

servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i

segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa

determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può

consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

• un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o

servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato

di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di

trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla

rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

USO DEL MARCHIO

L’uso serio ed effettivo del marchio è obbligatorio entro un

determinato periodo di tempo dalla registrazione che varia in base

alla legislazione dei singoli paesi (usualmente 3 o 5 anni) e tale uso

non deve essere sospeso per un uguale periodo ininterrotto di tempo.

Il non uso è una delle causa di decadenza di un marchio registrato.

CUMULO DELLE TUTELE

Sembra essere ammessa la cumulabilità della tutela della forma del

prodotto attraverso la registrazione come modello e la registrazione

come marchio.

Una forma registrabile come disegno o modello in quanto ha

carattere individuale per l’utilizzatore informato, può essere

registrata anche come marchio se ha carattere distintivo per il

consumatore medio, a patto che non si tratti di una forma che

conferisca al prodotto un valore sostanziale.

Il vantaggio della registrazione di una forma come marchio, ove

possibile, è intuitivo

a differenza dei Design, che hanno una durata massima di

venticinque anni, i marchi possono essere rinnovati per infinite volte,

garantendo una durata potenzialmente illimitata nel tempo.

LA TUTELA DEL MARCHIO

Le principali forme di registrazione cui il richiedente può accedere

per tutelare il proprio marchio sono:

- registrazione italiana di marchio

- registrazione nazionale di marchio all’estero

- registrazione di marchio comunitario

- registrazione di marchio internazionale

Registrazione italiana di marchio

Per ottenere la registrazione di un marchio si deposita una domanda

di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

ESAME: L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi svolge solo l’esame di

registrabilità di un marchio (controllo formale della domanda,

classificazione dei prodotti / servizi, impedimenti assoluti alla

registrazione) e non svolge l’esame di novità (esistenza di diritti

precedenti / impedimenti relativi alla registrazione).

OPPOSIZIONE: La procedura di opposizione è prevista. Terzi

interessati possono depositare una opposizione contro la domanda di

registrazione di un marchio entro 3 mesi a decorrere dalla data di

pubblicazione della domanda.

DURATA: La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla

data di primo deposito ed è rinnovabile per periodi di 10 anni.

DIRITTI: I diritti di marchio sono conferiti con la registrazione,

tuttavia gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di

deposito della domanda. Nel caso di rinnovazione gli effetti della

stessa decorrono dalla data di scadenza della registrazione

precedente. I diritti del titolare del marchio registrato consistono nella

facoltà di fare uso esclusivo del marchio per i prodotti e/o servizi

oggetto della registrazione e per quelli affini.

USO DEL MARCHIO: L’uso del marchio è obbligatorio e il marchio

deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i

quali è registrato entro cinque anni dalla prima registrazione e tale

uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque

anni.

Registrazione di Marchio Comunitario

Il marchio comunitario ha carattere unitario e produce gli stessi effetti

in tutta la Comunità Europea. Si deposita una sola Domanda di

Registrazione presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato

Interno (U.A.M.I.), con sede ad Alicante (Spagna), relativamente a

tutti, tassativamente, i seguenti paesi della Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,

Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo,

Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,

Spagna, Svezia e Ungheria.

Non si possono escludere dei paesi, l’Unione Europea è vista come

un unico territorio.

ESAME: L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno svolgesolo l’esame di registrabilità di un marchio (controllo formale delladomanda, classificazione dei prodotti / servizi e impedimenti assolutialla registrazione) e non svolge l’esame di novità (esistenza di dirittiprecedenti / impedimenti relativi alla registrazione).OPPOSIZIONE: La procedura di opposizione è prevista. Terziinteressati possono depositare una opposizione contro la domanda diregistrazione di un marchio entro 3 mesi a decorrere dalla data dipubblicazione della domanda.DURATA: La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalladata di deposito ed è rinnovabile per periodi di 10 anni.DIRITTI: I diritti di marchio sono conferiti con la registrazione esono opponibili ai terzi a decorrere dalla data di pubblicazione dellaregistrazione. I diritti del titolare del marchio registrato consistononella facoltà di fare uso esclusivo del marchio per i prodotti e/oservizi oggetto della registrazione e per quelli affini.

USO DEL MARCHIO: L’uso del marchio è obbligatorio e il marchio

deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i

quali è registrato entro cinque anni dalla registrazione e tale uso non

deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Per

evitare la decadenza per non uso non è obbligatorio l’utilizzo in tutti

gli Stati membri.

NOTE: Il principale vantaggio risiede nel fatto che l’uso del marchio,

pena la sua decadenza, non è obbligatorio in tutti i paesi membri della

Unione Europea.

Altri benefici sono

• ampiezza della copertura territoriale a fronte di costi

complessivamente contenuti

• gestione di tutte le procedure dinanzi ad un unico ufficio (UAMI)

• assoggettamento ad una unica regolamentazione recepita

uniformemente nei singoli stati membri

• il riconoscimento delle preesistenze.

Lo svantaggio risiede nel fatto che se, per una qualunque ragione, il

marchio viene annullato a causa di un diritto anteriore / ostacolo

presente ed efficace soltanto in uno dei paesi appartenenti alla

Unione Europea, esso decade automaticamente anche in tutti gli altri,

per la sua caratteristica di essere unitario.

Registrazione di Marchio Internazionale

Si presenta una unica domanda di Registrazione Internazionale per i

paesi di effettivo interesse, appartenenti all’Accordo di Madrid e al

Protocollo di Madrid per la Registrazione Internazionale dei marchi

di impresa.

La designazione di ogni singolo paese gode di piena autonomia ed ha

efficacia equivalente a quella di una domanda / registrazione

nazionale.

La domanda di marchio internazionale deve essere basata su di una

corrispondente domanda / registrazione nel paese di origine del

richiedente, usualmente un Marchio Italiano o un Marchio

Comunitario, e si deposita, tramite l’amministrazione del paese di

origine del richiedente (usualmente attraverso l’UIBM o l’UAMI),

presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

(OMPI) con sede a Ginevra (Svizzera).

TERRITORIO: Al momento del deposito della domanda di

registrazione di marchio si designano i paesi di interesse che poi sono

citati nel Certificato di Registrazione. Successivamente al rilascio del

Certificato di Registrazione è possibile estendere la tutela territoriale

della registrazione internazionale di marchio negli altri stati aderenti

al sistema del Marchio Internazionale, mediante il deposito di una

estensione territoriale.

ESAME DELL’OMPI: L’Organizzazione Mondiale della Proprietà

Intellettuale svolge un esame formale, ad esempio sul pagamento

delle tasse e sulla classificazione dei prodotti e dei servizi rivendicati

nella domanda di registrazione.

ESAME E OPPOSIZIONE DA PARTE DEGLI STATI DESIGNATI:Il Marchio Internazionale viene disciplinato dalle leggi vigenti inciascuno Stato designato. Ogni Stato svolge l’esame di registrabilitàdi un marchio (controllo formale della domanda, classificazione deiprodotti / servizi e impedimenti assoluti alla registrazione), mentrenon tutti gli Stati svolgono l’esame di novità (esistenza di dirittiprecedenti).La procedura di opposizione può essere attivata solonegli Stati designati che la prevedono. Gli esami degli Uffici Marchinazionali degli Stati designati sono svolti successivamente al rilasciodel certificato di registrazione. Eventuali rifiuti di protezione emessia seguito dell’esame dell’ufficio marchi nazionale e/o di opposizionida parte di terzi, a seconda dei paesi, devono essere comunicati altitolare entro 12 o 18 mesi dalla registrazione.DURATA: La registrazione internazionale di marchio dura 10 anni adecorrere dalla data di registrazione ed è rinnovabile per periodi di 10anni.

DIRITTI: I diritti di marchio sono conferiti con la registrazione. A

decorrere dalla registrazione la protezione del marchio, in ciascuno

dei paesi designati, sarà la medesima che si avrebbe se questo

marchio vi fosse stato direttamente depositato. I diritti del titolare del

marchio registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del

marchio per i prodotti e/o servizi oggetto della registrazione e per

quelli affini, nei singoli paesi designati.

USO DEL MARCHIO: L’uso del marchio è obbligatorio. Il marchio

deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i

quali è registrato entro un determinato periodo di tempo dalla

registrazione che varia in base alla legislazione dei singoli paesi

(usualmente 3 o 5 anni) e tale uso non deve essere sospeso per un

uguale periodo ininterrotto di tempo. L’uso del marchio è

obbligatorio in ciascuno Stato designato.

DIPENDENZA DAL MARCHIO NAZIONALE: Il marchioInternazionale deve essere identico al marchio già depositato /registrato nel paese di origine, usualmente un Marchio Italiano o unMarchio Comunitario, sia nell'immagine che nei prodotti rivendicati.E' possibile richiedere un Marchio Internazionale rivendicante solouna parte dei prodotti rivendicati dal marchio italiano o dal marchiocomunitario. La Registrazione Internazionale di marchio èdipendente dal marchio nazionale precedentemente registrato nelpaese di origine o dal marchio comunitario per una durata di 5 anni adecorrere dalla data di registrazione del marchio internazionale.Pertanto, se durante questi 5 anni, il marchio nazionale nel paese diorigine o il marchio comunitario sono invalidati, tutto o in parte,anche il Marchio Internazionale perde la propria efficacia in modocorrispondente. Allo scadere del termine dei 5 anni il MarchioInternazionale diviene indipendente dal marchio nazionale registratonel paese di origine o dal marchio comunitario.

NOTE: Il principale svantaggio risiede nel fatto che l’obbligo diusare il marchio è previsto in ciascuno Stato designato, pena lapossibilità che il marchio decada in quello Stato per mancato uso. Ilvantaggio risiede nel fatto che la designazione dei singoli paesi verràvalutata in base alle leggi nazionali dei paesi scelti. Di conseguenza,se il marchio viene annullato in un paese specifico, l’invalidità èlimitata a quel paese.Altri benefici sono• numero di paesi che aderiscono al Marchio Internazionale

(attualmente 89 paesi)• progressiva estensione della tutela territoriale del marchio• ampiezza della copertura territoriale a fronte di costi

complessivamente contenuti• gestione di alcune procedure (rinnovo, estensione territoriale,

limitazioni della lista dei prodotti/servizi, rinunce, dinanzi ad ununico ufficio (OMPI)

Registrazione nazionale estera

Per i paesi che non hanno aderito al Marchio Internazionale o non

sono Stati membri della Unione Europea, occorrerà procedere alla

registrazione del marchio localmente presso l’Ufficio Marchi

nazionale del paese di interesse.

Ciò implica che queste domande di registrazione avranno, le une

rispetto alle altre, una vita del tutto autonoma, sia nel corso delle

rispettive fasi di esame, che per quanto riguarda le formalità

necessarie al loro successivo mantenimento in vita.

È possibile registrare all’estero un marchio senza averlo prima

registrato in Italia.

La durata, l'obbligo d'uso e in generale la disciplina del marchio

variano sulla base delle singole legislazioni nazionali.

Tutti gli uffici marchi nazionali svolgono l’esame di registrabilità di

un marchio (controllo formale della domanda, classificazione dei

prodotti / servizi e impedimenti assoluti alla registrazione), mentre

l’esame di novità (esistenza di diritti precedenti / impedimenti relativi

alla registrazione) e / o la procedura di opposizione dipendono dalla

legislazione nazionale.

Vi possono quindi essere paesi che

- non hanno né esame di novità né opposizione

- hanno solo l’esame di novità

- hanno solo la procedura di opposizione

- hanno sia l’esame di novità che la procedura di opposizione

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Grazie dell’attenzione!