La tutela del know how aziendale: strumenti contrattuali e best practices operative
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LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE: STRUMENTI CONTRATTUALI E BEST PRACTICES OPERATIVE Avv. Giorgio Spedicato
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LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE: STRUMENTI CONTRATTUALI EBEST PRACTICES OPERATIVE
Avv. Giorgio Spedicato
LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE: STRUMENTI CONTRATTUALI EBEST PRACTICES OPERATIVE
Avv. Giorgio Spedicato
CHI SONO
CHI È MPS&P
CHI SONO
CHI È MPS&P
Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners.Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di Ravenna). Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.
Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione con sede a Milano, Bologna e Imola. Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e assistendolo nelle operazioni più complesse.
Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners.Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di Ravenna). Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.
Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione con sede a Milano, Bologna e Imola. Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e assistendolo nelle operazioni più complesse.
L’importanza di un’efficace strategia di IPR ManagementL’importanza di un’efficace strategia di IPR Management
Le componenti di una strategia di IPR ManagementLe componenti di una strategia di IPR Management
Le componenti di una strategia di IPR ManagementLe componenti di una strategia di IPR Management
Quale know how?Quale know how?
INFORMAZIONI RISERVATE
INFORMAZIONI SEGRETE
Definizioni equivalenti
Know how: due definizioni a confrontoKnow how: due definizioni a confronto
Regolamento CE 772/2004 D.lgs. 30/2005 (CPI)
«un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è:(i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;(ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e(iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità».
«le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali (…) ove tali informazioni:(a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;b) abbiano valore economico in quanto segrete;c) siano sottoposte (…) a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».
Know how: alcuni esempi praticiKnow how: alcuni esempi pratici
Tra le informazioni che rientrano nella nozione di know how vi sono:Tra le informazioni che rientrano nella nozione di know how vi sono:
informazioni relative a prodotti o procedimenti utilizzati nella produzione industriale
modulistica e procedure aziendali per ottenere certificazioni ISO 9001
liste clienti e fornitori liste di indirizzi di prospect progetti di R&D
analisi di mercato o demoscopiche strategie di marketing strumenti pubblicitari e promozionali modalità di determinazione dei prezzi
e degli sconti studi e dati di carattere finanziario business methods ecc.
Il segreto industriale è una soluzione efficace?Il segreto industriale è una soluzione efficace?
Tutela brevettuale vs. tutela del segretoTutela brevettuale vs. tutela del segreto
Vi sono differenze significative tra la protezione brevettuale e quella garantita ai segreti aziendali che interessano:la soglia di accesso alla tutelala durata della tutelal’estensione della tutelal’efficacia della tutelai costi della tutela
Vi sono differenze significative tra la protezione brevettuale e quella garantita ai segreti aziendali che interessano:la soglia di accesso alla tutelala durata della tutelal’estensione della tutelal’efficacia della tutelai costi della tutela
I fattori da considerare prima di scegliere la forma di tutelaI fattori da considerare prima di scegliere la forma di tutela
Una IPR strategy adeguata impone, al fine di scegliere la forma di tutela più idonea a proteggere un determinato asset immateriale, di considerare alcuni fattori quali:l’accessibilità dell’asset a forme di tutela alternativeil grado di obsolescenza dell’assetla facilità di reverse engineering dell’assetla destinazione interna o esterna dello sfruttamento dell’asset
Una IPR strategy adeguata impone, al fine di scegliere la forma di tutela più idonea a proteggere un determinato asset immateriale, di considerare alcuni fattori quali:l’accessibilità dell’asset a forme di tutela alternativeil grado di obsolescenza dell’assetla facilità di reverse engineering dell’assetla destinazione interna o esterna dello sfruttamento dell’asset
In molti casi le due forme di tutela possono coesistere (e in effetti coesistono…)
Proteggere il know how aziendale Proteggere il know how aziendale
Affinchè possa godere di protezione giuridica il know how deve essere:individuato tenuto segretosottoposto a misure ragionevolmente adeguate a tenerlo segreto
Affinchè possa godere di protezione giuridica il know how deve essere:individuato tenuto segretosottoposto a misure ragionevolmente adeguate a tenerlo segreto
«Individuare» il know how«Individuare» il know how
Alcune best practices per l’individuazione del know how: marcatura dei documenti riservati individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
Alcune best practices per l’individuazione del know how: marcatura dei documenti riservati individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
Marcatura della documentazioneMarcatura della documentazione
Alcune best practices per l’individuazione del know how: marcatura dei documenti riservati individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
Alcune best practices per l’individuazione del know how: marcatura dei documenti riservati individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
È utile l’uso di diciture come «segreto» «riservato» o «confidenziale», in modo tale che queste siano immediatamente individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente informazioni riservate
Definizione contrattuale del know howDefinizione contrattuale del know how
Alcune best practices per l’individuazione del know how: marcatura dei documenti riservati individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
Alcune best practices per l’individuazione del know how: marcatura dei documenti riservati individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
Nei contratti di trasferimento di know how (o comunque nei contratti in cui vengano in rilievo informazioni riservate) è necessario prestare la massima attenzione alle definizioni. Occorre trovare un bilanciamento adeguato tra una descrizione troppo analitica e una troppo generica. Ma attenzione al rischio di nullità derivante da definizioni eccessivamente generiche (ad es. «tutte le informazioni comunicate da una parte all’altra nel corso dell’esecuzione del presente contratto devono considerarsi riservate»).
L’importanza degli allegati tecniciL’importanza degli allegati tecnici
Alcune best practices per l’individuazione del know how: marcatura dei documenti riservati individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
Alcune best practices per l’individuazione del know how: marcatura dei documenti riservati individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
Tutte le volte in cui è possibile è preferibile il ricorso ad allegati tecnici al fine di descrivere il know how che viene trasferito o che costituisce oggetto del contratto.
«Tenere segreto» il know how«Tenere segreto» il know how
La protezione del know how è subordinata alla circostanza che le informazioni o le esperienze pratiche che lo costituiscono siano tenute segreto, ovvero non generalmente note o facilmente accessibili nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi (segretezza «relativa»).
La protezione del know how è subordinata alla circostanza che le informazioni o le esperienze pratiche che lo costituiscono siano tenute segreto, ovvero non generalmente note o facilmente accessibili nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi (segretezza «relativa»).
Sono segrete quelle informazioni che non possono essere assunte dall’operatore di settore in tempi e con costi ragionevoli e la cui acquisizione richieda pertanto da parte delconcorrente sforzi o investimenti (Trib. Bologna, 09.02.2010)
Need to knowNeed to know
Un valido principio cui fare riferimento è quello della «disclosure on a need to know basis»Un valido principio cui fare riferimento è quello della «disclosure on a need to know basis»
Perché possa essere considerato segreto il know how dovrebbe essere comunicato solo ai soggetti che hanno necessità di venirne a conoscenza per l’esecuzione dell loro attività e negli effettivi limiti in cui ne abbiano necessità. Può essere ad esempi utile prevedere un sistema di autorizzazioni a più livelli.
Le «misure adeguate a mantenere segreto» il know howLe «misure adeguate a mantenere segreto» il know how
La protezione garantita dal CPI al know how è subordinata alla circostanza che le informazioni o le esperienze pratiche che lo costituiscono siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
La protezione garantita dal CPI al know how è subordinata alla circostanza che le informazioni o le esperienze pratiche che lo costituiscono siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
L’assenza di precauzioni contrattuali adottate dall’impresa per vincolare alla segretezza dei collaboratori esterni alla stessa dimostri la consapevolezza di non essere titolare di informazioni segrete od originali, con conseguente impossibilità di applicazione degli art. 98 e 99 c.p.i. (Trib. Catania, 10.10.2005).
Le «misure adeguate a mantenere segreto» il know howLe «misure adeguate a mantenere segreto» il know how
Sotto questo profilo è importante considerare:la distinzione tra misure tecniche e misure giuridicheil significato del criterio della «ragionevole adeguatezza»
Sotto questo profilo è importante considerare:la distinzione tra misure tecniche e misure giuridicheil significato del criterio della «ragionevole adeguatezza»
Misure tecniche e misure giuridicheMisure tecniche e misure giuridiche
Le misure tecniche e le misure giuridiche dovrebbero sempre essere usate insieme. Una misura giuridica non assistita da misure tecniche rischia di restare tale solo sulla carta, e misure tecniche senza misure giuridiche rischiano di essere inefficaci da un punto di vista legale.
Le misure tecniche e le misure giuridiche dovrebbero sempre essere usate insieme. Una misura giuridica non assistita da misure tecniche rischia di restare tale solo sulla carta, e misure tecniche senza misure giuridiche rischiano di essere inefficaci da un punto di vista legale.
Misure tecniche (esempi) Misure giuridiche (esempi)
Marcatura dei documenti Conservazione in archivi chiusi Uso di credenziali di autenticazione
per l’accesso a cartelle contenenti informazioni riservate
Non disclosure agreements Clausole di riservatezza accessori ad
altri contratti Circolari interne Protocolli Ordini di servizio
NDA: clausole tipicheNDA: clausole tipiche
Definizioni Informazioni riservate (in positivo e in negativo) Soggetti terzi Obblighi di riservatezza (atti vietati) Obblighi relativi a misure di sicurezza da adottare Obblighi di informazione (in caso di breach of confidence) Durata Clausola penale
Allegati tecnici
Definizioni Informazioni riservate (in positivo e in negativo) Soggetti terzi Obblighi di riservatezza (atti vietati) Obblighi relativi a misure di sicurezza da adottare Obblighi di informazione (in caso di breach of confidence) Durata Clausola penale
Allegati tecnici
La ragionevole adeguatezza delle misureLa ragionevole adeguatezza delle misure
Il criterio della ragionevole adeguatezza delle misure a mantenere riservate determinate informazioni può essere considerato come un riferimento ai parametri della «normale diligenza» e dello «stato dell’arte».
Non esistono tuttavia misure adeguate o inadeguate in senso assoluto. Per valutarne l’adeguatezza occorrerà tenere conto:del valore economico delle informazionidelle risorse economiche dell’impresadell’evoluzione tecnica
Il criterio della ragionevole adeguatezza delle misure a mantenere riservate determinate informazioni può essere considerato come un riferimento ai parametri della «normale diligenza» e dello «stato dell’arte».
Non esistono tuttavia misure adeguate o inadeguate in senso assoluto. Per valutarne l’adeguatezza occorrerà tenere conto:del valore economico delle informazionidelle risorse economiche dell’impresadell’evoluzione tecnica
La ragionevole adeguatezza delle misureLa ragionevole adeguatezza delle misure
Un’esempio pratico del modo in cui viene esercitato il giudizio sull’adeguatezza delle misure di sicurezzaUn’esempio pratico del modo in cui viene esercitato il giudizio sull’adeguatezza delle misure di sicurezza
Un archivio informatico è strumento astrattamente idoneo a proteggere il know how aziendale allorquando sia protetto da password. Non può tuttavia ritenersi tale idoneità nel caso in cui i dati in esso contenuti circolino normalmente con mezzi quali telefono, fax, e-mail. In queste ipotesi, infatti, i presidi informatici posti a tutela della segretezza vengono compromessi di fatto, e dunque non può riconoscersi a tali dati la tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. (Trib. Bologna, 06.05.2006)
La tutela garantita alle informazioni segrete dal CPILa tutela garantita alle informazioni segrete dal CPI
Il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all’art. 98 CPI, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisirerivelare a terzi utilizzarein modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.
Il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all’art. 98 CPI, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisirerivelare a terzi utilizzarein modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.
Non è dunque in generale illecito il reverse engineering
Rimedi giuridici in caso di violazione del know howRimedi giuridici in caso di violazione del know how
In caso di violazione del proprio know how sono previsti una serie di strumenti a difesa del legittimo detentore: inibitoriasequestro ritiro dal commercio distruzioneassegnazione in proprietàpubblicazione della sentenza di condannarisarcimento del danno
In caso di violazione del proprio know how sono previsti una serie di strumenti a difesa del legittimo detentore: inibitoriasequestro ritiro dal commercio distruzioneassegnazione in proprietàpubblicazione della sentenza di condannarisarcimento del danno
dei beni costituenti violazione del
know how
Quale tutela per le informazioni «non qualificate»Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro i dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro i dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:(…) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Quale tutela per le informazioni «non qualificate»Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro i dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro i dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
Quale tutela per le informazioni «non qualificate»Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro i dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro i dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
Quale tutela per le informazioni «non qualificate»Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro i dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro i dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
La tutela del know how rispetto agli ex dipendentiLa tutela del know how rispetto agli ex dipendenti
Know how goes home at 5pm?
Problema dell’ultrattività dell’obbligo di riservatezza ex art. 2105 c.c. (tipicamente esclusa dalla giurisprudenza)Assume rilievo la distinzione tra know how soggettivo e oggettivo
Know how goes home at 5pm?
Problema dell’ultrattività dell’obbligo di riservatezza ex art. 2105 c.c. (tipicamente esclusa dalla giurisprudenza)Assume rilievo la distinzione tra know how soggettivo e oggettivo
Terminato il rapporto di lavoro il dipendente può ben continuare ad esplicare per conto proprio o di terzi la sua attività, utilizzando le cognizioni ed esperienze acquisite precedentemente.(Trib. Torino 23.3.2005
La tutela del know how rispetto agli ex dipendentiLa tutela del know how rispetto agli ex dipendenti
Uno strumento utile al fine di garantire (almeno per un certo periodo di tempo) la tutela del know how posseduto dal dipendente è costituito dalla sottoscrizione di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.
Per la validità del patto di non concorrenza occorre:che abbia forma scrittache sia previsto un corrispettivo a favore del prestatore di lavoroche il vincolo sia contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo (massimo 5 anni per i dirigenti; 3 anni per tutti gli altri)
Uno strumento utile al fine di garantire (almeno per un certo periodo di tempo) la tutela del know how posseduto dal dipendente è costituito dalla sottoscrizione di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.
Per la validità del patto di non concorrenza occorre:che abbia forma scrittache sia previsto un corrispettivo a favore del prestatore di lavoroche il vincolo sia contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo (massimo 5 anni per i dirigenti; 3 anni per tutti gli altri)
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MILANOVia Larga, 6 20122 MilanoTel. 02.89926248Email: [email protected] BOLOGNAVia dell’Indipendenza, 36 40121 BolognaTel. 051.7878043Email: [email protected]
IMOLAVia Garibaldi, 40 40026 Imola (Bo)Tel. 0542.30702Email: [email protected]
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MILANOVia Larga, 6 20122 MilanoTel. 02.89926248Email: [email protected] BOLOGNAVia dell’Indipendenza, 36 40121 BolognaTel. 051.7878043Email: [email protected]
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
Avv. Giorgio Spedicato
email: [email protected]
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Avv. Giorgio Spedicato
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MONDUCCI PERRI SPEDICATO & PARTNERS
www.mpslaw.it
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