(New York, 28 Giugno 2009)

RELAZIONE: “La protezione giuridica delle IG negli USA: il fenomeno dell’Italian Sounding

Viterbo, 16 maggio 2012

a cura di Donatella Iaricci

L’export agro-alimentare verso Stati Uniti e CanadaNormativa e certificazioni per l’agroindustria, la tutela della proprietà industriale

LA RETE DEI DESK HA OPERATO NEI PAESI IN CUI :

1. I PRODOTTI ITALIANI SONO OGGETTO DI CONTRAFFAZIONE

2. GLI IMPIANTI NORMATIVI IN MATERIA DI P.I. SONO DIVERSI DA QUELLO ITALIANO E DIVENTANO CAUSA DI CONTENZIOSO

3. I COSTI LEGALI PER ATTIVARE LE FORME DI DIFESA SONO ELEVATI e creano

UN GRAVE DANNO ECONOMICO ALLE IMPRESE ITALIANE , ALLE RETI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E AI CONSUMATORI

LA SCELTA DEI PAESI

ITALIA USA

Italian Sounding Watch-List

Special 301

PROBLEMATICHE ITALIA – USA IN MATERIA DI P.I.

ESEMPI DI ITALIAN SOUNDING

Nell’Unione Europea sono state registrate o sono all’esame più di 3000 indicazioni geografiche di vini, bevande alcoliche e prodotti agricoli e alimentari.L’Italia incide con piu’ del 20 % sul numero totale di IG in EUROPA.Le IG di prodotti italiani registrate ad oggi:VINI: DOC 329 - DOCG 70 - IGT 118DOP: 151IGP : 90 (fonte: MIPAAF al 15.3.2012)

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ITALIANE

ABBACCHIO ROMANO- IGP - office actionCANINO – DOP – Certification mark dal 28.6.2011 – Titolare: MIPAAFCARCIOFO ROMANESCO DEL LAZIO – IGP – Certification mark dal 12.7.2011 – Titolare: MIPAAFCASTAGNA DI VALLERANO – DOP – Certification mark dal 19.7.2011 – Titolare: MIPAAFCOLLINE PONTINE – DOP FAGIOLO CANNELLINO DI ATINA - DOPKIWI LATINA – IGP – Certification mark dal 5.6.2011 – Titolare: MIPAAFMOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA – DOP – Trademark e domanda di Collective mark in corsoNOCCIOLA ROMANA – DOP – Certification Mark dal 21.7.2011 – Titolare: MIPAAFPANE CASARECCIO DI GENZANO – IGP – Certification mark dal 28.6.2011 – Titolare: MIPAAFPECORINO ROMANO – DOP – Certification mark dal 14.1.1997 – Titolare: Consorzio per la tutelaPEPERONE DI PONTECORVO - DOPPORCHETTA DI ARICCIA – IGP – trademark dal 17.10.2006 – Titolare: Ariccia Partmers LLC ALABAMAPROSCIUTTO AMATRICIANO – IGP RICOTTA DI BUFALA CAMPANA - DOPRICOTTA ROMANA – DOP – Certification mark dal 20.9.2011 – Titolare: MIPAAFSABINA – DOP – Certification Mark dal 12.7.2011 – Titolare: MIPAAFSALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA - DOPSEDANO BIANCO DI SPERLONGA – IGPTUSCIA – DOP – Certification mark dal 16.8.2011 – Titolare: MIPAAFVITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE - IGP(fonte: MIPAAF al 15.3.2012)

LE 21 DOP/IGP DEL LAZIO

MADE in

RIENTRA NELL’AMBITO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

CHE E’ COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’UNIONE

EUROPEA.

SECONDO IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE SOLTANTO L’UNIONE EUROPEA PUO’

LEGIFERARE NELLE MATERIA DI SUA COMPETENZA.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MADE IN ITALYe IL CONCETTO DI ORIGINE

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

RIGUARDANO I PRODOTTI DEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE ED ESPRIMONO UN RAPPORTO

STRETTO CON ILTERRITORIO MA RIENTRANO NELL’AMBITO

GIURIDICO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE E DEL DIRITTO

DERIVATO

I) Reg. CE n. 2081/92Istituzione della protezione delle IG

DOP e IGPII)Reg. CE n. 510/2006

estensione della tutela ai Paesi terzi

III) DL 30/2005 e succ.Introduzione del nuovo Codice di P.I. con il riconoscimento di titolo di P.I. alle IG

IV Reg. UE n. 628/2008 obbligatorietà loghi DOP/IGP su confezioni

prodotti

Procedura di registrazione MIPAAF e successivamente alla

Commissione UE

I) LANHAM ACT

IG sono considerate una sottocategoria dei marchi.

- Trademark- Collective Mark

Certification mark

Procedura di registrazioneUSPTO (US Patent and Trademark Office)

TABELLA COMPARATIVA SISTEMA IG ITALIA NORMATIVA USA

DOP

Legame oggettivo ed esclusivo tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.Le fasi del processo del processo produttivo devono avere luogo nell'area geografica delimitata. IGP Legame con l'area geografica non e’ "essenziale o esclusivo": e’ sufficiente che le caratteristiche o la reputazione del prodotto siano "attribuibili" all'origine geografica e che almeno una fase della produzione abbia luogo nell'area delimitata.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

CERTIFICATION MARK

La normativa USA prevede che nomi e segni geografici, che di per sé sono mere descrizioni geografiche, e pertanto non suscettibili di essere catalogate come marchi individuali o collettivi, a meno che non siano accompagnati da un tratto distintivo acquisito negli Stati Uniti, possono essere registrati come certification mark.

Scopo del certification mark è di informare il compratore che i beni o i servizi dell’utente autorizzato del marchio rispondono a certe caratteristiche o garantiscono determinati standard o caratteristiche.

TABELLA COMPARATIVA SISTEMA IG ITALIA OGGETTO DELLA TUTELA USA

1. PRINCIPIO “FIRST TO FILE”

2. NO all’UTILIZZO di espressioni come: “genere”, “tipo”, “alla maniera” e alle evocazioni o traduzioni in altra lingua della IG

3. NO alla registrazione di un “nome generico” (Le denominazioni protette non possono diventare generiche)

BINOMIO PRODOTTO/TERRITORIO

1. PRINCIPIO “FIRST TO USE”

derivante dal Common Law

2. SI’ all’UTILIZZO di espressioni come “blend”, “type” or “style”

3. NO alla registrazione di un “nome generico” (Le denominazioni protette nella UE possono essere considerate generiche)

PERCEZIONE DEL TRATTO DISTINTIVO DEL TERMINE DA PARTE DEL CONSUMATORE

TABELLA COMPARATIVA SISTEMA IG ITALIA LE DIFFERENZE SOSTANZIALI USA

Reg. (CE) del Consiglio 510/2006

Art. 2 - definizione DOP/IGP

Art. 3 - genericità

Art. 4 – elementi disciplinare

Art. 13 – protezione

Certification Mark

• L’utilizzo in “buona fede” del marchio• Il titolare del certification mark non fa uso dello stesso.

• Il marchio non serve ad individuare la fonte commerciale o a distinguere beni e servizi di un soggetto da quelli di un altro.

• Chiunque rientri negli standard di certificazione può usare il CM

• L’affissione del CM non è determinata dal produttore dei beni o servizi ma indica che gli standard sono stati rispettati.

TABELLA COMPARATIVA SISTEMA IG ITALIA LE DIFFERENZE SOSTANZIALI USA

La posizione degli USA in materia di applicazione degli accordi TRIPs recepisce in modo totale il principio del first in time, first in right che, basandosi su un criterio temporale, non consente la registrazione di un’indicazione geografica negli USA laddove questa sia contenuta in un marchio già registrato negli USA.La normativa statunitense recepisce in pieno gli accordi TRIPS relativamente alle indicazioni geografiche che prevede una protezione rafforzata soltanto per i vini.

Art. 22 prevede un livello di protezione ordinaria per le indicazioni geografiche unicamente contro un uso scorretto

Art. 23 prevede un protezione aggiuntiva rafforzata per i vini e gli alcolici (no all’utilizzo di espressioni come: expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or the like. 

Art. 24 prevede dei negoziati futuri mirati a migliorare la protezione delle indicazioni geografiche e una serie di eccezioni agli obblighi previsti agli articoli 22 e 23. 

GLI ACCORDI INTERNAZIONALI: TRIPs

Organismo USA Abilitato

USPTO

Procedura di registrazione

a) Dati del richiedenteb) Nome, indirizzo a cui inviare la corrispondenza c) Descrizione dei prodotti/servizi a cui associare il marchio;d) Disegno del marchio + 3 esemplari del marchio

identicie) Indicazione classie) Ricevuta pagamento fees; f) elementi necessari per dimostrare il “current use”g) La firmah) La procura

Ottenimento del titolo dopo ca. 18 mesi

Costo medio circa 2.000 $Us

Durata 10 anni, rinnovabile ogni 10 anni

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DIRETTA NEGLI USA

QUINDI, PUO’ ACCADERE CHE LO USPTO RIGETTI LA DOMANDA DI CERTIFICATION MAK DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA GIA’

RICONOSCIUTA IN UNIONE EUROPEA?

SI’, RICONDUNCENDO IL TUTTO AFIRST TO USE

PERCEZIONE DEL CONSUMATORENOME GENERICO

DA CUI DERIVA

OFFICE ACTION

ASPETTI CHE OSTACOLANO l’OTTENIMENTO DI UN CERTIFICATION MARK

A LIVELLO GIURIDICO INTERNAZIONALE

ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE AI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI COME PER I VINI IN AMBITO TRIPS.

UNA POSIZIONE FORTE DELL’UNIONE EUROPEA NEI CONTESTI INTERNAZIONALI PER GLI ASPETTI RELATIVI ALLA PROTEZIONE NEI MERCATI TERZI DELLE IG.

SOSTENERE IL RAGGIUNGIMENTO DI ACCORDI BILATERALI FRA UE E PAESI TERZI CON INSERIMENTO DELLA TEMATICA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, INCLUSA UNA SHORT LIST DI PRODOTTI A CUI SIA RICONOSCIUTA UN LIVELLO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

SOLUZIONI AUSPICABILI/SUGGERIMENTI 1

A LIVELLO LEGALE

ATTIVARE AZIONI LEGALI RIVENDICANDO DIRITTI SULLA BASE DELLE NORME STATUNITENSI ED INTERNAZIONALI RICONOSCIUTE NEL PAESE

ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA SEMPLICE LETTERA DI DIFFIDA SCRITTA IN ITALIANO CHE RIVENDICHI DIRITTI RICONOSCIUTI SOLTANTO IN ITALIA NON HA ALCUN VALORE LEGALE IN UN PAESE TERZO

UTILIZZARE LO STRUMENTO DELLA LETTERA DI “CEASE AND DESIST” IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DPI

INSERIRE CLAUSOLE RELATIVE ALLA TUTELA DEL MARCHIO NEGLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE

SOLUZIONI AUSPICABILI/SUGGERIMENTI 2

A LIVELLO PROMOZIONALE

AZIONI INFORMATIVE VERSO GLI IMPORTATORI NEI PAESI TERZI: SONO IL PRIMO ANELLO DELLA RETE DI INTERMEDIAZIONE TRA I PRODOTTI MADE IN ITALY E I CONSUMATORI;

MATERIALE PROMOZIONALE SUL PRODOTTO CON DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI, DEL PROCESSO PRODUTTIVO, DEI LOGHI, ECC.

AZIONI EDUCATIVE RIVOLTE AI CONSUMERS SULLA RICONOSCIBILITA’ DEI PRODOTTI DOP/IGP ATTRAVERSO I LOGHI

PUBBLICITA’ COMPARATIVA , LADDOVE AMMESSA

PUBBLICITA’ A MEZZO TELEVISIONE (CANALI DEDICATI AL FOOD) O ATTRAVERSO SOCIAL NETWORK

SOLUZIONI AUSPICABILI/SUGGERIMENTI 3

A LIVELLO AZIENDALE

NON DIMENTICARE DI INSERIRE NELLA CHECK-LIST DELLE COSE DA ESEGUIRE LA TUTELA GIURIDICA DEL PROPRIO PRODOTTO NEI PAESI STRANIERI

UTILIZZARE ESPERTI PER LA REDAZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

PROTEGGERE IL PROPRIO MARCHIO ANCHE PRESSO LE DOGANE DEI PAESI DI RIFERIMENTO SE PREVISTA QUESTA FORMA DI TUTELA

SOLUZIONI AUSPICABILI/SUGGERIMENTI 4

RICORDARE

CHE L’INVESTIMENTO FINANZIARIO PER OTTENERE UN TITOLO DI P.I. NON E’ MAI INUTILE MA CONCORRE A CREARE UNA VOCE ATTIVA DEL PATRIMONIO DI UNA AZIENDA .

I BENI IMMATERIALI SONO UN VALORE.

SOLUZIONI AUSPICABILI/SUGGERIMENTI

DOP Denominazione di Origine Protetta

IGP Indicazione Geografica Protetta

LA NUOVA SIMBOLOGIA DELLE IG (Reg. 628/08)