Post on 17-Feb-2019
Le ricerche di P.I.Le ricerche di P.I.
CosaCosa sonosono
Quando farleQuando farle
Come farleCome farleGiuseppe Fiorani
Perani & PartnersPerani & PartnersPerani & PartnersPerani & Partners
SommarioSommario
• Nel corso della presentazione, vedremo:
– A cosa servono le ricerche di PI
– Quali strumenti ci sono per svolgerle
– Alcuni dei problemi più “subdoli”
– Le tecniche di base di ricerca
– Le alternative al fai-da-te
Giuseppe Fiorani
Perani & Partners
A cosa servono?A cosa servono?
• Le ricerche, nella P.I., sono (principalmente) usate per:
– Conoscere una tecnologia
– Sorvegliare le attività dei concorrenti
– Sorvegliare gli sviluppi tecnologici
– Verificare se un’idea è tutelabile
– Verificare se un’idea è commerciabile
– Verificare lo stato di un titolo IP di un concorrente
• Non si considerano ricerche PI quelle svolte sul mercato
Giuseppe Fiorani
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Conoscere una tecnologiaConoscere una tecnologia
• Tutti i brevetti sono classificati
– Ogni classe brevettuale corrisponde ad un concetto tecnico
– Con l’evoluzione della tecnologia, i brevetti pubblicati vengono riclassificati, per adattarli agli sviluppi della tecnologia
• È quindi possibile risalire allo sviluppo cronologico di una tecnologia, attraverso tutti le differenti “specializzazioni”
Giuseppe Fiorani
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AttivitAttivitàà di sorveglianzadi sorveglianza
• Le ricerche brevettuali si possono fare:
– Per campo tecnico
– Per titolare
– Per nazione
• È quindi possibile sorvegliare:
– Gli andamenti tecnici generali
– Le attività di brevettazione di un concorrente
• In un particolare campo tecnico
• In un particolare paese (mercato/sito produttivo importante)
Giuseppe Fiorani
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AttivitAttivitàà di sorveglianzadi sorveglianza
• Potenziali difficoltà:
– Il nome del titolare può essere stato inserito in modo errato dall’ufficio brevetti
– Il titolare potrebbe non essere la medesima società che opera sul mercato
– Le domande di brevetto possono essere state depositate a nome dell’inventore
– Il brevetto può essere stato ceduto in licenza o venduto
– 18 mesi di segretezza
Giuseppe Fiorani
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Verifica di brevettabilitVerifica di brevettabilitàà
• Serve a capire se un’idea è brevettabile o no
– Si può svolgere prima di depositare
• Per verificare cosa in effetti si può ottenere
– Oppure su una domanda già depositata
• Di solito di un concorrente, per verificare se è possibile annullarla
Giuseppe Fiorani
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Verifica di brevettabilitVerifica di brevettabilitàà
• A seconda delle risorse, può essere effettuata:
– Su documenti brevettuali
– Su prodotti commercializzati
– Su cataloghi e pubblicazioni non brevettuali
• L’impegno dipende dal risultato da raggiungere
– Tanto più ampia è la base di documenti cercati, tanto maggiori sono le chances di trovare quello che si cerca
• A proposito, perché si dovrebbe voler “distruggere”la propria idea?
Giuseppe Fiorani
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Verifica di brevettabilitVerifica di brevettabilitàà
• Risorse per trovare i documenti:
– Database brevettuali
• Fonti più usate ed affidabili
– Prodotti disponibili sul mercato
• Non sempre brevettati
• Magari venduti prima del rispettivo brevetto
• Difficile definire la data
– Enciclopedie, manuali e articoli scientifici
• Importanti per “chiudere i gap”: dimostrano la c.d. common general knowledge
Giuseppe Fiorani
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Verifica di brevettabilitVerifica di brevettabilitàà
• Perché NON farla?
– Sulle proprie idee, deve essere SEMPRE fatta
• Quantomeno per decidere SE depositare
– Anche solo con una ricerca di novità
– L’attività inventiva è sempre discutibile
– Sulle idee dei concorrenti, SOLO se serve:
• Prima di comprare/prendere in licenza
• Prima di vendere un prodotto tutelato da altri
• Ma con un livello di dettaglio maggiore
– Magari rivolgendosi ad un esperto
Giuseppe Fiorani
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Verifica di brevettabilitVerifica di brevettabilitàà
• Richiede una rivendicazione
– Ovvero una combinazione di caratteristiche
– Ma non deve necessariamente soddisfare alcun requisito formale
– Serve come “guida” nella ricerca, con l’esperienza se ne può fare a meno
• Nel caso di titoli di terzi, la rivendicazione c’è già
• Nel caso delle proprie invenzioni, bisogna pensarci
– E riconoscere le caratteristiche indispensabili
Giuseppe Fiorani
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Differenze tra verifica di brevettabilitDifferenze tra verifica di brevettabilitàà e e
di commerciabilitdi commerciabilitàà
• Nella verifica di brevettabilità
– Si paragona la rivendicazione di interesse con tutte le
divulgazioni precedenti
• Nella verifica di commerciabilità
– Si paragona il prodotto di interesse con le rivendicazioni
dei brevetti precedenti
• Sono due verifiche profondamente differenti
– Le autorità (WIPO, EPO, UIBM) svolgono solo verifiche di brevettabilità
Giuseppe Fiorani
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Verifica di commerciabilitVerifica di commerciabilitàà
• Risponde alla domanda: “È possibile sfruttare commercialmente l’idea?”
• Ogni prodotto può avere più di un aspetto tecnico, ciascuno potenzialmente già brevettato
• Ogni aspetto tecnico può essere coperto da un brevetto generale e da brevetti successivi, di dettaglio
• In teoria, ciascun aspetto tecnico di un prodotto puòessere in contraffazione di uno o più brevetti
Giuseppe Fiorani
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Verifica di commerciabilitVerifica di commerciabilitàà
• Un aspetto tecnico non è in contraffazione, con un elevato grado di certezza se:
– Tutti i brevetti che lo coprono sono scaduti per mancato pagamento delle tasse annuali
– È identico agli insegnamenti di un documento che èvecchio almeno vent’anni
• Piccole differenze o piccoli sviluppi possono essere tutelati da brevetti successivi ancora validi
• Se gli insegnamenti hanno meno di vent’anni, possono esistere brevetti validi più vecchi
Giuseppe Fiorani
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Verifica di commerciabilitVerifica di commerciabilitàà
• Un aspetto tecnico non è in contraffazione, con un minore grado di certezza se:
– È una modifica ovvia di un aspetto tecnico giàcommerciabile
– Tutti i brevetti che lo coprono sono nulli
• È però il giudice a decidere cosa sia una “modifica ovvia” e quando il brevetto sia “nullo”
• Rischio più elevato che nel caso precedente
– Anche di misure cautelari basate su una valutazione errata
Giuseppe Fiorani
Perani & Partners
Verifica di commerciabilitVerifica di commerciabilitàà
• Per ogni aspetto tecnico:
– Determinare cosa era noto 20 anni fa
– Analizzare le rivendicazioni dei brevetti concessi successivamente per:
• Contraffazione letterale/per equivalenti
– Analizzare le rivendicazioni delle domande di brevetto ancora pendenti per:
• Contraffazione letterale/per equivalenti
• Possibili divisionali
• Prevedere la versione finale del brevetto concesso
Giuseppe Fiorani
Perani & Partners
Verifica dello stato vitaVerifica dello stato vita
• Interrogando le banche dati brevettuali è possibile sapere:
– I paesi dove il brevetto è stato esteso
– L’esistenza di eventuali domande divisionali
– Se un brevetto è pendente o concesso
– Dove un brevetto è in vita
– Quando un brevetto è decaduto
• È quindi possibile ottenere una ottima visione della politica PI di un concorrente
Giuseppe Fiorani
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Banche dati gratuiteBanche dati gratuite
• ESPACENET (www.espacenet.com)
– Gestita dall’EPO
– Consente di accedere a tutti i documenti dell’EPO
– Interfaccia utente in 26 lingue
– 66 milioni di documenti
– Documenti JP, CN, RU, TW, ben classificati
– La miglior scelta per un principiante
Giuseppe Fiorani
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Banche dati gratuiteBanche dati gratuite
• Banche dati di altri uffici brevetti
– Utili principalmente quando offrono qualcosa in più di Espacenet:
• JPO (accesso alla classificazione JP)
• SIPO, KIPO, TIPO (accesso a documenti non necessariamentepresenti in Espacenet)
• USPTO (accesso alla classificazione US)
– Alcune consentono di ricercare in tutto il testo
• È necessario conoscere la lingua locale
• Richiedere una ricerca limitata ad un agente locale
Giuseppe Fiorani
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Banche dati a pagamentoBanche dati a pagamento
• Strumenti di ricerca molto più potenti
– Combinazione di classi
– Ricerche testuali nelle specifiche complete
– Ricerche testuali nelle sole rivendicazioni
– Operatori di prossimità e stringhe più complesse
– Accesso a codici EPO non presenti in Espacenet
– Riassunti riscritti con terminologia standardizzata
– Limiti di paese/data
• Sfruttabili al meglio da utenti esperti
Giuseppe Fiorani
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Come fare le ricercheCome fare le ricerche
• ICLA (Classificazione internazionale) è la più generale e diffusa:
– Ogni documento deve avere una classe ICLA
• ECLA (classificazione EPO): affina la ICLA
• FICLA (classificazione JPO): affina la ICLA, in modo diverso dalla ECLA
• F-Terms (JPO) e UCLA (USPTO) non sono basati sulla ICLA
• ICO Codes sono usati dall’EPO, oltre alla ECLA
Giuseppe Fiorani
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Come fare le ricercheCome fare le ricerche
• Iniziare con una ricerca per trovare le classi migliori:
– B23B27/14 (ICLA): Cutting tools, for turning or boring machines, of which the bits or tips are of a special material;
– B23B27/14@C (FICLA): Cutting tools, for turning or boring machines, of which the bits or tips are of a special material, characterized by the shape of the bit or tip
– B23B27/14B3B (ECLA): Cutting tools, for turning or boring machines, of which the bits or tips are of a special material, characterized by means for improving the
adhesion between the substrate and the coating
Giuseppe Fiorani
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Come fare le ricercheCome fare le ricerche
• Fare attenzione alle varianti di scrittura:– Travelling / Traveling
– -ise / -ize
• Tenere conto dei differenti tipi di inglese– Truck/Lorry
– Eggplant/Aubergine
• Tenere conto delle differenze nei verbi/espressioni– Drive, driving, driven
• Considerare se esiste una terminologia standard– Pipe / Cylindrical element / Duct / Sleeve
– Sensor / DetectorGiuseppe Fiorani
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Come fare le ricercheCome fare le ricerche
• Parti diverse delle specifiche brevettuali hanno importanza differente– A volte, cercare solamente nelle rivendicazioni può
aumentare le chances di trovare una caratteristica essenziale
• Tenere conto dei differenti tipi di costruzione della frase, in modo da usare opportunamente gli operatori di prossimità– “a side groove”
– “a groove in the side of”
– “a groove positioned at the side of”
– “on its side, there is positioned a groove”Giuseppe Fiorani
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Come fare le ricercheCome fare le ricerche
• Una buona strategia deve restringere il numero di risultati da oltre 66 milioni ad un numero gestibile
• È possibile:– Combinare tra loro differenti aspetti tecnici
– Combinare differenti sistemi di classificazione
– Usare parole chiave
– Usare date limite
• In alternativa, è possibile svolgere una ricerca bruta, per ottenere almeno alcuni risultati preliminari– Da usare per reperire le classi tecniche applicabili e/o le
parole chiave usate nei testi
Giuseppe Fiorani
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Un esempioUn esempio
• Tre ruote pivotanti ed una ruota ad asse fisso
• Come cercare?
• “one AND two AND three AND four”, nella classe ECLA relativa alle valigie con ruote (A45C5/14)
• Meno di dieci risultati, ed il miglior risultato era…
Giuseppe Fiorani
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Un esempioUn esempio
• MAI AFFIDARSI ALLA FORZA BRUTA!
• Sfogliare centinaia di documenti senza pensare, non porta ad alcun risultato!
Giuseppe Fiorani
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Il faiIl fai--dada--tete
• Il fai-da-te è decisamente SCONSIGLIATO in tutti i casi in cui sia necessaria una elevata affidabilità– Per un deposito, può essere sufficiente una ricerca di
novità fai-da-te (ma va fatta, e da un “principiante esperto”)
– Prima di prendere in licenza/comprare un brevetto, èinvece conveniente rivolgersi ad un professionista
– È fondamentale rivolgersi ad un professionista, quando:• Serve una ricerca in banche dati straniere
• Serve una ricerca più raffinata di quella delle autorità
• È necessario ottenere indicazioni per una ricerca tra i prodotti sul mercato o tra i manuali tecnici / le enciclopedie
Giuseppe Fiorani
Perani & Partners
ConclusioniConclusioni
• Le ricerche IP possono essere svolte per svariate finalità:– Determinare se un’invenzione è brevettabile
– Valutare i rischi di immissione in commercio di un prodotto
– Mantenersi aggiornati con gli sviluppi tecnologici
– Controllare i concorrenti
• Vi sono a disposizione sia strumenti gratuiti, di eccellente qualità, che strumenti a pagamento ancora più raffinati
• I buoni risultati richiedono esperienza ed un’accurata pianificazione della strategia di ricerca, così da evitare di incorrere in errori molto costosi
Giuseppe Fiorani
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