Le ricerche di P.I.Le ricerche di P.I.

CosaCosa sonosono

Quando farleQuando farle

Come farleCome farleGiuseppe Fiorani

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SommarioSommario

• Nel corso della presentazione, vedremo:

– A cosa servono le ricerche di PI

– Quali strumenti ci sono per svolgerle

– Alcuni dei problemi più “subdoli”

– Le tecniche di base di ricerca

– Le alternative al fai-da-te

Giuseppe Fiorani

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A cosa servono?A cosa servono?

• Le ricerche, nella P.I., sono (principalmente) usate per:

– Conoscere una tecnologia

– Sorvegliare le attività dei concorrenti

– Sorvegliare gli sviluppi tecnologici

– Verificare se un’idea è tutelabile

– Verificare se un’idea è commerciabile

– Verificare lo stato di un titolo IP di un concorrente

• Non si considerano ricerche PI quelle svolte sul mercato

Giuseppe Fiorani

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Conoscere una tecnologiaConoscere una tecnologia

• Tutti i brevetti sono classificati

– Ogni classe brevettuale corrisponde ad un concetto tecnico

– Con l’evoluzione della tecnologia, i brevetti pubblicati vengono riclassificati, per adattarli agli sviluppi della tecnologia

• È quindi possibile risalire allo sviluppo cronologico di una tecnologia, attraverso tutti le differenti “specializzazioni”

Giuseppe Fiorani

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AttivitAttivitàà di sorveglianzadi sorveglianza

• Le ricerche brevettuali si possono fare:

– Per campo tecnico

– Per titolare

– Per nazione

• È quindi possibile sorvegliare:

– Gli andamenti tecnici generali

– Le attività di brevettazione di un concorrente

• In un particolare campo tecnico

• In un particolare paese (mercato/sito produttivo importante)

Giuseppe Fiorani

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AttivitAttivitàà di sorveglianzadi sorveglianza

• Potenziali difficoltà:

– Il nome del titolare può essere stato inserito in modo errato dall’ufficio brevetti

– Il titolare potrebbe non essere la medesima società che opera sul mercato

– Le domande di brevetto possono essere state depositate a nome dell’inventore

– Il brevetto può essere stato ceduto in licenza o venduto

– 18 mesi di segretezza

Giuseppe Fiorani

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Verifica di brevettabilitVerifica di brevettabilitàà

• Serve a capire se un’idea è brevettabile o no

– Si può svolgere prima di depositare

• Per verificare cosa in effetti si può ottenere

– Oppure su una domanda già depositata

• Di solito di un concorrente, per verificare se è possibile annullarla

Giuseppe Fiorani

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Verifica di brevettabilitVerifica di brevettabilitàà

• A seconda delle risorse, può essere effettuata:

– Su documenti brevettuali

– Su prodotti commercializzati

– Su cataloghi e pubblicazioni non brevettuali

• L’impegno dipende dal risultato da raggiungere

– Tanto più ampia è la base di documenti cercati, tanto maggiori sono le chances di trovare quello che si cerca

• A proposito, perché si dovrebbe voler “distruggere”la propria idea?

Giuseppe Fiorani

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Verifica di brevettabilitVerifica di brevettabilitàà

• Risorse per trovare i documenti:

– Database brevettuali

• Fonti più usate ed affidabili

– Prodotti disponibili sul mercato

• Non sempre brevettati

• Magari venduti prima del rispettivo brevetto

• Difficile definire la data

– Enciclopedie, manuali e articoli scientifici

• Importanti per “chiudere i gap”: dimostrano la c.d. common general knowledge

Giuseppe Fiorani

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Verifica di brevettabilitVerifica di brevettabilitàà

• Perché NON farla?

– Sulle proprie idee, deve essere SEMPRE fatta

• Quantomeno per decidere SE depositare

– Anche solo con una ricerca di novità

– L’attività inventiva è sempre discutibile

– Sulle idee dei concorrenti, SOLO se serve:

• Prima di comprare/prendere in licenza

• Prima di vendere un prodotto tutelato da altri

• Ma con un livello di dettaglio maggiore

– Magari rivolgendosi ad un esperto

Giuseppe Fiorani

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Verifica di brevettabilitVerifica di brevettabilitàà

• Richiede una rivendicazione

– Ovvero una combinazione di caratteristiche

– Ma non deve necessariamente soddisfare alcun requisito formale

– Serve come “guida” nella ricerca, con l’esperienza se ne può fare a meno

• Nel caso di titoli di terzi, la rivendicazione c’è già

• Nel caso delle proprie invenzioni, bisogna pensarci

– E riconoscere le caratteristiche indispensabili

Giuseppe Fiorani

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Differenze tra verifica di brevettabilitDifferenze tra verifica di brevettabilitàà e e

di commerciabilitdi commerciabilitàà

• Nella verifica di brevettabilità

– Si paragona la rivendicazione di interesse con tutte le

divulgazioni precedenti

• Nella verifica di commerciabilità

– Si paragona il prodotto di interesse con le rivendicazioni

dei brevetti precedenti

• Sono due verifiche profondamente differenti

– Le autorità (WIPO, EPO, UIBM) svolgono solo verifiche di brevettabilità

Giuseppe Fiorani

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Verifica di commerciabilitVerifica di commerciabilitàà

• Risponde alla domanda: “È possibile sfruttare commercialmente l’idea?”

• Ogni prodotto può avere più di un aspetto tecnico, ciascuno potenzialmente già brevettato

• Ogni aspetto tecnico può essere coperto da un brevetto generale e da brevetti successivi, di dettaglio

• In teoria, ciascun aspetto tecnico di un prodotto puòessere in contraffazione di uno o più brevetti

Giuseppe Fiorani

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Verifica di commerciabilitVerifica di commerciabilitàà

• Un aspetto tecnico non è in contraffazione, con un elevato grado di certezza se:

– Tutti i brevetti che lo coprono sono scaduti per mancato pagamento delle tasse annuali

– È identico agli insegnamenti di un documento che èvecchio almeno vent’anni

• Piccole differenze o piccoli sviluppi possono essere tutelati da brevetti successivi ancora validi

• Se gli insegnamenti hanno meno di vent’anni, possono esistere brevetti validi più vecchi

Giuseppe Fiorani

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Verifica di commerciabilitVerifica di commerciabilitàà

• Un aspetto tecnico non è in contraffazione, con un minore grado di certezza se:

– È una modifica ovvia di un aspetto tecnico giàcommerciabile

– Tutti i brevetti che lo coprono sono nulli

• È però il giudice a decidere cosa sia una “modifica ovvia” e quando il brevetto sia “nullo”

• Rischio più elevato che nel caso precedente

– Anche di misure cautelari basate su una valutazione errata

Giuseppe Fiorani

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Verifica di commerciabilitVerifica di commerciabilitàà

• Per ogni aspetto tecnico:

– Determinare cosa era noto 20 anni fa

– Analizzare le rivendicazioni dei brevetti concessi successivamente per:

• Contraffazione letterale/per equivalenti

– Analizzare le rivendicazioni delle domande di brevetto ancora pendenti per:

• Contraffazione letterale/per equivalenti

• Possibili divisionali

• Prevedere la versione finale del brevetto concesso

Giuseppe Fiorani

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Verifica dello stato vitaVerifica dello stato vita

• Interrogando le banche dati brevettuali è possibile sapere:

– I paesi dove il brevetto è stato esteso

– L’esistenza di eventuali domande divisionali

– Se un brevetto è pendente o concesso

– Dove un brevetto è in vita

– Quando un brevetto è decaduto

• È quindi possibile ottenere una ottima visione della politica PI di un concorrente

Giuseppe Fiorani

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Banche dati gratuiteBanche dati gratuite

• ESPACENET (www.espacenet.com)

– Gestita dall’EPO

– Consente di accedere a tutti i documenti dell’EPO

– Interfaccia utente in 26 lingue

– 66 milioni di documenti

– Documenti JP, CN, RU, TW, ben classificati

– La miglior scelta per un principiante

Giuseppe Fiorani

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Banche dati gratuiteBanche dati gratuite

• Banche dati di altri uffici brevetti

– Utili principalmente quando offrono qualcosa in più di Espacenet:

• JPO (accesso alla classificazione JP)

• SIPO, KIPO, TIPO (accesso a documenti non necessariamentepresenti in Espacenet)

• USPTO (accesso alla classificazione US)

– Alcune consentono di ricercare in tutto il testo

• È necessario conoscere la lingua locale

• Richiedere una ricerca limitata ad un agente locale

Giuseppe Fiorani

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Banche dati a pagamentoBanche dati a pagamento

• Strumenti di ricerca molto più potenti

– Combinazione di classi

– Ricerche testuali nelle specifiche complete

– Ricerche testuali nelle sole rivendicazioni

– Operatori di prossimità e stringhe più complesse

– Accesso a codici EPO non presenti in Espacenet

– Riassunti riscritti con terminologia standardizzata

– Limiti di paese/data

• Sfruttabili al meglio da utenti esperti

Giuseppe Fiorani

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Come fare le ricercheCome fare le ricerche

• ICLA (Classificazione internazionale) è la più generale e diffusa:

– Ogni documento deve avere una classe ICLA

• ECLA (classificazione EPO): affina la ICLA

• FICLA (classificazione JPO): affina la ICLA, in modo diverso dalla ECLA

• F-Terms (JPO) e UCLA (USPTO) non sono basati sulla ICLA

• ICO Codes sono usati dall’EPO, oltre alla ECLA

Giuseppe Fiorani

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Come fare le ricercheCome fare le ricerche

• Iniziare con una ricerca per trovare le classi migliori:

– B23B27/14 (ICLA): Cutting tools, for turning or boring machines, of which the bits or tips are of a special material;

– B23B27/14@C (FICLA): Cutting tools, for turning or boring machines, of which the bits or tips are of a special material, characterized by the shape of the bit or tip

– B23B27/14B3B (ECLA): Cutting tools, for turning or boring machines, of which the bits or tips are of a special material, characterized by means for improving the

adhesion between the substrate and the coating

Giuseppe Fiorani

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Come fare le ricercheCome fare le ricerche

• Fare attenzione alle varianti di scrittura:– Travelling / Traveling

– -ise / -ize

• Tenere conto dei differenti tipi di inglese– Truck/Lorry

– Eggplant/Aubergine

• Tenere conto delle differenze nei verbi/espressioni– Drive, driving, driven

• Considerare se esiste una terminologia standard– Pipe / Cylindrical element / Duct / Sleeve

– Sensor / DetectorGiuseppe Fiorani

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Come fare le ricercheCome fare le ricerche

• Parti diverse delle specifiche brevettuali hanno importanza differente– A volte, cercare solamente nelle rivendicazioni può

aumentare le chances di trovare una caratteristica essenziale

• Tenere conto dei differenti tipi di costruzione della frase, in modo da usare opportunamente gli operatori di prossimità– “a side groove”

– “a groove in the side of”

– “a groove positioned at the side of”

– “on its side, there is positioned a groove”Giuseppe Fiorani

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Come fare le ricercheCome fare le ricerche

• Una buona strategia deve restringere il numero di risultati da oltre 66 milioni ad un numero gestibile

• È possibile:– Combinare tra loro differenti aspetti tecnici

– Combinare differenti sistemi di classificazione

– Usare parole chiave

– Usare date limite

• In alternativa, è possibile svolgere una ricerca bruta, per ottenere almeno alcuni risultati preliminari– Da usare per reperire le classi tecniche applicabili e/o le

parole chiave usate nei testi

Giuseppe Fiorani

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Un esempioUn esempio

• Tre ruote pivotanti ed una ruota ad asse fisso

• Come cercare?

• “one AND two AND three AND four”, nella classe ECLA relativa alle valigie con ruote (A45C5/14)

• Meno di dieci risultati, ed il miglior risultato era…

Giuseppe Fiorani

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Un esempioUn esempio

• MAI AFFIDARSI ALLA FORZA BRUTA!

• Sfogliare centinaia di documenti senza pensare, non porta ad alcun risultato!

Giuseppe Fiorani

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Il faiIl fai--dada--tete

• Il fai-da-te è decisamente SCONSIGLIATO in tutti i casi in cui sia necessaria una elevata affidabilità– Per un deposito, può essere sufficiente una ricerca di

novità fai-da-te (ma va fatta, e da un “principiante esperto”)

– Prima di prendere in licenza/comprare un brevetto, èinvece conveniente rivolgersi ad un professionista

– È fondamentale rivolgersi ad un professionista, quando:• Serve una ricerca in banche dati straniere

• Serve una ricerca più raffinata di quella delle autorità

• È necessario ottenere indicazioni per una ricerca tra i prodotti sul mercato o tra i manuali tecnici / le enciclopedie

Giuseppe Fiorani

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ConclusioniConclusioni

• Le ricerche IP possono essere svolte per svariate finalità:– Determinare se un’invenzione è brevettabile

– Valutare i rischi di immissione in commercio di un prodotto

– Mantenersi aggiornati con gli sviluppi tecnologici

– Controllare i concorrenti

• Vi sono a disposizione sia strumenti gratuiti, di eccellente qualità, che strumenti a pagamento ancora più raffinati

• I buoni risultati richiedono esperienza ed un’accurata pianificazione della strategia di ricerca, così da evitare di incorrere in errori molto costosi

Giuseppe Fiorani

Perani & Partners

Grazie!Grazie!

Per ulteriori informazioni:gfiorani@perani.com

Giuseppe FioraniQuickTime™ e undecompressore

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