Sentenza n. 2580/2015 pubbl. il 26/02/2015 RG n. 32344 ... · ai criteri di cui al Codice di...

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Paola Maria Gandolfi Presidente rel.

Dott. Silvia Giani Giudice

Dott. Alima Zana Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 32344/2010 R.G. promossa da:

LUIGI TELLINI (c.f. TLLLGU46D20C351K ), con il patrocinio degli avv.

BIONDETTI MATTEO e JACCHIA ROBERTO A. (JCCRRT46L22D969T) VIA SAN

PAOLO, 7 20121 MILANO; ,

ATTORE

contro:

(GUIDANT ITALIA SRL)

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Sentenza n. 2580/2015 pubbl. il 26/02/2015RG n. 32344/2010

Repert. n. 2146/2015 del 26/02/2015

http://bit.ly/2coLpgI


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BOSTON SCIENTIFIC SPA (C.F. 11206730159 ), con il patrocinio dell‟avv.

FRANZOSI MARIO e STEIN ANNA MARIA (STNNMR66D46F205N) VIA BRERA,

5 20121 MILANO;

CONVENUTA

Conclusioni delle parti:

Per l‟attore.

accertare e dichiarare che i modelli di stimolatore cardiaco individuati nella Memoria

di integrazione per parte attrice del 10.01.2010 con le denominazioni ALTRUA 50 DR

mod. S 502; INSIGNA ULTRA DR mod. 1290 e 1291; VITALITY VR mod. 1870 e

VITALITY 2 AVT mod. A155; VITALITY 2 DR mod. 165 e 167; CONTAK

RENEWAL 4 mod. H190/H195/H199; CONTAK RENEWAL 4 mod. RF H230/H235;

CONTAK RENEWAL 4 AVT mod. 170/175; CONTAK RENEWAL mod. HE

M177/M179; CONTAK RENEWAL TR 2; CONFIENT mod. F30; TELIGEN 100DR

mod. F110 e F111; COGNIS 100-SD mod. P106, P107 e P108; ALTRUA 60 DR mod.

S602 e S603 (in sostituzione del modello INSIGNA ULTRA DR MOD. 1290 e 1291),

rientrano nell‟ambito di protezione del Brevetto IT „980 e che la loro

commercializzazione e/o offerta in vendita deve pertanto ritenersi in violazione dei

diritti di privativa conferiti dal medesimo Brevetto IT „980 al Prof. Luigi TELLINI;

inibire a BOSTON SCIENTIFIC SpA l‟ulteriore produzione, detenzione, offerta in

vendita, distribuzione, commercializzazione, importazione/esportazione, e l‟utilizzo

sotto qualsiasi forma in Italia, o traendone comunque profitto in Italia, dei predetti

stimolatori cardiaci interferenti con gli insegnamenti del Brevetto IT „980;

condannare BOSTON SCIENTIFIC SpA al risarcimento dei danni subiti e subendi da

parte attrice, nella misura da quantificarsi in corso di causa, anche ad esito di CTU

economica, o in quella ritenuta di giustizia, se del caso facendo applicazione, in aggiunta

ai criteri di cui al Codice di Proprietà Industriale, del criterio equitativo, in ogni caso in

misura non inferiore a 1 milione di Euro;

ordinare alla convenuta, e a chi ne abbia comunque la disponibilità, compresi eventuali

intermediari, il ritiro definitivo dal commercio di tutti i prodotti costituenti violazione

dei diritti di brevetto spettanti all‟attore, ai sensi dell‟art. 124.1 del Codice della

Proprietà Industriale;

fissare la somma di 1.000,00 Euro per ogni violazione od inosservanza constatata

successivamente all'emananda sentenza, e per ogni ritardo nell'esecuzione dei

provvedimenti impartiti;

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disporre la pubblicazione, integrale o in sunto, dell'emananda sentenza sui quotidiani

“La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, per due volte consecutive e su un quarto di

pagina, a cura dell‟attrice ed a spese della convenuta, ai sensi dell‟art. 126 del Codice

della Proprietà Industriale;

in ogni caso, in via principale, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la

domanda riconvenzionale di nullità, invalidità ed inefficacia del Brevetto IT „980 nella

sua versione originaria, per i motivi esposti nei precedenti scritti;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso di

nullità del titolo brevettuale originario, accertare la validità del brevetto IT „980 in

relazione alla rivendicazione n. 1 come riformulata con Memoria tecnica del 15.04.2013,

doc. VII, allegata al verbale di causa dell‟11.06.2013, di seguito integralmente trascritta:

“1) Stimolatore cardiaco artificiale il quale, mediante un elettrodo impiantato

nella cavità atriale e/o ventricolare, con l’emissione di efficaci impulsi elettrici,

mira a mantenere regolare e costante la contrazione cardiaca, comprendente una

circuiteria elettronica formata da un blocco di rivelazione del battito naturale, un

blocco generatore dello stimolo artificiale, un blocco a memoria programmata che

ne regola il funzionamento, un blocco interruttore mediante cui viene disattivato lo

stimolo artificiale quando quello naturale ha raggiunto la condizione ritenuta di

normalità, caratterizzato dal fatto che il generatore dello stimolo comprende un

circuito analogico o digitale con struttura ad anello ad aggancio di fase ed avente

mezzi di rilevazione di fase, scelti dal gruppo comprendente un blocco rilevatore di

fase per detto circuito analogico o dal gruppo comprendente un contatore digitale

(MIS) ed un registro di memoria (MEMV) per detto circuito digitale, collegati a

mezzi programmabili di controllo, scelti dal gruppo comprendente un gruppo di

memoria programmato (GMPA) per detto circuito analogico o dal gruppo

comprendente un gruppo di memoria programmato a funzionamento digitale

(GMPD) per detto circuito digitale, per rilevare una differenza di fase tra i battiti

naturali rilevati e stimoli artificiali generati, detto generatore dello stimolo

artificiale avendo un intervallo di scappamento uguale al periodo dello stimolo

naturale oppure legato a questo secondo rapporti razionali che garantiscono, oltre

all’aggancio in fase dei segnali, costanti rapporti di frequenza tra i due

oscillatori”.

in via istruttoria ammettersi CTU al fine dell‟accertamento della contraffazione del Brevetto IT „980 ad

opera degli stimolatori cardiaci individuati nel presente atto e commercializzati e/o

offerti in vendita da BOSTON SCIENTIFIC SpA o tramite intermediari ed aventi causa

a qualsiasi titolo;

ammettersi, occorrendo, CTU Tecnico-Contabile per valutare l‟ammontare dei danni

subiti in conseguenza dell‟illecita condotta della convenuta

disporre, ai sensi dell‟art. 210 CPC e 121 CPI, l‟esibizione delle scritture contabili di

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BOSTON SCIENTIFIC SpA (e di GUIDANT ITALIA Srl prima della loro fusione) e,

in particolare, del Registro IVA acquisti e vendite, nonché delle fatture relative alla

vendita degli stimolatori individuati nel presente atto;

disporre, ai sensi dell'art. 121 bis CPI, che vengano fornite dalla convenuta tutte le

informazioni sull'origine, il numero, la qualificazione e sulle reti di distribuzione dei

modelli di stimolatore cardiaco individuati nel presente atto costituenti violazione dei

diritti di privativa dell'attore, nonché le ulteriori informazioni di cui all'art. 121 bis CPI;

eseguirsi, in ottemperanza all‟ordine ex art. 118 CPC emesso dal G.I. ad udienza

25.01.2012, l‟ispezione dei modelli di stimolatore cardiaco individuati nella Memoria di

integrazione per parte attrice del 10.01.2010 presso la sede di BOSTON SCIENTIFIC

SpA, Via Forlanini 23, Milano, da effettuarsi in presenza del CTU e dei CCTTPP.

Con ogni ulteriore riserva.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per la convenuta:

Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione

respinta e previe tutte le declaratorie occorrenti ed opportune, così giudicare:

In preliminare:

- rigettare le domande svolte dal Tellini per carenza di interesse ad agire e per

indeterminatezza;

- in subordine, accertare e dichiarare la nullità dell‟atto di citazione ai sensi dell‟art. 164

c. 3 e c. 4 c.p.c.;

Nel merito:

respingere nel miglior modo tutte le domande svolte dal Tellini poiché infondate in fatto

ed in diritto, e in particolare, respingere la domanda del Tellini di contraffazione;

In via riconvenzionale:

accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia del brevetto italiano IT 1 266 980,

come concesso nonché la inammissibilità, nullità, invalidità, inefficacia del brevetto

italiano IT 1 266 980 come emendato, per i motivi esposti in atti;

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge, rimborso spese generali e

rifusione delle spese di CTU e CTP.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17/5/10 il dott. Luigi Tellini chiamava in giudizio

Boston Scientific s.p.a. e Guidant Italia s.r.l. per sentirle dichiarare responsabili di

contraffazione del brevetto IT 1266980, di sua titolarità, avente ad oggetto un nuovo

modello di pacemaker basato sull‟aggancio di fase.

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Si costituiva Boston Scientific s.p.a. eccependo preliminarmente il vizio della citazione

laddove, non indicando i prodotti in ritenuta contraffazione, impediva ogni adeguata

difesa e comunque svolgendo domanda riconvenzionale di nullità del brevetto IT „980.

Il G.I., ritenuto che la citazione risultasse del tutto incerta nell‟identificazione della

causa petendi, v. l‟art. 164 c.p.c., ordinava il deposito di un atto integrativo.

L‟attore integrava quindi la domanda indicando specificamente i dispositivi in

contraffazione.

L‟atto non veniva notificato a Guidant Italia, estinta in quanto fusa per incorporazione

nella Boston Scientific s.p.a. con atto 22/9/08.

La convenuta Boston Scientific rilevava come l‟integrazione non indicasse comunque le

ragioni della ritenuta contraffazione ed insisteva per il rigetto e per la domanda

riconvenzionale di nullità

Il G.I. concedeva i termini di cui all‟art. 183,VI c.p.c. e quindi disponeva CTU in ordine

alla validità e contraffazione del titolo.

All‟udienza del 12/2/13 la difesa di parte attrice depositava una riformulazione delle

rivendicazioni ex art. 79 CPI, sicchè il G.I. chiedeva al CTU di esprimersi anche sulla

stessa.

All‟esito del deposito della consulenza, all‟udienza del 12/11/14 la causa veniva rimessa

in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come accennato, la difesa di Tellini ha proposto una riformulazione delle rivendicazioni

ex art. 79,III CPI, formalizzata all‟udienza del 12/2/13 e ribadita in sede di precisazione

delle conclusioni in via principale ed esclusiva.

La convenuta contesta l‟ammissibilità della riformulazione.

Questo Tribunale ha già avuto modo di sostenere (v. sentenza 14/4/14, est. Zana) che la

disciplina di cui all‟art. 79,III CPI ha natura processuale, così argomentando “a tale

conclusione si perviene osservando che la citata disposizione regola e disciplina una

facoltà -già prevista in sede amministrativa- estendendola in sede contenziosa e

fornendo precise indicazioni sul tipo di processo nel quale tale rimedio può essere

esperito – “nel giudizio di nullità”- sui termini per il tempestivo esercizio dello stesso -

“in ogni stato e grado”- e sul soggetto processuale al quale la relativa istanza va

rivolta –“il giudice”-. Non si vuole negare che tale rimedio produca ovvi effetti anche

sul piano sostanziale, giacché com’è noto la riformulazione delle rivendicazioni

costituisce una rinuncia parziale all’ambito di protezione del brevetto, concretandosi in

una riduzione del monopolio brevettuale, quindi nella limitazione del perimetro del

diritto soggettivo. Ma tali riflessi giocano su un piano di indifferenza rispetto alla

qualificazione della disposizione: del resto molte norme hanno sicura natura

processuale, pur dispiegando effetti anche nei rapporti sostanziali (si pensi ad esempio

all’art. 164 c.p.c. ed al regime degli effetti sostanziali della proposizione della domanda

giudiziale nulla). Ciò che rileva è invece la considerazione che tale prescrizione regola

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una facoltà della parte titolare del brevetto dentro il processo, disciplinandone dunque

un suo segmento, e trovando applicazione solo nel processo su iniziativa della parte

processuale da parte dell’organo giurisdizionale. L’art. 79, comma 3, c.p.i.- norma che

disciplina tempo e modo nel quale il diritto può essere esercitato- è dunque di natura

innanzitutto processuale, trova applicazione anche ai giudizi in corso. Infine: la scelta

legislativa recepisce la prassi giudiziaria che ante novella già consentiva al titolare di

riformulare in senso limitativo del brevetto nel corso del processo (cfr. Corte D’Appello

di Milano, 25.6.2002): dunque in ogni caso tale facoltà nel presente giudizio può essere

esercitata”.

Trattandosi di disposizione processuale, i relativi poteri debbono essere esercitati dal

patrocinante in giudizio.

Non sfugge tuttavia a questo Tribunale la considerazione che, al di là della sua efficacia

processuale, la richiesta di limitazione -in vista di una pronuncia efficace erga omnes-

incide radicalmente sul contenuto del diritto sostanziale di privativa del titolare, sicchè

la procura deve ex art. 84,II c.p.c. conferire espressamente al difensore i relativi poteri

(salvo sempre l‟esercizio in giudizio dalla parte personalmente).

Tuttavia, non va dimenticato che la norma dell‟art. 84,II c.p.c. è dettata a tutela della

sola parte rappresentata da procuratore che ha compito l‟atto dispositivo. Pertanto la

parte medesima è l‟unico soggetto legittimato a dolersi dell‟eventuale eccesso di

mandato, legittimazione che non compete alla controparte.

Pertanto, la riformulazione può ritenersi ritualmente proposta.

IT 01266980

Il brevetto di cui si controverte è stato concesso, a nome di Luigi Tellini, il 24/1/97, su

domanda depositata il 14/12/93.

Di conseguenza la privativa è nelle more scaduta e viene meno l‟interesse ad ottenere

una pronuncia di nullità valida erga omnes.

Tuttavia, è necessario esaminare la validità del titolo ai fini della domanda di

contraffazione svolta dall‟attore.

Il brevetto si riferisce al campo della stimolazione cardiaca permanente e temporanea.

Secondo l‟inventore (pag. 2 descrizione, doc. 3 conv.), negli elettrostimolatori noti il

campo di scappamento è programmato ad un valore fisso, o prevedendo una correzione

di frequenza durante movimento o sforzo, in ogni caso senza alcuna relazione con la

frequenza degli impulsi elettrici naturali all‟origine dell‟attività spontanea del cuore.

Scopo dichiarato dell‟invenzione è quindi “realizzare un dispositivo che, facendo uso di

una circuiteria elettronica non complessa e di facile realizzazione con la tecnologia

elettronica nota, esegua una stimolazione cardiaca che tenga conto del ritmo naturale e

che apporti le correzioni necessarie tali da alterare il meno possibile la sequenza dei

battiti naturali; un dispositivo con il quale i battiti di scappamento non si posizionano

in modo arbitrario, in base ad un prefissato intervallo, ma si posizionano là dove ci

saremmo aspettati che fossero o là dove è più opportuno che siano”, senza turbare

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l‟attività spontanea e con cui vengono reintegrati i battiti mancanti nel rispetto del ritmo

naturale.

Lo scopo viene raggiunto con un dispositivo “costituito da una circuiteria elettronica

comprendente un blocco di rivelazione del battito naturale, un blocco generatore dello

stimolo artificiale con intervallo di scappamento agganciato in fase ed eventualmente

anche in frequenza al primo, un blocco di controllo a memoria programmata che ne

regola il funzionamento nonché un blocco interruttore mediante cui viene disattivato lo


normalità”.

Il brevetto prevede due forme di realizzazione, la prima mediante circuito “analogico”,

“in cui il blocco di rivelazione del battito naturale ed il blocco generatore dello stimolo

artificiale agganciato in fase al primo sono combinati con una memoria programmata

che opera sia il conto della frequenza di stimolazione, sia l’interdizione o disattivazione

dello stimolo artificiale attraverso un blocco interruttore quando lo stimolo naturale ha

raggiunto la condizione di normalità” (descr. pag. 4).

La seconda forma prevede un circuito pressoché totalmente digitale basato su contatori e

microcontrollore.

La rivendicazione 1 prevede quindi (suddividendone le caratteristiche):

a) stimolatore cardiaco artificiale il quale, mediante un elettrodo impiantato nella

cavità atriale e/o ventricolare, con l’emissione di efficaci impulsi elettrici, mira a

mantenere regolare e costante la contrazione cardiaca,

b) comprendente una circuiteria elettronica formata da un blocco di rivelazione del

battito naturale,

c) un blocco generatore dello stimolo artificiale,

d) un blocco a memoria programmata che ne regola il funzionamento,

e) un blocco interruttore mediante cui viene disattivato lo stimolo artificiale quando

quello naturale ha raggiunto la condizione ritenuta di normalità,

caratterizzato dal fatto che

f) il generatore dello stimolo artificiale ha un intervallo di scappamento agganciato

in fase allo stimolo naturale”

Come osservato dal CTU, la rivendicazione non specifica l‟interrelazione tra le parti

costituenti lo stimolatore cardiaco e non chiarisce quale sia la condizione dello stimolo

naturale da definirsi “ di normalità”, tuttavia può ritenersi che dal contesto del titolo il

tecnico del ramo potesse adeguatamente operarne un‟interpretazione.

In proposito, il Collegio ritiene utile premettere qualche osservazione generale sulla

figura del tecnico del ramo, che è ovviamente fondamentale per una corretta valutazione

delle rivendicazioni (ex art. 52 CPI) e dei requisiti di attività inventiva (art. 48 CPI) e di

sufficienza di descrizione (art. 51 CPI) del brevetto in esame.

Per la definizione di tale figura, il settore tecnico in cui l'esperto del ramo deve essere

collocato è quello stesso in cui si pone il problema tecnico presumibilmente risolto dalla

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privativa in esame e deve avere particolari competenze tecniche nello stesso.

Come suggerito nelle Guidelines for Examination in the EPO, (Parte G, capitolo VII,

paragrafo 3, che rappresentano pur sempre un utile ed imprescindibile criterio di

giudizio) l‟esperto del ramo deve essere individuato in quella figura di generico

professionista, operante nel settore tecnico sopra menzionato, che abbia conoscenze e

abilità medie, ovvero che sia in grado di eseguire solo immediate associazioni logiche

tra soluzioni note alla tecnica, oltre ad essere capace di eseguire lavori di routine e

semplici esperimenti noti nel settore tecnico di pertinenza. È naturalmente escluso che la

figura dell'esperto del ramo sia dotata di attività creativa, pur se sicuramente è in grado

di comporre le diverse informazioni in suo possesso secondo uno schema logicamente

coerente.

Ovviamente, l‟esperto del ramo dispone non solo di mere capacità applicative, ma anche

di capacità di rielaborazione del patrimonio tecnico, limitatamente a collegamenti ovvi

che potrà stabilire fra le varie anteriorità rilevanti.

Siffatto generico professionista ha a disposizione le cosiddette conoscenze generali

comuni del settore alla data di priorità della privativa in esame, come ad esempio

desumibili da testi scolastici o manuali tecnici con data certa, oltre ad avere accesso

potenzialmente a tutta la tecnica anteriore nota, ivi compresi gli anteriori documenti

brevettuali disponibili al pubblico alla data di priorità della privativa in esame.

Vi è tuttavia una necessaria distinzione tra la figura dell‟esperto del ramo a cui riferirsi

per la valutazione del requisito di attività inventiva (Art. 48 CPI) e la figura dell‟esperto

del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito della sufficienza di descrizione

(Art. 51 CPI). Pur se dimostrano le medesime abilità e le medesime conoscenze tecniche

generali comuni al settore tecnico di pertinenza, la prima, oltre alle conoscenze tecniche

generali comuni, ha accesso alla tecnica anteriore del settore di pertinenza ed è altresì

fortemente stimolato a cercare soluzioni in tutta la tecnica anteriore del settore per

risolvere il problema tecnico posto (e dunque ha presumibilmente accesso anche a quelle

conoscenze del settore non propriamente generiche – la cosiddetta “Enhanced

Knowledge”- quali brevetti anteriori o pubblicazioni scientifiche o manuali tecnici

specifici), mentre la seconda ha a disposizione, oltre alle già dette conoscenze generali

comuni del settore, il brevetto esaminato, e la tecnica anteriore citata nel brevetto stesso,

ma non è indotto, e neppure si può pretendere che sia costretto, a cercare nella tecnica

anteriore documenti e soluzioni occorrenti ad interpretare il brevetto in esame.

Quanto alle conoscenze comuni generali del settore possedute dall‟esperto del ramo,

queste coincidono con quelle conoscenze che l'esperto possiede nello specifico campo

tecnico del problema presumibilmente risolto dalla invenzione. E in particolare tali

conoscenze sono costituite da quelle informazioni di base del campo tecnico

dell'invenzione che l'esperto del ramo si suppone debba avere o comunque debba essere

in grado di reperire, se necessario, alla data di priorità della privativa in esame.

Queste conoscenze comuni generali sono costituite da quelle informazioni, facilmente

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selezionabili, che si ritrovano comunemente in manuali, libri di testo, estratti da

enciclopedie, o dizionari, agevolmente reperibili nel determinato settore tecnico

dell‟esperto del ramo. Invece le informazioni presenti in pubblicazioni brevettuali o

articoli scientifici non possono considerate appartenenti a tali conoscenze comuni

generali del settore.

Sufficienza della descrizione

Definito l‟esperto come un soggetto che possiede contemporaneamente cognizioni di

medicina e di elettronica, va rilevato come il CTU abbia ritenuto che alla data di

deposito del brevetto questi avesse a disposizione adeguate conoscenze generali per

conoscere i parametri in gioco per regolare le prestazioni del dispositivo secondo le

esigenze di aggancio di fase, scegliendo opportunamente le funzioni del filtro e

contemporaneamente conoscesse l‟andamento della frequenza cardiaca.

Quanto al significato da attribuire a termine “aggancio di fase”, il CTU ha considerato

che nel campo dell‟elettronica il termine è associato ad un circuito chiuso o a

retroazione, noto come PLL, il cui obbiettivo è quello di generare un segnale in uscita

sincronizzato in fase e in frequenza a quello di un segnale in ingresso.

Inoltre, dal contenuto del brevetto, pure silente su moltissime questioni e dettagli (quali

le istruzioni da fornire al gruppo GMPA), il tecnico del ramo riconosce senza dubbio

che l‟obbiettivo dello stimolatore cardiaco descritto è quello di legare la stimolazione

cardiaca al ritmo naturale, integrando i battiti mancanti ove necessario e che tale

obbiettivo viene raggiunto legando un intervallo di scappamento del generatore dello

stimolo artificiale allo stimolo naturale con un aggancio di fase (pag. 30) e che sia già in

grado di ricavare un segnale di riferimento da trattare per l‟aggancio di fase, anche in

relazione al successivo impiego di un circuito PLL. Peraltro, il consulente perviene a

tale conclusione anche con riferimento ad anteriorità brevettuale quali WO91/08020, il

che, come detto, pare opinabile in sede di valutazione della sufficienza della descrizione.

In ogni caso, va sottolineato come dal contesto della relazione del consulente si

evidenzia che, per l‟esperto del ramo, con il termine “aggancio di fase” non si indica

necessariamente ed esclusivamente un circuito chiuso PLL regolato da una misura di

differenza di fase, in considerazione della forma di realizzazione della figura 2, che

prevede una forma di comparazione di fase, ma non evidenza una misura di differenza di

fase.

Malgrado qualche residuo dubbio in proposito, il Tribunale non ritiene opportuno

ulteriormente approfondire il dibattito tecnico in tema di sufficienza della descrizione, in

considerazione delle conclusioni cui si perverrà in relazione alla presenza degli altri

requisiti di brevettabilità.

Naturalmente va premesso che l‟art. 52 CPI consacrando definitivamente la centralità

delle rivendicazioni, quale punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti del titolare e

dei terzi, che presiedono alle operazioni interpretative, non consente all‟interprete di

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sostituirsi all‟inventore nella dichiarazione di volontà tendente alla identificazione della

protezione che pretende.

Dovrà pertanto farsi riferimento esclusivo al tenore delle rivendicazioni.

Novità

Come è noto, ai fini della valutazione del requisito di novità occorre esaminare se una

specifica realizzazione descritta in una divulgazione – di qualsiasi tipo essa sia – resa

disponibile al pubblico in data anteriore alla data di priorità del brevetto (di cui si

esamina un dato oggetto di rivendicazione) comprenda o meno identicamente e

inequivocabilmente tutte le caratteristiche tecniche rivendicate dalla privativa in esame.

Qualora tale esame porti a concludere che non vi sia sostanziale identità tra le

caratteristiche rivendicate e quelle appartenenti alla specifica realizzazione dello stato

della tecnica considerata, allora tale requisito di novità sarà presente, altrimenti verrà

giudicato assente.

In proposito, il Collegio ricorda che, al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il

contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall‟esperto del

ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o

integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, questione rilevante, invece, in relazione al

diverso requisito dell‟altezza inventiva. Se per la valutazione del requisito di novità

possono considerarsi anche eventuali caratteristiche implicite derivabili da un

documento appartenente allo stato della tecnica, le stesse devono risultare leggibili

dall‟esperto del ramo, da quel documento direttamente e senza ambiguità.

Il CTU ha ritenuto che US „471 (D5), che descrive uno stimolatore cardiaco avente una

modalità di stimolazione che gli consente di seguire le variazioni di frequenza associate

ai battiti di condotti in modo normale e di rispondere al verificarsi di contrazioni

ventricolari premature anticipi tutte le caratteristiche della rivendicazione 1.

In particolare, in presenza di attività cardiaca naturale rilevata, l‟intervallo di

scappamento dello stimolatore viene calcolato in base al periodo dello stimolo naturale

rilevato e pertanto realizza un aggancio di fase fra un intervallo di scappamento dello

stimolo artificiale e lo stimolo naturale, secondo quanto previsto nella parte

caratterizzante di IT „980 (f).

Va infatti ribadito che il termine “aggancio di fase” indicato nella rivendicazione 1 non

può essere limitato ad un circuito chiuso PLL regolato da una misura di differenza di

fase, alla luce della forma di realizzazione della figura 2, che prevede una forma di

comparazione di fase, ma non evidenza una misura di differenza di fase.

La rivendicazione principale di IT „980 richiede unicamente che un intervallo di

scappamento sia agganciato in fase allo stimolo naturale, senza specificare se occorra

tenere in considerazione anche il battito naturale precedente a quello rilevato o i

precedenti intervalli di scappamento calcolati, sicchè il contenuto ampio della

rivendicazione principale è leggibile in D5.

Secondo il CTU, D5 anticipa tutte le caratteristiche a-e della prima rivendicazione di IT

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„980.

Dubbi permangono comunque in relazione alla caratteristica e) laddove la si interpreti

nel senso in cui il blocco interruttore operi solo ove il cuore è riportato ai suoi valori

normali di frequenza, caratteristica non esplicitamente decritta da D5.

In ogni caso, deve concordarsi con il CTU laddove siffatta caratteristica possa ritenersi

implicita alla luce delle conoscenze ordinarie del tecnico del settore.

Tale considerazione priva il trovato di Tellini della novità, ancor prima che della

inventività, alla luce degli insegnamenti di D5.

Siffatta conclusione rende superfluo entrare specificamente nel merito degli

insegnamenti di US „965, che secondo il consulente pure anticipa integralmente la

rivendicazione 1.

Invero, tale seconda anteriorità insegna un aggancio di fase fra un intervallo di

scappamento e lo stimolo naturale, mentre potrebbero ritenersi implicite le altre

caratteristiche a-e indicate nella parte precaratterizzante della rivendicazione 1 di IT

„980

Dovendo ritenersi nulla per carenza di novità la rivendicazione principale, il Collegio

ritiene poi di concordare con il Consulente laddove considera, esaminandole

specificamente che D5 anticipi anche le caratteristiche di cui alle rivendicazioni 2, 3, 4,

5, 8, 12-15, mentre la rivendicazione 7 rappresenta un accorgimento alla portata del

tecnico del ramo. Le rivendicazioni 6 e 11 invece, pur sufficientemente descritte facendo

ricorso alle conoscenze comuni del tecnico del ramo dalle stesse non si discostano,

sicchè pure devono ritenersi nulle.

Le rivendicazioni 9 e 10, secondo il consulente, ove avessero ricompreso tutte i

componenti essenziali del circuito analogico –peraltro non rivendicati, ancorchè presenti

nella descrizione- sarebbero state dotate dei requisiti di novità ed altezza inventiva.

In conclusione, il Collegio deve concludere che IT „980, per quanto originariamente

rivendicato, fosse privo dei requisiti di valida brevettabilità.

Nuovo set di rivendicazioni limitato

In sede di precisazione delle conclusioni il procuratore di Tellini ha chiesto, in caso di

ritenuta nullità della privativa come originariamente registrata, di accertare la validità

del brevetto IT „980 in relazione alla rivendicazione n. 1 come riformulata con memoria

tecnica del 15.04.2013, doc. VII, allegata al verbale di causa dell‟11.06.2013, di seguito

integralmente trascritta:

“1) Stimolatore cardiaco artificiale il quale, mediante un elettrodo impiantato

nella cavità atriale e/o ventricolare, con l’emissione di efficaci impulsi elettrici,

mira a mantenere regolare e costante la contrazione cardiaca, comprendente una

circuiteria elettronica formata da un blocco di rivelazione del battito naturale, un

blocco generatore dello stimolo artificiale, un blocco a memoria programmata che

ne regola il funzionamento, un blocco interruttore mediante cui viene disattivato lo


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normalità, caratterizzato dal fatto che il generatore dello stimolo comprende un

circuito analogico o digitale con struttura ad anello ad aggancio di fase ed avente

mezzi di rilevazione di fase, scelti dal gruppo comprendente un blocco rilevatore di

fase per detto circuito analogico o dal gruppo comprendente un contatore digitale

(MIS) ed un registro di memoria (MEMV) per detto circuito digitale, collegati a

mezzi programmabili di controllo, scelti dal gruppo comprendente un gruppo di

memoria programmato (GMPA) per detto circuito analogico o dal gruppo

comprendente un gruppo di memoria programmato a funzionamento digitale

(GMPD) per detto circuito digitale, per rilevare una differenza di fase tra i battiti

naturali rilevati e stimoli artificiali generati, detto generatore dello stimolo

artificiale avendo un intervallo di scappamento uguale al periodo dello stimolo

naturale oppure legato a questo secondo rapporti razionali che garantiscono, oltre

all’aggancio in fase dei segnali, costanti rapporti di frequenza tra i due

oscillatori”.

Pare al Tribunale che debba anche in questo caso concordarsi con la conclusione del

CTU che ha ritenuto che il set di rivendicazioni emendate si estenda oltre il contenuto

della domanda iniziale.

Per il vero, se IT „980 descrive effettivamente un circuito analogico con struttura “ad

anello ed aggancio di fase” (pag. 5 e fig. 1), non altrettanto può dirsi per il circuito

digitale, non essendo in alcun modo descritto per tale circuito un rivelatore o

comparatore di fase (che compari la differenza di fase tra il valore contenuto nel

contenitore digitale MIS e il valore contenuto nella memoria MEMV e lo utilizzi per il

calcolo di un nuovo intervallo di scappamento).

Ne consegue che la predetta caratteristica della rivendicazione emendata non pare

univocamente descritta in IT „980 né che la stessa risulti essenziale, nella descrizione

fornita dall‟inventore, ai fini di determinare quella specifica struttura di circuito digitale

destinata a svolgere i compiti necessari al raggiungimento dello scopo.

Quanto infatti ai mezzi di rivelazione di fase per il circuito digitale, infatti, pur

originariamente previsti nel brevetto che ci occupa, non risultano univocamente descritti

nella loro funzionalità di rilevare una differenza di fase fra i battiti naturali e gli stimoli

artificiali come rivendicata nella riformulazione.

Pertanto, pur trattandosi di caratteristica aggiuntiva, come tale limitativa della protezione

conferita dalla privativa la nuova formulazione della rivendicazione 1 non trova

fondamento univoco nella descrizione e quindi eccede il contenuto della domanda

iniziale.

A nulla rileva che nella tecnica sussistano possibilità di implementare il blocco GMPD

ed i registri MIS e MEMV al fine di rilevare un errore di fase sulla base dei periodi di

segnale naturale e di stimolo artificiale in modo da ottenere l‟aggancio di fase, in quanto

tali aspetti non risultano trattati nella parte descrittiva, tanto da risultare leggibili

direttamente e senza ambiguità dal tecnico del ramo. Accogliendo le tesi della difesa

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Tellini a quest‟ultimo sarebbero chieste modifiche o sviluppi dell‟informazione tecnica

contenuta nel documento brevettuale, che non fanno parte di ciò che viene rivelato dallo

stesso in maniera univoca, operazione certamente inammissibile, pena l‟indebita

estensione della privativa.

Siffatta conclusione consente di non entrare nel merito della valutazione degli altri

requisiti di brevettabilità della rivendicazione emendata.

In conclusione, la privativa di Tellini deve essere ritenuta priva dei requisiti di

brevettabilità.

Poiché nelle more del giudizio il brevetto è scaduto, è venuto meno l‟interesse della

convenuta ex art. 100 c.p.c. ad una pronuncia di nullità efficace erga omnes.

In ogni caso, l‟originaria nullità della privativa, anche come riformulata ex art. 79,III

CPI, determina il rigetto della domanda di contraffazione svolta dall‟attore.

Di conseguenza l‟attore –soccombente nel merito- deve essere condannato a rifondere

alle convenute le spese di lite, nella misura qui liquidata di euro 16.387,00, oltre

accessori di legge,

A carico definitivo dell‟attore debbono anche essere poste la spese di CTU, nella misura

già liquidata dal G.I. in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione

notificato il 17/5/10 da Luigi Tellini nei confronti di Boston Scientific s.p.a. e Guidant

Italia s.r.l. (estinta per incorporazione nella prima), ogni altra domanda ed eccezione

disattesa,

ritenuto che il brevetto IT 1266980, di titolarità di Luigi Tellini è privo ab origine dei

requisiti di brevettabilità, anche come riformulato ex art. 79,III CPI:

A) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di

dichiarazione di nullità erga omnes, per intervenuta scadenza della privativa;

B) rigetta le domande di contraffazione svolte dall‟attore;

C) condanna l‟attore –soccombente nel merito- a rifondere alla convenuta le spese di

lite, nella misura sopra liquidata di euro 16.387,00, oltre accessori di legge;

D) pone a carico definitivo dell‟attore la spese di CTU, nella misura già liquidata dal

G.I. in corso di causa.

Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 12/2/15

Il Presidente est.

dott. Paola Gandolfi

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Sentenza n. 2580/2015 pubbl. il 26/02/2015 RG n. 32344 ... · ai criteri di cui al Codice di...

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