Seminario FederSalus

20 marzo 2014 – Milano

Internazionalizzazione delle aziende di integratori

alimentari: linee guida e opportunità di mercato.

Un focus sulla Russia

Guido Maffei

Avvocato. Rappresentante abilitato di fronte all’UAMI.

Strategie di deposito dei marchi all’estero

e relativa tutela.

Perché registrare un marchio?

La registrazione è uno dei mezzi più efficaci a disposizione dell’imprenditore per tutelare il

marchio, in modo che non venga utilizzato da altri.

Se un marchio non viene registrato, altri potrebbero farlo e acquisire il diritto di

contrassegnare con lo stesso i propri prodotti e servizi, approfittando degli investimenti

effettuati dal titolare.

Il deposito di una domanda di registrazione fornisce una data certa di decorrenza dei diritti

esclusivi sul marchio, opponibile ai terzi.

E’ bene depositare il marchio dunque:

• per utilizzarlo in modo esclusivo.

• per cederne la proprietà o l’uso.

• per impedire a terzi di depositare o usare un marchio uguale o simile al proprio.

Il marchio può essere:

Principali classificazioni

DENOMINATIVO,

se composto da parole, lettere,

numeri o combinazioni di tali elementi.

FIGURATIVO, se è composto da elementi grafici.

SEMPLICE,

se è composto esclusivamente

da elementi grafici o verbali.

COMPLESSO,

se comprende sia elementi verbali

che elementi grafici.

Il marchio può essere:

Principali classificazioni

INDIVIDUALE,

se è volto a contraddistinguere

i prodotti o i servizi

di un singolo imprenditore.

COLLETTIVO,

se è volto a garantire l'origine, la natura o

la qualità di prodotti o servizi

(es. PURA LANA VERGINE”).

Il marchio può essere:

Principali classificazioni

FORTE,

se è dotato di particolare capacità distintiva

in relazione ai prodotti o servizi

che contraddistingue,

ovvero non presenta alcuna

attinenza con essi (es. “SAILA”- “APPLE”).

DEBOLE,

se risulta in qualche modo evocativo

delle caratteristiche dei prodotti o servizi

che contraddistingue

(es. “CARCIOFOTTO” – “BENAGOL”).

I requisiti del marchio

Affinchè sia registrabile, marchio deve essere:

• DISTINTIVO: deve cioè essere in grado di distinguere un prodotto o un servizio da quello

altrui.

• VERITIERO: ovvero non può consistere in espressioni idonee ad ingannare il consumatore,

in particolare circa la provenienza geografica, le qualità o la natura del prodotto.

• LECITO: il marchio deve essere conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

• NUOVO: il marchio richiesto non può essere identico o simile ad un marchio o ad un altro

segno distintivo.

Requisito della novità e ricerche di anteriorità

Le ricerche di anteriorità: se il marchio non è ancora stato utilizzato dall’imprenditore, è

altamente consigliabile svolgere una ricerca di anteriorità, prima di depositare la domanda

di registrazione, per verificare se i concorrenti abbiano già registrato o richiesto marchi

identici o simili a quello di interesse.

Tale ricerca deve avere la medesima estensione territoriale che, in seguito al deposito, avrà

il marchio.

Ambito territoriale

Ogni registrazione di marchio ha una validità territoriale.

• NAZIONALE, ovvero concesso dall’Ufficio Brevetti e Marchi del territorio di riferimento ed

avente protezione limitata a tale territorio.

• COMUNITARIO, ovvero concesso dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno

(UAMI) di Alicante, con protezione nei 27 Paesi UE e possibilità di allargamento automatico

ai nuovi Stati membri. È un marchio unitario.

• INTERNAZIONALE, ovvero concesso dall ’ Organizzazione Mondiale della Proprietà

Intellettuale (OMPI) di Ginevra nei Paesi aderenti all’Unione di Madrid. È un fascio di marchi.

La Federazione Russa può essere designata tramite marchio internazionale.

• NAZIONALE ESTERO, che rappresenta l’unica soluzione per tutelare un marchio nei Paesi

che non aderiscono all’Unione di Madrid.

I limiti temporali

Il marchio può essere depositato in qualsiasi momento e ha una durata di

10 anni

E’ rinnovabile infinite volte.

I prodotti e i servizi

• All’atto del deposito, il titolare deve indicare i prodotti e/o i servizi che desidera associare

al marchio.

• Si fa riferimento alla X edizione della Classificazione internazionale di Nizza, che

contempla 45 classi di prodotti e servizi.

• È possibile designare sia le macrocategorie (c.d. “titoli delle classi”), che i singoli

prodotti/servizi di specifico interesse.

• È sempre consentito limitare la domanda o la registrazione eliminando classi o singoli

prodotti/servizi, mentre non è possibile aggiungerne di nuovi.

Classificazione merceologica per integratori alimentari

CLASSE 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e

sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi

alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i

denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi;

fungicidi, erbicidi.

La tipologia in questione deve essere valutata sotto diversi aspetti:

A) Ontologica consistenza (es. “Drink a base di latte”).

B) Modalità di fruizione/assunzione (es. “Barretta energetica”).

C) Finalità (es. “Integratore ad uso cosmetico per la cura della pelle e dei capelli”).

L’esame degli impedimenti assoluti

La domanda di registrazione viene sottoposta all’esame dell’Ufficio Marchi competente,

che provvede a verificare se essa sia:

• RICEVIBILE, ovvero rispetti i requisiti di forma previsti (corretta compilazione del modulo,

esemplare del marchio, lettera d’incarico ove prevista, pagamento tasse ecc.).

• REGISTRABILE, ovvero che la domanda di registrazione non risulti:

� carente di capacità distintiva;

� decettiva;

� contraria alla legge, ordine pubblico o buon costume;

� in violazione di altri diritti (stemmi, nomi o ritratti di persona ecc.).

L’esame degli impedimenti relativi

• Oltre all’esame degli impedimenti assoluti, alcuni Uffici Marchi (compreso quello russo)

effettuano altresì l’esame degli impedimenti relativi (o esame di novità), ovvero verificano

se il marchio richiesto possa risultare confondibile con marchi depositati o registrati da terzi

in data anteriore.

• L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato

Interno (UAMI) non effettuano l’esame di novità.

• Nei casi in cui tale esame non sia previsto, è lasciata al titolare del marchio anteriore la

facoltà di attivarsi per impedire la registrazione del marchio richiesto, mediante la

procedura di opposizione.

• Qualora l’Ufficio competente rilevi la presenza di impedimenti assoluti o relativi, emette

un’azione ufficiale, con la quale rifiuta provvisoriamente il marchio ed assegna al titolare un

termine entro cui presentare le proprie osservazioni.

Le opposizioni

• L’opposizione è un procedimento amministrativo con il quale un terzo chiede all’Ufficio di

competenza di respingere una domanda di registrazione di marchio, sulla base dei propri

diritti anteriori.

• Si può proporre opposizione contro la registrazione del marchio entro un termine

prestabilito, che decorre dalla pubblicazione della domanda di marchio.

• È generalmente prevista una prima fase, c.d. cooling-off, nella quale le parti sono invitate a

risolvere l’opposizione in via amichevole. In caso contrario, l’opposizione entra nella fase

contenziosa, che le prevede uno scambio di memorie.

• L’opposizione può essere fondata su:

� marchi registrati o allo stato di domanda;

� marchi di fatto (se previsto dalla normativa nazionale);

� altri diritti anteriori (denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio

ecc.).

Uso e decadenza

• Su iniziativa di qualunque terzo interessato, il marchio registrato decade se non utilizzato

in modo serio ed effettivo entro cinque anni o tre anni dalla data di registrazione.

• È possibile evitare la decadenza riprendendo l’uso di un marchio non utilizzato da più di

cinque/tre anni, a condizione che nel frattempo non si siano inseriti diritti di terzi.

Gli usi consentiti

Il titolare del marchio non può vietare ai terzi l’utilizzo di marchi identici o simili in funzione

meramente descrittiva.

In particolare, non è consentito vietare ai terzi l’uso:

• del loro nome e indirizzo;

• di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore,

alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del

servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

• del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o

servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

Tutela della Proprietà Industriale nella Federazione Russa fino al

2000

Tutela giuridica dei marchi non adeguata:

1) Scarso interesse al mercato russo manifestato dai produttori di merce originali.

2) Invasione dei contraffattori.

3) Politiche di marketing inadeguate.

4) Risarcimenti inadeguati.

Conseguente inefficacia delle misure di lotta contro le violazioni dei titoli di proprietà

Industriale.

Riforma della legislazione nella Federazione Russa e

caratteristiche del sistema locale

La riforma della legislazione russa, in particolare in materia di IP, ha portato ad una

revisione del Codice Civile locale con la riforma del 2008 che ha modificato il sistema di

tutela dei marchi.

Attualmente è possibile tutelare un marchio in Russia tramite:

A) Registrazione presso il ROSPATENT;

B) Designazione nel marchio internazionale.

In entrambi i casi il sistema prevede una verifica degli impedimenti sia assoluti che relativi

alla concessione della tutela.

Importante ruolo delle dogane e possibilità di iscrivere il marchio registrato presso le

competenti autorità per assicurarsi il loro intervento.

Altre caratteristiche del sistema locale

In Russia non esiste la tutela del marchio di fatto.

In base al sistema russo non è possibile proporre opposizione, è dunque necessario attendere

la registrazione per poi proporre una azione di invalidazione.

Un marchio diventa vulnerabile sotto il profilo per la decadenza per non uso dopo tre anni

dalla registrazione.

La lingua russa è caratterizzata dall’uso dei caratteri cirillici ed è pertanto opportuno

considerare il deposito del marchio locale debitamente traslitterato.

Bando Marchi+

• Supporti alle imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero.

• Linee di intervento:

• Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI;

• Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionalipresso OMPI.

• Entità delle agevolazioni:

• fino all’80% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa (nel rispetto degli importi massimi previsti).

• pari al 90% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa (nel rispetto degli importi massimi previsti) nel caso in cui la designazione interessi Russia e/o Cina.

• Promotori: Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere.

Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012.

https://www.progetto-tpi.it//P42A0C3S1/Bando-Imprese.htm

Grazie dell’attenzione!

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