Orientamento pratico agli incontri con i consulenti in PI · Il valore e l’impatto della...
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Camera di commercio di Torino Creare e innovare consapevolmente Orientamento pratico agli incontri con i consulenti in PI Sportello Tutela Proprietà industriale della Camera di commercio di Torino
Transcript of Orientamento pratico agli incontri con i consulenti in PI · Il valore e l’impatto della...
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Creare e innovare consapevolmente
Orientamento pratico agli incontri con i consulenti in PI
Sportello Tutela Proprietà industrialedella Camera di commercio di Torino
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Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino
Comitato di redazione: Mario Aprà, Mariella Caramelli, Fabio D’Angelo,
Silvia Lazzarotto, Gian Giuseppe Masciopinto, Cristina Rolando, Alessandra Romeo,
Mariangela Ravasenga e Loredana Zellada.
Si ringrazia Luciano Bosotti.
Copyright © 2009 - Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
di Torino
Edizione Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino
ISBN 88-903705-2-6
Coordinamento editoriale: Settore Proprietà Industriale – Centro PATLIB, Camera
di commercio di Torino
Coordinamento grafico: Settore Comunicazione esterna
Ideazione grafica: Tribeka Comunicazione srl
Stampa: AGIT Subalpina srl, settembre 2009
La presente Guida, redatta a cura di consulenti in Proprietà industriale, è stata realizzata gratuitamente, alloscopo di fornire all’utenza dello Sportello di Proprietà industriale – Centro PATLIB della Camera di Commer-cio di Torino, che della guida è promotrice, uno strumento di orientamento nella complessa materia della PI.In considerazione della sua finalità, i diversi argomenti, di carattere teorico e pratico, sono trattati per lineegenerali ed essenziali, con specifico riguardo alla giurisdizione italiana e, per brevi cenni, alle giurisdizioniestere, in particolare in base alle convenzioni internazionali.La Guida è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di comple-tezza, tenuto conto della complessità della materia trattata.Le informazioni legali contenute in questa Guida sono, quindi, di natura generale non esaustiva e sono for-nite esclusivamente a scopo divulgativo ed orientativo. I contenuti della Guida non possono pertanto sostituire il parere legale di un professionista abilitato, che do-vrebbe essere consultato in merito ad ogni specifico caso. Né gli autori né la Camera di commercio di To-rino possono essere ritenuti responsabili per eventuali usi inappropriati od illeciti dei contenuti di questa Guida,in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali even-tuali usi inappropriati od illeciti. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d’autore e tutti i diritti sono riser-vati alla Camera di Commercio di Torino. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa ap-provazione preventiva della proprietaria dei diritti. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella Guidasono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.
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oPresentazione della Guida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Cos’è la Proprietà industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Cos’è lo Sportello Tutela Proprietà industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Il Settore Proprietà industriale – Centro PATLIB della Camera di commercio
di Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Avvertenze per l’uso della Guida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Capitolo primo
Il valore e l’impatto della proprietà industriale sull’attività d’impresa:
il diritto di privativa e la sua tutela
1.1 Come gestire lo sviluppo tecnologico della propria impresa . . . . . . . 26
1.1.1 In quali modi è possibile ottenere le tecnologie? . . . . . . . . . 27
1.1.2 La tecnologia che si intende adottare è lecitamente utilizzabile? . 29
1.1.3 Come si può verificare l’esistenza di diritti di terzi? . . . . . . . . 30
1.1.4 Come si può tutelare la propria tecnologia e/o i propri
prodotti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.1.5 Quali sono i vantaggi della tutela brevettuale? . . . . . . . . . . . 33
1.2 Come gestire l’immagine commerciale della propria impresa . . . . . . 34
1.2.1 Come si può tutelare l’immagine commerciale e la
comunicazione d’impresa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.2.2 Quali sono i vantaggi di una tutela efficace dell’immagine
commerciale e della comunicazione d’impresa? . . . . . . . . . . 36
Indice
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Capitolo secondo
I brevetti per invenzione e per modello d’utilità
2.1 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2 Esclusioni dalla protezione brevettuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3 Come si protegge un brevetto in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3.1 Requisiti formali di una domanda di brevetto . . . . . . . . . . . . 44
2.3.2 Requisiti sostanziali dell’oggetto di una domanda di brevetto . . . 47
2.3.3 Esame della domanda e concessione del brevetto richiesto . . . . 48
2.4 La ricerca di anteriorità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.5 La tutela. Procedura delle domande di brevetto . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.6 Le vicende di un brevetto o domanda di brevetto successive al deposito . 55
Capitolo terzo
I marchi
3.1 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2 Registrazione ed esclusione dalla registrazione: impedimenti assoluti
e impedimenti relativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.3 Le ricerche ed i depositi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.3.1 Le ricerche di anteriorità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.3.2 Il deposito della domanda di registrazione di marchio . . . . . 73
3.3.2.1 Il marchio internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.3.2.2 Il marchio comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.4 La tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.4.1 Le vicende del marchio dopo il suo deposito . . . . . . . . . . . . 86
Capitolo quarto
I modelli ed i disegni industriali
4.1 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.2 Requisiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.2.1 Registrazione ed esclusione della registrazione . . . . . . . . . . 90
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4.3 Le ricerche e i depositi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.3.1 Le ricerche di anteriorità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.4 Il deposito della domanda di registrazione per disegno o modello . . . 98
4.4.1 Il modello internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.4.2 Il modello comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.5 La tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.6 Le vicende del modello industriale e design dopo il deposito . . . . . . 109
Capitolo quinto
Altri segni distintivi: domini, ragioni sociali, nomi commerciali e insegne
5.1 Nomi commerciali, ragioni sociali e insegne . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2 Nomi a dominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Capitolo sesto
Il trasferimento dei diritti di proprietà industriale e le modifiche del titolare
6.1 Le modifiche del titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.2 I trasferimenti: cessioni, pegni, successioni, sentenze e altre fattispecie
traslative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.2.1 Le cessioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.2.2 Le licenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Capitolo settimo
Il diritto d’autore
7.1 Il diritto d’autore e la proprietà intellettuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7.2 Il diritto d’autore e il software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Riferimenti normativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Sitografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
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oAl termine “brevetto” si associa nel senso comune un’idea generica di genialità,
originalità e intuizione, spesso individuale.
Per chi opera in questo campo e per tutte le imprese che investono in ricerca e
sviluppo, il concetto di brevetto è invece legato ad un percorso più ampio e artico-
lato, che coinvolge tutte le funzioni aziendali, dall’ideazione alla produzione fino
alla vendita.
In questo lungo cammino, l’aspetto di tutela e di protezione delle idee è impor-
tante fin da subito, perché permette, attraverso utili strumenti, di valutare il posizio-
namento del proprio prodotto, di monitorare il mercato, di concentrarsi su linee di
sviluppo più profittevoli.
In questo ambito la Camera di commercio svolge un importante ruolo di consulenza
e di accompagnamento dell’imprenditore per orientarlo tra le diverse opportunità di tu-
tela: l’ente rappresenta non solo e non più, dunque, un semplice sportello di ricezione
delle pratiche di deposito, ma un vero e proprio partner dell’impresa innovativa.
Dal 2007 la Camera di commercio di Torino ha creato lo Sportello Tutela della
Proprietà industriale, un servizio di facile accessibilità, in termini di costi e velocità,
e allo stesso tempo estremamente qualificato, grazie alla convenzione con l’Ordine
dei consulenti in Proprietà industriale: la migliore squadra a disposizione di chi crede
nella ricerca non solo come sfruttamento dell’idea singola, ma come approccio im-
prenditoriale continuo.
Il servizio in questi anni è cresciuto, arrivando a contare oltre 300 richieste l’anno,
e si è specializzato, con lo sportello dedicato espressamente al mondo del design,
continuando nello stesso tempo a lavorare per la diffusione della cultura brevettuale,
attraverso incontri, seminari, proposte formative.
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Presentazione della Guida
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E cresce anche la squadra dei consulenti; sono tre i nuovi studi che hanno aperto
quest’anno a Torino e che si sono prontamente aggiunti ai 15 che già collaboravano
con lo Sportello.
Anche la presente guida è un segno della volontà di proseguire in quest’opera
importante di accompagnamento rivolto a quelle imprese che vogliono affrontare i
mercati con una competitività fatta di innovazione e buone idee.
Alessandro Barberis
Presidente della Camera di commercio di Torino
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Presentazione della Guida
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Introduzione
Cos’è la Proprietà industriale
In base all’ordinamento giuridico italiano, la Proprietà industriale (di seguito PI) rap-
presenta l’insieme dei diritti di proprietà attinenti ai beni immateriali di un soggetto o
di un’impresa, comunemente riconosciuti ed identificati nei marchi e brevetti.
La materia della PI è ordinata e disciplinata in base a norme di legge generali e
codicistiche – comprese nella Costituzione e nei codici civili e penali – ed anche da
norme speciali, riordinate e trattate nel Codice di PI (di seguito CPI) attualmente in vi-
gore.
In dottrina, l’espressione PI comprende marchi ed altri segni distintivi – come il
nome di ditta, l’insegna ed il nome a dominio - indicazioni geografiche, denomina-
zioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei pro-
dotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
I diritti di PI si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli
altri modi previsti dal Codice di PI. La brevettazione e la registrazione hanno quindi
carattere di accertamento costitutivo e danno luogo ai cosiddetti titoli di PI.
La PI si fonda, quindi, su un insieme complesso di norme, convenzioni e prassi,
la cui conoscenza e corretta applicazione possono determinare l’affermazione di
un’attività imprenditoriale, in quanto garantiscono all’imprenditore di acquisire e poter
sfruttare quel patrimonio di tecnologia e comunicazione essenziale per competere e
difendere la posizione dell’impresa nel mercato di riferimento (si veda anche Capi-
tolo 1, Il valore e l’impatto della PI sull’attività d’impresa, Il diritto di privativa e la sua
tutela).
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Cos’è lo Sportello Tutela Proprietà industriale
Hai avuto un’idea che pensi sia innovativa?
Non sai a chi rivolgerti?
Vuoi avere un’opinione professionale di un consulente in PI?
Per rispondere a queste ed altre domande è stato istituito presso il Settore Proprietà
industriale – Centro PATLIB della Camera di commercio di Torino lo Sportello Tutela
Proprietà industriale (di seguito Sportello TPI), un servizio che offre la possibilità di
orientare l’utenza privata, i liberi professionisti e le PMI nel quadro delle diverse op-
portunità di tutela della PI con riferimento alle procedure di deposito di invenzioni e
modelli di utilità e di registrazione di disegni e modelli e marchi d’impresa a livello
nazionale, comunitario ed internazionale.
Il progetto camerale che ha portato alla nascita dello Sportello, risalente al 2007,
è stato realizzato in collaborazione con l’Ordine dei consulenti in PI (http://www.or-
dine-brevetti.it), che riunisce i professionisti abilitati ad operare nel campo degli stru-
menti di tutela della PI.
La collaborazione è basata su una convenzione che regola organizzazione e
funzionamento del servizio.
Come si accede al servizio
Il servizio, effettuato a titolo gratuito da consulenti in PI in collaborazione ed in
presenza di funzionari della Camera di commercio di Torino, è rivolto a tutti gli utenti
per consentire agli stessi di operare scelte “informate” al momento del primo depo-
sito di domanda brevettuale o della prima registrazione di marchio o modello.
L’accesso al servizio avviene previo appuntamento, fissato con la Segreteria me-
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diante la compilazione di un modulo, sul quale dovrà essere specificato l’oggetto
delle informazioni richieste.
L’incontro può essere concordato di persona, via e-mail o telefonicamente ed av-
viene nei locali della Camera di commercio di Torino, in Via San Francesco da Paola
24, a Torino, indicativamente ogni mercoledì e giovedì mattino.
La consulenza non è limitata al solo deposito nazionale, ma è anche rivolta a va-
lutare l’opportunità del deposito comunitario o internazionale.
Le eventuali ricerche effettuate dal Centro PATLIB prevedono come unico costo le
possibili stampe e visure.
I risultati delle ricerche fornite dal servizio in oggetto non sono da ritenersi esaustive.
Quale servizio è offerto
Agli utenti è offerta una prima informazione sotto forma di colloquio della durata
indicativa di 30 minuti.
Nel corso dell’incontro, l’utente espone le proprie perplessità ed esigenze di tu-
tela e il consulente fornisce i chiarimenti ed i suggerimenti del caso.
Tra i suggerimenti può emergere la necessità di richiedere al Settore Proprietà in-
dustriale - Centro PATLIB di effettuare delle ricerche di anteriorità.
Il servizio si avvale della collaborazione di consulenti in PI iscritti al relativo Or-
dine per dare un’informazione qualificata e mirata alle effettive necessità degli utenti,
che non hanno conoscenze professionali o tecniche in tema di diritto industriale.
Il procedimento è riservato: tutta la documentazione consegnata sarà trattata li-
mitatamente a quanto necessario per l’organizzazione dell’incontro con i consulenti
e sarà restituita all’utente alla fine dell’incontro.
I consulenti operano osservando il segreto professionale, di cui all’art. 206 del
Codice della PI, e non possono utilizzare e divulgare le informazioni ed i dati di cui
vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
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Perché lo Sportello TPI
Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Area Tutela del
Mercato e della Fede pubblica camerale ed è volto a diffondere tra imprenditori ed
operatori economici un’adeguata cultura dell’innovazione e della concorrenza, ba-
sata sull’informazione relativa all’uso corretto ed efficace dei diversi strumenti di tu-
tela della PI.
Per chi opera lo Sportello TPI
Per chiunque desideri ricevere da parte di un consulente in PI un parere gratuito
su un argomento specifico relativo a:
• brevetti d’invenzione (incluse le nuove varietà vegetali e le topografie di prodotti
a semiconduttori),
• modelli di utilità,
• modelli industriali, design,
• marchi,
• nomi a dominio,
• concorrenza sleale,
• software, diritto d’autore, copyright,
per la protezione e la difesa di diritti relativi alla innovazione tecnologica e di
forma dei prodotti, nonché ai segni distintivi d’azienda e/o di prodotti e/o di ser-
vizi nel mercato, con particolare riferimento al territorio nazionale e comunitario.
Gli studi di consulenza che aderiscono alle attività dello Sportello TPITutti gli studi brevettuali di Torino e provincia hanno aderito all’iniziativa e forniscono
a turno la collaborazione dei rispettivi professionisti sia per quanto attiene alle consulenze
allo sportello sia per quanto concerne la realizzazione dei seminari informativi.
Gli indirizzi dei singoli studi che collaborano all’iniziativa sono reperibili sul sito
camerale alla pagina http://www.to.camcom.it/brevetti
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Perché, come e quando rivolgersi allo Sportello TPI
Perché?Per poter acquisire conoscenza della materia della PI ed orientarsi nella scelta
delle soluzioni di tutela che essa garantisce.
Creatività e innovazione rappresentano, nel mercato dei beni e servizi, un patri-
monio intellettuale di grandissimo valore per l’imprenditore e per la collettività.
Tuttavia, tale patrimonio si concretizza e può essere sfruttato, in termini di pro-
gresso economico e sociale, individuale e collettivo, solo a condizione della efficace
protezione delle idee e delle informazioni che lo costituiscono.
Le possibilità e i modi concreti di protezione di tale patrimonio intellettuale di-
pendono in larga misura dalla effettiva conoscenza di un sistema complesso di regole
– di leggi nazionali e convenzioni internazionali sulla PI e, più in generale, sulla Pro-
prietà intellettuale - che rientra nel campo di specializzazione dei consulenti in PI.
Grazie all’iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Torino, competenza
ed esperienza di questi specifici professionisti (anche indicati come mandatari) sono
messe gratuitamente a disposizione degli utenti che si rivolgono allo Sportello.
Lo Sportello TPI offre, pertanto, a chi intende ottenere e far valere dei diritti di PI
e/o intellettuale, una guida affidabile e gratuita per informarsi sulla possibilità e sui
modi per tutelare correttamente ed in concreto, una nuova idea tecnica, una crea-
zione di forma innovativa, un segno di comunicazione nel mercato dei beni e servizi.
Come?Per il migliore impiego del tempo assegnato, è consigliabile che l’utente prepari
con cura, prima del colloquio, le sue domande e gli eventuali documenti da presen-
tare al consulente in PI durante l’incontro.
A tal fine, si raccomanda all’utente di leggere con attenzione, come prepara-
zione all’incontro, le parti della presente Guida relative agli argomenti che intende
trattare durante il colloquio.
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All’utente che intende porre una questione circa la protezione di un diritto di PI
sarà utile presentare al consulente in PI una copia dei documenti che egli intende de-
positare con la domanda medesima. Potrà così ottenere una informazione più mirata
e dettagliata.
Quando?Sempre, prima di fare conoscere ad altri il risultato della propria creatività ap-
plicata alla innovazione tecnologica e di forma dei prodotti, a nuovi modi di comu-
nicazione nel mercato, così da potere tempestivamente provvedere alla richiesta di
una efficace protezione.
Inoltre, anche dopo avere richiesto la protezione di un diritto di PI, può essere utile
rivolgersi allo Sportello TPI per approfondire uno o più dei molteplici e complessi
aspetti che riguardano l’ottenimento, la difesa e lo sfruttamento del diritto medesimo,
mediante la guida di un consulente in PI.
Quali altri servizi offre lo Sportello TPI
Lo Sportello TPI nel corso del 2007 ha arricchito il proprio servizio con un ciclo
di incontri di formazione a tema sugli strumenti di tutela della PI.
Ogni seminario è gratuito ed è tenuto da mandatari operativi in Piemonte.
La sede di ogni incontro è il Centro Congressi Torino Incontra, in Via Nino Costa,
8 a Torino.
Per conoscere le date e gli argomenti dei seminari, programmati annualmente, è pos-
sibile consultare il sito Internet camerale all’indirizzo www.to.camcom.it/sportellotpi
Dal 2008, anno in cui Torino è stata World Design Capital, il servizio informa-
tivo dello Sportello è articolato in un ulteriore Sportello TPI per i designers.
Il servizio offerto rispetta le stesse dinamiche dello sportello originale, ma riguarda
in particolare le necessità espresse dai professionisti del mondo del design.
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Per informazioni e richieste di appuntamento:
Sportello Tutela Proprietà industriale
c/o Settore Proprietà industriale – Centro PATLIB
Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino
Tel: 011 5716 931-933 -939
Fax: 011 5716 935
www.to.camcom.it/sportellotpi
www.to.camcom.it/sportellotpidesign
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Il Settore Proprietà industrialeCentro PATLIB della Camera
di commercio di Torino
Per rispondere alle esigenze di aziende e utenti privati che dedicano attenzione
e risorse all’innovazione tecnologica e alla PI ed estensivamente alla Proprietà intel-
lettuale, la Camera di commercio di Torino ha istituito servizi specifici tra loro coor-
dinati in un percorso unico a tutela della creatività.
L’innovatore è così accompagnato, in modo gratuito e con assoluta riservatezza,
in un iter che parte dalla ricerca di anteriorità e giunge alla commercializzazione sul
mercato, passando per il deposito.
A cosa serve effettuare una ricerca di anteriorità
Innovare significa investire tempo e denaro in ricerche originali, finalizzate alla
creazione di prodotti e procedimenti nuovi, utili e rispondenti alle esigenze di
un’utenza vasta e varia. Per garantire la novità del proprio lavoro è indispensabile
svolgere sempre una ricerca di anteriorità sullo stato dell’arte nello specifico settore
tecnologico.
Otto informazioni tecniche su dieci sono contenute esclusivamente nei brevetti.
Per questo l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha creato un network internazionale
di Centri di Informazione Brevettuale PATLIB (Patent Library), che raccoglie il patri-
monio del sistema documentario brevettuale internazionale.
Al suo servizio, banche dati off-line e l’archivio on-line Esp@cenet, che concen-
tra in Internet oltre sessanta milioni di documenti brevettuali di tutto il mondo.
La Camera di commercio di Torino è il Centro PATLIB del Piemonte, presso cui i
privati cittadini e le aziende possono condurre indagini brevettuali per:
• monitorare la situazione dei singoli settori tecnologici a livello internazionale
• risparmiare nel settore della ricerca
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• identificare le tendenze di evoluzione tecnologica dei mercati per orientare le po-
litiche di ricerca verso nicchie di sviluppo meno “battute” e proteggere i prodotti
da contraffazioni e imitazioni.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, effettuare una ricerca preventiva permette di:
• contestare eventuali brevetti o domande di brevetto altrui ritenuti simili ai propri
• strutturare una politica di tutela brevettuale, depositando marchi o modelli ornamen-
tali ad integrazione del proprio portafoglio brevettuale
• evitare investimenti economici su prodotti già coperti da brevetto.
Di quale documentazione dispone il Centro PATLIB della Camera dicommercio di Torino
Le banche dati brevettuali off-line disponibili presso il Centro PATLIB del Piemonte
sono oltre settanta, complete e tempestivamente aggiornate.
Molto ampia è anche la disponibilità di banche dati sui marchi.
Gli archivi sono prodotti da enti internazionali accreditati (EPO, UAMI, WIPO,
USPTO, JPO) e consentono di effettuare ricerche e consultazioni in inglese, francese
o tedesco.
Sempre più numerosa e aggiornata è la documentazione monografica e perio-
dica, nazionale e internazionale, relativa a tutti gli strumenti di tutela della PI ed esten-
sivamente della Proprietà intellettuale (brevetti, marchi di fabbrica e marchi collettivi,
know how, segreti d’azienda, modelli e design, brand, open sources, diritto d’autore,
nomi a dominio etc.), analizzati sotto il profilo economico e giuridico.
L’accesso al Centro PATLIB è libero.
Le fotocopie e le stampe sono ammesse nel rispetto della vigente normativa sul di-
ritto d’autore.
Il servizio di reference avanzato è effettuato a titolo gratuito e previo appunta-
mento.
Il prestito non è ammesso.
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Quali altri servizi fornisce il Centro PATLIB della Camera di commer-cio di Torino
Il Centro PATLIB è il punto di riferimento brevettuale per il territorio piemontese e
valdostano, con help desk presenti presso le altre Camere di commercio.
Esso rivolge i propri servizi informativi a tutti coloro che intendono fruirne. Il tar-
get di utenza, comunque, è specifico e si compone di PMI, operatori economici, as-
sociazioni di categoria, ricercatori e professionisti.
In collaborazione con l’Ufficio Brevetti dell’Università degli Studi di Torino e con
quello del Politecnico di Torino, con l’Istituto Europeo di Design (IED) e con l’Istituto
d’Arte Applicata e Design (IAAD) svolge da anni seminari di informazione brevettuale
rivolti a professori, ricercatori e universitari, presso le singole Facoltà.
Organizza, inoltre, corsi, convegni e incontri per PMI, professionisti, associazioni
di categoria, il cui calendario annuale è disponibile sul sito camerale.
Nel 2005 ha sottoscritto un accordo con Torino Wireless, API Torino, ADI Occi-
dentale Piemonte e Valle d’Aosta, Environment Park, Istituto Europeo di Design (IED)
e Convey per contribuire ad avvicinare imprese e ricercatori agli strumenti di prote-
zione e di informazione della proprietà intellettuale.
A tutte le aziende che ne fanno richiesta fornisce a titolo gratuito il servizio di
alerting PatNews, inviando mensilmente per posta elettronica l’elenco delle domande
brevettuali depositate negli ultimi trenta giorni presso l’EPO ed afferenti allo specifi-
coambito d’interesse di ogni singolo utente.
I progetti speciali: il Premio CAMCOM e la collana di working paperIntellectual Property and Intangibles
Per favorire la sensibilizzazione e lo studio sul tema, il Centro PATLIB cura la rea-
lizzazione del Premio annuale Camera di commercio di Torino (Premio CAMCOM)
per tesi di laurea dedicate alla proprietà intellettuale e al suo ruolo nella società
contemporanea. È inoltre promotore ed editore della collana di working paper
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Intellectual Property and Intangibles. La collana approfondisce tutti i temi della pro-
prietà intellettuale, rilevanti per il vantaggio competitivo delle imprese, con particolare
riferimento agli strumenti di tutela, alle innovazioni nei settori emergenti e ai loro mo-
delli di business e distribuzione.
Le collaborazioni
L’Osservatorio provinciale sulla contraffazione.
Dal 2008, su richiesta della Prefettura torinese, il Settore è Osservatorio provin-
ciale sulla contraffazione.
L’Osservatorio è nato per definire nuove e più incisive iniziative per il contrasto del
fenomeno del commercio delle merci contraffatte tendenti ad informare i cittadini ed
a scoraggiarne l’acquisto, ha un Comitato di Indirizzo, ai cui lavori partecipano tutte
le Istituzioni e le Associazioni di categoria operative sul territorio e presta particolare
attenzione al ruolo e alla tutela del consumatore, svolgendo un’attività che analizza
il fenomeno della contraffazione, con l’intenzione di far emergere le problematiche
connesse a settori di particolare rilievo economico e sociale a livello locale, quali i
giocattoli, i farmaci, i pezzi di ricambio di auto e aerei, gli oggetti e gli strumenti per
la casa e il design.
Il tema approfondito nel 2009 è la contraffazione alimentare.
L’IP Finance Institute.
La Camera di commercio di Torino collabora con il Politecnico di Torino al pro-
getto del centro di ricerca IP Finance Institute, sorto per valorizzare il patrimonio di
PI, e più estensivamente della Proprietà intellettuale, delle PMI piemontesi e per svi-
luppare e diffondere le potenzialità d’uso di tali asset immateriali in operazioni in-
dustriali e finanziarie, a sostegno dello sviluppo d’impresa.
L’Istituto si candida a diventare primario centro di competenza in Europa sul tema,
promovendo e coordinando attività di ricerca, comunicazione e cooperazione con
istituzioni finanziarie, grandi aziende, PMI, università, associazioni di categoria e
professionali, governo e Pubbliche Amministrazioni.
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Annualmente il centro di ricerca analizzerà settori tecnici e produttivi differenti.
Le attività editoriali e di formazione
Nel 2007 il Settore ha curato la pubblicazione del volume Il valore del brand,
seguito nel 2008 dal libro Il valore del packaging. Le due opere editoriali sono una
sorta di affresco della nostra epoca, che abbraccia visivamente i decenni più signi-
ficativi della storia industriale italiana e che, attraverso segni, logos, campagne pub-
blicitarie riemersi dagli archivi aziendali nell’uno e le strategie commerciali espresse
anche dal packaging nell’altro, evidenzia il filo conduttore della comunicazione d’im-
presa che ha accompagnato lo sviluppo socio-economico del territorio subalpino.
Nel 2008 è iniziata la collaborazione con Convey S.r.l. per la realizzazione
della Guida Convey ItaliaOggi sul tema della difesa e della valorizzazione del de-
sign industriale, proseguita nel 2009 con la guida sulla tutela della PI in 12 Paesi
del Nord e Sud America e dell’Africa mediterranea
La convenzione sottoscritta con Convey comprende anche il patrocinio del Ma-
ster Operativo in Proprietà Intellettuale e lotta alla contraffazione: il Centro PATLIB for-
nisce all’iniziativa una collaborazione “scientifica” alla didattica e lo stanziamento
di due borse di studio. Dal 2009 il MOPI si tiene a Torino presso il Centro di For-
mazione camerale.
Il deposito nazionale e internazionale
Le domande di brevetti, modelli e marchi nazionali e di marchi internazionali
possono essere depositate presso il Settore Proprietà industriale – Centro PATLIB ca-
merale direttamente oppure tramite un consulente in materia brevettuale regolarmente
iscritto all’Albo nazionale dei mandatari o, anche, da un avvocato iscritto all’Albo.
La concessione di tutte le privative nazionali, per mantenere in vita ognuna delle
quali è necessario versare anticipatamente tasse specifiche, compete all’Ufficio Ita-
liano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Anche per il deposito dei brevetti europei e delle domande di brevetto interna-
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zionali (PCT) ci si rivolge direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che fa da
tramite presso l’EPO.
L’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) è il destinatario delle
domande di marchio e modello comunitario.
Presso il Settore Proprietà industriale – Centro PATLIB vanno depositate le traduzioni
del testo e delle rivendicazioni dei brevetti europei e successivamente pagate le tasse
per il loro mantenimento in vita.
L’innovazione incontra il mercato
Dal momento del deposito, è indispensabile che decorrano almeno novanta giorni
prima che la domanda di brevetto nazionale possa essere resa pubblica.
Successivamente, gli inventori potranno rivolgersi al Settore Innovazione Tecnolo-
gica della Camera di commercio per cercare partner stranieri e realizzare coopera-
zioni tecniche o accordi di produzione, per dare in licenza il brevetto, sfruttare
commercialmente il trovato e per offrire o ricercare tecnologie a livello internazionale
attraverso la rete Innovation Relay Centre.
Il Settore Europa e Imprese può, invece, fornire informazioni sulla legislazione co-
munitaria e la sua applicazione in Italia e negli altri Paesi europei e assistere nella ri-
cerca dei programmi comunitari di finanziamento di interesse delle PMI.
Tutti gli inventori potranno, inoltre, rivolgersi in qualunque momento al Centro PA-
TLIB per effettuare ulteriori ricerche di mercato, monitorando nel tempo i singoli set-
tori produttivi e mantenendosi aggiornati sulle evoluzioni dei rispettivi ambiti di
interesse.
Per informazioni:
Settore Proprietà industriale – Centro PATLIB
Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino
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Tel. 011 5716 931/2/3/4/9 - 011 5716 996
Fax 011 5716 935
[email protected]; www.to.camcom.it/brevetti
[email protected]; www.to.camcom.it/patlib
Apertura al pubblico
per depositi:
lun - ven 9.00 - 12.00
per informazioni, ricerche, ritiro attestati:
lun - ven 9.00 – 12.15
lun - gio 14.30 – 15.45
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Avvertenze per l’uso della Guida
A cosa serve
La Guida serve, innanzitutto, a preparare l’incontro allo Sportello TPI con un con-
sulente in PI. È utile, a questo fine, che l’utente legga attentamente, prima dell’incon-
tro, la parte della Guida che riguarda il tema, che poi egli tratterà personalmente con
iI suo interlocutore tecnico.
Essa serve, inoltre, durante il colloquio allo Sportello con un consulente in PI, per
annotare le questioni più rilevanti trattate, in modo da avere un testo di riferimento
chiaro anche dopo l’incontro.
È un manuale per il “fai-da-te”?
No: è uno strumento di lavoro per chi intende tutelare una innovazione avvalen-
dosi dell’aiuto fornito, presso lo Sportello TPI, dai consulenti in PI di Torino, che vi pre-
stano la loro consulenza gratuita.
L’incontro con un consulente in PI presso lo Sportello TPI e la lettura della Guida
servono a orientare l’utente, che potrà rendersi consapevole dei passi da intrapren-
dere per una efficace tutela di una innovazione o di un’opera creativa e dei diversi
gradi di difficoltà di tali passi.
Quali sono le conoscenze che l’utente dello Sportello TPI deve avereper tutelare efficacemente un titolo di PI
L’imprenditore o l’inventore possiede una visione di carattere prevalentemente tec-
nico-commerciale della sua innovazione; per ottenere la tutela della stessa egli deve,
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però, affrontare una dimensione più strettamente legale, tenendo presente quanto
previsto dalla normativa in materia di diritto industriale.
Come può l’imprenditore o l’inventore affrontare questa complessadimensione legale
Questo cambio di dimensione può essere portato a termine con successo solo
avendo presenti le seguenti condizioni che costituiscono le linee guida per una cor-
retta ed adeguata tutela dei beni immateriali disciplinati dal diritto industriale:
a) conoscere in modo approfondito non solo il mercato in cui si opera, ma anche
i diritti di PI attivati dai concorrenti;
b) individuare quali siano gli elementi che caratterizzano i propri prodotti rispetto
a quelli presenti sul mercato;
c) stabilire la miglior strategia di tutela per valorizzare i suddetti elementi carat-
terizzanti;
d) intervenire nella procedura di registrazione o concessione dei diritti di esclu-
siva richiesti per rendere questi ultimi più adeguati ai requisiti normativi e alle esigenze
di tutela sul mercato;
e) monitorare le attività dei concorrenti sia dal punto di vista più squisitamente
commerciale sia da quello delle protezioni attivate (depositi di nuove domande di
brevetto, di marchio, di modelli, ecc.) per evitare qualsivoglia interferenza con i pro-
pri diritti di esclusiva;
f) attivarsi in caso di violazione dei propri diritti per bloccare eventuali attività il-
lecite nel minor tempo possibile e con la massima efficacia.
Quali sono le principali procedure da svolgere per la tutela di un ti-tolo di PI
a) La ricercaPrima fra tutte è l’ottenimento di informazioni circa le conoscenze di dominio pub-
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blico e gli eventuali diritti di esclusiva posseduti da terzi. Ciò richiede l’effettuazione
di ricerche, spesso assai complesse, su banche dati altamente specializzate, in cui
non solo sono reperibili i documenti depositati, ma anche il loro status (domanda in
fase di esame, titolo concesso, scaduto, abbandonato ecc.).
A tal proposito, è importante sottolineare come una ricerca superficiale condotta,
ad esempio, tramite una semplice combinazione di parole chiave su banche dati
che offrono possibilità limitate di interrogazione, possa portare a considerazioni er-
rate sia relativamente alla libertà di produrre e commercializzare i propri prodotti sia
relativamente alle modalità di tutela.
Inoltre, la stessa interrogazione delle banche dati non può prescindere da una co-
noscenza approfondita delle tecniche di preparazione dei documenti di deposito, al
fine di adottare una corretta strategia di ricerca.
b) Il depositoÈ l’atto con cui viene formalmente richiesta la protezione di un titolo di PI.
Anche il deposito di un titolo di PI la cui esclusiva sia stata formulata in modo ina-
deguato, senza, quindi, le necessarie conoscenze tecnico-legali, può portare a con-
seguenze inaspettate, che possono andare oltre il mancato ottenimento dei diritti
desiderati (con conseguente impossibilità di agire contro eventuali contraffattori), sca-
tenando, in talune situazioni, addirittura delle controversie.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui il testo di un brevetto mal formulato, che de-
termina una tutela nulla o, quanto meno, assai ridotta, diventi una sorta di “autode-
nuncia” pubblica, in quanto le caratteristiche del prodotto o macchinario in esso
contenute siano ritenute in contraffazione di un brevetto di cui si ignorava l’esistenza.
Oppure, si consideri il caso in cui, a seguito di una ricerca non accurata, si de-
positi un marchio in conflitto con marchi anteriori simili depositati per prodotti iden-
tici o affini: ciò potrebbe scatenare la reazione del titolare di tale marchio,
comportando eventualmente l’instaurazione di un procedimento legale davanti al Tri-
bunale.
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c) Le procedure successive al depositoInoltre, partendo dal presupposto che il deposito della domanda, di brevetto,
marchio, modello, ecc. non costituisce la fase conclusiva della complessa attività di
gestione dei titoli di PI, ma solo uno dei tasselli fondamentali, si rende normalmente
necessario effettuare degli interventi nel corso della procedura di registrazione presso
le divisioni di esame dei vari Paesi in cui i suddetti titoli sono stati depositati.
Ciò può accadere nelle ipotesi in cui le varie Autorità competenti emettano dei
rilievi contenenti obiezioni sostanziali o formali circa i requisiti di validità dei titoli de-
positati.
In tutti questi casi, il titolare del diritto di esclusiva (brevetto, marchio, modello, ecc)
è tenuto a rispondere nei tempi concessi dall’ufficio competente, pena il rifiuto defi-
nitivo dello stesso, con la conseguente perdita di qualsivoglia diritto.
d) La sorveglianza dopo il deposito e la concessione del diritto diesclusiva
Per il mantenimento in vita della privativa occorre, ad esempio, pagare entro ter-
mini perentori delle tasse di mantenimento o rinnovo, pena la decadenza.
Quali sono le possibili conseguenze di uno scorretto o inadeguatosvolgimento delle procedure per la tutela di un titolo di PI
La perdita totale o parziale del diritto che si intendeva tutelare.
Risulta, quindi, evidente come sia necessaria un’attività attenta e consapevole in
tutte le fasi del processo di tutela, prima e dopo il deposito.
Come si possono ovviare gli inconvenienti propri del “fai-da-te”.La figura del consulente in PI
Avere familiarità con la materia della PI è sicuramente utile, ma non sufficiente.
Indispensabile è, invece, farsi affiancare da una sorta di “personal trainer”, qual-
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cuno che, grazie a specifiche competenze e conoscenze tecniche, legali ed altresì
costante esperienza sul campo, sia in grado di supportare il singolo o l’azienda,
nella protezione del proprio patrimonio immateriale: il consulente in PI (anche noto
come mandatario abilitato).
Questo professionista, regolarmente iscritto al relativo Ordine (per maggiori det-
tagli si veda anche in questo Capitolo La rappresentanza e l’Ordine dei consulenti
in PI), svolge, nella creazione e nella gestione della PI di un’azienda o di un singolo
imprenditore, un’attività analoga a quella svolta da un ingegnere o un architetto a cui
viene affidata la costruzione di un’abitazione:
• valuta le esigenze dell’azienda ed i suoi obiettivi, prospettando le diverse soluzioni
possibili e le eventuali criticità ad esse connesse;
• analizza i risultati delle ricerche di anteriorità sulla base della propria specifica com-
petenza professionale, mettendo in luce aspetti dei risultati che potrebbero sfuggire
a “occhi profani” e che possono essere determinanti nella scelta di “se”, “cosa” e
“dove” brevettare o registrare;
• redige le pratiche per la richiesta dei brevetti e delle registrazioni in maniera da as-
sicurare all’azienda la miglior protezione possibile in caso di contraffazione;
• mette in campo le proprie specifiche conoscenze per fronteggiare le sempre pos-
sibili (ma non sempre prevedibili) difficoltà che possono emergere nelle fasi di
esame, durante le quali talvolta è richiesta la redazione di atti scritti – molto spesso
in una lingua straniera – a contenuto tecnico-giuridico in risposta a contestazioni o
richieste di chiarimenti degli Uffici Brevetti dei Paesi in cui è stato richiesto un bre-
vetto o una registrazione;
• sorveglia le scadenze relative agli adempimenti necessari per acquisire e/o man-
tenere in vita il diritto acquisito (pagamento tasse di registrazione, annualità, tasse
di rinnovo);
• informa l’azienda circa le eventuali novità legislative che possono richiedere al ti-
tolare di una privativa un’attività ulteriore o diversa da quella inizialmente prevista
per mantenere in vita la privativa stessa.
Ultimo, ma non meno importante, il consulente in PI è tenuto per legge al segreto pro-
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fessionale: aspetto, questo, di grande rilevanza, soprattutto nella fase che precede il de-
posito di una domanda di brevetto, i cui effetti possono essere vanificati in caso di pre-
divulgazione dell’invenzione oggetto del brevetto stesso da parte di qualsiasi soggetto.
Lo Sportello TPI, in conclusione, offre ad ogni utente l’opportunità di avere una
consulenza qualificata e gratuita da parte di un consulente in PI, che potrà rispon-
dere alle domande pertinenti nello spazio concesso dalla breve durata dell’incontro.
Non è ovviamente, però, possibile per l’utente ottenere, in tale occasione, tutte le ri-
sposte alle molte altre domande che egli avrebbe voluto o dovuto sottoporre. L’ap-
profondimento di tali questioni potrà essere svolto, sempre con l’ausilio di un
consulente in PI, in sede diversa da quello dello Sportello TPI.
La rappresentanza e l’Ordine dei consulenti in PI
La PI è una materia di carattere specialistico che rientra nell’alveo del complesso
mondo delle scienze giuridiche e del diritto applicato. Come avviene per altre di-
scipline e corpi organici di conoscenze, anche nell’ambito della PI s’identifica una
figura professionale di riferimento, vale a dire il consulente in PI, ed è istituito un cor-
rispondente ordinamento professionale nazionale. I consulenti in PI abilitati eserci-
tano la professione costituiti in associazioni o società specializzate nella materia (si
veda anche, in questa Introduzione, Cos’è lo Sportello TPI? e Quali studi di consu-
lenza aderiscono alle attività dello Sportello TPI?).
L’attività di consulenza nel settore della PI è stata regolamentata ed ufficialmente
riconosciuta in Italia soltanto in tempi relativamente recenti.
La relativa normativa, ispirata al criterio dell’armonizzazione con la Convenzione sul
brevetto Europeo, risale infatti al 1979, quando in altri paesi europei, quali ad esempio
la Germania, la corrispondente normativa risale ai primi anni del secolo ventesimo.
Le norme che regolano lo svolgimento della professione del consulente in PI sono
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oggi raccolte nel capo VI (Articoli da 201 a 222) del Codice della PI.
Il principio cardine è quello per cui nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un
mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, es-
sendo altresì previsto che le persone fisiche e giuridiche possano agire per mezzo di
un loro dipendente anche se non abilitato.
Parallelamente è previsto che il mandato di rappresentanza possa essere confe-
rito soltanto a mandatari iscritti all’Ordine Nazionale ed in particolare ai mandatari
iscritti nell’Albo istituito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Analogo incarico può essere conferito ad un avvocato iscritto nel relativo Albo Pro-
fessionale.
A partire dal 1995, l’Ordine è organizzato in due sezioni che raccolgono, ri-
spettivamente:
• i consulenti operanti nel settore dei brevetti, con facoltà di rappresentare in ma-
teria di brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli (già definiti or-
namentali), nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttore, e
• i consulenti operanti nel settore dei marchi, con facoltà di rappresentare in mate-
ria di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.
I requisiti principali per l’iscrizione all’Ordine sono i seguenti:
• stato di cittadino italiano ovvero di cittadino di Stati membri dell’Unione Europea,
ovvero di cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
• godimento dei diritti civili e stato di buona condotta civile e morale;
• residenza ovvero domicilio professionale in Italia, salvo che si tratti di un cittadino
di stati che consentano ai cittadini italiani l’iscrizione ai corrispondenti albi senza
tale requisito; e superamento dell’esame di abilitazione.
L’ammissione all’esame di abilitazione a ciascuna delle sezioni (brevetti e marchi)
è riservato alle persone che abbiano conseguito il diploma di laurea o un titolo uni-
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versitario equipollente in qualsiasi Paese estero ed abbiamo compiuto presso so-
cietà, uffici e servizi specializzati in PI almeno due anni di tirocinio professionale ef-
fettivo, documentato in modo idoneo.
L’esame di ammissione alla sezione brevetti consiste in una prova scritta, che
comporta la redazione di un brevetto per invenzione o per modello (o quantomeno
delle parti essenziali dello stesso) ed eventualmente la risposta a quesiti di natura le-
gale e procedurale ed in una prova orale sulle seguenti materie:
• nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura civile, di chimica o meccanica
o elettricità;
• diritti dei brevetti per invenzione, per modello, per marchio;
• diritto comunitario internazionale in materia di PI;
• almeno una lingua scelta tra l’inglese, il tedesco o il francese.
L’esame di ammissione alla sezione marchi segue un’impostazione sostanzial-
mente analoga, ma riferita in modo specifico alle competenze del settore.
L’esame di abilitazione è indetto ogni due anni con Decreto del Ministro dello Svi-
luppo Economico. La prassi consolidata prevede che gli esami per l’ammissione ri-
spettivamente alla sezione brevetti ed alla sezione marchi siano indetti in anni
successivi con sequenza alternata.
L’assemblea degli iscritti all’Ordine elegge un consiglio dell’Ordine composto da
dieci membri e retto da un presidente e da un vicepresidente ed operante sotto il con-
trollo dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Il consiglio intrattiene per conto dell’Ordine i rapporti istituzionali con l’Ufficio Ita-
liano Brevetti e Marchi e con il Ministero, provvedendo ad organizzare lo svolgimento
dell’esame di ammissione, svolgendo altresì l’attività di controllo del rispetto del co-
dice deontologico sulla base di segnalazioni provenienti dagli iscritti e da terzi.
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Introduzione
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Il valore e l’impatto della proprietà industriale
sull’attività d’impresa: il diritto di privativa e la sua tutela
A cura di Fabio D’Angelo
Nell’attuale contesto economico, in cui si assiste ad una crescente internaziona-
lizzazione e globalizzazione dei mercati, le nostre imprese stanno subendo una forte
concorrenza da parte dei paesi emergenti in svariati settori.
La capacità di differenziarsi dai propri concorrenti, al fine di proporre soluzioni
originali ed attraenti per i consumatori, diventa quindi fondamentale per riuscire ad
affermarsi sia sui mercati interni che su quelli internazionali. I fattori chiave su cui l’im-
presa può puntare sono essenzialmente due: la propria capacità tecnologica e la pro-
pria capacità o immagine commerciale.
Ciò risulta ancora più evidente se si prova ad analizzare quali sono gli elementi
principali che determinano la posizione di un’impresa sul proprio mercato di riferi-
mento; essi possono essere così schematizzati:
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Come si vede, la capacità tecnologica e la capacità commerciale costituiscono,
nel loro insieme, il bagaglio di competenze cui l’impresa può attingere per creare
prodotti di successo. Tali competenze concorrono a formare il valore dell’impresa e
possono essere validamente tutelate attraverso gli strumenti offerti dai cosiddetti di-
ritti della proprietà intellettuale, ovverosia essenzialmente brevetti, modelli di utilità,
marchi e modelli o disegni industriali.
In questo modo, è possibile trasformare le competenze tecnologiche e commer-
ciali in un vero e proprio patrimonio immateriale costituito da diritti di esclusiva che
consentono alle imprese di operare sui mercati di riferimento in una posizione di mo-
nopolio più o meno forte a seconda dell’estensione di tali diritti.
Ma come può essere gestito lo sviluppo tecnologico e l’immagine commerciale
della propria impresa? E che cosa è possibile tutelare, più specificatamente, attra-
verso i brevetti, i modelli di utilità, i marchi e i modelli e disegni industriali?
Queste questioni saranno affrontate nei paragrafi che seguono al fine di fornire
alcune indicazioni pratiche relativamente alla gestione della PI nell’attività d’impresa.
1.1 Come gestire lo sviluppo tecnologico della propria impresa
Innanzitutto, la “tecnologia” di un’impresa può essere sinteticamente definita come
l’insieme delle conoscenze necessarie per la fabbricazione dei prodotti, per l’appli-
cazione dei procedimenti produttivi e per la prestazione dei servizi.
Questa definizione è importante perché consente di distinguere due diversi fattori
produttivi dell’impresa: i prodotti e le conoscenze.
I prodotti sono il risultato fisico e tangibile dell’attività produttiva e hanno una na-
tura materiale; le conoscenze tecniche rappresentano invece le cognizioni che un’im-
presa utilizza per fabbricare i prodotti e hanno una natura immateriale.
Quando si osserva un qualsiasi prodotto, un elettrodomestico piuttosto che un
capo di abbigliamento, le conoscenze tecniche non appaiono ai nostri occhi, ep-
pure è evidente che senza di esse quel prodotto non sarebbe mai arrivato ad esistere.
Gli economisti, con un’immagine figurata, sono soliti affermare al riguardo che
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Capitolo I
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le conoscenze tecniche sono “incorporate” nel prodotto, volendo così intendere che
anch’esse sono da considerarsi un fattore produttivo (input), sia pure immateriale, non
diversamente dai componenti materiali del prodotto.
Dal punto di vista dell’impresa, le conoscenze tecniche possono essere prese in
considerazione sotto un duplice profilo: il primo, in positivo, è quello della possibi-
lità di farne uso e il secondo, in negativo, è quello dell’adozione di misure che ne
escludano l’uso da parte dei concorrenti.
Esaminiamo, innanzitutto, il primo profilo.
1.1.1 In quali modi è possibile ottenere le tecnologie?Le tecnologie, ovverosia le conoscenze tecniche necessarie all’attività di impresa,
possono essere ottenute essenzialmente in tre modi:
realizzandole in proprio;
facendole realizzare per proprio conto su commissione da terzi; o
acquisendole da terzi.
a) La realizzazione della tecnologia all’interno dell’impresa
La produzione in proprio di conoscenze tecniche è normalmente quella che com-
porta gli investimenti più cospicui, soprattutto in risorse umane. Essa può avvenire se-
condo due principali modalità: mediante una specifica attività interna di ricerca e
sviluppo o traendo continui insegnamenti tecnici dall’attività produttiva quotidiana.
Il fatto che ogni impresa accumuli nel tempo un considerevole bagaglio di cono-
scenze tecniche non vuole sempre dire, però, che queste conoscenze siano facil-
mente “disponibili” all’interno dell’impresa per essere utilizzate.
Infatti, solo una minima parte della tecnologia prodotta all’interno dell’impresa si
trova normalmente su un supporto cartaceo, elettronico o comunque in una forma
tale da essere facilmente accessibile (documentazione tecnica).
Una buona parte della tecnologia si trova invece spesso “incorporata” nel per-
sonale tecnico dell’impresa, costituendone il bagaglio cognitivo e di professionalità
tecnica.
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Il valore e l’impatto della proprietà industriale sull’attività d’impresa: il diritto di privativa e la sua tutela
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È evidente come il normale turnover di personale tecnico esistente tra imprese
operanti nel medesimo settore possa comportare il rischio che anche le conoscenze
tecniche incorporate in tale personale passino da un’impresa ad un’altra, rendendo
così vani i cospicui investimenti in risorse umane.
Risulta pertanto fondamentale “scorporare” le conoscenze tecniche dal personale
che le ha generate, tutelandole opportunamente attraverso gli strumenti offerti dai di-
ritti della proprietà intellettuale, come sarà spiegato in dettaglio di seguito.
b) La realizzazione della tecnologia su commissione da parte di terzi
L’impresa moderna, per rimanere competitiva sul mercato, è continuamente sti-
molata a migliorare e a diversificare la propria produzione e, dunque, a realizzare
sempre nuove tecnologie.
Questo intenso sforzo innovativo non può essere sostenuto dalle sole strutture in-
terne dell’impresa.
Diventa così sempre più frequente, sia nel contesto interno sia in quello interna-
zionale, che l’impresa entri in contatto con diversi soggetti e che commissioni ad essi
l’elaborazione di nuove tecnologie (contratti di progettazione e design), oppure la
fabbricazione di prodotti che implichino l’adozione di determinate tecnologie (con-
tratti di subfornitura).
In entrambi i casi, è evidente come dal punto di vista dell’impresa committente,
lo scopo sia quello di riuscire ad assicurarsi la titolarità delle tecnologie e/o dei pro-
dotti così realizzati, in modo da poter sviluppare gradualmente nel tempo un proprio
patrimonio tecnologico, che sia il più possibile libero da vincoli e condizionamenti
esterni.
Il soggetto che svolge materialmente l’attività richiesta ha invece sovente interesse
a non privarsi della titolarità dei risultati del proprio lavoro, soprattutto per mante-
nere un legame continuativo con l’impresa committente, anche attraverso successive
attività di miglioramento e di perfezionamento dei progetti originari.
Si capisce quindi come la regolazione e la gestione delle conoscenze tecniche
che vengono scambiate e degli eventuali diritti da esse nascenti siano un punto fon-
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Capitolo I
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damentale dell’attività delle imprese coinvolte al fine di garantirsi le migliori condizioni
del rapporto e conseguentemente mantenere un’alta competitività sui mercati di rife-
rimento. Le imprese meglio organizzate nella gestione del proprio patrimonio imma-
teriale riescono sovente ad aggiudicarsi le migliori condizioni contrattuali.
c) L’acquisizione della tecnologia da terzi
Un ulteriore modo per ottenere conoscenze tecniche è quello di acquisirle da terzi
i quali già le posseggano.
In certi casi, l’acquisizione della tecnologia è l’oggetto unico o prevalente del
contratto (si veda anche Capitolo VI - Cos’è una cessione?, Cos’è una licenza?), in
altri casi invece essa è solo una delle varie prestazioni di un determinato tipo con-
trattuale o di una certa operazione industriale.
Talvolta, il trasferimento di tecnologia non avviene in un’unica direzione. Ciò può
verificarsi quando entrambe le parti siano interessate ad acquisire la tecnologia del-
l’altra parte per completare la propria gamma di capacità tecnologiche. Questo
scambio incrociato di tecnologia assume comunemente la denominazione di “licenza
incrociata”.
Un’altra tipologia di contratti che dà luogo ad un’acquisizione reciproca di tec-
nologia a vantaggio delle varie parti interessate sono i contratti di ricerca e sviluppo
in comune, mediante i quali due o più imprese uniscono le proprie capacità tecno-
logiche per svolgere insieme determinate attività di ricerca, progettazione e sviluppo
di nuovi prodotti o di nuove tecniche produttive.
1.1.2 La tecnologia che si intende adottare è lecitamente utilizzabile?Per una corretta impostazione della propria politica tecnologica non è sufficiente
domandarsi se sia più opportuno produrre nuova tecnologia all’interno della propria
impresa, o farla realizzare su commissione da terzi, oppure acquisirla da altre im-
prese.
Infatti, la tecnologia che ci si appresta ad elaborare o ad acquisire potrebbe poi
non risultare utilizzabile lecitamente, quando risulti già tutelata da diritti anteriori di
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terzi quali, ad esempio, diritti di brevetto.
Questa situazione può verificarsi molto più frequentemente di quanto si possa
pensare e richiede, pertanto, l’adozione delle più grandi cautele.
Se infatti, nonostante l’esistenza di tali diritti anteriori, si procedesse comunque allo
sfruttamento della tecnologia, si correrebbe il rischio di subire azioni legali, anche
in via di urgenza, che potrebbero portare al sequestro dei prodotti presenti sul mer-
cato e/o ad un ordine del giudice di cessare la produzione e la commercializza-
zione dei prodotti stessi, oltre al risarcimento degli eventuali danni ed altre
conseguenze negative.
Queste azioni potrebbero essere intentate, oltre che nei confronti dell’impresa
fabbricante, anche contro i distributori o i rivenditori dello stesso fabbricante, il quale
potrebbe così subire ulteriori gravi conseguenze, anche di natura commerciale e di
immagine.
La verifica della possibilità di utilizzare una determinata tecnologia e/o di rea-
lizzare o vendere una nuova gamma di prodotti senza ledere diritti pre-esistenti di
terzi deve essere condotta anche nel caso in cui i nuovi sviluppi siano stati realizzati
in modo del tutto autonomo all’interno della propria impresa: infatti, non è escluso
che, anteriormente, qualcun altro possa aver sviluppato lo stesso progetto magari tu-
telandolo opportunamente.
1.1.3 Come si può verificare l’esistenza di diritti di terzi?La verifica circa gli eventuali diritti di esclusiva di terzi su una determinata tecnolo-
gia o su un determinato prodotto può essere condotta attraverso semplici ricerche di an-
teriorità nei database brevettuali (si veda anche Paragrafo 2.4, La ricerca di anteriorità),
con una spesa incommensurabilmente inferiore agli investimenti necessari per l’idea-
zione e progettazione del nuovo prodotto ed ai costi di un eventuale contenzioso.
Se addirittura tale ricerca fosse condotta prima di iniziare l’attività progettuale,
quest’ultima potrebbe essere notevolmente facilitata dalla conoscenza dei risultati
della ricerca stessa, ossia di tutto ciò che risulta essere già stato ideato nel settore spe-
cifico di riferimento. Questo potrebbe, in prima battuta, portare ad una drastica ri-
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duzione dei costi di ricerca e sviluppo, in quanto si potrebbe così evitare di “inven-
tare” quello che esiste già.
Inoltre, le ricerche di anteriorità, se affiancate ad una conoscenza dettagliata del
mercato in cui si opera, possono essere un formidabile strumento per il controllo del-
l’attività dei concorrenti, così da poterne anticipare le future mosse.
Le ricerche di anteriorità vengono normalmente condotte su banche dati interna-
zionali, alcune delle quali liberamente fruibili su Internet; è normalmente possibile ef-
fettuare sia ricerche nominative (ossia, ad esempio, focalizzate a rinvenire i titoli di
PI depositati da un certo soggetto) che ricerche per argomento (ossia basate su una
certa tipologia di prodotto avente determinate caratteristiche).
Va ricordato che i brevetti rilasciati e le domande di brevetto costituiscono di gran
lunga la più ricca fonte di informazione tecnica sia per l’esposizione del contenuto,
sia per il fatto che tali documenti sono classificati e facilmente ricercabili; allo stato
attuale, risulta vi siano al mondo alcune decine di milioni di documenti brevettuali (do-
mande di brevetto e brevetti).
Le attuali leggi vigenti in campo brevettuale impongono che su questi documenti
brevettuali siano indicati, pena invalidità, l’uso del trovato e gli elementi necessari alla
comprensione dell’invenzione da parte di un tecnico del settore in modo che questi
sia in grado di attuarla.
Questi due requisiti, imposti dalla legislazione, consentono di avere documenti
con un taglio pratico, molto più facilmente fruibili rispetto a trattati puramente teorici.
In estrema sintesi, le ricerche brevettuali consentono di determinare:
che cosa si può produrre;
dove si può produrre; e
in quali mercati si può vendere.
1.1.4 Come si può tutelare la propria tecnologia e/o i propri prodotti?Come si diceva, si può avere un duplice interesse nei riguardi di una determinata
tecnologia: il primo è quello di poterne fare uso e il secondo è quello di impedirne
l’uso a terzi, in modo tale da poter godere di una posizione di monopolio sul mer-
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cato. In altre parole, risulta fondamentale verificare le possibilità di tutela del risultato
del proprio sforzo creativo per evitare che, una volta reso noto attraverso, ad esem-
pio, il lancio dell’attività commerciale, possa essere facilmente riprodotto dai con-
correnti.
Per assicurarsi l’uso esclusivo delle tecnologie prodotte dall’impresa ed eventual-
mente incorporate nei prodotti venduti sul mercato è necessario ricorrere ad appositi
strumenti di tutela, che nel caso specifico sono essenzialmente il brevetto ed il mo-
dello di utilità, per la cui trattazione in forma estesa si rimanda al capitolo II.
Si vuole qui solo evidenziare che il brevetto e il modello di utilità sono essen-
zialmente due livelli diversi di brevettazione di un ritrovato tecnico, per i quali sono
previste le medesime procedure di deposito e di ottenimento, ma una differente du-
rata: 20 anni per il brevetto e 10 anni per il modello di utilità.
In pratica, secondo un’opinione comunemente adottata, il modello di utilità co-
stituirebbe una fattispecie brevettuale da utilizzarsi solo nel caso di “piccole inven-
zioni”, aventi un apporto creativo ridotto rispetto al brevetto di invenzione. Le
differenze tra brevetto e modello di utilità coinvolgono in realtà altri e più complessi
aspetti, che verranno trattati diffusamente nel capitolo II.
Un importante fattore che viene spesso trascurato una volta che si è riusciti ad
ideare un nuovo prodotto o una nuova tecnologia è la necessità di procedere alla
loro tutela prima di qualsiasi attività promozionale o commerciale, pena la perdita
di ogni diritto.
Infatti, è fondamentale sottolineare il fatto che il brevetto ed il modello di utilità pre-
vedono, tra i propri requisiti di validità, la novità assoluta di ciò che viene protetto
(si veda anche Paragrafo 2.3.2, Quando un’invenzione o un modello di utilità è
nuovo?). Ciò significa che qualsiasi divulgazione (ivi comprese anche quelle dello
stesso inventore) precedente al deposito del brevetto o del modello di utilità (ad esem-
pio una pubblicazione, una vendita, una presentazione non confidenziale, un’espo-
sizione fieristica, ecc.), rende questi ultimi nulli, ovverosia privi di validità.
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1.1.5 Quali sono i vantaggi della tutela brevettuale?Il primo vantaggio da tenere in considerazione è quello di cui si è ampiamente
parlato in precedenza, ossia avere uno strumento atto ad impedire a terzi di pro-
durre, commercializzare o usare il proprio ritrovato tecnico, in modo tale da poter go-
dere di una posizione di monopolio sul mercato. Questo chiaramente può riflettersi
sul prezzo di vendita dei propri prodotti, che potrà ragionevolmente collocarsi ad un
livello più elevato rispetto a quello raggiungibile in una situazione di piena concor-
renzialità.
Accanto a questo vantaggio, ve ne sono anche altri che non vengono spesso te-
nuti nella dovuta considerazione.
Innanzitutto, è bene sottolineare come una domanda di brevetto o di modello di
utilità costituisca una sorta di “certificazione” da parte di un ente terzo (l’Ufficio Bre-
vetti) che, in una determinata data, un determinato soggetto (ad esempio un’impresa)
ha creato un determinato prodotto o una determinata tecnologia.
Indipendentemente dalla tutela ottenibile, questa “certificazione” rende impossibile
la brevettazione del medesimo trovato da parte di altri soggetti, in quanto verrebbe
meno il requisito della novità assoluta per qualsiasi deposito successivo.
Ciò riveste un’importanza fondamentale, poiché il rischio di ritrovarsi con dei vin-
coli all’attuazione della propria tecnologia per mancato deposito del relativo bre-
vetto è maggiore di quanto si possa pensare.
Infatti, accade sempre più frequentemente che le imprese commissionino a sog-
getti esterni l’elaborazione pratica di nuove tecnologie oppure la fabbricazione di
prodotti; questi soggetti esterni possono poi a loro volta proporre soluzioni similari ad
altre imprese e qualcuno, nella catena di relazioni che si crea, può decidere di pro-
cedere alla brevettazione: in questa situazione, se l’impresa committente non ha pro-
ceduto a tempo debito a brevettare le sue idee originarie, può ritrovarsi a dover
dimostrare di essere stata la prima ad arrivare al nuovo trovato al fine di poter con-
tinuare la propria attività.
La brevettazione permette inoltre di ottenere un ulteriore vantaggio: poter dimo-
strare all’esterno di essere un’impresa innovativa; questo può costituire un fattore de-
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cisivo per essere, ad esempio, scelti da altre imprese o da altri soggetti per lo svol-
gimento di nuovi incarichi nel settore di competenza.
Infine, il brevetto e il modello di utilità permettono di “valorizzare” le proprie tec-
nologie, facendole divenire un bene alienabile o concedibile in licenza d’uso dietro
il pagamento di un corrispettivo. Ad esempio, si può ipotizzare di concedere una li-
cenza per produrre e commercializzare il trovato oggetto di un brevetto ad altri sog-
getti, ottenendo così un guadagno indiretto dall’attività di questi ultimi.
I brevetti ed i modelli di utilità diventano in sostanza dei beni a cui è possibile at-
tribuire un prezzo o più in generale un valore: la brevettazione può pertanto essere
considerata come un mezzo attraverso il quale i propri costi di ricerca, sviluppo e
progettazione possono essere trasformati in “valore” della propria impresa.
1.2 Come gestire l’immagine commerciale della propria impresa
Come le persone, anche le imprese hanno una propria identità.
Potremmo pertanto definire la nozione di “immagine commerciale” come la spe-
cifica identità di un’impresa qual è percepita dalla sua clientela o, più in generale,
dal mercato.
Questa identità è resa riconoscibile all’esterno dell’impresa mediante l’uso di de-
terminati segni, che assumono la funzione di segni di riconoscimento per la clientela
grazie al loro uso continuativo nel tempo e alla loro diffusione mediante attività pro-
mozionali e pubblicitarie.
L’insieme di questi segni, non considerati singolarmente, ma tra loro opportuna-
mente combinati, costituisce il cosiddetto brand o “marca”, mentre la percezione
che la clientela ha di un determinato brand costituisce la cosiddetta “immagine com-
merciale”.
Tra i segni più comunemente utilizzati per “costruire” un brand si possono citare,
tra gli altri, quelli che seguono: marchi, ditte, insegne, emblemi, slogan, colori azien-
dali, particolare arredamento e divise del personale del punto vendita, nomi e im-
magini di testimonial del mondo dello spettacolo, della moda, dello sport, immagini
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di personaggi di fantasia, design del prodotto con caratteristiche persistenti, catalo-
ghi caratterizzati da una veste e da elementi figurativi particolari, richiamo ricorrente
nella pubblicità a determinati messaggi, e così via.
Si pensi ad esempio alla Ferrari, ai suoi marchi, alla consolidata adozione del
colore rosso, all’uso di slogan e messaggi che richiamano il mito e la passione per
l’automobilismo sportivo, ai nomi e all’immagine dei suoi piloti. In altri termini, l’in-
sieme delle percezioni che vengono evocate nel consumatore e rendono inconfon-
dibile la Ferrari non sono riconducibili solo al suo marchio, ma sono il risultato della
combinazione di questi e altri elementi che ne determinano l’identità e l’immagine
sportiva e commerciale.
1.2.1 Come si può tutelare l’immagine commerciale e la comunica-zione d’impresa?
Per proteggere adeguatamente l’immagine commerciale della propria impresa, si
deve procedere alla tutela dei diversi elementi che la costituiscono.
In particolare, come vedremo meglio nel capitolo 3, l’elemento di maggiore im-
portanza ai fini della tutela dell’immagine commerciale è senza dubbio il marchio.
Pertanto, è consigliabile che le imprese, prima di svolgere la propria attività com-
merciale, prendano in considerazione un’adeguata strategia di deposito del proprio
marchio in Italia e nei paesi di interesse.
Analogamente, si dovrà valutare l’opportunità di tutelare il design del proprio pro-
dotto mediante registrazioni di disegni e modelli industriali (si veda anche Capitolo
IV - I modelli e i disegni industriali) e, se possibile, marchi di forma.
Per quanto riguarda invece eventuali immagini, disegni, personaggi di fantasia,
eventualmente rientranti nell’ambito di operatività delle norme sul diritto d’autore (si
veda anche Capitolo VII - Il diritto d’autore), la tutela, in linea di principio, sorge con
il fatto stesso della creazione dell’opera, ma, a seconda dei casi, per finalità pro-
batorie, può essere consigliabile provvedere anche al relativo deposito.
Come abbiamo già visto a proposito della tecnologia, anche nel caso dell’ado-
zione di marchi o altri segni distintivi (ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali)
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o di un determinato design o presentazione del prodotto, è opportuno verificare che
non esistano diritti anteriori di terzi.
In particolare, si potranno effettuare ricerche sui marchi, ragioni o denominazioni
sociali, nomi a dominio e registrazioni di modelli e disegni industriali utilizzando le
apposite banche dati. Inoltre, può essere molto utile integrare queste ricerche con i
dati forniti da Internet (si veda anche Capitolo III - 3.3.2. - Esclusione dalla registra-
zione, Impedimenti assoluti e Impedimenti relativi).
1.2.2 Quali sono i vantaggi di una tutela efficace dell’immagine com-merciale e della comunicazione d’impresa?
La protezione dell’immagine commerciale dell’impresa non si esaurisce nell’assi-
curarsi un’adeguata tutela dei singoli elementi che la compongono.
L’impresa, infatti, nell’esercizio della propria attività commerciale, entra in rap-
porto con terzi che, a diverso titolo, costituiscono uno dei veicoli attraverso i quali la
propria immagine perviene alla clientela.
Il riferimento riguarda, in particolare, i contratti attraverso i quali l’impresa co-
struisce e gestisce la propria rete di vendita, quali: contratti di agenzia, contratti di
distribuzione (o di concessione di vendita), contratti di procacciamento d’affari, con-
tratti di franchising, contratti di distribuzione selettiva ed altri similari (si veda anche
Capitolo VI - Il trasferimento dei diritti di PI: cessioni, licenze e altre modifiche del ti-
tolare).
La stipulazione di questi contratti richiede una duplice avvertenza.
Da una parte, potrà essere utile prevedere nel contratto l’obbligo dell’agente o
del distributore di usare il marchio dell’impresa mandante. L’impresa, infatti, ha inte-
resse che i prodotti vengano commercializzati nel territorio contrattuale con il proprio
marchio per farsi conoscere sul mercato e rafforzare i legami con la clientela.
Dall’altra si dovranno prevedere tutte quelle cautele contrattuali che evitino un uso
indebito o pregiudizievole del marchio da parte del distributore, quali ad esempio,
clausole che prevedano le modalità d’uso del marchio, l’obbligo di cessare ogni
uso dello stesso alla scadenza o risoluzione del rapporto, le modalità di svolgimento
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delle attività promozionali e pubblicitarie da parte dell’agente o del distributore, la
partecipazione a fiere, e così via.
In ogni caso, è evidente come il marchio abbia una funzione centrale nel processo
di costruzione dell’immagine commerciale dell’impresa e nella gestione delle comu-
nicazioni della stessa con il mondo esterno.
Il marchio, appena viene ideato, non è che una semplice parola, un disegno, o
un altro segno.
Se si calcolasse il valore commerciale del marchio in questo momento, esso ri-
sulterebbe pressoché nullo.
Con la pubblicità e l’uso in commercio, il marchio cessa di costituire una semplice
espressione verbale o grafica e rappresenta una fondamentale realtà economica per
l’impresa che lo ha adottato. Se infatti si calcolasse il valore commerciale del mar-
chio in questo successivo momento, è verosimile che risulti largamente superiore a
quello riscontrabile al momento della sua ideazione.
Questo dipende dal fatto che il marchio, di seguito al suo utilizzo ed alla pub-
blicità, diventa un fattore di produzione di reddito e di potenziali utili per l’impresa.
Naturalmente, il valore commerciale del marchio varierà da caso a caso proprio
in relazione alla diversa capacità di produzione di reddito, acquisita nel tempo. Ad
esempio, si ritiene che il marchio Coca Cola, generalmente collocato ai primi posti
per valore nel mondo, abbia una tale capacità di produrre reddito, da calcolarsi
nell’ordine delle migliaia di milioni di euro.
Ma da dove deriva questa capacità del marchio di produrre reddito?
In breve, si può rispondere che essa deriva dal fatto che il marchio è uno strumento
in grado di attivare e di rendere stabili i rapporti tra l’impresa e i propri clienti. In altre
parole, il marchio è un “collettore di clientela”.
Questa funzione è resa possibile da due caratteristiche.
In primo luogo il marchio, sia esso una parola o un disegno, è un “segno di ri-
conoscimento” dei prodotti e dei servizi di un’impresa, non diversamente da come il
nome o una fotografia consente il riconoscimento di una persona (si veda anche Ca-
pitolo III - Qual è la funzione del marchio d’impresa?).
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Se non esistessero i marchi, i prodotti sarebbero del tutto anonimi e i consuma-
tori finirebbero per operare le scelte di acquisto in modo casuale. La presenza del
marchio, invece, permette di distinguere un certo prodotto o un servizio da tutti gli
altri, e in particolare da quelli dei concorrenti, creando così un elemento di ricono-
scimento tra la clientela e l’impresa.
In secondo luogo, non diversamente da come associamo al nome di una persona
una determinata personalità, costituita da certi caratteri e qualità, così al marchio di
un prodotto o di un servizio associamo una determinata identità, che è costituita an-
ch’essa da certi caratteri e qualità.
Sotto questo profilo, si può affermare che il marchio è un messaggio che rivela
l’identità del prodotto e dei servizi di un’impresa.
Si noti che la capacità di trasmettere questo particolare messaggio non è presente
nel marchio appena ideato, ma si produce solo di seguito all’uso e alla pubblicità,
per mezzo delle quali il marchio si “carica” di significati che vanno ben al di là della
sua semplice espressione letterale o grafica.
Ad esempio, un certo marchio potrà trasmettere un “messaggio” di qualità del pro-
dotto e di affidabilità dell’impresa che lo ha fabbricato; un altro potrà comunicare
un “messaggio” di genuinità e salubrità del prodotto e delle sue lavorazioni; un altro
ancora, specie nel settore dei beni di consumo e della moda, potrà evocare un de-
terminato “status symbol” o stile di vita, il mondo dell’uomo sportivo che vive a con-
tatto con la natura, quello dell’uomo d’azione che vive nella sfida continua dei propri
limiti, e così via. Il consumatore, in questo modo, viene guidato dal marchio verso
un mondo nel quale si riconosce o nel quale si vuole riconoscere.
Di seguito all’uso stabile e continuato nel tempo di questo genere di messaggi,
sempre in associazione con un medesimo marchio, il consumatore tende a trasferire
anche al marchio le stesse sensazioni evocate dal messaggio, finché il marchio di-
venta esso stesso un autonomo veicolo del “messaggio”.
In definitiva, si può dire che il marchio è un segno che consente ad un’impresa
di fare riconoscere i propri prodotti sul mercato e di comunicare un messaggio com-
plesso alla clientela per mezzo di un’espressione sintetica, in genere una o più pa-
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role o disegni. La parola che costituisce il marchio viene infatti riconosciuta e perce-
pita dal consumatore come un unico messaggio globale in termini di garanzia di
qualità dei prodotti, affidabilità dell’impresa, appartenenza ad un certo status so-
ciale o stile di vita e così via.
Naturalmente, tutti questi messaggi possono essere trasmessi al consumatore
anche con mezzi diversi dal marchio, come avviene ad esempio attraverso la pub-
blicità, ma il marchio è il solo strumento che offre il vantaggio di riassumerli tutti in
un’unica espressione letterale o in un unico segno grafico.
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I brevetti per invenzione e per modello d’utilità
A cura di Mario Aprà e di Gian Giuseppe Masciopinto
2.1 Definizioni
Cos’è un brevetto?
Un diritto di esclusiva concesso all’inventore che ne faccia richiesta mediante de-
posito di una domanda di brevetto.
Tale diritto permette di sfruttare l’innovazione brevettata direttamente o tramite terzi
nel territorio in cui è protetta.
Per uso esclusivo si intende la produzione e la commercializzazione dell’oggetto
del brevetto.
Cos’è un’invenzione brevettabile?
Un’opera creativa riferita ad un problema tecnico, di cui costituisce una soluzione
nuova, implicante una attività inventiva ed avente applicazione industriale.
Quanto dura la protezione del brevetto d’invenzione?
20 anni, non rinnovabili, dalla data di deposito della domanda.
Il diritto di esclusiva è conferito con la concessione del brevetto, ma i relativi effetti de-
corrono dalla data di pubblicazione, che avviene al 18° mese dalla data di deposito.
Il richiedente, all’atto della domanda, può esprimere la volontà di anticipare la
pubblicazione a 90 giorni dal deposito.
Dov’è possibile proteggere un’invenzione mediante brevetto?
In Italia e in ogni altro Paese industrializzato.
I residenti in Italia non possono depositare esclusivamente all’estero le loro do-
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mande di brevetto per invenzione o modello di utilità senza richiedere una preven-
tiva autorizzazione, (che è in genere concessa nel giro di qualche settimana) al Mi-
nistero dello Sviluppo Economico.
Nel caso in cui non si richieda un’autorizzazione esplicita, l’estensione all’estero
della domanda di brevetto italiana può essere depositata solo dopo che siano tra-
scorsi 90 giorni dalla data del primo deposito.
Che cos’è un modello di utilità?
Una nuova forma tecnica di un prodotto industriale, che conferisce particolare ef-
ficacia o comodità di applicazione o di impiego al prodotto stesso.
A titolo di esempio, l’inventore che realizza un prodotto nuovo crea un’inven-
zione, mentre, se migliora in modo innovativo la conformazione tecnica di un pro-
dotto esistente, realizza un modello di utilità.
Quanto dura la protezione del brevetto per modello di utilità?
10 anni, non rinnovabili, dalla data di deposito della domanda.
Dov’è possibile proteggere un modello di utilità?
In Italia e in alcuni altri Paesi industrializzati, tra cui: Argentina, Austria, Brasile,
Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Giappone, Messico, Polonia, Porto-
gallo, Russia, Corea del Sud, Spagna, Taiwan.
2.2 Esclusioni dalla protezione brevettuale
Che cosa non si può proteggere come brevetto in Italia?
In genere, in Italia non sono brevettabili le opere intellettuali creative che sono pro-
tette dal diritto d’autore.
In particolare, non sono considerati come invenzioni brevettabili:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività
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commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni
poiché non soddisfano il requisito della “applicazione industriale”.
Per quanto attiene ai programmi per elaboratore, occorre distinguere tra:
• i “software” fini a se stessi (ossia i programmi per computer che s’intende proteg-
gere in quanto tali), che non possono essere brevettati, ma registrati ai sensi della
legge sul diritto d’autore, e
• i programmi in grado di contribuire alla soluzione di un problema tecnico in ma-
niera nuova e inventiva rispetto allo stato dell’arte, che possono essere brevettati.
Così, ad esempio, macchine e dispositivi controllati tramite un determinato soft-
ware sono proteggibili mediante brevetto.
Sono anche esclusi dalla protezione con brevetto d’invenzione:
• i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e
• i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale,
(tale esclusione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele
di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi suddetti);
• le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle
stesse.
Inoltre non può essere protetta mediante brevetto un’invenzione contraria all’ordine
pubblico e al buon costume.
2.3 Come si protegge un brevetto in Italia
Qual è la procedura per la registrazione di un brevetto per invenzione o mo-
dello di utilità?
La protezione può essere richiesta mediante la presentazione di una domanda di
brevetto all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
L’UIBM può ricevere, oltre a domande di brevetti nazionali, anche domande di
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brevetti europei e domande internazionali.
Uffici competenti a ricevere le domande nazionali sono anche le Camera di com-
mercio.
L’UIBM esegue l’esame della domanda?
L’UIBM valuta l’ammissibilità della domanda (ossia, se il suo oggetto può essere
protetto come invenzione o modello di utilità) e se essa soddisfa alcuni requisiti for-
mali e sostanziali.
2.3.1 Requisiti formali di una domanda di brevetto
Tutti possono depositare una domanda di brevetto d’invenzione o di mo-
dello di utilità per via telematica?
Sì. Per l’invio telematico delle domande è necessario diventare utenti Telemaco,
sottoscrivendo un contratto Telemaco Pay con InfoCamere..
Dopo l’attivazione, al primo accesso, l’utente dovrà provvedere a versare, tramite
carta di credito, un fondo prepagato utilizzabile per richiedere i servizi Telemaco.
I diritti di segreteria e l’imposta di bollo, assolta in modo virtuale, verranno trat-
tenuti direttamente da tale credito.
Coloro che vogliono avvalersi della modalità di invio telematico devono essere
in possesso di:
software per la compilazione della modulistica con Simba Off-line, scaricabile da
http://webtelemaco.infocamere.it/
dispositivo di firma digitale per sottoscrivere la domanda;
lettore di smart card da connettere al PC;
software di firma Dike, scaricabile da http://www.firma.infocert.it/
Quali sono i documenti necessari per presentare una domanda di brevetto?
Il modulo di domanda (il cui format è disponibile sul sito www.uibm.gov.it/it/)
accompagnato dalla seguente documentazione tecnica:
• descrizione dell’invenzione,
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• rivendicazioni,
• riassunto,
• traduzione in inglese delle rivendicazioni (solo per le domande di brevetto d’in-
venzione) oppure, in alternativa, pagamento di un diritto,
• disegni utili alla comprensione della descrizione stessa,
• atto di designazione dell’inventore, ove questo sia persona diversa dal richie-
dente,
• attestazione comprovante il pagamento dei diritti di segreteria dell’ente che riceve
la domanda,
• attestazione comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa.
Cos’è la descrizione del brevetto?
Una relazione tecnica di spiegazione dell’invenzione scritta in modo sufficiente-
mente chiaro e completo perché ogni persona esperta del settore possa attuarla.
Essa comprende:
• un titolo (non di fantasia), indicativo, in modo sommario, del settore della tecnica
cui si rivolge l’invenzione e che, per definizione, non anticipa il contenuto del-
l’invenzione;
• un breve riferimento allo stato della tecnica noto (se conosciuto dall’inventore);
• la spiegazione del problema tecnico alla base dell’invenzione (ad esempio, gli
inconvenienti della tecnica nota);
• l’indicazione di uno o più scopi dell’invenzione;
• l’elenco delle figure dei disegni (se allegati alla domanda);
• la spiegazione dettagliata di almeno un esempio di realizzazione o attuazione del-
l’invenzione, con riferimento ai disegni (se allegati alla domanda);
• la eventuale spiegazione dei vantaggi tecnici dell’invenzione.
In breve, la descrizione è assimilabile ad un racconto poliziesco in cui a fronte di
un delitto (arte nota), in un contesto ben preciso (settore della tecnica), l’investigatore
(l’inventore) individua il colpevole (problemi e limiti dell’arte nota) e lo assicura alla
giustizia o lo elimina (descrizione dell’invenzione).
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Cosa sono le rivendicazioni del brevetto?
Una o più sintetiche definizioni dell’invenzione e di eventuali sue forme partico-
lari di realizzazione o attuazione.
Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che s’intende debba essere
protetto dal brevetto.
Le rivendicazioni devono essere supportate dalla descrizione, ossia il loro con-
tenuto deve trovare riscontro nella descrizione stessa.
Si distinguono in rivendicazione principale ed eventuali rivendicazioni dipendenti.
In particolare, la rivendicazione principale descrive le caratteristiche essenziali
dell’invenzione, mentre le rivendicazioni dipendenti possono descrivere, ciascuna,
una particolare forma di realizzazione o un particolare modo di attuazione dell’in-
venzione.
È possibile presentare più rivendicazioni principali o indipendenti per proteggere
aspetti diversi di una stessa invenzione: prodotto, procedimento, uso.
Le rivendicazioni costituiscono la parte più delicata della domanda di brevetto
poiché sono rivolte a definire il diritto di esclusiva che s’intende ottenere per l’inven-
zione descritta; pertanto dovranno essere scritte in modo da proteggere adeguata-
mente l’idea inventiva, impedendo che altri possano liberamente appropriarsene.
Scopo delle rivendicazioni è, pertanto, descrivere in modo sintetico e chiaro l’in-
venzione (prendendo a riferimento la descrizione fornita ed estrapolandone gli ele-
menti essenziali), in modo che altri che vogliano usare l’invenzione siano costretti
comunque a duplicare tutti gli elementi rivendicati.
In sostanza, le rivendicazioni sono l’anima del brevetto e possono determinare o
no la fortuna di un’invenzione.
Cos’è il riassunto del brevetto?
Una sintetica spiegazione dell’invenzione (di poche righe), che ha solo fini di in-
formazione tecnica. Preferibilmente, nel riassunto è fatto riferimento ad almeno una
figura dei disegni (se presenti nella domanda).
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Capitolo II
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Cosa sono i disegni del brevetto?
Una rappresentazione grafica, anche schematica, comprendente una o più figure
(su una o più tavole), rappresentativa di uno o più esempi di realizzazione o attua-
zione dell’invenzione.
Non sono richiesti disegni costruttivi: quote, scala, didascalie, diciture e simili de-
vono essere omesse, per quanto possibile.
2.3.2 Requisiti sostanziali dell’oggetto di una domanda di brevetto
Quali sono?
a) Applicazione industriale,
b) novità
c) attività inventiva.
Cos’è l’applicazione industriale?
Un’invenzione o un modello di utilità è considerato atto ad avere un’applicazione
industriale, se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di
industria, compresa quella agricola
Quando un’invenzione o un modello di utilità è nuovo?
Se non è compreso nello stato della tecnica:
secondo la legge ... lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso
accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del de-
posito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una uti-
lizzazione o un qualsiasi altro mezzo…
In particolare, lo stato della tecnica considerato per l’esame della novità di un’in-
venzione o di un modello di utilità è rappresentato principalmente dai brevetti e dalle
domande di brevetto, nonché dai documenti tecnici pubblicati nel mondo e perti-
nenti il campo dell’invenzione.
Da notare: è pure considerato come stato della tecnica il contenuto delle do-
mande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo o internazionali, desi-
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I brevetti per invenzione e per modello d’utilità
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gnanti e aventi effetto per l’Italia, depositate anteriormente alla domanda di brevetto
in esame e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico nella stessa data
di deposito o più tardi.
Attenzione particolare alla mancanza di novità per auto-anticipazione: riguarda
le invenzioni o i modelli di utilità che vengono che svelati prima del deposito della
domanda di brevetto da parte dello stesso inventore.
In altre parole, l’inventore deve mantenere la sua invenzione segreta fino al mo-
mento del deposito della domanda di brevetto, evitando qualsiasi divulgazione del-
l’invenzione stessa, sia orale, sia scritta, sia ancora mediante realizzazione e
presentazione a terzi di disegni, prototipi e così via.
Da notare: il consulente in PI è tenuto per legge al segreto professionale. Per-
tanto, non costituisce divulgazione l’esposizione dell’invenzione ad un consulente in
PI che fornisce all’inventore una prestazione professionale, come ad esempio presso
lo Sportello TPI.
Quando un’invenzione o un modello di utilità implica una attività inventiva?
Se per una persona esperta del ramo esso non risulta in modo evidente dallo
stato della tecnica.
Si noti che un’invenzione non implica una attività inventiva se, ad esempio, per
una persona esperta risulta ovvia combinando gli insegnamenti tecnici di due do-
cumenti di data anteriore alla domanda di brevetto.
2.3.3 Esame della domanda e concessione del brevetto richiestoL’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi svolge l’esame tecnico della domanda di bre-
vetto italiano?
Si, mediante collaborazione con l’ Ufficio Europeo dei Brevetti. Tale esame tec-
nico comprende la emissione di un “rapporto di ricerca”.
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Capitolo II
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Cos’è il rapporto di ricerca?
A decorrere dal 1° luglio 2008, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha predispo-
sto di redigere (con l’ausilio dell’EPO) per i soli brevetti d’invenzione un rapporto di
ricerca sullo stato della tecnica ed un parere di brevettabilità, ossia un parere rela-
tivo alla novità e al livello inventivo dell’invenzione.
L’UIBM, a questo fine, trasmette all’EPO il fascicolo della domanda italiana con
la traduzione inglese almeno delle rivendicazioni (è facoltativo presentare la tradu-
zione inglese anche della descrizione): entro nove mesi dal deposito della domanda
di brevetto, l’EPO fa pervenire il suddetto rapporto di ricerca, con eventuale parere
all’UIBM che a sua volta lo comunica al richiedente (o al suo mandatario).
Cos’è l’esame di merito?
Sulla base del suddetto rapporto di ricerca e del parere redatto dall’EPO, e te-
nuto conto di eventuali correzioni / argomenti presentati dal richiedente, l’UIBM esa-
mina la domanda e concede il brevetto richiesto, se ritiene soddisfatti i requisiti
sostanziali, quali novità e attività inventiva dell’invenzione.
Quando viene concesso il brevetto d’invenzione o di modello di utilità?
Dopo circa 3 – 5 anni dal deposito della domanda.
I diritti di esclusiva sono conferiti con la concessione del brevetto.
Tuttavia, gli effetti del brevetto decorrono dalla data della pubblicazione della
domanda di brevetto (ossia dopo 90 giorni oppure 18 mesi dalla data di deposito,
a seconda che il richiedente abbia chiesto oppure no la pubblicazione anticipata
della domanda stessa). Inoltre, nei confronti delle persone alle quali la domanda con
la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli ef-
fetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica.
Da notare: l’ambito del diritto di esclusiva è definito in ciascuno Stato dalle ri-
vendicazioni ottenute in quello Stato ed è soggetto al pagamento di tasse che ga-
rantiscono il mantenimento in vita del brevetto in ciascuno Stato.
Al termine del diritto di esclusiva temporaneo, o nel caso in cui le tasse di man-
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tenimento non vengano pagate, il brevetto diventa di dominio pubblico e chiunque
può attuare l’invenzione.
2.4 La ricerca di anteriorità
Cos’è una ricerca di anteriorità relativa a una innovazione tecnica?
Un’indagine intesa a trovare eventuali documenti, di data certa anteriore al de-
posito della domanda di brevetto d’invenzione o per modello di utilità, che permet-
tano di rispondere alle domande:
• l’invenzione o il modello è nuovo?
• l’invenzione o il modello è frutto di attività inventiva (ossia, è ovvio oppure no per
un esperto del ramo)?
(si veda anche, in questo Capitolo II, 2.3.2 - Requisiti sostanziali dell’oggetto di una
domanda di brevetto).
In particolare, le ricerche sono utili all’inventore e all’azienda e permettono di ve-
rificare:
• la presenza di domande di brevetto o brevetti o articoli tecnici che descrivono pro-
dotti, parti di essi o processi corrispondenti che l’inventore o l’azienda vorrebbe
fare oggetto di domanda di brevetto;
• lo stato dell’arte a cui fare riferimento per proporre il deposito di una domanda
di brevetto;
• la presenza di brevetti che “bloccano” la realizzazione e la vendita di alcuni pro-
dotti, o l’attuazione di taluni processi industriali.
È quindi utile eseguire una ricerca di anteriorità prima del deposito della do-
manda di brevetto, anche se, per le domande di brevetto d’invenzione depositate,
l’EPO redige, d’intesa con l’UIBM, un “rapporto di ricerca” ufficiale.
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Capitolo II
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2.5 La tutela
Procedura delle domande di brevetto
L’iter delle domande di brevetto comprende le seguenti fasi:
a) Primo deposito o deposito di priorità
b) Deposito internazionale
c) Pubblicazione della domanda
d) Concessione del brevetto
e) Opposizione
a) Primo deposito o deposito di priorità
Che cos’è la priorità?
La priorità è un diritto che nasce con la data di primo deposito di una domanda
di brevetto.
La data di priorità è una data fondamentale e costituisce una sorta di “paletto” a
cui fanno riferimento:
• la durata del brevetto;
• i termini di tempo per estendere in Paesi Esteri la Domanda con uno o più depo-
siti Internazionali.
In altre parole la priorità definisce un periodo di un anno entro cui è possibile ef-
fettuare un eventuale deposito all’estero, retrodatandolo alla data del primo deposito.
Tale periodo può essere usato per:
• commercializzare il prodotto prima di affrontare ulteriori spese di brevettazione;
e/o
• effettuare ulteriori depositi integrativi della prima domanda per integrare la de-
scrizione della domanda di brevetto con ulteriori esempi.
Eventualmente tali ulteriori depositi avranno una loro priorità, ma all’atto di un de-
posito all’estero sarà possibile integrare le varie domande in un’unica domanda che
rivendichi più priorità.
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b) Deposito internazionale
Cosa posso fare per depositare una domanda di brevetto all’estero?
Esistono varie possibilità per depositare all’estero una domanda di brevetto.
In ogni caso, per salvaguardare la data di primo deposito o data di priorità, è
necessario depositare all’estero entro dodici mesi dalla data del primo deposito.
Il deposito o i depositi internazionali sono soggetti, in genere, ad esame di me-
rito e quindi, a seguito di tali depositi, è previsto che un esaminatore ricerchi docu-
menti pubblici relativi al settore della tecnica riportato nella domanda di brevetto e
sulla base dei documenti individuati valuti se la domanda di brevetto, e in partico-
lare le rivendicazioni della medesima hanno caratteristiche sufficienti di novità e li-
vello inventivo rispetto ai documenti individuati dall’esaminatore.
Attualmente anche l’UIBM fa eseguire una ricerca da un esaminatore internazio-
nale e pertanto, prima che scada il periodo di un anno dalla data di primo depo-
sito, è possibile per chi ha depositato conoscere una valutazione di novità e livello
inventivo della domanda depositata.
Quali tipi di estensioni all’estero sono possibili?
Entro il periodo di priorità è possibile estendere la domanda all’estero nei se-
guenti modi:
- depositando la domanda presso i singoli Paesi esteri;
- depositare la domanda a livello Internazionale (estensione PCT); tale tipo di pro-
cedura permette di prenotare la possibilità di depositare la domanda in quasi tutti i
Paesi del mondo ed allungare i tempi (fino a trenta mesi dalla data di primo depo-
sito o priorità) per le spese necessarie ad ottenere il brevetto;
- depositare la domanda presso l’EPO se chi deposita ritiene che il diritto di esclu-
siva desiderato sia limitato ai paesi Europei. È importante sapere che il deposito
presso l’EPO non e’ un deposito comunitario e che, pertanto, a fronte della conces-
sione del brevetto, sarà necessario depositare il brevetto ottenuto nei Paesi Europei
di interesse.
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c) Pubblicazione della domanda
Le domande di brevetto restano segrete?
Tutte le domande di brevetto vengono rese pubbliche alla scadenza del diciotte-
simo mese dalla data di priorità.
d) Concessione del brevetto
È sufficiente depositare la domanda di brevetto per avere il brevetto?
Per ora la concessione del brevetto italiano è un atto dovuto dell’Amministrazione
Pubblica (non viene fatto esame di merito) e, pertanto, la domanda diventa un bre-
vetto, di solito, entro tre/cinque anni dal primo deposito o deposito di priorità.
A livello internazionale e, in particolare, nei Paesi industrializzati la concessione
è soggetta ad esame e può comportare un iter di durata similare a quella italiana.
Durante l’esame, a fronte delle obiezioni sollevate dall’esaminatore, le rivendica-
zioni, e dunque il diritto di esclusiva desiderato, vanno modificate dal depositante fino
a che queste sono tali da risultare nuove ed inventive rispetto ai documenti indivi-
duati e citati dall’esaminatore.
Naturalmente, nel caso in cui non si riesca nello scopo, la domanda non ottiene
brevetto e quindi non permette di ottenere alcun valido diritto di esclusiva brevettuale.
Quali diritti ha il titolare di un brevetto concesso?
Il brevetto conferisce al titolare in tutti gli Stati in cui è stato ottenuto un diritto di
esclusiva temporaneo (in genere non più di 20 anni dal deposito).
L’ambito del diritto di esclusiva è definito in ciascuno Stato dalle rivendicazioni ot-
tenute in quello Stato ed è soggetto al pagamento di tasse, in genere annuali, che
garantiscono il mantenimento in vita del brevetto in ciascuno Stato.
In ciascuno Stato, al termine del diritto di esclusiva temporaneo o nel caso in cui
le tasse di mantenimento non vengano pagate, il brevetto diventa di dominio pubblico
e chiunque può attuare l’invenzione.
Le legislazioni nazionali definiscono in ciascuno Stato le caratteristiche ed i limiti
del diritto di esclusiva temporaneo.
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Cosa posso fare se vedo che un concorrente sta attuando la mia invenzione
brevettata?
Il Titolare del brevetto può, innanzitutto, diffidare il concorrente e, qualora la dif-
fida non abbia esito, adire per vie legali e chiedere, ad esempio, il sequestro im-
mediato di beni, apparecchiature o l’inibizione a produrre e vendere beni,
apparecchiature (oggetti) che siano in contraffazione di un proprio valido brevetto.
Il concorrente che sta attuando l’invenzione, a fronte di un’azione legale, di so-
lito, solleva obiezioni di due tipi:
• non violazione;
• nullità del brevetto.
La violazione viene verificata confrontando l’oggetto in presunta contraffazione
con una o più rivendicazioni del brevetto.
Tutti gli elementi indicati in una rivendicazione o nella combinazione di più ri-
vendicazioni debbono essere presenti nell’oggetto perché ci sia violazione.
La nullità di un brevetto può essere dovuta a vari fattori, fra cui quelli più critici,
perché legati a chi deposita la domanda di brevetto, sono:
• auto-anticipazione;
• insufficiente descrizione.
Un brevetto Italiano che non sia stato esteso all’estero o su cui non sia stata effettuata
ricerca di anteriorità verrà esaminato solo in fase di contenzioso legale e solo in tale
sede potrà essere accertata, mediante una perizia tecnica, la sua validità o nullità.
e) Opposizione
Il brevetto concesso è sicuramente valido o può essere invalidato?
In alcuni Paesi è previsto che successivamente alla concessione del brevetto un con-
corrente o altro interessato presenti opposizione all’Ufficio che ha concesso il brevetto.
In tale caso il brevetto concesso viene riesaminato ed al termine della procedura
può avvenire quanto segue:
• il brevetto viene mantenuto invariato;
• il brevetto viene mantenuto con rivendicazioni aventi ampiezza più limitata;
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• il brevetto viene annullato; uno dei motivi tipici di nullità di brevetto in caso di op-
posizione è proprio la mancanza di novità per auto-anticipazione!!!
2.6 Le vicende di un brevetto o domanda di brevetto successive al de-posito
È possibile il trasferimento di un brevetto o di una domanda di brevetto?
Il diritto di brevetto e il diritto su una domanda di brevetto sono liberamente cedibili.
Tale diritto può essere trasferito mediante contratto o per successione testamenta-
ria. Inoltre, il trasferimento del suddetto diritto può risultare da atti di società, di divi-
sione, di transazione. Esso può anche essere trasferito a seguito di sentenza,
esecuzione forzata, espropriazione.
Cos’è la trascrizione di un atto di trasferimento di un brevetto o domanda
di brevetto?
L’atto che trasferisce il diritto di brevetto o su una domanda di brevetto deve essere
reso pubblico mediante la trascrizione presso l’UIBM, affinché sia opponibile ai terzi.
La trascrizione deve essere richiesta mediante apposita domanda da presentare
all’UIBM anche per il tramite di una Camera di commercio.
Cosa fare in caso di cambio di nome e/o domicilio del titolare di un brevetto
o di una domanda di brevetto?
Occorre darne comunicazione all’UIBM mediante presentazione di una domanda
di annotazione del nuovo nome e/o domicilio. La domanda può essere presentata
all’UIBM anche per il tramite di una Camera di commercio.
Cos’è una licenza di brevetto?
È un contratto mediante cui il titolare del brevetto (licenziante), mantenendo la
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proprietà del brevetto stesso, concede a un terzo (licenziatario) il diritto di utilizzare
l’invenzione o il modello brevettato.
La durata di tale contratto non può superare quella del brevetto dato in licenza.
La licenza di brevetto è opponibile a terzi mediante la trascrizione.
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Capitolo II
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I marchiA cura di Mariella Caramelli, Silvia Lazzarotto, Cristina Rolando e Alessandra Romeo
3.1 Definizioni
Cos’è un marchio?
In base alle normativa vigente … possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in par-
ticolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la
forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità croma-
tiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre
imprese…
Nella sua essenza caratteristica e sostanziale il marchio può consistere, quindi,
in qualunque segno graficamente rappresentabile, che sia idoneo a distinguere i pro-
dotti e/o i servizi di un’impresa da prodotti e/o servizi analoghi o simili provenienti
da un’impresa concorrente (si veda anche, in questo Capitolo, 3.2. Registrazione ed
esclusione dalla registrazione: impedimenti assoluti e impedimenti relativi, Cosa posso
depositare come marchio?).
Un marchio, per poter essere registrato, deve possedere alcuni requisiti essen-
ziali, vale a dire deve essere distintivo, lecito e nuovo (si veda anche, in questo Ca-
pitolo, 3.2. Registrazione ed esclusione dalla registrazione: impedimenti assoluti e
impedimenti relativi).
Qual è la funzione tradizionale del marchio d’impresa?
Consentire al consumatore di operare una scelta di un certo prodotto o servizio
nel novero dei prodotti o servizi di natura identica o affine, provenienti da diverse ori-
gini commerciali.
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Essa si concretizza quando il consumatore, in base al marchio, decide di effet-
tuare l’acquisto di uno di tali prodotti o servizi e, ad un momento successivo, di ri-
petere lo stesso acquisto o, diversamente, un acquisto differente, se nel primo caso
non ha avuto piena soddisfazione.
Tale funzione, cosiddetta distintiva, consiste quindi nel garantire al consumatore
l’identità di origine del prodotto o servizio contrassegnato e la sua qualità, consen-
tendogli di identificarlo, apprezzarlo e sceglierlo fra tutti i prodotti e servizi fungibili
di altra provenienza. Essa esplica una valenza duplice, di vettore concorrenziale –
dunque legata alla natura monopolistica del marchio d’impresa – e di garanzia nei
confronti del consumatore.
Il marchio è pertanto lo strumento attraverso il quale un imprenditore può garan-
tirsi un diritto esclusivo di sfruttamento, quindi di profitto economico, in relazione ai
prodotti fabbricati o commercializzati od ai servizi prestati dalla sua impresa.
La costante e rapida evoluzione dei rapporti industriali e commerciali impone li-
velli di competitività sempre più stringenti e, dunque, precise scelte imprenditoriali,
al fine di garantire il successo, ed il conseguente sfruttamento diretto o indiretto – tra-
mite attività di cosiddetti licensing e merchandising – dei segni distintivi d’impresa e,
in particolare, dei marchi (si veda anche Capitolo I - Il Valore e l’impatto della PI sul-
l’attività d’impresa – Il diritto di privativa e la sua tutela e Capitolo VI - Il trasferimento
dei diritti di PI: cessioni, licenze e altre modifiche del titolare).
Chi può registrare un marchio?
Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga
di utilizzarlo nella produzione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi
della propria impresa o, con il suo consenso, di imprese di cui abbia il controllo. La
registrazione può essere quindi richiesta da persone fisiche, persone giuridiche pri-
vate (società per azioni, società commerciali, società unipersonali, associazioni, fon-
dazioni, consorzi, cooperative) ed anche da parte di persone giuridiche pubbliche
(amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, comprese le università, gli
enti previdenziali e gli ordini professionali).
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Quali sono i diritti di esclusiva che si acquisiscono con la registrazione di
un marchio?
I diritti che derivano dalla registrazione di un marchio consistono sostanzial-
mente nella facoltà di farne uso esclusivo nel diritto di vietare ai terzi, salvo il pro-
prio consenso, di usare nell’attività economica dei segni identici o simili al marchio
registrato per prodotti o servizi identici o affini, ogni volta che, a causa dell’iden-
tità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione che possa anche consistere in un rischio di as-
sociazione
In applicazione al cosiddetto principio di specialità o relatività della tutela, l’il-
liceità del marchio data dal rischio di confusione con marchi identici o simili ante-
riori può essere scongiurata in tutti i casi in cui i prodotti o servizi che
contraddistingue siano distinti, sotto il profilo merceologico, dai prodotti o servizi
identificati dai marchi anteriori, salvo talune eccezioni dipendenti dal grado di ri-
nomanza o notorietà di questi ultimi (si veda anche, in questo Capitolo, 3.2. Esclu-
sione dalla registrazione e 3.4. La tutela).
Come si determina l’ambito di tutela di un marchio? La Classificazione di
Nizza
I diritti connessi alla registrazione di un marchio si esplicano, salvo eccezioni,
entro l’ambito rispetto al quale il marchio è adottato e, di seguito, effettivamente uti-
lizzato.
Ai fini della sua registrazione, tale ambito deve essere identificato mediante
una lista di prodotti e/o servizi, rappresentati secondo le definizioni generali delle
classi della Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi ai fini della regi-
strazione dei marchi o dettagliatamente, nel rispetto delle ripartizioni previste nella
medesima Classificazione (si veda anche, in questo Capitolo, 3.2. - Quando un
marchio è nuovo?, e 3.3.2. - Il deposito).
La Classificazione Internazionale trae origine da un trattato multilaterale inter-
nazionale presieduto ed amministrato dall’Organizzazione Mondiale della Pro-
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prietà Intellettuale con sede a Ginevra, in breve OMPI (in inglese WIPO, World
Intellectual Property Organization), noto con il nome di Accordo di Nizza.
Tale trattato, siglato originariamente il 15 giugno 1957, venne promosso con
lo scopo di ordinare - per categorie, in modo uniforme ed univoco - i diversi ge-
neri di prodotti e servizi da potersi designare ogni volta che si richieda la regi-
strazione di un marchio in uno dei Paesi dell’Unione (corrispondenti ai Paesi membri
della Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della PI, si veda il sito del-
l’OMPI all’indirizzo
http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/index.html).
Di seguito alla sua istituzione, la Classificazione Internazionale è stata adot-
tata nel nostro Paese secondo il testo della revisione intervenuta con l’atto di Gi-
nevra, del 13 maggio 1977, ratificato con legge 243 del 27 aprile 1982.
Nel corso degli anni, essa ha subito numerose modifiche ed aggiornamenti ed
è sottoposta a periodiche revisioni, per conformarsi alla costante e rapida evolu-
zione dei mercati. Nella sua più recente configurazione essa consta di 34 classi
di prodotti e 11 classi di servizi, raggruppati ed ordinati secondo criteri di omo-
geneità.
È importante rilevare che l’individuazione delle classi svolge anche una fun-
zione di tipo amministrativo: il pagamento delle tasse di registrazione varia, in-
fatti, in funzione del numero di classi designate (si veda anche, in questo Capitolo,
3.3.2. - Il deposito e Che cosa sono le classi di prodotti e servizi ?).
La specificazione dei prodotti e servizi al momento del deposito della domanda
può avvenire, in via generale, mediante rivendicazione delle definizioni standard
delle classi, oppure in dettaglio, limitatamente ai prodotti e servizi di stretto inte-
resse.
Nel primo caso, la designazione delle definizioni generali consente di benefi-
ciare di una protezione in partenza più ampia, nel secondo caso la tutela è im-
mediatamente circoscritta ai prodotti e/o servizi espressamente rivendicati.
Come si riferirà di seguito, nel corso della durata della sua protezione, il mar-
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chio deve essere utilizzato e, se non utilizzato o utilizzato solo per una parte dei
prodotti e/o servizi rivendicati all’atto del deposito, perde, in tutto od in parte, di
efficacia (si veda in questo Capitolo, 3.4. - La Tutela, La registrazione è per sem-
pre? e È valida in assenza di effettivo uso?).
Si deve peraltro tenere conto che, all’ampliamento della rivendicazione di tutela
alle definizioni generali della Classificazione, può corrispondere un maggior grado
di rischio di conflitto con eventuali diritti di privativa anteriori (si veda in questo Ca-
pitolo, 3.2. - Quando un marchio è nuovo? e 3.3. - Le ricerche di anteriorità).
Da notare
Per stabilire il corretto posizionamento di un certo prodotto o servizio in una o più
delle classi della Classificazione Internazionale si deve tenere conto di una serie di va-
riabili complesse che devono essere valutate, caso per caso, al fine di evitare rilievi in
corso d’esame, passibili di anche determinare il rifiuto definitivo della domanda di regi-
strazione e comportare, quindi, la perdita della protezione e, non ultimo, costi imprevisti.
3.2 Registrazione ed esclusione dalla registrazione: impedimenti as-soluti e impedimenti relativi
Cosa posso depositare come marchio?
Si precisa che in questa sede si fa esclusivo riferimento alla legislazione nazionale ita-
liana, ma, essendo stata la normativa europea oggetto di armonizzazione, quanto di se-
guito descritto vale al di fuori del territorio italiano ed, in particolare, a livello comunitario.
Un marchio può essere costituito da una parola in carattere standard (marchio ver-
bale), da una parola con un grafia particolare (marchio figurativo), da un logo (mar-
chio figurativo) o dalla combinazione dei due elementi (marchio figurativo), dando,
quindi, vita al c.d. marchio complesso.
Inoltre, i marchi possono essere costituiti da suoni (marchi sonori), colori (marchi
di colore), profumi (marchi olfattivi).
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(tridimensionale) (figurativo) (colore) (sonoro)
(fonte: banca dati dell’UAMI - Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno)Tutti i segni sopra menzionati possono essere oggetto di valida registrazione purché sod-
disfino i requisiti sostanziali previsti dal Codice della Proprietà industriale (CPI).
Quali sono i requisiti sostanziali di un marchio?
Tutti i segni sopra menzionati possono essere oggetto di valida registrazione pur-
ché siano:
• nuovi,
• dotati di capacità distintiva,
• leciti e
• corrispondenti al principio di verità.
Quando un marchio è nuovo?
Preliminarmente la novità è uno dei requisiti essenziali per la registrabilità di un
marchio.
Un marchio è nuovo quando non sia identico o simile a segni preesistenti già noti
e/o anteriormente adottati da terzi come marchio o come altro segno distintivo (come
ad esempio ditta, insegna, nome a dominio) si veda anche Capitolo V - Altri segni
distintivi:.., Paragrafi 5.1 e 5.2.
A tal proposito, si noti che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non svolge un esame
sulla novità di un marchio. Infatti, è onere del titolare del marchio anteriore attivarsi
in difesa dei propri diritti, con un’opposizione (quando sarà operativa) o un’azione
di nullità o cancellazione. (si veda anche in questo capitolo, 3.4. - Le vicende del
marchio dopo il suo deposito).
Di conseguenza, un segno anche identico ad un marchio anteriore già deposi-
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Capitolo III
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tato/registrato viene registrato, salvo opposizione/azione di nullità di un terzo.
Al fine di valutare se il segno di interesse sia disponibile o quanto meno non sia
in conflitto con marchi anteriori già registrati da altri è consigliabile, perlomeno, ef-
fettuare ricerche di anteriorità tra i marchi identici o simili, depositati o registrati per
prodotti identici o affini a quelli che si intendono contraddistinguere con il proprio mar-
chio. Tali ricerche dovranno essere svolte in funzione dell’ambito merceologico e ter-
ritoriale di interesse (si veda anche in questo Capitolo, paragrafo 3.3.1 - Le ricerche
di anteriorità)
Quando un marchio è dotato di capacità distintiva?
La capacità distintiva è un requisito assoluto per l’ottenimento della registrazione
di un marchio.
Il segno prescelto è dotato di capacità distintiva quando non ha un collegamento
logico concettuale con i prodotti o i servizi che lo stesso deve contraddistinguere. Ciò
significa che il marchio non deve essere descrittivo della qualità, della destinazione,
della provenienza del prodotto o servizio. L’intensità del legame logico concettuale
tra prodotto e segno prescelto determina il grado di capacità distintiva del marchio,
individuando, di conseguenza, marchi forti e marchi deboli.
Alcuni esempi di marchi nulli, ovvero privi di capacità distintiva sono: CRESCITA
MIRACOLOSA per fertilizzanti; SEMIFLEX per dischi abrasivi; OFFICINA BOTANICA
per piante e fiori naturali; PREVENZIONE-SALUTE per riviste mediche.
Quando un marchio è debole?
Un marchio è considerato “debole” quando si avvicina alla denominazione ge-
nerica o descrittiva del prodotto o servizio, senza però coincidere con questa. Sono
stati giudicati deboli, tra gli altri, “mariage” per abiti da sposa, “YO” per yogurt,
“crik-crok” per patatine.
A tal proposito, si ricorda che in presenza di marchi deboli, minime differenze pos-
sono permettere la coesistenza di marchi molto simili, rendendo quindi il marchio
prescelto scarsamente difendibile.
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Quando un marchio è forte?
Un marchio è considerato forte quando non presenti alcun legame logico con-
cettuale con i prodotti che andrà a contraddistinguere, non avendo, quindi, alcuna
attinenza con la denominazione generica o le caratteristiche del prodotto. Sono stati
giudicati forti: SAMURAI per stuzzicadenti, ASSO per prodotti per la pulizia e i mar-
chi patronimici (ovvero costituiti da un nome e un cognome).
È chiaro che un marchio forte ha una tutela più ampia nei confronti di terzi che
decidano di adottare marchi anche solo lontanamente simili.
Cosa significa che un marchio deve rispondere al principio di verità?
Il CPI prescrive che il marchio non deve contenere indicazioni non corrispondenti
al vero: ciò a salvaguardia del pubblico dei consumatori che non deve essere in-
gannato circa la qualità, la provenienza, la destinazione del prodotto o servizio che
si desidera proporre.
Il marchio che contiene indicazioni false può essere dichiarato nullo. A tal pro-
posito, si precisa che un marchio, valido al momento del deposito, potrebbe essere
dichiarato nullo perché utilizzato in modo ingannevole.
Quando un marchio è lecito?
Un marchio è lecito quanto non è contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon
costume e quando non viola diritti di terzi derivanti, tra gli altri, dal diritto d’autore.
Posso registrare come marchio una parola straniera?
Sì, purché sia distintiva.
Non vi sono, infatti, preclusioni sulla scelta della lingua adottata per un marchio.
Tuttavia, anche nel caso di marchi composti da parole straniere, è esclusa la
tutelabilità delle parole comuni quando esse abbiano carattere descrittivo e gene-
ralizzato del prodotto nell’opinione del consumatore italiano medio del ramo.
Per esempio sono stati dichiarati nulli perché descrittivi del prodotto/servizio che
contraddistinguono i seguenti marchi: “BROCANTAGE” per antiquariato, “MONO-
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WALL” per pareti prefabbricate, “VIDEOTEQUE” per servizi di video noleggio,
“GOLD MARKET” per compravendita di preziosi.
Posso registrare come marchio una indicazione geografica?
Sì, tuttavia il CPI prevede una disciplina specifica a tutela sia del consumatore sia
della concorrenza.
Infatti, da un parte, non possono costituire oggetto di registrazione i segni che pos-
sono servire a designare la provenienza geografica del prodotto o della prestazione
del servizio e, dall’altra, l’adozione di un nome geografico non può essere un limite al-
l’attività di impresa di altri soggetti che operano nel territorio.
Ne consegue che il divieto previsto dalla legge si applica solo nei confronti di quei
nomi geografici che possono in qualche modo definire o descrivere una determinata
caratteristica del prodotto e non quando il nome geografico viene percepito dal pub-
blico come nome di fantasia.
Inoltre, l’esclusione di registrazione di un nome geografico si riferisce solo a quei
marchi esclusivamente composti da nomi geografici, non essendo applicabile ai mar-
chi complessi composti da un nome geografico in abbinamento ad altri termini. In ogni
caso, l’indicazione geografica inserita nel marchio deve essere sempre veritiera a tu-
tela del pubblico destinatario del messaggio veicolato dal marchio. (si veda anche, in
questo Capitolo Cosa significa che un marchio deve rispondere al principio di verità?).
Per esempio, sono stati considerati validi il marchio CAPRI per sigarette, in quanto
nome di fantasia se riferito a sigarette, AMARO SILIANO, poiché amari e digestivi non
sono prodotti tipici della zona, mentre sono stati dichiarati non validi i marchi INDIA
CAFFÈ essendo l’India uno dei produttori principali di caffè, VICHY in quanto descrit-
tivo per tutte le acque minerali, MONTECASSINO per prodotti fabbricati altrove.
Posso registrare come marchio la forma del prodotto o la sua confezione?
Sì, purché sia, da una parte, dotata di capacità distintiva (si veda anche in que-
sto capitolo Quando un marchio è dotato di capacità distintiva?) e, dall’altra, non
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rientri nei divieti previsti dal CPI.
In particolare, Il marchio può essere costituito dalla forma del contenitore che lo
contiene, dal disegno di un tessuto con cui il prodotto è realizzato purché sia in qual-
che modo estrinseco al prodotto.
La legge prevede, tuttavia, dei casi di esclusione dalla registrabilità di una forma
ed, in particolare, quando la forma che costituisce oggetto del marchio:
• è imposta dalla natura stessa del prodotto ovvero naturale e standardizzata del
prodotto. In questo caso non sono registrabili perché penalizzerebbero ingiustifi-
catamente la concorrenza. A tal proposito è stata ritenuta non tutelabile come
marchio la forma della nota merendina “KINDER FETTA AL LATTE” in quanto
forma usuale e banale secondo il comune consumatore; mentre è stata ritenuta
valida la forma di una pastiglia di detersivo bicromatica non essendo imposta
dalla natura stessa del prodotto.
• è necessaria per ottenere un risultato tecnico e, quindi, proteggibile attraverso un
brevetto o un modello di utilità (si veda anche Capitolo II - I brevetti per invenzioni
e ed i modelli di utilità). Per esempio è stata dichiarata nulla la disposizione a
triangolo di tre testine rotanti di un rasoio;
• conferisce valore sostanziale al prodotto; sono quindi escluse quelle forme che
hanno un particolare valore estetico che trovano quindi protezione tramite il mo-
dello industriale (si veda anche Capitolo IV - Modelli e i disegni industriali).
Posso registrare un nome di persona come marchio? E un ritratto?
Sì, il CPI prevede una regola chiara in merito, affermando che un imprenditore può
scegliere liberamente un nome di persona comune diverso dal proprio come marchio
del suo prodotto o servizio purché l’uso che viene fatto del nome prescelto non sia tale
da ledere la fama, il credito, il decoro della persona che ha il diritto di portare il nome.
Tale limite, che si riferisce solo all’uso del marchio e non al suo deposito/regi-
strazione, trova applicazione quando l’altrui nome serve a designare un prodotto di
natura vile, poco decorosa, indecente o quando esso sia inserito nel contesto di un
marchio complesso e tale contesto sia costituito da figurazioni frivole o antiestetiche
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o da frasi non confacenti alla personale dignità del titolare del nome.
Questa regola si applica chiaramente nel caso di adozione come marchio di un
nome diverso da quello di chi richiede la registrazione.
A tal proposito si sottolinea che l’UIBM potrebbe subordinare la concessione del
marchio al consenso dell’avente diritto al nome, indipendentemente dal pregiudizio
per il titolare del nome.
Diverso trattamento è, invece, dedicato al deposito come marchio di un ritratto al-
trui. In questi casi la legge prevede che lo stesso non possa essere utilizzato come
marchio senza il consenso del soggetto ritratto.
Posso registrare il nome di un personaggio famoso? E la sua immagine?
Sì, tuttavia le regole dettate in merito sono più rigorose ponendo un limite alla li-
bera registrabilità nel caso in cui si tratti di un nome notorio.
Infatti, partendo dal presupposto che il titolare del nome ha diritto di utilizzare lo
stesso nella propria attività di impresa, i nomi notori possono costituire oggetto di va-
lida registrazione solo nel caso in cui sia il titolare direttamente a depositare il mar-
chio ovvero un soggetto terzo con il suo consenso.
Nella categoria di nomi notori rientrano i nomi di persona, i segni usati in campo
artistico, letterario scientifico politico e sportivo, le denominazioni e sigle di manife-
stazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli
emblemi caratteristici di questi.
La medesima regola si applica nel caso in cui si voglia depositare un marchio con-
tenente il ritratto di un personaggio famoso.
Se sono omonimo di un personaggio famoso posso usare il mio nome come
marchio nella mia attività di impresa?
Nessuno può vietare ad un omonimo di un personaggio famoso di utilizzare il pro-
prio nome nell’esercizio della propria attività di impresa ed, in particolare, per indi-
care la provenienza dei propri prodotti o servizi. Tuttavia, questo soggetto dovrà
utilizzare sempre il proprio nome in funzione descrittiva e mai in funzione distintiva.
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Ciò significa che il nome di un personaggio famoso non potrà mai essere de-
positato come marchio da un soggetto omonimo, salvo il suo consenso.
Posso depositare come marchio uno stemma o un emblema?
Sì, purché vi sia l’autorizzazione dell’autorità titolare dello stemma o emblema.
In particolare, possono costituire oggetto di registrazione come marchio stemmi,
bandiere e altri emblemi di Stato dei Paesi dell’Unione oltre che le bandiere, le sigle
o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative di cui uno o
più Paesi dell’Unione siano membri previa appunto l’autorizzazione delle autorità
competente.
Ciò comporta, dal punto di vista pratico, che l’UIBM, prima di procedere con la
registrazione, deve inviare l’esemplare del marchio proposto all’amministrazione pub-
blica interessata per sentirne il parere. Tale pratica avviene, in particolare, quando
l’Ufficio si trova di fronte ad una domanda di marchio contenete “parole figure o
segni con significazione politica, o di altro valore simbolico, o contenenti elementi
araldici”.
Tale previsione legislativa non implica un divieto assoluto di utilizzo dei simboli
che tipicamente compongono gli stemmi come ad esempio scudi, corone, leoni ram-
panti, ma pone un limite che consiste nel non indurre il pubblico a credere che esi-
sta un collegamento tra gli elementi grafici inseriti nel marchio e l’ente titolare di uno
stemma simile: in sostanza, bisognerà valutare, caso per caso, gli elementi che com-
pongono uno stemma o un emblema.
Si precisa che si tratta di un divieto assoluto che riguarda qualsiasi tipo di pro-
dotto o servizio che si intenda contraddistinguere.
Da notare
Quando si sceglie un marchio, è sempre importante valutarne attentamente la
natura. Come già evidenziato, il carattere debole o forte di un marchio e, quindi, la
sua maggiore o minore capacità distintiva, può influire sostanzialmente sulla sua ido-
neità ad essere registrato e sull’ampiezza, più o meno rilevante, della tutela accor-
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datagli (si veda anche, in questo Capitolo e paragrafo, Quando un marchio è do-
tato di capacità distintiva? e Quando un marchio è debole?).
In altri termini, compatibilmente alle scelte commerciali da valutare caso per caso,
è sempre consigliabile scegliere un marchio cosiddetto forte, ovvero di fantasia, senza
aderenza logico concettuale con i prodotti e ai servizi che andrà a contraddistinguere.
3.3 Le ricerche ed i depositi
3.3.1 Le ricerche di anteriorità
Che cosa sono le ricerche di anteriorità?
Le ricerche di anteriorità sono controlli preventivi che hanno lo scopo di accertare
se il marchio prescelto per l’attività di impresa è disponibile per l’uso e la registrazione
in relazione a determinati prodotti e/o servizi.
Che cosa si intende per disponibilità di un marchio?
Un marchio si considera disponibile quando è nuovo (si veda anche, in questo
Capitolo, 3.2., Quando un marchio è nuovo?). È quindi opportuno effettuare le ri-
cerche al fine di accertare la disponibilità del marchio.
Perché effettuare le ricerche? Qual è la loro importanza?
Le ricerche sono l’unico mezzo che permette di accertare l’esistenza nel marchio
dell’importante requisito della novità.
Le ricerche sono importanti perché permettono di evitare il sorgere di conflitti con
marchi anteriori e le relative conseguenze legali quali, ad esempio, il sequestro dei
prodotti recanti il marchio più recente ed il risarcimento del danno. Occorre inoltre
tenere in conto che l’UIBM non effettua alcun controllo sulla novità dei marchi per i
quali si chiede la registrazione: è pertanto possibile (e nella pratica accade di fre-
quente) che si venga a conoscenza dell’esistenza di un marchio anteriore in conflitto
con il proprio soltanto quando quest’ultimo è già utilizzato e gli investimenti necessari
per la sua promozione sono stati effettuati.
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Quando si effettuano le ricerche?
Considerate le finalità, è bene effettuare la ricerca prima del deposito della do-
manda di registrazione. È inoltre opportuno effettuarla nuovamente dopo 6-8 mesi
dal deposito, in modo da coprire il lasso di tempo compreso tra l’aggiornamento
delle banche dati ed il deposito della domanda (si veda anche, in questo Capitolo,
3.3.1 - Dopo avere effettuato la ricerca sono sicuro di poter registrare il mio marchio
senza rischi?)
Esistono delle banche dati consultabili gratuitamente per una ricerca preli-
minare?
Il Centro PATLIB della Camera di commercio di Torino (http://www.to.cam-
com.it/patlib, si veda anche Introduzione, Il Settore PI – Centro PATLIB della Camera
di Commercio di Torino) mette a disposizione le seguenti banche dati gratuite, con-
sultabili anche on-line:
a) http://www.uibm.gov.it/dati/ per i marchi italiani
b) http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/databases.it.do per
i marchi comunitari
c) http://www.wipo.int/madrid/en/romarin per i marchi internazionali
I risultati forniti dalle sole ricerche di identità sono esaustivi?
No.
Le ricerche di identità consentono di venire a conoscenza soltanto di marchi iden-
tici a quello ricercato: ad esempio, se oggetto della ricerca è il marchio “FOTO”,
attraverso una ricerca di identità saranno rintracciati soltanto gli eventuali marchi
identici “FOTO” presenti nel database ma non anche i marchi simili, quali ad esem-
pio “PHOTO”, “FOTOS”, “PHOTOS”, ecc.
Quindi la sola ricerca di identità è insufficiente per valutare la novità di un mar-
chio, in quanto tale requisito è escluso non soltanto in presenza di marchi anteriori
identici, ma anche in caso di preesistenza di marchi simili. Per accertare la dispo-
nibilità di un marchio è pertanto necessario effettuare una ricerca di similitudine. Le
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ricerche di similitudine permettono di rintracciare, oltre ai marchi identici, anche i
marchi che presentano delle similarità con il marchio di interesse non soltanto sotto il
profilo verbale ma anche sotto quello fonetico o concettuale.
Da notare
Gli errori più comuni nella fase di ricerca consistono:
a) nell’effettuare la ricerca soltanto nelle classi di appartenenza dei prodotti e ser-
vizi di specifico interesse, trascurando di estendere l’indagine alle classi di prodotti
e servizi affini. In tal modo, però, l’indagine non è completa in quanto, la novità di
un marchio è esclusa in presenza di un marchio anteriore, identico o simile, chiamato
a contraddistinguere prodotti o servizi affini, anche se appartenenti a classi diverse da
quelle del marchio successivo (si veda anche, in questo Capitolo, 3.1. Quali sono i di-
ritti di esclusiva che si acquisiscono con la registrazione di un marchio). Ad esempio,
la novità di un marchio depositato in classe 25 per contraddistinguere delle calzature
è con ogni probabilità esclusa qualora ad esso preesista un marchio, identico o simile,
registrato per contraddistinguere le borse, che appartengono alla classe 18.
b) nell’effettuare la ricerca soltanto tra i marchi nazionali italiani, tralasciando i
marchi comunitari ed i marchi internazionali estesi all’Italia (si veda anche, in questo
Capitolo 3.3.2 - Posso depositare un marchio anche all’estero?, 3.3.2.1. - Il marchio
internazionale e 3.3.2.2. - Il marchio comunitario). I marchi comunitari ed i marchi in-
ternazionali estesi all’Italia, infatti, hanno gli stessi effetti giuridici dei marchi nazionali
italiani e possono pertanto escludere la novità di un marchio italiano successivo.
c) nel ritenere che, se la ricerca ha evidenziato la preesistenza di un marchio
identico o simile nella medesima classe in cui questa è stata svolta, il marchio non è
disponibile. In realtà, l’appartenenza di due prodotti o servizi alla stessa classe non ne
determina automaticamente l’affinità: ad esempio, occhiali, estintori e software, ap-
partengono tutti alla stessa classe (la 9), pur non essendo chiaramente tra loro affini.
È quindi opportuno che i risultati ottenuti attraverso una ricerca di anteriorità siano
attentamente esaminati e valutati, preferibilmente da un esperto della materia, alla
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luce della normativa vigente e dei relativi orientamenti giurisprudenziali, in modo da
chiarirne l’effettiva portata ed effettuare le opportune integrazioni di indagine, se ne-
cessarie.
Dopo avere effettuato la ricerca sono sicuro di poter registrare il mio mar-
chio senza rischi?
Non in assoluto. Si deve infatti tenere conto che le ricerche di anteriorità non per-
mettono di stabilire con assoluta certezza la disponibilità del segno prescelto per
l’uso e la registrazione a titolo di marchio.
Le riserve quanto alla loro attendibilità assoluta derivano da diversi fattori ogget-
tivi, dipendenti innanzitutto dai limiti di completezza e di aggiornamento temporale
dei suddetti archivi e banche dati - con riguardo, ad esempio, a vicende che pos-
sano essere intervenute di seguito al deposito delle domande di registrazione od
alla loro concessione, quali limitazioni, cessioni, rinunce, variazioni del nome o del-
l’indirizzo del titolare – e, secondariamente ma non meno rilevante, dall’impossibi-
lità di rinvenire, in base a tali indagini, eventuali altri diritti di PI ed intellettuale, la
cui rilevanza giuridica varia in funzione di circostanze diverse, afferenti in partico-
lare alla notorietà ed alla diffusione generale derivante dal loro esercizio. Ci si rife-
risce, in particolare, ai diritti derivanti da ragioni sociali, nomi commerciali e
cosiddetto marchi di fatto; marchi notori o celebri, registrati eventualmente solo al-
l’estero, ma comunque protetti in base a speciali convenzioni internazionali e diritti
d’autore su nomi di personaggi letterari o storici, titoli di opere dell’ingegno, rap-
presentazioni figurative e fotografiche (si veda anche Capitolo V - Altri segni distin-
tivi: domini, ragioni sociali, nomi commerciali e insegne, e Capitolo VII - Il diritto
d’autore e la proprietà intellettuale). Tali diritti possono conferire ai rispettivi titolari la
facoltà di impedire ai terzi l’uso e la registrazione di segni distintivi interferenti quali,
nella fattispecie, marchi ad essi identici o simili.
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3.3.2 Il deposito della domanda di registrazione di marchio
Dove si deposita la domanda di registrazione di marchio?
Le domande di registrazione di marchio si depositano presso le Camere di Com-
mercio di tutta Italia.
È anche possibile richiedere la registrazione di un marchio inviando la domanda
di registrazione direttamente all’UIBM, a mezzo raccomandata A/R
È possibile depositare una domanda di registrazione di marchio on-line?
A seguito di recenti mutamenti normativi è stata introdotta la possibilità di depo-
sitare i marchi per via telematica (deposito telematico). In questo modo, il deposi-
tante può trasmettere on-line la domanda all’UIBM senza doversi recare
personalmente allo sportello.
Tutti possono depositare una domanda di registrazione di marchio per via
telematica?
Sì. Per l’invio telematico delle domande è necessario diventare utenti Telemaco,
sottoscrivendo un contratto Telemaco Pay con InfoCamere.
Dopo l’attivazione, al primo accesso, l’utente dovrà provvedere a versare, tramite
carta di credito, un fondo prepagato utilizzabile per richiedere i servizi Telemaco.
I diritti di segreteria e l’imposta di bollo, assolta in modo virtuale, verranno tratte-
nuti direttamente da tale credito.
Coloro che vogliono avvalersi della modalità di invio telematico devono essere
in possesso di:
• software per la compilazione della modulistica con Simba Off-line, scaricabile da
http://webtelemaco.infocamere.it/
• dispositivo di firma digitale per sottoscrivere la domanda;
• lettore di smart card da connettere al PC;
• software di firma Dike, scaricabile da http://www.firma.infocert.it/
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Quali sono i documenti necessari per depositare una domanda di registra-
zione di marchio?
La domanda di registrazione, in quattro copie, che deve essere redatta su ap-
posito modulo (vedere punto successivo), accompagnata dalla seguente documen-
tazione:
riproduzione del marchio
attestazione comprovante il pagamento dei diritti di segreteria
attestazione comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa
marche da bollo
Come si compila la domanda?
Il modulo compilabile on-line è disponibile all’indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/it/moduli/Modulo_C.pdf
Le istruzioni per la compilazione si trovano all’indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_compilazione_modulo_C.pdf
Che cosa sono le classi di prodotti e servizi?
Sono le categorie in cui sono raggruppati i prodotti ed i servizi per i quali si può
richiedere la registrazione di un marchio (si veda anche, in questo capitolo, 3.1.
Come si determina l’ambito di tutela di un marchio? La Classificazione di Nizza).
Dopo quanto tempo viene registrato il marchio?
In base alle norme del Codice di PI in vigore, al superamento dell’esame quanto
ai requisiti assoluti, la domanda di registrazione deve essere pubblicata ai fini delle
opposizioni dei terzi.
L’opposizione è una procedura amministrata dall’UIBM, a cui può essere do-
mandato il rigetto di una domanda di registrazione di marchio pubblicata da parte
di chi ne abbia titolo, a motivo di diritti anteriori, derivanti da domande o registra-
zioni per marchi identici o simili o da altri diritti di proprietà industriale od intellettuale
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(si ricorda, in proposito che non è disposto, in Italia, l’esame quanto alla novità dei
marchi; si veda anche, in questo Capitolo, 3.2. Quando un marchio è nuovo? e
3.3.1. Che cosa s’intende per disponibilità di un marchio?).
Nelle more dell’emanazione del regolamento di esecuzione del Codice di PI,
tale procedura non è allo stato ancora operativa e le domande di registrazione per-
vengono generalmente a concessione, al superamento dell’esame, entro tre anni
circa dal loro deposito.
Quando viene rilasciato il certificato di registrazione?
Al momento della registrazione viene emesso il relativo certificato, che viene tra-
smesso alla Camera di commercio presso cui è stata depositata la domanda e da
questa inviato al titolare od al suo rappresentante.
Quanto dura la registrazione?
La registrazione dura dieci anni, calcolati a partire dalla data del deposito della
domanda, e può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.
A partire da quale momento il marchio è protetto?
I diritti esclusivi sul marchio sono acquisiti con la registrazione. Tuttavia, poiché la
legge stessa prevede che gli effetti della registrazione decorrano dalla data di de-
posito della domanda, anche il titolare di una domanda di marchio pendente - vale a
dire non ancora registrato - può invocare la tutela che la legge accorda al proprieta-
rio del marchio registrato. In tal caso, affinché l’azione possa essere accolta, è neces-
sario che il marchio sia concesso, prima della definizione del relativo giudizio.
Quando è possibile apporre i simboli ™ oppure ® accanto al marchio?
In Italia non esistono norme che impongano di dover identificare lo status di un
marchio, ovvero il livello della sua protezione, in corso d’uso. Tuttavia, segnalare
correttamente sul mercato che il proprio marchio è protetto da una domanda (tra-
mite l’utilizzo dei simboli TM o SM) o da una registrazione concessa (tramite apposi-
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zione del simbolo ®)può rappresentare un valido deterrente per difenderlo dagli usi
illeciti e anche per prevenirne la volgarizzazione (si veda anche, in questo Capi-
tolo, 3.4. - La Tutela, Anche se usata, la registrazione di marchio può decadere?
Come? Perché?).
Di prassi, anche in Italia è ricorrente l’adozione dei simboli internazionali ™ e ®.
Il simbolo TM sta per Trade Mark e può essere adottato per indicare una rivendi-
cazione di diritti su un certo segno distintivo e per riferire allo stesso come ad un
marchio d’impresa. Questo simbolo è generalmente adottato in relazione a marchi
di prodotti. L’equivalente destinato a contraddistinguere un segno distintivo in rela-
zione a servizi è SM, che sta per Service Mark. Esso può quindi essere apposto per
identificare un marchio non registrato, comunque usato nel commercio, od un mar-
chio di cui è stata domandata la registrazione.
Il simbolo ®, che sta per Registered Trade Mark o Marchio Registrato, può invece
essere apposto al marchio concesso, ovverosia al conseguimento della sua regi-
strazione.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia un avviso di scadenza della regi-
strazione?
No, l’UIBM non invia alcun avviso. È onere del titolare della registrazione sor-
vegliare la scadenza della stessa e presentare tempestivamente la domanda di rin-
novo se desidera che il marchio sia rinnovato. Nel caso in cui il marchio sia stato
depositato attraverso un consulente in PI, sarà cura e responsabilità di quest’ultimo
sorvegliare la scadenza ed avvertire per tempo il titolare del marchio.
Posso depositare un marchio anche all’estero?
Si, sostanzialmente in tutti i paesi a livello mondiale. La tutela di un marchio al-
l’estero può essere domandata mediante singoli depositi nazionali o in un’unica so-
luzione, in gruppi di paesi che aderiscono alle convenzioni, come nel caso del
deposito comunitario o del deposito internazionale (si veda, di seguito, in questo
Capitolo, 3.2.1. - Il marchio internazionale e 3.2.2. Il marchio comunitario).
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3.3.2.1 Il marchio internazionale
I soggetti titolari di un marchio italiano o comunitario - registrati o allo stato di do-
manda - possono estenderne la tutela nel territorio di uno o più paesi europei ed ex-
traeuropei aderenti alla cosiddetta Unione di Madrid (Convenzione d’Unione di Parigi
per la Protezione della PI), attraverso il deposito di una domanda di marchio inter-
nazionale.
L’Unione di Madrid è costituita dai paesi aderenti alla convenzione in base a
due trattati – comunemente riferiti come l’Accordo e il Protocollo di Madrid - i quali
disciplinano la procedura di registrazione dei marchi internazionali. Anche l’Unione
Europea, come organizzazione sopranazionale ed intergovernativa, aderisce alla
convenzione in base al Protocollo di Madrid.
L’elenco completo ed aggiornato dei paesi aderenti all’Unione di Madrid è con-
sultabile all’indirizzo:
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
La domanda di registrazione internazionale può essere presentata in una delle lin-
gue ufficiali di procedura - fra inglese, lingua prevalente, francese o spagnolo - chie-
dendo la registrazione del marchio in uno o più paesi facenti parte dell’Unione di
Madrid.
Il marchio internazionale gode, nei Paesi designati, della medesima tutela con-
cessa ai marchi nazionali, ovvero depositati presso gli Uffici Brevetti locali.
La registrazione internazionale ha una durata di 10 anni dalla data di conces-
sione e può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di 10 anni.
I vantaggi di questa modalità di protezione sono individuabili, principalmente,
nella unitarietà della procedura, nella congruità dei costi di deposito, solitamente
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inferiori rispetto a quelli generati da singoli depositi nazionali, e nell’autonomia
delle singole designazioni, grazie alla quale, un’eventuale contestazione alla va-
lidità del marchio – derivante da rifiuto per rilievi d’ufficio e/o opposizione dei terzi
- in uno dei paesi designati non pregiudica né osta all’ottenimento della protezione
dello stesso nei restanti paesi, diversamente da quanto avviene nel caso del mar-
chio comunitario (si veda, di seguito, in questo Capitolo, 3.3.2.2. - Il marchio co-
munitario).
La domanda di marchio internazionale può essere depositata presso le Camere
di Commercio di tutta Italia oppure direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi a mezzo raccomandata A/R.
L’UIBM trasmette la domanda all’Organizzazione Mondiale della Proprietà In-
tellettuale (OMPI o WIPO) di Ginevra, organismo preposto all’amministrazione della
convenzione dell’Unione di Madrid, che provvede all’esame formale e di classifi-
cazione delle domande di marchio internazionale ed alla concessione della regi-
strazione (si veda anche, in questo Capitolo, 3.1. Come si determina l’ambito di
tutela di un marchio? La Classificazione di Nizza).
L’esame sostanziale del marchio – quanto ai requisiti assoluti ed agli impedimenti
relativi (si veda anche, in questo Capitolo, 3.2. - Quali sono i requisiti sostanziali di
un marchio?) e la decisione se ammetterlo o meno alla protezione spettano agli uf-
fici marchi dei singoli paesi designati, in conformità alle rispettive normative nazio-
nali in materia di marchi.
All’indirizzo http://www.to.camcom.it/brevetti sono reperibili le informazioni re-
lative ai requisiti necessari per il deposito di una domanda di marchio internazionale,
ai moduli, alla procedura ed ai costi.
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Da notare
Il termine marchio internazionale non individua un marchio “estero”, bensì un
marchio registrato attraverso la procedura regolata dall’Accordo e dal Protocollo
di Madrid.
Per registrare un marchio internazionale è necessario essere titolari di un marchio
base, ovvero un marchio nazionale registrato o depositato in uno dei Paesi membri
dell’Unione di Madrid o in Unione Europea.
La procedura di registrazione di un marchio internazionale può rivelarsi com-
plessa, sia nella fase di stesura della domanda (che, oltre a dover essere presentata
in una lingua straniera, può richiedere documenti aggiuntivi oltre al modulo base)
che nella fase di esame.
Durante quest’ultima, può sorgere la necessità di presentare, entro termini tassa-
tivi, risposte scritte a rilievi dell’OMPI e/o degli uffici marchi nazionali dei paesi de-
signati, risposte che, oltre a dover essere redatte in lingua straniera, richiedono, per
la loro stesura, una specifica competenza a livello giuridico. Inoltre, nei paesi in cui
viga l’obbligo di rappresentanza, le repliche ai rilievi ufficiali devono essere presen-
tate attraverso un consulente locale. È importante rilevare che eventuali errori od omis-
sioni procedurali e/o sostanziali, così come il mancato rispetto dei termini tassativi
per rispondere ai rilievi sopra menzionati, possono causare la mancata acquisizione
dei diritti sul marchio o determinare la perdita di diritti già acquisiti, con conseguente
vanificazione degli investimenti sostenuti per il deposito della domanda, in vista dello
sfruttamento commerciale del marchio.
3.3.2.2 Il marchio comunitario
Qualunque soggetto, di qualsiasi nazionalità, può depositare una domanda di
marchio comunitario.
A differenza di quanto previsto per il marchio internazionale, non è indispensa-
bile che il richiedente disponga di un deposito cosiddetto di base.
Il marchio comunitario ha carattere unitario, ovvero è un marchio valido in tutta
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l’Unione Europea: non è pertanto possibile chiedere la registrazione solo per una
parte dei Paesi comunitari.
La domanda comunitaria deve essere depositata direttamente all’Ufficio per l’Ar-
monizzazione nel Mercato interno (UAMI), avente sede ad Alicante (Spagna), in
una delle cinque lingue ufficiali dell’Unione Europea (tra le quali vi è la lingua ita-
liana). Il deposito può avvenire in forma cartacea (attraverso la posta ordinaria, posta
raccomandata o corriere) oppure on-line.
L’UAMI provvede all’esame sia formale che sostanziale della domanda ed è com-
petente a rilasciare il certificato di registrazione al termine della procedura.
Per informazioni dettagliate sul marchio comunitario in generale, sulla relativa
procedura di registrazione, sui costi e su altri aspetti di questo istituto è possibile con-
sultare il sito dell’UAMI all’indirizzo:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.it.do
La registrazione comunitaria ha una durata di 10 anni dalla data di deposito
della domanda e può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di 10
anni.
Il marchio comunitario gode della medesima tutela concessa ai marchi nazionali
depositati nei singoli stati membri in tutti gli Stati dell’Unione Europea.
I vantaggi di questa modalità di protezione sono individuabili, principalmente, nel-
l’unitarietà della procedura, nella convenienza quanto ai costi di deposito (di gran
lunga inferiori rispetto a quelli richiesti per la protezione, attraverso singoli depositi
nazionali, in tutti i paesi membri) e nella circostanza che l’uso del marchio anche in
un solo paese dell’Unione Europea, purché rilevante per territorio e popolazione, è
idoneo ad evitarne la decadenza in tutto il territorio dell’Unione (si veda, di seguito,
in questo Capitolo, 3.4. - La registrazione è valida in assenza di effettivo uso?) Il li-
mite sostanziale del marchio comunitario è dato invece dal suo carattere di unitarietà,
a causa del quale un’eventuale contestazione alla validità del marchio – derivante
da opposizione dei terzi in base anche solo ad un diritto anteriore in uno dei paesi
designati – se ritenuta fondata, porta al conseguente rifiuto del marchio comunitario
nel suo complesso.
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Da notare
La procedura di registrazione di un marchio comunitario può rivelarsi piuttosto
complessa in quanto può comportare la necessità di presentare, entro termini tassa-
tivi, risposte scritte a rilievi dell’UAMI e/o ad opposizioni presentata nei confronti del
marchio da parte di terzi, la cui stesura richiede una specifica competenza a livello
giuridico e, in numerosi casi, la padronanza di una lingua straniera.
Eventuali errori procedurali e/o sostanziali, così come il mancato rispetto dei ter-
mini tassativi per rispondere ai rilievi sopra menzionati, possono causare la mancata
acquisizione dei diritti sul marchio o determinare la perdita di diritti già acquisiti, con
conseguente vanificazione degli investimenti sostenuti per il deposito della domanda,
in vista dello sfruttamento commerciale del marchio.
3.4 La tutela
Un marchio registrato è garanzia di tutela assoluta?
La registrazione consente di poter disporre di validi diritti sul territorio/area geo-
grafica ove concessa, ma non costituisce automatica garanzia della loro perenne
validità ed idoneità all’azionamento. Il titolare di un marchio registrato, infatti, deve
farsi parte attiva e diligente al fine di utilizzarli in modo conforme alla legge e non
lesivo di pre-esistenti diritti; dovrà, altresì, costantemente proteggerli nei confronti di
potenziali violazioni di terzi, ricorrendo ai vari strumenti messi a disposizione dal le-
gislatore (in particolare dai Codici di PI, Civile e Penale).
La registrazione è “per sempre”?
Si, in quanto rinnovabile all’infinito per periodi di 10 anni ciascuno (per maggiori
dettagli si veda anche in questo Capitolo, 3.3.2 - Dopo quanto tempo viene registrato
il marchio? Quando viene rilasciato il certificato di registrazione? Quanto dura la re-
gistrazione?).
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La registrazione è valida in assenza di effettivo uso? E qualora sia usata di-
versamente da come protetta?
Per mantenere valido un marchio registrato è necessario utilizzarlo in relazione ai
prodotti e/o servizi rivendicati in sede di deposito, entro cinque anni dalla registra-
zione, ovvero non sospenderne l’uso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Unica
eccezione, il caso in cui l’eventuale mancato uso/sospensione, sia giustificato da un
motivo legittimo.
L’uso, per essere valido, deve essere:
• effettuato da parte del titolare, ovvero con il suo consenso (i.e. licenziatario au-
torizzato; per maggiori dettagli si veda anche in questo Capitolo, 3.5 - Previo
consenso del titolare, un marchio registrato può essere validamente usato da un
terzo?);
• effettivo e non meramente simbolico, sporadico o per quantitativi irrilevanti di pro-
dotti; l’uso nella pubblicità, così come quello ai fini dell’esportazione, sono in
genere considerati usi effettivi;
• esattamente come registrato, ovvero in modalità non idonee ad alterarne il ca-
rattere distintivo (eventuali differenze non devono essere immediatamente perce-
pibili dal pubblico dei consumatori e tali da “trasformarlo” in altro diverso segno).
Il mancato uso di un marchio registrato è sanabile?
Si, purché:
• non sia già stata presentata una domanda/eccezione di decadenza per mancato
uso;
• l’inizio/ripresa dell’uso non sia pretestuoso, cioè effettuato solo dopo aver sa-
puto della possibile prossima presentazione di una domanda/eccezione di
nullità;
• terzi non abbiano nel frattempo acquisito diritti in buona fede, attraverso l’uso
e/o il deposito.
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Anche se usata, la registrazione di marchio può decadere? Come? Perché?
È marchio qualunque segno graficamente rappresentabile, purché distintivo (per
maggiori dettagli, si veda anche in questo Capitolo, 3.2 - Cosa posso depositare
come marchio? e Quando un marchio è dotato di capacità distintiva?); qualora
perda tale distintività (ad esempio divenendo nel commercio denominazione gene-
rica del prodotto/servizio che contraddistingue) decade per volgarizzazione.
I marchi registrati, pertanto, non solo dovranno essere usati in modo effettivo, ma sem-
pre quali segni distintivi e mai quali nomi comuni; inoltre, si dovrà sempre avere cura di con-
testare tempestivamente l’uso che eventualmente terzi ne facciano, in funzione generica.
L’Ufficio Marchi blocca ex officio domande di marchio in potenziale conflitto
con pre-esistenti diritti di terzi?
No; qualunque segno registrabile nel rispetto della normativa di riferimento, pro-
cede alla registrazione (per maggiori dettagli, si veda anche in questo Capitolo, 3.1
- Cosa è un marchio? e, 3.2 - Cosa posso depositare come marchio?).
E’, pertanto, onere del titolare di pre-esistenti diritti di marchio usati (per maggiori
dettagli si veda anche in questo Capitolo 3.4 - Sono protetti solo i marchi deposi-
tati/registrati? e Allora perché registrare un marchio?), depositati o registrati, poten-
zialmente lesi dal deposito del terzo, agire a tutela degli stessi.
Come monitorare il deposito/uso da parte di terzi, di segni potenzialmente
lesivi di pre-esistenti diritti d’uso o registrati?
Innanzitutto utilizzando il servizio di sorveglianza, sistema principe per il costante
monitoraggio di eventuali nuovi depositi di marchi identici/simili a quello sorvegliato.
L’attivazione di tale servizio è essenziale sia al fine di bloccare tempestivamente
situazioni potenzialmente lesive dei propri pre-esistenti diritti, sia al fine di evitare che
queste, nel tempo, si consolidino.
Inoltre, gli svariati strumenti offerti da Internet, consentono anche un costante con-
trollo di usi di terzi sul web (e non solo), potenzialmente in conflitto con i propri pre-
esistenti diritti.
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Si può agire in qualunque momento a difesa dei propri preesistenti diritti
d’uso o registrati?
No; l’istituto della convalida, che si ispira al principio di certezza del diritto, ini-
bisce espressamente al titolare di diritti anteriori usati, depositati, registrati, di agire
contro un marchio identico/simile successivamente depositato, qualora, essendone
a conoscenza, lo abbia tollerato per cinque anni. Unica eccezione, il caso del de-
posito del terzo in mala fede.
Sono protetti solo i marchi depositati/registrati?
No. La normativa italiana in materia di marchi riconosce espressamente la tutela
a qualunque segno distintivo diverso dal marchio registrato (per maggiori dettagli si
veda anche in questo Capitolo, 3.2 - Quando un marchio è nuovo? e 3.1 - Dopo
aver effettuato le ricerche, si può escludere qualsiasi rischio?).
Sono pertanto protetti, purché ricorrano i presupposti di legge, anche i marchi “di
fatto” (i.e. marchi solo usati, ma non depositati/registrati), così come le denomina-
zioni sociali, la ditta, le insegne, i nomi a dominio, etc..
Allora perché registrare un marchio?
Innanzitutto, perché la registrazione consente di disporre di un diritto “certo” im-
mediatamente dimostrabile tramite la mera esibizione del corrispondente certificato.
Nel caso dei marchi “di fatto”, così come di tutti gli altri segni non registrati, è
invece necessario dimostrarne l’esistenza, validità ed estensione, tramite adeguata
e copiosa documentazione.
Inoltre, per poter agire sulla base di diritti non registrati, si dovrà dimostrare che
sono già noti e non solo localmente; in assenza di tali due requisiti, infatti, qualun-
que terzo potrà validamente registrare un marchio identico/simile per identici/simi-
lari prodotti/servizi ed al preutente verrà solo riconosciuto il diritto sul segno nei limiti
del pre-uso locale.
Pertanto, rispetto al marchio registrato, in cui l’uso è al massimo condizione es-
senziale per la sua efficacia verso terzi e che, quindi, può sempre e comunque es-
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sere azionato, anche se usato solo localmente, la validità dei marchi di fatto, così
come di qualunque altro segno non registrato, dipende esclusivamente dalla portata
del loro uso e possibilità di dimostrarlo.
Da notare: L’uso è requisito essenziale sia per acquisire diritti di marchio, che per
mantenere in vigore quelli ottenuti tramite il deposito e la registrazione:
• nel caso dei marchi di fatto, è elemento costituivo dei corrispondenti diritti, oltre a
definirne la relativa efficacia, ambito ed estensione. Ne consegue che il titolare
di un marchio usato ma non depositato/registrato, dovrà sempre avere cura di
raccogliere tutta la documentazione idonea a dimostrare la nascita e successiva
“modalità di esistenza” dei propri diritti (“di fatto”) di marchio.
• nel caso dei marchi registrati, invece, l’uso svolge la sola funzione di mantenere
validi ed azionabili i diritti acquisiti attraverso la procedura di registrazione. Ne
consegue che il titolare di un marchio registrato dovrà costantemente verificare non
solo se il proprio marchio è in uso, ma altresì in che forma, in quali modalità ed
in relazione a tutti o parte i prodotti/servizi rivendicati (per maggiori dettagli si
veda anche in questo Capitolo 3.4 - La registrazione è valida in assenza di ef-
fettivo uso? E qualora sia usata diversamente da come protetta?” e “Anche se
usata, la registrazione di marchio può decadere? Come? Perché?).
La registrazione di un marchio è un “fossile” o un “essere vivente”?
Indiscutibilmente un essere vivente che non solo, come sopra indicato, richiede,
cure ed attenzioni nel corso di tutta la sua esistenza, ma altresì regolari “check-up”.
Innanzitutto è necessaria un’attività di costante aggiornamento della titolarità, tutte
le volte in cui questa subisca delle modifiche conseguenti, ad esempio, a cessioni,
cambi di denominazione sociale, indirizzo o forma societaria, in assenza della quale
il titolare non potrà validamente opporre ai terzi i propri diritti di marchio. I marchi
registrati, infatti, sono soggetti alla disciplina dei beni mobili registrati e, pertanto, qua-
lunque modifica nella corrispondente titolarità non potrà essere fatta valere nei con-
fronti dei terzi a meno che non risulti regolarmente registrata presso i competenti Uffici
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Marchi (per maggiori dettagli si veda anche in questo Capitolo È possibile trasferire
una domanda/registrazione di marchio? Anche semplici mutamente di indirizzo o
denominazione sociale devono essere resi pubblici mediante trascrizione? Una volta
avvenuto, il trasferimento è immediatamente opponibile ai terzi?, in questo Capitolo,
3.5 e Capitolo VI, 6.1, 6.2 e 6.3).
È altresì essenziale una periodica revisione del proprio portafoglio marchi al fine
di mantenerlo sempre conforme alle esigenze commerciali (eventualmente amplian-
dolo anche con depositi comunitari, nazionali esteri, internazionali), che, come noto,
sono in continua trasformazione.
Da notare: l’eventuale uso all’estero di diritti di marchio protetti solo in ambito nazio-
nale è essenziale sia sempre preceduto dal deposito di una corrispondente registrazione.
Innanzitutto, in quanto in alcuni paesi esteri è possibile acquisire validi diritti di
marchio, solo attraverso il corrispondente deposito e successiva registrazione, non es-
sendo riconosciuta alcuna tutela, salvo casi eccezionali, al marchio di fatto (per mag-
giori dettagli si veda anche in questo Capitolo, Sono protetti solo i marchi
depositati/registrati?).
Inoltre, l’aver preventivamente depositato mette il titolare del marchio al riparo
dal rischio che tali suoi diritti gli siano indebitamente sottratti da un terzo, incluso
l’eventuale distributore locale, che depositino prima di lui.
3.4.1 Le vicende del marchio dopo il suo deposito
È possibile trasferire una domanda o una registrazione di marchio?
Si, mediante contratto, successione testamentaria, nonché di seguito ad atti di so-
cietà, di divisione e di transazione; può altresì essere trasferita di seguito a sentenza,
esecuzione forzata o espropriazione.
È immediatamente opponibile ai terzi?
No; l’atto che dispone il trasferimento deve essere reso pubblico mediante tra-
scrizione presso l’UIBM e presso quello degli altri Stati ove eventualmente risultino pro-
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tetti i diritti di marchio eventualmente trasferiti (per maggiori dettagli si veda anche in
questo Capitolo - La registrazione di un marchio è un “fossile” o un “essere vivente”?
e Capitolo VI, 6.1, 6.2 e 6.3)
Anche semplici mutamenti dell’indirizzo o denominazione sociale del titolare
di un marchio registrato devono essere resi pubblici?
Si; infatti, anche in questo caso, saranno opponibili ai terzi solo se debitamente
annotati presso l’Ufficio Marchi italiano nonché presso i vari Uffici Marchi degli even-
tuali altri Stati ove si detengano domande/registrazioni di marchio (per maggiori det-
tagli si veda anche in questo Capitolo La registrazione di un marchio è un “fossile”
o un “essere vivente”? e Capitolo VI, 6.1, 6.2 e 6.3).
Previo consenso del titolare, un marchio registrato può essere validamente
usato da un terzo?
Si; i marchi possono infatti essere concessi in licenza. In una tale ipotesi, il tito-
lare della registrazione di marchio (licenziante) continuerà a mantenerne la proprietà,
acconsentendo tuttavia al relativo uso da parte di un terzo; anche la licenza sarà op-
ponibile ai terzi se trascritta.
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I modelli e i disegni industrialiA cura di Mariella Caramelli, Silvia Lazzarotto, Cristina Rolando e Alessandra Romeo
4.1 Definizioni
Cos’è un modello o disegno industriale?
In base alle norme, possono costituire oggetto di registrazione come disegni e mo-
delli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superfi-
ciale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condi-
zione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
In concreto, è possibile proteggere mediante modello o disegno qualsiasi oggetto
industriale o artigianale, anche rispetto a sue singole parti o componenti, quanto alle
sue caratteristiche di forma, di colore, o di ornamento, a condizione che tali carat-
teristiche siano lecite, esteticamente nuove ed originali, e possiedano carattere indi-
viduale e di industrialità (si veda anche in questo Capitolo, 4.2. - I requisiti, 4.2.1.
- Cosa posso depositare come modello o disegno industriale ? e Quali sono i requi-
siti sostanziali di un modello o disegno industriale?)
Il modello o disegno ha per oggetto, quindi, qualsiasi elemento visibile dell’aspetto
di un prodotto intero o di una sua parte, ovvero le caratteristiche della sua forma o
struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali in cui è realizzato e delle
sue particolarità estetiche o di tipo ornamentale, rappresentate in forma tridimensio-
nale (ad esempio una bottiglia, un contenitore, un elemento d’arredo) od in forma bi-
dimensionale (ad esempio la trama od il decoro di un tessuto).
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4.2 Requisiti
4.2.1 Registrazione ed esclusione della registrazione
Cosa posso depositare come modello o disegno industriale?
Possono costituire oggetto di registrazione come disegno e modello l’aspetto del-
l’intero prodotto o di una parte di esso così come risulta da linee, contorni, colori,
forme e strutture superficiali o dai materiali del prodotto (articolo 31 del CPI).
Oggetto del modello è, quindi, l’aspetto esteriore del prodotto che non sia de-
terminato da ragioni esclusivamente funzionali e che abbia un carattere individua-
lizzante.
A titolo di esempio si riportano di seguito alcuni modelli registrati
(Tessuto) (borse) (contenitori) (elementi d’arredo)
(fonte: banca dati dell’UAMI: Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno)
Può costituire oggetto di tutela un particolare materiale con cui è realizzato
un prodotto?
Sì, ma solo nella misura in cui il determinato materiale utilizzato influisca, grazie
alle caratteristiche della struttura superficiale, sull’aspetto visibile del prodotto.
In pratica, attraverso la registrazione di un modello non si potrà mai contestare ad
altri l’utilizzazione, per esempio, del legno per la realizzazione di un determinato pro-
dotto. Ciò che invece potrà essere oggetto di esclusiva sarà il particolare aspetto este-
riore che, per esempio, verrà fornito dalla particolare lavorazione esterna del legno.
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A tal proposito una protezione limitata è attribuita anche al colore: infatti, esso non
può essere tutelato se non risultata dalla combinazione con altre linee e forme.
Un logo può essere protetto come modello o disegno industriale?
Considerata l’ampia definizione del CPI, che comprende, quindi, linee e con-
torni vengono ammessi alla tutela come disegno anche elementi denominativi, parti-
colarmente stilizzati.
Di seguito alcune lettere, parole e loghi per le quali è stata richiesta la tutela come
disegno.
Quali sono i requisiti sostanziali di un modello o disegno industriale?
Un modello per essere validamente registrato deve essere:
• nuovo e
• dotato di carattere individuale.
Quando un modello o disegno industriale è nuovo?
Secondo quanto previsto dal CPI, la novità è un requisito essenziale per ottenere
la registrazione di un modello.
La novità consiste nell’assenza di disegni o modelli identici divulgati in data an-
teriore alla data di presentazione della domanda di registrazione.
È importante sottolineare che la novità deve essere valutata in termini assoluti
(senza limiti temporali o territoriali). Pertanto, un disegno non può considerarsi nuovo
se un disegno identico sia stato precedentemente messo a disposizione del pubblico
in una qualsiasi regione del mondo.
Anche la divulgazione fatta dal titolare del modello è distruttiva della novità dello
stesso.
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Tuttavia, la legge concede un periodo di grazia di 12 mesi, durante il quale un
disegno o un modello non viene considerato accessibile al pubblico se divulgato
dall’autore o dall’avente causa.
Quando un modello o disegno industriale è divulgato?
Al fine di valutare se un disegno o modello sia stato divulgato è necessario fare
riferimento alla conoscibilità degli ambienti specializzati, a quella dei settori mer-
ceologici affini e, infine, a quella dei produttori di prodotti analoghi.
Per quanto riguarda l’estensione territoriale della conoscibilità negli ambienti spe-
cializzati è sufficiente che il modello sia stato reso noto in un solo stato membro;
mentre una divulgazione in un remoto stato extracomunitario potrebbe non renderlo
conoscibile agli ambienti specializzati comunitari.
La legge prevede però alcune ipotesi in cui la divulgazione è irrilevante. In par-
ticolare, quando:
• la divulgazione/comunicazione è fatta a terzi vincolati al segreto;
• la divulgazione/comunicazione è avvenuta per abuso a danni dell’autore del di-
segno;
• si ritiene che della divulgazione non abbiano avuto notizia gli ambienti specia-
lizzati del settore interessato;
• la divulgazione è realizzata dall’interessato nei 12 mesi anteriori alla data di re-
gistrazione. (vedi paragrafo precedente)
Quando un modello o disegno industriale è dotato di carattere individuale?
Il carattere individuale è uno dei requisiti di registrabilità del modello o disegno
industriale.
In particolare, un modello ha carattere individuale se l’impressione generale che
suscita nell’utilizzatore informato da qualsiasi disegno o modello che sia stato divul-
gato prima della data di presentazione della domanda di registrazione è diversa.
In sostanza, la valutazione della sussistenza del carattere individuale di un mo-
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dello prodotto dovrà tenere presente i seguenti elementi:
• il settore rilevante;
• le anteriorità rilevanti al fine di procedere ad un confronto tra modelli e valutare il
margine di libertà dell’autore;
• l’identificazione dell’utilizzatore informato;
• l’impressione generata dal modello/disegno industriale in oggetto rispetto a quelli
anteriori.
Chi è l’utilizzatore informato?
Non esiste una unica definizione di utilizzatore informato. Tuttavia, ciò che è certo
è che l’utilizzatore informato non deve essere un designer o uno studioso del design.
La tendenza largamente diffusa è quella di identificare l’utilizzatore informato con
il consumatore finale interessato alle forme dei prodotti sul mercato in questione e
che ha avuto comune esperienza nell’utilizzo del prodotto, oppure con la figura del
consumatore mediamente sensibile all’estetica dei beni di consumo di quel determi-
nato settore.
Cosa si intende per margine di libertà dell’autore?
La libertà dell’autore all’atto della creazione può variare notevolmente da un pro-
dotto all’altro. Tale libertà non va tuttavia commisurata alla mancanza di margine
sotto il profilo soggettivo (ad esempio, il fatto che il committente dei disegni o modelli
richieda che in essi compaiano alcune caratteristiche), bensì sotto quello oggettivo.
Pertanto, i settori in cui lo stato dell’arte (ossia tutte le creazioni preesistenti) è sovraf-
follato o in cui la standardizzazione impone molte restrizioni saranno considerati
come settori che lasciano una limitata libertà agli autori.
Posso registrare come modello un prodotto che abbia una funzione tecnica?
No. Il CPI specificamente prescrive che non possono costituire oggetto di regi-
strazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che
sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
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Tale limitazione trova la sua giustificazione nell’evitare che forme funzionali siano
oggetto di una tutela superiore dal punto di vista temporale (fino ad un massimo di
25), sottraendosi quindi ai limiti della materia brevettale ed in particolare a quella
dei modelli di utilità (10 anni) (si veda, di seguito, in questo Capitolo, 4.3 - Tutela :
deposito registrazione, mantenimento, sorveglianze).
Posso proteggere una forma sia con un marchio che con un modello o di-
segno industriale?
Sì, purché tale forma abbia i requisiti di validità richiesti dalla legge sia per la
registrabilità di un marchio che di un modello o disegno industriale ed, in particolare,
la capacità distintiva (si anche in questo Capitolo, 3.2 - Quando un marchio ha ca-
pacità distintiva? e Posso registrare come marchio la forma del prodotto o la sua
confezione?) e il carattere individuale (si anche in questo Capitolo, 4.2 - Quando
un modello è dotato di carattere individuale?)
Posso ottenere la registrazione di un modello che comprende uno stemma
o un emblema?
No, pena la nullità del modello.
Tale limitazione è specificamente previsto dall’articolo 43 del CPI, costituendo
quindi un divieto assoluto di adozione di stemmi ed emblemi di interesse pubblico
ed internazionalmente riconosciuti. Va da sé che un modello che include un stemma
di fantasia o elementi classici di stemmi o emblemi come ad esempio scudi, spade
e cannoni possano essere registrati come modelli.
Da notare
A seguito della riforma della disciplina sui modelli con l’inserimento del requisito
della capacità individuale, è stato abbandonato qualsiasi riferimento al carattere or-
namentale dei modelli/disegni industriali. Ciò comporta che il criterio di valutazione
della registrabilità di un modello/disegno industriale non è più basato su un criterio
estetico, rendendo, quindi, maggiormente accessibile la tutela concessa.
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In sostanza, carattere individuale e utilizzatore informato diventano quindi un bi-
nomio per la valutazione della registrabilità di un modello/disegno industriale in pa-
rallelo alla capacità distintiva e consumatore medio per i marchi, agevolando il
cumulo delle tutele. Tuttavia, considerato che l’utilizzatore informato sembra capace
di cogliere differenze che al consumatore medio possono sfuggire. Ne consegue
che una determinata forma può avere carattere individuale e non capacità distintiva,
potendo essere quindi solo protetta con il modello/disegno industriale.
4.3 Le ricerche e i depositi
4.3.1 Le ricerche di anteriorità
Che cosa sono le ricerche di anteriorità
Le ricerche di anteriorità sono controlli preventivi che hanno lo scopo di accertare
se un disegno e modello è nuovo.
Che cosa si intende per novità di un disegno o modello?
La novità consiste nell’assenza di disegni o modelli identici divulgati in data an-
teriore alla data di presentazione della domanda di registrazione (si veda anche Ca-
pitolo 4, paragrafo 2.1., Quando un modello è nuovo?)
Perché effettuare le ricerche? Qual è la loro importanza?
È opportuno effettuare le ricerche in quanto esse sono l’unico mezzo che per-
mette di accertare l’esistenza nel disegno o modello dell’importante requisito della
novità.
Le ricerche sono importanti perché permettono di evitare il sorgere di conflitti con
disegni e modelli anteriori e le relative conseguenze legali quali, ad esempio, il se-
questro dei prodotti nei quali il disegno o modello è attuato o incorporato, ed il ri-
sarcimento del danno. Occorre inoltre tenere in conto che l’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi non effettua alcun controllo sulla novità dei disegni o modelli per i quali si
chiede la registrazione.
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Pertanto, nella maggior parte dei casi si viene a conoscenza dell’esistenza di un
titolo anteriore in conflitto con il proprio soltanto quando i prodotti attuanti o incor-
poranti quest’ultimo sono già sul mercato, e gli investimenti necessari per la sua pro-
duzione, distribuzione e promozione sono stati effettuati.
Nell’ambito dei disegni e modelli le ricerche possono inoltre essere utilizzate per
valutare quello che è lo “stato dell’arte” in un determinato mercato, onde poter
creare più facilmente un disegno o modello dotato di carattere individuale (si veda
Capitolo IV, 2.1. - Quando un modello è dotato di carattere individuale).
Quando si effettuano le ricerche?
Considerata la loro finalità principale è bene effettuare le ricerche prima del de-
posito della domanda di disegno o modello. È inoltre opportuno effettuarle nuova-
mente dopo 6-8 mesi dal deposito del disegno o modello, in modo da coprire il lasso
di tempo compreso tra l’aggiornamento delle banche dati ed il deposito della do-
manda (si veda anche, in questo Capitolo, 3.3.1. - Dopo aver effettuato le ricerche
sono sicuro di poter registrare il mio disegno o modello senza rischi?) Qualora le ri-
cerche siano invece finalizzate a monitorare l’evoluzione del design in un determi-
nato settore, è consigliabile effettuarle con una certa periodicità.
Esistono delle banche dati consultabili gratuitamente per una ricerca preli-
minare?
Il Centro PATLIB della Camera di commercio di Torino (http://www.to.cam-
com.it/patlib) mette a disposizione le seguenti banche dati gratuite, consultabili
anche on-line:
a) http://www.uibm.gov.it/dati/ per i disegni e modelli italiani
b) http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchRCOSID-
DETTOit.do per i disegni e modelli comunitari
c) http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp per i disegni e
modelli internazionali
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Capitolo IV
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Come vengono effettuate le ricerche tra i disegni e modelli?
Poiché oggetto della ricerca è un’immagine bi o tridimensionale, la ricerca viene
effettuata attraverso parole chiave corrispondenti all’oggetto che attua o incorpora il
disegno o modello (ad esempio: “borse”, “piastrelle”, “vassoi”, ecc.). Questa strate-
gia consente di rintracciare i disegni e modelli nel cui titolo è presente la parola
chiave utilizzata per la ricerca.
Quest’ultima può essere effettuata su base nominativa, inserendo il nome di una
determinata società o persona fisica: in tal modo, si otterranno tutti i disegni e mo-
delli registrati a nome di quel determinato soggetto.
È possibile inoltre effettuare la ricerca indicando la classe e la sottoclasse di Lo-
carno a cui appartiene il disegno o modello da cercare (si veda in questo Capitolo,
4.3 - Che cosa sono le classi di Locarno?).
Le suddette strategie di ricerca possono essere utilizzate anche in combinazione
tra loro.
I risultati forniti dalla banche dati consultabili gratuitamente sono esaustivi?
No. Infatti, in certi casi i database contengono soltanto i disegni e modelli de-
positati a partire da una certa data, mentre in altri casi viene mostrato un numero li-
mitato di risultati. La ricerca svolta attraverso banche dati gratuite costituisce pertanto
soltanto uno screening preliminare che necessita di un successivo approfondimento,
effettuabile attraverso le ricerche professionali.
Dopo avere effettuato la ricerca sono sicuro di poter registrare il mio dise-
gno o modello senza rischi?
Le ricerche di anteriorità tra i disegni e modelli non permettono di accertare in ter-
mini assoluti la novità del disegno o modello di interesse, a causa sia dei limiti di com-
pletezza e di aggiornamento temporale delle banche dati attraverso cui vengono
effettuate le ricerche sia dell’impossibilità di rilevare, per mezzo di tali ricerche, even-
tuali altri diritti di PI ed intellettuale, analogamente a quanto avviene per le ricerche
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relative ai marchi (si veda anche Capitolo III - Le ricerche di anteriorità, Dopo avere
effettuato le ricerche sono sicuro di poter registrare il mio marchio senza rischi) quali,
a titolo semplificativo, i disegni e modelli non registrati, i marchi figurativi o tridi-
mensionali.
4.4. Il deposito della domanda di registrazione per disegno o modello
Dove si deposita la domanda di registrazione per disegno o modello?
Le domande di registrazione di disegno o modello si depositano presso le Ca-
mere di Commercio di tutta Italia. È possibile inoltre richiedere la registrazione di un
disegno o modello inviando la domanda di registrazione all’UIBM a mezzo racco-
mandata A/R.
È possibile depositare una domanda di registrazione per disegno o modello
on-line?
A seguito di recenti mutamenti normativi è stata introdotta la possibilità di depo-
sitare i disegni o modelli per via telematica (deposito telematico). In questo modo, il
depositante può trasmettere on-line la domanda all’UIBM senza doversi recare per-
sonalmente allo sportello.
Tutti possono depositare una domanda di registrazione per disegno o mo-
dello per via telematica?
Sì. Per l’invio telematico delle domande è necessario diventare utenti Telemaco,
sottoscrivendo un contratto Telemaco Pay con InfoCamere.
Dopo l’attivazione, al primo accesso, l’utente dovrà provvedere a versare, tramite
carta di credito, un fondo prepagato utilizzabile per richiedere i servizi Telemaco.
I diritti di segreteria e l’imposta di bollo, assolta in modo virtuale, verranno trat-
tenuti direttamente da tale credito.
Coloro che vogliono avvalersi della modalità di invio telematico devono essere
in possesso di:
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Capitolo IV
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• software per la compilazione della modulistica con Simba Off-line, scaricabile da
http://webtelemaco.infocamere.it/
• dispositivo di firma digitale per sottoscrivere la domanda;
• lettore di smart card da connettere al PC;
• software di firma Dike, scaricabile da http://www.firma.infocert.it/
Quali sono i documenti necessari per depositare una domanda di registra-
zione per disegno o modello?
La domanda di registrazione, accompagnata dalla seguente documentazione:
• fotografie o disegni del disegno o modello, firmati in originale dal richiedente;
• descrizione del disegno o modello (se le fotografie non sono sufficientemente
chiare);
• attestazione comprovante il pagamento dei diritti di segreteria
• attestazione comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa
Come si compila la domanda?
Il modulo compilabile on-line è disponibile all’indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/it/moduli/Modulo_O.pdf
Le istruzioni per la compilazione si trovano all’indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_compilazione_modulo_O.pdf
Che cosa sono le classi di Locarno?
Le classi di Locarno sono le categorie in cui sono suddivisi i prodotti in cui i dise-
gni o modelli possono essere attuati o incorporati. Ciascuna classe è suddivisa in sot-
toclassi: ad esempio, i prodotti della classe 13 (apparecchi di produzione,
erogazione e trasformazione dell’energia elettrica) è suddivisa in 4 sottoclassi, com-
prendenti generatori e motori (sottoclasse 01), trasformatori, rettificatori, pile e accu-
mulatori (sottoclasse 02), materiale di erogazione o di comando di energia elettrica
(sottoclasse 03), miscellanea (sottoclasse 04).
La classificazione di Locarno è disponibile, in lingua italiana, sul sito dell’UAMI.
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Che cos’è un modello multiplo?
La legge prevede la possibilità di chiedere la registrazione per più disegni e/o
modelli con una sola domanda a condizione che essi siano destinati ad essere attuati
o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della Classificazione di Locarno.
Dopo quanto tempo viene registrato il disegno o modello? Quando viene ri-
lasciato il certificato di registrazione? Quanto dura la registrazione?
Il disegno o modello viene registrato circa tre anni dopo il deposito della relativa
domanda. Al momento della registrazione viene rilasciato il relativo attestato, che
viene trasmesso alla camera di commercio presso cui è stata depositata la domanda,
e da questa inviato al titolare del disegno o modello o al suo rappresentante tramite
raccomandata.
La registrazione del disegno o modello dura cinque anni dalla data di deposito
della domanda e può essere prorogata per uno o più periodi di cinque anni fino ad
un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di regi-
strazione.
A partire da quale momento il disegno o modello è protetto?
I diritti esclusivi sul disegno o modello sono attribuiti con la registrazione. Tuttavia,
poiché la legge prevede che gli effetti di quest’ultima decorrano dalla data in cui la
domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico, anche il ti-
tolare di un disegno o modello non ancora registrato può invocare la tutela che la
legge accorda al titolare del disegno o modello registrato, salvo che sia stato ri-
chiesto il differimento della messa a disposizione del pubblico. In questo caso, è
possibile esercitare le azioni a tutela del proprio disegno o modello solo previa no-
tifica del contenuto della domanda al terzo contro il quale si intende agire.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia avvisi quinquennali di scadenza
della registrazione?
No, l’UIBM non invia alcun avviso. È onere del titolare della registrazione sor-
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vegliare la scadenza della stessa e presentare tempestivamente istanza di proroga
se desidera che la registrazione del disegno o modello sia rinnovata. Nel caso in cui
il disegno o modello sia stato depositato attraverso un consulente in PI, sarà cura e
responsabilità di quest’ultimo sorvegliare la scadenza ed avvertire per tempo il tito-
lare della privativa.
Posso depositare il mio disegno o modello all’estero?
Si, sostanzialmente in tutti i paesi industrializzati. La tutela di un modello o dise-
gno all’estero può essere domandata mediante singoli depositi nazionali o in un’unica
soluzione, in gruppi di paesi che aderiscono alle convenzioni, come nel caso del de-
posito di design comunitario o del deposito di modello internazionale (si anche in que-
sto Capitolo, 4.4.1. - Il modello internazionale e nel Capitolo III, 3.3.2.2. - Il modello
comunitario).
4.4.1 Il modello internazionale
In alternativa al modello o disegno italiano, o in aggiunta ad esso, è possibile de-
positare un modello internazionale nei Paesi aderenti all’Accordo dell’Aja sul Mo-
dello Internazionale. L’Accordo dell’Aja è suddiviso in tre accordi internazionali,
denominati Atto di Londra, Atto dell’Aja e Atto di Ginevra, i quali disciplinano – con
alcune differenze - la procedura di registrazione dei modelli internazionali. L’Italia, in
quanto tale, ha aderito all’Atto dell’Aja e, in quanto Paese membro dell’Unione Eu-
ropea, all’Atto di Ginevra. Sulla base dell’Accordo dell’Aja è possibile presentare
un’unica domanda in una sola lingua - inglese o francese - chiedendo che il disegno
o modello sia registrato in uno o più Paesi facenti parte dell’Accordo dell’Aja.
L’elenco di tale Paesi è disponibile sul sito dell’OMPI (o WIPO).
Da notare
Un soggetto italiano può richiedere la protezione del proprio modello soltanto nei
Paesi che hanno sottoscritto l’Atto dell’Aja e l’atto di Ginevra, dei quali fa parte l’Italia.
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La domanda di modello internazionale si deposita direttamente presso l’Orga-
nizzazione Mondiale della PI (OMPI), con sede a Ginevra, a mezzo fax, posta op-
pure per via telematica.
I moduli sono disponibili all’indirizzo http://www.wipo.int/edocs/formdocs/form-
hague/en/form_dm_1.doc (per il deposito cartaceo) e https://webaccess.wipo.int/
hagueform (per il deposito on-line).
Con un’unica domanda è possibile richiedere la registrazione di più di un dise-
gno o modello, fino ad un numero massimo di cento, purché rientranti in un’unica
classe della Classificazione di Locarno (si veda anche Capitolo 4.1. Come vengono
effettuate le ricerche tra i disegni e modelli?).
L’OMPI esamina la domanda di disegno o modello sotto il profilo formale, men-
tre l’esame sostanziale è invece effettuato dagli Uffici Brevetti dei singoli Paesi desi-
gnati sulla base delle proprie normative nazionali. Ciascun Ufficio può notificare
all’OMPI un rifiuto di protezione per il suo territorio; tale rifiuto viene notificato dal-
l’OMPI al titolare del disegno o modello, il quale può presentare ricorso entro un ter-
mine tassativo variabile da Paese a Paese. Una volta accettato, al disegno o modello
internazionale è riconosciuta, nei Paesi designati, la medesima tutela concessa ai di-
segni o modelli nazionali (ovvero depositati presso gli Uffici Brevetti locali). I disegni
o modelli governati dall’atto dell’Aja durano 10 o 15 anni, a seconda della durata
prevista nei singoli Paesi designati. I vantaggi del modello internazionale sono indi-
viduabili, principalmente, nell’unitarietà della procedura – che determina una ge-
stione semplificata del titolo - e nei costi, solitamente inferiori rispetto ai singoli depositi
nazionali.
Da notare
Il termine modello internazionale non individua un modello “estero”, bensì un di-
segno o modello registrato attraverso la procedura regolata dall’Accordo dell’Aja;
Per registrare un modello internazionale non è necessario essere titolari di un mo-
dello nazionale. L’Italia può quindi essere protetta anche soltanto attraverso un mo-
dello internazionale.
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La procedura di registrazione di un modello internazionale è decisamente com-
plessa per diverse ragioni: innanzitutto perché, essendo regolata da tre distinti Atti,
è necessario preliminarmente stabilire ai sensi di quale Atto debba essere effettuato
il deposito e, pertanto, quali regole procedurali debbano essere seguite; in se-
condo luogo perché la domanda, oltre a dover essere redatta in una lingua stra-
niera, può richiedere per la sua compilazione specifiche competenze
tecnico-giuridiche; infine, i ricorsi contro gli eventuali rifiuti di protezione emessi da
uno o più dei Paesi designati devono essere presentati entro termini tassativi e, oltre
ad essere redatti in lingua straniera, richiedono una conoscenza approfondita della
normativa (procedurale e sostanziale) del Paese che ha emesso la decisione di ri-
fiuto. È pertanto consigliabile avvalersi dell’assistenza di un consulente in PI al fine
di evitare errori procedurali e/o sostanziali che potrebbero causare la mancata
acquisizione di diritti o determinare la perdita di diritti già acquisiti, con conse-
guente vanificazione degli investimenti sostenuti per il deposito della domanda ed,
eventualmente, per la promozione del disegno o modello.
4.4.2 Il modello comunitario
Qualunque soggetto, titolare o meno di un disegno modello italiano, può depo-
sitare una domanda di disegno o modello comunitario. Il disegno o modello comu-
nitario è un titolo che ha carattere unitario, ovvero è valido per l’intero territorio
dell’Unione europea: la limitazione degli effetti del disegno o modello ad una sola
parte del territorio comunitario non è pertanto possibile.
La domanda di disegno o modello deve essere depositata direttamente all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel mercato interno (UAMI), avente sede ad Alicante (Spagna),
in una delle cinque lingue ufficiali dell’Unione Europea (tra le quali vi è la lingua ita-
liana). Il deposito può avvenire in forma cartacea (attraverso la posta ordinaria, posta
raccomandata o corriere) oppure on-line.
Il modulo per l’invio in forma cartacea è disponibile all’indirizzo http://oami.eu-
ropa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/nonelectronic/nonelectronic.it.do, mentre
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quello per il deposito on-line (e-filing) si trova all’indirizzo https://secure.oami.eu-
ropa.eu/rcd/efiling/?lang=IT
L’UAMI provvede all’esame formale della domanda e rilascia il Certificato di Re-
gistrazione al termine della procedura. Non è invece previsto un esame sostanziale
della stessa.
Dettagliate informazioni sul disegno o modello comunitario in generale, sulla re-
lativa procedura di registrazione, sui costi e su altri aspetti di questo istituto sono dispo-
nibili all’indirizzo http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/legalReferences/
legalReferences.it.do.
La registrazione di un disegno o modello comunitario ha una durata di cinque
anni dalla data del deposito, e può essere rinnovata per ulteriori quinquenni, fino a
un massimo di complessivi venticinque anni.
Un disegno o modello comunitario gode, in tutti gli Stati dell’Unione Europea,
della medesima tutela concessa ai disegni e modelli nazionali. I vantaggi di questa
modalità di protezione sono individuabili, principalmente, nell’unitarietà della pro-
cedura – che determina una gestione semplificata del titolo – e nei costi, in media
inferiori rispetto a quelli richiesti per la protezione, attraverso singoli disegni o modelli
nazionali, in tutti i Paesi membri.
Da notare
Alla domanda di disegno o modello comunitario è necessario allegare le imma-
gini (fotografie o disegni) dei modelli da registrare; tali immagini dovranno essere rea-
lizzate in modo da evidenziare le caratteristiche peculiari del disegno o modello e,
in definitiva, il suo carattere individuale (si veda anche Capitolo IV, paragrafo 4.2.1.
- Quali sono i requisiti sostanziali di un modello? e Quando un modello è dotato di
carattere individuale?). La rappresentazione del disegno o modello depositata può
quindi rivelarsi determinante per la sua effettiva protezione, e deve essere effettuata
con l’ausilio di una persona avente competenze tecnico-legali in materia.
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4.5 La tutela
Un modello industriale o design registrato è garanzia di tutela assoluta?
La registrazione consente di poter disporre di validi diritti giudizialmente aziona-
bili sull’intero territorio nazionale, ma non costituisce automatica garanzia della loro
effettiva validità. Il titolare gli stessi deve, infatti, farsi parte attiva e diligente al fine
di utilizzarli in modo conforme alla legge e non lesivo di pre-esistenti diritti; dovrà al-
tresì costantemente proteggerli nei confronti di potenziali violazioni di terzi, ricorrendo
ai vari strumenti messi a disposizione dal legislatore (in particolare dai Codici di PI,
Civile e Penale).
La registrazione è per sempre?
No; la registrazione dei modelli industriali e design ha una durata massima di 25
anni dalla data di deposito della relativa domanda (per maggiori dettagli si veda
anche in questo capitolo, 4.3 Dopo quanto tempo viene registrato il disegno o mo-
dello? Quando viene rilasciato il certificato di registrazione? Quanto dura la regi-
strazione?) e conferisce al suo titolare il diritto di vantare una corrispondente esclusiva
per tutto il periodo di validità.
Perché registrare un design o un modello industriale?
Grazie all’esclusiva conseguente alla registrazione di un modello industriale o de-
sign, il relativo titolare potrà avvalersi di tutti gli strumenti giuridici previsti dal legi-
slatore a tutela degli stessi. In particolare la registrazione di un modello industriale o
design è uno degli strumenti più efficaci al fine di dissuadere i concorrenti dall’imi-
tare i propri modelli industriali e design, ponendosi in una competizione diretta ba-
sata sul prezzo; infatti, l’esistenza di una valida registrazione consente al suo titolare,
in relazione allo specifico mercato di riferimento, di erigere una sorta di “barriera”
alla messa sul mercato di identici/confondibili modelli industriali o design.
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Sono protetti solo i modelli industriali e design registrati?
No; nonostante il nostro Codice di PI non contenga alcun espresso riferimento alla
figura del “modello industriale o design di fatto”, la normativa comunitaria, efficace
anche sul territorio italiano, prevede la figura del modello o disegno comunitario non
registrato che consente di godere di una protezione molto limitata nel tempo, senza
però l’onere di espletare alcuna formalità amministrativa, come invece richiesto nel
caso dei modelli industriali e design registrati.
Da notare
La principale caratteristica del design e del modello industriale non registrato è
la brevità della sua protezione, limitata, infatti, a 3 anni a decorrere dalla data in
cui lo stesso viene reso pubblico all’interno dell’Unione Europea. Trattasi, pertanto,
di una forma di protezione cui far ricorso esclusivamente in caso di modelli indu-
striali e design destinati, per loro natura, ad avere una vita commerciale molto breve
(come ad esempio, nel caso di alcuni modelli/design nell’ambito del settore del-
l’abbigliamento).
Si posso tutelare i modelli industriali o design ANCHE come marchi, così da
ottenerne protezione “per sempre”?
L’attuale normativa prevede la potenziale tutela dei modelli e disegni anche a ti-
tolo di marchio di forma; in tal caso la tutela di cui si godrà diventerà temporalmente
illimitata e nel rispetto della corrispondente normativa di riferimento (per maggiori
dettagli si veda anche Capitolo III, 3.2 - Posso registrare come marchio la forma del
prodotto o la sua confezione? e in questo Capitolo, 4.2.1 - Posso proteggere una
forma sia con un marchio che con un modello?).
Condizione essenziale per accedere a tale tutela, è che la forma estetica/orna-
mentale oggetto del modello industriale o design abbia una sua intrinseca capacità
distintiva idonea a renderla autonomamente registrabile a titolo di marchio (vale a
dire non dovrà consistere nella forma del prodotto necessaria per ottenere un risul-
tato tecnico ovvero a conferire un valore sostanziale al prodotto).
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E come opere “creative” ai sensi della normativa sul diritto di autore?
Si, purché abbiano:
• carattere creativo normalmente inteso come espressione dell’impronta del suo au-
tore (l’opera sia stata “creata ex novo” dal suo autore e non copiata)
• valore artistico inteso come presenza di un particolare gradiente estetico.
I diritti di sfruttamento economico del modello industriale o design protetto anche come
opera creativa, durano per tutta la vita dell’autore e nei 70 anni successivi alla sua morte.
L’esclusiva conseguente alla registrazione di un modello industriale o de-
sign consente di inibire qualunque uso da parte di un terzo non autorizzato?
No; sono esclusi gli atti del terzo in ambito privato e a fini non commerciali, quelli
compiuti ai fini di sperimentazione ed altresì gli atti di riproduzione ad esempio a fini
didattici, di mera citazione, etc..
Quindi quali comportamenti del terzo possono essere inibiti sulla base di un
modello industriale o di un design registrato?
I diritti di esclusiva conferiti dal modello industriale o da un design registrato con-
sentono al suo titolare di poter vietare ai terzi la fabbricazione, l’offerta in vendita,
la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione ed altresì l’utilizzo di un pro-
dotto che riproduce il suo design o modello industriale registrato, od ancora la de-
tenzione di un tale prodotto per tali fini.
E nel caso di un modello industriale o design (comunitario) non registrato?
I diritti di esclusiva conferiti dal modello industriale o design non registrato, con-
sentono al suo titolare od al suo licenziatario, di poterne vietare lo sfruttamento com-
merciale da parte di un terzo non autorizzato, soltanto se questo sia riconducibile ad
una copiatura. Pertanto, se il design o modello industriale è stato creato autonoma-
mente da un secondo autore (ossia quest’ultimo è in grado di dimostrare che non era
a conoscenza dell’esistenza del pre-esistente design o modello industriale non regi-
strato), non sussiste contraffazione.
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Solo l’esatta imitazione del modello industriale o design è oggetto di tutela?
Si, nel caso dei modelli industriali o design NON registrati. Nel caso invece dei
modelli industriali o design registrati, la protezione si estende fino a coprire anche
imitazioni simili.
Come sorvegliare l’attività innovativa dei concorrenti?
Monitorando le loro registrazioni di modelli industriali e/o design, in particolare
tramite la consultazione delle relative banche dati, alcune peraltro disponibili on-line
quali, a titolo di esempio, quella comunitaria (www.oami.europa.eu) e quella inter-
nazionale, (www.wipo.int).
A chi rivolgersi in caso di vertenze che vedano coinvolti diritti di modelli in-
dustriali o design?
Sia nel caso si subisca una contestazione, che qualora si intenda azionare i pro-
pri diritti di marchio, è indispensabile l’assistenza di un consulente/legale esperto
nella specifica materia, al fine di definire la miglior strategia di tutela. Ogni singola
situazione di conflitto, infatti, si può risolvere non solo agendo giudizialmente in sede
civile e/o penale, ma anche avviando negoziazioni volte al raggiungimento di ac-
cordi e/o acquisto/vendita del/i marchio/i oggetto di contestazione.
La registrazione di un modello industriale o design è un “fossile” o un “es-
sere vivente”?
Indiscutibilmente un essere vivente che non solo, come sopra indicato, richiede,
cure ed attenzioni nel corso di tutta la sua esistenza, ma altresì regolari “check-up”.
Innanzitutto è necessaria un’attività di costante aggiornamento della titolarità, tutte
le volte in cui questa subisca delle modifiche conseguenti a cessioni, cambi di de-
nominazione sociale, indirizzo o forma societaria, in assenza della quale il titolare
avrà difficoltà ad azionare validamente i propri corrispondenti diritti (per maggiori
dettagli si veda anche Capitolo VI, paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3).
È altresì essenziale una periodica revisione del proprio portafoglio brevettuale al
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fine di mantenerlo sempre conforme alle esigenze commerciali (eventualmente am-
pliandolo anche con corrispondenti estensioni), che, come noto, sono in continua tra-
sformazione.
4.6 Le vicende del modello industriale e design dopo il deposito
È possibile trasferire una domanda/registrazione di modello industriale e de-
sign?
Si, mediante contratto, successione testamentaria, nonché di seguito ad atti di so-
cietà, di divisione e di transazione; può altresì essere trasferita di seguito a sentenza,
esecuzione forzata o espropriazione.
Il trasferimento, una volta avvenuto, è immediatamente opponibile ai terzi?
No; l’atto che dispone il trasferimento deve essere reso pubblico mediante tra-
scrizione presso l’Ufficio Brevetti italiano ovvero presso quello degli altri stati ove
eventualmente risultino protetti i diritti di modello industriale o di design oggetto di
trasferimento (per maggiori dettagli si veda anche Capitolo VI, paragrafi 6.1, 6.2
e 6.3)
Anche semplici mutamenti dell’indirizzo o denominazione sociale del titolare
un modello industriale o design, devono essere resi pubblici?
Si; anche in questo caso, infatti, saranno opponibili ai terzi solo se debitamente
annotati presso l’Ufficio Brevetti italiano nonché presso i vari Uffici Brevetti degli even-
tuali altri Stati ove si sia titolari di modelli industriali o design depositati/registrati (per
maggiori dettagli si veda anche in questo Capitolo La registrazione di un marchio è
un “fossile” o un “essere vivente”? e Capitolo VI, paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3).
Previo consenso del titolare, un modello industriale o design può essere va-
lidamente usato da un terzo?
Si; sia i design che i modelli industriali possono essere concessi in licenza. In una
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tale ipotesi, il titolare del modello o design registrato (licenziante), mantenendo la pro-
prietà dello stesso, ne consente il valido utilizzo ad un terzo (licenziatario); anche la
licenza potrà essere opponibile ai terzi solo se trascritta.
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Altri segni distintivi: domini, ragioni sociali,
nomi commerciali e insegneA cura di Alessandra Romeo
5.1 Nomi commerciali, ragioni sociali e insegne
I nomi commerciali, le ragioni o denominazioni sociali e le insegne rientrano tra
i diritti di PI, protetti ai sensi delle norme del Codice di PI ed in base alle disposizioni
sulla “ditta” del Codice Civile.
Si tratta di segni distintivi dell’impresa che, seppur non equiparati in dottrina al
marchio registrato, configurano, in concreto, diritti validamente proteggibili ed op-
ponibili ai terzi.
Le norme vigenti in materia stabiliscono il divieto di adottare come ditta, deno-
minazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale
o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di im-
presa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e’ stato an-
teriormente adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che
può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Tale divieto si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio re-
gistrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se
l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Analogamente a quanto avviene nel conflitto fra i marchi, anche la ditta, la de-
nominazione o ragione sociale, l’insegna ed il nome a dominio aziendale possono
togliere la novità al marchio successivo identico o simile, che sia adottato per pro-
dotti o servizi identici od affini all’attività d’impresa esercitata dai segni anteriori,
ogni volta che possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni” (si veda anche, in pro-
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Capitolo V
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posito, Capitolo III, 3.1. - Quali sono i diritti di esclusiva che si acquisiscono con la
registrazione di un marchio? e, in questo Capitolo, 5.2. - I nomi a dominio).
In base al principio dell’unitarietà dei segni distintivi, al pari dei marchi, le ragioni
sociali, i nomi commerciali e le insegne devono, per essere leciti e proteggibili, ri-
spondere ai requisiti essenziali della liceità, dunque non essere contrari alla legge,
all’ordine pubblico e al buon costume e non violare diritti di terzi derivanti da altri
segni distintivi e, tra gli altri, dal diritto d’autore, e rispondere al principio di verità
(si veda anche, in proposito, Capitolo 3, 3.2. Registrazione ed esclusione dalla re-
gistrazione, I requisiti del marchio).
5.2 Nomi a dominio
Che cos’è un nome a dominio?
Tecnicamente, il nome a dominio corrisponde ad un indirizzo Internet univoco,
detto indirizzo IP (= Internet Protocol), costituito da una sequenza di numeri (esempio:
123.123. 123.123.), il quale identifica e permette di contattare un determinato
computer sulla Rete.
Il nome a dominio è un insieme di simboli alfanumerici, più intuitivo e facile da
ricordare rispetto ad una sequenza di soli numeri. Per poter operare, il nome a do-
minio deve essere associato ad un codice specifico, detto DNS (= Domain Name
Service o System), il quale lo traduce nell’indirizzo IP numerico corrispondente e vi-
ceversa, in modo tale da rendere più immediata e gestibile la navigazione degli
utenti in Internet e, al contempo, provvedere alla trasposizione degli indirizzi digitati
nel linguaggio utile ai server.
Giuridicamente, il nome a dominio rappresenta un segno distintivo e, come tale,
esso è soggetto alle norme del Codice di PI e del Codice Civile, come i marchi e
gli altri diritti di PI.
Quando un nome a dominio è lecito?
L’uso e la registrazione di un nome a dominio, per essere leciti, non devono es-
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Capitolo V
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sere lesivi di altrui diritti derivanti da altri segni distintivi, quali i marchi, le denomi-
nazioni sociali, i nomi commerciali, od anche dal diritto d’autore. Occorre nel caso
dimostrare di aver operato in buona fede e nel rispetto dei principi della correttezza
professionale.
Come previsto dalle norme vigenti in Italia, in linea con il principio dell’unitarietà
dei segni distintivi, è vietato adottare come nome a dominio aziendale un segno
uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di
impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adot-
tato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Analogamente a quanto avviene per i marchi, è altresì stabilito il divieto di adot-
tare un nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio regi-
strato per prodotti o servizi anche non affini, se questo gode nello Stato di rinomanza
e se l’uso del segno – nel caso nome a dominio - senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio
o reca pregiudizio agli stessi.
Costituisce illecito, dunque, la richiesta di assegnazione di un nome a dominio che
corrisponda ad un marchio altrui registrato, se l’ambito di applicazione del dominio
è identico o simile ai prodotti o servizi protetti dal marchio anteriormente registrato
e, nel caso di identità o somiglianza del dominio ad un marchio rinomato o celebre,
anche se l’ambito è sostanzialmente differente.
L’estremizzazione delle fattispecie abusive illecite afferenti ai nomi a dominio si
configura nel fenomeno c.d. di domain name grabbing, ovvero nella registrazione
usurpativa di nomi a dominio costituiti da o comprendenti marchi registrati, nomi di
personalità o di organizzazioni, con il duplice scopo di sfruttarne la notorietà per at-
trarre gli utenti verso certi siti nella Rete (ad esempio portali di natura commerciale,
siti di contenuto illegale, ecc.) e di speculare sull’offerta in vendita del dominio in-
debitamente registrato al miglior offerente mediante asta (in inglese auction), a titolo
oneroso.
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Altri segni distintivi: domini, ragioni sociali, nomi commerciali e insegne
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Quali e quanti domini esistono?
Esistono diverse tipologie di nomi a dominio, che si distinguono in base ai loro
suffissi o cosiddetto. estensioni.
Nello specifico, i TLD (acronimo di Top Level Domain) sono i nomi a dominio di
primo livello, in capo all’albero della famiglia dei nomi a dominio. Per questo i TLD
sono anche denominati domini di primo livello (First Level Domains).
Questi sono divisi, sostanzialmente, in:
• ccTLD (country code TLD): domini contraddistinti dal suffisso assegnato ed identi-
ficativo di una singola Nazione (es Italia “.it”).
• gTLD (generic TLD): domini contraddistinti da un suffisso di tipo generico. Sono for-
mati da 3 o più caratteri che, a loro volta, si suddividono in due generi:
(i) sTLDs (sponsored TLDs): sono i gTLDs gestiti da uno sponsor che rappresenta la co-
munità e che dimostra di avere con essa affinità. Fanno parte degli sTLD, ad
esempio, i suffissi: .eu per la Comunità europea, .aereo per l’industria dei trasporti
aerei, .asia per la comunità dell’Asia, .cat per la lingua e la cultura catalana,
.coop per le cooperative, .jobs per siti sull’impiego, .museum per i musei, .mobi
per siti dedicati ai dispositivi mobili, .travel per le agenzie di viaggio, gli uffici
turistici, gli alberghi, ecc., .tel per i servizi relativi a connessioni tra una rete te-
lefonica a Internet, .edu per siti di educazione scolastica superiore, .gov per siti
governativi e le loro agenzie in USA, .mil per le forze armate USA, .int per le
organizzazioni internazionali.
(ii) uTLD (unsponsored TLD): sono quei gTLDs non sponsorizzati i quali operano di-
rettamente secondo le politiche stabilite dalla comunità Internet globale e più in
particolare tramite le procedure di ICANN (si veda, di seguito, Da notare, Che
cosa vuole dire l’acronimo ICANN?)
Fanno parte degli uTLD i suffissi .com per le organizzazioni commerciali, .net
per le in questo Capitolostrutture di rete, .org per le organizzazioni, .info per i siti
informativi, .biz per business, .name per le famiglie e i singoli, .pro per alcune
professioni.
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Capitolo V
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L’assegnazione può essere ottenuta per domini detti di secondo livello, ovvero co-
stituiti da una denominazione seguita dall’estensione (esempio: pippo.it, geno-
veffa.com, ecc.). Da questi è possibile creare domini di terzo livello (esempio:
italia.pippo.it) ed analogamente di ulteriori successivi livelli.
Come si ottiene l’assegnazione di un dominio?
L’ ottenimento dell’assegnazione dei nomi a dominio, comunemente detta regi-
strazione, è una operazione generalmente semplice e complessivamente economica.
Le formalità da osservare variano tuttavia sensibilmente, secondo il tipo di domi-
nio che si desidera registrare.
L’assegnazione avviene se la richiesta ottempera a tutti i requisiti delle Regole di
Naming, ovverosia delle norme che, come adottate da ciascuna Autorità di Regi-
stro, note anche come RA o Registration Authority, definiscono le condizioni e le pro-
cedure di registrazione.
È importante sottolineare che il nome a dominio non viene acquistato in modo per-
manente, ma viene concesso in assegnazione. L’assegnatario ne è responsabile nel
corso della sua durata quanto all’uso ed al mantenimento (rinnovo).
Qual è la durata di un nome a dominio?
L’iniziale periodo di validità dell’assegnazione, generalmente di un anno, può es-
sere rinnovato per uguale durata. In seguito al mancato rinnovo, l’assegnatario perde
qualsiasi diritto ed il nome rientra, generalmente dopo un determinato lasso di tempo,
nel pubblico dominio.
Da notare
Che cosa vuole dire l’acronimo ICANN?
L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) è un ente no-
profit, che ha la responsabilità di assegnare gli indirizzi IP, nonché di gestire e so-
vraintendere al sistema dei nomi a dominio, sia generici di primo e secondo livello
(gTLD), sia nazionali (ccTLD), nonché ai cosiddetti root server, ovverosia quei sistemi
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Altri segni distintivi: domini, ragioni sociali, nomi commerciali e insegne
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di computer che consentono la navigazione in Internet. I suoi uffici hanno sede a Ma-
rina del Rey, in California, e a Bruxelles.
Cos’è l’Autorità di Registro o Registration Authority?
È un ente no-profit che stabilisce le norme e le procedure per la registrazione di
domini in riferimento ad ogni particolare estensione.
Per ciascuna estensione, nazionale, regionale o di tipo generico sponsorizzato,
esiste un Registro distinto ed autonomo. Ad esempio, per i domini “.it”, il registro
competente è il Registro del ccTLD “.it” (vedi www.nic.it ), per i domini “.eu” è EURid
(vedi www.eurid.eu ).
Le Autorità di Registro sono delegate, per le rispettive funzioni, direttamente da
ICANN.
Chi sono gli Enti registranti o Registrar?
Gli Enti Registranti, in inglese Registrar, sono enti, organizzazioni o anche indi-
vidui, i quali, accreditati da una o più Autorità di Registro, si occupano della gestione
dei nomi a dominio per conto dei soggetti, persone fisiche od imprese, che ne ri-
chiedono la registrazione. In concreto, il Registrar, assume il compito di verificare che
le procedure e le regole relative alla registrazione di un dominio siano correttamente
osservate e le richieste di assegnazione correttamente inoltrate alle Autorità di Regi-
stro secondo le modalità da queste stabilite.
Che cosa è un Maintainer e/o Provider?
Il Maintainer è quel soggetto che funge da interfaccia fra il richiedente dell’as-
segnazione e l’Autorità di Registro. Autorizzato dall’Autorità di Registro, il Maintai-
ner effettua la gestione, la manutenzione ed il mantenimento delle informazioni
relative ad un nome a dominio ed il suo assegnatario.
Il Maintainer ospita il dominio assegnato sui propri server (sistemi di computer che
consentono l’utilizzazione delle risorse condivise – dati, programmi e dispositivi har-
dware - in Internet) , così fornendo servizi di cosiddetto. hosting o di allocazione dei
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Capitolo V
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siti, permettendo l’accesso dalla rete Internet al sito corrispondente al dominio.
Il Provider, invece, è un soggetto che fornisce l’accesso a Internet, ovvero il ser-
vizio di cosiddetto. hosting ed i servizi di posta elettronica.
Cosa sono le Regole di Naming?
Le regole di Naming sono quelle norme che, adottate da ciascuna Autorità di Re-
gistro, definiscono le condizioni di registrazione e le procedure che devono essere
osservate per ottenere l’assegnazione di un dominio.
Cos’è Netiquette?
Netiquette è una parola, nata con l’avvento di Internet, dalla fusione del voca-
bolo inglese net (rete) e quello francese étiquette (buona educazione). Si tratta di
un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel
rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse di rete, quali newsgroup, mailing list,
forum o e-mail in genere.
Le regole di Netiquette sono spesso richiamate anche nei contratti di fornitura di
servizi di accesso da parte dei provider. L’osservanza di tali regole non è tuttavia im-
posta da alcuna legge, ma si fonda, per convenzione, sulla generale condivisione
di tali principi di buon comportamento da parte degli utenti della rete Internet.
Cos’è il Whois?
La ricerca di un nome a dominio può essere effettuata mediante consultazione
dei cosiddetti Whois (letteralmente, dall’inglese: Chi è), sui nomi già assegnati. I
Whois forniscono le informazioni relative all’assegnatario di un determinato nome a
dominio, l’ente registrante ed il soggetto che ne garantisce l’utilizzazione provve-
dendo alla sua gestione e mantenimento. Tali informazioni sono pubbliche e la loro
gestione è assegnata da ICANN alle Autorità di Registro e, da queste, agli Enti Re-
gistranti.
Per verificare la disponibilità del nome a dominio prescelto nell’estensione desi-
derata, ed accertare le formalità di registrazione, si possono consultare i Whois:
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Altri segni distintivi: domini, ragioni sociali, nomi commerciali e insegne
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- sui siti ufficiali delle Autorità di Registro, (ad esempio per i domini .it www.nic.it,
per i domini.eu www.eurid.eu)
- sui siti degli Enti Registranti (ad esempio di GoDaddy, Register.it, Network So-
lutions, ecc., in relazione ai domini gTLD) accreditati presso le Autorità di Registro o
delle società private operanti nel settore web che offrono i servizi di registrazione,
hosting e mantenimento dei domini “uTLD”
Anche per i domini, come avviene per i marchi, è possibile, e, di fatto, indi-
spensabile, svolgere ricerche di tipo approfondito e integrate.
E se il dominio corrispondente al proprio marchio è già assegnato?
L’assegnazione di un nome a dominio avviene tramite il principio del “first come,
first served” ovvero “primo arrivato, primo servito”.
Non è pertanto affatto inusuale che il titolare di un diritto derivante da marchio
o nome di ditta, si trovi ad essere stato anticipato, nel momento in cui intenda ri-
chiedere l’assegnazione del corrispondente dominio.
Ciò avviene talvolta fortuitamente, quando uno stesso nome sia stato già adottato
da terzi con diritto ed in buona fede, ma può capitare, in effetti, di trovarsi in una si-
tuazione lesiva, nel qual caso, il legittimo titolare dei diritti sul nome deve agire nei
confronti dell’assegnatario, a tal fine percorrendo una o più delle seguenti vie:
- acquisto del dominio dall’assegnatario: ovvero negoziare la cessione ed il tra-
sferimento del dominio dall’assegnatario, posto che le condizioni di cessione siano
eque;
- procedura di riassegnazione: ovvero reclamare nei confronti dell’assegnatario,
mediante ricorso presentato presso speciali organizzazioni, competenti per la riso-
luzione extragiudiziale delle dispute relative a nomi a dominio, contestando la regi-
strazione del dominio e provando che questa sia avvenuta senza legittimo interesse
da parte dell’assegnatario ed in mala fede.
Le procedure di riassegnazione in riferimento ai nomi a dominio sono rimesse
alla competenza di organizzazioni definite Prestatori del Servizio di Risoluzione ex-
tragiudiziale delle Dispute (PSRD), accreditate dalle Autorità di Registrazione (per ap-
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Capitolo V
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profondimenti sull’argomento, si possono consultare il sito dell’Autorità di Registro ita-
liana, Registro del ccTLD .it, all’indirizzo http://www.nic.it/ ed il sito ufficiale del
Centro di Mediazione ed Arbitrato WIPO, ente accreditato da ICANN per la riso-
luzione delle dispute relative, in particolare, ai domini TLD, all’indirizzo
http://www.wipo.int/amc/en/index.html).
Si tratta di procedure di tipo amministrativo in cui le dispute sono esaminate e
giudicate da parte di esperti di diritto e della materia, detti arbitri, la cui decisione –
di trasferimento ovvero riassegnazione del dominio al ricorrente o di rigetto del ricorso
a favore del resistente - è vincolante ed immediatamente esecutiva, salvo impugna-
zione in giudizio di una delle parti.
- azione in giudizio: ovvero convenire l’assegnatario in un giudizio ordinario
avanti al tribunale nazionale od estero competente.
Per evitare l’insorgere di situazioni lesive e di conseguenti contenziosi, è possibile
controllare i registri dei nomi a dominio mediante istituzione di cosiddetto servizi di
sorveglianza, come nel caso dei marchi (si veda anche, in proposito, Capitolo 3III,
3.4. - La tutela, Come monitorare il deposito/uso da parte di terzi, di segni poten-
zialmente lesivi di preesistenti diritti d’uso o diritti derivanti da registrazione? ).
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Altri segni distintivi: domini, ragioni sociali, nomi commerciali e insegne
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Il trasferimento dei diritti di proprietà industriale
e le modifiche del titolareA cura di Cristina Rolando e Alessandra Romeo
6.1 Le modifiche del titolare
Cosa si intende per modifiche del titolare?
È importante ricordare che possono essere titolari di diritti di PI persone fisiche e
soggetti giuridici, enti pubblici o morali, associazioni, fondazioni (si veda anche,
Capitolo 3, 3.1. Definizioni, Chi può registrare un marchio? ).
Nel corso della durata di un diritto di PI possono intervenire certe modifiche atti-
nenti al suo titolare, ad esempio variazioni dell’indirizzo, se si tratta di persona fisica,
o di denominazione, sede legale, forma societaria (ad esempio: da spa a srl), se si
tratta di un’impresa.
Ai fini della pubblicità, è necessario che qualsiasi modifica relativa al titolare sia
portata a conoscenza dell’UIBM o, nel caso di titoli extra nazionali, dei relativi uffici
competenti.
Come comunicare all’UIBM tali modifiche?
Attraverso il deposito di una annotazione, osservando determinate formalità. Per
talune di esse è necessario corredare la domanda di annotazione con idonea do-
cumentazione attestante la modifica (ad esempio nel caso di fusione per incorpora-
zione).
È bene rilevare che l’annotazione deve avere esclusivamente ad oggetto modifi-
che relative al titolare iscritto sul registro e non può riguardare un trasferimento di di-
ritti (si veda anche, in questo Capitolo, 6.2. - I trasferimenti, cessioni, successioni,
sentenze e altre fattispecie traslative).
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Capitolo VI
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6.2 I trasferimenti: cessioni, pegni, successioni, sentenze e altre fatti-specie traslative
Quando interviene un trasferimento di titolarità?
Indipendentemente dalla natura del titolare del diritto (persona fisica o soggetto
giuridico), la più frequente causa di trasferimento di titolarità è la vendita o cessione
del diritto di PI od il suo conferimento in pegno.
Vi sono comunque altri avvenimenti, afferenti allo status del titolare e che pos-
sono analogamente comportare la perdita del diritto di PI in via provvisoria o per-
manente - quali ad esempio, la successione mortis causa, per le persone fisiche, o
la fusione, la scissione o il conferimento di ramo d’azienda, per le persone giuridi-
che - o conseguenti a: esecuzione forzata e sequestro (pignoramento), decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilità o sentenze di rivendicazione di diritti di
PI e relative domande giudiziali.
Come comunicare all’UIBM tali modifiche?
Attraverso il deposito di un’istanza di trascrizione, effettuabile presso le Camere
di commercio di tutt’Italia.
L’istanza di trascrizione deve includere, quale allegato, la copia autentica dell’atto
pubblico o l’originale o la copia autentica della scrittura privata attestante il tipo di
cambiamento intervenuto.
Quand’è possibile cedere o conferire in licenza un diritto di PI?
I diritti di proprietà e/o di sfruttamento dei titoli di PI possono essere trasferiti, ov-
vero ceduti o conferiti in licenza in qualsiasi momento, nel corso della loro durata.
È bene rilevare che l’impresa titolare di diritti di PI che intendesse cessare la pro-
pria attività, dovrebbe provvedere al trasferimento dei titoli di privativa di cui dispone
prima della effettiva cessazione, per evitarne la perdita.
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Capitolo VI
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6.2.1 Le cessioni
Cos’è una cessione?
La cessione, analogamente a quanto avviene nel negozio di vendita di beni ma-
teriali, determina il trasferimento, totale o parziale, dei diritti di PI dal titolare, ce-
dente, al terzo, cessionario, in forma definitiva.
Il contratto di cessione è quindi un contratto di compravendita con il quale il ce-
dente si priva della titolarità del diritto a favore del cessionario. La cessione può av-
venire a titolo oneroso, ovverosia dietro pagamento di un prezzo, ma anche in forma
gratuita o di donazione.
Nell’ambito delle tecnologie (brevetti, modelli d’utilità), rientra nella fattispecie del
trasferimento di diritti di PI, anche la concessione delle conoscenze ad essi connessi.
In base alla disposizioni di legge in vigore, devono essere resi pubblici - me-
diante trascrizione presso l’UIBM – gli atti che, a titolo oneroso o gratuito, trasferi-
scono in tutto od in parte, i diritti su titoli di PI. L’atto o contratto di cessione, per poter
essere trascritto, deve rispondere a determinati requisiti. È quindi importante che gli
accordi stabiliti dalle parti siano adeguatamente formalizzati, affinché ne sia possi-
bile la trascrizione, da cui dipende l’opponibilità ai terzi.
Quali formalità deve rispettare il contratto di cessione per essere valido ed efficace?
La legge non richiede alcuna forma particolare affinché il contratto di cessione
abbia efficacia tra le parti, tuttavia, è importante ricordare che per effettuare la tra-
scrizione presso l’UIBM è invece necessario che il contratto abbia la forma di atto
pubblico notorio, scrittura privata autenticata o sia confermato mediante dichiara-
zione di avvenuta cessione; inoltre, i diritti di PI ceduti devono essere inequivocabil-
mente identificati con il loro numero e data di domanda o di registrazione e con le
indicazioni essenziali (vale a dire i titoli per i brevetti e modelli d’utilità, la denomi-
nazione o la descrizione per i marchi e la rappresentazione delle figure per i modelli
multipli).
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Il trasferimento dei diritti di proprietà industriale e le modifiche del titolare
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La mancata trascrizione della cessione presso l’UIBM comporta l’inefficacia
del trasferimento?
No.
Tuttavia, secondo quanto previsto dalle norme, gli atti che dispongano il trasferi-
mento di diritti di PI, con esclusione dei i testamenti, fino a quando non siano trascritti,
non hanno effetto nei confronti di terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato e
legalmente conservato diritti sul titolo di PI.
Nel caso di conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto di PI dal medesimo tito-
lare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
In altre parole, ciò significa che se A cede, con un regolare atto, un diritto di PI
a B, che non trascrive, e, successivamente, A cede, sempre con regolare atto, il me-
desimo diritto a C, che trascrive, B non potrà più trascrivere la sua cessione e, quindi,
renderla opponibile ai terzi, ma dovrà attivare un’azione legale (con conseguente ag-
gravio di costi e tempistiche) per far annullare la cessione a C per poter successiva-
mente far valere il titolo nei confronti di terzi.
Da notare
La mancata tempestiva trascrizione può comportare l’impossibilità di validamente
azionare i propri diritti ovvero di poterli regolarmente rinnovare alla scadenza.
Infatti, qualora non si possa “ricostruire” la catena di trasferimenti dal titolare re-
golarmente registrato presso l’UIBM fino all’acquirente finale (ad esempio nel caso
in cui uno dei soggetti intermedi abbia cessato di esistere), quest’ultimo non sarà le-
gittimato ad agire a tutela del proprio diritto o a rinnovarlo.
6.2.2 Le licenze
Cosa è una licenza?
È un contratto con il quale il titolare di un diritto di PI, licenziante, concede al terzo,
licenziatario, la facoltà di usare in tutto (licenza esclusiva) o in parte (licenza non esclu-
siva) tale diritto per un determinato tempo, conservandone, tuttavia, la titolarità.
In caso di licenza non esclusiva, il titolare conserverà anche la facoltà di sfruttare
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Capitolo VI
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in proprio il diritto in relazione ad un certo ambito merceologico o per un determi-
nato territorio oppure di conferirne licenza a terzi.
Quali formalità deve rispettare il contratto per essere valido ed efficace?
La legge non richiede alcuna forma particolare affinché il contratto di licenza
abbia efficacia tra le parti. L’accordo di licenza deve essere correttamente definito
dalle parti, mediante contratto, stabilendo obblighi e diritti di ciascuna e determi-
nando il valore economico che il destinatario della licenza deve corrispondere al ti-
tolare del diritto licenziato.
La correttezza formale, oltre che sostanziale, dell’accordo di licenza è altresì es-
senziale perché ne sia ammessa la trascrizione presso l’UIBM ed a tale fine, è ne-
cessario che il contratto abbia la forma di scrittura privata autenticata.
Anche nel caso, qualsiasi accordo di licenza dovrebbe essere reso pubblico, me-
diante trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, affinché ne sia garan-
tita l’opponibilità ai terzi.
La mancata trascrizione della licenza presso l’UIBM comporta la sua inefficacia?
No, ma per essere opponibile nei confronti dei terzi deve essere trascritta presso
l’UIBM secondo le modalità indicate per la cessione (si veda anche in questo Capi-
tolo, 6.2 - Quali formalità deve rispettare il contratto di cessione per essere valido ed
efficace?).
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Il trasferimento dei diritti di proprietà industriale e le modifiche del titolare
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Il diritto d’autoreA cura di Mario Aprà
7.1 Il diritto d’autore e la proprietà intellettuale
Cos’è la proprietà intellettuale?
La creatività espressa nelle idee, come invenzioni, tecnologie, forme e segni, ma
anche opere d’arte, scienza e letteratura. Tale creatività acquista valore in una forma
materiale, spesso come prodotto, ed è tutelata da norme di legge.
Essa consiste, in particolare, nell’utilizzazione economica del pensiero creativo in
campo tecnico, scientifico e artistico.
Cos’è il diritto d’autore?
L’insieme di norme di tutela legale dei diritti di creatori, principalmente, delle
opere letterarie, scientifiche ed artistiche.
Tuttavia, il diritto d’autore trova anche applicazione nella creatività tecnica, come,
ad esempio, per la protezione dei software.
Da notare: il diritto d’autore non si riferisce alla tutela delle invenzioni, dei modelli,
dei marchi e delle altre innovazioni tecniche protette dal diritto industriale.
Quando nasce il diritto d’autore?
Il diritto d’autore nasce con la mera creazione dell’opera, senza l’obbligo di
adempiere ad alcuna formalità amministrativa.
Quanto dura la tutela dell’opera?
In generale, i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore
e fino a 70 anni dopo la sua morte.
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Capitolo VII
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Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio e sarà liberamente utiliz-
zabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore.
I diritti morali dell’autore, invece, sono di durata illimitata.
Chi è il titolare del diritto d’autore?
L’autore che è in indicato come tale nell’opera.
Nelle opere collettive (ad esempio le riviste) è autore chi dirige ed organizza la
creazione dell’opera stessa.
Qual è il contenuto del diritto d’autore?
a) diritti morali:
• assicurano la difesa della personalità dell’autore,
• sono inalienabili,
• non sono soggetti a termini legali di tutela.
Essi comprendono:
• il diritto alla paternità dell’opera;
• il diritto all’integrità dell’opera;
• il diritto di ritiro dell’opera dal commercio.
b) diritti esclusivi di utilizzazione economica, cosiddetti diritti patrimoniali:
• conferiscono all’autore un diritto di monopolio limitato nel tempo (70 anni dopo
la morte dell’autore);
• permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i
vantaggi economici.
• possono essere acquistati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla
legge.
Essi comprendono:
• il diritto di pubblicazione e riproduzione;
• il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera;
• il diritto di diffusione;
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Capitolo VII
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• il diritto di distribuzione;
• il diritto di traduzione e elaborazione.
Quali sono i diritti concessi al diritto d’autore?
Quei diritti che la legge riconosce non all’autore di un‘opera, ma ad altri soggetti
comunque collegati o affini.
I più importanti sono:
• quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori dell’opera; durata: 50 anni
dalla esecuzione;
• quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi; durata:
50 anni dalla fissazione;
• quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive; durata: 50 anni
dalla fissazione,
• quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive; durata: 50 anni dalla
prima emissione.
• quelli riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costitui-
scono vere e proprie “opere dell’ ingegno”, ad esempio le edizioni critiche e scien-
tifiche di opere di pubblico dominio; durata: 20 anni dalla prima pubblicazione;
• quelli sui bozzetti di scene teatrali; durata: 5 anni dalla prima rappresentazione.
Qual è la tutela di fotografie e opere fotografiche?
• le riproduzioni fotografiche: non godono di alcuna protezione;
• le “semplici fotografie” prive di contributo creativo; durata:20 anni dalla prima
pubblicazione.
• le “opere fotografiche” frutto di attività creativa; durata: 70 anni dopo la morte
dell’autore.
In quale modo si può ottenere una tutela di un’opera non pubblicata?
Mediante il deposito di inedito presso la SIAE, per ottenere la certificazione della
data dell’opera.
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Il diritto d’autore
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La Sezione OLAF (opere letterarie ed arti figurative) della SIAE riceve il deposito
delle opere inedite.
Il deposito può essere eseguito anche da chi non aderisce alla SIAE.
A seguito di tale deposito, la SIAE assume l’obbligo di conservare per 5 anni
l’esemplare dell’opera, rinnovabili di altri 5, a fronte del corrispettivo pagato dal de-
positante.
Tale deposito ha carattere di riservatezza ed è altresì probatorio dinanzi all’Au-
torità Giudiziaria circa paternità e esistenza dell’opera ad una certa data.
Qual è il numero massimo di pagine, di floppy disk, di foto depositabili alla stessa
data come opere inedite?
Non è previsto alcun limite quantitativo. È invece indispensabile che le opere de-
positate contestualmente siano omogenee tra loro: stesso o stessi autori, stesso ge-
nere (ad esempio, una raccolta di poesie, oppure un soggetto e una sceneggiatura
con lo stesso titolo).
I moduli sono scaricabili dal sito della SIAE (http://www.siae.it/).
7.2 Il diritto d’autore e il software
Come è tutelato il software in Italia?
La legge sul diritto d’autore (L. 633/41) dal 1992 prevede la protezione dei …
programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risul-
tato di creazione intellettuale dell’autore…
Inoltre, secondo la Decisione del Consiglio della Unione Europea (22.12.1994),
conseguente agli accordi GATT/TRIPS , … i programmi per elaboratore, in codice
sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della con-
venzione di Berna [sul diritto d’autore]...
Sono richieste formalità per la tutela del software?
Un software è tutelato per il solo fatto della sua creazione.
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Capitolo VII
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Quali software sono tutelati?
Sono protetti dalla legge i software che hanno carattere creativo, cioè che ri-
spondono al requisito di novità –originalità rispetto ai software preesistenti.
Chi è riconosciuto autore del software, quali sono i suoi diritti?
La/le persona/e fisica/che che lo ha/hanno creato;
Ad ognuno dei coautori spettano:
• i diritti morali,
• i diritti di utilizzazione economica, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70
anni dopo la sua morte.
È tutelato un software non pubblicato?
Sì, ma, in genere, risulta difficoltoso provarne la paternità e la data di creazione,
qualora ciò risulti necessario,
a fronte di pretese di terzi sull’opera stessa.
In quale modo si può ottenere una tutela del software non pubblicato?
Mediante il deposito di inedito presso la SIAE per ottenere la certificazione della
data del programma (tutela debole).
La Sezione OLAF (opere letterarie ed arti figurative) della SIAE riceve anche il de-
posito del software e banche dati non pubblicati.
Il deposito può essere eseguito anche da chi non aderisce alla SIAE.
A seguito del deposito, la SIAE assume l’obbligo di conservare per 5 anni l’esem-
plare del programma, rinnovabili di altri 5, a fronte del corrispettivo pagato dal de-
positante.
Il deposito ha carattere di riservatezza, ed altresì ha carattere probatorio dinanzi
all’Autorità Giudiziaria circa paternità e esistenza del programma ad una certa data.
La mancata pubblicazione / divulgazione del programma fa salva la buona fede
dei terzi.
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Il diritto d’autore
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Quali sono le formalità per il deposito di un software non pubblicato?
Presentazione alla SIAE di apposita domanda accompagnata da copia del pro-
gramma registrato.
I moduli sono scaricabili dal sito della SIAE (http://www.siae.it/).
In quale modo si può ottenere la tutela di un software pubblicato?
Il decreto Legislativo 518/92 ha istituito il Registro pubblico per il software presso
la Sezione OLAF della SIAE (tutela forte);
la registrazione in questo registro è facoltativa, è effettuata a titolo oneroso ed è ido-
nea a far fede verso i terzi, salvo prova contraria, dell’esistenza del programma e
dell’autore del programma.
La registrazione è possibile solo per i software pubblicati.
Quali sono le formalità per la registrazione del software pubblicato?
Presentazione di una domanda di registrazione, accompagnata dal deposito di
un disco ottico (CD-ROM) contenente il programma per elaboratore.
La domanda deve essere compilata sull’apposito modulo fornito dalla SIAE e sca-
ricabile da http://www.siae.it/
Le uniche informazioni rese pubbliche su quanto è stato depositato sono:
• l’esistenza e il titolo del software,
• il nome dell’autore,
• la data e il luogo di pubblicazione,
• il nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica (se diverso dall’autore).
Quando avviene la pubblicazione di un software?
La pubblicazione di un programma avviene quando l’autore riproduce diretta-
mente il software per la commercializzazione oppure quando consegna al commit-
tente o al datore di lavoro il programma.
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Capitolo VII
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Riferimenti normativi
La Proprietà industriale in Italia è normata dal Decreto Legislativo 10 febbraio
2005, n. 30
“Codice della Proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 di-
cembre 2002, n. 273”.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 – Supplemento Ordi-
nario n.28.)
Capo I - Disposizioni generali e principi fondamentali - Articoli da 1 a 6
Capo II - Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà
industriale
• Sezione I – Marchi – Articoli da 7 a 28
• Sezione II – Indicazioni geografiche – Articoli 29 e 30
• Sezione III – Disegni e modelli – Articoli da 31 a 44
• Sezione IV – Invenzioni – Articoli da 45 a 81
• Sezione V – I modelli di utilità – Articoli da 82 a 86
• Sezione VI – Topografie dei prodotti a semiconduttori – Articoli da 87 a 97
• Sezione VII – Informazioni segrete – Articoli da 98 a 99
• Sezione VIII – Nuove varietà vegetali – Articoli da 100 a 116
Capo III – Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale – Articoli da 117 a 146
Capo IV – Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative pro-
cedure – Articoli da 147 a 193
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Capo V – Procedure speciali – Articoli da 194 a 200
Capo VI – Ordinamento professionale – Articoli da 201 a 222
Capo VII – Gestione dei servizi e diritti – Articoli da 223 a 230
Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali – Articoli da 231 a 246
Ulteriori riferimenti normativi si trovano:
nel Codice Civile
• Lb. I, Tit. I - Articoli da 7 a 10
• Lb. V, Tit. II - Capo I – Sezione III - Articoli 2105 e 2125
• Lb. V, Tit. VIII – Capo II – Della ditta e dell’insegna - Articoli da 2563 a 2568
• Lb. V, Tit. VIII – Capo III – Del marchio - Articoli da 2569 a 2574
• Lb. V, Tit. IX – Capo II – Del diritto di brevetto per invenzioni industriali – Articoli
da 2584 a 2591
• Lb. V, Tit. IX – Capo III- Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione
per disegni e modelli – Articoli da 2592 a 2594
• Lb. V, Tit X – Capo I – Sezione II – Della concorrenza sleale – Articoli da 2598
a 2601
nel Codice di Procedura Civile
• Lb. IV, Tit. I – Capo III – Sezione I – Articoli da 669 bis a 669 quaterdecies
• Lb. IV, Tit. I – Capo III - Sezione V – Dei provvedimenti d’urgenza – Articolo 700
nel Codice Penale
• Articoli 473 – 474 – 514 – 517 – 517 bis – 621 – 623
I relativi testi di legge sono disponibili on-line ai seguenti indirizzi URL:
http://www.uibm.gov.it/it/normativa/
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Riferimenti normativi
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http://dbase.ipzs.it/cgi-free/db2www/notai/arti.mac/SOMMARIO?datagu=4/4/
1942&redaz=042G0001&swpag=12A
http://dbase.ipzs.it/cgi-free/db2www/notai/arti.mac/SOMMARIO?datagu=10/
28/1940&redaz=040G1443&swpag=12G
http://dbase.ipzs.it/cgi-free/db2www/notai/arti.mac/SOMMARIO?datagu=10/
28/1930&redaz=030G1398&swpag=12E
nel Decreto Legislativo 16.03.2006, n. 140: attuazione della Direttiva
2004/48/CE per il rafforzamento della proprietà intellettuale;
nella Legge 22.02.2006, n. 78: attuazione della direttiva 98/44/CE per la pro-
tezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;
nella Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5.10.1973, ratificata
con legge 25.5.1978, n. 260. Il testo della convenzione è disponibile on-line al se-
guente indirizzo URL:
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.htlm
Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e va-
lore artistico sono disciplinate dall’ art. 2, n. 10 della Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n. 166
del 16 luglio 1941).
I disegni e modelli comunitari sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio CE
12 dicembre 2001, n. 6. Ulteriori riferimenti normativi sono disponibili sul sito:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/legalReferences/legalReferences.it.do
Per approfondimenti sulla registrazione dei nomi a dominio ed i regolamenti, si
vedano, ad esempio, i siti:
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Riferimenti normativi
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http://www.icann.org/ o, in versione italiana http://www.icann.org/tr/italian.html
http://www.nic.it/domini/index.html
La normativa riguardante i marchi internazionali è reperibile sul sito:
http://www.wipo.int/trademarks/fr/treaties.html
La normativa riguardante i marchi comunitari è reperibile sul sito:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/legalReferences.it.do
Per la presentazione delle domande di deposito:
Camera di commercio di Torino – Settore Proprietà industriale – Centro PatLib:
http://www.to.camcom.it./Page/t04/view_html?idp=4153
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:
http://www.iubm.gov.it/it/
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) per la classifica-
zione delle invenzioni e dei modelli:
http://www.wipo.int/classifications/fulltext/new_ipc/ipcen.html
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) per la classifi-
cazione internazionale dei prodotti e dei servizi – Classificazione di Nizza
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/
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Riferimenti normativi
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Sitografia
Classificazioni internazionali
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
Classificazione internazionale dei brevetti
http://v3.espacenet.com/eclasrch?locale=en_ep
Classificazione europea per brevetti
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/
Classificazione Internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi ai fini della regi-
strazione dei marchi
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/
Classificazione Internazionale di Vienna che contiene i dati bibliografici e le ripro-
duzioni degli elementi figurativi dei marchi depositati
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/
Classificazione di Locarno che contiene i dati bibliografici e le riproduzioni dei di-
segni e modelli depositati
Banche dati online
http://www.uibm.gov.it/dati/
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
http://ep.espacenet.com
Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO)
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http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/databases.it.do
Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell’Unione Europea (UAMI)
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO)
http://www.uspto.gov/
Ufficio Brevetti degli Stati Uniti d’America (USPTO)
http://www.inpi.fr/
Ufficio Brevetti della Francia (INPI)
http://www.ipo.gov.uk/
Ufficio Brevetti della Gran Bretagna (IPO)
http://www.dpma.de/
Ufficio Brevetti della Germania (DPMA)
http://www.jpo.go.jp/index_e/intoroduction.html
Ufficio Brevetti del Giappone (JPO)
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