La tutela della proprietà

intellettuale in Cina:

il settore dell’arredamento

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Indice

Introduzione ....................................................................................................................................... 2

1.Il diritto cinese della proprietà intellettuale ................................................................................. 3

2.Il marchio ......................................................................................................................................... 4

3.Il brevetto ......................................................................................................................................... 6

4.Marchi collettivi e marchi di certificazione .................................................................................. 8

5.Il diritto d'autore ............................................................................................................................. 9

6.Il nome a dominio .......................................................................................................................... 10

7.La concorrenza sleale: design, nome commerciale e segreto industriale ................................. 11

8.Le vie di tutela ............................................................................................................................... 12

9.Proteggere i propri diritti nella collaborazione con terzi .......................................................... 14

10.Il commercio in rete di prodotti contraffatti ............................................................................ 15

11.Finti uffici statali e sedicenti agenzie investigative ................................................................... 16

Links utili .......................................................................................................................................... 17

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Introduzione

E' cosa nota che il mercato cinese presenta insieme grandi opportunità e notevoli insidie. Fra i

maggiori problemi che le imprese italiane incontrano nell'operare in Cina vi è sicuramente la tutela

della proprietà intellettuale.

Sembra essere diffusa la convinzione che la Cina non abbia un diritto della proprietà intellettuale

serio e funzionante; da ciò conseguirebbe l'inutilità di qualunque misura difensiva. Al contrario, come

si illustrerà, molti problemi possono essere arginati con uno sforzo relativamente esiguo,

soprattutto attraverso una conoscenza più approfondita della normativa.

Il presente scritto ha appunto lo scopo di sfatare opinioni ingiustificate e di fornire al lettore un quadro

realistico, seppur abbozzato, del diritto cinese della proprietà intellettuale; gli esperti di GWA sono a

disposizione per questioni particolari.

La Cina è il maggior esportatore di mobili del mondo, con esportazioni per circa 53 miliardi di dollari

americani. Il plagio è un problema diffuso e colpisce non solo le imprese straniere, ma anche molte

imprese cinesi.

Il numero di casi giudiziari aumenta di anno in anno. Lo scorso anno è stato sottoposto all’esame del

nuovo Tribunale per la Proprietà Intellettuale di Pechino il caso coinvolgente design di arredamento

di maggior valore mai intentato in Cina (il risarcimento richiesto è di RMB 100.000.000, circa

15.000.000); la tutela della proprietà intellettuale nel settore dell’arredamento riscuote pertanto

notevole attenzione.

Il tema interessa le imprese italiane in modo del tutto particolare, dato che alcuni degli oggetti di

arredamento più imitati in Cina – e nel mondo – sono stati creati da designers italiani e/o sono prodotti

da imprese italiane. Del resto, il fatto che un prodotto sia frequentemente copiato è un indice tangibile

– per quanto sgradevole – della sua popolarità.

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1. Il diritto cinese della proprietà intellettuale

L'attuale sistema cinese della proprietà intellettuale nasce con l'“apertura della Cina all'esterno”

avvenuta nei primi anni '80; un significativo avvicinamento ai sistemi occidentali si è avuto solo con

l'adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), avvenuta nel 2001. Si

tratta dunque di un sistema decisamente giovane.

Il diritto della proprietà intellettuale della RPC, a cui la presente pubblicazione si riferisce, non vale

per le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao, le quali hanno un sistema giuridico

tendenzialmente autonomo; a maggior ragione non vale per Taiwan, che è di fatto uno Stato

indipendente, sebbene non riconosciuto dal governo di Pechino.

I principali atti normativi vigenti in tema di proprietà intellettuale sono la Legge Brevetti (da ultimo

riformata nel 2008), la Legge Marchi (2013), la Legge sul Diritto d'Autore (2010) e la Legge sulla

Concorrenza Sleale (1993). Queste leggi sono affiancate da un insieme piuttosto eterogeneo di

regolamenti attuativi, interpretazioni emanate da organi giudiziari, ecc..

Il sistema cinese della proprietà intellettuale è un sistema c.d. first-to-file: ciò significa che i diritti

spettano a chi per primo ha registrato un titolo in Cina, indipendentemente da qualsiasi

considerazione sull'uso pratico e senza alcun riguardo alla registrazione in altri Paesi. Le eccezioni a

tale regola sono limitatissime e di stretta interpretazione.

I pericoli di un sistema di questo tipo sono evidenti. In effetti, a parte la contraffazione di prodotti

marchiati, brevettati, ecc., il principale rischio che corre l'impresa estera nell'affacciarsi al mercato

cinese è quello di essere spogliata dei propri diritti di proprietà intellettuale da soggetti che, una volta

venuti a conoscenza dei suoi marchi e brevetti, si affrettano a registrarli per primi.

La soluzione più ragionevole a questo problema sta nell'ottenere in Cina registrazioni tempestive

(effettuate, vale a dire, non appena si progetti di affacciarsi al mercato cinese, o comunque il prima

possibile) ed ampie (che coprano, se possibile, un'area più vasta rispetto ai diritti che si programma

di utilizzare effettivamente, in modo da creare una “linea di difesa” supplementare).

L'esigenza di tutelarsi in questo modo è intuitiva per l'impresa italiana che intenda vendere i propri

prodotti in Cina. Al contrario, chi programma di produrre in Cina per poi vendere solo in altri Paesi,

e a maggior ragione chi progetta di non produrre né vendere in Cina, ma limitarsi a collaborare con

imprese cinesi (ad es., attraverso una licenza per la produzione o la vendita), spesso ritiene di non

doversi tutelare; tuttavia, nel momento in cui desidera intensificare la propria presenza in Cina, può

trovarsi la strada sbarrata da registrazioni altrui.

Da un altro punto di vista, tutela brevettuale, tutela del marchio, tutela del diritto d'autore e tutela

contro la concorrenza sleale spesso si intersecano e si completano a vicenda: a volte una forma di

tutela può “salvare” l'impresa nel caso in cui falliscono altre forme di tutela; a volte, la mancanza di

una forma di tutela, non fatta perché ritenuta superflua, può vanificare i risultati delle altre forme di

tutela. Spesso è quindi opportuno adottare un approccio di protezione multipla, registrando più titoli

di tipo diverso. In particolare, per quanto riguarda il settore del mobile, nel presente scritto

consiglieremo una strategia che combini brevetto e diritto d’autore; saranno invocabili, in certi casi,

anche le disposizioni in tema di concorrenza sleale.

Proteggere la proprietà intellettuale in Cina è, insomma, un investimento che va ponderato con cura.

A tal fine è consigliabile, tra l'altro, far condurre periodici controlli dei pubblici registri cinesi, al fine

di scoprire subito eventuali tentativi di registrazione scorretta da parte di terzi.

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2. Il marchio

Il marchio è il segno che permette ai consumatori di identificare determinati prodotti come

provenienti da una certa impresa, distinguendoli così da quelli dei concorrenti. La protezione del

marchio permette al titolare dello stesso – o a chi ne abbia l’uso ed il godimento esclusivo – di

difendersi contro chiunque utilizzi o registri marchi simili per prodotti e/o servizi simili, creando così

confusione presso i consumatori. Fra i titoli di proprietà intellettuale, il marchio è quello violato più

di frequente: secondo statistiche della Commissione Europea, circa i due terzi delle violazioni della

proprietà intellettuale lamentati dalle imprese europee operanti in Cina riguardano il marchio.

La Legge Marchi cinese prevede possa essere registrato come marchio qualunque segno (parole,

suoni, immagini, lettere, numeri, simboli tridimensionali, combinazioni degli elementi predetti),

purché in grado di distinguere i prodotti o servizi di un soggetto da quelli altrui. Requisito

fondamentale del marchio è dunque la capacità distintiva; il marchio, inoltre non deve comportare

conflitti con diritti anteriori di terzi.

E' spesso consigliabile elaborare una versione cinese del proprio marchio, da registrare ed utilizzare

accanto a quella originale. Il pubblico cinese ha scarsa dimestichezza con i marchi in lingua straniera

e tende ad inventarne delle versioni cinesi: è praticamente impossibile sfuggire a tale abitudine, che

non ha risparmiato neppure Apple (苹果 , Pingguo) e McDonald's (麦当劳 , Maidanglao). La

registrazione di un marchio in lingua cinese consente pertanto un migliore approccio ai consumatori

locali, scongiurando inoltre il pericolo che terzi soggetti si approprino della denominazione cinese

usata dal pubblico registrandola a proprio nome.

La domanda di registrazione di un marchio per la Cina va presentata all'Ufficio Marchi Centrale

(CTO – Central Trademark Office), con sede a Pechino. I soggetti esteri non possono gestire la pratica

per proprio conto e devono incaricarne un agente cinese.

L'esame della domanda da parte dell'Ufficio Marchi ha carattere sia formale (controllo della

regolarità dei documenti presentati) sia sostanziale (controllo che sussistano tutti i requisiti affinché

il marchio sia registrabile: vedi sopra); deve concludersi al massimo entro nove mesi dalla domanda.

Ove l'esame abbia esito positivo, si apre una “finestra” temporale di tre mesi per le eventuali

opposizioni di terzi; decorso tale termine senza che vi sia stata alcuna opposizione, la registrazione è

definitivamente approvata.

L'intera procedura per la registrazione di un marchio dura in media dai 2 ai 3 anni. Il costo è di circa

500 euro per marchio per classe (vedi sotto), inclusi i costi di agenzia. Una volta concessa, la

registrazione è valida per 10 anni dall'approvazione definitiva ed è rinnovabile a piacimento per

ulteriori periodi decennali.

Sono previste procedure per ricorrere contro il rigetto di una domanda di registrazione e per opporsi

all'altrui domanda.

Ai fini della concessione dei marchi, i prodotti ed i servizi sono distinti in categorie che

rispecchiano quelle della Classificazione di Nizza (e, dunque, quelle vigenti in Italia). Tuttavia,

diversamente da quanto avviene nel nostro sistema, ogni categoria è divisa in parecchie sottoclassi e

la registrazione in una sottoclasse non impedisce la registrazione dello stesso marchio da parte di terzi

nelle sottoclassi vicine. E' quindi consigliabile, nel dubbio, registrare il proprio marchio per più

sottoclassi o – ancora meglio – per un'intera categoria, tanto più che dal 2014 è possibile registrare

un marchio per più categorie di prodotti o servizi attraverso un'unica domanda.

Chi richiede in Cina la registrazione di un marchio per cui ha presentato, nei sei mesi precedenti,

domanda di registrazione in un altro Paese membro della Convenzione di Parigi – come, ad es., l'Italia

– può godere del c.d. diritto di priorità: la domanda, cioè, si considererà proposta alla data della

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prima domanda all'estero. Una possibilità analoga esiste per i marchi presentati nel corso di

esposizioni internazionali organizzate o riconosciute dal Governo cinese: ove chi presenta il marchio

in uno di tali eventi ne richieda poi la registrazione in Cina entro sei mesi dall'esposizione, la domanda

di registrazione si considererà proposta alla data della presentazione all'esposizione.

La registrazione di un marchio in Cina può essere ottenuta, oltre che presentando domanda

direttamente all'Ufficio Marchi Centrale, anche attraverso il cosiddetto Sistema di Madrid, gestito

dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO, con sede a Ginevra). La domanda

va presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale la trasmette alla WIPO; si designa la Cina

fra gli Stati nei quali si desidera proteggere il marchio; dopo un primo controllo, la domanda è

trasmessa all'Ufficio Marchi cinese, il quale la esamina e decide se approvarla. Questa procedura

presenta il vantaggio di ridurre notevolmente i costi amministrativi nei casi in cui si voglia

proteggere un marchio in più Stati.

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3. Il brevetto

Esistono in Cina tre tipi di brevetto: d'invenzione, di modello di utilità e di design. L'organo

competente è in ogni caso l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale (SIPO – State Intellectual

Property Office), con sede a Pechino. I soggetti non cinesi possono presentare la domanda

direttamente, se hanno residenza o sede abituale dei propri affari in Cina; in caso contrario, devono

ricorrere ad un agente.

La forma di un oggetto d’arredamento può essere protetta mediante brevetto di modello d’utilità e –

più frequentemente – di design.

Brevetto di modello di utilità: protegge le nuove soluzioni tecniche relative alla forma e/o alla

struttura di un prodotto già esistente, le quali gli conferiscano maggiore utilità pratica.

Un modello di utilità, per poter essere brevettato, deve soddisfare i seguenti requisiti.

a) Novità: al momento della domanda di registrazione, il modello non rientra nell'attuale stato

della tecnica, non è oggetto di precedenti domande di brevetto e non è stato reso noto al

pubblico né in Cina né all'estero. La novità di un modello di utilità è valutata in modo meno

severo rispetto alla novità delle invenzioni.

La novità non viene meno ove, nei sei mesi antecedenti la data della domanda, l’invenzione:

(i) sia stata esposta per la prima volta in un evento espositivo internazionale organizzato o

riconosciuto dal Governo cinese; (ii) sia stata pubblicata per la prima volta in una conferenza

accademica o tecnica; (iii) sia stata rivelata al pubblico da terzi senza il consenso di chi

richiede il brevetto.

b) Creatività: l’invenzione presenta caratteristiche sostanziali innovative e comporta un

rilevante progresso rispetto all’attuale stato della tecnica.

c) Applicabilità: l'invenzione può essere usata con risultati positivi.

Il brevetto viene concesso in seguito al solo esame formale – riguardante cioè, la mera regolarità

della documentazione presentata –, senza bisogno di un esame sostanziale; quest’ultimo sarà

effettuato, eventualmente, solo durante la risoluzione di successive controversie. Il risultato è una

tutela praticamente immediata, ma per certi versi piuttosto debole: il brevetto, una volta sottoposto

ad esame sostanziale in sede di giudizio, potrebbe rivelarsi invalido quando ormai non si può fare più

nulla per “salvarlo”.

Il brevetto di modello di utilità vale per 10 anni a partire dalla concessione.

Brevetto di design: protegge le nuove progettazioni della forma e/o motivo e/o colore di un prodotto,

le quali abbiano valore esclusivamente estetico e siano industrialmente applicabili.

Per brevettare un design si richiede:

a) che esso sia diverso dai design esistenti o dalle combinazioni delle caratteristiche proprie di

quelli esistenti; e

b) che non sia oggetto di precedenti domande di brevetto.

Come avviene per i modelli di utilità, anche il brevetto di design è concesso in seguito al solo esame

formale (è concesso nel giro di 3-8 mesi) e presenta, perciò, gli stessi vantaggi e debolezze.

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Il brevetto di design vale per 10 anni a partire dalla concessione.

Chi richiede in Cina la registrazione di un brevetto per cui ha presentato, nei 12 mesi precedenti,

domanda di registrazione in un altro Paese membro della Convenzione di Parigi può godere di un

diritto di priorità: la domanda si considererà come proposta alla data della prima domanda all'estero.

La parentesi temporale è accorciata a 6 mesi nel caso in cui la domanda fatta all'estero sia una

domanda di brevetto di design.

La registrazione di un brevetto in Cina può essere ottenuta anche attraverso il sistema stabilito dal

Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty). La domanda

va presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale la trasmette alla WIPO; si designa la Cina

fra gli Stati nei quali si desidera proteggere il brevetto; dopo un primo controllo, la domanda è

trasmessa all'Ufficio Statale cinese per la Proprietà Intellettuale, il quale la esamina e decide se

approvarla. Questa procedura riduce notevolmente i costi della registrazione simultanea di uno stesso

brevetto in più Stati.

Il costo per ottenere in Cina un brevetto contenente fino a 10 rivendicazioni ammonta a poco meno

di 2000 euro (comprensivi delle commissioni d'agenzia), a cui vanno aggiunte le spese di traduzione.

Per una medesima creazione si può concedere un solo brevetto: vale a dire, lo stesso trovato non può

essere contemporaneamente brevettato, ad es., come design e come modello di utilità. Tuttavia, è

prassi comune presentare contemporaneamente domanda di brevetto d'invenzione e di modello

di utilità, per poi rinunciare al brevetto di modello di utilità una volta ottenuto il brevetto d'invenzione.

Ciò consente di usufruire della protezione pressoché immediata, anche se più debole, attribuita al

modello di utilità nell'attesa che sia portato a termine l'esame relativo al brevetto d'invenzione.

Il diritto cinese offre la possibilità di tutelare il design di un mobile non solo attraverso brevetto,

ma altresì attraverso diritto d’autore – ove possieda un valore artistico – e ai sensi della Legge sulla

concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese.

La tutela brevettuale va senz’altro presa in considerazione per prima, in quanto dotata di una

stabilità e di un’affidabilità che le derivano dal fatto di basarsi su un titolo registrato e su specifiche

rivendicazioni. In presenza di un (valido) titolo e di fondate prove dell’infrazione, il giudice, in linea

di massima, deve procedere alla condanna; ove si invochi il diritto d’autore o la Legge sulla

concorrenza sleale, invece, la discrezionalità è decisamente maggiore.

Inoltre, le azioni basate su di un brevetto permettono in media di ottenere risarcimenti più alti rispetto

a quelle basate sul diritto d’autore o sulla normativa in tema di concorrenza sleale.

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4. Marchi collettivi e marchi di certificazione

Il diritto cinese stabilisce una distinzione, sconosciuta al diritto italiano, fra marchi di certificazione

e marchi collettivi. Entrambi i tipi di marchio sono concessi ed amministrati dall'Ufficio Marchi

Centrale; la procedura seguita è quella che abbiamo descritto per i marchi in generale (vedi § Il

marchio).

I marchi collettivi sono marchi registrati da gruppi, associazioni od altre organizzazioni e destinati

ad essere usati nelle attività commerciali dei loro membri, al fine di evidenziare l’appartenenza a tali

entità.

Il marchio collettivo può essere richiesto in Cina esclusivamente da una persona giuridica od altra

organizzazione, e non da una persona fisica.

Diversamente da quanto accade in Italia, in Cina il marchio collettivo può essere usato esclusivamente

da soggetti appartenenti all'organizzazione titolare: tale organizzazione stabilisce un regolamento

d'uso del marchio collettivo, per poi concederne l'uso ai suoi membri, a condizione che rispettino tale

regolamento. L'organizzazione titolare garantisce la conformità dei prodotti recanti il marchio al

regolamento d'uso.

Alla domanda di registrazione va allegata una lista dei membri dell'organizzazione ed il regolamento

per l'uso del marchio; ogni variazione di tale lista e del regolamento va tempestivamente comunicata

all'Ufficio Marchi.

Il marchio di certificazione è un marchio che si riferisce a determinate caratteristiche di un prodotto

(materia prima, luogo e metodo di produzione, ecc.); è registrato a nome di una persona giuridica od

altra organizzazione, la quale concede il permesso di usare il marchio ai soggetti i cui prodotti

rispecchino tali caratteristiche. Anche qui, l'organizzazione titolare garantisce la conformità dei

prodotti recanti il marchio al regolamento d'uso.

La differenza rispetto ai marchi collettivi sta nel fatto che il l'uso del marchio è permesso a chiunque

rispetti i requisiti stabiliti dal regolamento: non si richiede che gli utenti siano membri

dell'organizzazione titolare.

Per la registrazione del marchio di certificazione, di conseguenza, serve un regolamento d'uso – le

cui modifiche vanno sempre comunicate all'Ufficio Marchi –, ma non un elenco degli utenti.

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5. Il diritto d'autore

Oltre al brevetto, il secondo principale strumento per la tutela della proprietà intellettuale nel settore

dell’arredamento è il diritto d’autore. Esso si presta a coprire non solo il design dei prodotti, ma anche

eventuali disegni, software, modelli, siti internet, cataloghi, ecc..

In Cina come in Italia, il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera,

senza bisogno di registrazione. Tuttavia il certificato di registrazione fa presumere, fino a prova

contraria, la titolarità del diritto, il che consente un forte risparmio di tempo e denaro nel caso vi siano

controversie.

Principali requisiti per la registrazione dell'opera sono la sua originalità e riproducibilità.

La domanda di registrazione deve essere presentata all'Amministrazione Nazionale per il Diritto

d'Autore (NCAC – National Copyright Administration of China). Solitamente la procedura di

registrazione si conclude in 30 giorni circa. Per la registrazione dei software è invece competente il

Centro per la Tutela del Diritto d'Autore (CPCC – Copyright Protection Center of China).

Il periodo di protezione per i diritti patrimoniali sull'opera (di riproduzione, diffusione, traduzione,

ecc.) è di 50 anni dalla creazione o pubblicazione o, nel caso di creazione da parte di persone fisiche,

50 anni dalla morte. La protezione dei diritti morali (di pubblicazione, di paternità, di modifica e

all'integrità dell'opera) è invece illimitata nel tempo.

I soggetti non cinesi aventi residenza o sede abituale dei propri affari in Cina possono ottenere la

registrazione rivolgendosi agli uffici locali del NCAC o del CPCC; i soggetti non cinesi che abbiano

residenza o sede abituale d'affari in Cina possono invece rivolgersi solo ai rispettivi uffici centrali,

con sede a Pechino. In ogni caso è possibile gestire la pratica sia direttamente sia tramite agenzia.

Il principale inconveniente della tutela del diritto d’autore è dato dal fatto che un design, per poter

essere tutelata, deve essere qualificabile come “opera d’arte” (work of fine arts). Si richiede, in altre

parole, che esso abbia un qualche valore artistico ed estetico. La sussistenza di tale requisito è valutata

caso per caso; ciò comporta talora incoerenze fra l’operato di diversi giudici e quindi una minore

prevedibilità delle cause. Dall’altro lato, la tutela del diritto d’autore non richiede necessariamente

una registrazione ed ha una durata relativamente lunga.

Date tali caratteristiche, il diritto d’autore si presta a completare la tutela fornita dal brevetto (vedi

§ Il brevetto).

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6. Il nome a dominio

Il nome a dominio è l'equivalente del marchio nell'ambito di internet e la sua tutela in Cina presenta

problemi analoghi a quelli posti dalla tutela dei marchi. In particolare, non è raro che imprese estere

titolari di un dominio con suffisso .it o .com siano vittime di registrazione abusiva di un dominio

identico con suffisso .cn o .com.cn.

E’ quindi sempre consigliabile provvedere alla registrazione di nomi a dominio .cn e/o .com.cn

corrispondenti ai propri marchi ed ai propri nomi a dominio italiani.

L’autorità competente in Cina per la registrazione e gestione dei nomi a dominio è il China Internet

Network Information Center (CNNIC). La procedura di registrazione è snella e poco costosa. Esiste

altresì un procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie in tema di nome a

dominio, denominato CNDRP (CNNIC Dispute Resolution Policy), che può essere utilizzato per

recuperare i nomi a dominio registrati da terzi in violazione dei propri diritti.

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7. La concorrenza sleale: design, nome commerciale e segreto industriale

Il diritto della concorrenza occupa nel sistema giuridico cinese una posizione generale rispetto alla

disciplina della proprietà intellettuale: sono da esso sanzionate, in linea di massima, le condotte che

ledono il diritto di ogni attore commerciale ad una concorrenza giusta senza però intaccare alcuno

specifico brevetto, marchio, ecc.. Il diritto della concorrenza è pertanto invocato – da solo o insieme

ad altre basi giuridiche – nei casi in cui la disputa coinvolga titoli di proprietà intellettuale fra loro

diversi (ad es., marchio contro nome commerciale, ecc.). Si tratta, in genere, di una tutela più sfumata

e meno incisiva rispetto a quella dei singoli diritti di proprietà intellettuale.

Innanzitutto, il design di un mobile od altro oggetto d’arredamento può essere protetto come

“decorazione” ai sensi della Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese.

Non si richiede che il design sia stato oggetto di alcuna registrazione, né che sia coperto da alcun

diritto di proprietà intellettuale. Dall’altro lato, però, occorre che il prodotto in questione sia “celebre”

(famous commodity). I giudici cinesi usano a tale proposito un metro piuttosto severo: in buona

sostanza si tratta di provare che il prodotto appare in misura considerevole nei pertinenti mezzi di

comunicazione, nonché il sostenimento di considerevoli spese pubblicitarie – il tutto, ovviamente, in

Cina. Inoltre occorre dimostrare che la compresenza sul mercato dei prodotti in questione generi

confusione nel pubblico.

La Legge sulla concorrenza sleale sanziona altresì la condotta di chi usa senza autorizzazione il nome

commerciale di un altro soggetto, creando confusione presso il pubblico dei consumatori. Si tratta di

una tutela parallela, nel funzionamento, a quella dei marchi; tuttavia, posto che i nomi dei soggetti o

delle imprese non sono soggetti a registrazione come lo sono i marchi, la prassi richiede, per irrogare

sanzioni, che il nome commerciale di cui si contesta la violazione abbia un certo livello di notorietà.

La tutela del nome commerciale è pertanto più difficile da ottenere rispetto a quella del marchio. Si

consiglia quindi di registrare, nel dubbio, uno o più marchi corrispondente/i al proprio nome

commerciale, in modo da usufruire di una protezione multipla.

La Legge sulla concorrenza sleale sanziona infine la condotta di chi slealmente sottrae gli altrui

segreti industriali. Rientra nel concetto di “segreto industriale” qualsiasi informazioni di natura

tecnica o commerciale, idonea a generare un vantaggio economico per il titolare, che sia sconosciuta

al pubblico e di cui il titolare si adoperi per mantenere la segretezza. Possono qualificarsi come

“segreto industriale”, ad es.: disegni tecnici, formule industriali, tecniche di produzione, protocolli,

know-how, liste di clienti e di fornitori, strategie commerciali e piani di marketing.

Le difficoltà più rilevanti nella tutela giuridica del segreto industriale sono di ordine probatorio: al

fine di ottenere ragione in un'eventuale controversia occorre, infatti, provare: (i) che l'informazione

sottratta costituisce segreto industriale e (ii) le circostanze (data, luogo, modalità) della sottrazione

illecita. E' pertanto consigliabile registrare accuratamente fin dall'inizio gli avvenimenti relativi alla

circolazione delle proprie informazioni riservate (soggetti che ne sono in possesso, corsi di

aggiornamento, trasmissione a terzi, ecc.).

Inoltre, si consiglia sempre di sottoscrivere adeguati accordi di riservatezza nel quadro di qualsiasi

forma di collaborazione con altri soggetti.

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8. Le vie di tutela

La legge cinese mette a disposizione vari canali per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale: la

scelta è principalmente quella fra azione amministrativa ed azione giudiziaria.

L'azione amministrativa si inizia presentando un reclamo presso i competenti uffici amministrativi

locali (di distretto o di contea). In genere occorrerà rivolgersi: per il marchio e la concorrenza sleale,

agli uffici locali della SAIC; per i brevetti, agli uffici locali del SIPO; per il diritto d'autore, agli uffici

locali della NCAC.

L'azione amministrativa è in genere piuttosto rapida ed economica. L'amministrazione svolge le

indagini in maniera informale ed esercita i propri poteri con grande libertà: non è raro, ad es., che gli

agenti si limitino ad aprire i magazzini del presunto responsabile della violazione e lascino che chi ha

presentato il reclamo li ispezioni a proprio piacimento. Inoltre, gli uffici amministrativi spesso

accettano prove che un giudice non ammetterebbe.

Ove dalle indagini risulti che la violazione effettivamente vi è stata, l’amministrazione può in genere

ordinare la cessazione della violazione, confiscare e/o distruggere prodotti e strumenti connessi

alla violazione ed irrogare sanzioni pecuniarie.

Sull'altro versante, spesso le amministrazioni locali devono giostrarsi fra varie priorità politiche e

dispongono di risorse scarse; tendono inoltre ad interpretare la legge in maniera restrittiva. Pertanto,

sono di solito riluttanti ad occuparsi di casi in cui la violazione non sia già abbastanza evidente fin

dall'inizio. L'amministrazione non può fornire alcuna tutela prima della fine delle indagini, né

condannare il responsabile al risarcimento dei danni.

L'azione giudiziaria è solitamente instaurata in primo grado, nelle cause coinvolgenti soggetti

stranieri, presso il Tribunale Intermedio del Popolo territorialmente competente. I Tribunali Intermedi

sono stabiliti al livello di prefettura: sono quindi piuttosto “locali” e vicini al luogo della controversia.

E' previsto un grado di appello, il quale, per le cause iniziate presso un Tribunale Intermedio, è

devoluto all'Alto Tribunale del Popolo. Gli Alti Tribunali sono in totale 31 in tutto il Paese e sono

stabiliti nella capitale provinciale.

Ad oggi buona parte dei Tribunali dal livello intermedio in su dispone di sezioni specializzate per la

proprietà intellettuale, il che senz'altro migliora l'affidabilità delle decisioni.

Ove la violazione contestata superi determinate soglie di gravità, è prevista l'azione penale; si tratta

però di casi relativamente rari.

La tutela giudiziaria è molto più adatta di quella amministrativa ai casi complessi e/o in cui la

sussistenza della violazione non è così ovvia. Il giudice può concedere tutela cautelare, ossia

accordare forme di tutela provvisoria già all'atto dell'instaurazione del processo; può altresì

condannare il responsabile al risarcimento dei danni. In genere le sanzioni irrogabili dal giudice

sono più pesanti di quelle amministrative e hanno dunque maggiore efficacia deterrente.

Dall'altro lato, l'azione giudiziaria ha un costo molto maggiore rispetto a quella amministrativa in

termini di tempo e denaro. Gli standard probatori sono piuttosto rigidi e spesso rappresentano un

notevole ostacolo per il soddisfacimento delle proprie pretese.

Nella maggior parte dei casi, l'impresa estera, davanti ad una violazione dei suoi diritti di proprietà

intellettuale, è libera di scegliere fra l'azione amministrativa e quella giudiziaria. Tra i principali

fattori da mettere in conto, vi sono: (i) il tipo di violazione che si intende contestare; (ii) il grado di

certezza della sussistenza della violazione; (iii) le prove che si hanno a disposizione; (iv) l'identità e

l'entità del soggetto che si ritiene responsabile; (v) il tipo di sanzione che si desidera ottenere.

Ad ogni modo, il reclamo presso l'amministrazione competente non impedisce di iniziare, in un

secondo momento, una causa in giudizio; inoltre, la decisione dell'autorità amministrativa è sempre

impugnabile presso il giudice.

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Indipendentemente dal percorso scelto, ha grande importanza il luogo in cui si agisce. I giudici e le

amministrazioni delle città economicamente più attive e più esposte al contatto con l'estero, hanno

maggiore esperienza in tema di proprietà intellettuale e sono più consapevoli delle esigenze degli

attori commerciali (imparzialità e stabilità delle decisioni). Al contrario, i giudici e le amministrazioni

delle aree rurali e/o più isolate dal contatto con il commercio estero, oltre ad avere minore

consapevolezza della proprietà intellettuale, spesso tendono a schierarsi con i governi locali ed a

proteggere gli interessi delle imprese della zona. Nonostante l'indubbio miglioramento che la prassi

giudiziaria cinese ha registrato negli ultimi decenni, è tuttora consigliabile evitare le controversie

fuori dalle città più grandi.

Della tutela della proprietà intellettuale si occupano, inoltre, gli Uffici di Pubblica Sicurezza (polizia

locale) e gli Uffici doganali. La tutela fornita dai secondi è particolarmente interessante.

E' infatti possibile registrare i propri titoli di proprietà intellettuale presso l'Amministrazione Generale

delle Dogane di Pechino; questa li inserisce nella propria banca dati, alla quale hanno accesso tutti

gli uffici doganali del Paese. Ove un ufficio doganale sospetti che merci in entrata o in uscita violino

un titolo registrato nella banca dati, ne avvisano il titolare, il quale può richiedere il sequestro della

merce dietro versamento di una cauzione. Portate a termine le necessarie indagini, se vi è violazione,

l'autorità doganale irroga una sanzione pecuniaria al responsabile e dispone della merce sequestrata

secondo le indicazioni del titolare del diritto violato.

Il sequestro di merce presso le Dogane può essere ottenuto anche richiedendolo direttamente caso per

caso, indipendentemente da una previa registrazione del titolo. Anche in questo caso sarà necessario

versare una cauzione.

Il descritto procedimento doganale consente di ottenere elementi di prova (foto di prodotti, degli

imballaggi, verbali di sequestro, ecc.) utili per una successiva azione in giudizio.

E' prevista una specifica disciplina per la tutela della proprietà intellettuale negli eventi fieristici.

L'organizzatore di qualsiasi fiera che duri dai 3 giorni in su è tenuto a stabilire un apposito ufficio

presente in fiera, il quale raccoglie eventuali reclami e, se del caso, impone sanzioni come ad es. la

proibizione di esporre un determinato oggetto.

Occorre infine segnalare la possibilità di ricorrere all’arbitrato per la risoluzione di eventuali

controversie. L’arbitrato permette: i) di evitare un giudizio da parte di tribunali poco affidabili; ii) di

affidare la soluzione della disputa a soggetti di propria fiducia; iii) di affrontare spese in molti casi

minori rispetto a quelle di un processo civile. L’adozione dell’arbitrato come modo di risoluzione

delle controversie è particolarmente agevole nel quadro dei rapporti con terzisti, agenti e distributori:

si tratta di inserire nel pertinente contratto una clausola nella quale le parti si impegnino a sottoporre

eventuali controversie ad un’istituzione arbitrale ben determinata.

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9. Proteggere i propri diritti nella collaborazione con terzi

Chi intenda proteggere efficacemente i propri diritti di proprietà intellettuale deve porre particolare

cautela nella scelta dei propri collaboratori commerciali, principalmente terzisti ed agenti. Oltre ad

assicurarsi sempre di avere a che fare con soggetti realmente esistenti, operanti nella legalità e dotati

di una buona reputazione – c.d. due diligence –, occorre tutelarsi mediante appositi accordi di

confidenzialità e non divulgazione.

Occorre inoltre regolarsi sempre in modo tale da potere poi dimostrare, in caso di necessità, di essere

l’unico legittimo titolare dei diritti di proprietà intellettuale connessi al prodotto e di non avere

accondisceso in alcun modo ad un’eventuale appropriazione da parte del partner. Concretamente ciò

significa archiviare e conservare un’accurata documentazione circa: i) ogni contatto con la

controparte; ii) il controllo mantenuto sopra le operazioni della controparte; iii) ogni informazione

fornita alla controparte.

È infine necessario controllare periodicamente i registri di marchi, brevetti e copyright, in modo da

accorgersi per tempo di eventuali registrazioni fraudolente.

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10. Il commercio in rete di prodotti contraffatti

Una particolare attenzione va dedicata, anche nel settore dell’arredamento, alle piattaforme di

commercio online, delle quali la Cina oggi abbonda. Come comportarsi nel caso in cui i prodotti

contraffatti siano smerciati attraverso “negozi in rete”?

Il sito che ospiti offerte di prodotti contraffatti può andare incontro a responsabilità per violazione

indiretta o a titolo di concorso con il venditore (c.d. contributory infringement); pertanto, ogni

piattaforma di e-commerce ha interesse a rimuovere le offerte di prodotti contraffatti. Tuttavia,

la situazione delle piattaforme maggiori – principalmente Alibaba e Taobao – è molto diversa da

quella delle piattaforme minori e meno conosciute.

Sia Alibaba sia Taobao hanno una procedura standardizzata e automatizzata per la rimozione

delle offerte in questione (online complaint system; quello di Alibaba ha un nome che è di per sé

oggetto di marchio, AliProtect).

Chiunque può accedere al sistema di reclamo e chiedere la rimozione delle offerte presentando,

essenzialmente, la seguente documentazione: licenza commerciale; documenti comprovanti la

titolarità di un diritto di proprietà intellettuale; nel caso in cui il reclamo sia presentato da un agente

o professionista per conto del titolare dei diritti, atto di procura. Non vi è alcun obbligo di tradurre la

documentazione in cinese; tuttavia, presentare documenti già tradotti accelera notevolmente i tempi

di gestione del reclamo.

Occorre inoltre indicare le offerte incriminate con precisione: a tal fine è consigliato fare un “copia –

incolla” dei links delle offerte in questione.

Il reclamo, una volta presentato, è trasmesso al soggetto che ha inserito l’offerta nel sito, il quale ha

la possibilità di replicare. Ove egli non replichi, o qualora a seguito del dibattito fra le parti la

violazione risulti sussistere, l’offerta è eliminata. Il responsabile può essere inoltre sanzionato con

la cancellazione dell’account.

Il processo descritto è fruttuosamente praticabile solo contro soggetti che abbiano inserito un numero

considerevole di offerte illecite: ove di un dato prodotto siano offerti pochi esemplari, la controparte

potrà difendersi asserendo di rivendere prodotti nuovi o – se il prezzo è notevolmente più basso

rispetto a quello praticato dal reclamante – di seconda mano.

I procedimenti descritti sono gratuiti. AliProtect è attivo sia in lingua cinese sia in lingua inglese.

L’omologo sistema fornito da Taobao è invece disponibile solo in cinese, ma vi sono guide alla

compilazione ed altri materiali che aiutano l’utente straniero ad avvalersi del sistema.

A riprova dell’efficacia dei sistemi descritti, si pensi che nel 2012 l’online complaint system di Taobao

ha rimosso più di 80 milioni di offerte ed ha sanzionato circa un milione di utenti.

Molto diversa è la situazione quanto alla miriade di piccoli siti di e-commerce che popolano la Rete

cinese. In generale, quanto più piccola è la piattaforma web, tanto minori saranno la standardizzazione

della procedura di reclamo e la preparazione a gestire reclami; tanto maggiore, pertanto, sarà la

difficoltà di far rimuovere eventuali offerte di prodotti contraffatti.

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11. Finti uffici statali e sedicenti agenzie investigative

In generale, gli operatori economici stranieri nutrono nei confronti del sistema cinese della proprietà

intellettuale un misto di incomprensione, disorientamento e diffidenza. Di tale situazione

approfittano alcuni soggetti i quali, fingendo di voler aiutare l'impresa straniera nella protezione dei

suoi diritti, la truffano.

Può capitare di ricevere per posta elettronica comunicazioni in cui fantomatici organismi di tutela

della proprietà intellettuale (Department of Asian Domain Registration Service in China, China

Domain Name Registration Center o simili) informano di avere ricevuto una domanda di

registrazione relativa ad un marchio uguale a quello del destinatario e gli chiedono, qualora desideri

impedirne la registrazione, di mettersi in contatto con l'ufficio.

Parallelamente, può capitare di essere contattati da sedicenti agenzie investigative private le quali

affermano di avere scoperto nel mercato prodotti che violano un marchio, un brevetto, ecc.

appartenente al destinatario.

Queste comunicazioni provengono da diversi tipi di soggetti. Nel peggiore dei casi, l'impresa truffata

versa somme di denaro in cambio di una registrazione fasulla o di servizi investigativi che non saranno

mai portati a termine; nel migliore dei casi, la vittima ottiene una vera registrazione od un effettivo

servizio investigativo, pagando però un prezzo molto più alto di quello normalmente praticato.

Un'utile lista di nominativi e qualifiche con cui si firmano i finti rappresentanti di uffici per la tutela

della proprietà intellettuale, a cui il pubblico può contribuire, è curata dall'agenzia European Domain

Centre (vedi Link utili).

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Links utili

In italiano:

Agenzia ICE – Istituto Commercio Estero Pechino – Desk Proprietà Intellettuale:

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/desktutela_pechino.htm

China IPR SME Helpdesk – struttura di supporto gestita dalla Commissione Europea in tema di

proprietà intellettuale per le piccole e medie imprese operanti in Cina: http://www.china-

iprhelpdesk.eu/it

Camera di Commercio Italiana in Cina: http://www.cameraitacina.com/index.php?nav0=101

In inglese:

Ufficio Marchi Centrale della Repubblica Popolare Cinese: http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/

Sito WIPO – Sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi:

http://www.wipo.int/madrid/en/

Sito SIPO: http://english.sipo.gov.cn/

Sito WIPO – Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti: http://www.wipo.int/pct/en/

Centro per la Tutela del Diritto d'Autore (registrazione software):

http://www.ccopyright.com.cn/cpcc/index_en.jsp

China Internet Network Information Center (CNNIC): http://www1.cnnic.cn/index.htm

Ministero del Commercio cinese: http://english.mofcom.gov.cn/

Sezione del Sito dell'Amministrazione Generale Doganale sulla protezione della proprietà

intellettuale: http://english.customs.gov.cn/service/guide?c=221054b7-0f63-4c86-9cd6-

8efa03f3c3e6

Progetto UE – Cina sulla Protezione della Proprietà Intellettuale:

http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=

89

EUSME Centre – Piattaforma informativa dell'Unione Europea per le piccole e medie imprese che si

affacciano al mercato cinese: http://www.eusmecentre.org.cn/

Lista finti uffici proprietà intellettuale: http://www.europeandomaincentre.com/pages/news-

room/domain-management-news/hey!-got-an-email-from-china-domain-name-registration-center-

asian-domain-registration-service-in-china-the-department-of-registration-service-in-china-

etc.#.VQ_GcPysXfJ