La tutela dei marchi in internetCamera di Commercio di PERUGIA

14.09.2012

Internet è una rete telematica mondialestrutturata in codici di identificazione che servonoad accedere a determinati indirizzi IP (InternetProtocol)

• Per facilitare i collegamenti ciascuno degliindirizzi viene affiancato da un indirizzo DNS(Domain Name System) rappresentato da una combinazione di lettere in grado di formareParole

• Gli indirizzi DNS sono composti da un top level domain (.it; .com) e da un second level domain scelto dall’utente e che ha valore identificativo

Internet costituisce una vetrina per leImprese

• Il domain name “assume le caratteristichee la funzione di un vero e proprio segnodistintivo che può dar luogo a problemi sulpiano della tutela della proprietàintellettuale potendosi verificare casi diconfusione con i segni distintivi si altreimprese, anche non presenti sulla reteinternet” (Trib Napoli 24 marzo 1999)

Il primo leading case è rappresentato dalcaso amadeus così deciso dal Tribunaledi Milano

“Va inibito in quanto integracontraffazione del marchio Amadeusl’utilizzo della denominazione Amadeus.itquale “domain name” di un sito internetdestinato ad ospitare offerte di servizicommerciali di natura analoga a quelliprestati dalla società titolare del marchiopredetto” (Trib Milano 10 giugno 1997)

Natura del domain name

• INSEGNA (AMADEUS)

• SEGNO DISTINTIVO ATIPICO (slogan)

• MARCHIO (dottrina e giurisprudenzaprevalenti): ai domain names si applica ladisciplina dei marchi

NORMATIVA

• Prima del CPI:

Art.13 Legge Marchi “E’vietato adottare come ditta,denominazione o ragione sociale e insegna unsegno uguale o simile all’altrui marchio se a causadell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa deititolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i qualiil marchio è adottato possa determinarsi un rischiodi confusione per il pubblico che può consistereanche in un rischio di associazione fra i due segni”

• ART. 22. del CPI ( D.Lgs. 10.2.2005 n.30).Attualetesto:

“E’vietato adottare come ditta, denominazione oragione sociale, insegna e nome a dominio di unsito usato nell’attività economica o altro segnodistintivo un segno uguale o simile all’altrui marchiose a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attivitàd’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti oservizi per i quali il marchio è adottato possadeterminarsi un rischio di confusione per ilpubblico che può consistere anche in un rischio diassociazione fra i due segni”

• Art. 12 CPI:

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchiod’impresa i segni che alla data di deposito della domanda:a):…..b) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta,denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominiousato nell’attività economica o altro segno distintivo usato da altri,se a causa del’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questiesercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registratopossa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, chepuò consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso,o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’usoprecedente del segno da parte del richiedente o del suo dantecausa non è di ostacolo alla registrazione.”

FIRST COME FIRST SERVED

• In materia di registrazione dei siti vale la regola firstcome first served

• Chi chiede la registrazione di un domain può ottenerlapurchè non coincida con un altro già registrato

• L’Autorità che presiede alla registrazione dei siti svolgesolo un controllo tecnico

• Da un punto di vista giuridico e non tecnico non vale laregola del first come first served

• Il domain name anche se correttamente attribuito da unpunto di vista tecnico può integrare gli estremi dellacontraffazione di marchio e della concorrenza sleale

Contraffazione

• Giudizio di contraffazione tra marchi: è un giudizionon di riflessione, ma d’impressione, che vacompiuto non tanto in via analitica, attraverso unaparticolareggiata disamina ed una separatavalutazione di ogni singolo elemento, quantosoprattutto in via unitaria e sintetica, mediante unapprezzamento di tutte le caratteristiche salienti,compresi gli effetti visivi delle espressioni usate, inrelazione al normale grado di percezione dellepersone alle quali i prodotti contrassegnati daimarchi considerati sono destinati

Giudizio di contraffazione marchio / domain name:

• Il domain name ha struttura rigida: può consisteresolo in una combinazione di lettere aventi unsenso compiuto

• Quando l’utente digita il domain name è solo laparte denominativa ad avere rilevanza

• Il giudizio va condotto tra la sola partedenominativa del marchio ed il domain name chesi assume in violazione della privativa dall’altra.La parte figurativa / grafica non ha rilevanza

CASISTICA

• Caso Playboy (Tribunale Napoli 26febbraio 2002)

• Registrazione del sito www.playboy.it

• Richiesta di accertamento dellacontraffazione del marchio/denominazionesociale Playboy

• Identità parte denominativa del secondlevel

• Irrilevanza della parte grafica del sito:maialino con bombetta / coniglietto con papillon

Marchio “Freddy” domain name“Freddystyle.it” (Tribunale di Roma 20agosto 2007);

• Marchio “Unipol” domain name“Unipolassicurazioni.it” (Tribunale diBologna 29 agosto 2007)

• Marchio “Bologna Fiere” domain name“bedandbreakfastfieradibologna.it”“badandbreakfastbolognafiera” e“fierabolgna.eu” (Tribunale Bologna 31gennaio 2007)

• Dominio “efinitalia.it / Marchio “Finitalia””(Tribunale di Bologna 27 maggio 2009)

“va esclusa la confondibilità tra due marchideboli molto diversi dal punto di vista visivo,in cui l’unico dato che avvicina i due segni èl’aspetto meramente fonetico”;

“L’adozione del domain name <efinitalia.it>comporta violazione del divieto diutilizzazione dell’altrui marchio <Finitalia>come domain name”

Le azioni giudiziarie esperibili

• Azioni cautelari.

• Presupposti: Fumus Boni Iuris e Periculumin mora

• Provvedimenti:

- Inibitoria dell’uso nell’attività economicadel nome a dominio illegittimamenteregistrato (art.133 CPI)

- Trasferimento provvisorio (art.133 CPI)

- Pubblicazione del provvedimento

• Giudizio ordinario:

- Accertamento della sussistenza dell’illecito

-Inibitoria dell’uso del segno

- Revoca della registrazione del domainname ovvero trasferimento da partedell’autorità di registrazione

-Condanna al risarcimento dei danni

- Pubblicazione della sentenza

CONCORRENZA SLEALE

• ART. 2598 c.c.:

<compie atti di concorrenza sleale chiunque:1) Usa nomi o segni distintivi idonei a produrreconfusione con i nomi o con i segni distintivilegittimamente utilizzati da altri;2) ….3) si vale direttamente o indirettamente di ognialtro mezzo non conforme ai principi dellacorrettezza professionale e idoneo adanneggiare l’altrui azienda>

Art. 12 CPI:“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchiod’impresa i segni che alla data di deposito della della domanda:a):…..b) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta,denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominiousato nell’attività economica o altro segno distintivo usato da altri,se a causa del’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questiesercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registratopossa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, chepuò consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso,o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’usoprecedente del segno da parte del richiedente o del suo dantecausa non è di ostacolo alla registrazione.”