La tutela dei domain names

Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina

[email protected]

A.A. 2014/15

Corso di Laurea Magistrale in

Ingegneria delle Telecomunicazioni

http://tlc.diee.unica.it/

Versione 2014 aggiornata a cura dell’Avv.to Gianluca Satta

DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA

Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni

La tutela dei domain names

2

La tutela

dei

Domain Names

Modulo IV




3

• Premessa

• Struttura del domain name

• Top Level Domain (TLD)

• Second Level Domain (SLD)

• Nomi a dominio

internazionalizzati

• Fattispecie lesive dei Domain

Names

• ICANN

• La Registration Authority

italiana

• I Mantainers

• I Registrars

• La registrazione (sincrona)

Indice

• Sospensione e verifica del D.N.

assegnato

• La risoluzione delle dispute

• La liberalizzazione

• Le MAP dell’ICANN

• Le procedure italiane di

riassegnazione

• Confronto tra procedure di

riassegnazione

• Il caso Armani.it

• Casistica

• L’arbitrato

• La giustizia ordinaria




4

Il World Wide Web, definisce una particolare struttura

architettonica composta da risorse, distribuite su

migliaia di macchine nel mondo, accessibili attraverso

un’applicazione di tipo client denominata browser

La veloce diffusione del web, pone il problema legato

alla memorizzazione delle stringhe numeriche (quelle di

cui è composto il numero IP) per il raggiungimento dei

nodi della rete presso i quali si vogliono reperire risorse.

Premessa




5

L’indirizzo IP, costituisce

l’equivalente virtuale dell’indirizzo fisico

dell’individuo

Sequenza di quattro numeri decimali (per un totale di 32 bit)

separati da un punto

(es. 80.241.161.249)

Difficoltà di memorizzazione degli

indirizzi IP

Invenzione del sistema DNS

(Domain Name Sistem)

Premessa




6

Esempi www.massimofarina.it

www.iacciarbitration.org

TLD SLD

Identifica la nazionalità ovvero

la tipologia del sito web

E’ di libera espressione

dell’utente: nome di fantasia

ovvero del nome reale di un

soggetto, fisico o giuridico, o

di una cosa.

Struttura del Domain Name D u e e l e m e n t i l e s s i c a l i




7

Principali Domini di Primo Livello

Country Code (ccTLD) Generic (gTLD)

“.it “ = Italia “.com” = Enti commerciali

“.uk” = Gran Bretagna “.org” = Organizzazioni o Enti no profit

“.fr” = Francia “.net” = Networks

“.jp” = Giappone “.edu” = Enti educativi o scolastici

“.ch” = Svizzera “.biz” = E-business

“eu.” = Europa “.info” = Organizzazioni o Aziende private che forniscono informazioni via Internet

A partire dal gennaio 2012 fino ad aprile 2012, è stato possibile registrare in via

sperimentale dei gTLD personalizzati, senza alcuna limitazioni di lunghezza e di

caratteri (es. “.cocacola”, “.movie”, “.windows”)

Top Level Domain (TLD)




8

A partire dal 11 luglio 2012 sono stati introdotti gli Internationalized Domain Names (IDN)

Second Level Domain (SLD) P a r . 3 . 1 - R e g o l a m e n t o d i a s s e g n a z i o n e ( v e r s . 7 . 1 )

• lunghezza minima 3 caratteri e massima di 63 caratteri per ciascuna parte di un

nome a dominio per una lunghezza massima complessiva di 255 caratteri

• caratteri ammessi:

• ASCII: cifre (0-9), lettere (a-z) e trattino (-)

• NON ASCII: tutti i caratteri appartenenti ai charset indicati nelle “Linee

Guida tecniche” (vers. 2.1 del 4 novembre 2014)

• ciascuna componente di un nome a dominio:

• non può iniziare o terminare con il trattino (-)

• non deve contenere nei primi quattro caratteri la stringa "xn--“.

L i m i t i n e l l ’ a s s e g n a z i o n e d e i n o m i a d o m i n i o “ c c T L D . i t ”




9

Cybersquatting Typosquatting

Nomi a dominio internazionalizzati Rego lamento d i assegnaz ione (vers . 7 .1 de l 3 novembre 2014)

IDN (Internationalized Domain Names)

Possibilità di introdurre caratteri non ASCII nel nome a

dominio (SLD)

Tutti i paesi dell’ UE possono registrare i domini .it nella

propria lingua di appartenenza (a partire dal 3 novembre 2014)




10

La maggior parte delle controversie, che ruotano attorno all’uso di nomi a dominio, è generata dalla diffusione di

fenomeni come questi

Registrazione accaparramento di

nomi a dominio corrispondenti a

marchi o nomi altrui, effettuata da

chi non ne abbia il diritto a fini di

concorrenza sleale o per la

rivendita a prezzi maggiori dell’

effettivo costo.

Registrare di nomi a dominio

molto simili a marchi o nomi

altrui, differenziandosi per

minime difformità letterali

imputabili a errori di digitazione

(ad esempio microsofd.it

confondibile con microsoft.it).

Cybersquatting Typosquatting

Fattispecie lesive dei Domain Names Cybersquat t ing e Typosquat t ing




11

AUTORITA’ PER L’ASSEGNAZIONE ED IL COORDINAMENTO

ICANN

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

costituita nell’ottobre del 1998 ed ha la natura

giuridica di associazione no profit

svolge le sue funzioni a livello locale per mezzo delle singole Registration Authority (RA) nazionali

ICANN Assegnaz ione , sospens ione e revoca de i Domain Names




12

La s t ru t tu ra

ICANN

Registration Autority nazionali

R.A. Italiana: Registro

(dal 2 agosto 2004)

ICANN




13

Naming Authority Cessata il 12 luglio 2005

Registration Authority

Registro Commissione

Regole Produce le Regole e le

procedure in base alle quali si

assegnano i ccTLD “it”

La Registration Authority italiana

In origine

Oggi (dal 2 agosto 2004)

Effettua le assegnazioni

di ccTLD “it”




14

La procedura di assegnazione può dirsi conclusa quando, pervenuta al Registro la

documentazione richiesta, e verificata la sua validità, l’indirizzo elettronico assegnato

viene caricato nel “Database dei Nomi Assegnati” (DBNA).

“organizzazioni che effettuano le registrazioni asincrone di nomi a dominio per conto dei Registranti

secondo il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD.it”.

Le richieste di registrazione dei nomi di dominio pervengono al Registro per il tramite di ulteriori

soggetti intermediari denominati “Mantainers” (o MNT)

Definiti all’art. 1.3 del Regolamento di Assegnazione

e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD (RAG ) [versione 6.2, del 11 luglio 2012]

Dal 1 luglio 2010 non è più possibile stipulare contratti Maintainer, ossia

contratti che prevedono la registrazione dei nomi a dominio .it in modalità

asincrona.

I Mantainers




15

• Dichiarazione scritta che il richiedente deve inviare al Registro in

allegato alla richiesta di assegnazione

• Redatta secondo i modelli e nel rispetto delle procedure predefinite

nelle Guideline tecniche. Le LAR non conformi a quanto sopra

specificato saranno respinte. (Forma vincolata a pena di irricevibilità)

Il Richiedente assume la responsabilità

civile e penale dell’uso del nome

assegnatogli

FUNZIONI Stabilire l’ordine cronologico delle

richieste di registrazione.

(“first come, first served”= “prior in

tempore potior in iure”= primo arrivato,

primo servito)

Let te ra d i Assunz ione d i Responsab i l i t à ( L .A .R. )

I Mantainers




16

Il Registrar è sempre intermediario nei confronti del Registro per tutte le operazioni di registrazione dei nomi a dominio, nonché

per il corretto mantenimento delle informazioni inserite nel Database dei Nomi Assegnati (DBNA) del Registro stesso

utilizzando il sistema di registrazione con “modalità sincrona”

Il servizio di registrazione e mantenimento di un nome a dominio nel ccTLD .it è

erogato dal Registro tramite i Registrar accreditati, organizzazioni che, in seguito

al superamento di una procedura di accreditamento e disponendo di un’adeguata

infrastruttura tecnica, hanno un Contratto in vigore con il Registro.

Definiti al par. 2.2 del Regolamento di Assegnazione

e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD (RAG ) [versione 7.1, del 3 novembre 2014]

I Registrars




17

Il sistema di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it è

basato sul protocollo EPP (Extensible Provisioning Protocol). Tale sistema permette lo

svolgimento delle operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio in

tempo reale.

- Un nome a dominio può essere assegnato al Registrante soltanto dopo che lo stesso

abbia indicato i propri dati identificativi, accettato le condizioni e le responsabilità

stabilite per la registrazione di un nome a dominio nel “ccTLD .it”

- Tali indicazioni devono essere rilasciate al Registrar, solitamente mediante

compilazione di un form online.

- Il Registrar deve essere in grado di documentare per iscritto al Registro i fatti

inerenti la registrazione stessa.

- L’assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it si basa sul principio “first come

first served”: la data e l’orario di registrazione di un nome a dominio coincidono con

la data e l’orario di inserimento nel DBNA di una richiesta sintatticamente e

semanticamente corretta.

La registrazione (sincrona) Par. 4 de l Reg. d i Assegnaz ione




18

Le operazioni di registrazione e mantenimento sono inoltrate al Registro dal

Registrar, il quale interfacciondosi con il sistema di registrazione sopra citato,

esegue tali operazioni per conto del Registrante o per conto proprio.

Nei casi previsti dal Regolamento, alcune operazioni possono essere eseguite

direttamente dal Registro, il quale provvederà a informare via e-mail il Registrar.

È il Registrar che si occupa di inserire il nome a dominio

registrato all’interno del DBNA

Le dichiarazioni del registrante, che prima si effettuavano attraverso la LAR, con l’eliminazione della procedura asincrona, oggi si

rilasciano attraverso la compilazione del form online presente nelle pagine web dei Registrars

Par. 4 de l Reg. d i Assegnaz ione

La registrazione (sincrona)




19

Il Registro può sospendere:

STATUS

“serverTransferProhibited

/serverUpdateProhibited/

serverDeleteProhibited”

In qualunque momento, qualora il Registro ne ravvisi la necessità o l'urgenza o su richiesta di una terza parte per la tutela dei diritti, il

nome a dominio può essere sottoposto a procedura di verifica. Inoltre possono essere eseguite verifiche a campione

Vincoli imposti dal Registro per inibire qualsiasi

operazione sul nome a dominio, in attesa che si

completi la procedura di verificazione. I dati nel

DBNA sono lasciati inalterati

Su richiesta dell’Autorità competente Su richiesta dell'assegnatario

Sospensione e verifica del D.N. assegnato Par. 6 de l Reg. d i Assegnaz ione




20

FONTI Il Regolamento per la

Risoluzione delle dispute nel

country code Top Level

Domain “.it” (abbreviato:

Regolamento dispute )

[versione 2.1, del 3 novembre 2014]

Modalità di accreditamento dei

Prestatori del Servizio di

Risoluzione extragiudiziale delle

Dispute nell’ambito del ccTLD .it

[versione 1.0, del 18 gennaio 2007]

Linee guida per la risoluzione

delle dispute nel ccTLD .it

[versione 3.1 del 3 novembre 2014]

La risoluzione delle dispute Le s t rade percor r ib i l i

PRINCIPALE PRINCIPALE




21

La premessa del Regolamento dispute enuncia la possibilità

di risoluzione attraverso il ricorso ai seguenti rimedi

La risoluzione delle dispute Le s t rade percor r ib i l i

Arbitrato

Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione

Trattativa commerciale

Ricorso al Giudice Ordinario

si

aggiungono




22

PRIMA DEL 15 DICEMBRE 1999 Le regole di Naming consentivano la registrazione di un

solo indirizzo internet per i soggetti economici provvisti di

partita IVA.

La persona fisica priva di partita IVA era negata qualunque

possibilita' di registrazione.

DOPO IL 15 DICEMBRE 1999 - LA LIBERALIZZAZIONE

I soggetti economici provvisti di partita IVA possono

registrare un numero illimitato di Domain Names

Le persone fisiche possono registrare un solo indirizzo.

La liberalizzazione I compor tament i l es iv i




23

DAL 16 DICEMBRE 1999

La Registration Authority Italiana è sommersa da richieste di registrazione

di nuovi nomi a dominio.it

Dal 15 dicembre 1999 al 15 gennaio 2000, è stato sospeso il servizio di registrazione domini “.it”, per consentire alla

Registration Authority Italiana di smaltire le numerose richieste di registrazioni commerciali pervenute dopo la liberalizzazione

Si diffonde il fenomeno del Cybesquatting:

qualcuno arriva a registrare fino a 500.000 domini “.it”

Gl i ef fe t t i…

La liberalizzazione




24

Necessario trovare un modo, alternativo alla giustizia ordinaria (troppo lunga e dispendiosa) per tutelare i titolari di nomi

e marchi, oggetto di accaparramento da parte dei cybersquatters

Introduzione per i nomi a dominio con estensione .com, .net, e .org di

un procedimento amministrativo di risoluzione delle dispute relative

ai nomi a domino rapido ed efficace

(le c.d. MAP – Mandatory Administrative Proceedings)

Le so luz ion i con t ro i l cybersquat t i ng

La prima soluzione arriva dall’ICANN

[supportata dall'Organizzazione

Mondiale per la Proprietà Industriale]

La liberalizzazione




25

Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e

viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando

questi dimostri cumulativamente che:

a) il nome a dominio è identico o di similitudine tale da indurre in

confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti;

b)l’assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi

interessi in relazione al suddetto dominio;

c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede;

Le MAP dell’ICANN




26

Anche l’Italia dal settembre 2000 decide di dotarsi di procedure ispirate alla MAP di ICANN (procedure di riassegnazione)

a) Regolate dalle Regole di

Naming;

b)Gestite dalla Naming

Authority Italiana per

mezzo di

c) Enti Conduttori Autorizzati

IN ORIGINE

a) Regolate dal Regolamento

dispute del Registro;

b)Gestite dal Registro per

mezzo di Prestatori del

Servizio di Risoluzione

delle Dispute” (PSRD)

OGGI

Le procedure italiane di riassegnazione




27

Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene

quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi

dimostri cumulativamente che:

a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre

confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al

proprio nome e cognome ;

b) l’attuale assegnatario (resistente) non abbia alcun diritto o titolo

in relazione al nome a dominio contestato;

c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede

Par. 3 .6 Rego lamento r i so luz ione d ispu te ccTLD. i t





28

Ricorrente prova:

1 - CONFUSIONE (marchio o nome e cognome)

2 - MALA FEDE dell’assegnatario

Il dominio viene trasferito al ricorrente

Se il resistente prova di avere diritto o titolo in relazione

al nome a dominio oggetto di opposizione

Il dominio NON viene trasferito al ricorrente






29

Se il resistente prova: che prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha

usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi;

che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;

che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Il dominio NON viene trasferito al ricorrente


Ricorrente prova:

L'attuale assegnatario (resistente) non ha alcun diritto o titolo in relazione

al nome a dominio





30

IL PROCEDIMENTO È CARATTERIZZATO DA: RAPIDITÀ E SEMPLICITÀ

Le fas i de l la p rocedura

1) Il Ricorrente sceglie il PSRD

potendo stabilire se la procedura verrà

gestita da un collegio di tre arbitri o da un

arbitro unico

2) Il PSRD riceve il ricorso via e-mail e in

formato cartaceo provvedendo all’invio

al resistente

3) Entro i 25 giorni successivi il

resistente può replicare

4) Decorso tale termine il PSRD

nomina l’arbitro (o collegio)

5) Entro i 15 giorni successivi il PSRD

decide

6) Entro 4 giorni dalla decisione il PSRD

comunica la decisione alle parti





31

Il Resistente può, entro 15 giorni

dalla data in cui le è pervenuta la

decisione del collegio, comunicare al

Registro di aver iniziato un

procedimento giudiziario in relazione

al nome a dominio contestato

(per tale effetto si blocca l’esecuzione

della decisione e la riassegnazione del

nome a dominio)

CONCLUSO IL PROCEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE

Se il Resistente non avvia, entro 15

giorni, alcun procedimento

giudiziario in relazione al nome a

dominio contestato, il Registro revoca

la registrazione al precedente

assegnatario e riassegna il dominio al

vincitore

NOTA: il costo del procedimento è

sostenuto interamente dal Ricorrente e

deve essere versato in anticipo

I l r i co rso a l g iud ice o rd inar io





32

Riep i logo…


Non hanno natura giurisdizionale (le parti possono liberamente

adire il giudice ordinario)

Non si pronunciano sul diritto del ricorrente al marchio o al nome

ma se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi

non ne avesse diritto.

Non possono disporre risarcimenti danni, né condannare il

resistente soccombente al rimborso, verso il ricorrente, delle

spese della procedura, né condannare il ricorrente soccombente al

risarcimento delle spese di difesa sostenute dal resistente.




33

Non è necessario che l’assegnatario del nome a dominio, per

poter confermare la propria titolarità sull’indirizzo assegnatogli,

abbia diritti o interessi legittimi in relazione al suddetto dominio

deve provare che prima di avere avuto notizia della contestazione, ha

usato, in buona fede, o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a

dominio o un nome ad esso corrispondente, per offerta al pubblico di beni

e servizi

Deve provare di essere conosciuto, personalmente o come ente, con il

nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha

registrato il relativo marchio

MA

OPPURE

Cond iz ion i per la r iassegnaz ione





34

L’ARTICOLO 3.7 DELLE REGOLAMENTO DISPUTE ELENCA GLI INDICI PRESUNTIVI DI MALA FEDE, CHE SOSTANZIALMENTE RICALCANO QUANTO PREVISTO ANCHE DALLE

PROCEDURE MAP DELL’ICANN E ADR DELL’EURID

a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con

lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a

dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o

stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un

corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente

sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a

dominio;

c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo

scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e

cognome del ricorrente

ECCONE ALCUNE

Fat t i spec ie s in tomat iche d i malafede





35

L’esito del procedimento di riassegnazione è fondato sull’interpretazione

di regole contrattuali

PRECISAZIONE

non garantisce la conformità dello stesso al complesso delle norme

dell’ordinamento giuridico

DI CONSEGUENZA

può accadere che un nome a dominio perfettamente rispondente al

Regolamento di Assegnazione non sia altrettanto rispettoso delle

posizioni giuridiche soggettive riconosciute al singolo dall’ordinamento

giuridico

INFATTI

I n te rp re taz ione d i rego le con t ra t tua l i





36

Legittimazione attiva

I legittimati attivi ad entrambe le procedure sono esclusivamente

coloro che hanno diritto alla registrazione di un ccTLD “.it” o di un

gTLD. Ciò rappresenta una necessaria conseguenza del fatto che a

conclusione della procedura di riassegnazione, non è possibile

chiedere la mera cancellazione del nome a dominio contestato ma

esclusivamente la registrazione in capo al ricorrente.

Procedure i t a l iane vs . MAP de l l ’ ICANN

Confronto tra procedure di riassegnazione

Diritti tutelabili

Le Regole italiane tutelano anche il diritto al nome delle persona

fisica; le MAP di ICANN soltanto il diritto al marchio.




37

Onere della prova

Il Regolamento italiano prevede a carico di entrambe le parti la dimostrazione del proprio

diritto al nome di dominio. Le MAP prevedono per il resistente la semplice prova

dell’assenza del diritto al nome di dominio in capo al ricorrente.

Tempistica del procedimento

I termini previsti per la procedura italiana sono più lunghi: per le repliche del resistente sono

previsti 25 giorni di calendario a fronte dei 20 giorni stabiliti per le MAP; per la decisione

italiana 15 giorni correnti (aumentabili a 30 nel caso di richiesta di ulteriori difese dalle parti)

a fonte dei 14 giorni stabiliti per le decisioni ICANN.

Rapporto tra procedura di riassegnazione e giudizio ordinario

La procedura italiana non può essere intrapresa in pendenza di giudizio o di arbitrato sul

nome a dominio contestato, e si estingue nel caso di giudizio ordinario intrapreso durante il

suo corso; le MAP prevedono la scelta discrezionale circa la prosecuzione in presenza di un

procedimento ordinario già avviato o intrapreso nel suo corso.

Procedure i t a l iane vs . MAP de l l ’ ICANN

Confronto tra procedure di riassegnazione




38

DECISIONE

Il Giudice ha dichiarato l’illegittimità dell’utilizzo di quel dominio da parte del Sig. Luca

Armani, il quale lo aveva registrato già dal 1997 per pubblicizzare il proprio timbrificio.

L’assegnatario aveva indubbiamente un titolo per la registrazione di quel dominio

coincidente con il proprio cognome; egli aveva, altresì, diritto a tenerlo in applicazione del

principio “first came, first served” eppure ciò che ha prevalso è stato l’articolo 1 della

(vecchia) Legge Marchi, comma 1 punto c) sulla base del quale il dominio “armani.it” è stato

assegnato al noto omonimo stilista. Una tale fattispecie, portata dinnanzi al collegio dei saggi

(oggi denominati esperti), avrebbe avuto certamente un esito opposto in quanto il

comportamento del primo assegnatario rispondeva esattamente a quanto contenuto nel

Regolamento di Assegnazione.

IL GIUDICE ORDINARIO POTREBBE CONCLUDERE CON ESITO DIFFORME, O ADDIRITTURA OPPOSTO, DA QUELLO CONCLUSIVO DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE

CASO “ARMANI.IT” TRIBUNALE DI BERGAMO, SENTENZA 3 MARZO 2003,

GIORGIO ARMANI S.P.A. C/ ARMANI LUCA

Di f fo rm i tà t ra r iassegnaz ione e p roced imento g iud iz ia le

Il caso Armani.it




39

La Ricorrente, Juventus F.C. S.p.A., è una società di diritto

italiano fondata nel 1897 a Torino, operante nel settore del

calcio professionistico, la cui prima squadra è una delle più

note squadre di calcio professionistico a livello mondiale.

La Ricorrente è proprietaria, tra gli altri, dei seguenti marchi:

JUVENTUS (parola) e JUVE (parola)

I nomi a dominio in contestazione comprendono i nomi JUVENTUS e JUVE, dunque

inglobano esattamente i marchi della Ricorrente.

La combinazione con un termine di uso generico (CASINO, inteso nel suo significato

di “casa da gioco”) – e del suffisso “.COM” – (che solo identifica il tipo di dominio) –

non sono sufficienti ad escludere che i nomi a dominio in contestazione siano

verosimilmente associati ai marchi della Ricorrente; e più grave ancora, che il pubblico

sia indotto in confusione, sviato circa l’origine dei nomi a dominio in contestazione e

l’eventuale legame – od addirittura la coincidenza – fra il titolare di detti nomi a

dominio e la proprietaria dei marchi.

j uven tuscas ino .com / juvecas ino .com

Casistica




40

asroma. i t

Il nome AS Roma non può non essere ritenuto più che noto: il

relativo marchio gode quindi della tutela ultramerceologica prevista

dalla legge sul marchio. Da oltre settant’anni identifica una delle

due squadre di calcio della capitale.

La AS Roma è inoltre società per azioni quotata in borsa, con capitale sociale di 52.000.000

euro, il che la rende nota anche in ambito extrasportivo. E’ quindi del tutto impensabile che la

sua denominazione possa essere sconosciuta a chi operi nell’ambito della città di Roma.

Ciò premesso, è del tutto pacifico che il dominio sia stato originariamente registrato il 23

gennaio 1997 dalla ELF Servizi, Cultura e Ambiente s.r.l.

La resistente non ha fornito alcuna motivazione per la scelta del nome di dominio

ASROMA.IT, che palesemente non ha nulla a che fare con la denominazione sociale della

società.

Nell’aprile 1999 la ELF invia alla odierna ricorrente un messaggio e-mail (prodotto dalla

resistente stessa) firmato da Marco Poltronieri, del seguente testuale tenore: “Sono

l’amministratore della ELF s.r.l., proprietaria del sito ASROMA.IT. La presente per

comunicarvi che la società verrà chiusa entro la fine dell’anno e il dominio è quindi in

vendita”.

Casistica




41

www.barb ie . i t

È una delle più note bambole del mondo, prodotta dalla Mattel

con gli altri numerosi prodotti regolarmente contraddistinti dal

marchio registrato, notorietà confermata in Italia anche dal risalto

che trova sulla stampa (gli viene dedicato anche un libro).

Difficile ritenere che la resistente ne ignorasse l’esistenza, al momento della registrazione.

Sul marchio, inoltre, la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun

diritto.

La documentazione prodotta dalla ricorrente rivela la circostanza – verificabile su internet

– che la resistente ha registrato altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all’attività

della stessa, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.:

philipmorris.it; toystories.it)

Sul sito della resistente, inoltre, non appare essere svolta alcuna attività: l’indirizzo

www.barbie.it corrisponde ad una pagina standard attestante unicamente l’avvenuta

registrazione del dominio da parte della Alicom; esso, inoltre, è ancora vuoto.

La registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati

nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.

Casistica




42

www.brucespr ings teen .com

La rock star Bruce Springsteen perde la

procedura di

riassegnazione intentata contro un gruppo di

fan per ottenere l'uso del dominio.

Secondo l’arbitro, il Bruce Springsteen Club non ha violato i diritti

del musicista, registrandolo.

Il resistente ha dimostrato di avere un diritto/interesse legittimo a

mantenere il dominio, mentre il musicista non è riuscito a

dimostrare l’utilizzo del dominio in maniera non corretta, o che il

fun club abbia tentato di vendere il nome.

Casistica




43

L’art. 2 del Regolamento dispute prevede, infine, un ulteriore possibilità di tutela attraverso

il ricorso all’arbitrato irrituale. Il richiedente l’assegnazione di un Domain Name, con

apposita richiesta da inviare al Registro, può aderire ad una clausola compromissoria con la

quale espressamente si impegna a risolvere le eventuali controversie sul relativo nome a

dominio dinanzi ad un collegio arbitrale.

SI TRATTA DI UNA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE DI NATURA CONTRATTUALE MA CHE, A DIFFERENZA DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE, CONFERISCE MAGGIORI POTERI

AL COLLEGIO DECIDENTE

Art. 2.5 del Regolamento dispute – “Poteri istruttori del collegio arbitrale”

“Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio assegnato oggetto di opposizione. Tali provvedimenti sono eseguiti dal registro. Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste”

Procedura s t rag iud iz ia le

L’arbitrato




44

FONTI DELLA DECISIONE ARBITRALE

“Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli

compositori, sulla base del presente Regolamento dispute e delle

norme dell’Ordinamento italiano”

L’efficacia del lodo arbitrale è equiparata a quella della

magistratura ordinaria ed è inappellabile nel merito.

L’unico inconveniente dell’arbitrato è costituito dai costi

della procedura, assai elevati, soprattutto se raffrontati alle

spese della procedura di riassegnazione

Prec isaz ione

L’arbitrato




45

IL DOMAIN NAME È TUTELATO DAL CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ART. 22 D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a

dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o

simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei

titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa

determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio

di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione

sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno

distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche

non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo

consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del

marchio o reca pregiudizio agli stessi.

La giustizia ordinaria




46

Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione

di nome a dominio aziendale concessa in violazione

dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su

domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui

trasferita da parte dell'autorità' di registrazione.

NOTA In tal caso, eccezionalmente, la domanda all’autorità giudiziaria

fa salva l’applicabilità della procedura di riassegnazione

Ar t . 118 , comma 6 , D .Lgs 10 febbra io 2005, n .30





47

RIMANE, INFINE, LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA, LA QUALE DIFFICILMENTE CONSENTE UNA REAZIONE RAPIDA, EFFICACE ED ECONOMICAMENTE CONVENIENTE. I TEMPI PER OTTENERE UN RISULTATO UTILE POTREBBERO ESSERE TROPPO LUNGHI, SOPRATTUTTO SE RAFFRONTATI AL DANNO DI IMMAGINE, SUBITO DAL RICORRENTE, CHE AUMENTA PROPORZIONALMENTE AL PASSARE DEL TEMPO.

Va, inoltre, considerato che, spesso le attività di accaparramento di

Domain Name sono, appositamente, svolte da soggetti che agiscono in

ordinamenti giuridici diversi da quello in cui ha sede l’avente diritto al

dominio.

Dinanzi ad una tale situazione, i costi eccessivi per il radicamento del

giudizio all’estero, scoraggiano la scelta a favore di altri rimedi, quali la

trattativa commerciale o la procedura di riassegnazione, se ne sussistono i

presupposti.


Grazie per l’attenzione Docente: Massimo Farina http://www.massimofarina.it

http://www.diricto.it/ http://ict4forensics.diee.unica.it/

[email protected] – [email protected]

A.A. 2014/15 Corso di Laurea Magistrale in

Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/




49

Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 o Tu sei libero:

• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera;

• di modificare quest’opera;

• Alle seguenti condizioni: Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati

dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.

Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali. Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per

crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera.

o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.

o Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra

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La tutela dei domain names

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