La protezione dei brevetti in Cina · considerare la registrazione della stessa come brevetto...

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IntroduzioneTipi di brevetto, condizioni di protezione e proceduradi registrazione a. Il brevetto d’invenzione b. Il brevetto per modello di utilità c. Disegni e modelli

Domanda/RegistrazioneTutela dei diritti di brevetto in CinaCaso di studioIn breveLink correlati

La protezione dei brevetti in Cina

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1. Introduzione

Un brevetto è il diritto esclusivo garantito su un’invenzione, intesa come prodotto oppure come processo tale da costituire, in generale, un nuovo modo di fare qualcosa o una nuova soluzione tecnica a un problema.

Un brevetto fornisce protezione al titolare dell’invenzione, nel senso che l’invenzione stessa non potrà essere

distribuita o venduta senza il consenso del titolare del brevetto.

È certamente consigliabile, per ogni impresa titolare di brevetti che fa affari in Cina, sfruttare le potenzialità del sistema brevettuale cinese. Il punto cruciale della questione è che occorrerebbe presentare una domanda di brevetto in Cina per ogni invenzione, anche nel caso in cui non si prospetti un imminente lancio del relativo prodotto nel mercato cinese. È inoltre importante rilevare che un brevetto registrato in Europa non ha validità giuridica in Cina.

Come proteggere un’invenzione: per godere della tutela brevettuale in Cina, il titolare dell’invenzione dovrà depositare una domanda di brevetto cinese. Il Chinese State Intellectual Property

preposta a ricevere ed esaminare le domande di brevetto.

Le misure di tutela della proprietà

con la compilazione delle domande di brevetto. È consigliabile mettere in atto

una strategia globale di protezione della proprietà intellettuale, che copra gli aspetti legali, tecnici, amministrativi e politici.

Un’invenzione non può essere brevettata se non è dotata del requisito della novità, se, cioè, era già conosciuta pubblicamente prima della data di deposito della domanda. Prima di iniziare a pubblicizzarla, commercializzarla, o renderla altrimenti conoscibile al pubblico ovunque nel mondo, è quindi necessario chiederne il brevetto.

2. Tipi di brevetto, condizioni di protezione e procedura di registrazione

La normativa sui brevetti cinese copre tre aree distinte:

a) Il brevetto d’invenzione

Come in Europa, cosi’ anche in Cina il brevetto d’invenzione è concesso per le nuove soluzioni tecniche relative a un prodotto, a un processo o per i miglioramenti da esse derivanti, e che possiedono un’applicazione pratica.

Un brevetto d’invenzione non deve essere già stato depositato in passato nè in Cina nè all’estero, e non deve essere stato utilizzato in Cina precedentemente al deposito della domanda. Se confrontato con la tecnologia gia’ esistente, il brevetto d’invenzione deve fornire un vantaggio. Con il termine ”precedentemente pubblicato” s’intende la divulgazione dello stesso al pubblico tramite pubblicazione su quotidiani,

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riviste, giornali, pubblicazioni on-line, etc., prima che sia stata depositata la domanda. Questo eliminerebbe il requisito di ”novità” del brevetto, che è uno dei requisiti per la brevettazione.

b) Il brevetto per modello di utilità

brevetti d’invenzione. Gli stessi proteggono, tuttavia, solo i prodotti che hanno nuove caratteristiche di forma o strutturali.

più paesi al mondo che hanno un sistema di protezione

dell’Unione Europea che li proteggono includono, tra gli altri, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia e Olanda. Gli Stati Uniti e il Regno Unito non hanno

Una prassi comune nel sistema cinese, è quella di depositare parallelamente una doppia domanda di registrazione per brevetto d’invenzione e per modello

volta che sia stata riconosciuta la tutela per il brevetto d’invenzione. In questo modo, il richiedente può godere sia della protezione anticipatamente garantita dal

Brevetto d’invenzione e modello di utilità a confronto

Caratteristiche comuni:Requisiti di protezione:

o Novitào Applicazione industrialeAmbito di protezione:o Interpretazione dell’ambito di protezione del

brevettoo Estremi per l’annullabilitàPossibilità di tutela:o Risarcimento in caso di violazioneo Diritto di impedire a terzi l’utilizzo dell’invenzione

a scopi commerciali o produttivi in assenza di consenso da parte del titolare.

Differenze:

I metodi di produzione o i composti chimici, per esempio, non sono idonei, giacché privi di forma o struttura.

debbano richiedere un grado più alto d’innovazione, dal lato pratico non vi è alcuna differenza.

di tipo formale o preliminare, mentre i brevetti d’invenzione richiedono un esame di tipo sostanziale che richiede più tempo ed è più dettagliato. Anche

le basi di possibile obiezione nell’esame preliminare sono differenti.

brevetto d’invenzione dura vent’anni.

necessario sostenere alcuni costi aggiuntivi di agenzia. Consultate la sezione “Link correlati” di questa guida per maggiori informazioni sui costi di registrazione dei brevetti.

c) Disegni e modelli

pubblicato all’estero e non deve essere stato utilizzato in Cina. In aggiunta a ciò, un modello ornamentale

di un'altra persona. Le parole “non utilizzato in Cina”

pubblicamente nel paese. In generale, se un’impresa vende i propri prodotti in Cina prima di depositare una domanda di registrazione, azzera la novità del brevetto.

Una domanda di registrazione per disegni e modelli può includere ognuna di queste caratteristiche esterne di un prodotto:

Il colore di un prodotto, per se stesso, non può costituire un disegno o modello, salvo che il cambio di colore non possa essere considerato un motivo. Il colore non include inoltre il colore naturale delle materie prime. E’ consigliabile depositare una domanda di brevetto per il colore di una macchina unitamente alla forma o al motivo, per prevenire il rischio che lo stesso sia facilmente invalidato dopo la registrazione.

Il richiedente dovrebbe dimostrare nel modo piu’ estensivo possibile perché l’aspetto esteriore di un prodotto dovrebbe essere considerato un nuovo disegno o modello. L’esame preliminare valuterà il carattere di novità unicamente sulla base della

documentazione contenuta nella domanda e del

domanda di registrazione diligentemente redatta eche indichi in modo chiaro perché il disegno o modello sia da considerarsi “nuovo”, i suoi possibili utilizzi industriali e la possibilità di produrlo in componenti, impedirà che il brevetto possa essere facilmente invalidato. Quando una particolare caratteristica ha un’applicazione pratica, che va oltre il mero valore estetico, sarebbe opportuno considerare la registrazione della stessa come brevetto d’invenzione o modello di utilità.

Una volta ottenuta la registrazione per disegno o modello, nessuna società o individuo potrà sfruttare lo

mettere in vendita o importare un prodotto che incorpori tale disegno o modello brevettato per scopi produttivi o commerciali.

Durata media della procedura di deposito/registrazione, validità e costi amministrativi annuali

I diritti connessi al brevetto si concretano dalla data di pubblicazione nella Patent Gazette. La durata della procedura di registrazione e la validita’ variano in relazione al tipo di brevetto. Invenzione: Normalmente riconosciuto entro 3/5 anni, per una durata di venti anni dalla data di deposito

condizionati al pagamento delle tasse annuali.

anno, per una durata di dieci anni dalla data di deposito

entro un anno, per una durata di dieci anni dalla data

annuali.

Costi amministrativi annuali (da pagarsi al SIPO in seguito alla registrazione del brevetto):

Le tasse annuali devono essere versate al SIPO entro il mese precedente l’anniversario della data di registrazione del brevetto. Per i brevetti d’invenzione, se gli stessi non sono stati registrati entro due anni dal deposito della domanda, dal terzo anno e per gli anni successivi sino alla registrazione, sarà necessario versare una “tassa di mantenimento". La tabella seguente fornisce un’indicazione generale degli importi dovuti per i brevetti d’invenzione:

payments for utility models, and external design patents:

Per maggiori informazioni, è possibile consultare le tabelle relative ai costi amministrativi annuali sul sito

Tasse di registrazione

Sovrattassa

Brevetto d’invenzione 900 2.500

Costo addizionale per ogni rivendicazione aggiuntiva a 10 of

500 No

Costo aggiuntivo per ogni rivendicazione aggiuntiva a 10 of

Disegni e modelli 500 No

Anno 1-3 7-9 10-12 13-15Brevetti d’invenzione 900 1.200 2.000 4.000

Anno 1-3 4-5 9-10

Brevetti per modelli di utilità 900 1,200 2,000

Brevetti per modelli ornamentali

900 1,200 2,000

riviste, giornali, pubblicazioni on-line, etc., prima che sia stata depositata la domanda. Questo eliminerebbe il requisito di ”novità” del brevetto, che è uno dei requisiti per la brevettazione.

b) Il brevetto per modello di utilità

brevetti d’invenzione. Gli stessi proteggono, tuttavia, solo i prodotti che hanno nuove caratteristiche di forma o strutturali.

più paesi al mondo che hanno un sistema di protezione

dell’Unione Europea che li proteggono includono, tra gli altri, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia e Olanda. Gli Stati Uniti e il Regno Unito non hanno

Una prassi comune nel sistema cinese, è quella di depositare parallelamente una doppia domanda di registrazione per brevetto d’invenzione e per modello

volta che sia stata riconosciuta la tutela per il brevetto d’invenzione. In questo modo, il richiedente può godere sia della protezione anticipatamente garantita dal

Brevetto d’invenzione e modello di utilità a confronto

Caratteristiche comuni:Requisiti di protezione:

o Novitào Applicazione industrialeAmbito di protezione:o Interpretazione dell’ambito di protezione del

brevettoo Estremi per l’annullabilitàPossibilità di tutela:o Risarcimento in caso di violazioneo Diritto di impedire a terzi l’utilizzo dell’invenzione

a scopi commerciali o produttivi in assenza di consenso da parte del titolare.

Differenze:

I metodi di produzione o i composti chimici, per esempio, non sono idonei, giacché privi di forma o struttura.

debbano richiedere un grado più alto d’innovazione, dal lato pratico non vi è alcuna differenza.

di tipo formale o preliminare, mentre i brevetti d’invenzione richiedono un esame di tipo sostanziale che richiede più tempo ed è più dettagliato. Anche

le basi di possibile obiezione nell’esame preliminare sono differenti.

brevetto d’invenzione dura vent’anni.

necessario sostenere alcuni costi aggiuntivi di agenzia. Consultate la sezione “Link correlati” di questa guida per maggiori informazioni sui costi di registrazione dei brevetti.

c) Disegni e modelli

pubblicato all’estero e non deve essere stato utilizzato in Cina. In aggiunta a ciò, un modello ornamentale

di un'altra persona. Le parole “non utilizzato in Cina”

pubblicamente nel paese. In generale, se un’impresa vende i propri prodotti in Cina prima di depositare una domanda di registrazione, azzera la novità del brevetto.

Una domanda di registrazione per disegni e modelli può includere ognuna di queste caratteristiche esterne di un prodotto:

Il colore di un prodotto, per se stesso, non può costituire un disegno o modello, salvo che il cambio di colore non possa essere considerato un motivo. Il colore non include inoltre il colore naturale delle materie prime. E’ consigliabile depositare una domanda di brevetto per il colore di una macchina unitamente alla forma o al motivo, per prevenire il rischio che lo stesso sia facilmente invalidato dopo la registrazione.

Il richiedente dovrebbe dimostrare nel modo piu’ estensivo possibile perché l’aspetto esteriore di un prodotto dovrebbe essere considerato un nuovo disegno o modello. L’esame preliminare valuterà il carattere di novità unicamente sulla base della

documentazione contenuta nella domanda e del

domanda di registrazione diligentemente redatta eche indichi in modo chiaro perché il disegno o modello sia da considerarsi “nuovo”, i suoi possibili utilizzi industriali e la possibilità di produrlo in componenti, impedirà che il brevetto possa essere facilmente invalidato. Quando una particolare caratteristica ha un’applicazione pratica, che va oltre il mero valore estetico, sarebbe opportuno considerare la registrazione della stessa come brevetto d’invenzione o modello di utilità.

Una volta ottenuta la registrazione per disegno o modello, nessuna società o individuo potrà sfruttare lo

mettere in vendita o importare un prodotto che incorpori tale disegno o modello brevettato per scopi produttivi o commerciali.

Durata media della procedura di deposito/registrazione, validità e costi amministrativi annuali

I diritti connessi al brevetto si concretano dalla data di pubblicazione nella Patent Gazette. La durata della procedura di registrazione e la validita’ variano in relazione al tipo di brevetto. Invenzione: Normalmente riconosciuto entro 3/5 anni, per una durata di venti anni dalla data di deposito

anno, per una durata di dieci anni dalla data di deposito

entro un anno, per una durata di dieci anni dalla data

annuali.

Costi amministrativi annuali (da pagarsi al SIPO in seguito alla registrazione del brevetto):

Le tasse annuali devono essere versate al SIPO entro il mese precedente l’anniversario della data di registrazione del brevetto. Per i brevetti d’invenzione, se gli stessi non sono stati registrati entro due anni dal deposito della domanda, dal terzo anno e per gli anni successivi sino alla registrazione, sarà necessario versare una “tassa di mantenimento". La tabella seguente fornisce un’indicazione generale degli importi dovuti per i brevetti d’invenzione:

payments for utility models, and external design patents:

Per maggiori informazioni, è possibile consultare le tabelle relative ai costi amministrativi annuali sul sito

Tasse di registrazione

Sovrattassa

Brevetto d’invenzione 900 2.500

Costo addizionale per ogni rivendicazione aggiuntiva a 10 of

500 No

Disegni e modelli 500 No

Anno 1-3 7-9 10-12 13-15Brevetti d’invenzione 900 1.200 2.000 4.000

Anno 1-3 4-5 9-10

Brevetti per modelli di utilità 900 1,200 2,000

Brevetti per modelli ornamentali

900 1,200 2,000

brevetti nazionale a l l’interno dell’UE . Il richiedente è tenuto ad avviare la ‘fase nazionale’, ossia la

mesi dal deposito antecedente.

Nota bene:

Se una parte intende depositare una domanda di brevetto in un paese straniero per un’invenzione realizzata in Cina, deve prima presentare richiesta

In Cina, come in Europa, se sono depositate due domande di brevetto per la medesima invenzione, il brevetto è attribuito a chi ha depositato la domanda per primo.

Deposito delle domande di brevettazione

Le domande di brevettazione sono depositate presso lo

registrazione devono essere compilate in forma scritta o in formato elettronico in caratteri cinesi. Le domande di brevetto normalmente contengono una descrizione,

rivendicazioni sono la parte della domanda di brevetto in

brevetto e della sua protezione.

I modelli di utilità e i disegni e modelli sono soggetti

formale, mentre i brevetti d’invenzione sono soggetti sia a un esame preliminare sia a quello sostanziale.

Se la domanda di brevetto supera l’esame, lo stesso sarà registrato e pubblicato nella Patent Gazette di

Patent Gazette, e la Design Patent Gazette sono pubblicate congiuntamente con cadenza settimanale. Questa documentazione non è disponibile on-line ma è acquistabile direttamente dal SIPO.

4. Tutela dei diritti di brevetto in Cina

Prima che un brevetto sia formalmente riconosciuto in Cina, lo stesso non garantisce alcun diritto al suo titolare. In caso di violazioni quindi, il titolare del brevetto dovrà per forza attendere la registrazione prima di poter attivare qualsiasi azione di tutela contro il contraffattore. Questo vale per tutti e tre i tipi di brevetti.

Nel caso di brevetti d’invenzione, dopo la registrazione del brevetto, il titolare potrà pretendere dal contraffattore una compensazione per la violazione che ha avuto luogo nel periodo tra la pubblicazione e l’attribuzione. I brevetti

mesi dopo il deposito della domanda. Il periodo che può

Traduzione:La procedura di brevetto avviene in lingua cinese. Se la documentazione è redatta in una lingua straniera, una precisa traduzione in cinese assume un’importanza estrema. Una traduzione inaccurata potrebbe rendere il brevetto, quantunque rilasciato, vulnerabile ad azioni

L’accuratezza della traduzione costituisce sempre un elemento rilevante per le domande di brevetto depositate da entità straniere in Cina. Sfortunatamente, è comune che un detentore di brevetto scopra che l’invenzione,

differente dalla domanda di brevetto originale a causa di una traduzione non accurata. Per evitare errori di traduzione, specialmente nei casi in cui l’invenzione riveste particolare importanza, potrebbe essere più prudente ricercare una conferma professionale della traduzione in cinese della documentazione e in particolar modo della parte concernente le rivendicazioni e le

La Cina ha un approccio particolarmente rigoroso in

nel corso della procedura di rilascio. L’estensione dell’ambito di protezione oltre a quello della domanda originale non è permessa e potrebbe comportare l’annullamento di un brevetto altrimenti concesso.

In Cina non è generalmente permesso apportare

ad eccezione della correzione di errori di trascrizione come quelli di battitura. Il titolare del brevetto è tuttavia autorizzato a emendare lo stesso come risposta a

cancellazione di alcune rivendicazioni o di soluzioni tecniche, oppure alla combinazione di rivendicazioni.

3. Domanda/Registrazione

Esistono tre diverse modalità di brevettazione:

Depositare direttamente una domanda di brevetto in Cina. Gli stranieri sono tuttavia tenuti a rivolgersi a un’agenzia brevetti locale per l’espletamento della procedura.Depositare preventivamente una domanda di

uno stato membro della Convenzione di Parigi,

rivendicando la data di deposito antecedente della prima domanda.Depositare una domanda di brevetto internazionale

intercorrere prima che il brevetto sia attribuito a seguito

I titolari di brevetti hanno a disposizione principalmente due opzioni per far valere i propri diritti, ossia agire civilmente oppure per via amministrativa. Nella pratica, la tutela giurisdizionale è di gran lunga l’opzione prevalente. Una causa per violazione di un brevetto può essere depositata nel foro in cui ha sede il contraffattore

Il procedimento amministrativo si svolge tramite il

l’IPO preferisce evitare di agire nei confronti di un contraffattore nei casi in cui è necessario intervenire oltre alla semplice interpretazione della legge. L’azione amministrativa potrebbe quindi risultare adatta nei casi in cui il brevetto controverso non coinvolga tecnologie particolarmente complicate. Per fare un esempio, l’IPO si dimostra spesso propenso ad agire contro le violazioni di brevetti per disegni e modelli nel corso delle

eventuali dispute in materia.

Preparazione di una denuncia per contraffazione di un brevetto

Il deposito di una denuncia civile per contraffazione di un

accurata del caso. Una società che subisce la contraffazione di un brevetto in Cina dovrebbe, quale prima cosa, dare mandato a un avvocato esperto in brevetti per svolgere un’analisi approfondita della

In linea generale, è consigliabile avviare i procedimenti a Shanghai o Pechino, giacché questi tribunali hanno una considerevole esperienza nella trattazione delle cause di contraffazione, se confrontati con quelli del resto del Paese. Il modo migliore per riuscire a far rientrare la controversia in una delle giurisdizioni preferite, è cercare di scoprire se il contraffattore abbia una presenza commerciale in una di queste giurisdizioni. L’attore ha inoltre la facoltà di chiedere al tribunale di

di evitare danni ulteriori nelle more del procedimento: tale provvedimento è chiamato ‘ingiunzione preliminare’.

Procedura, tempistica e risultato

La durata media dei processi di primo grado che coinvolgono una parte straniera è approssimativamente di due anni. Il codice di procedura civile richiede che il secondo grado di giudizio si esaurisca in tre mesi, le corti possono tuttavia estendere tale termine. In relazione alle cause che coinvolgono stranieri, non è previsto alcun termine per l’emissione della sentenza.

Le spese processuali sono calcolate sulla base dell’ammontare del risarcimento danni richiesto, di conseguenza, maggiore è l’ammontare dei danni rivendicati, maggiori saranno le spese processuali. Se per esempio l’attore deposita una denuncia in cui chiede

processuali saranno calcolate nel modo seguente:

Ammontare di risarcimento

Fino a 10,000 50

da 10,000 a

100,000

da 100,000 a

200,000

da 200,000 a

500,000

Danni e sanzioni

I due principali rimedi disponibili in sede civile sono il risarcimento dei danni e l’ingiunzione. L’ammontare dei danni è calcolato nelle seguenti modalità, nell’ordine:

La perdita subita dal titolare del brevetto;

Un mult iplo appropriato del la tar i ffa per lo sfruttamento del brevetto;

brevetti nazionale a l l’interno dell’UE . Il richiedente è tenuto ad avviare la ‘fase nazionale’, ossia la

mesi dal deposito antecedente.

Nota bene:

Se una parte intende depositare una domanda di brevetto in un paese straniero per un’invenzione realizzata in Cina, deve prima presentare richiesta

In Cina, come in Europa, se sono depositate due domande di brevetto per la medesima invenzione, il brevetto è attribuito a chi ha depositato la domanda per primo.

Deposito delle domande di brevettazione

Le domande di brevettazione sono depositate presso lo

registrazione devono essere compilate in forma scritta o in formato elettronico in caratteri cinesi. Le domande di brevetto normalmente contengono una descrizione,

rivendicazioni sono la parte della domanda di brevetto in

brevetto e della sua protezione.

I modelli di utilità e i disegni e modelli sono soggetti

formale, mentre i brevetti d’invenzione sono soggetti sia a un esame preliminare sia a quello sostanziale.

Se la domanda di brevetto supera l’esame, lo stesso sarà registrato e pubblicato nella Patent Gazette di

Patent Gazette, e la Design Patent Gazette sono pubblicate congiuntamente con cadenza settimanale. Questa documentazione non è disponibile on-line ma è acquistabile direttamente dal SIPO.

4. Tutela dei diritti di brevetto in Cina

Prima che un brevetto sia formalmente riconosciuto in Cina, lo stesso non garantisce alcun diritto al suo titolare. In caso di violazioni quindi, il titolare del brevetto dovrà per forza attendere la registrazione prima di poter attivare qualsiasi azione di tutela contro il contraffattore. Questo vale per tutti e tre i tipi di brevetti.

Nel caso di brevetti d’invenzione, dopo la registrazione del brevetto, il titolare potrà pretendere dal contraffattore una compensazione per la violazione che ha avuto luogo nel periodo tra la pubblicazione e l’attribuzione. I brevetti

mesi dopo il deposito della domanda. Il periodo che può

Traduzione:La procedura di brevetto avviene in lingua cinese. Se la documentazione è redatta in una lingua straniera, una precisa traduzione in cinese assume un’importanza estrema. Una traduzione inaccurata potrebbe rendere il brevetto, quantunque rilasciato, vulnerabile ad azioni

L’accuratezza della traduzione costituisce sempre un elemento rilevante per le domande di brevetto depositate da entità straniere in Cina. Sfortunatamente, è comune che un detentore di brevetto scopra che l’invenzione,

differente dalla domanda di brevetto originale a causa di una traduzione non accurata. Per evitare errori di traduzione, specialmente nei casi in cui l’invenzione riveste particolare importanza, potrebbe essere più prudente ricercare una conferma professionale della traduzione in cinese della documentazione e in particolar modo della parte concernente le rivendicazioni e le

La Cina ha un approccio particolarmente rigoroso in

nel corso della procedura di rilascio. L’estensione dell’ambito di protezione oltre a quello della domanda originale non è permessa e potrebbe comportare l’annullamento di un brevetto altrimenti concesso.

In Cina non è generalmente permesso apportare

ad eccezione della correzione di errori di trascrizione come quelli di battitura. Il titolare del brevetto è tuttavia autorizzato a emendare lo stesso come risposta a

cancellazione di alcune rivendicazioni o di soluzioni tecniche, oppure alla combinazione di rivendicazioni.

3. Domanda/Registrazione

Esistono tre diverse modalità di brevettazione:

Depositare direttamente una domanda di brevetto in Cina. Gli stranieri sono tuttavia tenuti a rivolgersi a un’agenzia brevetti locale per l’espletamento della procedura.Depositare preventivamente una domanda di

uno stato membro della Convenzione di Parigi,

rivendicando la data di deposito antecedente della prima domanda.Depositare una domanda di brevetto internazionale

intercorrere prima che il brevetto sia attribuito a seguito

I titolari di brevetti hanno a disposizione principalmente due opzioni per far valere i propri diritti, ossia agire civilmente oppure per via amministrativa. Nella pratica, la tutela giurisdizionale è di gran lunga l’opzione prevalente. Una causa per violazione di un brevetto può essere depositata nel foro in cui ha sede il contraffattore

Il procedimento amministrativo si svolge tramite il

l’IPO preferisce evitare di agire nei confronti di un contraffattore nei casi in cui è necessario intervenire oltre alla semplice interpretazione della legge. L’azione amministrativa potrebbe quindi risultare adatta nei casi in cui il brevetto controverso non coinvolga tecnologie particolarmente complicate. Per fare un esempio, l’IPO si dimostra spesso propenso ad agire contro le violazioni di brevetti per disegni e modelli nel corso delle

eventuali dispute in materia.

Preparazione di una denuncia per contraffazione di un brevetto

Il deposito di una denuncia civile per contraffazione di un

accurata del caso. Una società che subisce la contraffazione di un brevetto in Cina dovrebbe, quale prima cosa, dare mandato a un avvocato esperto in brevetti per svolgere un’analisi approfondita della

In linea generale, è consigliabile avviare i procedimenti a Shanghai o Pechino, giacché questi tribunali hanno una considerevole esperienza nella trattazione delle cause di contraffazione, se confrontati con quelli del resto del Paese. Il modo migliore per riuscire a far rientrare la controversia in una delle giurisdizioni preferite, è cercare di scoprire se il contraffattore abbia una presenza commerciale in una di queste giurisdizioni. L’attore ha inoltre la facoltà di chiedere al tribunale di

di evitare danni ulteriori nelle more del procedimento: tale provvedimento è chiamato ‘ingiunzione preliminare’.

Procedura, tempistica e risultato

La durata media dei processi di primo grado che coinvolgono una parte straniera è approssimativamente di due anni. Il codice di procedura civile richiede che il secondo grado di giudizio si esaurisca in tre mesi, le corti possono tuttavia estendere tale termine. In relazione alle cause che coinvolgono stranieri, non è previsto alcun termine per l’emissione della sentenza.

Le spese processuali sono calcolate sulla base dell’ammontare del risarcimento danni richiesto, di conseguenza, maggiore è l’ammontare dei danni rivendicati, maggiori saranno le spese processuali. Se per esempio l’attore deposita una denuncia in cui chiede

processuali saranno calcolate nel modo seguente:

Ammontare di risarcimento

Fino a 10,000 50

da 10,000 a

100,000

da 100,000 a

200,000

da 200,000 a

500,000

Danni e sanzioni

I due principali rimedi disponibili in sede civile sono il risarcimento dei danni e l’ingiunzione. L’ammontare dei danni è calcolato nelle seguenti modalità, nell’ordine:

La perdita subita dal titolare del brevetto;

Un mult iplo appropriato del la tar i ffa per lo sfruttamento del brevetto;

In breve

Proteggere i propri diritti può essere

dei propri prodotti prima di cominciare a venderli nel mercato cinese, permette comunque nel lungo periodo di risparmiare tempo e soldi.La strategia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale deve essere adattata ai bisogni

chiave da valutare con attenzione.Depositare simultaneamente una domanda di registrazione per brevetto d’invenzione e una per modello di utilità è un modo piu’ celere per proteggere la propria proprietà intellettuale: i modelli di utilità sono spesso ignorati dalle imprese straniere ma possono essere uno strumento molto potente quando usati in

brevetto d’invenzione. Quando si ritiene che i propri diritti di proprietà intellettuale siano stati violati, è necessario dare mandato a un avvocato esperto di proprietà intellettuale per condurre un’analisi

validità del brevetto, così da evitare il rischio che il convenuto la contesti nel corso del procedimento. Se sussiste il rischio che il brevetto possa essere invalidato nel corso del procedimento, potrebbe essere consigliabile agire civilmente.

Link correlati

1. Le guide dell’Helpdesk – Il Sistema della Proprietà Intellettuale: Cina ed Europa a Confronto: http://

Comparison.pdf

2. La sezione brevet t i de l Centro Soluz ioni dell’Helpdesk: solution-centre/patents

3. La sezione brevetti del Catalogo dei casi di studio dell’Helpdesk: case-studies/patents

modules

5. china-iprhelpdesk.eu/en/getting-started/finding-

Risorse esterne

http://english.

Caso di studio: La determinazione della contraffazione di brevetto d’invenzione e modello di utilità.

Nel 2007, la 1a Intermediate People's Court di Shanghai ha deciso un caso di contraffazione di modello di utilità. Questa sentenza è particolarmente utile per comprendere come i tribunali operano il confronto tra le rivendicazioni

modello di utilità coinvolto riguardava una pompa. Dopo che all’attore era stato attribuito il brevetto, scoprì che due dei

a ciò avviò un’azione legale che fu successivamente esaminata pubblicamente dalla Corte.

Reazione

La determinazione della contraffazione di un brevetto d’invenzione o un modello d’utilità si svolge attraverso un esame in tre fasi, di seguito descritto. Il titolare del brevetto deve essere a conoscenza di come avviene questa valutazione per tutelare al meglio i propri diritti.

1. In primo luogo la Corte valuta l’ambito di protezione del brevetto d’invenzione e del modello di utilità esaminando e interpretando le rivendicazioni. Generalmente la Corte si concentra sulle “rivendicazioni essenziali” del brevetto, che possono essere individuate tra le “rivendicazioni indipendenti”. Le rivendicazioni "indipendenti” sono quelle rivendicazioni che non sono dipendenti da nessun’altra rivendicazione. Qualora le rivendicazioni non fossero chiare, è possibile fare ricorso alla descrizione e ai disegni contenuti nella domanda di brevetto per interpretarle.

2. contraffatto. In particolare sarà individuata la soluzione tecnica al problema che è stato risolto dal prodotto, e l’effetto tecnico dello stesso.

3. prodotto contraffatto per determinare se è effettivamente esiste una contraffazione. Il confronto verterà sia sull’identicità, che sull’equivalenza, con il brevetto.

La criticità principale evidenziata dalla Corte fu che le caratteristiche tecniche corrispondenti del prodotto che si presumeva contraffatto, rientravano nell’ambito di protezione del brevetto dell’attore. Nella determinazione la Corte valutò se il prodotto sotto accusa fosse identico, o equivalente, al modello di utilità dell’attore e decise che il prodotto non era identico. Questa decisione fu determinata dall’asserzione del convenuto che il prodotto fosse diverso, in particolare a causa della mancanza di determinati attributi tecnici.

La Corte passò di conseguenza alla valutazione dell’esistenza di una contraffazione per equivalenza. Per fare ciò, la Corte analizzo le caratteristiche tecniche essenziali descritte nelle rivendicazioni del brevetto. Una breve analisi

soluzione e l’effetto tecnici, erano chiaramente diverse. Per questo motivo le caratteristiche tecniche del prodotto e del brevetto del querelante non furono considerate equivalenti.

Qual è la lezione?

I titolari di brevetto dovrebbero conoscere la modalità di determinazione della contraffazione in tre fasi e comprendere come la stessa potrebbe applicarsi in una controversia.

In breve

Proteggere i propri diritti può essere

dei propri prodotti prima di cominciare a venderli nel mercato cinese, permette comunque nel lungo periodo di risparmiare tempo e soldi.La strategia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale deve essere adattata ai bisogni

chiave da valutare con attenzione.Depositare simultaneamente una domanda di registrazione per brevetto d’invenzione e una per modello di utilità è un modo piu’ celere per proteggere la propria proprietà intellettuale: i modelli di utilità sono spesso ignorati dalle imprese straniere ma possono essere uno strumento molto potente quando usati in

brevetto d’invenzione. Quando si ritiene che i propri diritti di proprietà intellettuale siano stati violati, è necessario dare mandato a un avvocato esperto di proprietà intellettuale per condurre un’analisi

validità del brevetto, così da evitare il rischio che il convenuto la contesti nel corso del procedimento. Se sussiste il rischio che il brevetto possa essere invalidato nel corso del procedimento, potrebbe essere consigliabile agire civilmente.

Link correlati

1. Le guide dell’Helpdesk – Il Sistema della Proprietà Intellettuale: Cina ed Europa a Confronto: http://

Comparison.pdf

2. La sezione brevet t i de l Centro Soluz ioni dell’Helpdesk: solution-centre/patents

3. La sezione brevetti del Catalogo dei casi di studio dell’Helpdesk: case-studies/patents

modules

5. china-iprhelpdesk.eu/en/getting-started/finding-

Risorse esterne

http://english.

Caso di studio: La determinazione della contraffazione di brevetto d’invenzione e modello di utilità.

Nel 2007, la 1a Intermediate People's Court di Shanghai ha deciso un caso di contraffazione di modello di utilità. Questa sentenza è particolarmente utile per comprendere come i tribunali operano il confronto tra le rivendicazioni

modello di utilità coinvolto riguardava una pompa. Dopo che all’attore era stato attribuito il brevetto, scoprì che due dei

a ciò avviò un’azione legale che fu successivamente esaminata pubblicamente dalla Corte.

Reazione

La determinazione della contraffazione di un brevetto d’invenzione o un modello d’utilità si svolge attraverso un esame in tre fasi, di seguito descritto. Il titolare del brevetto deve essere a conoscenza di come avviene questa valutazione per tutelare al meglio i propri diritti.

1. In primo luogo la Corte valuta l’ambito di protezione del brevetto d’invenzione e del modello di utilità esaminando e interpretando le rivendicazioni. Generalmente la Corte si concentra sulle “rivendicazioni essenziali” del brevetto, che possono essere individuate tra le “rivendicazioni indipendenti”. Le rivendicazioni "indipendenti” sono quelle rivendicazioni che non sono dipendenti da nessun’altra rivendicazione. Qualora le rivendicazioni non fossero chiare, è possibile fare ricorso alla descrizione e ai disegni contenuti nella domanda di brevetto per interpretarle.

2. contraffatto. In particolare sarà individuata la soluzione tecnica al problema che è stato risolto dal prodotto, e l’effetto tecnico dello stesso.

3. prodotto contraffatto per determinare se è effettivamente esiste una contraffazione. Il confronto verterà sia sull’identicità, che sull’equivalenza, con il brevetto.

La criticità principale evidenziata dalla Corte fu che le caratteristiche tecniche corrispondenti del prodotto che si presumeva contraffatto, rientravano nell’ambito di protezione del brevetto dell’attore. Nella determinazione la Corte valutò se il prodotto sotto accusa fosse identico, o equivalente, al modello di utilità dell’attore e decise che il prodotto non era identico. Questa decisione fu determinata dall’asserzione del convenuto che il prodotto fosse diverso, in particolare a causa della mancanza di determinati attributi tecnici.

La Corte passò di conseguenza alla valutazione dell’esistenza di una contraffazione per equivalenza. Per fare ciò, la Corte analizzo le caratteristiche tecniche essenziali descritte nelle rivendicazioni del brevetto. Una breve analisi

soluzione e l’effetto tecnici, erano chiaramente diverse. Per questo motivo le caratteristiche tecniche del prodotto e del brevetto del querelante non furono considerate equivalenti.

Qual è la lezione?

I titolari di brevetto dovrebbero conoscere la modalità di determinazione della contraffazione in tre fasi e comprendere come la stessa potrebbe applicarsi in una controversia.

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IntroduzioneTipi di brevetto, condizioni di protezione e proceduradi registrazione a. Il brevetto d’invenzione b. Il brevetto per modello di utilità c. Disegni e modelli

Domanda/RegistrazioneTutela dei diritti di brevetto in CinaCaso di studioIn breveLink correlati

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Lo sportello dell’Helpdesk: Potete porre le vostre domande all’Helpdesk telefonicamente, via mail ([email protected]) oppure di persona e riceverete una consulenza gratuita e confidenziale da parte di un esperto di PI in Cina nel giro di tre giorni lavorativi.

Corsi: L’Helpdesk impartisce, in Cina ma anche in Europe, corsi di formazione sulla protezione e la tutela dei DPI in Cina, adattabili sulla base delle specifiche esigenze delle imprese.

Materiali: Le guide dell’Helpdesk ed i materiali di formazione che affrontano svariate problematiche concernenti la PI in Cina sono scaricabili gratuitamente dal portale on-line.

Servizi on-line: Il portale multilingue dell’Helpdesk (www.china-iprhelpdesk.eu) consente un accesso diretto alle guide, alla casistica, ai moduli di E-learning, alle informazioni sugli eventi in programma ed ai seminari via web.

1. Introduzione

Un brevetto è il diritto esclusivo garantito su un’invenzione, intesa come prodotto oppure come processo tale da costituire, in generale, un nuovo modo di fare qualcosa o una nuova soluzione tecnica a un problema.

Un brevetto fornisce protezione al titolare dell’invenzione, nel senso che l’invenzione stessa non potrà essere

distribuita o venduta senza il consenso del titolare del brevetto.

È certamente consigliabile, per ogni impresa titolare di brevetti che fa affari in Cina, sfruttare le potenzialità del sistema brevettuale cinese. Il punto cruciale della questione è che occorrerebbe presentare una domanda di brevetto in Cina per ogni invenzione, anche nel caso in cui non si prospetti un imminente lancio del relativo prodotto nel mercato cinese. È inoltre importante rilevare che un brevetto registrato in Europa non ha validità giuridica in Cina.

Come proteggere un’invenzione: per godere della tutela brevettuale in Cina, il titolare dell’invenzione dovrà depositare una domanda di brevetto cinese. Il Chinese State Intellectual Property

preposta a ricevere ed esaminare le domande di brevetto.

Le misure di tutela della proprietà

con la compilazione delle domande di brevetto. È consigliabile mettere in atto

una strategia globale di protezione della proprietà intellettuale, che copra gli aspetti legali, tecnici, amministrativi e politici.

Un’invenzione non può essere brevettata se non è dotata del requisito della novità, se, cioè, era già conosciuta pubblicamente prima della data di deposito della domanda. Prima di iniziare a pubblicizzarla, commercializzarla, o renderla altrimenti conoscibile al pubblico ovunque nel mondo, è quindi necessario chiederne il brevetto.

2. Tipi di brevetto, condizioni di protezione e procedura di registrazione

La normativa sui brevetti cinese copre tre aree distinte:

a) Il brevetto d’invenzione

Come in Europa, cosi’ anche in Cina il brevetto d’invenzione è concesso per le nuove soluzioni tecniche relative a un prodotto, a un processo o per i miglioramenti da esse derivanti, e che possiedono un’applicazione pratica.

Un brevetto d’invenzione non deve essere già stato depositato in passato nè in Cina nè all’estero, e non deve essere stato utilizzato in Cina precedentemente al deposito della domanda. Se confrontato con la tecnologia gia’ esistente, il brevetto d’invenzione deve fornire un vantaggio. Con il termine ”precedentemente pubblicato” s’intende la divulgazione dello stesso al pubblico tramite pubblicazione su quotidiani,

La protezione dei brevetti in Cina · considerare la registrazione della stessa come brevetto...

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