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La gestione dei diritti di ProprietàIntellettuale nei progetti europei

Avv. Massimo Travostino Studio Legale Pecoraro - Travostino

Bologna, 18 novembre 2010

Aster - Proprietà Intellettuale nei progetti europei

Importanza degli IPR dalla ideazione, attraverso l’implementazione e i successivi sviluppi del progetto

→ una chiara programmazione del portafoglio di IPR relativo al Progetto è determinante per il buon esitodella domanda

→ si ricordi che in linea di principio i diritti di proprietàintellettuale sui risultati spettano all’ente (o agli enti) chesvolgono l’attività

→ fondamentale la disciplina e la registrazione delleattività svolte dai vari partecipanti


Avv. Massimo Travostino Studio Legale Pecoraro – Travostino

IPR Helpdesk: “Most consortia fail to elaborate this

issue properly in all phases of the project;

planning, execution and conclusion, leaving

themselves and their outputs open to the risk of

improper usage by external, and sometimes

internal, parties”

→ Importanza degli IPR in tutte le fasi del Progetto

devono essere sensibilizzati tutti i partecipanti

(ricercatori, coordinatori, personale

amministrativo)



Elaborazione proposta e domanda del Progetto:

- stato dell’arte degli IPR nel settore di indagine del

Progetto;

- mio background;

- background altri partecipanti;

- di che cosa ho bisogno;

- cosa intendo ottenere dal Progetto



Durante l’esecuzione del progetto:

- protezione dei propri IPR: spettanza risultati e IPR che

emergono dal Progetto; condivisione e regole di gestione

dei risultati e IPR

- accesso a propri IPR

- accesso a IPR di terzi



Al termine del Progetto:

• Individuazione degli IPR acquisiti nell’ambito del

Progetto: il ruolo dei Deliverables

• Valorizzazione e sfruttamento degli IPR sulle conoscenze acquisite (foreground)

→ es. accordi di licenza, trasferimento tecnologia, spin

off…



In generale gestione di IPR deve comportare un

ruolo attivo del partecipante

Es. in che cosa consiste la protezione ? come

effettuare formalità come registrazione o

adozione misure concrete ed effettive per la

protezione dei segreti-know-how; anche nel

caso in cui non si deve fare nulla (es. copyright)

è bene formalizzare, cercare di dare sostanza e

documentazione ai diritti di proprietà intellettuale

di titolarità dei partecipanti.



LE FONTI

- Regolamento 1906/2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e universitàalle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca

- Convenzione di sovvenzione – Grant Agreement

- Accordo consortile – Consortium Agreement

- Accordi di confidenzialità – Non DisclosureAgreements

- Accordi di comproprietà – Joint OwnershipAgreements

- Licenze, trasferimento di tecnologia, MTA...



Definizioni Regolamento 1906/2006

Conoscenze preesistenti – background

“le informazioni detenute dai partecipanti prima

dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i

diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietàintellettuale relativi a tali informazioni, le cui

richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione,

necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per

l'utilizzo dei suoi risultati”



Va evidenziato che a differenza del 6FP nel background

non è più compreso il sideground, vale a dire le conoscenze sviluppate dai partner parallelamente al

programma di ricerca

in ogni caso le parti possono pattuire nel CA di concedere accesso anche al sideground, o che comunque questo

possa essere rilevante nel progetto

→ es. modello CA IPCA




Attenzione:

→ “detenute dai partecipanti” e non dal singolo

dipartimento

→Conoscenze preesistenti – background - non sono solo le informazioni che il partecipante possiede ma che

detiene (“which it holds”) prima dell’adesione al Grant Agreement – es. in virtù di contratti di licenza

→ prima dell’adesione al Grant Agreement




Conoscenze acquisite – foreground

“i risultati, ivi comprese le informazioni, generati

dall'azione indiretta interessata,

indipendentemente dal fatto che possano essere

protetti o meno. Questi risultati comprendono i

diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su

disegni e modelli, i brevetti, le privative per

ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione”




Partecipante ‘participant’

“un soggetto giuridico che contribuisce ad

un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di

obblighi nei confronti della Comunità, in

conformità del presente regolamento”

→ “Consortium” è utilizzato per indicare l’insieme

dei partecipanti in un progetto




organismo di ricerca – research organization

“un soggetto giuridico definito come un organismo senza

scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali

lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico”




organismo pubblico – public body“qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto

nazionale, e le organizzazioni internazionali”




diritti di accesso – access right“regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione” (art.

1, comma 5)




“Diffusione” - dissemination

“le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite

mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali

conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo” (art. 1 comma

3)




utilizzo - use“utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite -

foreground - in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle previste dall’azione indiretta interessata, per

sviluppare, creare, e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio” (art. 1,

comma 4)



I “considerando” del Regolamento 1906/2006

Considerando 6 - finalità

“facilitare lo sfruttamento della proprietà

intellettuale sviluppata da un partecipante”



Considerando 23 del Regolamento –valorizzazione e diffusione

“Le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della

ricerca dovrebbero garantire che, ove opportuno, i partecipanti proteggono la proprietà intellettuale

derivante dalle azioni, e valorizzano e diffondono questi risultati”



Considerando 24 del Regolamento – diritti di

accesso

“Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale,

queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti e, se del caso, i soggetti ad

essi collegati stabiliti in uno Stato membro o paese associato, abbiano accesso alle informazioni che

apportano al progetto e alle conoscenze che risultano

dai lavori di ricerca svolti nell'ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o

valorizzare le conoscenze che ne derivano”



Accesso agli IPR finalizzato a duplice obiettivo:

- Svolgere la ricerca oggetto del progetto

- Valorizzare (= sfruttare) le conoscenze acquisite

dal lavoro di ricerca



Art. 1 precisa che il Regolamento stabilisce le regole per:

1) diffusione delle conoscenze acquisite, compresa la

pubblicazione (tranne le formalità per la protezione)

2) utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze

acquisite a fini sviluppo e commercializzazione

3) Licenze e diritti di utilizzazione di conoscenze

preesistenti e acquisite



Disposizioni su IPR nel Regolamento 1906/2006

Art. 39-51 e cioè il Capo III “Diffusione, utilizzo e

diritti di accesso” diviso in due sezioni

- Sezione I – Conoscenze acquisite

- Sezione II – Diritti di accesso alle conoscenze

preesistenti e alle conoscenze acquisite



Proprietà delle conoscenze acquisite – art. 39

“Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati

nell'ambito di azioni indirette diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono di proprietà dei partecipanti che hanno svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze”

→ importanza poter dimostrare chi ha svolto i lavori che hanno generato le conoscenze – vedi più avanti



Art. 39, comma 2 → compatibilità rapporto

collaboratori / convenzione di sovvenzione

dipendenti o il personale di altro tipo (qualunque altro

collaboratore del partecipante, anche esterno) di un partecipante che possono rivendicare diritti sulle

conoscenze acquisite

→ il partecipante garantisce che questi diritti possano

essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di

sovvenzione



Art. 39, comma 2 → compatibilità rapporto collaboratori / convenzione di sovvenzione

→ importanza del rapporto con personale dipendente, ricercatori, collaboratori e verificare la compatibilità con il Regolamento e le regole definite nel Grant Agreement e nel Consortium Agreement: es. invenzioni dipendenti (64 c.p.i.), invenzioni ricercatori (art. 65 c.p.i.)

→ disciplinare l’attività di ricerca svolta nell’ambito del Progetto quanto meno facendo riferimento ai vincoli ed alle restrizioni imposti dal Progetto



→ e rispetto al consortium agreement ?

Il Regolamento non si pronuncia: è necessario

verificarne la compatibilità, in quanto la disciplina

del Regolamento, in quanto sia da considerare

inderogabile, prevale rispetto al consortium

agreement.



Comproprietà conoscenze acquisite – art. 40

“Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro

quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, essi sono comproprietari di queste

conoscenze acquisite”

Contitolarità congiunta e indivisa delle conoscenze

acquisite



In tal caso → necessario accordo di comproprietà, oppure una parte decide di cederla all'altra, in cambio di denaro/licenza

“Essi definiscono un accordo per quanto concerne

la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale

comproprietà secondo i termini della

convenzione di sovvenzione” (art. 40, comma 1,

primo capoverso)

→ ci ritorneremo in sede di consortium agreement



Nel caso in cui non sia stipulato (preventivamente o successivamente) un accordo di comproprietà

→ Regolamento supplisce art. 40 comma 2“ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere

licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

a) informare preventivamente gli altri comproprietari;

b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari”

→ possibili difficoltà di tale disciplina per sfruttamento razionale



Art. 42: sancisce il principio di libera trasferibilità delle conoscenze acquisite a un altro partecipante o a terzi, a una condizione:

“Se un partecipante trasferisce la proprietà di

conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i

suoi obblighi riguardo a dette conoscenze

acquisite, compreso l'obbligo di ritrasferire gli

stessi a ciascun cessionario successivo,

conformemente alla convenzione di

sovvenzione” (art. 42, comma 2)



Insieme alle conoscenze acquisite si trasferiscono gli obblighi ad esse inerenti

→ sorta di obbligazione propter rem, in

cui anche il terzo acquirente di buona

fede è soggetto alla norma imperativa



Eccezione al principio di libera trasferibilità (art. 42, comma 3) – Diritto di notifica preventiva:

Nel caso il partecipante ceda diritti di accesso, deve informare preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti al nuovo proprietario per consentire ai partecipanti di esercitare i diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione

(a meno che gli altri partecipanti non abbiano preventivamente rinunciato a diritto di notifica preventiva con riferimento ad un terzo specificamente individuato)



In ogni caso gli altri partecipanti possono opporsi al trasferimento se dimostrano che pregiudica i diritti di accesso (art. 42, comma 4)

→ in tal caso è necessario giungere ad un accordo tra i partecipanti

Inoltre per trasferimento o licenza a soggetti stabiliti in Paesi terzi è necessario avvertire preventivamente la Commissione



Protezione delle conoscenze acquisite – art. 44

Il partecipante deve garantire una protezione adeguata in considerazione interessi propri e degli altri partecipanti



Se il proprietario non le protegge e non le

trasferisce a terzi insieme ai relativi obblighi

(incluso quello di protezione), per procedere alla

diffusione delle conoscenze bisogna

preventivamente avvisare la Commissione

→ la quale può assumersi proprietà e adottare

misure per proteggerla

Politecnico di Torino Proprietà Intellettuale nel VII Programma Quadro


Utilizzo e diffusione – art. 46

“I partecipanti utilizzano o garantiscono che siano utilizzate le conoscenze acquisite di loro proprietà”

“I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il piùrapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito”



Art. 20, comma 2

“la convenzione di sovvenzione impone la

presentazione alla Commissione di un piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite”

→ preliminary plan in sede di proposta

→ final plan al termine del progetto, diviso in risultati da diffondere e risultati da proteggere che rimangono confidenziali (convenzione di sovvenzione)



Contraddizione tra protezione e diffusione ?

Art. 46, comma 3: no perchè la diffusione delle

conoscenze deve essere compatibile con

- IPR del proprietario,

- obblighi di riservatezza e

- legittimi interessi del proprietario delle

conoscenze acquisite



Prima della diffusione delle conoscenze bisogna avvertire altri partecipanti, che possono opporsi se i loro interessi legittimi possono risultare “significativamente lesi”art. 46, comma 4

→ in tal caso diffusione può essere adottata soltanto se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi



Sezione II – Diritti di accesso su conoscenze preesistenti e conoscenze acquisite – artt. 47 e seguenti

Diritti di accesso – access rights

Si tratta di “licenze obbligatorie” concesse ai partecipanti su

conoscenze preesistenti e conoscenze acquisite degli altri partecipanti al progetto.



→ solitamente i diritti di accesso vengono concessi

stipulando tra i partecipanti interessati un

apposito accordo di licenza, che dà attuazione ai

principi generali stabiliti dal Regolamento e dal

grant agreement e dal consortium agreement,

definendo

- i diritti da concedere,

- lo scopo per cui possono essere utilizzati,

- la riservatezza e, se del caso,

- le condizioni economiche.



Cominciamo con le regole generali stabilite dal Regolamento

Quando e a che scopo vengono concessi ?

Per l’esecuzione del progetto - implementation

→ su conoscenze acquisite, quando sono necessarie per consentire ai partecipanti di svolgere il lavoro nell’ambito del progetto (art. 49, comma 1)

→ concessione sempre a titolo gratuito




Per l’esecuzione - implementation→ su conoscenze preesistenti, quando sono

necessarie per consentire ai partecipanti di svolgere il lavoro nell’ambito del progetto, a condizione che il partecipante sia autorizzato a concederle (art. 49, comma 2) (background include quelle che “detiene”)

→ concessione sempre a titolo gratuito, a meno che non sia diversamente stabilito prima della sottoscrizione della convenzione di sovvenzione




Per l’utilizzo

→ su conoscenze acquisite, quando sono

necessarie per l’utilizzo delle proprie

conoscenze acquisite (art. 50, comma 1)

→ previo accordo, concessione a titolo gratuito o a

condizioni eque e ragionevoli



Art. 2, n. 3

condizioni eque e ragionevoli

“condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze

specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la

durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto”




Per l’utilizzo

→ su conoscenze preesistenti, quando sono necessarie per l’utilizzo delle proprie conoscenze acquisite, a condizione che l’interessato sia autorizzato a concederle (art. 50, comma 2)

→ previo accordo, concessione a titolo gratuito o a condizioni eque e ragionevoli



Durata dei diritti di accesso ai fini dell’utilizzo (art. 50, comma 4)

Fatto salvo patto contrario, la richiesta di accesso per l’utilizzo può essere inoltrata fino all’anno successivo ai seguenti eventi:

a) fine dell’azione indiretta

b) cessazione della partecipazione del proprietario delle conoscenze



Le conoscenze preesistenti necessarie ai fini del progetto sono individuate mediante accordo scritto, con possibilità di escludere elementi specifici (art. 48, comma 1).

In questo modo i partecipanti possono delimitare le conoscenze preesistenti che condivideranno con gli altri partecipanti

Tale identificazione ed esclusione del background viene fatta di solito nel consortium agreement



→ la Commissione ritiene che background siano per definizione necessarie per l’implementazione e la ricerca, e dunque le esclusioni di determinate conoscenze preesistenti debbano essere motivate



Le richieste relative a diritti di accesso sono fatte per iscritto e salvo patto contrario l’accesso non comprende

la facoltà di sublicenziare (art.48)

Se il partecipante intende concedere licenze esclusive su

conoscenze preesistenti, tutti i partecipanti devono rinunciare ai diritti di accesso

In generale, concessione di diritti a terzi su background

deve rispettare i diritti di accesso degli altri partecipanti



Cessazione della partecipazione ad azione indiretta non implica estinzione dell’obbligo di concedere diritti di accesso su proprio background (art. 48, comma 6)



Convenzione di sovvenzione – grant agreement

Artt. 18 e segg. del Regolamento

E’ un contratto tra l’Unione e i partecipanti al progetto, firmato in tutti i progetti comunitari. Si basa su di un

modello standard e disciplina tutti i termini e le condizioni del finanziamento, del reporting, delle descrizioni

tecniche del lavoro da effettuare, definendo i principali

diritti ed obblighi dei partecipanti tra loro e nei confronti della Commissione.



Art. 19, comma 5

→ eventuale avviso Commissione di cessione a terzi delle conoscenze acquisite

“Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione sia avvertita preventivamente di

eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà

delle conoscenze acquisite”



Art. 20 del Regolamento

“La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli

obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i

diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel

presente regolamento. A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione

di un piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite”



Il modello di convenzione di sovvenzione proposto dalla Commissione si limita a riportare le regole sugli IPR giàcontenute nel Regolamento

→ definisce in 45 giorni il preavviso da dare ai partecipanti nel caso di concessione di licenze non esclusive a terzi di conoscenze in comproprietà

→ definisce in 45 giorni il preavviso da dare ai partecipanti in caso di cessione a terzi di conoscenze preesistenti, e in 30 giorni il termine per l’opposizione al trasferimento

→ definisce in 45 giorni il termine di preavviso da dare alla Commissione per la diffusione di conoscenze acquisite che non sono state protette



Inoltre il modello di grant agreement prevede che tutte le domande di brevetto siano evidenziate nei rapporti alla Commissione, in modo tale che questa possa tenerne traccia

La diffusione deve essere preceduta da una notifica ai partecipanti almeno 45 giorni prima → i partecipanti hanno quindi 30 giorni dalla notifica per opporsi



Notizia del supporto della Commissione:

Sia le domande di brevetto che qualsiasi iniziativa di

diffusione dovranno riportare la frase:

“The research leading to these results has

received funding from the European Community

Seventh Framework Programme under grant

agreement n….”



E’ prevista la redazione di un “plan for the use and dissemination of foregound” (art. II.29.), che dovrà essere dettagliato a tale punto da consentire alla Commissione di identificare l’attività e svolgere verifiche.

Le conoscenze e i risultati che devono essere protetti perchè oggetto di brevetto o suscettibili di applicazioni commerciali e industriali (es. tutelabili con il segreto)

devono essere elencate dettagliatamente, indicando il o i titolari, come verranno utilizzati e i piani e progetti per lo sfruttamento commerciale o di ricerca (accordi di licenza

tra partecipanti, trasferimento tecnologia, spin off...)



Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche sulle conoscenze acquisite, che vengano pubblicate prima del final report del progetto, almeno due mesi

prima della pubblicazione bisogna consegnare alla Commissione un abstract

della pubblicazione



Anche per i diritti di accesso gli artt. II.31. e

seguenti del grant agreement si limitano a

riprendere quanto disposto dal Regolamento

Si aggiunge solo che “The beneficiaries may

provide for arrangements regarding access

rights for affiliated entities in their consortium

agreement, including regarding any notification

requirements” (art. II.34. comma 3)



Ciò in considerazione di quanto previsto dall’art.

50 del Regolamento:

“Anche un soggetto collegato stabilito in uno Stato

membro o in un paese associato beneficia dei

diritti di accesso, di cui ai paragrafi 1 e 2, alle

conoscenze acquisiste o preesistenti alle stesse

condizioni del partecipante cui è collegato, salvo

disposizione contraria della convenzione di

sovvenzione o dell'accordo consortile”



Accordo consortile – consortium agreement

Artt. 24 Regolamento

“Se non diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, tutti i partecipanti ad un'azione indiretta concludono un accordo, in appresso «l'accordo consortile» che riguarda tra l'altro:

a) l'organizzazione interna del consorzio;

b) la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

c) le regole sulla diffusione, valorizzazione e diritti di accesso, supplementari a quelle di cui al capo III…

d) la composizione di controversie interne….

e) i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza”




- è firmato tra i partecipanti al progetto di finanziamento comunitario e integra la convenzione di sovvenzione, con riferimento ai rapporti tra i partecipanti (la Commissione non è parte di questo accordo).

- non può confliggere con il Grant Agreement, che prevale sempre in caso di contrasto

- può essere successivamente emendato ed integrato anche durante il progetto, anche attraverso specifici accordi tra alcuni dei partecipanti (e i relativi costi diventano eligible !)




- nel caso in cui vi siano precedenti accordi che limitano la

concessione di access rights, questi devono essere

evidenziati agli altri partecipanti

- gli accordi successivi con terze parti (o anche con partecipanti) non possono essere in contrasto con CA



IPR Committee

Il Consortium Agreement può istituire un comitato

specializzato deputato a risolvere le questioni relavite ai diritti di proprietà intellettuale: questo avviene

specialmente nei progetti che hanno potenzialmente importanti risultati commerciali o industriali da sfruttare



Gli aspetti relativi agli IPR da inserire ne CA suggeriti dalla Commissione:

• Ownership: in particolare la disciplina dei casi di proprietà condivisa delle conoscenze condivise, da raggiungere entro 6 mesi della creazione del risultato o il diverso termine pattuito (model grant agreement)→altrimenti si applicano le regole di default → 60 giorni prior notice ed equa e ragionevole compensazione; ripartizione territoriale o settori di attività/mercati, anche con riferimento all’utilizzo, alla concessione di licenze a terzi e alla ripartizione degli utili

• Transfer, con particolare riferimento alla prior notice da

dare agli altri partecipanti e alle eventuali rinunce



Gli aspetti relativi agli IPR da inserire ne CA

suggeriti dalla Commissione:

• Protection: modalità per le formalità di deposito e

registrazione, le modalità di verifica che tutti i partecipanti e gli autori siano menzionati, le

comunicazioni in caso il partecipante non intenda depositare la domanda di registrazione: l'IPR Committee

può rivestire un ruolo importante in questo senso

• Use, con particolare riferimento a sfruttamento commerciale o per altre attività di ricerca



Gli aspetti relativi agli IPR da inserire ne CA

suggeriti dalla Commissione:

• Dissemination: ad esempio i termini di notifica prima di

una pubblicazione e i termini per eventuali opposizioni alla pubblicazione

• Access rights: si tratta di previsioni che integrano il Grant Agreement e che solitamente riguardano la forma della

richiesta scritta di accesso, gli obblighi di confidenzialità,

l’eventuale facoltà di sublicenza



Pertanto, nell’accordo consortile sono presenti:

- l’indicazione delle conoscenze preesistenti che il partecipante intende includere ed escludere dai diritti di accesso (art. 48, comma 1, del Regolamento – “positive - negative list”)

Ad esempio, può essere concordata l’esclusione di know-how segreto dall’accesso dagli altri partecipanti, anche se tale know-how è necessario per condurre il progetto. Tale know-how non farà parte del background del partecipante verso il quale gli altri possono esercitare i propri diritti di accesso



- le condizioni economiche alle quali vengono concessi i diritti di accesso

- la titolarità dei risultati che verranno generati dalla ricerca

- la gestione della contitolarità dei risultati: chi li potràutilizzare direttamente, chi negozierà la cessione a terzi e la ripartizione dei relativi proventi (tale accordo viene spesso concluso tra gli interessati al termine del Progetto e nel CA ci sono solo i principi fondamentali)



Accordi di comproprietà di IPR – IPR joint ownership agreements

• servono a disciplinare la gestione di IPR che

sono in comproprietà pro quota tra più

partecipanti:

• su richiesta, la Commissione fornisce

orientamenti su eventuali aspetti da inserire

negli accordi di comproprietà



Contenuto del Joint Ownership Agreement:

- il valore delle rispettive quote,

- le regole di amministrazione dei beni (quali decisioni, quali maggioranze, chi si occupa della protezione e mantenimento dei titoli, tutela…)

- le decisioni circa lo sfruttamento diretto o la concessione dello sfruttamento a terzi (licenze), lo sfruttamento in progetti di ricerca con terze parti...

- le modalità di liquidazione delle quote

- chi deposita ? divisione costi di procedura

- gestione fiduciaria IPR



Ma sono anche di fondamentale importanza tutti i documenti che registrano e tengono traccia dell’attività svolta dai vari partecipanti

→ spesso è utile adottare semplici accorgimenti, come ad esempio l’uso di un registro di ricerca (“laboratory notebook”) in cui vengono annotate tutte le riunioni dei partecipanti al consorzio



“LABORATORY NOTEBOOK”

- strumento per verificare la validità dei risultati di

ricerca

- per registrare esperimenti e scoperte

- per la preparazione e invio di report e documenti

- come prova della titolarità della scoperta

evidence of “inventorship”.



In particolare per quanto riguarda l’attività svolta congiuntamente dai partecipanti, il registro

- permette l’identificazione dei diversi soggetti che hanno fornito un contributo alla ricerca

- può aiutare ad identificare i diritti di ciascun sogetto in funzione del loro contributo nel processo di invenzione

Ad esempio, si può stabilire se parti del lavoro sono state condotte da un partecipante in modo indipendente rispetto ad altri, oppure se ci si trova di fronte ad ipotesi di invenzione di dipendenti



Rapporto tra documenti di lavoro, laboratory notebooks e deliverables di Progetto:

→ si suggerisce che i deliverables di Progetto consegnati alla Commissione rispecchino quanto indicato in tali documenti: in questo modo i deliverables, approvati da tutti partecipanti e inviati alla Commissione, potranno sopperire alla mancanza di un vero e proprio atto ricognitivo circa la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale spettanti sui risultati raggiunti



Diversi modelli di Consortium Agreement

• DESCA http://www.desca-fp7.eu/download-desca/

• EICTA/IPCA European digital technology

industry association

• EUCAR European Council for Automotive R&Dhttp://www.ipr-

helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/doc/8_EUCAR_Model_Consorti

um_Agreement_FP7%5B0000006632_00%5D.doc



Modello Consortium Agreement DESCA

Modello CA EICTA/IPCA European digital technology industry association

Modello CA EUCAR

(estratto su IPR)



Joint ownership

IPCA liberalizza le licenze dei comproprietari, senza notifica preventiva e ragionevole compensazione, con

altri modelli nel caso di diversa partecipazione ai costi

per la protezione

EUCAR liberalizza la licenza, incluse sublicenze non esclusive, senza compenso ma mantiene notifica

preventiva dei comproprietari

DESCA è sul modello IPCA



Access for use

DESCA garantisce l'accesso al background “for use” ma solo a condizioni eque e ragionevoli, quindi valutando un

costo; in alternativa propone l'accesso a titolo gratuito

IPCA è simile a DESCA

DESCA più orientato alla gestione degli IPR, con licenze esclusive

IPCA più orientato alla diffusione degli IPR



Confidenzialità

DESCA e IPCA seconda opzione, le informazioni

confidenziali devono essere contrassegnate espressamente

IPCA prima opzione considera tutte le informazioni scambiate come confidenziali



Accordi di confidenzialità-segretezza –Trasferimento di materiali

Non disclosure agreements (NDA) –confidentiality agreements – Material transfer agreements

Disciplinano il trasferimento di informazioni e materiali necessari per la ricerca da un partecipante all’altro,

definendo le modalità di utilizzo, gli obblighi di segretezza, le limitazioni temporali, gli obblighi di

restituzione, la sorte delle conoscenze sviluppate,

divulgazione dei risultati e pubblicazioni…



I progetti di ricerca finanziati dai Programmi

Quadro implicano lo scambio di conoscenze ed

informazioni

→ pertanto la disciplina della gestione di tali

conoscenze e informazioni, soprattutto

attraverso accordi di confidenzialità, è un

aspetto di fondamentale importanza



In fase di preparazione della domanda e di ricerca dei partecipanti al progetto:

→ Discussioni e scambio di informazioni tra i

diversi soggetti possono comportare la

rivelazione di informazioni, know-how riservati a

fini di esame e valutazione



Durante lo svolgimento del progetto:

- La Commissione consente di indicare che i “deliverables”

che sono consegnati alla Commissione contengono

informazioni confidenziali e, come tale, soggette a segretezza e non divulgazione.

- Valorizzazione, utilizzo e diffusione dei risultati, inclusa lapubblicazione e comunicazioni preventive

- E’ obbligatorio per i partecipanti proteggere i risultati che possano essere sfruttati commercialmente o

industrialmente.



La Commissione suggerisce di utilizzare i seguenti codici per identificare il livello di riservatezza delle informazioni:

PU = Public;

PP = Restricted to other programme participants (including the Commission Services);

RE = Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services);

CO = Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services).



Quali sono gli elementi fondamentali di un accordo di confidenzialità ?

- Contesto in cui vengono diffuse le informazioni

- Definizioni (informazione; comunicazione; informazione pubblica; segretezza; personale e collaboratori….)

- Oggetto dell’accordo (obiettivo è di definire la

divulgazione di informazioni a determinati fini, garantendo che non vengano comunicate o utilizzate in

modo più ampio rispetto a quanto concordato)




- Modalità di comunicazione con cui vengono scambiate le

informazioni: distinguere se vengono fornite tutte subitoo nel corso del tempo

- Identificazione delle informazioni: preventiva (in allegato

all’accordo) oppure successiva (modalità con cui vengono identificate le informazioni confidenziali) → in

ogni caso è opportuno identificare nel modo più preciso possibile le informazioni rivelate o da rivelare




- Diversi livelli di confidenzialità delle informazioni rilevate

- Limitazioni fisiche all’accesso e all’utilizzo dei documenti (n. copie; restituzione documenti; soltanto visione;

obbligo di restituzione; uso di DRM)

- Finalità e modalità di utilizzo delle informazioni (solo a fini di analisi di prodotto; potenzialità commerciali; scopo

ricerca…)




- Soggetti cui è permesso accesso a informazioni: da

identificare o nominativamente o per categorie di soggetti → obbligo di far sottoscrivere NDA anche da

parte loro

- Eccezioni (informazioni di dominio pubblico; resa accessibile a chi la riceve da un terzo senza limitazioni;

informazioni già in possesso di chi le riceve)

- Esclusioni di responsabilità di chi comunica le

informazioni




- Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale

- Durata dell’accordo di confidenzialità

- Penali

- Riservatezza

- Giurisdizione e legge applicabile



La gestione del Software nel progetto tra modello proprietario e open source:

l'utilizzo di programmi sviluppati da terzi e le relative condizioni di licenza: impatto sul progetto



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