Alma Mater Studiorum

Gestione della Proprietà Intellettuale

e forme di ricerca collaborativa

Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Università di Bologna

Giuseppe Conti

updated to September 2011

1. Forme di ricerca collaborativa : interne ed esterne2. Il TTO e il suo ruolo nei processi3. La gestione della PI nella ricerca commissionata4. Procedure e strumenti di valutazione della PI (DD, DF…)

Indice

Il contesto _ ALMA MATER STUDIORUM

5 Campuses based in Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini and one decentralized location in Buenos Aires

About 83.000 students enrolled, making this university one of the largest in Italy (A.Y. 2009/10)

23 Faculties, 69 Departments, 20 Research Centres, 220 degree programmes activated

51 PhD/Doctoral degree programmes, 70 Master's degree programmes, 52 higher training courses

3.098 permanent teachers and researchers, 3.151 TA units, some 2.000 contract teachers and over 2.200 contract collaborators involved to a varying extent in research activities

Il contesto _MULTI-CAMPUS

• The multi-campus system of Alma Mater in the Romagna region - created in 2001 - is today considered a model for decentralization, allowing for deployment of learning opportunities and activation of a stable research activity across the territory.

• About 28% of the first-year students enrolled in the A.Y. 2009/10 chose Romagna campuses

• 934.000 sqm surface area assigned to teaching, scientific and cultural activities distributed among the 5 Campuses

1. IRT (Integrated Research Teams)– Science and technology of cultural heritage– Agro/food– Social economy and civil society

2. CRR (Centers for Research Resources)– Animal Research Facilities (sharing of facilities for animal

research)– BioFarmaMed (network of facilities for research on genomics and

proteomics)– Multimedia (sharing of tools and services for the capture,

production and storage of multimedia files)

1. Forme di ricerca collaborativa…interne

An integrated vision

A unique point of access

An innovative toolto coordinate and integrate the variety and complexity of research activities at the University of Bologna

to multi-disciplinary competences in the field

A critical mass of scientists working on common objectives

An interdisciplinary and complementary

approach to research

to promote scientific excellence

Alma Mater RESEARCH Initiatives– IRT

Alma Mater RESEARCH Initiatives – IRT food

Research Institutes,

Universities

Policy makers,Public Institutions,

Industry

ALMAFOOD IRT

Response to research demand

Support tools to policy makers

Vision documents

Promotion of private-public

co-operation

•Consumer Science (Food&Consumer)

•Food Chain Economics and Management (Food Chain Management)

•Plant and Animal Production and By-Products Valorisation (Sustainable Food Production)

•Quality and Processing of Plant and Animal Derived Food and Feed (Food Quality and Manufacturing)

•Food Safety (Food Safety)

•Biochemistry, Physiology and Nutrition, Clinical Aspects (Food and Health)

Alma Food

Structured on the ETP’s research areas

Integrated Research Team

Alma Mater RESEARCH Initiatives - CRR

Management system for research facilities

Human resources administrativemanagement (CRA)

Steering Committee

Services & cooperative resources

RESEARCH STRUCTURE

S

SERVICES FOR

RESEARCH

UNIBO

Dept. Dept. Dept. …

With a total of 7 Interdepartmental Research Centres the University will take part into technological poles provided by the Network of High Technology of the Emilia-Romagna Region, benefitting from important European and regional aids.

Bologna

Rimini

Ravenna

CesenaForlì

Faenza

FAENZA• Advanced Applications in

Mechanical Engineering and Materials Technology

• Advanced Applications in MechanicalEngineeringand Materials Technology

• Buiding and Construction• Energy and Enviroment• Health Science and Technologies• ICT

RAVENNA• AdvancedApplications in Mechanical

Engineeringand Materials Technology• Buidingand Construction• Energy and Enviroment

RIMINI• Advanced Applications in Mechanical

Engineering and Materials Technology• Energy and Enviroment

FORLÌ• Aeronautics• ICT

CESENA• Agro-food• ICT

Alma Mater RESEARCH Initiatives - CIRI

Alma Mater RESEARCH Initiatives - CIRI

10

39

74

3236

83

45

3

14

28

1115

30

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

professors andresearchers involved

new personnel

319 professor and researchers involved 119 new researchers

1. Forme di ricerca collaborativa : interne ed esterne

2. Il TTO e il suo ruolo nei processi3. La gestione della PI nella ricerca commissionata4. Procedure e strumenti di valutazione della PI (DD, DF…)

Indice

P r o d u c t i o n

Support

Legal office

Communication

IT Tools

Research monitoring/evaluation

Administrative center

Alma Mater RESEARCH Procedures and Organization

Production

KTO Knowledge

Transfer Office

KTO Knowledge

Transfer Office

SSRResearch

System Support

SSRResearch

System Support

NationalfundingNationalfunding

University

Industryfunding

University

Industryfunding

Europeanfunding

Europeanfunding

FINARIC Researchfunding

FINARIC Researchfunding

IP

Exploitation

IP

Exploitation

IP

Protection

IP

Protection

Univers.fundingUnivers.funding

CIRICIRICRRCRR

Alma Mater RESEARCH Procedures and Organization

1. Forme di ricerca collaborativa : interne ed esterne2. Il TTO e il suo ruolo nei processi

3. La gestione della PI nella ricerca commissionata4. Procedure e strumenti di valutazione della PI (DD, DF…)

Indice

3. STRATEGIE per la RICERCA e COLLABORAZIONE

* Piano Strategico 2010-2013 Alma Mater Studiorum

Gestione efficace ed efficiente delle forme contrattuali

Semplificazione amministrativa– Il docente responsabile del contratto può avere supporto nel negoziare

clausole sulle quali ha poca competenza

Maggiore rapidità nella firma dei contratti– L’approvazione del contratto è condizionata solo al raggiungimento

dell’accordo relativo alle attività di ricerca, ai risultati attesi e all’importo economico

Gestione uniforme delle condizioni contrattuali: titolarità dei risultati, modalità di recesso ecc.

– Sia l’Impresa che l’Università si sentono più tutelate – Il ricercatore rischia di non conoscere gli obblighi a cui si deve attenere

A tendere …“Rivoluzione copernicana” nei rapporti tra Università e Azienda mediante Accordi Quadro

– L’Ateneo dialoga con l’Azienda (tipicamente con gli Headquarters) per stabilire un accordo di collaborazione ampio e di lungo periodo

PERCHE’ e COME ?

C’è un vero “conflitto di interessi” tra Università e Impresa per quanto riguarda la proprietà intellettuale per cui è necessario “litigare” a lungo ? ... molto meno di quanto si creda !

CONFLITTO sulla Gestione della PI ?

Cosa vuole l’Università Il giusto riconoscimento per il trasferimento

tecnologico – background + cotitolarità dei brevetti

Corrispettivi “fair” per motivare i propri ricercatori

La possibilità di continuare le ricerche nello stesso settore

L’uso gratuito del know how/brevetti per la ricerca e didattica

La possibilità di effettuare pubblicazioni scientifiche

Stabilire rapporti duraturi con le aziende

Cosa vuole l’ Impresa (percepito) Acquisire la titolarità del know-how generato

dal contratto

La libertà di sfruttare commercialmente i risultati della ricerca

La titolarità/licenza (esclusiva) dei brevetti

La possibilità di gestire il processo di scrittura, deposito ed estensione internazionale dei brevetti

La possibilità di condurre la difesa legale dei brevetti in caso di contraffazione

La riservatezza sui risultati di interesse industriale

- con apposito e contestuale accordo, pieno diritto di sfruttamento industriale e commerciale del trovato inerente l'oggetto della commessa di ricerca da parte dell'impresa (cosi come con la piena titolarità)

- possibilità di documentare e pubblicizzare, che l'invenzione brevettata è nata nell'ambito della collaborazione università-impresa

- miglioramento del ranking (con potenziali ricadute del finanziamento alla ricerca) delle università e del sistema regionale/nazionale della ricerca

- nessun onere aggiuntivo per l'impresa per deposito, estensione, gestione (in realtà c'è vantaggio e risparmio fiscale per il mancato pagamento delle tasse per la quota di titolarità dell'università)

Motivazioni e risultati di una strategia condivisa 1/2

- se l'invenzione utilizza di background dell'università, possibilità di creare filiera tecnologica per l'utilizzo del brevetto in cotitolarità con accordo a condiz eque

- la previsione di un corrispettivo una tantum a fronte dell'utilizzo sarebbe un incentivo per l'università che aumenterebbe l'attenzione e la gestione responsabile dei trovati brevettabili oltre il fatto che favorirebbe la fattiva collaborazione nella fase tecnica di supporto alla scrittura del brevetto

- possibilità e apertura delle università a condividere costi e rischi della procedura brevettuale a fronte di un potenziale beneficio derivante da un ritorno economico percentuale calcolato sul fatturato netto della commercializzazione del brevetto

Motivazioni e risultati di una strategia condivisa 2/2

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

a) al proprio “background”, conoscenze detenute e/o sviluppate in modo autonomo (dello specifico gruppo di ricercatori che svolgono la ricerca) prima della sottoscrizione del Contratto.

b) al proprio “sideground”, conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento della ricerca ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.

ARTICOLATO: TITOLARITA’ Background e Sideground 1/6

Le Parti si riconoscono un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione della ricerca-contratto e limitatamente alla durata della stessa ( senza diritto di sub licenziare a terzi).

E’ espressamente vietato l’utilizzo del Sideground in assenza di espresso accordo fra le Parti

ARTICOLATO: DIRITTO di utilizzo del Backg. e Sideg.2/6

Diritto di pubblicare previa comunicazione al committente con suo diritto di differire la pubblicazione ai fini del deposito di un titolo brevettuale

No uso segni distintivi senza preventiva autorizzazione

ARTICOLATO: Pubblicazione e utilizzo marchio3/6

Titolarità dell’università (se forte apporto background università e contratto limitato

nell’entità economica e contributo di ricerca)

Diritto d’uso del committente:- una licenza esclusiva a titolo oneroso a condizioni economiche

eque e non discriminatorie che dovranno essere concordate fra le parti in 60gg,

- un diritto di utilizzazione dei Risultati della Ricerca non brevettati o non brevettabili e mantenuti in regime di segreto (know-how)

Diritto di utilizzo gratuito per l’università a fini didattici e di ricerca

Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca - OPZIONE 14/6

Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca- OPZIONE 1

InvenzioneTitolarità 100% UNIBO

Valutaz. apporto

background

Licenza a condizioni

eque e non discriminatorie

Diritto uso gratuito per

unibo

a fini di ricerca

si

Si rimanda

opzione 2 o 3

si

no

no

no

Deposito UNIBO

Azienda ha diritto didepositare a suo

nome

Accordo di licenzaUniversità può cedere

a terzi salvo prelazione

si

alternativa A) comproprietà tra l’Università ed il committente in ragione delle quote predeterminate _____% (____ per cento) per l’Università e del _____.% per il committente

Oppure

alternativa B) comproprietà tra l’Università ed il Committente, in ragione dei rispettivi apporti inventivi e dei contributi in termini di strumentazione e risorse finanziarie impiegate.

Impegno a sottoscrivere accordo di gestione della cotitolarità con un sistema di corrispettivo equo e non discriminatorio

Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca - OPZIONE 25/6

Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca- OPZIONE 2

InvenzionecoTitolarità X % UNIBO

Riconoscimento corrispettivo

se utilizzo

si

Accordo gestioneno

Deposito congiunto

InvenzionecoTitolarità UNIBO

da definire

Verso soluzione 1 o 3

si

Diritto uso gratuito per

unibo

a fini di ricerca

- Università comunica invenzione- Committente esprime interesse e decide strategia di protezione- Se disinteresse procede autonomamente università- Deposito in cotitolarità a cura e costi del committente- Licenza o cessione quota da parte dell’università- Corrispettivi una tantum legati alla vita del brevetto e suo

utilizzo- Meccanismo di subentro gratuito in caso di abbandono - Meccanismo di ritorno % su fatturato del prodotto eccedente

soglie predeterminate (cap su blockbuster)

Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca - OPZIONE 36/6

Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca- OPZIONE 3

InvenzionecoTitolarità X% UNIBO

Azienda vuolebrevettare

Deposito del brevettoa titolarità congiunta

Unibo cede a Azienda i suoi diritti

Patrimoniali

Azienda paga al UniBOil premio inventivo(YYYY + XXXX €)

si

Azienda includeL’invenzione nei“trade secrets”

Azienda paga ad Uniboil premio inventivo

(YYYY €)

si

no

no

Azienda vuolebrevettare

si

Stop

no

Azienda eserc.l’opzione di acq.

totale

Unibo rimanetitolare dei diritti

patrimoniali

Azienda ha diritto diprelazione su terzi

Diritto uso gratuito per

unibo

a fini di ricerca

1. Forme di ricerca collaborativa : interne ed esterne2. Il TTO e il suo ruolo nei processi3. La gestione della PI nella ricerca commissionata

4. Procedure e strumenti di valutazione della PI (DD, DF…)

Indice

Due Diligence 1/3

Brevetti concessi, compresi rapporti di ricerca di autorità nazionali e/o internazionali. Certificati complementari di protezione rilasciati da autorità nazionali o internazionali. Domande di brevetto pendenti, continuations, continuations-in-part, divisionali, compresi rapporti di ricerca nazionali e/o internazionali.Marchi registrati .Domande pendenti di registrazione di marchi.Registrazioni di diritti di autore (comprese banche dati).Registrazioni di software.Vendite/cessioni dagli inventori all’attuale depositante/titolareComunicazioni ufficiali rilevanti relative alla titolarità (p.es., ex art. 65 Codice della proprietà industriale).Accordi di acquisto/cessioni in entrata.Accordi di acquisto/cessioni in uscita.

Due Diligence 2/3

Accordi di licenza in entrata/uscita, compresa ogni licenza di tipo open source/free software.Certificati di registrazione di nomi a dominio.Opzioni, lettere di intenti, MofU relativi alla proprietà intellettuale.Prove, prototipi, rappresentazioni grafiche e fotografie della tecnologia proprietaria.Accordi di lavoro, consulenza, collaborazione con individui. Accordi interistituzionali relativi alla gestione della proprietà intellettuale.Manuali, guide e libri di istruzioni.Lista di know-how disponibile.Accordi di riservatezza.Accordi per il trasferimento di materiali (MTA).Accordi di non concorrenza.Lista delle misure tecnologiche di protezione relative a codice sorgente.Documenti relativi a test pre-clinici e clinici.Lettere di diffida o di contestazione, inviate o ricevute, relative alla proprietà intellettuale.

Due Diligence 3/3

Copie di ogni decisione giudiziaria o lodo arbitrale, decreti, ordinanze, inibitorie rese nei cinque anni precedenti e relative alla proprietà intellettuale.Lista di tutte le controversie pendenti di fronte a autorità giudiziarie o corti arbitrali relative alla proprietà intellettuale.Libri di laboratorio o report di laboratorio comunque denominati.

Disclosure Form

Descrizione tecnica “patent like”

Analisi brevettuale• Stato dell’arte brevettuale• Requisiti• Intelligence analysis

Analisi di mercato• prodotto-processo-tecnologia• stadio di sviluppo• time to market• ciclo di vita• costo di sviluppo e produzione• …

Analisi brevettuale

Analisi brevettuale

Analisi brevettuale

Analisi brevettuale

Analisi brevettuale

Grazie !!