Corso base sui brevetti e sulla valorizzazione della ricerca … · 2016-02-10 · Forme e...

Corso base sui brevetti e sulla valorizzazione

della ricerca scientifica

Modulo 1

Massimo Barbieri

Politecnico di Milano

Technology Transfer Office

Università del Piemonte Orientale – 29 gennaio 2016

Massimo Barbieri - 2016

Indice

Riferimenti legislativi

Forme e tipologie di protezione: brevetti, modelli d’utilità,

disegni o modelli industriali

Strategie e procedure brevettuali

Procedure di deposito ed estensione

I requisiti di brevettabilità

Le ricerche brevettuali

I codici di classificazione

Le banche dati



Codice dei Diritti di Proprietà Industriale (D. Lgs. 10.02.2005, n.

30) e aggiornato al Decreto legislativo 13.08.2010 n° 131

Convenzione di Unione di Parigi (20.03.1883)

Convenzione sul Brevetto Europeo (26.10.2010)

Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (19.06.1970)


Codice della Proprietà Industriale (CPI)

I diritti di proprietà industriale si acquistano solomediante brevettazione o registrazione.

Oggetto di brevettazione sono:

le invenzioni

i modelli d’utilità

le nuove varietà vegetali

Oggetto di registrazione sono:

i marchi

i disegni e modelli

le topografie di prodotti a semiconduttori

Il diritto d’autore e il marchio di fatto sono diritti “nontitolati”.


Convenzione di Unione di Parigi (CUP)

Tre principi fondamentali:

• Priorità

12 mesi per brevetti d’invenzione6 mesi per marchi, disegni e modelli industriali

• Indipendenza (dei brevetti)

• Trattamento nazionale

Ogni Stato unionista accorda ai cittadini degli altri

Stati membri lo stesso trattamento riservato ai nazionali


Cos’è la proprietà intellettuale?

“It is not quite a true form of property… It requires necessarily and entrepreneuiral activity for its exploitation.

IP is something volatile and intrinsically risky.

Billions are invested in research and results are not granted. If granted, they can be not patentable. If patentable, there can be difficulties in getting a patent. And if a patent is granted, there is not warranty about the fact it will not be infringed or invalidated.

IP is basically management of risks: risks that the patent does not issue, that its validity is challenged by a competitor, that it expires when the market is still high for a technological product, that is infringing someone else’s IP and so on

M. Granieri – Intellectual Property for Managers


Indice









Le banche dati


Invenzioni brevettabili

Art. 52 (EPC) – Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.


Definizione di brevetto

Documento tecnico -legale

Strumento che consente all’inventore di “monopolizzare” una soluzione tecnologica

Pubblicazione che insegna ai terzi certe soluzioni tecniche

Il possesso di un brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ad altri di sfruttare economicamente l’invenzione, ma non garantisce il diritto positivo ad attuare l’invenzione stessa

Brevetto


Il brevetto è un monopolio?

“It is sometimes heard that IP rights are similar to a monopoly (particularly patents); this is an inaccurate and potentially dangerous statement.

The IP owner can only prevent others from making, using, selling, distributing and importing his property. The ability to positively use a proprietary asset depends on the absence of third parties’ rights.

Probably stretching too much the idea of monopoly, it is forgotten the fact that patents and intellectual property rights can be a powerful source of technical information and an initial input for research programs and inventive processes, as well as a source of competitive intelligence”.

M. Granieri – Intellectual Property for Managers


INID codes

Frotespizio


Source: epo.org

Codici di pubblicazione


I brevetti sono costituiti principalmente da quattro sezioni:prima pagina (dati bibliografici e riassunto dell’invenzione);descrizione;rivendicazioni;disegni (opzionale).

Il titolo è solitamente scritto in modo molto generico (a volte fin troppo: es. “Metodo” – nelle banche dati si trovano oltre 100.000 risultati).Il titolo, se sufficientemente descrittivo, dovrebbe aiutare nella classificazione e nella ricerca di prior art (tecnica nota).

Il riassunto dovrebbe consentire di comprendere gli aspetti principali dell’invenzione, ma di solito viene semplicemente riportata la rivendicazione principale (ed eventualmente un disegno).

Struttura di un brevetto


La descrizione è strutturalmente suddivisa in diverse sezioni:

stato della tecnica (dove si enfatizzano i problemi riscontrati nella prior art e si definisce il problema tecnico risolto dall’invenzione);riassunto (differisce dal riassunto riportato nella prima pagina della domanda di brevetto e tratta dei vantaggi dell’invenzione rispetto alla tecnica nota, sia scientifica sia brevettuale);descrizione dei disegni (opzionale – se sono riportati dei disegni nella domanda di brevetto);descrizione dettagliata;esempi di realizzazione.

La descrizione dell’invenzione deve contenere tutti gli elementi necessari affinché un tecnico del ramo sia in grado di realizzare l’invenzione. Sono omesse quelle informazioni che fanno parte delle comuni conoscenze generali di un tecnico del settore. La descrizione si conclude con una o più rivendicazioni.



Le rivendicazioni determinano l’ambito della tutela brevettuale e possono essere di prodotto, procedimento, composizione, uso, combinazione ed apparato.

La rivendicazione consiste in un insieme di elementi:

parte pre-caratterizzante: serve a collocare l’invenzione nel quadro della tecnica nota (dichiarazione di scienza)

parte caratterizzante: indica lo scopo che l’inventore intende perseguire (dichiarazione di volontà)

la parte di transizione consiste in espressioni del tipo “caratterizzato dal fatto che …”; “che comprende …” (open claim), “che consiste …” (closed claim).



Le rivendicazioni possono essere:

indipendenti (dirette a caratteristiche essenziali dell’invenzione, ad eccezione delle caratteristiche implicite);dipendenti (dirette a “particolari forme di realizzazione”, che includono le caratteristiche essenziali della rivendicazione indipendente da cui dipendono ed, eventualmente, anche le ulteriori caratteristiche delle rivendicazioni dipendenti da cui discendono. Con particolari forme di realizzazione s’intende anche una descrizione più dettagliata dell’invenzione).

Generalmente una rivendicazione è definita mediante caratteristiche “positive”: si scrive ad esempio “un dispositivo comprendente X, Y, Z” e non “un dispositivo senza (la caratteristica) K”.La rivendicazione deve essere redatta in termini di “caratteristiche tecniche dell’invenzione” (struttura di supporto, composto X, fase di un’operazione: miscelare X con Y alla temperatura Z, ecc.…). Sono escluse dichiarazioni, ad esempio, sui vantaggi commerciali, o altre caratteristiche non tecniche.



Suscettibili di protezione: perfezionamenti di oggetti, macchine, loro parti,

strumenti o utensili, atti a conferire particolare efficacia o comodità di

applicazione o di impiego

Durata: 10 anni (dalla data di deposito)

Principali requisiti di brevettabilità: come per le invenzioni (non è previsto

l’esame)Rispetto ad altri diritti di proprietà industriale non vi è una legislazione (internazionale o europea) armonizzata sui modelli d’utilità.Solo la Convenzione di Unione di Parigi (1883) ne fa cenno e stabilisce alcune regole generali, come il trattamento nazionale per i titolari non residenti e la tutela temporanea in occasione di fiere internazionali.Pertanto è possibile proteggere un modello d’utilità su base nazionale ma tale tutela non è prevista dalle legislazioni di tutti gli Stati. Il sistema dei modelli d’utilità, inizialmente una creazione tedesca, ha avuto un particolare successo nei paesi asiatici: Giappone, Corea, Cina, Taiwan e Vietnam.

Modelli d’utilità


Secondo alcuni si tratta di una “piccola invenzione”, che non comporta la soluzione di gravi problemi tecnici e che richiede un minore sforzo inventivo.

Esisterebbe una soglia al di sotto della quale il livello inventivo diventerebbe insufficiente per concedere un brevetto per invenzione.

Secondo altri sarebbe una nuova fattispecie.

Il modello d’utilità si riferisce ad oggetti d’uso, destinati al consumatore finale e si caratterizza per modificare un prodotto già esistente, rendendolo più comodo o più efficace.

Es. macinino per caffè modificato per renderlo più pratico

Il modello d’utilità riguarda un prodotto semplice, di uso corrente, modificato per renderlo più efficace o comodo.

Il modello d’utilità non è un’invenzione “minore” ma è una diversa fattispecie richiede, infatti, una verifica della maggiore comodità o efficacia (che un’invenzione può anche non presentare)

Modelli d’utilità


Suscettibile di protezione: la forma di un prodotto industriale, è un trovato

che conferisce ai prodotti industriali un carattere individuale grazie ad una

particolare forma o combinazione di linee, colori ed altri elementi.

Principali requisiti di brevettabilità: novità (non assoluta! Ma relativa a

quanto noto negli ambienti specializzati del settore interessato all’interno

della Comunità Europea), carattere individuale (giudizio d’impressione

condotto da un utilizzatore informato) e liceità;

possibile predivulgazione di 12 mesi

Durata:25 anni (dalla data di deposito)

È consentito il deposito multiplo con il quale si può richiedere, con una sola

domanda, una registrazione per più modelli ornamentali (fino a 100), purché

gli oggetti brevettati appartengano alla stessa classe merceologica.

Esempi: teiera di forma cilindrica, multicolore, con diversa impugnatura...

Disegno o modello industriale (1)


Un disegno o modello può essere:

registrato

non registrato

I disegni o modelli comunitari non sono esaminati (solo verifica formale)

La verifica sostanziale è effettuata dall’UAMI (Ufficio per

l’Armonizzazione nel Mercato Interno) solo dopo un procedimento di nullità

dopo la registrazione o dai tribunali nazionali.

disegni o modelli non registrati

Il diritto nasce per effetto della divulgazione e sussiste per 3 anni

Si tratta di una tutela contro la copiatura

2 sono i motivi:

tutelare i prodotti a breve durata di vita commerciale (moda, tessile,

giocattoli)

periodo di grazia di 12 mesi (forma di tutela dalla predivulgazione)



manca ora qualsiasi riferimento a caratteristiche estetiche

Sono ora tutelabili non solo disegni e modelli a carattere artistico o

ornamentale, ma anche quelli funzionali o ergonomici

Limitazioni

funzione tecnica

caratteristiche di “must fit” (interconnessioni meccaniche tra prodotti)

Componenti di un prodotto complesso

I pezzi di ricambio possono essere registrati (ma non tutelabili se servono a

ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso)

I pezzi di ricambio sono tutelabili se servono per abbellire (cerchioni per

auto, spoiler, fendinebbia, …)

Possono essere tutelati solo i componenti visibili (per es. non quelli sotto-

cofano) durante l’utilizzazione del prodotto.



previsto il cumulo della tutela con il modello d’utilità e il diritto d’autore

( “valore artistico” e “carattere creativo”)

la durata del diritto d’autore è stata ridotta a 25 anni p.m.a.

Come si valuta la novità?

Bisogna stabilire se è già noto (negli ambienti specializzati) un modello

identico o che si differenzia per “dettagli irrilevanti”

Il carattere individuale deve fondarsi su una “chiara differenza”



• Convenzione UPOV• Regolamento 2100/94/CE• Codice della proprietà Industriale (Sezione VIII; artt. 100 – 116)• Convenzione sul Brevetto Europeo

• Art. 53 (b): esclusione delle nuove varietà vegetali e deitrovati essenzialmente biologici (es. incrocio e selezione) perl’ottenimento delle stesse

• TRIPs• Art. 27.3 (b): Members may also exclude from patentability:plants and animals other than micro-organisms, and essentiallybiological processes for the production of plants or animals otherthan non-biological and microbiological processes. However,Members shall provide for the protection of plant varieties eitherby patents or by an effective sui generis system or by anycombination thereof. The provisions of this subparagraph shallbe reviewed four years after the date of entry into force of theWTO Agreement.

Varietà vegetali – Trattati e Convenzioni


Insieme di vegetali appartenente all’ultimo gradino dellatassonomia vegetale (tipo → classe → famiglia → genere →

specie → varietà) in cui le piante possiedono alcunecaratteristiche morfo-fisiologiche peculiari.

Varietà di ciliegio Marysa (Università degli studi di Bologna) –PA6UNIBO

Famiglia: Rosacee; Specie: Prunus avium

Kiwi Soreli

Varietà vegetali - definizione


Per essere tutelabile, una varietà vegetale deve essereidentificabile. Ci sono 5 criteri, tre tecnici e due non tecnici.

Requisiti tecnici

• Distinzione: la varietà deve contraddistinguersi nettamenteda ogni altra varietà per una o più caratteristiche morfo-fisiologiche (forma, colore, resistenza ai parassiti, ecc.…);

• Omogeneità: la varietà deve essere sufficientementeuniforme nei suoi caratteri pertinenti ed essenziali (lepiante devono essere simili o geneticamente identiche);

• Stabilità: i caratteri pertinenti e rilevanti devono rimanereinvariati in seguito a successive riproduzioni

Varietà vegetali – requisiti (1)


Requisiti non tecnici• Novità (solo commerciale): il deposito della domanda della

varietà deve essere effettuato entro un anno nel caso dicommercializzazione in Italia; 4 (o 6 anni in caso di viti) sela commercializzazione è avvenuta all’estero;

• Denominazione della varietà: nome generico della varietàrichiesto per l’iscrizione nel registro varietale (nonregistrabile come marchio e non può contenere nomigeografici)

Fonte: Annual Report CPVO (2014)

Varietà vegetali – requisiti (2)


• È il costitutore, ovvero la persona che ha creato o scoperto

o messo a punto la varietà.

• Se la nuova varietà vegetale è stata creata nell’ambito di un

rapporto di lavoro dipendente, si applica l’articolo 64 (art.

111 CPI);

• Nessun rinvio all’art. 65

• I diritti patrimoniali sono alienabili e trasmissibili

Titolare del diritto (art. 101 c.p.i.)


Italia (art. 109 c.p.i.)

20 anni a decorrere dalla data di concessione del titolo

Per gli alberi e le viti, il diritto dura 30 anni

In ambito comunitario (art. 19, Reg. CE 2100/94)

25 anni (sempre dalla concessione)

30 anni (nel caso di alberi e viti)

Durata della privativa


Il diritto di esclusiva su una varietà vegetale si estende non solo sulmateriale di riproduzione ma anche al prodotto della raccolta eriguarda:

• la produzione e la riproduzione;

• il condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;

• la vendita;

• l’esportazione e l’importazione;

• la detenzione per uno di questi scopi.

Inoltre, il diritto si applica anche alle varietà:

• essenzialmente derivate da quella protetta;

• che non si distinguono nettamente dalla varietà tutelata;

• la cui riproduzione necessita il ripetuto impiego di quella protetta.

Contenuto ed effetti della tutela (art. 107 c.p.i.)


Il diritto di esclusiva su una varietà vegetale non comprendegli atti compiuti:

• in ambito privato e a scopi non commerciali;

• a titolo sperimentale;

• per creare altre varietà vegetali (che non sianoessenzialmente derivate da quella protetta e che sidistinguano nettamente)

Limiti (art. 108 c.p.i.)

Fonte: Annual Report CPVO (2014)


La brevettabilità viene esclusa quando:

• il metodo utilizzato non produce alcuna modifica nelpatrimonio genetico del vegetale (anche se si può applicarea più di una varietà);

• La modifica del patrimonio genetico dà luogo ad unaspecifica varietà vegetale.

La modifica deve essere trasversale ad una pluralità di varietàvegetali.

Non è il tipo di metodo utilizzato (ingegneria genetica ometodi tradizionali di ibridazione o selezione) ma il risultato!

Brevettabilità


La topografia di un prodotto a semiconduttori è definita dauna serie di disegni che rappresentano lo schematridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto asemiconduttori.Durata: 10 anniPossono essere registrate anche le topografie sfruttatecommercialmente da non più di due anni.

Topografie dei prodotti a semiconduttori


Il marchio è un segno distintivo che consente di distinguere iprodotti/servizi di un’impresa da un un’altra.

Possono essere registrati tutti i segni suscettibili di essererappresentati graficamente: parole, disegni, lettere, suoni,colori e forme.

Requisiti: novità, capacità distintiva e liceità

Durata: 10 anni rinnovabili

Tipologie di marchi: denominativi, figurativi, di colore, sonori,tridimensionali

Marchi


Tipo Durata (anni)

Brevetti per invenzione 20

Modelli d’utilità 10

Varietà vegetali 20 (30 per alberi e viti)

Marchi 10 (rinnovabile)

Disegni e modelli 5 (fino a un massimo di 25)

Topografie 10

Diritto d’autore 70 p.m.a.

Riepilogo durata tipologie di PI


Indice









Le banche dati


Brevettare, mantenere il segreto

industriale o pubblicare?

Se decido di

brevettare

Cosa?

Quando?

Dove?


Cosa brevetto?

• Ampiezza delle rivendicazioni + ricerca di prior art

Quando?• Quali sono i rischi se aspetto troppo tempo?

Dove?

• Nei mercati dei concorrenti e nei paesi dove i concorrenti hanno la produzione

Se decido di brevettare …


Con la pubblicazione di una domanda di brevetto si divulgal’invenzione ma se questa operazione non è conveniente da punto divista aziendale, l’unica soluzione rimane quella di mantenere ilsegreto.

Il segreto industriale non è appropriato per tutti quei prodotti chepoi sono messi in commercio (perché possono essere analizzati e sene può comprendere la realizzazione e le caratteristiche tecniche)ma solo per i procedimenti (o anche quei prodotti) che sono utilizzatiinternamente all’azienda.

La domanda fondamentale da farsi è: c’è un vantaggio competitivonel depositare una domanda di brevetto oppure no?

Brevetto o segreto industriale?


Nel caso in cui si opti per il segreto industriale, ci sono altrequestioni da porsi:

• è sufficiente avvalersi del diritto di preuso, tenendopresente che un terzo può depositare una domanda dibrevetto sul medesimo procedimento?

• per quanto tempo è possibile mantenere il segretoindustriale?

• potrebbe essere necessario, in futuro, tutelare ilprocedimento con una domanda di brevetto?

Se scelgo il segreto industriale?


Si può prendere in considerazione l’ipotesi di rendere notoil procedimento con una pubblicazione (questo impedirà achiunque altro di depositare successivamente una domandadi brevetto, per mancanza del requisito di novità).

Pubblicazione difensiva


La questione del “quando brevettare” induce a porsi alcuni quesiti: qual èlo scopo del brevetto? Si utilizza per impedire a terzi di copiarel’invenzione oppure allo scopo di licenziare una tecnologia, che poi non saràutilizzata in azienda o anche per aumentare il valore dell’impresa nel casodi una futura fusione o acquisizione?E' necessario procedere rapidamente con il deposito quando c’è unpotenziale rischio nell’attesa (qualora i concorrenti siano particolarmenteattivi nell’innovare).Nel caso di invenzioni di procedimento realizzate in settori tecniciparticolarmente competitivi, è necessario brevettare il prima possibile,mentre non è il caso per miglioramenti incrementali in tecnologie“mature”.Se si brevetta troppo presto, potrebbero non essere ancora disponibilisufficienti dati sperimentali per supportare quanto rivendicato.In tal caso però, si potrebbe depositare (entro l’anno di priorità) unaulteriore domanda di brevetto nazionale sui miglioramenti tecniciconseguiti e riunificare entrambe le domande in un’unica estensioneinternazionale (PCT).

Quando brevettare?


molto ampia (per mascherare la vera invenzione? O perché non èancora ben definita) depositando successivamente domandedivisionali per restringere l’ambito di tutela

limitata (ma con più depositi entro l’anno di priorità)

in alcuni settori (biotech) domande con migliaia di pagine sonofrequenti (100.000 pagine e 20.000 rivendicazioni)

un maggior numero di rivendicazioni può significare un maggioreambito di tutela; a volte, l’aggiunta di rivendicazioni significadettagliare meglio l’invenzione, aggiungendo precisione

dati medi: rivendicazioni (da 10 a 18 negli anni 1980 – 2002);pagine di descrizione (da 14 a 30 negli anni 1988 – 2002)

Come scrivere la domanda di brevetto?


Di solito la scelta del Paese in cui depositare la domanda di priorità non è unproblema: si effettua nello Stato in cui l’azienda ha la sede. È poipossibile usufruire dell’anno di priorità per estendere all’estero una privativanazionale.

La procedura italiana è vantaggiosa per l’economicità delle tasse, per il fattoche si ottiene un rapporto di ricerca e un’opinione scritta (anche se nonvincolante) dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO).

L’esito del rapporto di ricerca è utile a livello decisionale.

Ciò che è realmente importante ma nello stesso tempo difficile da decidere,è determinare la massima copertura geografica, tenendo presente che leprocedure brevettuali sono costose. La designazione dei Paesi in cuieffettuare un deposito può essere posticipata di un anno (priorità) oppure ditrenta/trentuno mesi (sempre considerando la data di priorità come puntodi partenza) nel caso in cui si opti di usufruire della procedura PCT oppure ditre mesi dalla notifica di concessione del brevetto Europeo.

Dove brevettare? (1)


Con il sistema PCT, è possibile ottenere una coperturabrevettuale (anche se parziale) su 148 Stati membri (dal 1°

novembre 2014), con una procedura semplificata rispetto allefasi nazionali dirette: un singolo deposito, un’ampia scelta dilingue in cui redigere la domanda (arabo, cinese, inglese,francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo ospagnolo), nonché l’ottenimento di un rapporto di ricerca e diun’opinione scritta. Alle obiezioni dell’esaminatore è possibilerispondere, ma non è fondamentale.

E questo dipende dal fatto che non si tratta di unaprocedura di concessione ma semplicemente di differimentodi una decisione che, nel breve periodo, può essere complessae costosa.



Non tutti i Paesi del mondo hanno aderito al sistema PCT, per cui l’ingressoin alcuni Stati (per esempio Argentina, Taiwan) deve essere effettuatonell’anno di priorità.Esistono, poi, alternative regionali al PCT e precisamente:

EAPO (Organizzazione Eurasiatica dei Brevetti - http://www.eapo.org/en/)ARIPO (Organizzazione Regionale Africana sulla proprietà intellettuale -http://www.aripo.org/)OAPI (Organizzazione Africana per la proprietà intellettuale -http://www.oapi.int/)EPO (Organizzazione Europea dei Brevetti - http://www.epo.org/)

Tutte queste organizzazioni hanno un ambito geografico di tutela più limitato,per cui la procedura PCT è preferibile, a meno che non ci sia un interessespecifico solo per alcuni Stati membri di uno dei summenzionati sistemi.


http://www.eapo.org/en/

http://www.aripo.org/

http://www.oapi.int/

http://www.epo.org/


Se non si hanno ancora informazioni sul mercato diriferimento, se si ha intenzione di licenziare a terzi latecnologia brevettata (le negoziazioni con le azienderichiedono generalmente tempi piuttosto lunghi) oppure se ènecessario realizzare un prototipo, per esempio, o sel’invenzione originale è stata nel frattempo migliorata connuovi accorgimenti tecnici, allora la procedura PCT è lasoluzione da adottare.Il PCT è indicato per le invenzioni biotecnologiche, cherichiedono un periodo sviluppo più lungo rispetto ad altreinvenzioni.Uno svantaggio del PCT consiste nel fatto che si allungano itempi di concessione e in caso di contraffazione l’azione legaleè più incerta.



Se, invece, l’azienda ha un mercato ben definito e consolidato,è poco conveniente il PCT (soprattutto dal punto di vistaeconomico, da circa 7 a 10 K€).

È preferibile, in questo caso, effettuare subito le fasinazionali nei Paesi d’interesse.

Se, per esempio, il mercato dell’azienda è europeo, convienedepositare una domanda di brevetto Europeo, piuttosto chetante domande nazionali.

La procedura risulta un po’ più costosa ma con un unico sistemadi concessione, si ottengono identici ambiti di tutela negliStati in cui serve convalidare i titoli di privativa.



• costi delle cause

Il costo delle cause multiple è proibitivo! È più economico depositare un’opposizione all’EPO (i costi variano da € 6.000 a € 50.000, inclusi onorari del consulente).

UK è la giurisdizione più costosa (3 volte > rispetto a FR, DE e NL)

L’esito delle cause è a volte incerto! (es. Epilady vs. Remington)

Tribunali di:

AT, FR, UK nessuna contraffazione

BE, DE, IT, NL accertata la contraffazione



Indice









Le banche dati


In Italia

All’estero entro dodici mesi

Domanda di Priorità Estensione internazionale

EP

12

PCT

EP

Fasi nazionali

0

Procedure: aspetti generali


La procedura nazionale

Deposito

Ricerca edopinione

Pubblicazione

EsameConcessione

Ricorso

Rigetto

Risposta all’esaminatore

deposito nazionale: depositare domande di brevetto direttamente presso gli uffici nazionali.

EP: depositare un’unica domanda EP e successivamente convalidare negli Stati d’interesse.

PCT - nazionale: depositare una domanda PCT e dopo 30 mesi dalla data di priorità selezionare gli Stati in cui richiedere la tutela [non è possibile per BE, CY, FR, GR, IE, IT, MC, NL, SI].

Euro-PCT: depositare una domanda PCT e dopo 31 mesi dalla data di priorità effettuare l’ingresso in fase regionale EP.

Come ottenere tutela in Europa


Procedura europea (1)

Stati contraenti EPC* (38)

Stati di estensione: Bosnia

e Montenegro

*Convenzione sul Brevetto Europeo


Source: epo.org



0m filing 7m ESR18m

publication24m

examination

29m 1°Office Action

49m grant

Time for applicants to respond to Office Actions: 4 months + 2



Source: http://www.marks-clerk.com/

Opposition period starts


http://www.marks-clerk.com/


Source: epo.org

Procedura PCT


Indice









Le banche dati


Perché è importante la novità?

• Art. 52(1) EPC: I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove

Definizione

•Art. 54(1) EPC: Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica

Che cosa s’intende per stato della tecnica?

•Art. 54 (2): Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo

• Nessuna restrizione sulla tecnica nota per quanto riguarda la novità (eccezione: art. 55 EPC - divulgazioni non opponibili)

• Il pubblico è qualsiasi persona?

Novità (1)


Lo stato della tecnica è costituito da quattro categorie di nozioni

le comuni conoscenze generali (contenute nei libri di testo e nei principali articoli tecnici)

le conoscenze potenziate (tutti i brevetti pubblicati da USPTO, EPO e JPO, la letteratura brevettuale dei paesi più industrializzati e la letteratura dei paesi non industrializzati che sono però specializzati nella tecnologia in questione)

le conoscenze nascoste (tesi di laurea, conferenze, pubblicazioni depositate in biblioteca, ecc)

brevetti anteriori pubblicati successivamente

Fonte: M. Franzosi – Novità e non ovvietà. Lo stato della tecnica, “Rivista di Diritto Industriale”, 2001 – Parte

I, p. 67

Novità (2)


Modalità di divulgazione

Scritte (nessuna limitazione riguardo la lingua e il numero di copie)

Orali (conferenze, presentazione del prodotto a una fiera)

Mediante l’uso (vendita o dimostrazione)

In qualsiasi altro modo (per es. Internet)

Importante:

quando

che cosa è stato divulgato

data di priorità

Un’invenzione non è nuova quando tutte le caratteristiche tecniche sono presenti in un documento

Novità (3)


Un’invenzione è non ovvia quando è significativamente diversa dalla tecnica nota

Per il giudizio di non ovvietà sono da tenere in considerazione solo queste

due categorie della tecnica nota:

“common general knowledge”;

“enhanced knowledge”.

L’esame dell’originalità non rende superfluo quello di novità.

Attività inventiva (1)


Quali documenti devono essere considerati dal tecnico del settore?

• i documenti dello stesso settore tecnico devono essere tutti considerati?

• dopo aver estrapolato i documenti rilevanti, come devono essere combinati tra loro?

Verificare se il settore tecnico dell’invenzione è affollato

Field approach (anteriorità dello stesso settore)

Problem & solution approach

L’esame di tutte le anteriorità al fine di estrapolare quelle rilevanti comporta uno sforzo intellettivo!



L’estrapolazione di anteriorità non può essere svolta senza limiti!

Si dovrebbe escludere:

1. le conoscenze nascoste;

2. applicando il PSA, considerare solo le anteriorità che risolvono lo stesso problema tecnico;

3. escludere le anteriorità particolarmente datate, evitando di combinarle con altre anteriorità recenti

Se il settore si è sviluppato in una direzione diversa rispetto a quella suggerita dal documento datato, è evidente che vi era un pregiudizio tecnico a proseguire in quella direzione



Come devono essere combinate le anteriorità?

Could/would approach (evitare la valutazione a posteriori)

L’esperto del settore sarebbe arrivato (would) all’invenzione o avrebbe potuto (could) realizzarla?

Occorre stabilire se una soluzione tecnica non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica

Elemento decisivo: nei documenti rilevanti vi è un insegnamento o un suggerimento a combinare le anteriorità?

Fonte: V. Jandoli – L’esame dell’altezza inventiva, “La Rivista di Diritto Industriale”, 2003, p. 289



Problem & solution approach

identificare la tecnica nota più simile (“closest prior art”, tipicamente e idealmentecostituita da un documento), ovvero la realizzazione strutturalmente e funzionalmentepiù prossima dalla quale l’inventore sarebbe partito

verificare se vi sono differenze tra l’invenzione rivendicata e la tecnica nota più simile(se non viene individuata alcuna differenza l’invenzione non è nuova);

identificare l’effetto tecnico di tale differenza;

dedurre da quella differenza il problema tecnico oggettivo (in modo che la differenzasia la soluzione al problema tecnico);

valutare se il problema oggettivo è di tipo tecnico (se non è verificata questacondizione, non è presente alcun contributo tecnico rispetto alla tecnica nota e quindineppure attività inventiva);

stabilire se vi sono indicazioni nello stato della tecnica che inducano l’esperto delsettore a risolvere quel problema tecnico come nell’invenzione (se esistono non vi èattività inventiva)


Massimo Barbieri - 2016Fonte: J.A. Stellmach – A graphical representation of the problem-solution approach (PSA) to the assessment

of inventive step, “World Patent Information”, 31 (2009), p. 4 - 10

La sostituzione è ovvia se in un documento di prior art è descritta una struttura simile che possiede la stessa attività ed i sostituenti sono gli stessi

Una somiglianza strutturale non dimostra l’ovvietà del nuovo composto, ma è l’utilità un punto di riferimento essenziale.

Dimostrare la somiglianza funzionale



Indice









Le banche dati


per evitare di “reinventare la ruota” (sprechi di risorse in ricerca e sviluppo)

per non incorrere nel rischio di contraffare accidentalmente brevetti di terzi

è un aiuto per il consulente in proprietà industriale nella fase di redazione della domanda di brevetto

per valutare un portafoglio brevettuale

Perché sono importanti le ricerche brevettuali


• Le banche dati sono incomplete!

• Lingue utilizzate nella stesura dei brevetti (utilizzando parole chiave

in inglese si perdono documenti scritti in cinese, coreano, ecc…)

• Inglese britannico e americano (es. tyre – tire)

• Terminologia (es. automobile – horseless vehicle; flying machine –

aircraft - airplane)

• Uso di neologismi e generalizzazione dei termini (nelle

rivendicazioni)

• Con le parole chiave non si trovano idee o concetti

• Pubblicazione delle domande di brevetto dopo 18 mesi dal

deposito

Alcune considerazioni


“Freedom to Operate” (o di libertà di attuazione)

Si esegue su:

• brevetti attivi e concessi in quello Stato, • domande di brevetto in fase d’esame e • domande di brevetto internazionali (PCT) che potrebbero

successivamente entrare nelle fasi nazionali.

Una volta conclusa la ricerca, sarà in ogni caso necessario continuare un monitoraggio della letteratura brevettuale, perché esiste la possibilità che domande di brevetto non ancora pubblicate (durante l’esecuzione della ricerca) possano risultare rilevanti ed impedire la successiva commercializzazione del prodotto.

Tipologie di ricerche brevettuali


Validity search: è una ricerca di brevettabilità ampia (lo scopo è determinare se un brevetto già concesso è effettivamente valido)

Patentability search (novelty): è una ricerca eseguita dagli esaminatori degli uffici brevetti per stabilire se un’invenzione possiede i requisiti di brevettabilità

Informative (or “quick” or state of the art): ricerca informativa per la pianificazione R&D, l’individuazione di trend tecnologici, l’analisi e il monitoraggio della concorrenza (IPC + KW)

Tipologie di ricerche brevettuali

FTO searches: recall=1

Informative searches: la precisione è rilevante

Fonte: P. Foglia – Patentability search strategies and the reformed IPC: a patent office perspective - World

Patent Information (2007), vol. 29, pages 33 - 53


Mancanza di novità o inventività

Rapporto di di ricerca (1)


Mancanza inventività

Rapporto di di ricerca (2)


Categorie di citazioni

Riferimento: S. Wolf (2011)

Rapporto di ricerca (3)


Insieme di tutti i documenti brevettuali che rivendicano una precisainvenzione.

Famiglie brevettuali

Utilità:

1. Valutare la distribuzione geografica dell’invenzione

2. Utilizzare i brevetti equivalenti come sostitutivi dei brevettitradotti


Quando effettuare le ricerche

PCT

6 mesi

Pubblicazione domanda

12 mesi

Inizio progetto di

ricercaIT

Istruttoria

Stato dell’arte brevettuale

Novità Brevettabilità Monitoraggio

Stesura domanda

Brevettabilità

10/12 mesi


Operatori utilizzati:

Booleani (AND, OR, ANDNOT)

di prossimità

Lingua utilizzata: inglese

Procedure di ricerca

Scopo delle ricerche: trovare documenti che rivendicanocaratteristiche tecniche simili e non solo una corrispondenza di

termini

Una ricerca può essere condotta :

mediante parole chiave (modo più intuitivo ma soggettivo);

mediante codici di classificazione;

mediante citazioni brevettuali.

Indipendenti dal linguaggio utilizzato


I codici di classificazione si possono utilizzare in due modi:

• quando la classificazione coincide esattamente con il campodi ricerca (livello sottogruppo)

• in parallelo con altri sistemi /termini di ricerca (livellosottoclasse)

Esempi:

un singolo termine è in grado di esprimere un concettocomplesso (A23C 15/16: l’invenzione riguarda il burro ed inparticolare il burro a basso contenuto di grassi) e definisceun ambito ben preciso (mentre A23C si riferisce in modogenerale a tutti i prodotti lattiero - caseari)

RAM + H01L (circuiti integrati) [se utilizzo F02K (motori areazione)]



Esempio: collapsible bicycle helmet

collapsible and helmet 34 risultati

collaps* and helmet 88 risultati

classificazione CPC (A42B3/322) 159 risultati



Indice









Le banche dati


Perché si classifica?

Essenzialmente per potere eseguire le ricerche (di anteriorità, novità o brevettabilità) in modo indipendente dal linguaggio utilizzato, perché in questo modo è possibile ricercare concetti o idee a volte difficili da esprimere mediante parole ed infine perché non sempre sono disponibili i riassunti (in inglese) o anche i testi dei brevetti[quelli molto datati sono classificati come immagini e dunque non ricercabili tramite parole chiave].

Dal momento che solo nel 10 – 20% dei casi accade che una classificazione coincida perfettamente con il concetto inventivo che si sta ricercando, l’uso delle parole chiave rimane comunque una modalità di ricerca essenziale.

Classificazione


Classificare i brevetti significa organizzare, catalogare e indicizzare il contenuto tecnico di tali documenti in modo tale da poterli facilmente e accuratamente identificare, nonché ricercare.Sono gli stessi esaminatori ad attribuire uno o più codici di classificazione alle domande di brevetto.Anche se quella internazionale è senz’altro la più utilizzata, esistono altre tipologie di classificazioni brevettuali, per esempio, cooperativa (CPC), giapponese [(FI - File Index) e F-terms (File forming terms)], ecc...Maggiore è il numero di categorie (vedi tabella) che compongono una classificazione e più alta sarà la probabilità di reperire uno o più sottogruppi la cui definizione coincida con le caratteristiche tecniche dell’invenzione da analizzare.

Tipo di classificazione N° di categorie

IPC 69.000

CPC 250.000

FI 180.000

F-terms 350.000

Classificazione


La classificazione internazionale (IPC) è un sistema gerarchico che consiste di cinque livelli: 8 sezioni e circa 69.000 sottodivisioni (classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi) per classificare tutte le invenzioni pubblicate da più di 100 Stati e le autorità brevettuali regionali (EPO, WIPO, ecc.)

L’IPC è stata creata perché:

i tradizionali sistemi di classificazione utilizzati nelle biblioteche non sono adatti in quanto classificano tutta la conoscenza, tra cui letteratura e arte;

le classificazioni brevettuali nazionali sono applicate solo ai documenti nazionali.

Nessuna tra queste opzioni è soddisfacente:

imparare altre tipologie di classificazione;

utilizzare tabelle di concordanza;

riclassificare i documenti di tutte le altre nazioni.

Classificazione IPC


Classificazione IPC


Sezione C (chimica, metallurgia)

Classe C01 (chimica inorganica)

Sottoclasse C01B (elementi non metallici e loro composti)

Gruppo principale C01B 31/00 (carbonio e composti del carbonio)

Sottogruppi C01B 31/04 (grafite)

La gerarchia è determinata solo dal numero di punti (...) e non dalla numerazione dei sottogruppi

Classificazione IPC


Codici IPC


http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page

https://www3.wipo.int/ipccat/

http://v3.espacenet.com/eclasrch?classification=ecla&locale=en_EP

Come reperire i codici IPC

Testo da classificare

A surgical instrument and a method for geometrical evaluation of an object inside a body of a human being or animal is described. The instrument comprises a handle, a reference device and means for bringing said reference device into the vicinity of said object, said instrument co-operating with an image acquisition device for acquiring at least one image of said reference device when it is in the vicinity of said object. Typically the object is a lesion of an internal tissue, for example a cartilage tissue of an articulation of the knee.

http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page

https://www3.wipo.int/ipccat/

http://v3.espacenet.com/eclasrch?classification=ecla&locale=en_EP


Come reperire i codici IPC


Classificazione CPC

Da gennaio 2013 è attivo un nuovo sistema di classificazione (denominato CPC – Cooperative Patent Classification) con più sottodivisioni e sottogruppi (e 9 sezioni) rispetto all’IPC , gestito da EPO e USPTO.La classificazione ECLA è utilizzata come base del nuovo sistema

Sono inclusi:• i codici ICO;• KW (EPO);• alcune classi USPC [es. business methods; Y10S]

Le informazioni sono suddivise in:• “invention information” per le caratteristiche tecniche che portano un

avanzamento nella prior art;• “additional information” per quelle caratteristiche che, in

combinazione con le prime, possono facilitare le ricerche

Revisione mensile (mentre l’IPC è annuale)

Massimo Barbieri - 2016Fonte: R. Iasevoli – IPC vs. CPC compared- Third IPC Workshop (WIPO) – 25 February 2013

Classificazione CPC

Sections A-H Section Y

Main trunk

• 647 subclasses

• ~ 160 000 symbols

• invention or additional information

• {...} used to distinguish CPC text from IPC one

• ~7 300 symbols

• including former

USPC "XRAC's

and digests"

• tagging of

emerging

cross-sectional

technologies

• additional

information only

Indexing codes ─ 2000 series

• ~ 82 000 symbols

• former "breakdown" and "orthogonal" ICO

• EPO keywords

• include IPC indexing codes

• additional information only


• Disponibile su Espacenet • Utilizzata attualmente dall’EPO e dall’USPTO (a partire 2015)• Sarà sempre utilizzata la classificazione IPC• http://cpcinfo.org

Classificazione CPC vs. IPC

http://cpcinfo.org/


“Function-oriented” oppure “Application-oriented”

A61K31/43 (preparazioni farmaceutiche contenenti penicillina)

C07D 499/00 (composti eterociclici, es. penicilline)

C12P 37/00 (preparazione di penicilline)

La ricerca in una sola delle due classificazioni non consentirebbe l’ottenimento di un’informazione completa.

La classificazione IPC è utilizzata da più di 100 uffici brevetti nazionali, mentre la CPC da EPO e USPTO (per ora) e prossimamente anche da SIPO e KIPO.

La copertura dei documenti è parziale per Cina, Giappone, Corea del Sud, Brasile, India e Russia.

Limiti nell’uso della classificazione


Indice









Le banche dati


Banche dati brevettuali

Due principali tipologie:

• a plus valore (con informazioni derivanti dall’analisi del contenuto tecnico del documento originale)

• a testo completo

In tutte le banche dati sono riportati i dati bibliografici essenziali.

Sono organizzate in record (ognuno dei quali identifica una pubblicazione ed è suddiviso in campi in cui viene scomposta l’informazione).



Fonti pubbliche gratuite (fornite da uffici brevettuali nazionali o sovranazionali)

• Espacenet, USPTO, JPO, UIBM, WIPO

Fonti gratuite (fornite da produttori indipendenti)

• PATENT LENS, GOOGLE PATENTS

Fonti professionali a pagamento

• Thomson Innovation, Patbase, Orbit, TotalPatent

Fonti non accessibili!

“Traditional Knowledge Digital Library”: banca dati prodotta dal governo indiano (non accessibile per evitare lo sfruttamento a scopi commerciali)


“No matter how good the database, a poor search engine or retrieval technology will not deliver a good search…”(Stephen Adams)

Algoritmi e motori di ricerca differenti forniscono differenti risultati:

Query USPTO Google Patent Search

“mouse pad” AND

therapeutic AND

Application

date_1/1/1976-

>1/18/2006

31 9

Fonte: S. Sakurai, A. F. Cardenas – An analysis of patent search systems – J. Pat. & Trademark Off. Soc’y

(2008), vol. 90, pages 448 - 460



La scelta del database dipende essenzialmente dal tipodi informazione da ricercare: per esempio, la ricerca dicomposti, reazioni chimiche o strutture di tipo“Markush” è possibile solo su database commerciali(Dialog, STN, Orbit) e non su quelli gratuiti.

Coperturatemporaledocumentale

Selezione del database


Elenco banche dati gratuite

1. http://ep.espacenet.com/

2. http://www.epoline.org/portal/public

3. http://www.wipo.int/pctdb/en/

4. http://patft.uspto.gov/

5. http://portal.uspto.gov/external/portal/pair

6. http://dpma.de/english/index.html

7. http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/default.aspx

8. http://brevettidb.uibm.gov.it

http://ep.espacenet.com/

http://www.epoline.org/portal/public

http://www.wipo.int/pctdb/en/

http://patft.uspto.gov/

http://portal.uspto.gov/external/portal/pair

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/default.aspx

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/default.aspx

http://brevettidb.uibm.gov.it/


Principali differenze tra banche dati gratuite e quelle a pagamento:

1. Accuratezza dei dati inseriti

2. Copertura documentale

3. Informazione aggiuntiva

4. Aggiornamento dei dati

5. Analisi statistica

Le banche dati gratuite sono utilizzate per ricerche di tipo orientativo, dove non è richiesta una ricerca esaustiva.


Espacenethttp://worldwide.espacenet.com

http://worldwide.espacenet.com/


Espacenet

Selezionare il database


Espacenet


• il numero di documenti che è possibile visualizzare è ristretto a 500;

• si possono inserire fino a un massimo di 10 termini nei campi di ricerca (l’aggiunta di un ulteriore termine causa un errore);

• in tutti i campi si possono digitare non più di 21 termini e 20 operatori logici;

• la lingua di ricerca (riassunto) è l’inglese;

•è possibile effettuare una ricerca nel full text solo nei documenti EP e PCT (non è possibile discriminare i campi);

• le classificazioni in cui è possibile effettuare una ricerca sono quella internazionale (IPC) e quella cooperativa (CPC)

Espacenet


Banca dati USPTOhttp://patft.uspto.gov

http://patft.uspto.gov/


Banca dati USPTO


Banca dati UIBM

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Avanzata.aspx

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Avanzata.aspx


http://brevettidb.uibm.gov.it

Banca dati UIBM

http://brevettidb.uibm.gov.it/


Banca dati biotecnologie

http://www.uibm.gov.it/biotech/home/

http://www.uibm.gov.it/biotech/home/



La banca dati consente di ricercare le domande di brevetto nazionali nei settori biotecnologico e scienze della vita, depositate dal 1° luglio 2008 e selezionate in base alla classificazione IPC.

Sono ricercabili le invenzioni nei settori:• biotecnologie (definite in base a una serie di codici IPC – A61K è la

sottoclasse IPC con più domande di brevetto) http://www.uibm.gov.it/biotech/home/lista_class_bio.pdf

• life science [biotecnologico + settore salute (dispositivi medici, agroalimentare, ambiente, chimico-farmaceutico, cosmetica, nutraceutica) http://www.uibm.gov.it/biotech/home/lista_class_ls.pdf

L’aggiornamento è mensile.

Le ricerche si possono eseguire mediante parole chiave nel titolo, selezionandogli anni di deposito o la provincia in cui sono stati effettuati i depositi oppurenelle classificazioni IPC corrispondenti.Se la domanda di brevetto è stata estesa, è presente il collegamento adEspacenet (con possibilità di scaricare il testo completo della domanda).

http://www.uibm.gov.it/biotech/home/lista_class_bio.pdf

http://www.uibm.gov.it/biotech/home/lista_class_ls.pdf


Nel sito sono riportate statistiche aggiornate per entrambi i settori.



Depatisnethttps://depatisnet.dpma.de

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index&switchToLang=en


Confronto tra le banche dati

Fonte: B. Jurgens, V. Herrero-Solana – Espacenet, Patentscope and Depatisnet: A comparison approach –

World Patent Information (2015), vol. 42, pages 4 - 12

Copertura dati: circa 90 milioni di documenti per Espacenet e Depatisnet

Numero di collezioni di brevetti nazionali

Numero di collezioni brevettuali in cui è ricercabile il testo completo





Espacenet e Depatisnet mostrano simili livelli di copertura nelle principali collezioni brevettuali (WO, EP, US e JP).

Per quanto riguarda le domande/brevetti concessi tedeschi Espacenet ha una raccolta più completa.





Per quanto riguarda la classificazione, tutte le banche dati supportano la IPC. In Patentscope la CPC non è ricercabile, mentre in Depatisnet è utilizzabile solo attraverso l’interfaccia IKOFAX.

Possibilità di generare feed RSS per le ricerche effettuate su Espacenet e Patentscope.

Limiti: n° di documenti visualizzabili (500 con Espacenet e 1.000 con Depatisnet)





Depatisnet non ha nessun traduttore automatico, mentre Patentscope ha un sistema chiamato TAPTA, progettato proprio per tradurre titoli e riassunti di brevetti e può essere adattato ad uno specifico campo tecnico.


Blog

http://intellogist.wordpress.com/

Riviste

Patent Information News

http://www.epo.org/service-support/publications.html?id=97

World Patent Information

http://www.journals.elsevier.com/world-patent-information/

Riferimenti per approfondimenti

EPO Online Traininghttps://www.epo.org/learning-events/e-learning.html

Sito web della classificazione CPChttp://www.cooperativepatentclassification.org/index.html

http://intellogist.wordpress.com/

http://www.epo.org/service-support/publications.html?id=97

http://www.journals.elsevier.com/world-patent-information/

https://www.epo.org/learning-events/e-learning.html

http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html


Riferimenti bibliografici

Corso base sui brevetti e sulla valorizzazione della ricerca … · 2016-02-10 · Forme e...

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