Brevetti giornata formazione
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Il Brevetto:perché, come e quando?
Franco DocchioMembro della Commissione Brevetti
Università degli Studi di Brescia
Il brevetto è uno strumento giuridico che conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'oggetto brevettato. Il brevetto può essere ceduto o concesso in licenza, dietro pagamento di un corrispettivo al titolare.
Che cos’è il brevetto
Un'invenzione brevettabile deve essere una soluzione di un problema tecnico
Deve essere nuova, ossia mai resa nota in Italia o all'estero Deve comportare un'attività inventiva, cioè non deve
risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo
Deve essere atta a trovare applicazione industriale. Le invenzioni possono riferirsi, ad esempio, ad una
macchina, un dispositivo, un circuito elettronico, un composto chimico, un procedimento di lavorazione e così via.
Requisiti di un’idea brevettabile
L’invenzione (soluzione originale di problema tecnico, atta ad essere realizzata e applicata in campo industriale)
Il Modello di Utilità (trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili o a oggetti di uso comune particolare efficacia o comodità di pubblicazione o impiego)
Una nuova varietà vegetale o animale
Oggetti possibili di brevetto
La NOVITA’: invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica
L’ATTIVITA’ INVENTIVA: invenzione deriva da attività inventiva se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica a una persona esperta nel ramo
L’INDUSTRIALITA’: invenzione deve poter essere atta ad avere applicazione in industria anche agricola
La SUFFICIENTE DESCRIZIONE: un’invenzione è ben descritta se dà modo ad altri di riprodurla
Requisiti di un brevetto
E' importante tenere presente che anche una divulgazione dell'invenzione ad opera dello stesso inventore o avente causa prima del deposito della domanda di brevetto toglie novità e costituisce motivo di nullità del brevetto
Requisiti di un’idea brevettabile
!
Registrazione: strumento giuridico che consente di ottenere la protezione per i disegni e i modelli industriali o del software
La registrazione disegni e modelli, incluso il software
Il brevetto è un particolare tipo di PUBBLICAZIONE, che riserva all’INVENTORE il diritto esclusivo di produrre, commercializzare, ecc.
L’unica alternativa al Brevetto, per mantenere la proprietà di una invenzione, è il SEGRETO
In poche parole….
Il deposito del Brevetto è a carico del TITOLARE DEL DIRITTO AL BREVETTO, che godrà dei suoi benefici
Il titolare del diritto al Brevetto può essere l’inventore, se privato, o l’Istituzione per cui lavora, a seconda degli accordi tra datore di lavoro e dipendente
Il deposito del Brevetto
Il brevetto può essere prioritariamente depositato In Italia All’estero
La domanda prioritaria, se non estesa all’estero, condurrà a un brevetto valido solo nel Paese in cui è stata depositata
La domanda prioritaria
Priorità: la data di deposito può essere rivendicata in successive domande depositate all’estero
Convenzione di Parigi ha sancito che: Chi ha depositato per la prima volta un
brevetto in uno stato della Convenzione
ha 1 anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri stati
Gli effetti di tali domande (divulgazione e anticipazione di altri brevetti) partono dalla data del primo deposito
La Priorità
In qualunque momento (entro un anno), il Brevetto può essere esteso all’estero Brevetto Europeo (esame) + deposito in singoli stati Brevetto USA (esame - attenzione al “first to invent”!) PCT (esame) “Prenotazione della possibilità di
depositare in paesi aderenti”
L’estensione del Brevetto
L’estensione del Brevettomediante il Brevetto Europeo
Brevetto NazionaleBrevetto Europeo
Stato membro 1
Stato membro 2
Stato membro n
Entro dodici mesi
7/8 mesi: esame, Opzione prelim.
Depositi nei singoli stati
L’estensione del Brevettomediante il PCT
Brevetto NazionaleDomanda PCT
Stato membro 1
Stato membro 2
Stato membro n
Entro dodici mesi
Entro 30 mesi: Depositi nei singoli stati
Secondo il Codice della Proprietà Industriale (D.L. 30 del 10.02.2005), il diritto al Brevetto per docenti e Ricercatori Universitari spetta all’inventore (agli inventori)! Si sperava, così facendo, di facilitare l’emersione
di proprietà industriale dalle Università verso l’esterno, cosa che non è avvenuta
Di chi è il diritto al Brevetto, in Università Italiane?
Che cosa può fare l’Inventore?
Depositare a suo
nome e a sue spese il Brevetto
Informare il
Rettore
Estendere il Brevetto,
oppure venderlo/licenziarlo
Proporre a UNIBS la cessione del Diritto al Brevetto
UNIBS
può accettare la cessione e depositare a sue spese
UNIBS può vendere o licenziare il Brevetto,
e/o estenderlo
oppure
A chi vanno i proventi dello sfruttamento del Brevetto?
Nel caso A: A UNIBS va il 40% dei proventi netti ( da vendita o licenza)
Nel caso B: A inventori va il 50% dei proventi netti ( da vendita o licenza)
Per difendere la propria invenzione da tentativi di imitazione e copiatura (pensiamo a Biro-Bic!)
Per creare valore per proprio gruppo, per la propria impresa, per la propria Università
Per negoziare proprietà intellettuale Per fare business
Il Brevetto: perché?
La proprietà industriale è un asset immateriale (un bene non materiale, ma pur tuttavia negoziabile e che ha un valore)
La proprietà industriale può essere raggruppata in un “portafoglio” (come quello dei titoli o degli investimenti
Il Portafoglio di PI
Tenerselo (per farne un core business di una startup, per cercare un partner di R&S….)
Venderlo (ma possibilmente non svenderlo) Licenziarlo (conferire a una o più entità il
diritto temporaneo, esclusivo o meno, illimitato o limitato, di utilizzare il brevetto, a fronte di Royalties)
Scambiarlo (io uso il tuo brevetto e tu usi il mio…)
Non farne nulla (sconsigliato: è un costo!)
Che cosa si può fare di un Brevetto?
Molto meglio
!
Lascia il tempo che trova
Siamo in un mondo di lupi. Gli unici onesti (semmai) siamo noi. Non contiamo sull’onestà di chi ci sta di fronte!
Qualsiasi trattativa per il trasferimento tecnologico (con un’impresa) DEVE essere preceduta ALMENO da un Non-Disclosure Agreement
(accordo di riservatezza) Da un Brevetto
In particolare: Brevetto vs NDA
Non appena l’invenzione è consolidata, funzionante, pronta per essere protetta
Prima di divulgarla in qualsiasi sede (sedute di laurea, invio di articoli o di abstract per congressi!) Attenzione: segretare la tesi o la discussione di
laurea lascia il tempo che trova!! Attenzione: se l’idea è veramente importante,
chiunque cercherà di impossessarsene
Il Brevetto: quando?
Chi tra voi scrive un articolo scientifico senza aver prima cercato tutti gli articoli preesistenti sul tema?
Così, per un Brevetto, occorre prima cercare tutte le ANTERIORITA’ Dove? Nei siti che contengono i database dei brevetti
(http://www.epo.org/searching.html, www.uspto.gov, http://www.google.com/advanced_patent_search)
Se non lo si fa, si fa perdere tempo a se stessi e agli altri
Il Brevetto: quando? Elementi fondamentali
Contattare l’Ufficio Brevetti preferito con in mano una descrizione sintetica ma accurata dell’invenzione e le anteriorità (n.b.: gli Uffici Brevetti sono tenuti al segreto)
Redigere la lettera di comunicazione al Rettore
Il Brevetto: chi?1. L’Inventore
Contattare il membro di Commissione Brevetti della propria Facoltà o l’Ufficio Affari generali (Dott. Melito)
Redigere la lettera, a firma di tutti gli inventori, di cessione del diritto al Brevetto all’Università, in cui si stabiliscano i vantaggi dell’invenzione e la quota di proprietà tra gli inventori
Redigere CON CURA il form di valutazione dell’invenzione in rete sul sito www.unibs.it (non è una perdita di tempo!)
Rendersi disponibili a collaborare con l’Ufficio Brevetti selezionato dall’Università
Il Brevetto: chi?2. L’Università
Vantaggi e svantaggi delle due soluzioni
L’inventore
Maggior libertà di azione Maggior incisività Tempi più brevi Maggiori costi 60% di utili Uguale impegno a
seguire la successiva fase di negoziazione
L’Università
Minore indipendenza Minore incisività Tempi più lunghi Zero costi 50% di utili Uguale impegno a
seguire la successiva fase di negoziazione
L’inventore cede SUBITO il diritto al Brevetto a terzi (un’azienda interessata) che si faccia carico di tutte le spese brevettuali, previo accordo sul riconoscimento delle spettanze derivanti dallo sfruttamento del Brevetto
Attenzione: questo non cancella il diritto dell’Università a percepire il 40% dei proventi!
Attenzione: gli accordi con l’industria devono essere chiari!
Una terza via (ma attenzione!)
Alla fine della giornata, l’Università è veramente interessata ad accumulare proprietà industriale?
E dunque, farà di tutto per incentivare e finanziare brevetti suoi, promuovendo e quasi “imponendo” la cultura del Brevetto “senza se e senza ma”, a prescindere dalle pubblicazioni?
E poi, è pronta per gestire eventuali ricorsi per infringement dei Brevetti, comportamenti truffaldini e disonesti di licenziatari con un apposito ufficio legale?
E’ pronta a tutte le fasi di negoziazione?
Ma…..
NON
ANCORA
Appena dopo il deposito, procedere con la fase di DIVULGAZIONE! Farne, in altre parole, la massima pubblicità, al fine di impedire ad altri di copiare, o di trovare acquirenti o licenziatari
Estendere il Brevetto Pagare le tasse per l’estensione del Brevetto
negli Stati di interesse Vigilare contro le frodi Costituire una startup…..
Dopo il Brevetto
Dopo il brevetto: percorsi (1)
BrevettoCostituzione di
start-up basata sul brevetto
Mercato
Brevetto Negoziazione del Brevetto Royalties
Trasferimento Tecnologico da sé a sé
Trasferimento Tecnologico da sé ad altri
Dopo il brevetto: percorsi (2)
Brevetto Accordi con impresaSfruttamento congiunto del
Brevetto
Brevetto Accordi con Venture Capital Startup
Trasferimento Tecnologico misto
Trasferimento Tecnologico con VC
Il passaggio di conoscenze e di tecnologia da Università a Imprese e, in particolare, al sistema della Ricerca Applicata
La valorizzazione, la gestione e la cessione della Proprietà Intellettuale accumulatasi in Università alle migliori condizioni per l’Università e i suoi stakeholders
NON E’ la ricerca applicata tout court
Il Trasferimento Tecnologico è:
Con la negoziazione di Brevetti Con la creazione di imprenditoria High-
Tech basata sui Brevetti
Come si attua il trasferimento Tecnologico?
Un Brevetto si negozia come un bene materiale o immateriale (ad es. un titolo, un fondo di investimento): Porta a porta (mediante contatti personali) Mediante broker (un po’ cari…) Mediante partecipazione a eventi di
brokeraggio (es.) Pubblicità sul proprio sito Pubblicità su riviste e quotidiani
Negoziare un Brevetto: come? (1)
Come determinare il valore di un brevetto?
Come fissare le Royalties? Come scegliere il compratore? Come accertarsi della buona fede del
licenziatario? In altre parole, come essere sicuri che il licenziatario voglia veramente utilizzare il brevetto e non metterlo nel cassetto?
Negoziare un Brevetto: come? (2)
Saper vendere è un’arte! Meglio pagare qualcuno
che sappia vendere, invece che improvvisarsi
venditori
2%, 3%, 5%
Può darsi che funzioni anche così…
… ma per ora no!
A meno che…..
Grazie x l’attenzione