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N. R.G. 2015/71464

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 71464/2015 promosso da:

CHANTECLER S.P.A. (C.F. 06073220631) con il patrocinio dell’avv. SIMONE GIOVANNI e

dell’avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SIMONE

GIOVANNI

ricorrente

contro

GENS AUREA S.P.A. (C.F. 06702220960 ) , con il patrocinio dell’avv. POZZI PAOLO e

domiciliato in Piazza San Babila, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. POZZI PAOLO

resistente

Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23/12/2015,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

CHANTECLER S.p.A., nota maison orafa nata a Capri nel 1947, che progetta, produce e

commercializza gioielli d’eccellenza (doc. 1, visura camerale) ha proposto ricorso per sequestro ed

inibitoria ai sensi dell’art.129 e 131 d.lgs. n.30/2005, chiedendo al giudice di:

1. autorizzare nei confronti di GENS AUREA S.p.A. il sequestro, presso la propria sede legale

e presso gli stabilimenti, i magazzini, i depositi, le pertinenze, le unita locali, i negozi di

proprieta (ivi incluso il punto vendita ad insegna “LUXURY ZONE” sito all’interno de “La

Reggia Designer Outlet” di Marcianise, CE) ovvero presso chiunque ne faccia commercio,

nei limiti di cui all’art. 130 C.P.I., di tutti i prodotti recanti il segno CHANTECLER, di

tutto il materiale pubblicitario e promozionale, e di tutti gli elementi di prova quali i

documenti di natura amministrativa, tecnica e contabile relativo a detti prodotti;

2. autorizzare nei confronti GENS AUREA S.p.A., la descrizione di tutta la documentazione

contabile (quali ordini, fatture, bolle di accompagnamento, registri di carico e scarico del

magazzino, documenti doganali) inerente i prodotti recanti il segno CHANTECLER, nonche

della documentazione promozionale e pubblicitaria, e di qualsiasi altro modello comunque

riportante segni in violazione dei diritti della ricorrente;

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3. inibire, ai sensi dell’art.131, c.1 C.P.I., dell’art. 2599 c.c. e dell’art. 700 c.p.c., la

produzione, la distribuzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione, anche tramite

internet dei prodotti recanti il marchio “CHANTECLER”;

4. inibire, ai sensi dell’art.131, c.1 C.P.I., dell’art. 2599 c.c. e dell’art. 700 c.p.c., l’uso del

marchio “CHANTECLER”, in guisa di marchio e in genere, di segno distintivo;

5. ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti e del relativo materiale pubblicitario, anche nei

confronti dei soggetti che ne abbiano comunque la disponibilita per violare i diritti di

CHANTECLER S.p.A., cosi come previsto dall’art. 131 del C.P.I.;

6. fissare, ai sensi dell’art.131,c.2 C.P.I., una somma a titolo di penale non inferiore ad

€.5.000,00.= e, comunque, pari alla somma che sara ritenuta di giustizia, per ogni violazione

o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del

provvedimento, al fine di ristorare il pregiudizio che le violazioni arrecherebbero alla stessa;

7. ordinare, ai sensi dell’art. 121 bis C.P.I., al legale rappresentante di GENS AUREA S.p.A.,

di voler fornire informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti contestati,

ivi incluso, il nome ed indirizzo dei fornitori, nonche informazioni sulle quantita,

consegnate, ricevute e ordinate, nonche sul prezzo dei prodotti contestati;

8. ordinare, ai sensi dell’art. 126 C.P.I., la pubblicazione dell’Ordinanza cautelare, a cura e

spese della resistente, entro trenta giorni dal deposito in cancelleria dell’Ordinanza, sulle

edizioni nazionali dei quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” ed “Il Mattino”,

con facolta in capo a CHANTECLER S.p.A. di provvedervi in autonomia in caso di

inottemperanza della resistente e con attribuzione alla medesima ricorrente del diritto di

ripetere dalla resistente le spese che si renderanno necessarie per tale attivita;

A fondamento del ricorso ha dedotto che:

CHANTECLER, in un’ottica di costante attenzione all’unicita ed esclusivita dei propri prodotti

e collezioni, si è avvalsa da sempre per la commercializzazione degli stessi, di una rete di

distribuzione costituita da esercizi commerciali (rivenditori/concessionari autorizzati)

rispondenti a determinati requisiti qualitativi d’eccellenza, richiedendo che tutti i propri

concessionari autorizzati: a) si avvalgano di personale esperto e qualificato; b) offrano nei punti

vendita una presentazione adeguata alle diverse collezioni riconducibili al proprio marchio; c)

utilizzino il materiale promozionale ed espositivo messo a disposizione direttamente dalla

maison orafa;

la ricorrente ha, perciò, dedotto di avvalersi - per promuovere e commercializzare i propri

prodotti sul territorio italiano - di una rete di distribuzione selettiva, costituita attualmente da

n. 135 concessionari autorizzati, con il precipuo scopo di garantire il mantenimento di quegli

standard qualitativi che reputa il consumatore ritenga inscindibilmente legati al marchio

CHANTECLER;

a seguito della segnalazione di un cliente ha, tuttavia, appreso il fatto che Gens Aurea S.p.A.

commercializza, nel proprio punto vendita a insegna LUXURY ZONE, sito all’interno de “La

Reggia Designer Outlet” di Marcianise (CE), alcuni prodotti a marchio CHANTECLER, pur

senza essere ricompresa nella rete di distribuzione selettiva del produttore;

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tali prodotti sarebbero, peraltro, venduti a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dai

rivenditori autorizzati1;

la logica sottesa all’adozione del sistema di distribuzione selettiva sarebbe vanificata dalla

condotta illecita posta in essere dalla resistente: CHANTECLER S.p.A. non sarebbe piu nelle

condizioni di poter controllare ne lo standard qualitativo richiesto al venditore, ne le modalita di

vendita, ne il prezzo applicato al consumatore dei propri prodotti;

con raccomandata r.r. di data 30 novembre 2015, anticipata al recapito telefax riconducibile

all’odierna resistente, CHANTECLER S.p.A. ha,inutilmente, diffidato GENS AUREA S.p.A. e

lo showroom LUXURY ZONE dall’uso del marchio “Chantecler” e dalla commercializzazione

non autorizzata dei propri prodotti2.

Ad avviso della ricorrente, la condotta di Gens Aurea integrerebbe:

i) una violazione dei diritti di Chantecler sull’omonimo marchio, ai sensi dell’art. 20 c.p.i., lett.a),

e sull’omonimo marchio notorio3, ai sensi dell’art. 20, c.p.i., lett. c),

nel senso che, da un lato, violerebbe i diritti di esclusiva del titolare del marchio

“CHANTECLER” sul marchio stesso e sui prodotti da esso contraddistinti; dall’altro, nel

cercare di realizzare un “agganciamento” al notorio marchio “CHANTECLER” onde favorire

la propria iniziativa commerciale ed accrescere l’interesse dei consumatori, produrrebbe

“l’impoverimento” del marchio della ricorrente (la vendita dei prodotti CHANTECLER ad

opera della resistente nel contesto di un outlet e a prezzi scontati pregiudicherebbe l’immagine

di lusso del marchio della ricorrente, neutralizzandone il valore ed il significato promozionale

ed attrattivo, frutto dei costanti ed ingenti sforzi pubblicitari profusi da molti decenni);

ii) un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. :

nel senso che la resistente, pur consapevole del fatto che la reiterata vendita di prodotti a marchio

“CHANTECLER” in violazione del sistema di distribuzione selettiva organizzata dal titolare del

marchio costituirebbe condotta illecita, e pur diffidata dal proseguire nell’attivita, avrebbe

continuato a vendere i prodotti della ricorrente nel proprio punto vendita ad insegna “LUXURY

ZONE” a prezzi ridotti rispetto a quelli ufficiali imposti dalla maison orafa ai propri rivenditori

autorizzati.

*

Parte resistente Gens Aurea s.p.a. ha replicato in fatto che :

“La Reggia Designer Outlet” di Marcianise e un centro commerciale con 137 negozi dei

marchi piu rinomati (Gucci, Prada, Armani, Versace, tra gli altri) ed afflussi per oltre 3,5

milioni di visitatori annui, che lo qualificano come il centro commerciale piu frequentato

dell’intero Sud Italia (doc. 3,4), che ha ricevuto una nomination come miglior centro

commerciale di Europa per il 2016 (doc. 5);

1 gli orecchini appartenenti alla collezione CHANTECLER denominata “Logo” vengono commercializzati dallo showroom

“LUXURY ZONE” al prezzo di euro 1.925,00.= anziche al prezzo di vendita ufficiale applicato dalla maison di gioielli, pari ad Euro

2.750,00.= e, dunque, con l’applicazione di uno sconto pari al 30% (cfr. doc. 11); con ulteriore iniziativa promozionale la resistente

avrebbe offerto sconti elevati non ( “la raffinata eleganza di Chantecler ti aspetta week end del 5 e 6 dicembre con uno strepitoso -

20% sul prezzo Outlet” cfr. sub cit. doc. 8). con evidente e grave nocumento in capo all’odierna ricorrente in termini di immagine e

di prestigio. 2 “..considerato che la Vostra Societa non risulta tra i concessionari autorizzati di Chantecler S.p.A., considerato dunque che lo

showroom in questione non e autorizzato a commercializzare prodotti a marchio CHANTECLER, Vi diffido ed invito a cessare, con

effetto immediato e dandone tempestiva comunicazione allo scrivente Studio Legale, la promozione e la commercializzazione non

autorizzata di prodotti a marchio “CHANTECLER” in tutte le sue forme ...” (doc. 14). 3 cui è accordata una tutela estesa oltre il rischio di confusione, allo scopo di impedire che i terzi imitatori si approprino, senza il

consenso del titolare del marchio, dei messaggi e dell’immagine di cui il marchio notorio e portatore, con indebito vantaggio in

termini di aquisizione di spazio di mercato che i terzi mai avrebbero raggiunto e impoverimento del marchio imitato)

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all’interno de “La Reggia Designer Outlet” di Marcianise, Gens Aurea gestisce un punto

vendita di alto profilo collocato nella zona dei brand di piu elevato prestigio, la cosi detta

“Luxury Area” (doc. 6) ove e collocato il negozio LUXURY ZONE, situato a fianco di

insegne del lusso come “Valentino”, “Prada”, “Roberto Cavalli” e simili, nel quale Gens

Aurea, avvalendosi di personale di elevata competenza tecnica ed esperienza di vendita,

commercializza diversi prodotti di gioielleria, tra i quali anche alcuni prodotti a marchio

CHANTECLER: il contesto, dunque, e l’estrema cura e raffinatezza degli ambienti della

gioielleria dove vengono offerti prestigiosi marchi (tra gli altri, “Damiani”, “Morellato”,

“Alfieri & St. John” e “Bliss”) non giustificherebbe alcun timore di svilimento o

impoverimento del marchio;

i prodotti di alta gamma verrebbero commercializzati a prezzi scontati in quanto appartenenti

alle passate stagioni ( e ciò anche nel caso dei prodotti CHANTECLER), onde la condotta di

Gens Aurea non lederebbe i diritti della ricorrente;

e, pertanto, che in diritto:

non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 20 cpi in quanto la funzione distintiva del

marchio non sarebbe nella specie compromessa, dato che la ricorrente non contesta

l’orginalita dei prodotti a marchio CHANTECLER commercializzati da Gens Aurea;

ne, per analoghe ragioni sussisterebbe alcuna violazione ai sensi dell’art. 20, c. 1, lett. c), c.p.i

del marchio CHANTECLER quale marchio notorio, poiché nella specie: (a) il marchio

rinomato viene utilizzato da un terzo per contraddistinguere proprio i prodotti del titolare del

segno (in funzione descrittiva, garantita dall’art. 21 c.p.i.); (b) non si potrebbe ravvisare una

ipotesi di dilution by turnishing (che si verifica quando il prestigio del segno viene svalutato

dall’utilizzo dello stesso in un contesto non consono all’immagine che il titolare del marchio

ha voluto costruire) dal momento che la resistente utilizza il segno CHANTECLER per

commercializzare proprio i prodotti originali della ricorrente in un contesto che soddisferebbe

pienamente le esigenze di una gioielleria di alto livello e di una clientela raffinata;

non sussisterebbe, comunque, alcun sistema di distribuzione selettiva creato per “garantire il

mantenimento di quegli standard qualitativi che il consumatore ritiene inscindibilmente legati

al marchio CHANTECLER” in quanto di esso la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova;

alla resistente non potrebbe essere contestata alcuna condotta concorrenzialmente illecita ai

sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.

Poichè Chantecler avrebbe proposto il ricorso pretestuosamente e senza alcun fondamento

giuridico, arrecando un’ingiustificata turbativa dell’attivita di Gens Aurea, peraltro nel pieno del

periodo delle festivita natalizie, il momento piu delicato della stagione di vendita per chi opera nel

settore della gioielleria, circostanza che – evidentemente – ha creato rilevanti disagi alla resistente

nella predisposizione delle proprie difese, la resistente ha domandato che, con il rigetto del ricorso,

la ricorrente venga condannata al pagamento in favore di Gens Aurea di una somma

equitativamente determinata ex art. 96, 3° comma, c.p.c.

*

Ciò premesso si osserva:

Chantecler ha dedotto la sussistenza di un sistema di distribuzione selettiva che sarebbe stato

violato dalla resistente, in contrasto con l’art. 20 c.p.i e con le norme che vietano la concorrenza

sleale cagionando danni di cui richiede la riparazione anzitutto attraverso la concessione di misure

cautelari; sussiste, quindi, la competenza del Giudice adito sia in ragione della materia

(concorrenza sleale interferente con diritti di proprietà industriale) che quella per territorio

(considerata la sede in Milano della società resistente).

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I fatti dedotti da Chantecler sono sostanzialmente incontestati da Gens Aurea che rivendica,

tuttavia, la liceità della propria condotta, anche per il caso in cui fosse ritenuto sussistente quel

sistema di distribuzione selettiva di cui - a suo dire - la ricorrente non avrebbe fornito la prova, e

che, comunque, non la vincolerebbe essendo fondato su accordi negoziali cui essa è estranea.

Le questioni quindi da risolvere sul piano del fumus boni iuris sono : a) se sussista un sistema di

distribuzione selettiva; b) quali conseguenze comporta la scelta di detto tipo di distribuzione in

termini di esercizio dei diritti di privativa del titolare del marchio, non solo con riguardo ai

distributori selezionati ma anche a distributori terzi non autorizzati.

*

a) Il fumus boni iuris.

a.1) La questione della prova della sussistenza del sistema di distribuzione selettiva.

Secondo l’art. 1, lett. e, del Regolamento Europeo n. 330 /2010 (che riprende, nella sostanza, quanto

indicato nell’art. 1, lett. d, del Regolamento Europeo n. 2790/99) il sistema di distribuzione selettiva

e quel sistema “... nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto,

direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel

quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati

nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema ...”.

Nella specie la ricorrente ha sufficientemente documentato - in questa sede di cognizione sommaria

- attraverso il sito internet (cfr doc. 5, estratto sito web www.chantecler.it/punti vendita) che

l’attivita di distribuzione avviene attraverso rivenditori autorizzati e specializzati, cui è concessa

l’esclusiva nel territorio di pertinenza, i quali devono garantire determinate modalita di

realizzazione dell’attivita commerciale idonee a salvaguardare l’immagine ed il prestigio del

prodotto; né il fatto che la ricorrente non abbia allegato i singoli contratti di distribuzione/licenza

(come sottolinea la resistente) vale a far dubitare del fatto che la stessa si avvalga effettivamente di

un siffatto sistema di distribuzione, come, invero, pare comprovi il fatto stesso che due

concessionari autorizzati CHANTECLER4, preso atto della vendita di prodotti CHANTECLER

presso l’Outlet “La Reggia Designer” di Marcianise (CE), hanno ritenuto di dover sospendere

immediatamente il ritiro degli ordini in corso con la ricorrente (doc. 17);

inoltre, nel corso del contraddittorio svoltosi all’udienza di discussione, il Direttore Generale di

Chantecler, sig. API, ha non solo riferito che alcuni dei monili esposti non sono affatto prodotti di

passate stagioni c.d. “fuori catalogo”, ma soprattutto per quel che qui interessa, che la società ha

accordi precisi con i propri distributori per il ritiro eventuale della merce che è rimasta in

magazzino, sicché l'eventuale cessione a terzi non autorizzati di merce invenduta costituisce una

violazione del contratto; il che conferma, quantomeno allo stato, che attraverso gli accordi di

distribuzione in essere Chantecler ha realizzato un sistema di distribuzione selettiva in senso

proprio;

a.2) Legittimità del sistema di distribuzione selettiva e sua efficacia a fronte del principio di

“esaurimento” dei diritti di privativa.

4 nello specifico la societa LE FER Sas di Castellamare di Stabia e la societa IANNICELLI S.r.l. di Caserta

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Il sistema di distribuzione selettiva creando – attraverso specifici accordi negoziali – vincoli

“verticali” tra produttore/fornitore e distributore, pone almeno due questioni di preliminare

rilevanza nella decisione del caso di specie:

(i) quella della sua compatibilita con il principio della tutela della “libera concorrenza”: siffatte

intese, infatti, restringono il numero dei distributori, applicando criteri di selezione per

l’ammissione all’incarico di rivenditore autorizzato; inoltre i distributori autorizzati sono limitati

nelle loro possibilita di rivendita, in quanto non e loro consentito vendere a distributori non

autorizzati, ma solo ad altri distributori autorizzati o a consumatori finali, sicche questo tipo di

accordi puo ridurre la concorrenza all’interno di un marchio e, soprattutto quando vari fornitori

applicano un sistema di distribuzione selettiva, possono provocare l’esclusione dal mercato del

prodotto di determinati tipi di distributori;

(ii) quella della determinazione del perimetro di efficacia e del tipo di reazioni ammesse in caso di

violazione: gli accordi che realizzano in concreto un sistema di distribuzione selettiva di

determinati beni o servizi, infatti , da un lato non vincolano i terzi; dall’altro se e chiaro che

consentono di ravvisare nella condotta di chi, essendone “parte”, li viola almeno un inadempimento

contrattuale ai danni della “controparte”, piu problematico e valutare se e sotto quale profilo la

loro violazione possa “interferire” con i diritti di privativa del titolare del marchio, ed in che

termini ed entro quali limiti possa dirsi illecita la condotta di chi – estraneo a tali accordi –

proponga comunque sul mercato detti beni o servizi;

come avviene nel caso di specie, ove Gens Aurea, quale successivo rivenditore del prodotto, reputa

che nessuna contestazione le possa essere mossa, non solo in quanto non ha alcun vincolo

contrattuale rispetto al produttore, ma anche perché non sarebbe ravvisabile alcuna scorrettezza nel

suo comportamento;

(i) sotto il primo profilo – liceità del sistema - vale considerare che :

la regola generale all’interno del territorio dell’Unione Europea e la libera circolazione dei

prodotti, sono, infatti, vietate le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,

restringere o falsare il gioco della concorrenza;

tuttavia, secondo quanto affermato dalla Commissione della Comunità Europea5, i sistemi di

distribuzione selettiva, in quanto riguardanti i soli accordi verticali tra imprenditori non

concorrenti collocati su livelli differenti della stessa catena produttiva o distributiva, non

ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 81 trattato CE (che vieta accordi

anticoncorrenziali e i comportamenti collusivi) qualora la scelta dei rivenditori avvenga sulla

base di criteri oggettivi di carattere qualitativo, inerenti alla capacità del rivenditore, del

personale impiegato e dei suoi impianti, rispetto alle esigenze della distribuzione del prodotto, e

a condizione che tali criteri siano stabiliti uniformemente nei confronti di tutti i rivenditori

potenziali e applicati in maniera non discriminatoria6;

perciò, per esempio, per prodotti di prestigio, la cui qualita e data anche dall’ “aura” di lusso

che li caratterizza, si reputa ammessa la commercializzazione attraverso una rete di

distribuzione selettiva, in quanto essa, per le sue obiettive caratteristiche (modalità di

5 Docuemnto di lavoro dei servizi della Commissione su “eventuali abusi dei diritti di marchio nella UE nel contesto del loro

esaurimento comunitario” Bruxelles 21.5.2003, SEC 2003,575; 6 L'obbligo di utilizzare i supporti pubblicitari forniti dal produttore per la presentazione dei suoi articoli e quello di non mescolare

detti articoli a prodotti di aspetto simile, ma di qualità differente, non costituiscono a parere della Commissione restrizioni della

concorrenza; tali obblighi, infatti, servono a migliorare la presentazione e l’identificazione degli articoli in vendita ma non

impediscono in alcun modo la vendita da parte dei rivenditori al dettaglio di prodotti concorrenti.

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presentazione del prodotto, tecniche di vendita e di accoglienza del cliente) sia funzionale a

salvaguardarne il pregio e l’immagine del bene a vantaggio dei consumatori7;

nella specie, peraltro, la resistente contesta la sussistenza in fatto di un sistema siffatto non che

esso sia eventualmente “illecito”, tenuto conto della tipologia dei prodotti o delle sue

caratteristiche (quali come detto risultano dalla narrativa del ricorso e dalle produzioni

documentali effettuate dalla resistente);

(ii) sotto il secondo profilo – limiti del diritto di esclusiva del titolare del marchio - vale

considerare che:

gli art. 5 - 7 della direttiva 89/104 definiscono i diritti di cui godono i titolari dei marchi

all’interno dell’Unione; in particolare l’art.5 attribuisce al titolare del marchio un diritto

esclusivo che gli consente di vietare ai terzi, in particolare, di importare prodotti recanti il suo

marchio, di offrirli, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini; l’art. 7 n.1 8 contiene

un’eccezione a tale norma prevedendo che il diritto del titolare si esaurisca qualora i prodotti

siano stati immessi in commercio nel SEE dal titolare stesso o con il suo consenso: si tratta del

principio c.d. dell’esaurimento del diritto di esclusiva;

anche nell’ordinamento interno vige il ‘principio di esaurimento dei diritti di privativa’ (art. 5

D.lgs 30/2005, c.d. c.p.i ) per il quale, salvo che esistano “motivi legittimi” perche il titolare si

opponga, il marchio ed i prodotti che esso contraddistingue, possono circolare liberamente ed

indipendentemente dal consenso del titolare successivamente al “primo utilizzo” da parte del

titolare stesso: per assicurare la protezione dei diritti conferiti dal marchio è quindi essenziale

che quest’ultimo possa controllare la “prima immissione in commercio” dei prodotti recanti il

marchio nel SEE;

dunque la prima immissione – sia essa effettuata direttamente dallo stesso titolare o da un

operatore economicamente vincolato a questi (come un licenziatario ) e quindi con il suo

consenso (espresso o tacito) – costituisce un elemento che determina l’estinzione del diritto

esclusivo;

in altre parole, una volta che il prodotto contraddistinto da un marchio sia messo in commercio

il prodotto potra circolare liberamente a prescindere dall’autorizzazione da parte del titolare,

cosi come potra circolare liberamente il relativo marchio9;

tuttavia sia l’art. 5 cit., che la stessa normativa comunitaria (D. 2008/95/CE, art.7.2 ) prevedono

la disapplicazione del principio di esaurimento del marchio qualora sussistano “motivi legittimi

perche il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti (...)”, ed e proprio

facendo leva su detti “motivi legittimi” che le aziende che costituiscono reti di distribuzione

selettiva dei loro prodotti – in deroga ai divieti di esclusiva – invocano il diritto ad opporsi alla

commercializzazione ulteriore dei propri prodotti in quanto appunto esterna alla “rete”;

infatti è la Giurisprudenza comunitaria10

che ha ricondotto la rete di distribuzione selettiva tra i

“motivi legittimi” che possono escludere il principio di esaurimento del marchio dopo la prima

7 Cfr Trib.CE,12 dicembre 1996, in proc.T-88/92 8 come modificato dall’Accordo sullo Spazio Economico Europeo 2/5/1992 e dall’art.13 del Reg.CE 40/94

9 come indicato dal Tribunale di Milano nell’ordinanza del 7 ottobre 2010, causa Artemide S.p.A. / Sistemi di luce, R.G. 51687/10, in

Darts-ip.com, il titolare del marchio non puo interferire nella commercializzazione ulteriore del bene contrassegnato, anche se

avviene in ambiti commerciali non conformi a quelli abitualmente da lui prescelti; il solo fatto di rivendere prodotti originali pur non

appartenendo alla rete di distributori autorizzati del fornitore, non puo costituire una violazione dei diritti del titolare del marchio ai

sensi dell’art. 5 c.p.i;

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immissione in commercio del prodotto, specificando che il titolare del marchio puo opporsi

all’introduzione in uno Stato Membro di prodotti di proprio marchio proveniente da altro Stato

membro ( importazione parallela) in presenza di distribuzione selettiva, sempre che:

(i) il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi le

scelta di attuare una distribuzione selezionata e

(ii) sussista un pregiudizio, effettivo o quanto meno potenziale, all’immagine di lusso

o di prestigio per effetto della commercializzazione dello stesso che avvenga al di

fuori della rete distributiva autorizzata;

in particolare è stato affermato11

che il titolare di un marchio può opporsi, con l’azione di

contraffazione, alla rivendita dei suoi prodotti di prestigio da parte di venditori di partite in saldo

ai quali i prodotti in questione sono stati ceduti dal licenziatario del marchio, e ciò alla luce delle

seguenti considerazioni:

come emerge dalla costante giurisprudenza delle corti comunitarie il marchio deve

costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati

fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la

responsabilità della loro qualità;

la qualita dei prodotti di prestigio “non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali,

ma anche dallo stile e dall’immagine di prestigio che conferisce loro un’aura di lusso”;

“poiche i prodotti di prestigio costituiscono articoli esclusivi, l’aura di lusso che li

circonda è un elemento essenziale affinché i consumatori li distinguano da altri prodotti

simili”:

“un danno a tale aura di lusso può compromettere la qualità stessa di tali prodotti”;

il licenziatario cedendo prodotti di prestigio a rivenditori di partite in saldo non

appartenenti alla rete di distribuzione selettiva può arrecare danno e compromettere la

qualità stessa di tali prodotti;

premesse queste considerazioni la Corte, ha attribuito al Giudice Nazionale il compito di

verificare, caso per caso, se, in concreto, la vendita da parte del licenziatario a terzi non

facenti parte della “rete” di distribuzione selettiva, e parimenti la commercializzazione da questi

successivamente realizzata, possa pregiudicare la qualità dei prodotti di prestigio; e ciò sulla

base di criteri dalla stessa indicati, i quali comprendono: “la natura dei prodotti di prestigio

contraddistinti dal marchio, il volume e il carattere sistematico oppure saltuario delle vendite

di tali prodotti da parte del licenziatario a rivenditori di partite in saldo che non fanno parte

della rete di distribuzione selettiva,… la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da

10 CGCE sentenza del 23 aprile 2009, caso C-59/08, Copad/ Christian Dior e Société industrielle lingerie, SIL, ha affermato che il

licenziante può opporsi ad una rivendita solo nel caso in cui accerti, tenuto conto delle circostanze proprie della fattispecie, che tale

rivendita nuoce alla notorietà dl marchio. 11 la Corte di Giustizia CE nella sentenza Copad (citata in nota ) ha affrontato la questione degli strumenti di tutela esperibili dal

titolare di un marchio - rectius titolare di un marchio per prodotti di prestigio - in caso di inadempimento del licenziatario degli

obblighi posti dal contratto di licenza relativamente alla commercializzazione dei prodotti contrassegnati con tale marchio; ed in

particolare la questione se costui, oltre alla tutela per inadempimento contrattuale, può contare sulla tutela per contraffazione del

marchio (invocando l’articolo 8.2 della direttiva marchi) tutela che presuppone che con il contratto di licenza non si sia verificato

l’esaurimento del diritto del titolare sul marchio: invero secondo il consolidato orientamento delle corti comunitarie, per l’articolo 7

della direttiva marchi la commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte del licenziatario equivale alla

commercializzazione di tali prodotti con il consenso del titolare; ne consegue che il diritto del titolare sul marchio si esaurisce anche

quando i prodotti contrassegnati dal marchio sono messi in commercio dal licenziatario; tuttavia, come precisa la Corte, il contratto

di licenza non equivale al consenso assoluto e incondizionato del titolare del marchio, quest’ultimo, quindi in caso di violazione del

contratto di licenza, può ancora far valere – a determinate condizioni- i diritti sul marchio nei confronti del licenziatario anche con

l’azione di contraffazione.

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tali rivenditori, nonché le forme di normale commercializzazione nel settore in cui essi

esercitano la loro attivita”.

Sicchè, si può concludere che:

il titolare del marchio ha un diritto di esclusiva che si “estingue” con la prima immissione in

commercio (nello spazio economico europeo) con il suo consenso (espresso o tacito) del

prodotto recante il marchio;

il “principio di esaurimento del marchio” non puo essere ristretto o vanificato da restrizioni

contrattuali (donde la violazione di un contratto che stabilisse limitazioni alla successiva

immissione in commercio costituisce, in linea generale, solo un inadempimento contrattuale);

l’esistenza, tuttavia, di una rete di “distribuzione selettiva” conferisce al titolare di un

marchio di prestigio un diritto di utilizzo esclusivo particolarmente “forte” in ragione del

quale può vietare al licenziatario (esperendo non solo l’azione contrattuale di inadempimento

bensì quella di contraffazione) e ai terzi che da questo abbiano acquistato, di vendere i prodotti

contrassegnati dal segno distintivo quando, trattandosi di un prodotto di lusso o di prestigio, le

condizioni di vendita possano determinare, in ragione di un accertamento da compiersi caso per

caso e in concreto alla luce dei criteri indicati dalla stessa Corte di Giustizia, un pregiudizio

anche solo potenziale per l’immagine di lusso o di prestigio collegata al marchio.

*

A fronte di una giurisprudenza comunitaria che rafforza, dunque, la posizione dei titolari di marchi

apposti a prodotti di prestigio, e di conseguenza, anche la tutela dell’impermeabilita della rete di

distribuzione selettiva, deve valutarsi, dunque, il caso di specie, in cui:

o la ricorrente si serve di un sistema di distribuzione selettiva per commercializzare prodotti

(pacificamente) di lusso e di prestigio;

o la resistente non appartiene alla rete di distribuzione selezionata;

o la resistente vende i prodotti Chantecler in un centro commerciale (con 137 negozi dei marchi

piu rinomati) e 3,5 milioni di visitatori annui, denominato “La Reggia Designer Outlet”, a

prezzi assai scontati.

In proposito si osserva:

1. anzitutto appaiono infondate le argomentazioni difensive con cui la resistente afferma che non si

applicherebbero nella specie le norme poste a tutela del marchio invocate dalla ricorrente (art.

20 c.p.i.) in quanto non si tratterebbe di un caso in cui è messa in discussione la capacità

distintiva del marchio: invero l’art. 20 comma 1 lett. a) nel protegge il carattere distintivo del

marchio consente al titolare di agire con l’azione di contraffazione non solo a fronte di condotte

di riproduzione servile e confusoria del segno, bensì anche a fronte del fatto che un soggetto

immetta in commercio i suoi prodotti (c.d. prima immissione) senza autorizzazione;

semmai, nella specie e il principio “di esaurimento dei diritti di privativa” spettante al titolare

del marchio a venire in rilievo, principio che la stessa resistente ha richiamato onde respingere

l’accusa di porre in essere un’attivita di contraffazione, e scongiurare le misure di tutela

previste per un siffatta ipotesi dal legislatore ( in primis il sequestro);

2. la risposta alla questione della ravvisabilità nella specie di una contraffazione ( ex art. 20 cpi)

implica, perciò, la necessità di valutare se in questo caso la distribuzione del prodotto abbia

oppure non abbia (in quanto distribuzione selettiva di un prodotto di pregio) esaurito il diritto

di esclusiva di Chantecler: solo nel caso in cui il diritto di esclusiva non potesse ritenersi in

concreto esaurito per la presenza di legittimi motivi di opposizione alla commercializzazione di

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prodotti recanti il proprio marchio, infatti, quest’ultima potrebbe invocare la tutela concessa

dall’azione di contraffazione; e cio allegando e provando, alla luce dei criteri indicati dai

giudici comunitari, che il “terzo” ( unitamente all’ignoto licenziatario che ha ceduto il prodotto

al di fuori della rete “selezionata”, violando, comunque, il contratto di distribuzione) anche solo

“possa” pregiudicare con la sua attivita di vendita l’ “aura” dei prodotti contraddistinti dal

marchio “Chantecler”, ovvero minare l’ attitudine del marchio notorio ad evocare nella mente

del consumatore una associazione immediata con quell’ “aura” di “lusso” e di “esclusiva” che

connotano i prodotti che esso contraddistingue;

3. ciò chiarito va rilevato che, in concreto, sulla base dei criteri indicati dai giudici comunitari -

e pur sempre alla luce di una valutazione necessariamente sommaria qual’e quella tipica del

presente fase - paiono sussistere nella specie i presupposti di un uso del marchio Chantecler

idoneo a produrne uno “svilimento”; e ciò per:

a. “la natura dei prodotti di prestigio contraddistinti dal marchio” che sono prodotti di

gioielleria molto esclusivi - come si evince dalla storia e dall’evoluzione della maison -

che si propongono come simboli di eleganza, raffinatezza e prestigio;

b. il “carattere sistematico” della vendite di tali prodotti da parte del licenziatario a

rivenditori di partite in saldo che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva,

come risulta dalla documentazione prodotta (da ultimo anche all’udienza ) e come

conferma il fatto stesso che la resistente non invoca certo l’eccezionalita dell’evento

promozionale intercettato dalla ricorrente, ed anzi rivendica la legittimità di siffatta

attività di acquisizione e rivendita dei prodotti Chantecler in suo possesso come prassi

lecita e corretta con riguardo a “prodotti di passate stagioni”;

c. “la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da tali rivenditori”, che sono,

quand’anche contraddistinti con noti marchi di lusso, pur sempre rimanenze di passate

stagioni,

d. “le forme di normale commercializzazione nel settore in cui essi esercitano la loro

attività” che è – al di là del nome altisonante - pur sempre quella dell’ “outlet”, ovvero

una forma di commercializzazione che, contrariamente a quanto sostiene parte resistente,

offre una dimensione di accesso al prodotto ontologicamente opposta a quella di

“escluisivita” cui sono (vogliono essere) associati i prodotti Chantecler: agli effetti del

prestigio del marchio e dell’immagine del prodotto cui e strettamente legata la sua

“qualita”;

infatti non è rilevante il fatto che il prodotto venga proposto insieme ad altri prodotti

“di lusso” in un contesto a suo modo “elegante e lussuoso”, bensi il fatto che venga

proposto, appunto, in un centro commerciale “outlet” che per quanto, allestito ed

arredato con ogni cura, costituisce per sua natura un luogo che contraddice la

dimensione “esclusiva” tipica dei prodotti di lusso (e soprattutto di prodotti di raffinata

gioielleria come quello in questione) poiché - proprio al contrario di quanto fanno

maison come Chantecleir - propone prodotti c.d. di lusso ( rimasti invenduti per varie

ragioni) “a tutti”, al grande pubblico (come dimostrano i dati dell’affluenza che la

stessa resistente registra), che vi può accedere perché detti prodotti sono ivi proposti a

prezzi assai ridotti (con 30% di sconto sul prezzo di listino) in ragione del fatto che

costituiscono “rimanenze di magazzino di passate stagioni”12

;

12 Il voltantino, prodotto quale doc. 8 del ricorso, conteneva, addirittura, uno sconto sul prezzo outlet con la seguente dicitura: “la

raffinata eleganza di Chantecler ti aspetta il week end del 5 e 6 dicembre con uno strepitoso - 20% sul prezzo outlet”.

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peraltro nel caso specifico non è neppure vero – quantomeno per ciò che si è potuto

appurare in una sede di cognizione sommaria – che i prodotti Chantecler offerti in

promozione con forti sconti siano “di passate stagioni” o – meglio, stante la natura del

prodotto non certo soggetto alle stagioni come un abito – “fuori catalogo”, come ha

riferito in udienza il Direttore Generale; il che appare ancora più chiaramente suscettibile

di produrre un effetto svilente del marchio e della sua “aura”;

è, quindi, del tutto indifferente che il punto vendita di Gens Aurea presenti una cura

nell’arredamento e nei dettagli che a adire della resistente “soddisfano pienamente le

esigenze di una gioielleria di alto livello e di una clientela raffinata”, poiche non e,

comunque, questo il contesto cui intende alludere l’immagine e l’aura che si

accompagnano ai gioielli di Chantecler: come la giurisprudenza13

afferma, lo svilimento

del marchio,e dovuto “al suo offuscamento (dilution by tarnishing) e si verifica nei casi

in cui l'uso del segno possa svalutare l'immagine o il prestigio acquisito presso il

pubblico dal marchio notorio, sia perche il segno viene riprodotto in un contesto

osceno, degradante o inappropriato, sia perche, pur non ricorrendo tali ipotesi, il

contesto nel quale viene inserito sia semplicemente incompatibile con una particolare

immagine che il marchio anteriore ha acquisito agli occhi del pubblico in conseguenza

degli sforzi impiegati dal suo titolare per promuoverla”; come appunto a parere del

giudicante avviene nel caso posto all’attenzione del Tribunale;

4. ciò considerato resta da chiarire se la ricorrente possa reagire con l’azione di contraffazione non

solo nei confronti del distributore autorizzato che - violando il contratto e cedendo il prodotto

ad un rivenditore non autorizzato che commercializza il bene in modo da poter recare

pregiudizio, svilendolo, al marchio - ha altresì violato il persistente diritto di esclusiva del

titolare del marchio di pregio, ma anche nei confronti del terzo;

sul punto vale osservare che nella misura in cui il distributore autorizzato vìola il canale

distributivo riservato in modo da poter arrecare pregiudizio al marchio, compie una “prima”

immissione in commercio del prodotto che non puo considerarsi “autorizzata” dal consenso del

titolare, e che quindi non esaurisce il suo diritto di privativa: ne deriva che il terzo che acquista

quel prodotto a sua volta viola l’esclusiva del titolare e potra incorrere, parimenti, nella sanzioni

previste per il contraffattore14

;

deve, invece, escludersi che la condotta della resistente possa essere considerata parimenti

illecita ex art. 2598 comma 1 e 3 c.c. come pure richiesto dalla ricorrente15

e ritenuto anche da

recente sentenza di merito16

: se infatti, da un lato, non pare sussistere nella specie alcuna

condotta illecita di natura “confusoria” (ai sensi del n.1), dall’altro, la valutazione dell’illecito

concorrenziale sotto il profilo della violazione dei principi di correttezza professionale resta o

assorbita nella gia “accertata” (nei limiti di questa sede cautelare e sommaria) sussistenza della

contraffazione: in mancanza di specifiche situazioni di danno diverse da quelle correlate alla

contraffazione e peculiarmente riconducibili alla condotta sleale della resistente ed in mancanza

13 Tribunale di Bologna del 6 febbraio 2009, in banca dati De Jure, 14 La CGCE stessa, nel noto procedimento C-59/08 ritenuto che l’interesse del titolare del marchio a tutelare l’immagine dei propri

prodotti può essere considerato motivo legittimo per impedirne la vendita da parte di soggetti non autorizzati e, dunque, non

rispondenti agli standard imposti ai rivenditori della rete selettiva, ha affermato che e compito del giudice valutare “….se la

commercializzazione ulteriore dei prodotti di prestigio contrassegnati dal marchio effettuata da terzi, con modalita correnti nel

settore di attivita del titolare del marchio, nuoccia alla notorieta di detto marchio”; 15 “nel caso di specie, la condotta posta in essere dall’odierna resistente e senza dubbio contraria ai principi di correttezza

professionale. La resistente, difatti, beneche resa edotta dell’esistenza di un sistema di distribuzione selettiva esistente tra la ricorrente

e i propri rivenditori autorizzati e, dunque, consapevole che la reiterata vendita di prodotti a marchio CHANTECLER costituisce una

condotta illecita, ha continuato a vendere i prodotti della ricorrente nel proprio punto vendita a insegna LUXURY ZONE a prezzi

ridotti rispetto a quelli ufficiali imposti dalla maison orafa ai propri rivenditori autorizzati” (pag. 14 del ricorso). 16 Trib. Palermo, Sez. Imprese, ordinanza del 1.03.2013 ha affermato che costituisce atto di concorrenza sleale la condotta tenuta dal

venditore consistente nel continuare a commercializzare prodotti di una certa marca, anche dopo che il produttore ha reso nota

l’esistenza di un sistema di distribuzione selettiva; ha, infatti, rilevato che la continuata commercializzazione dei prodotti secondo

modalita non selezionate rischia, altrimenti, di “vanificare, almeno parzialmente, gli investimenti fatti dal produttore per promuovere

i prodotti ed il marchio e per garantirsi il consolidamento dell’immagine e la fidelizzazione di una certa fascia di consumatori.

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della possibilità di applicare sanzioni ulteriori rispetto a quanto già garantito dalla violazione

della privativa, si rivela privo di interesse l’accertamento legato alla concorrenza sleale;

*

b. sul periculum in mora:

il danno da svilimento del marchio determinato dalla circolazione dei prodotti con modalità

interferenti con la privativa della ricorrente, e l’indebito guadagno derivante da tale illecita

attività – pacificamente ancor in atto - appare di per sé non solo difficilmente reversibile ma

anche, come noto, di difficile ristoro ex post;

c. le cautele da concedere in coerenza con la ritenuta attività di contraffazione sono:

tra quelle richieste dalla ricorrente, il sequestro, di tutti i prodotti recanti il segno

CHANTECLER, di tutto il materiale pubblicitario e promozionale; l’inibitoria dell’illegittima

condotta posta in essere dalla resistente ai sensi dell’art.131, c.1 C.P.I., e dell’art. 700 c.p.c.

dell’uso del marchio “CHANTECLER, e, quindi, della distribuzione, commercializzazione

pubblicizzazione, anche tramite internet, dei prodotti recanti il marchio “CHANTECLER” e la

fissazione ai sensi dell’art.131, c.2 C.P.I., di una somma a titolo di penale non inferiore, stante il

valore dei prodotti in questione, ad €.3.000,00.= per ogni violazione o inosservanza

successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento a

partire dal 10° giorno successivo alla notifica del presente provvedimento

vanno invece respinte le richiesta di (i) autorizzare “descrizione” (non sussistendo un pericolo di

dispersione della prova costituita dalla documentazione contabile - ordini, fatture, bolle di

accompagnamento, registri di carico e scarico del magazzino, documenti doganali – la cui

regolare tenuta è peraltro obbligatoria), (ii) ordinare il ritiro dal commercio (la cui funzionalità

cautelare anticipatoria è assorbita dalla misura del sequestro), (iii) ordinare ai sensi dell’art. 121

bis cpi al legale rappresentante di GENS AUREA S.p.A., di voler fornire informazioni

sull’origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti contestati, ivi incluso, il nome ed indirizzo

dei fornitori, nonche informazioni sulle quantita, consegnate, ricevute e ordinate, nonche sul

prezzo dei prodotti contestati, non ravvisandosi ( e non essendo stato neppure specificamente

allegato) in questa sede cautelare un pericolo imminente o irreparabile che la concessione di tale

cautela dovrebbe scongiurare nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito; (iv) ordinare,

ai sensi dell’art. 126 C.P.I., la pubblicazione dell’Ordinanza cautelare sulle edizioni nazionali dei

quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” ed “Il Mattino”, poiche – avuto riguardo al

bilanciamento in punto degli opposti interessi, ed alla limitata dimensione – allo stato - della

violazione appare congruo riservare il provvedimento alla conclusione del giudizio di merito.

d. le spese della presente fase andranno regolate nel giudizio di merito;

P.Q.M.

Visti gli artt. 129 e 131 c.p.i., e 669 sexies e 700 c.p.c.

1) inibisce con effetto immediato alla resistente GENS AUREA s.p.a l’uso del marchio

“CHANTECLER” e la produzione, la distribuzione, la commercializzazione e la

pubblicizzazione, anche tramite internet dei prodotti recanti il marchio “CHANTECLER”,

fissando a titolo di penale, stante il valore dei prodotti in questione, la somma di €.3.000,00

per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo

nell’esecuzione del provvedimento a partire dal 10° giorno successivo alla notifica dello

stesso;

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2) autorizza l'immediato sequestro nei confronti di GENS AUREA S.p.A. presso la sede

legale, presso gli stabilimenti, i magazzini, i depositi, le pertinenze, le unita locali, i negozi

di proprieta (ivi incluso il punto vendita ad insegna “LUXURY ZONE” sito all’interno de

“La Reggia Designer Outlet” di Marcianise, CE) ovvero presso chiunque ne faccia

commercio, nei limiti di cui all’art. 130 C.P.I., di tutti i prodotti recanti il segno

CHANTECLER, nonché di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo a detti

prodotti.

Si comunichi.

Milan, 11 gennaio 2016

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Dal Moro

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